Merkenrecht  

"Merk (Benelux) Toch Hoe Sterk…" Vertaling van de openingsrede ("A Vos Marques (Benelux)…"), door de heer Jean-François Leclercq, procureur-generaal, uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Belgische Hof van Cassatie op 1 september 2008.

Openingsrede van 40 pagina’s, met veel voetnoten en soms mooie zinnen als “Bij de vergelijking tussen het Benelux-merk en het Gemeenschapsmerk ontdekte Dominique Kaesmacher acht verschillen”en “De vitaliteit van de Benelux inzake intellectuele eigendom gaat er niet op achteruit.” Leclerq gaat in op de voordelen van het Benelux-systeem en, veel interessanter,  de nadelen van de nationale beroepsprocedures:

 “Die beperkte concentratie betreffende inschrijvingsgeschillen bij één enkel hof van beroep per Staat heeft echter niet de verwachte resultaten opgeleverd op het vlak van de uniformisering, aangezien tussen rechtspraak van de nationale gerechten verschillen ontstaan zijn die moeilijk aanvaardbaar zijn binnen een uniforme regeling. Bovendien kunnen die verschillen tussen de landen nog meer tot uiting komen tijdens de cassatieprocedure die nog steeds onder het nationale recht valt.

Teneinde eenheid te brengen inzake de inschrijvingsgeschillen zou een zuivere Benelux-regeling kunnen worden ingesteld:

1) inschrijving door het BBIE;
2) een kamer van het Benelux-Gerechtshof wordt bevoegd voor het hoger beroep;
3) een andere kamer van het Benelux-Gerechtshof krijgt cassatiebevoegdheid.

Anders gezegd, het huidige hoger beroep voor de drie nationale appelgerechten zou worden vervangen door een hoger beroep voor een kamer van het Benelux-Gerechtshof en het cassatieberoep, dat thans door het nationale recht wordt geregeld, zou worden vervangen door een cassatieberoep tegen de appelbeslissing van de voornoemde kamer van het Benelux-Gerechtshof, dat zou worden ingesteld voor een andere kamer van hetzelfde Benelux-Gerechtshof.

Het is wenselijk de appel- en cassatiebevoegdheid te groeperen binnen het ene en hetzelfde Benelux-Gerechtshof om te beletten dat louter "nationale" appelmiddelen, en vooral cassatiemiddelen, die dus geen verband houden met het Benelux-recht, het geschil ingewikkelder maken. We zijn dus tegen een gemengde regeling waarin de drie thans bevoegde nationale appelgerechten zouden blijven uitspraak doen over de beroepen en waarin het Benelux-Gerechtshof slechts als een soort supranationale cassatierechter zou optreden.”

Lees de gehele rede hier.

Spoedprocedure Slagzinnenregister per 1 september 2008. “Stel dat u voor een pitch of een campagne in ontwikkeling vooraf de zekerheid wilt dat de gekozen slagzin beschermd zal zijn tegen navolging. Om u in zulke situaties van dienst te zijn, biedt GVR/De Kennisconnectie een Spoedprocedure aan.
 
Door te kiezen voor een spoedprocedure voor uw slagzin, hoeft u niet op de uitslag van de beoordeling te wachten tot een vergadering van de Slagzinnencommissie, die eens in de twee maanden bijeen komt. Met een spoedprocedure heeft u al binnen 4 werkdagen resultaat. Om deze dienst aan te vragen vult u het Spoedprocedureformulier in en stuurt dit – indien mogelijk met voorbeelden van gepland gebruik – naar het kantoor van GVR/De Kennisconnectie. De Slagzinnencommissie toetst vervolgens, net als bij een “normale” indiening, uw slagzin aan de voorwaarden van het Reglement. Het is voor een spoedprocedure van extra groot belang dat de rationale van de slagzin wordt bijgevoegd. De voorbeelden van gebruik en de rationale helpen de commissie namelijk in hun interpretatie van uw gebruik van de slagzin.’ De goedkeuring van uw slagzin door middel van een spoedprocedure heeft dezelfde status als een “normale” goedkeuring tijdens een commissievergadering."

Lees hier meer.

Rechtbank Amsterdam, ex parte beschikking van 2 september 2008, Hoekstra Beheer tegen Friendship Yacht Company & Hiswa Multimedia B.V. (met dank aan Floor van Gessel, Intellectueel Eigendomadvocaten).

Merkenrecht. Ex Parte met wederhoor. Interessante ontwikkeling: Eén van de wederpartijen heeft kennis van ex parte verzoek en wordt in de gelegenheid gesteld om  ter zitting te verschijnen en weerwoord te geven (wellicht te duiden als 'live zwartmaken'?) Zaak betreft te koop aanbieden van jacht onder de naam ‘Friendship’ op de Hiswa

Niet verschenen wederpartij Friendship Yacht Company krijgt bevel ‘iedere vermelding van het woord Friendship zowel ter aanduiding van het te koop aangeboden schip als van aarzelf dan wel anderszins te staken en gestaakt te houden’. Dat de wel verschenen wederpartij en evenementorganisator HISWA ‘inbreuk heeft gemaakt, maakt of zal maken van de merkrechten van verzoekers is niet gebleken, zodat het tegen Hiswa gevraagde bevel zal worden geweigerd’.

Lees de beslissing hier en het verzoekschrift hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 september 2008, KG ZA 08-935, Fewmore Holding B.V. & Van Ulden tegen Livius Beheer B.V. 

Executiegeschil in zaak over verdeling van domeinnamen, merk en content webwinkel na stuklopen samenwerking franchiseformule (zie: IEF 6338). Dit executiegeschil betreft alleen de afgifte van cd-roms met content webwinkel. Deze zijn afgegeven aan de verkeerde medebestuurder van de gezamenlijke vennootschap.

Eisers Fewmore en Van Ulden stelen wel te hebben voldaan aan het vonnis en de compact discs met daarop de content van de webwinkel aan (eiser) Van Ulden in zijn hoedanigheid van indirect bestuurder van Bwana (de gezamenlijke vennootschap van beide partijen) af te geven en door toezending van de hyperlinks aan de advocaat van Livius. Gedaagde Livius stelt dat de levering van de twee compact discs met daarop de content van de webwinkel aan (eiser) Van Ulden dan wel aan zijn vennootschap als bestuurder van Bwana niet betekent dat daarmee uitvoering is gegeven aan het veroordelende vonnis.

“4.3. De voorzieningenrechter acht de kans groot dat de bodemrechter zal oordelen dat door Fewmore en Van Ulden dwangsommen zijn verbeurd. In dit verband is van belang dat de voorzieningenrechter in zijn vonnis van 25 juni 2008 heeft overwogen dat Livius recht heeft op afgifte van de content van de website aan Bwana omdat dat noodzakelijk is voor de voorlopige voortzetting van de onderneming van Bwana. Omdat het vonnis er kennelijk vanuit gaat dat juist Fewmore en Van Ulden de webwinkel hadden beëindigd en alleen zij de content van de website in hun bezit hebben, kan de veroordeling moeilijk anders worden begrepen dan dat de bestanden moet worden afgegeven aan Livius in haar hoedanigheid van medebestuurder van Bwana. Er zijn daarnaast geen aanwijzingen om aan te nemen dat, indien mocht worden vastgesteld dat de dwangsommen ten onrechte zijn betaald, het bedrag niet terugbetaald zal kunnen worden. De voorzieningenrechter ziet derhalve geen reden voor schorsing van de executie.”

Lees het vonnis hier.

Tobias Cohen Jehoram and Maarten Santman (De Brauw Blackstone Westbroek) , Opel/Autec: does the ECJ realize what it has done? Journal of Intellectual Property Law Practice, August 2008; 3: 507 - 510.

“Key Words: When invoking Article 5(1)(a) of the Directive, one should also show that the attacked use damages one of the functions of a trade mark, and in particular that the public links the sign to the (undertaking of the holder of the) trade mark. • ‘Use in relation to goods or services’ in Article 5(1)(a) actually means ‘use in relation to the goods or services of the party using the sign’, in cases not similar to the BMW/Deenik situation. • Use of a trade mark on the internet, referring use and use in comparative advertising, as a result of Opel/Autec may fall outside the scope of Article 5(1) and 5(2), and thus outside the scope of harmonised trade mark law.

(Just before the going to press of this article, the ECJ rendered its decision in O2/Hutchison3G (12 June 2008, case C-533/06), dealing with the relationship between the Trademark Directive ("TMDir") and the Advertising Directive. The decision holds that trademark use in advertising may be acted against under Articles 5(1) and (2) TMDir, holding that the use by competitor of a trademark in comparative advertising can be regarded as use for the advertiser's own goods and services as referred to these articles (par. 36 of that decision). This is difficult to reconcile with the Opel/Autec decision, since in that case, the ECJ limited the scope of Art. 5(1)(a), holding that that BMW/Deenik applies only in the specific circumstances of that case. Now, in view of the O2 case, the scope of Art. 5 seems to be broadened (again) to (at least) also cover use in comparative advertising. The ECJ unfortunately did not go into the possibility to invoke national implementations of Art. 5(5) TMDir, which in our view could provide for a solution in such cases, as use in advertising could easily be qualified as "other use" within the meaning of that article.)

Lees het gehele artikel hier (subscribers only).

Rechtbank ’s-Gravenhage, 27 augustus 2008, KG ZA 08-680, Nedac Sorbo B.V. tegen Vital Petfood Group A/S

Merkenrecht. Producten voor huisdieren. Beeldmerken ‘Best Friend’ maken inbreuk op beeldmerken ‘Best For Your Friend’: Beide tekens bestaan immers uit woorden, waarvan er twee identiek zijn, geschreven in witte letters tegen een rode achtergrond die de vorm heeft van een schild. Geen rechtsverwerking, ook niet op grond van 6:2. Eventueel gebruik van het logo in het kader van private labeling tast de voornaamste functie van het merk van Nedac Sorbo niet wezenlijk aan. Proceskosten niet weersproken; toepassing van indicatietarieven is dus niet aan de orde. (Klik op plaatje voor vergroting).

“4.5. Het verweer van VPG dat het BEST FRIEND logo niet overeenstemt met het rode beeldmerk is naar voorlopig oordeel ongegrond. (…)

4.6. Naar voorlopig oordeel is sprake van enige auditieve gelijkenis tussen het rode beeldmerk en het logo. Weliswaar verschilt het klankbeeld van de gehele slogan “best for your friend” van de woorden “best friend”, omdat de slogen uit vier klanken bestaat in plaats van twee. De twee klanken in het logo zijn echter identiek aan de twee meest onderscheidende bestanddelen van de slogan, te weten “best” en “friend”, waaronder het bestanddeel “best” dat vanwege de grootte en positionering ervan als dominant moet worden aangemerkt. Hetzelfde geldt voor de begripsmatige gelijkenis. De betekenis van de slogan “best for your friend” als geheel verschilt weliswaar van de woorden “best friend”. In beide gevallen lijkt het woord “friend” echter te duiden op het huisdier waarvoor de producten zijn bestemd. Dat brengt mee dat van enige begripsmatige gelijkenis sprake is. Tenslotte is er sprake van enige visuele gelijkenis. Beide tekens bestaan immers uit woorden, waarvan er twee identiek zijn, geschreven in witte letters tegen een rode achtergrond die de vorm heeft van een schild. Als al deze gelijkenissen in samenhang worden beschouwd, moet voorshands worden geoordeeld dat de resulterende totaalindruk voldoende overeenstemt om te spreken van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

4.7. Het betoog van VPG dat het element “Nedac Sorbo” het meest dominerende en onderscheidende element in het rode beeldmerk is, en dat nu juist dat element ontbreekt in het logo, kan niet leiden tot een ander oordeel over de overeenstemming tussen de tekens. Dit element is dermate klein weergegeven in het rode beeldmerk dat het niet of nauwelijks leesbaar is. Mede gelet op het feit dat de gemiddelde consument gewoonlijk niet let op de details van een merk, kan niet worden volgehouden dat toevoeging van het element “Nedac Sorbo” de totaalindruk van het rode beeldmerk dermate bepaalt dat dit merk en het logo, ondanks de hiervoor geconstateerde gelijkenissen, niet overeenstemmen in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

(…) 4.9. (…)Ten slotte moet voorshands worden aangenomen dat het merk van Nedac Sorbo, dat van huis uit weinig onderscheidend vermogen heeft, door gebruik wel onderscheidend vermogen heeft gekregen. Nedac Sorbo heeft namelijk aangevoerd dat zij voor de betrokken waren marktleider is en dat haar merk mede daarom bekend is bij het publiek. Een en ander heeft VPG onvoldoende gemotiveerd weersproken. Gegeven de soortgelijkheid van de waren en de bekendheid, stemmen de tekens voldoende overeen om gevaar voor verwarring voorshands aan te nemen. rechtsverwerking

(…) 4.11. Een beroep op rechtsverwerking kan evenmin worden gebaseerd op artikel 6:2 van het Burgerlijk Wetboek. Het zou slagen indien het beroep van Nedac Sorbo op haar merkrecht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was omdat bij VPG het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Nedac Sorbo zich niet jegens haar meer zou beroepen op haar merkrecht. Van dergelijk gerechtvaardigd vertrouwen is geen sprake omdat naar voorlopig oordeel het gebruik van het logo door VPG waartegen Nedac Sorbo thans bezwaar maakt, anders dan VPG stelt, niet jarenlang in de Benelux is gedoogd .

4.15. (…) Het volgens VPG gedoogde gebruik is merkenrechtelijk namelijk van geheel andere orde. Eventueel gebruik van het logo in het kader van private labeling tast de voornaamste functie van het merk van Nedac Sorbo niet wezenlijk aan. Die functie bestaat er immers in de consument of eindgebruiker de identiteit van de oorsprong van de waren te waarborgen. Dat is niet of nauwelijks aan de orde als een derde een met het merk overeenstemmend teken slechts gebruikt in het kader van de presentatie van de waren aan (tussen)handelaren die de waren onder hun eigen merk aan de consument of eindgebruiker verkopen. Een wezenlijke aantasting van het merk is duidelijk wel aan de orde bij gebruik van het logo op de consumentenmarkt in de Benelux, waarmee VPG – volgens de onvoldoende weersproken stellingen van Nedac Sorbo – pas eind 2007 is begonnen en waartegen Nedac Sorbo thans optreedt. Gelet op het verschillende karakter van dat gebruik heeft VPG niet aan het eventuele gedogen van het eerstgenoemde gebruik het gerechtvaardigd vertrouwen mogen ontlenen dat Nedac Sorbo (ook) niet zou optreden het laatstgenoemde gebruik.”

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem,  3 juni 2008, Ferdinand zandbergen B.V. tegen Jan zandbergen B.V.,

Merkenrecht, handelsnaamrecht. Depot te kwader trouw wegens strijd met addendum ontvlechtingovereenkomst, waarin is overeengekomen dat ook Ferdinand zandbergen de handelsnaam Zandbergen in de toekomst mocht blijven gebruiken, zolang deze maar onderscheidend was van de door Jan Zandbergen gebruikte handelsnamen, waaronder de naam Jan zandbergen. Liquidatietarief: werkelijke kosten slechts onderbouwd met kopieën van enkele (niet nader toegelichte) facturen.

 “4.3 Van dit laatste is in het onderhavige geval sprake. Op basis van het addendum moet worden aangenomen dat Ferdinand zandbergen de handelsnaam 'Zandbergen' (zonder meer) niet zou mogen voeren, hetgeen zij in deze procedure ook niet heeft betwist. Dat zij zich vervolgens - ondanks die afspraak en ondanks het gegeven dat partijen expliciet zijn overeengekomen dat het recht op de (bestaande) handelsnaam 'Jan Zandbergen' aan Jan Zandbergen toekwam - wel het woordmerk 'Zandbergen' (zonder meer) zou kunnen toe eigenen door dat als eerste te deponeren, kan niet worden aanvaard.

In de eerste plaats doorkruist Ferdinand Zandbergen daarmee de in het addendum vastgelegde regeling dat zij haar handelsnaam zal moeten kiezen door aan 'zandbergen' iets onderscheidends toe te voegen om het onderscheidend te maken van (onder meer) de handelsnaam Jan Zandbergen. Het depot van het merk 'Zandbergen' (waarmee Ferdinand Zandbergen immers de aan een woordmerk verbonden rechten verwerft) beperkt Jan Zandbergen in de mogelijke uitoefening van de aan haar handelsnaam verbonden rechten, en ontneemt haar aldus een deel van de haar in het addendum toebedeelde rechten.

Daarnaast moet worden aangenomen dat het merk 'zandbergen' overeenstemmend is met de - voorgebruikte handelsnaam 'Jan Zandbergen' nu het kenmerkende deel van die beide aanduidingen - de geslachtsnaam Zandbergen - identiek is, zodat ook zonder de regeling van artikel 1 lid 4 van het addendum moet worden aangenomen dat het (oudere) recht van Jan Zandbergen op haar handelsnaam in de weg staat aan de mogelijkheid van Ferdinand Zandbergen om die naam als merk te deponeren.

 Ten slotte moet worden opgemerkt dat beide partijen zich bezighouden met dezelfde activiteiten (kort gezegd: de groothandel in vleesproducten) en dat zij daarin ook rechtstreeks concurreren. Aldus is het gevaar gecreëerd dat verwarring ontstaat, nu Ferdinand Zandbergen ervoor gekozen heeft juist (en uitsluitend) dat deel van de door partijen gebruikte namen te deponeren dat volledig met elkaar overeenstemt, en dat dus onduidelijk laat of het publiek te maken heeft met onder neming van Ferdinand zandbergen of Jan Zandbergen. Een en ander impliceert dat ook het hof tot het oordeel komt dat het depot te kwader trouw is verricht en dat de eerste grief van Ferdinand Zandbergen derhalve moet worden verworpen. Dat partijen in het addendum geen expliciete afspraak gemaakt hebben over het - op dat moment ook nog niet gedeponeerde - merk 'Zandbergen' leidt niet tot een ander oordeel; de stelling dat ook Jan Zandbergen zich - in strijd met het addendum - als rechthebbende op het woordmerk en/of de domeinnaam 'Zandbergen' beschouwt evenmin, reeds omdat die aanspraken van Jan zandbergen in dit geding niet ter beoordeling staan.”

Lees het vonnis hier (IEPT-versie), .EU arbitrage hier.

Rechtbank Arnhem, 21 augustus 2008, KG ZA 08-360, EBW Installatietechnieken B.V. tegen EBW Elektrotechniek

Handelsnaamrecht: “1.1. (…)De handelsnamen van eiseres en gedaagde wijken volgens de voorzieningenrechter slechts in geringe mate van elkaar af. Het meest opvallende bestanddeel ‘EBW’ is in beide handelsnamen identiek en de toevoegingen ‘Installatietechnieken’ enerzijds en ‘Elektrotechniek’ anderzijds zijn beschrijvende aanduidingen en daardoor niet of nauwelijks te monopoliseren. Voldoende aannemelijk is dat tussen de economische bedrijvigheid van de beide bedrijven op zijn minst enkele overlappingen bestaan. De door eiseres overgelegde voorbeelden van de reeds ontstane verwarring tussen de beide ondernemingen tonen naar het oordeel van de voorzieningenrechter daarnaast aan dat de handelsnaam van eiseres al enige beschermingswaardige bekendheid genoot in het geografische gebied waar gedaagde actief is en dat de handelsnaam van eiseres al bekend was bij de toeleveranciers of instanties die hun stukken per ongeluk naar eiseres in plaats van naar gedaagde hebben verzonden. Ten slotte heeft de voorzieningenrechter daarbij in aanmerking genomen dat niet alleen (potentiële) afnemers, maar ook leveranciers en andere bedrijven en instellingen waarmee de beide ondernemingen in aanraking komen, als het relevante publiek moeten worden beschouwd en dat het oordeel van het op normale wijze – dus niet goed – oplettende publiek als maatstaf dient te gelden.

Merkenrecht: “1.2. Daarnaast maakt gedaagde door het voeren van de handelsnaam EBW Elektrotechniek naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter inbreuk op het door eiseres geregistreerde beeldmerk EBW. (…) Eiseres en gedaagde verlenen beiden diensten op het gebied van elektrotechnische installatie en beveiliging. Gedaagde gebruikt haar handelsnaam dus voor soortgelijke diensten. In het onderhavige geval stemt naar het oordeel van de voorzieningenrechter, in het licht van het dominerende bestanddeel ‘EBW’ van het beeldmerk van eiseres, de totaalindruk van het beeldmerk van eiseres zodanig overeen met de totaalindruk van het logo en de handelsnaam van gedaagde, dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Er is sprake van een auditieve en visuele gelijkenis tussen de beide tekens. De verschillen in het gebruik van strepen in het beeldmerk van eiseres enerzijds en het in de handelsnaam van gedaagde anderzijds, doen aan het voorgaande onvoldoende af, omdat uitgegaan moet worden van de vluchtige indruk van het gemiddeld publiek bij snelle waarneming, dus het niet goed oplettende publiek, zoals hierboven ook al ten aanzien van het handelsnaamrecht is overwogen. Eiseres kan zich dus ook op grond van haar beeldmerk verzetten tegen de in geding zijnde handelsnaam van gedaagde. Het verweer van gedaagde dat zij vanwege haar oude handelsnaam Elektrotechnisch Bureau Wille een geldige reden heeft voor het gebruik van de afkorting EBW kan haar niet baten, nu voldaan is aan de criteria voor merkinbreuk ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub b, waarin een eventuele geldige reden voor gebruik – wat daarvan ook zij – geen rol speelt.

Domeinnaam: “4.7. “(…) www.ebw.nu overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Deze vorderingen zijn alleen toewijsbaar op grond van de HNW als het gebruik van deze domeinnaam kan worden aangeduid als handelsnaamgebruik in de zin van artikel 1 HNW en niet slechts als digitaal internet ‘adres’. In het onderhavige geval kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter worden gesproken van handelsnaamgebruik, omdat gedaagde haar onderneming en haar bedrijfsactiviteiten op de inhoud van de website onder de domeinnaam www.ebw.nu aan het publiek presenteert en deze domeinnaam het meest kenmerkende bestanddeel van de handelsnaam van EBW Elektrotechniek bevat.”

Lees het vonnis hier.

- AUTOWERELD tegen AD AUTOWERELD (twee zaken, beide afgewezen)
- BRONCHICUM tegen BRONCHICOLD (afgewezen)
- SAPIENTIA tegen SAPIENTIA (toegewezen)
- DE KLOK tegen KLOKKE ROELAND (afgewezen)
- ALPA tegen ALP (twee zaken, beide toegewezen)
- ALPIA tegen ALP (twee zaken, beide toegewezen)
 
Lees de beslissingen hier.

Bas Kist, Shielmark.Zacco: IOC laat zijn vijf ringen echt niet los. Gepubliceerd in NRC Handelsblad, 21 augustus 2008.

Merkenrechtelijk-anekdotische nabeschouwing van de Olympische Gedachte. “De sportorganisatie NOC*NSF houdt als een echte waakhond in de gaten of er misbruik wordt gemaakt van de Olympische ringen. Ook niet-commerciële organisaties worden aangepakt.”

Lees het artikel hier.