Merkenrecht  

‘[D]e artikelen 5 en 7 van de richtlijn [moeten] aldus worden uitgelegd, dat zij een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten bevatten’ (Ov. 25).

‘In die omstandigheden kan de richtlijn niet aldus worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de mogelijkheid biedt om in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten te regelen voor waren die in derde landen in de handel zijn gebracht.

Deze uitlegging is bovendien de enige die ten volle spoort met het doel van de richtlijn, namelijk de werking van de interne markt te verzekeren. Een situatie waarin sommige lidstaten in internationale uitputting en andere slechts in communautaire uitputting kunnen voorzien, zou immers onvermijdelijk leiden tot belemmeringen van het vrije verkeer van goederen en van de vrije dienstverlening.’ (Ov. 26 en 27).

‘Artikel 7 lid 1 [Merkenrichtlijn] verzet zich tegen nationale bepalingen volgens welke het aan een merk verbonden recht is uitgeput voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.’ (Dictum).

‘Artikel 5 lid 1 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat de merkhouder zich niet op zijn uitsluitend recht kan beroepen wanneer een derde in het kader van een handelstransactie duidelijk maakt, dat de waar uit eigen productie afkomstig is en hij het betrokken merk uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door hem aangeboden waar, zodat het uitgesloten is dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming wordt opgevat.’ (Dictum).

Artikel 3.26 Licentie

1. Het uitsluitend recht op een tekening of model kan voorwerp van een licentie zijn.

2. Het uitsluitend recht op een tekening of model kan door de houder daarvan ingeroepen worden tegen een licentiehouder die handelt in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin de tekening of het model mag worden gebruikt, de voortbrengselen waarvoor de licentie is verleend en de kwaliteit van de door de licentiehouder in het verkeer gebrachte voortbrengselen.

3. De doorhaling van de inschrijving van de licentie in het register vindt slechts plaats op gezamenlijk verzoek van merkhouder en de licentiehouder.

4. De licentiehouder is bevoegd in een door de houder van het uitsluitend recht op een tekening of model ingestelde vordering als bedoeld in artikel 3.17, lid 1 en 2, tussen te komen om rechtstreeks de door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen. Een zelfstandige vordering als bedoeld in artikel 3.17, lid 1 en 2, kan de licentiehouder slechts instellen indien hij de bevoegdheid daartoe van de houder van het uitsluitend recht heeft bedongen.

5. De licentiehouder heeft het recht de in artikel 3.18, lid 1, bedoelde bevoegdheden uit te oefenen voor zover deze strekken tot bescherming van de rechten waarvan hem de uitoefening is toegestaan, indien hij daartoe toestemming van de houder van het uitsluitend recht op een tekening of model heeft verkregen 

Oplossing naar redactie@IEForum.nl De winnaar ontvangt wellicht een prijs.

“44- Terwijl de jurisprudentie van het HJEG zoals ik die begrijp, misschien een minimum aan twijfel laat bestaan als het gaat om de plaats van het “Freihaltebedürfms” in het geval van tekens waarvan duidelijk is dat het algemeen belang bij het voor algemeen gebruik beschikbaar houden van die tekens betrokken is, lijkt mij dat niet het geval als het gaat om tekens die naar hun aard weinig of geen onderscheidend vermogen hebben. Voor die (laatstgenoemde) tekens geldt, zou ik denken, in ieder geval dat als die door inburgering wel onderscheidend vermogen hebben verkregen, er geen aspecten van algemeen belang zijn die zich verzetten tegen bescherming overeenkomstig het verkregen onderscheidend vermogen (dan wel tegen “excessieve” bescherming).

45- Aan de hand van deze beschouwingen kom ik ertoe, onderdeel IIA b) ii van het middel als gegrond aan te merken: hoewel zeer kort geformuleerd, brengt dat onderdeel de klacht die ik hiervoor heb onderzocht, inderdaad naar voren. Dat is dan de klacht die ik eerder geparafraseerd heb weergegeven, namelijk dat op de door inburgering verkregen onderscheidingskracht van een merk niet mag worden afgedongen aan de hand van aan het algemeen belang ontleende motieven voor beperking van toelaatbaarheid of reikwijdte van merken; en dat dat althans het geval is als er geen specifieke argumenten zijn vastgesteld die een relevant “Freihaltebedürfnis” (kunnen) opleveren. Het feit dat “streepmotieven” algemeen gangbaar zijn levert wat mij betreft niet zo’n argument op— althans niet een argument dat zomaar, zonder verdere onderbouwing, voldoende begrijpelijk is.”

“52-  Als men het aantal strepen beoordeelt als het element dat de perceptie van het publiek van de merken van Adidas c.s.bepaalt, en de overige uiterlijke kentekens van dat merk aanmerkt als “algemeen gangbaar” en daarmee niet of nauwelijks relevant voor het onderscheidend vermogen van het merk (en ik herhaal dat mij duidelijk lijkt dat het hof de zaak zo heeft beoordeeld) is het oordeel dat de in deze zaak conflicterende tekens niet relevant overeenstemmen noch rechtens aanvechthaar noch onbegrijpelijk. Daarop stuiten de hier besproken klachten, denk ik, alle af .”

”56- (…) Als men, zoals ik doe, het oordeel van het hof in de context van directe verwarring als begrijpelijk aanmerkt (uit het feit dat ik zelf vermoedelijk een andere feitelijke beoordeling zou hebben bereikt zal overigens duidelijk zijn geworden dat ik de uitkomst van het hof niet als de meest plausibele beoordeel), komt ook het dienovereenkomstige oordeel over indirecte verwarring over als niet-onbegrijpelijk. Ook hier geldt: het hof heeft nu eenmaal het verschil tussen twee en drie strepen als veel pregnanter gewaardeerd dan Adidas c.s. voorstaan, en heeft als logisch gevolg van het belang dat aan dit verschil werd toegekend, andere elementen die niet of weinig van elkaar verschilden, beoordeeld als onvoldoende om aan het “overwegende” effect van dat zo belangrijke verschil af te kunnen doen. Zo kn men, binnen de wettelijke beoordelingskaders, wel degelijk over het geval denken.”

“57-  Men kan het begrip “begripsmatig” zo ruim opvatten, dat zelfs aan een strepenmotief een begripsmatige inhoud wordt toegedacht; maar dat het hof dat niet heeft gedaan is niet met het geldende (merken)recht in strijd, noch onbegrijpelijk.  Daarbij heeft te gelden dat “begripsmatige overeenstemming” niet een in de wet vastgelegde beoordelingsmaatstaf is, maar een in de rechtspraak ontwikkeld hulpmiddel om op een betere basis tot beoordeling van overeenstemming te komen. De gedachte die aan dat hulpmiddel ten grondslag ligt kan aldus worden weergegeven, dat ook tussen tekens die auditief of visueel geheel verschillend zijn overeenstemming kan bestaan wanneer beide tekens een zelfde (en voor het publiek voldoende opvallende) begripsinhoud “overbrengen”. Zo zou, bijwege van verzonnen voorbeeld, tussen de tekens “kikker” en “ooievaar” (hetzij als woord, hetzij als beeld) verband kunnen worden gelegd omdat menigeen meent te weten dat ooievaars op kikkers jagen.”

”63-  (…) Aantasting van de positie van een merk door gebruik van een overeenstemmend teken of ongerechtvaardigd “meeliften” op de populariteit van een merk mogen dingen zijn die moeilijk voor exacte vaststelling of waarneming vatbaar zijn — het zijn toch daadwerkelijke, zich in de feitelijke werkelijkheid afspelende verschijnselen; en ook het gevaar dat die verschijnselen zullen intreden is een reëel, in de feitelijke werkelijkheid te beoordelen gegeven, en niet een louter juridisch bedenksel.”

”66) (…) Daarom kan onbesproken blijven een prikkelende vraag die in alinea 8.5 van de schriftelijke toelichting namens Marca c.s. wordt opgeworpen: namelijk of de in deze wetsbepaling beoogde bescherming ook kan worden ingeroepen tegen tekens die niet identiek zijn aan het merk (maar daarmee “slechts” overeenstemmen). Ik denk overigens dat, hoewel de hier namens Marca c.s. geopperde gedachte in textueel opzicht “een punt heeft”, die gedachte dermate slecht spoort met de bedoelingen die uit deze bepaling (gelezen in zijn context) spreken, dat die zou moeten worden verworpen.”

”72) (…) De eerdere stellingen strekken er immers toe — althans: zo kan men ze geredelijk opvatten, een kwalificatie die ik hierna niet telkens zal herhalen — dat aanspraak wordt gemaakt op (en ook belang bestaat hij) een definitieve constatering dat Adidas c.s. geen recht hebben op bescherming ten opzichte van uit twee strepen bestaande tekens; waardoor Adidas c.s. wordt belet om in de toekomst de in de bedoelde stellingen gewraakte acties tegen concurrenten te ondernemen.”

“76) Het laatstgenoemde oordeel — dat er op neerkomt dat de bescherming van de merken van Adidas c.s. geen constante grootheid is en dat (ook) daarom de gevorderde verklaring voor recht niet voor toewijzing in aanmerking komt - wordt bestreden (…).”

”77) (…) moet ik bekennen dat ook ik niet kan inzien welk belang men heeft bij een verklaring voor recht, die voor de rechtsverhouding van de partijen in de (nabije) toekomst al geen betekenis meer heeft (omdat die rechtsverhouding door gewijzigde omstandigheden verandert). Misschien kan wel onderbouwd worden dat zo’n belang bestaat — maar ik meen dat H&M deze onderbouwing niet heeft gegeven, en althans dat het hof (daargelaten dat dat de vordering anders heeft verstaan dan hier wordt verondersteld) dan ook geredelijk had kunnen oordelen dat dat niet, of niet in toereikende mate was gebeurd.”

”Ik concludeer in het principale cassatieberoep tot vernietiging van het bestreden eindarrest en tot verwijzing van de zaak op de gebruikelijke voet: en in het incidentele cassatieberoep tot verwerping."

Lees de volledige conclusie hier.

‘Gelet op de presentatie van het woord Arsenal en op de andere ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren […], kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder.

Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het bericht aan de kraam van Reed, dat de betrokken producten geen officiële waren van Arsenal FC zijn […]. Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC.’ (Ov. 56 en 57).

‘In een situatie die niet onder artikel 6 lid 1 [Merkenrichtlijn] valt en waarin een derde in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan een geldig ingeschreven merk gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, kan de merkhouder zich in een geval als in het hoofdgeding aan de orde is, overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn tegen dit gebruik verzetten. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van bovenbedoeld teken wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.’ (Dictum).

De Engelse verwijzingsrechter weigerde de uitspraak toe te passen, omdat het HvJ EG zelf de feiten anders was gaan vaststellen (High Court 12 december 2002). Het Court of Appeal volgde (de feitenvaststelling van) het HvJ EG wél (Court of Appeal 21 mei 2003).

‘Het gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van de merkhouder, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, is in omstandigheden als beschreven in het verwijzingsarrest een gebruik van het merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a [Merkenrichtlijn].

De artikelen 5 tot en met 7 [Merkenrichtlijn] staan de merkhouder niet toe een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.’ (Dictum).

‘De voorwaarde ten slotte, dat het gebruik van het merk in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel moet zijn, brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking, overeenkomend met die welke voor de wederverkoper geldt, wanneer hij andermans merk gebruikt om de wederverkoop van waren voorzien van dit merk aan te kondigen.’ (Ov. 61).

‘De artikelen 5 en 7 [Merkenrichtlijn] moeten aldus worden uitgelegd, dat wanneer van een merk voorziene producten door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen.

Een merkhouder kan zich niet met een beroep op artikel 7, lid 2, van [Merkenrichtlijn] ertegen verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de van het merk voorziene producten, het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt.

De artikelen 30 en 36 EG-Verdrag moeten aldus worden uitgelegd, dat de houder van een merkrecht of een auteursrecht zich niet ertegen kan verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de beschermde producten, deze laatste op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van deze producten voor dat doel de reputatie ervan ernstig schaadt.’ (Dictum).

‘Een lidstaat die gebruik maakt van de keuzemogelijkheid geboden door artikel 5, lid 2 [Merkenrichtlijn], moet de betrokken specifieke bescherming in geval van gebruik door een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven bekende merk, verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven.’

‘De bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2 [Merkenrichtlijn] stelt niet voorop dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt.’

‘Het feit dat een teken door het in aanmerking komend publiek als versiering wordt opgevat, staat op zich niet in de weg aan de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2 [Merkenrichtlijn] wanneer het teken en het merk nochtans een zodanige mate van overeenstemming vertonen dat dit publiek een verband tussen beide legt. Vat dit publiek het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter louter als versiering op, dan legt het publiek logischerwijs geen verband met een ingeschreven merk, zodat in dat geval een van de voorwaarden voor de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2 [Merken-richtlijn] niet is vervuld.’ (Dictum).