Merkenrecht  

Auteursrecht. Talpa heeft in dit verband terecht opgemerkt dat voorzover het de gebruikte bolletjes betreft, er geen sprake is van beschermingswaardige trekken van het Taste-logo. Het gebruik van bolletjes komt, zoals genoegzaam door Talpa is aangetoond, veelvuldig voor, en de groepering daarvan op de wijze zoals dat in het Taste-logo is gedaan, maakt dat gebruik op zichzelf nog niet oorspronkelijk in de door Taste beoogde zin.

Anders ligt dat in zekere zin met de in het Taste-logo voorkomende T, die is ontstaan door oranje inkleuring van in totaal een vijftal bolletjes, namelijk de bovenste drie en de twee middelste onder het woord “taste” (in het logo in onderkast).

Voorzover dit als een karakteristieke trek in de voornoemde zin moet worden gekenschetst, moet echter worden geoordeeld dat dit element niet voorkomt in het Talpa-logo. Dat het altijd de intentie van Talpa zou zijn geweest om een T te visualiseren, zoals Taste c.s. stellen, is door Talpa betwist en kan niet zonder meer onderbouwd worden door te verwijzen naar publicaties die niet van Talpa afkomstig zijn.

Belangrijker dan de intentie van Talpa is echter dat met enige goede wil wellicht wel een gestileerde T kan worden gezien in het Talpa-logo, maar dan op een wijze die totaal verschilt — in hoofdzaak: door niet van kleuren, maar van een extra bolletje in het middenin onderaan gebruik te maken - van de wijze waarop in het Taste-logo een T naar voren komt.

Aldus is de “Talpa-T” geen auteursrechtelijke inbreuk op de “Taste-T”, waarbij wellicht ten overvloede nog kan worden opgemerkt dat het gebruik van een op enigerlei wijze gestileerde T in een logo, op zichzelf nog niet beschermingswaardig is. Dit laatste geldt ook voor het gebruik van de letters “ta” (onderkast) in het woordelement “taste”, zoals dat in het Taste-logo is opgenomen.

Merkenrecht. Van belang is dat het meest kenmerkende en in het oog springende aspect van de beide logo’s, het gebruik van bolletjes in een zekere geordende vorm, naar het oordeel van de rechtbank een zwak onderscheidend vermogen bezit.

Uitgaande van het Taste-logo moet ook nog eens geconstateerd worden dat daarbij gebruik is gemaakt van de meest voor de hand liggende ordening bij het gebruik van negen bolletjes: namelijk in drie rijen van drie. Dergelijk gebruik komt slechts in bijzondere, hier niet gestelde omstandigheden in aanmerking voor de kwalificatie (voldoende) onderscheidend vermogen.

Dat ligt mogelijk enigszins anders met de bij het Taste-logo gebruikte inkleuring van een deel van de bolletjes, die aldus tezamen een “T” vormen, maar die wijze van gebruik is in het Talpa-logo echter niet gehanteerd. Dat geldt evenzeer voor de opname van een woord (taste) direct onder de horizontaal ingekleurde bolletjes in het Taste-logo, dat aldus de horizontale balk van de gevisualiseerde “T” op visueel tamelijk krachtige wijze ondersteund. Een dergelijke functie mist het woord “talpa” in het Talpa-logo ten ene male.

Het woord “talpa” is bovendien op een andere plaats opgenomen in het Talpa-logo dan het woord “taste” in het Taste-logo, waardoor de aandacht zich bij eerstgenoemd logo — mede door de (bij het Taste-logo ontbrekende) extra bol aan de onderkant — vooral richt op de onderkant, terwijl dat bij het Taste-logo eerder richting de bovenkant het geval is.

Nu voorts het gebruik van letters in onderkast alsmede het gebruikte lettertype zo algemeen is dat zonder nadere toelichting enig onderscheidend vermogen daar op zichzelf niet uit kan worden afgeleid, kunnen de hierop gerichte argumenten van Taste c.s. hen evenmin baten.

De conclusie met betrekking tot artikel 13 A lid 1 onder b. BMW moet zijn dat de overeenstemming zich slechts beweegt op het vlak van het  ook nog eens niet geheel identieke (de tiende bol bij het Talpa-logo!) - gebruik van geordende bolletjes, het veruit minst onderscheidende deel in het Taste-logo.

De meer onderscheidend vermogen bezittende elementen in dat logo komen in het Talpa-logo niet, althans niet in dezelfde vorm, voor, Aldus is er bij een beschouwing van het Taste-logo en het Talpa-logo in hun geheel geen sprake van overeenstemming in merkenrechteljk relevante zin, in zoverre dat er geen reëel verwarringsgevaar aanwezig moet worden geacht.

Een en ander wordt niet wezenlijk anders indien de beoordeling zich richt op het gebruik van het Talpa-logo zonder de toevoeging “talpa” (zoals dat in de teievisieuitzendingen van Talpa gebeurt). Weliswaar worden de verschillen dan minder benadrukt dan het geval is indien het woord “talpa” wel deel uitmaakt van het logo, maar dat doet niet af aan de overige constateringen zoals hiervoor gedaan, met name die met betrekking tot het zwakke onderseheidend vermogen van het gebruik van de bolletjes in het Taste-logo, en het daarmee samenhangende gebrek aan reëel verwarringsgevaar.

Onrechtmatige daad. Ter comparitie is duidelijk geworden dat Taste c.s. deze grondslag hoofdzakelijk plaatsen in het licht van hun huisstijl. Het gaat daarbij in het kort gezegd om het “inbedden” van het Taste-logo in een achtergrond, bestaande uit een balk met eveneens bolletjes, waaruit de bolletjes van het Taste-logo min of meer naar voren springen.

Volgens Taste c.s. bedient Talpa zich eveneens van dit “concept”, namelijk — “met name” - op haar website (waar Talpa dit verder nog toepast is door Taste niet gesteld). Taste c.s. vinden het onbetamelijk dat Talpa niet alleen een met het Taste-logo overeenstemmend teken voert, alsmede daarop in auteursrechtelijke zin inbreuk maakt, maar dat daarenboven ook nog doet op een wijze die geheel past in het kader van de door Taste c.s. rond hun logo gecreëerde huisstijl.

In de laatste zin van de vorige overweging ligt reeds de sleutel besloten die maakt dat ook deze grondslag van de vordering niet deugdelijk is.

Uit de wijze waarop Taste c.s. deze grondslag hebben geformuleerd valt immers af te leiden dat die in hun visie kennelijk niet los kan worden gezien van de veronderstelde auteursrechtelijke en merkenrechtelijke inbreuken. Nu die inbreuken in dit geding niet zijn komen vast te staan, zou de beweerdelijke overname van het concept van de huisstijl eerst dan mogelijk onrechtmatig zijn, indien daarvoor ook nog zelfstandige, valide argumenten zouden zijn aangevoerd. Dat is echter niet het geval.

Overigens merkt de rechtbank nog op dat uit de stukken niet blijkt wie van partijen als eerste dit “concept” heeft toegepast.

De vorderingen van Taste c.s. zijn niet toewijsbaar.

Lees het vonnis hier.

Intellectueel eigendomsrecht Volgens de rechtbank mocht MF Design het woord- en beeldmerk van Eastborn in een deeplink naar de prijscatalogus op de website van Eastborn gebruiken en heeft MF Design het merk Eastborn niet voornamelijk gebruikt om reclame voor haar eigen onderneming te maken. Het gebruik heeft geen ongerechtvaardigd voordeel opgeleverd of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, aldus de rechtbank. MF Design heeft prijzen vergeleken en prijsvergelijking is toegestaan.

Ook de hyperlink en de deeplink zijn volgens de rechtbank op zichzelf niet onrechtmatig. Het gebruik doet geen afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Evenmin profiteert MF Design op onbehoorlijke wijze van de bekendheid van het merk.

Beëindiging relatie. Vervolgens komt de rechtbank toe aan de vraag of de beëindiging van de relatie in strijd was met de redelijkheid en billijkheid. De rechtbank komt tot te conclusie dat Eastborn de relatie met MF Design mocht beëindigen zoals zij dat heeft gedaan.

Volgens de rechtbank staat de contractsvrijheid voorop. Eastborn had een geldige reden om de relatie met MF Design te verbreken. De rechtbank vindt het met name belangrijk dat Eastborn onder grote druk staat van haar overige dealers. Eastborn loopt volgens de rechtbank een aanmerkelijke kans op een substantiële daling van haar omzet en de internetverkoop door MF Design bedreigt ook de samenhang van haar dealerorganisatie. Van Eastborn hoeft niet verwacht te worden dat zij lijdelijk erop toeziet dat MF Design die dealerorganisatie ondermijnt.

Ook de opzegtermijn van 6 maanden wordt door de rechtbank redelijk geacht. Volgens de rechtbank kan MF Design uitwijken naar andere merken (die zij o.a. via haar site pretendeert te leveren).

Met betrekking tot het argument van MF Design dat zij een substantieel deel van haar omzet mist, merkt de rechtbank op dat MF Design die achteruitgang in de omzet, in ieder geval ten dele, goed kan maken door gebruik te maken van haar uitwijkmogelijkheden. Door de opzegging zal MF Design volgens de rechtbank niet een onaanvaardbaar deel van haar inkoopwaarde en omzet verliezen.

Mededingingsrecht. Evenmin is de opzegging volgens de rechtbank in strijd met het mededingingsrecht. Eastborn legt geen druk op haar dealers om de adviesprijzen te hanteren. Evenmin is er sprake van onderling afgestemde gedragingen of afspraken over de prijs met haar dealers. De rechtbank zoekt het bezwaar van Eastborn met de handelswijze van de MF Design niet in de verleende kortingen, maar daarin dat MF Design de voor andere dealers geldende kwalitatieve eisen van aantrekkelijke winkels, geschoold personeel en de mogelijkheid van bedden uitproberen omzeilt.

Met het argument van MF Design dat Eastborn misbruik zou maken van haar economische machtspositie maakt de rechtbank korte metten. Het staat buiten kijf dat Eastborn niet tenminste de daarvoor vereiste 50% van de markt bezit.

Dit alles leidt volgens de rechtbank tot de slotsom dat de opzegging niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid en dat van onrechtmatig handelen door Eastborn geen sprake kan zijn. Lees het vonnis hier.

Van Boxford mag op grond van de schikkingsovereenkomst worden verwacht dat zij zich, meer dan zij tot nu toe heeft gedaan, inspant om de feitelijke toedracht van het verkrijgen van de litigieuze rookmelders te achterhalen. Boxford heeft nagelaten informatie te verschaffen die Eyston mogelijk zou helpen om te achterhalen wat de herkomst is van de litigieuze rookmelders en waar zij precies zijn terechtgekomen. Dat Eyston inderdaad gebaat zou zijn bij deze informatie hoeft geen twijfel te lijden.

Overwogen wordt ook dat het accountantsrapport slechts is gebaseerd op documenten die Boxford zelf heeft aangeleverd. De accountant is niet in staat gesteld om te controleren of de overgelegde documenten, waaronder de lijst van verkochte rookmelders, gestaafd worden door onderliggende documenten, waaronder bijvoorbeeld facturen. Accountantscontrole louter op basis van eigen opgave is in dit geval niet toereikend. Gelet hierop zal Boxford worden veroordeeld om, op haar kosten, een nieuw accountantsrapport te laten opmaken, waarbij Boxford de accountant toegang dient te verlenen tot haar gehele bedrijfsadministratie.

Lees het vonnis hier.

Ten aanzien van de ontvankelijkheid bepaalt het gerecht: "Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours sont recevables dans leur ensemble. Il en va de même pour les griefs pris d’une violation des droits conférés aux requérantes par l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive et par l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 en ce qui concerne leurs marques nationales intracommunautaires et leurs marques communautaires."

Ten aanzien van het beweerdelijk, onbillijk en onzorgvuldig gedrag van de Commissie concludeert het gerecht: "Dès lors que ni l’illégalité du comportement reproché à la Commission ni l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre le comportement reproché et le préjudice invoqué n’a pu être établie, les conditions de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne sont pas remplies. Dans ces conditions, l’action indemnitaire des requérantes fondée sur ce régime de responsabilité doit être rejetée."
Het beroep wordt verworpen. Lees hier het arrest (alleen in het Frans).

 Fortis c.s. hebben, integendeel, onweersproken gesteld dat de ingeroepen andere merkinschrijvingen ofwel samenhangen met door hen gesponsorde projecten ofwel zodanig verschillende waren of diensten betreffen, dat zij, Fortis c.s. daarvan geen nadeel ondervinden en daarom ook geen actie ondernomen hebben. Genoemd verweer van Club Cruise c.s. faalt.

In de domeinnamen moet het woord “fortis” als het kenmerkende of meest onderscheidende deel worden aangemerkt, nu de toevoegingen slechts algemeen bekende benainingen vormen van spellen., sporten (“sports”) of een instelling voor gokspelen (“casino”), aan welke benamingen geen onderscheidend vermogen toekomt. Naar voorlopig oordeel sprake van een voldoende mate van overeenstemming om te kunnen leiden tot een merkinbreuk als bedoeld in subonderdelen b en c van artikel 13, onderdeel A.1, BMW.

Soortgelijkheid van de diensten is enkel vereist voor de merkinbreuk als bedoeld in het meergenoemde subonderdeel b. Volgens vaste rechtspraak geldt subonderdeel c immers, ondanks de bewoording ervan, zowel voor soortgelijke waren/diensten als voor niet-soortgelijke waren/diensten. Dit subonderdeel c betreft het geval van een bekend merk Volgens Fortis c.s. is hun woordnaerk ecn bekend merk in de zin van de BMW.

Dit is, gelet op de stellingen van Fortis c.s. en de door hen overgelegde stukken, voldoende aannemelijk en is door Club Cruise c.s. ook niet of onvoldoende weersproken. Nu hieruit volgt dat van subonderdeel c moet worden  uitgegaan, kan de soortgelijkheid van diensten in het midden blijven en moet worden beoordeeld (i) of Club Cruise c.s. hun teken zonder geldige reden gebruiken en (ii) of dat gebruik leidt tot, kort gezegd, ongerechtvaardigd voordeel voor Club Cruise c.s. dan wel merkschade voor Fortis c.s.

Ten aanzien van de geldige reden hebben Club Cruise c.s. niets gesteld of overgelegd waaruit zou kunnen blijken dat er voor hen een bijzondere reden bestond om nu juist de naam “fortis’ voor hun gokdiensten te kiezen. 

Ten aanzien van de eis van, kort gezegd., een ongerechtvaardigd voordeel dan wel merkschade wordt overwogen dat Fortis c.s. voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de domeinnamen afbreuk doen aan de reputatie van hun merk. Aangenomen kan immers worden (i) dat domeinnamen  bij het publiek, mede gezien de bekendheid van het merk, de suggestie wekken dat Fortis  ook op het gebied van gokspelen actief zijn geworden en (ii) dat een dergelijke suggestie, gezien het negatieve imago van gokspelen, schadelijke gevolgen heeft voor Fortis die als aanbieders van financiële diensten bij uitstek afhankelijk zijn van hun goede naam en faam.

De voorgaande overwegingen leiden vooralsnog tot de slotsom dat Club Cruise c.s. door het gebruik van de domeinnamen in kwestie inbreuk maken op het woordmerk Fortis. Zij zijn derhalve gehouden aan die een inbreuk een einde te maken.

Voor zover Fortis c.s. hebben gevorderd dat dit bevel ook moet gelden voor de rechtsopvolgers van Club Cruise c.s., is dat niet toewijsbaar, ook niet als die rechtsopvolgers - zoals Fortis hebben bepleit - de domeinnamen namens of ten behoeve van Club Cruise c.s. zouden gebruiken. De desbetreffende derden hebben immers als rechtsopvolgers een eigen recht betreffende de domeinnamen en zij zijn als zodanig niet aan de onderhavige uitspraak gebonden, nu zij geen partij zijn in dit kort geding.

Voorts kunnen Fortis c.s. uit hoofde van hun exclusieve recht ook aanspraak maken op de gevorderde overdracht van de domeinnamen, zodat de vordering op dit punt eveneens toewijsbaar is. Daaraan kan niet in de weg staan dat ter zitting is gebleken dat Club Cruise B.V. inmiddels de op haar naam geregistreerde domeinnamen aan een derde heeft  overgedragen. Die overdracht moet vooralsnog jegens Fortis c.s. onrechtmatig worden geacht, nu Club Cruise B.V. met de aanspraken van Fortis c.s. op die domeinnamen en met een mogelijke procedure bekend was door de sommatiebrief van 22 maart 2006 en zij desondanks daarna die domeinnamen aan een derde heeft overdragen of in ieder geval de overdracht daarvan doorgang heeft laten vinden.

Lees het vonnis hier.

Ook heeft het Gerecht bij zijn beoordeling van het tweede middel, i.e. een verkeerde uitlegging van het begrip 'normaal gebruik' geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het Hof voert hiertoe aan dat (i) de plaats, tijd, omvang en wijze van dit gebruik zijn geanalyseerd door het Gerecht, (ii) het Gerecht de aandacht gericht heeft op de vraag of het oudere merk werd gebruikt teneinde voor de waren „geconcentreerde vruchtensappen” – waarvoor het bewijs van het gestelde gebruik is geleverd – een afzet te vinden of te behouden, dan wel of dit gebruik er integendeel alleen toe strekte de aan het merk verbonden rechten te behouden en als symbolisch diende te worden gekwalificeerd, (iii) op grond van de omstandigheid dat het bewijs van het gebruik van het oudere merk in casu slechts werd geleverd voor de verkoop van waren die bestemd zijn voor één enkele klant niet bij voorbaat kan worden uitgesloten dat het gebruik normaal is, territoriale omvang van het gebruik is slechts één van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is en (iv) dat rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het betrokken geval en het niet mogelijk is om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve dremel er sprake is van een normaal gebruik.

Tot slot voert het derde middel aan dat artikel 8 lid 1 sub b Vo. 40/94 geschonden is door vast te stellen dat de waren "kruiden- en vitaminedranken", waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, en de waren "geconcentreerde vruchtensappen", waarvoor een normaal gebruik van het oudere merk is aangetoond, soortgelijke waren zijn. "[...] bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten [moet] rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of deze diensten kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan."

Het Gerecht heeft vastgesteld dat de waren „kruiden- en vitaminedranken”, waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, en de waren „geconcentreerde vruchtensappen”, waarvoor een normaal gebruik van het oudere merk is vastgesteld, bestemd zijn voor eindverbruikers. Evenzo heeft het geoordeeld dat deze waren dezelfde bestemming hebben – het lessen van de dorst –, in belangrijke mate concurrerend zijn, dezelfde aard en dezelfde wijze van gebruik hebben – het gaat om alcoholvrije dranken die gewoonlijk gekoeld worden gedronken – en dat hun verschillende samenstelling niet belet dat zij onderling verwisselbaar zijn omdat zij bestemd zijn voor de bevrediging van eenzelfde behoefte.

"Voorzover rekwirante het Gerecht verwijt dat het geen rekening heeft gehouden met de aard van de betrokken waren bij de beoordeling van de soortgelijkheid ervan, baseert zij zich op een onjuiste lezing van het bestreden arrest." Het Gerecht heeft immers nagegaan of deze waren al dan niet soortgelijk waren, waarbij het onder meer rekening heeft gehouden met de respectieve aard ervan.

Voorzover rekwirante het Gerecht verwijt dat het niet heeft geoordeeld dat de verschillen tussen de betrokken waren zwaarder wegen dan hun enige gemeenschappelijke kenmerk, namelijk dat deze waren zich tot dezelfde potentiële consumenten richten, vraagt zij het Hof in werkelijkheid om zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats te stellen van die welke door het Gerecht werd verricht [...]. Behoudens in geval van een onjuiste opvatting, die in casu niet wordt gesteld, levert een dergelijk argument [...] geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof."
De hogere voorziening wordt aldus in haar geheel afgewezen. Lees hier het arrest.

ARN vordert kort gezegd dat Multicar de handel in c.q. de verkoop van nieuwe personenauto's van het merk Alfa Romeo staakt en haar toeleverancier(s) van nieuwe personenauto's van het merk Alfa Romeo aan ARN mededeelt.

De voorzieningenrechter wijst alle vorderingen af. De voorzienigenrechter overweegt dat "[h]et enkele handelen met iemand terwijl men weet dat deze door dit handelen een door hem met een derde gesloten overeenkomst schendt, is op zichzelf jegens die derde niet onrechtmatig; of een dergelijk, gewoonlijk als profiteren of gebruikmaken van wanprestatie aangeduid, handelen jegens die derde onrechtmatig is, hangt af van de omstandigheden van het geval (vgl.: HR 1 november 1991, NJ 1992, 423; HR 23 december 2005, NJ 2006, 33)." Volgens de voorzieningenrechter zijn de omstandigheden niet zodanig is dat sprake is van onrechtmatig handelen door Medicar.

De vorderingen voor zover ze de strekking hebben om Multicar te verbieden om als vertegenwoordiger in opdracht van specifieke eindgebruikers nieuwe personenauto's van het merk Alfa Romeo aan te kopen stranden op grond van art. 4 van de Verordening (EG) Nr 1400/2002 van 31 juli 2002 (de groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten en onderling afgestelde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector). Een selectief distributiestelsel zoals dat van ARN kan de aangesloten dealers niet beperken in de verkoop van nieuwe personenauto's aan eindgebruikers, mitsdien evenmin aan een vertegenwoordiger van een eindgebruiker. Ditzelfde geldt voor de vorderingen voor zover ze de strekking hebben om Multicar te verbieden om nieuwe personenauto's van het merk Alfa Romeo op eigen naam aan te kopen ten behoeve van het door Multicar op eigen naam geëxploiteerde autoleasebedrijf.

Lees het vonnis hier.

"Rico Sport heeft gemotiveerd betwist dat de 342 Timberland-truien, de verhandeling waarvan in de hoofdzaak inbreukmakend is geacht, van haar afkomstig zouden zijn. Hetgeen Bakker c.s. totnogtoe ter voldoening aan de hun bewijsplicht in het geding hebben gebracht, te weten de in 2.1 vermelde factuur, waarop geen verdere vorm van aanduiding van de truien staat dan dat het een levering van “360 TIMBERLAND SWEATSHIRTS” betrof, en een niet onder ede afgelegde verklaring van F. Bakker van 26 augustus 2003, acht de rechtbank vooralsnog onvoldoende om dat bewijs bij te brengen. Bakker c.s. zullen dan ook – gelijk zij hebben aangeboden – worden opgedragen (nader) bewijs te leveren." De rechter reageert echter proactief en gaat toch op de inhoud van de zaak in.

"Voor het geval komt vast te staan dat de Timberland-truien, waarvan in de hoofdzaak is geoordeeld dat deze zijn nagemaakt, inderdaad van Rico Sport afkomstig zijn, overweegt de rechtbank reeds nu het volgende. Terecht hebben Bakker c.s. zich op het standpunt gesteld dat uit het bepaalde in artikel 7:15 BW voortvloeit dat de aan hen door Rico Sport verkochte truien vrij dienden te zijn van bijzondere lasten en beperkingen, waaronder eventuele aanspraken van derden ter zake merkinbreuk. Nu dit niet het geval is gebleken voor de in de hoofdzaak bedoelde truien, is de toeleverancier – tenzij er sprake is van een andersluidend beding, dat niet gesteld is – voor de daaruit voor de koper voortvloeiende schade aansprakelijk. Evenmin is gesteld dat Bakker c.s. nadrukkelijk de aanspraken ter zake merkinbreuk zouden hebben aanvaard, noch is zulks anderszins gebleken.

Weliswaar is in de hoofdzaak overwogen dat Bakker c.s. jegens de merkhouder geacht moeten worden de merkinbreuk te kwader trouw te hebben gepleegd omdat zij hebben verzuimd de eenvoudige inspectie uit te voeren die de namaak reeds aan het licht zou hebben gebracht, maar een expliciete of impliciete instemming door Bakker c.s. met het feit dat de door hen bestelde en vervolgens geleverde Timberland-truien nagemaakt zouden zijn, valt daaruit nog niet af te leiden. Zodoende is Rico Sport – indien deze truien inderdaad van haar afkomstig zijn – in beginsel voor het in de hoofdzaak toegewezen, middels een schadestaat procedure vast te stellen, door Bakker c.s. te betalen bedrag aansprakelijk te achten."

"Tot deze door Rico Sport alsdan te dragen schade behoren evenwel niet de door Bakker c.s. verbeurde boetes voor een bedrag van EUR 100.000,-. Hoewel dit op zich als vermogensschade aan de zijde van Bakker c.s. is te beschouwen die uiteindelijk een gevolg is van de (beweerdelijke) levering van namaaktruien door Rico Sport, is de rechtbank van oordeel dat deze schade, gelet op de omstandigheden van het geval, in een te ver verwijderd verband met die levering staat om aansprakelijkheid van Rico Sport te kunnen aanvaarden. Hierbij is met name van belang dat Rico Sport onweersproken heeft aangevoerd dat zij niet op de hoogte was van de door Bakker c.s. ondertekende onthoudingsverklaring naar aanleiding van hun eerdere verkopen van namaak Nike-shirts. Zodoende mag worden aangenomen dat de schade aan de zijde van Bakker c.s. in de vorm van verbeurde contractuele boetes, welke verbeuring immers op zichzelf ongebruikelijk is, niet voor Rico Sport voorzienbaar was."

Zie vonnis hier. Zie berichtgeving over de Polo/ Bakker zaak hier.

5.7.  Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, geldt de regel dat nabootsing van dit product weliswaar in beginsel vrijstaat, doch dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391). Verwarring bij het publiek zal in het algemeen reeds te duchten zijn op het tijdstip waarop het product dat met veronachtzaming van hiervoor bedoelde verplichting door een concurrent is nagebootst, bij potentiële afnemers bekend is geworden, bijvoorbeeld door van de producent afkomstige documentatie, reclame of offertes; vanaf dit tijdstip moet het in Nederland verhandelen van het product van de nabootsende concurrent dan ook als onrechtmatig worden beschouwd. De behoefte aan standaardisatie kan onder omstandigheden een rechtvaardiging zijn voor het slaafs nabootsen van een product. (HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84). Voor de bescherming tegen slaafse nabootsing is niet vereist dat het nagebootste product oorspronkelijk is (HR 7 juni 1991, BIE 1992, 16, Rummicub). Het door Free Time gevoerde verweer dat niet is voldaan aan het vereiste dat het uiterlijk zich moet onderscheiden van soortgelijke voortbrengselen, dient derhalve daarmee te worden gepasseerd, nu oorspronkelijkheid geen vereiste is.

De rechter gaat als maatstaf bij de beoordeling van het verwarringgevaar uit van de totale indruk, die bepalend is voor het helmpje en van de beschouwing door een weinig oplettend kopend publiek, dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet. Door Free Time is ter terechtzitting erkend, dat het door haar geproduceerde helmpje vrijwel identiek is aan het helmpje van Inter Shop. Naar het oordeel van de rechter wordt derhalve impliciet erkend dat sprake is van verwarringgevaar bij het kopend publiek. Het door Free Time naar voren gebrachte verweer dat zij zelfstandig het idee van het huidige helmpje heeft ontwikkeld, slaagt niet, nu het daarbij ging om een helmpje van een totaal andere materiaalsoort (vilt), waardoor naar het voorlopig oordeel van de rechter voor het publiek de totaalindruk van het helmpje volledig anders is. De verwarring bij het publiek wordt daarnaast nog verder vergroot doordat Free Time de door haar geproduceerde helmpjes vanuit die website te koop aanbiedt, welke voorheen gebruikt werd voor de verkoop van de helmpjes van Inter Shop en welke ook onder meer door een krantenartikel in "De Telegraaf" kennelijk bij een groot publiek bekend is.

Ook heeft de rechter in zijn oordeel betrokken dat het voor Free Time tamelijk eenvoudig zou zijn geweest dusdanige veranderingen aan te brengen aan het product dat de kans op verwarring bij het publiek aanmerkelijk lager zou zijn. Dit betreft dan weliswaar wellicht niet de kleurstelling (voor de Nederlandse markt de kleur oranje) van de helmpjes, maar bijvoorbeeld wel de keuze van het gebruikte materiaal. Dit geldt te meer nu Free Time erkend heeft pas na de beëindiging van de samenwerking met Inter Shop er bewust voor te hebben gekozen een identieke mal te laten maken voor het maken van de litigieuze plastic helmpjes. Dat mogelijk ook derden identieke helmpjes aanbieden doet aan het bovenstaande niet af.

Lees het vonnis hier.