Rechtspraak  

Vrz. Rechtbank 's-Gravenhage 24 augustus 2011 (bij vervroeging), LJN BR5755, KG ZA 11-730, KG ZA 11-731 (Apple tegen Samsung)

Met gelijktijdige dank aan Bas Berghuis van Woortman, Simmons & Simmons LLP en Charles Gielen, NautaDutilh N.V.

Lang verwachte uitspraak in kort geding, vonnis van 65 pagina's: In't kort: Inbreuk octrooirecht, maar geen inbreuk modelrecht of slaafse nabootsing van minimalistisch ontwerp van de tablets en smart phones van Samsung; uitgebreide samenvatting onder "lees verder".

5. De beslissing De voorzieningenrechter
5.1. Verbiedt gedaagden om na verloop van 7 weken en één dag na betekening van dit vonnis op enigerlei wijze, direct dan wel indirect, door het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, in het verkeer brengen, verkopen en/of anderszins verhandelen van smartphones Galaxy S, S II en Ace, inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 2.059.868;
5.2. Verbiedt gedaagden sub 2-4 om na verloop van 7 weken en één dag na betekening van het te wijzen vonnis op enigerlei wijze, direct dan wel indirect, door het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, in het verkeer brengen, verkopen en/of anderszins verhandelen van smartphones Galaxy S, S II en Ace, inbreuk te maken op de buitenlandse delen van EP 2.059.868;
5.3. Gebiedt gedaagden aan eiseres een onmiddellijk opeisbare dwangsom te betalen van EUR 100.000 voor elke dag of gedeelte daarvan of, zulks ter keuze van eiseres, van EUR 10.000 per inbreukmakend product, waarop het aan gedaagden kan worden toegerekend dat de verboden zoals opgenomen onder 5.1 en 5.2 niet geheel of niet deugdelijk worden nageleefd;

Slechts in citaten

Bevoegdheid 
4.1. Hoewel niet bestreden wordt ambtshalve als volgt ter zake de grensoverschrijdende bevoegdheid van de rechtbank ten aanzien van gedaagden sub 2-4 overwogen, gelet op het feit dat de ingeroepen octrooien met een nietigheidsverweer worden begroet. Deze rechtbank heeft bij vonnis van 22 december 2010 in de zaak Solvay/Honeywell (LJN BP6970) een prejudiciële vraag over de exclusieve bevoegdheidsregel van artikel 22 lid 4 EEX-verordening aan het Hof van Justitie van de Europese Unie gesteld in verband met de bevoegdheid voor een provisionele maatregel (aldaar aanhangig met zaaknummer C-616/10). Zolang het Hof van Justitie niet anders heeft beslist, is er evenwel vanuit te gaan dat er in kort geding grensoverschrijdende bevoegdheid kan worden aangenomen, ook al is er sprake van een nietigheidsverweer (vgl. Gerechtshof ’s-Gravenhage 12 juli 2011, LJN BR1364, Yellow Page/Yell). Zodoende is er grensoverschrijdende bevoegdheid ten aanzien van de ingeroepen octrooirechten. Voor wat betreft de ingeroepen modelrechten geldt dat artikelen 82 lid 1, 83 lid 1 en 90 lid 3 Verordening (EG) nr. 6/2001 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen Gemeenschapsmodellenverordening) (hierna GmodVo) ten aanzien van de in Nederland gevestigde gedaagden 2-4 bevoegdheid verlenen. Ten aanzien van gedaagde sub 1 wordt geen grensoverschrijdende voorziening
gevraagd.

EP 868 - Inbreuk geldigheidsanalyse
4.18. Naar voorlopig oordeel valt de in de Galaxy S, S II en Ace toegepaste werkwijze onder de bescherming van EP 868 maar niet de werkwijze als geïmplementeerd in de Galaxy Tab, Tab 10.1 en 10.1v.

4.19. Samsung heeft zich op het standpunt gesteld dat EP 868 nietig zou zijn met het oog op WO 03/081458, gepubliceerd op 2 oktober 1993 (hierna WO 458). Dienaangaand wordt als volgt overwogen. In de stand van de techniek was niet bekend om eerst één swipe (first movement) te maken en dan het digitale object terug te laten “bouncen” om daarna de volgende foto pas te tonen zodra er een tweede swipe (second movement) wordt uitgevoerd. Voorshands oordelend volgt dit evenmin op voor de hand liggende wijze uit WO 458. Dat document openbaart weliswaar het swipen door kolommen (een kolom is naar voorlopig voordeel een first digital object in de zin van EP 868). Hierbij geldt dat als een “horizontal motion threshold” (p. 15, r. 9 WO 458) wordt overschreden de volgende kolom wordt getoond maar als de drempelwaarde niet wordt overschreden dat de kolom weer terug zal veren en “snap into alignment with the logical column” (p. 15, r. 20 WO 458). Het verplicht terugveren na de first movement van EP 868 valt in WO 458 niet terug te vinden noch enige aanwijzing daartoe. De andere door Samsung genoemde stand van de techniek staat verder weg van de uitvinding. EP 868 wordt derhalve voorshands voor geldig gehouden.

4.20. Gelet op het voorgaande is wezenlijk voor EP 868 dat er een (verplicht) terugveren na een eerste beweging plaatsvindt, zoals omschreven in conclusie 1. Bij de Samsung smartphones Galaxy S, S II en Ace gebeurt dit op het moment dat er op een foto is ingezoomd. Er is dan een tweede swipe nodig om naar de volgende foto te gaan, precies zoals beschreven in paragrafen 140 tot en met 144 alsmede figuren 23A-H van EP 868. Deze uitvoeringsvorm is in lijn met het door Apple onweersproken gestelde voordeel van EP 868, namelijk het probleem van desoriëntatie bij het navigeren (dat het sterkst opgeld zou doen bij inzoomen) te voorkomen. Dat betekent dat aan alle elementen van conclusie 1 wordt voldaan zodra op de Galaxy S, S II of Ace wordt ingezoomd op een foto in de galerij en vervolgens met de vinger veegbewegingen worden gemaakt. Daaraan doet niet af dat het terugveren na een eerste veegbeweging niet plaatsvindt als er niet is ingezoomd op de foto. Die uitvoeringsvorm van de Galaxy S, S II en Ace stemt overeen met hetgeen is beschreven in paragraaf 0155 van EP 868 (zie 4.17 hiervoor) zodat een gemiddelde vakman zal begrijpen dat het terugveren na een eerste swipe niet altijd hoeft plaats te vinden, namelijk niet als er niet is ingezoomd. Evenzeer zal die vakman, anders dan Samsung nog heeft
aangevoerd, begrijpen dat de tweede beweging lang of snel genoeg moet zijn om de foto over de grenswaarde heen te trekken. Enerzijds dicteert de logica van de methode van EP 868 dit en anderzijds blijkt het uit het feit dat de eerste foto van figuur 23F over de helft heen naar de volgende foto moet worden getrokken (figuur 23G en 23H). Dat er na de eerste beweging derhalve bewegingen denkbaar zijn die niet lang of snel genoeg zijn, doet er niet
aan af dat er in de applicatie van Samsung op enig moment een tweede beweging is te onderscheiden die wel voldoende is voor overgang naar de volgende foto.

EP 948 
Inbreuk 4.35. Voorshands oordelend vallen de aangevallen Samsung-producten niet onder de beschermingsomvang van EP 948. De ingeroepen conclusies schrijven immers voor dat met “each view” een “exclusive touch flag” wordt geassocieerd. De verwijzing die Apple nog heeft gedaan naar paragraaf 27 van EP 948 gaat niet op. In die paragraaf is het volgende opgenomen:

“In some embodiments, touch events are processed at the lowest level of the view hierarchy. Thus, for example, if a user touches title bar view 302, the touch event need not be directly processed by the software element associated with the title bar view, but instead can be processed by a software element associated with a view included within the title bar view where the touch occurred (i.e., a software element associated with one of views 310, 311 and 312). In some embodiments, some higher level views can also handle touch events.”
(onderstreping Apple, par. [0027], r. 12-16)

Naar voorlopig oordeel blijkt hieruit niet dat volgens de methode van EP 948 ook meerdere views per “exclusive touch flag” zouden worden toegestaan. Bovendien ziet dit deel van de beschrijving niet zozeer op de geoctrooieerde oplossing (die vanaf alinea 38 in detail wordt beschreven) als wel op wat er zoal mogelijk is bij een multi-touch scherm en hoe dat softwarematig werkt. De interpretatie die Apple aan deze passage wil geven zou voorts in tegenspraak komen met de reeds aangehaalde duidelijke bewoordingen van de conclusie

“associating an exclusive touch flag with each view” en “said exclusive touch flag indicating whether a particular view(…)” alsmede met bijvoorbeeld alinea 40 van EP 948 “The exclusive touch flag can indicate whether a particular view is to allow other views(…) (onderstr. Vzr). 

EP 022
4.42. Het octrooi ziet op draagbare elektronische inrichtingen die voorzien zijn van een touchscreen beeldscherm. Touchscreen inrichtingen hebben vaak een beperkt aantal fysieke toetsen. De functies van en toepassingen (applicaties) op de inrichting kunnen worden bestuurd door middel van virtuele toetsen die op het touchscreen worden weergegeven en door middel van het touchscreen kunnen worden bediend.

4.45. Naar voorlopig oordeel bestaat er een gerede kans dat EP 022 in een daartoe strekkende bodemprocedure voor ongeldig zal worden gehouden zodat om die reden de gevraagde voorzieningen ten aanzien van EP 022 moeten worden geweigerd. Met partijen is als de meest nabije stand van de techniek is te beschouwen de Neonode N1m waarbij de wijze van “unlocken” als volgt is weer te geven (na indrukken van een knop):

4.48. Aangezien EP 022 voorshands niet inventief is te achten, moeten de vorderingen daarop stranden en behoeft niet te worden beoordeeld of sprake is van inbreuk

Modelinbreuk
4.49. Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat geen sprake is van inbreuk op enig modelrecht van Apple waartoe als volgt wordt overwogen. In dit kader wordt voorop gesteld dat – anders dan Apple heeft betoogd – uitsluitend de uiterlijke kenmerken zoals deze blijken uit de modelinschrijving mogen worden meegewogen. Het komt de voorzieningenrechter onjuist voor dat bij de inbreukvraag ook een eventuele concrete verwezenlijking van de geregistreerde modellen kan meetellen, zoals AG Mengozzi lijkt voor te staan in de Pepsico Pogs-zaak (r.o. 83)
^{9 [red. Conclusie van 12 mei 2011 bij C-281/1]} . Een ander oordeel zou immers in strijd komen met het registratiesysteem van modellen (en het onderscheid in de GModVo tussen geregistreerde en ongeregistreerde modellen) en de rechtszekerheid voor derden daarbij. Het zou bovendien tegelijkertijd belangrijke, rechtsonzekerheid scheppende, vragen oproepen die niet uit de verordening blijken. Voorbeelden van dergelijke vragen zijn welk criterium zou moeten worden gehanteerd om te beoordelen of een model is belichaamd in een op de markt zijnd product, op welk moment (bij depot, registratie of nadien) een product op de markt zou moeten zijn wil het kunnen meewegen en wat is te doen als er meerdere, onderlinge weer enigszins verschillende, producten op de markt zijn die in aanmerking komen en ga zo door. Niet voor niets verleent artikel 19 lid 1 GModV dan ook aan de houder van het ingeschreven (zie artikel 1 lid 2 onder b GModV: ingeschreven volgens de verordening) Gemeenschapsmodel een uitsluitend recht voor een periode langer dan 3 jaar (artikel 12: maximaal 25 jaar). Een concrete verwezenlijking speelt vanzelfsprekend wel een rol bij een beroep op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, maar dat is in deze zaak niet aan de orde (gesteld).

Galaxy Tab 10.1 en 10.1v
4.50. Ervan uitgaande dat het Gemeenschapsmodel 181607-0001 van Apple geldig is, heeft Samsung daarvan voorshands voldoende afstand genomen. In dit kader is van belang dat het in feite slechts de voorkant zijn van de Galaxy Tab 10.1 en 10.1v die overeenstemming vertonen. De kenmerkende elementen van de voorzijde van het model zoals ingeschreven, dat wil zeggen de rechthoekige vorm met afgeronde hoeken, minimalistische design, passe-partout achter een geheel transparante (“glazen”) voorkant, waren evenwel ieder voor zich reeds bekend op de prioriteitsdatum van het depot (17 maart 2004). Zo was de HP Compaq TC1000 reeds rechthoekig met afgeronde hoeken en had deze een vrijwel geheel transparant oppervlak met een (grijze) passe-partout onder dat oppervlak (zie afbeelding hierna). 

Vormgeving minimalistisch
4.54. Ten aanzien van het door Apple gestelde aantrekkelijke “minimalistisch” of “strak” vormgegeven uiterlijk overweegt de voorzieningenrechter nog het volgende. Ontegenzeggelijk is het in de huidige tijd een trend om producten een “minimalistisch” uiterlijk te geven. Dit ziet er in veel gevallen ook fraai uit, zoals bij de iPad. Gelet op dat fraaie uiterlijk zal er dan een neiging kunnen zijn om aan dergelijke modellen een ruime bescherming te verlenen. Niettemin moet in het achterhoofd worden gehouden dat “minimalistisch” vormgeven in feite betekent dat het ontwerp zoveel mogelijk de contouren volgt zoals deze door de techniek en ergonomie van het apparaat worden gedicteerd. Dat is naar voorlopig oordeel ook bij het model aan de hand. Zo zijn de afgeronde hoeken een uitvloeisel van het feit dat een apparaat met scherpe hoeken niet prettig in de hand ligt en (be)kleding kan vernielen, zeker als het een zakcomputer betreft waarvoor het model is ingeschreven. Hetzelfde geldt zoals hiervoor werd overwogen in belangrijke mate voor de doorlopende “glazen” aanraakplaat. Een modelrecht op een “minimalistisch” ontwerp bergt zodoende inherent het probleem in zich dat concurrenten in feite gedwongen worden om minder optimale keuzes te maken (lees: zij moeten feitelijk onnodige franje aan hun ontwerp toevoegen om buiten de bescherming van het model te blijven), hetgeen een concurrentievoordeel oplevert voor een modelhouder die (toevallig) zijn concurrenten de loef af stak met registratie van een model voor een bepaald segment producten, zoals de tablet computer. Dat concurrentievoordeel is vanuit modelrechtelijk oogpunt ongerechtvaardigd omdat het niet zozeer een gevolg is van ontwerpersarbeid als wel een gevolg van het feit dat de betrokken houder als eerste het (nauwsluitende) uiterlijk van een nieuw segment producten weet te registreren. Dit betekent wellicht niet dat het model ongeldig is maar wel dat de daaraan te verlenen bescherming niet groot mag zijn en beperkt moet zijn tot de werkelijke ontwerpelementen van het model. Dat is lastig omdat juist bij een “minimalistisch” of “strak” vormgegeven model de algemene indruk van het uiterlijk nu juist op verregaande wijze bepaald wordt door de techniek en praktische/ergonomische overwegingen. Niettemin moet er geabstraheerd worden van de elementen van het model die niet beschermbaar zijn omdat deze technisch of anderszins praktisch/ergonomisch bepaald zijn. 

Galaxy S
Galaxy S versus GM 748280-0006
4.61. Voorshands oordelend is geen sprake van een zelfde algemene indruk van Galaxy S en model 748280-0006. Hierbij dient in acht te worden genomen dat reeds in de betrokken kringen bekend was de Koreaanse modelinschrijving van LG met nummer 30-0418547 (productie 53H Samsung) en de iHolic HTV 200 (productie 53J Samsung). Wat de iHolic betreft heeft Apple onvoldoende gemotiveerd bestreden dat deze bekend was bij ingewijden in de betrokken sector. 

Galaxy S versus GM 888920-0018 
4.67. Voorshands oordelend is er evenmin sprake van een zelfde algemene indruk van Galaxy S en model 888920-0018. In de eerste plaats overweegt de voorzieningenrechter dat Samsung terecht er een beroep op doet dat de door Apple ingeroepen prioriteit onjuist is. Apple beroept zich op prioriteit van US D 604,297 (Productie 19 Samsung) en US D 602,014 (Productie 20 Samsung), waarbij onmiddellijk opvalt dat geen van beide depots de
rechthoekige menuknop onderaan hebben maar een ronde. Schematisch is dit als volgt weer te geven, met rechts opgesomd de verschillen:

4.68. Partijen hebben gediscussieerd over de vraag volgens welk criterium moet worden bepaald of een model recht heeft op prioriteit of niet. Artikel 41 lid 1 GModVo bepaalt dat het moet gaan om hetzelfde model. Artikel 4 Unieverdrag van Parijs schrijft in dit verband geen dwingende maatstaf voor maar uit de context van 4C onder 4 kan worden afgeleid dat de prioriteitsaanvrage “hetzelfde onderwerp” moet hebben. Het komt de voorzieningenrechter voor dat in dit kader als minimale toets ware te hanteren die van nieuwheid in de zin van artikel 5 GMoV, derhalve of het prioriteitsmodel identiek is aan het depot dat die prioriteit inroept. Dit is in lijn met bestendige jurisprudentie ten aanzien van prioriteit bij octrooirechten, waar ook in wezen een toets van nieuwheid (disclosure-test) wordt aangelegd. Anders gezegd, als het model nieuw is te achten ten opzichte van het prioriteitsmodel, komt het geen beroep op prioriteit toe. Voorshands oordelend maakt de opvallende rechthoekige menuknop van het model deze niet identiek aan de prioriteitsaanvragen, zodat het beroep op prioriteit niet kan opgaan en moet worden uitgegaan van de daadwerkelijke aanvraagdatum van GM 888920-0018 (29 februari 2008). Het betreft niet een verschil in een slechts onbelangrijk detail.

Auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing 
4.86. Samsung heeft onweersproken gesteld dat ter zake het uiterlijk van de producten van Apple de Verenigde Staten als land van oorsprong hebben te gelden en die werken aldaar geen auteursrechtelijke bescherming hebben zodat op basis van het in artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie neergelegde reciprociteitsbeginsel daaraan evenmin auteursrechtelijke bescherming in Nederland toekomt. Samsung heeft zulk tevens gemotiveerd betoogd ter zake de gebruikersinterface, onder overlegging van een daartoe strekkende opinie van professor Ralph Oman. Nu Apple daartegenover niets heeft gesteld, moet er in dit kort geding van uit worden gegaan dat haar geen auteursrechtelijke bescherming ter zake van één van de ingeroepen werken toekomt en moeten de daarop gebaseerde vorderingen stranden.

4.87. Op de in de dagvaarding nog genoemde ongeoorloofde stijlnabootsing is Apple ter zitting niet teruggekomen zodat ervan uit wordt gegaan dat die grondslag niet langer gehandhaafd wordt. Voor zover Apple nog ter zitting een beroep heeft gedaan op slaafse nabootsing van haar producten is die grondslag tardief voorgesteld en wordt deze als in strijd met een goede procesorde ter zijde gelaten.

Lees het vonnis hier (pdf / LJN)

Rechtbank 's-Gravenhage 17 augustus 2011, HA ZA 10-4102 (X tegen Hajo Marketing BV)

Henkes verhandelt onder de handelsnaam ‘DAAAK’ een kartonnen speelhuisje voor kinderen. Hierop rust een sinds 2005 geregistreerd modelrecht. Hajo Marketing heeft in 2010 speelhuisjes in Nederland op de markt gebracht. Eerder (2004) heeft Langley een wit kartonnen speelhuisje geregistreerd als modelrecht, de rechtbank meent dat de beperkte ontwerpvrijheid die door Hajo Marketing is gesteld voldoende gemotiveerd en onderbouwd is weerlegt. Het Langley huisje wordt door Hajo marketing vormgevingserfgoed genoemd, maar heeft onvoldoende gemotiveerd dat het eigen karakter ontbreekt en wordt niet toegelaten tot het horen van hoogleraar vormgevingsgeschiedenis.

Hajo Huisje maakt inbreuk vanwege identieke verhoudingen die niet functioneel zijn bepaald. De maatvoering van de voor- en achtergevels en de schuine daken wordt niet bepaald door de maximale door TNT gehanteerde maten voor verzending voor een bepaald tarief, Hajo Marketing komt derhalve ontwerpvrijheid toe.

Staking inbreuk op Gemeenschapsmodelrecht in de Gemeenschap, door registeraccountant gecontroleerde opgave, vernietiging onder last van dwangsom €5.000, schadevergoeding en proceskostenveroordeling ad €5.025,77.

4.7. Uit de modelinschrijving van het Langley huisje blijkt dat het gaat om een wit kartonnen speelhuisje met een enigszins overhangend dak, vier muren met – gezien de wijze van opvouwen – dezelfde breedte, een deur onder één van de schuine dakdelen en aan twee zijden één raam, waarin telkens twee ‘kozijnen’ zijn uitgespaard met luiken die naar de zijkant opengeklapt kunnen worden. Het Daaak huisje wijkt daarvan af in de zin dat de dakranden aansluiten op de bovenranden van de muren, de dakdelen zijn voorzien van kijkgaten en klepluiken en de voor- en achtergevels veel minder breed zijn dan de zijmuren. Verder heeft het Daaak huisje een vrij spits puntdak. Daarnaast wordt het Daaak huisje gekenmerkt door afgeronde hoeken van de ramen en deuren en het gebruik van halfronde uitsparingen als deur- en raamgrepen. Met name door het spitse, niet overhangende dak en de afwijkende verhoudingen van de gevels en muren, wekt het Daaak huisje een andere algemene indruk dan het Langley huisje, ondanks het feit dat het in beide gevallen om een wit kartonnen speelhuisje gaat. Daarmee wijkt de algemene indruk van het Daaak huisje voldoende af van het vormgevingserfgoed, om over een eigen karakter te kunnen beschikken.

4.8. Gezien het feit dat Henkes de stelling van Hajo Marketing dat de ontwerper van kinderspeelhuisjes slechts een beperkte ontwerpvrijheid heeft, gemotiveerd en onderbouwd heeft weerlegd, alsmede het feit dat Hajo Marketing alleen het Langley huisje als vormgevingserfgoed heeft genoemd, beschouwt de rechtbank de stellingen van Hajo Marketing ter zake het ontbreken van eigen karakter onvoldoende gemotiveerd om Hajo Marketing toe te laten tot het door haar gedane bewijsaanbod ter zake het ontbreken van een eigen karakter door middel van (onder meer) het horen van een hoogleraar vormgevingsgeschiedenis.

4.9. Gezien de voorgaande overwegingen is de rechtbank van oordeel dat het Daaak huisje een eigen karakter bezit in de zin van artikel 6 GModVo.

4.13. Hajo Marketing heeft nog gesteld dat de identieke verhoudingen van beide huisjes het gevolg zijn van functionele eisen. De maatvoering van beide huisjes zou zodanig zijn gekozen dat een huisje in opgevouwde staat exact binnen de maximale maten valt die TNT hanteert bij verzending voor een bepaald tarief. Daargelaten de vraag of die eigenschap een functie van technische aard vervult, verklaart dat echter hoogstens de overeenstemming van de grootste vlakken, de twee zijmuren. De maatvoering van de voor- en achtergevels en de schuine daken wordt daardoor niet bepaald en daarin had Hajo Marketing derhalve ontwerpvrijheid die tot andere vormen en verhoudingen van het gehele huisje had kunnen leiden. De slotsom is dan ook dat het Hajo huisje een inbreuk vormt op het Gemeenschapsmodelrecht van Henkes op het Daaak huisje.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 augustus 2011, KG ZA 11-1088 WT/TF (MietzeB tegen Frozz c.s.)

Met dank aan Tinga Kleefman, Kneppelhout & Korthals Advocaten.

Auteursrecht. Vormgeving en illustraties. Gebruiksvergoeding.

MietzeB is professioneel illustrator en is benaderd via sociale netwerk om in opdracht vormgeving te maken voor een tijdelijke ijswinkel om te testen of yoghurtijs bij het publiek. De eerste tijdelijke winkel bestaat thans niet meer, maar vijf nieuwe (tijdelijke) winkels wel, in en voor deze winkels worden de ontwerpen gebruikt.

Rechter wijst beroep op opdrachtgeversmodellenrecht af. Veroordeling staken van gebruik van het werk na dit ijsseizoen; gebruiksvergoeding á €1000 per winkel; gebruik na 1 november 2011 is voorwerp van onderhandeling.

4.3. Frozz heeft nog een beroep gedaan op het opdrachtgeversmodellenrecht uit het Benelux Verdrag van de Intellectuele Eigendom (BVIE). In recente jurisprudentie is volgens Frozz bepaald dat makers die in opdracht een werk maken dat vatbaar is voor een modelrecht hun auteursrechten kwijtraken aan de opdrachtgever. In de onderhavige zaak is echter geen sprake een werk dat vatbaar is voor een modelrecht. Het gaat hier om illustraties die dienen ter ondersteuning van de verkoop van yoghurtijs en die kunnen niet worden aangemerkt als een weergave van het uiterlijk van een product van industriële vormgeving.

4.5. Gelet op het voorgaande zal Frozz worden veroordeeld om vanaf 1 november 2011, het tijdstip waarop de betreffende winkel vanwege de afloop van het seizoen zullen worden gesloten, het gebruik van de werken voor haar winkels te staken. Tot die tijd zal Frozz voor elke winkel waarin de ontwerpen van MietzeB zijn gebruikt een voorschot op de gebruiksvergoeding van een bedrag van EUR 1.000,00 dienen te voldoen. Het is de bedoeling dat partijen - als Frozz de ontwerpen in het nieuwe seizoen wil blijven gebruiken en MietzeB daarin toestemt - na 1 november 2011 met elkaar in onderhandeling treden over het bedrag dat Frozz voor het gebruik van de werken aan MietzeB dient te voldoen. De gevorderde afdracht van een voorschot van de winst en de in het petitum van de dagvaarding onder 2 genoemde afdracht van stukken zal worden afgewezen. De vraag naar de genoten winst door het gebruik van de werken en de verdere eventueel geleden schade vergt een nader onderzoek naar de feiten waarvoor dit kort geding zich niet leent. Een en ander zal in een eventuele bodemprocedure nader aan de orde kunnen komen.
De veroordelingen zullen worden uitgesproken tegen gedaagde sub 1 (hierna de Vof), An en An (haar vennoten). Een B.V. in oprichting kan niet in rechte optreden, eisend noch verwerend.

Rechtbank ´s-Gravenhage 17 augustus 2011, HA ZA 09-876 (Crocs Inc c.s. [X] Holding B.V., [X] Sieraden B.V. c.s.)

Met gelijktijdige dank aan Caspar Brouwers, TRC Advocaten.

Sterk geïllustreerde uitspraak inzake Crocs: Auteursrecht. Modellenrecht en merkenrecht. Onrechtmatig handelen en slaafse nabootsing. In citaten:

Vordering 3.1. Crocs c.s. vordert – samengevat – een verklaring voor recht dat gedaagden inbreuk maken op de auteursrechten, modelrechten en merkrechten van Crocs Inc. en dat gedaagden jegens Crocs c.s. onrechtmatig handelen door de Crocs-producten slaafs na te bootsen. Daarnaast vordert Crocs c.s. bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis, veroordeling van gedaagden tot het staken van de inbreuken op de rechten van Crocs c.s. en het onrechtmatig handelen, tot het doen van accountantsgecertificeerde opgave van onder meer verhandelde aantallen, prijzen en toeleveranciers, tot recall van geleverde inbreukmakende producten alsmede tot afgifte daarvan en overige voorraad tot vernietiging, alles op straffe van een dwangsom, alsmede tot betaling van schadevergoeding en hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de volledige proceskosten op de voet van 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (‘Rv’).

Bekend merk 4.9. Dat de CROCS woordmerken als bekende merk moeten worden aangemerkt brengt met zich dat het een sterk onderscheidend vermogen bezit en een ruime beschermingsomvang toekomt. Hoe groter de bekendheid en onderscheidend vermogen van een merk zijn, des te eerder er sprake zal zijn van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMeVo (HvJ EG 14 september 1999, C-357/97, General Motors).

Merkenrecht 4.10. Daarvan uitgaande en in aanmerking genomen de geconstateerde overeenstemming tussen de CROCS woordmerken en het FROG’S teken, de overeenstemming tussen de producten waarvoor de merken en dat teken worden gebruikt, de zelfde doelgroep en de bekendheid en het grote onderscheidende vermogen van de CROCS woordmerken, neemt de rechtbank aan dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen de CROCS woordmerken en het FROG’S teken, in die zin dat het door Sieraden gebruikte FROG’S teken de CROCS woordmerken in gedachten oproept bij de gemiddelde consument van de producten waarvoor de CROCS woordmerken zijn ingeschreven. Diezelfde factoren brengen naar het oordeel van de rechtbank met zich dat Sieraden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid van de CROCS woordmerken en voorts dat afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de CROCS woordmerken, zeker nu de afwerking van de door Sieraden aangeboden schoenen zichtbaar van mindere kwaliteit is dan de afwerking van de onder de CROCS woordmerken aangeboden schoenen.

4.11. Sieraden heeft nog aangevoerd dat met het gebruik van het teken FROG’S de CROCS woordmerken wordt geparodieerd, maar dat verweer kan haar niet baten. Niet is gesteld noch is gebleken dat sprake is van enig algemeen belang dan wel grondrecht waarvoor het ongestoord genot door Crocs Inc. van haar exclusieve merkrechten zou moeten wijken. De conclusie is daarom dat met gebruik van het teken FROG’S door Sieraden inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Crocs Inc.

Auteursrecht 4.24. De rechtbank is met Sieraden c.s. van oordeel dat gelet op Bihos (zie 2.23 hiervoor) het aanbrengen van openingen als zodanig in de boven- en zijkant van het schoeisel noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Het aanbrengen van openingen is immers noodzakelijk (onder meer) om het probleem van zweetvoeten op te lossen. Dit geldt ook voor de openingen aan de zijkant vlak boven de zool, die (mede) het technisch doel van het lozen van binnengekomen water dienen. Ook voor het aanbrengen van een profilering in de binnenzool en op de buitenzool als zodanig geldt dat dit een technisch effect heeft, vanwege het anti-slip effect dat daarmee wordt bereikt, zoals Sieraden c.s. terecht heeft aangevoerd.

4.25. Een en ander leidt evenwel niet tot de conclusie dat de Aqua Clog in het geheel niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, zoals door Sieraden c.s. gesteld. Zoals hiervoor overwogen komt die bescherming in elk geval de basisvorm van de Aqua Clog toe. Daarnaast zijn ook het aantal, de grootte en de vorm van de openingen en de plaatsing daarvan (het patroon), de wijze van profilering van de binnen- en buitenzool, de vorm van de zijkant van de zool en het kroontjesmotief op de wreef het resultaat van subjectieve keuzes. Deze elementen zijn binnen de door de technische eisen gelaten ontwerpvrijheid op een zodanige wijze uitgevoerd dat die een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen en komen aldus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. De markante basisvorm en genoemde elementen dragen tezamen zoveel bij aan het door de Aqua Clog opgeroepen totaalbeeld dat geoordeeld moet worden dat de Aqua Clog als geheel auteursrechtelijke bescherming geniet. [wisselend oordeel betreft auteursrechtinbreuk in opvolgende r.o.'s]

Slaafse nabootsing 4.36 (...) De stelling van Sieraden c.s. dat ‘in de evolutie van de klomp geen andere weg gekozen had kunnen worden’ wordt derhalve verworpen. Sieraden c.s. is aldus tekortgeschoten in de op haar rustende verlichting alles te doen wat redelijkerwijs – zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar schoenen – mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkenis met de Beach en Cayman modellen gevaar voor verwarring ontstaat, hetgeen jegens Crocs c.s. onrechtmatig is [zie HR 20 november 2009, LJN BJ6999 (Lego / Mega Brands)]

Nietigheidsverweer geldigheid gemeenschapsmodel 5.15 verstaat dat de schorsing van de zaak in conventie en de zaak in reconventie voor zover betrekking hebbend op het Gemeenschapsmodel 000257001-0001 totdat in laatste instantie uitspraak is gedaan over de geldigheid daarvan zoals bepaald bij vonnis in het incident van 8 juli 2009 van kracht blijft..

Rechtbank 's-Gravenhage 27 juli 2011 HA ZA 09-3551 (A&F Trade Mark Inc tegen X, Y, Fashion Gate en Drent Trading B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Gerrit Poiesz, KPS Advocaten. Modelrecht, merkenrechten, auteursrecht op kleding van ABERCOMBIE & FITCH en ABERCROMBIE KIDS. Onrechtmatig handelen. Opgave van herkomst gevorderd en rectificatie en Fashion Gate is in deze procedure in staat van faillissement. Stellingen van A&F worden niet concreet met feiten en omstandigheden onderbouwd. Alle vorderingen worden afgewezen en A&F wordt in proceskosten veroordeeld ex 1019h Rv.

4.4. Naar aanleiding van de betwisting door gedaagden liggen de vragen voor of sprake is geweest van een partij namaakkleding en of het daarbij gaat om de kledingstukken afgebeeld in productie 15 bij de dagvaardingen. Ook indien veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van de juistheid van de stellingen van A&F dat de desbetreffende kleding namaak is, volgt daaruit nog niet dat sprake is van het plegen van inbreuk op haar merkrechten door gedaagden. Hetgeen door A&F is gesteld met betrekking tot het handelen van gedaagden kan niet leiden tot de vaststelling dat sprake is van inbreukmakende handelingen. 

4.5. Door A&F is geen enkele onderbouwing gegeven van haar stelling met betrekking tot het (laten) voorzien van kleding van tekens identiek aan de merken van A&F door gedaagden. Daarvan is evenmin gebleken. Deze stelling wordt daarom gepasseerd. Ook de stelling van A&F dat via gedaagden nog steeds “A&F kleding” te koop is, wordt gepasseerd nu dit door haar in het geheel niet is onderbouwd, hetgeen op haar weg ligt aangezien gedaagden dit weerspreken. Er is dan ook geen aanleiding A&F tot bewijs van deze stellingen toe te laten.

4.7. (...) Op grond van het voorgaande neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat Fashion Gate houder/bewaarder van de kleding voor Idifex is geweest. Door A&F is in het licht van hetgeen in de procedure naar voren is gekomen onvoldoende onderbouwd gesteld om tot de conclusie te kunnen komen dat de andere gedaagden (ook) de desbetreffende kleding in opslag hebben gehad.

4.8. (...) Gesteld noch gebleken is dat Fashion Gate de merken van A&F heeft gebruikt in haar eigen commerciële communicatie of dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk is ontstaan van een verband tussen Fashion Gate en de door Idifex aan Kembel verkochte kleding of met de merken van A&F. Met het enkel in opslag houden van de kleding ten behoeve van een ander heeft Fashion Gate zelf geen gebruik gemaakt van de merken van A&F.

4.10. Evenmin kan worden aangenomen dat er sprake is (geweest) van inbreuk op modelrechten en/of auteursrechten. A&F heeft namelijk niet gesteld, laat staan voldoende concreet onderbouwd, waarop deze rechten betrekking hebben. De enkele, niet toegelichte noch onderbouwde stellingen dat zij het auteursrecht op “de ontworpen kleding” heeft en dat zij tevens modelrechten op “de kleding” heeft, maken niet duidelijk waarop zij doelt en derhalve waarvoor zij bescherming vraagt.

Rechtbank 's-Gravenhage 22 juli 2011 (bij vervroeging) KG ZA 11-752 (Firstbike International B.V. en Eiser sub 2 tegen Ridder Ride)

Modelrecht. Gemeenschapsmodel kinderloopfietsen (hier). Eiser heeft Firstbike exclusieve licentie verstrekt en gemachtigd om op eigen titel op te treden. Duits ex parte bevel, nu toch verhandeling via rentepuntenwinkel ING (plaatje lees verder).

Beoordeling: Chopper wekt andere algemene indruk, geen inbreuk modelrecht noch auteursrecht, ook onderdelen voldoende afwijkend. Enduro: geen spoedeisend belang, en bewijs dat wordt verhandeld niet (voldoende) geleverd. Ook geen belang bij de nevenvorderingen. Proceskostenveroordeling 1019h RV voor eiser á €7.150,85.

Chopper 4.2. Naar voorlopig oordeel maakt Ridder Ride door verhandeling van de Chopper geen inbreuk op het Gemeenschapsmodel van Firstbike. De Chopper wekt vooral door de naar beneden wijzende bolling van het frame en de minder verticale stand van de voorvork een andere algemene indruk dan het Gemeenschapsmodel. Die kenmerken maken dat de Chopper daadwerkelijk doet denken aan het model chopper dat bekend is voor motoren.

Gemeenschapsmodel / auteursrecht 4.7. Geconcludeerd moet dus worden dat Ridder Ride door de verhandeling van de Chopper geen inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel. De geconstateerde verschillen tussen de Chopper en het Gemeenschapsmodel brengen ook mee dat er naar voorlopig oordeel geen sprake is van een inbreuk op het auteursrecht. De door Firstbike ontworpen en verhandelde fiets is namelijk identiek aan het Gemeenschapsmodel en wijkt dus op dezelfde punten af van de Chopper. Daargelaten dat Firstbike niet heeft aangegeven wat de auteursrechtelijk beschermde trekken van haar fiets zijn (terwijl Ridder Ride gemotiveerd heeft betoogd dat vele kenmerken van de fiets niet voor bescherming in aanmerking komen), moet gezien de geconstateerde verschillen worden aangenomen dat voor zover er auteursrechtelijke beschermde trekken zijn overgenomen, de totaalindruk van de Chopper voldoende afwijkt. Hetzelfde geldt voor het beroep op slaafse nabootsing. Gegeven de geconstateerde verschillen moet worden geconcludeerd dat Ridder Ride niet tekort is geschoten in haar verplichting om bij het vermeende nabootsen van de fiets van Firstbike alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.

Auteursrecht onderdelen 4.8. Het beroep op auteursrechtelijke bescherming ten aanzien van de afzonderlijke onderdelen van kinderloopfiets van Firstbike (frame, voorvork en zadel) moet eveneens worden verworpen. Firstbike heeft niet aangegeven welke trekken van die onderdelen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, terwijl Ridder Ride erop heeft gewezen dat vele trekken worden bepaald door de technische functie van het betreffende onderdeel. Voor zover de onderdelen niet-technische trekken hebben die blijk geven van een persoonlijk stempel van [Eiser sub 2], wijken de onderdelen van de Chopper naar voorlopig oordeel voldoende af gelet op de verschillen die Ridder Ride heeft opgesomd, zoals de afwijkende vorm van de gaten van het frame, de breedte van de voorvork en de gaten in de zadelpen. Als wordt gekeken naar de afzonderlijke onderdelen, kunnen die verschillen naar voorlopig oordeel niet worden aangemerkt als ondergeschikte details.

4.9. In het midden kan blijven of Ridder Ride door verhandeling van de Enduro inbreuk zou maken op de rechten van Firstbike en/of onrechtmatig handelt. De daarop gerichte vorderingen komen niet voor toewijzing in aanmerking vanwege een gebrek aan spoedeisend belang.

4.11 (...) Aangezien de bewijslast van de gestelde continuering van de leveringen bij Firstbike ligt en er in het kader van dit kort geding geen ruimte is voor nadere bewijslevering, moet er in deze procedure van worden uitgegaan dat Ridder Ride geen Enduro-fietsen heeft geleverd aan ING en dat de verklaring van Ridder Ride over het staken van de handel in de Enduro per 31 januari 2011 dus juist is. Dat gegeven, in combinatie met het – door Firstbike geweigerde – aanbod van Ridder Ride om vast te leggen dat Ridder Ride de Enduro niet meer op de markt zal brengen op straffe van een boete, heeft Firstbike onvoldoende spoedeisend belang bij een verbod.

Vrz. Rechtbank 's-Gravenhage 19 juli 2011, KG ZA 11-555 (LA-TWEEZ HK LTD, X tegen Invention Works)

Zorgvuldig geïllustreerde uitspraak. Modelrecht. Gemeenschapsmodel op pincet met led-licht. Amerikaanse (uitvindings)octrooi. Registratie voor andere doeleinden (pincet en teken), "maar dan zijn die doelen dusdanig dichtbijgelegen dat ingewijden in de sector van dergelijke pincetten zonder meer zullen kennisnemen". Miniscule afwijkingen.Afwijzing van gevorderde. Wapperverbod afgewezen.

4.5. De voorzieningenrechter overweegt dat hoewel op het door Invention Works in het geding gebrachte document geen publicatiedatum is vermeld, voorshands aannemelijk is dat US 215 uiterlijk op of kort na de datum van verlening (12 oktober 2004) is gepubliceerd, zoals te doen gebruikelijk is bij Amerikaanse (uitvindings)octrooien. Eisers hebben niet gesteld dat dit gebruik bij design patents anders zou zijn, gelet op de overeenkomstige toepassingsverklaring van de regels betreffende octrooien op design patents volgens § 171 USC 35. In 2003 zijn volgens de – onweersproken – stelling van Invention Works overigens producten die overeenstemmen met US 215 op de (Amerikaanse) markt gebracht (en daarmee aan het publiek beschikbaar gesteld).

4.6. Naar voorlopig oordeel moet US 215 worden geacht beschikbaar te zijn gesteld aan het relevante publiek in de zin van artikel 7 van Verordening (EG) 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GModVo). De openbaarmaking van modellen, waaronder begrepen design patents, voor een specifiek type voortbrengsel leidt bij een normale gang van zaken tot kennisname van die modellen door ingewijden in de betrokken sector. Dat van de publicatie van US design patents door ingewijden in de betrokken sector in Europa kennis zal worden genomen is in dat licht onvoldoende gemotiveerd bestreden terwijl in dit kort geding voor nader onderzoek geen plaats is. Dit wordt niet anders als uit die publicatie niet blijkt van een specifieke bestemming van het model in kwestie. Wellicht kunnen “illuminated tweezers” als waarvoor US 215 is geregistreerd ook voor andere doeleinden dan het verwijderen van haren worden gebruikt (bijvoorbeeld voor verwijdering van teken of splinters), maar dan zijn die doelen dusdanig dichtbijgelegen dat ingewijden in de sector van dergelijke pincetten zonder meer zullen kennisnemen, althans is onvoldoende onderbouwd waarom zij dit niet zouden doen.

4.7. Gelet op US 215 ontberen voorshands Gemeenschapsmodellen 000498225-0004 en 000456660-00013 (voorzover dit betrekking heeft op de pincet) zoniet nieuwheid dan in elk geval eigen karakter. La-Tweez en [X] hebben op de keper beschouwd ook niet gesteld dat die modellen nieuw zouden zijn en eigen karakter zouden hebben indien US 215 als bekend aan ingewijden in de betrokken sector zou moeten worden gezien. Het eigen karakter van de pincet valt ook anderszins niet in te zien. Er zijn slechts minuscule afwijkingen te ontwaren, zoals dat de modellen van La-Tweez en [X] een gladde in plaats van geribbelde schroef ter afsluiting van het huis met het lampje hebben, er geen geribbelde band op grofweg één derde van dat huis aanwezig is alsmede dat de precieze plaats van het aan/uitknopje verschilt. Die volkomen ondergeschikte verschillen maken niet dat de beide Gemeenschapsmodellen (waar het de pincet betreft) ten opzichte van US 215 een andere algemene indruk zouden wekken.

4.12. Aan de voorwaarden voor toewijzing van het in reconventie gevorderde “wapperverbod” is naar voorlopig oordeel niet voldaan. Onvoldoende is gesteld of anderszins aannemelijk geworden dat La-Tweez en [X] na kennisneming van dit kort geding vonnis (in conventie) de handhaving van hun pretense rechten jegens Invention Works en/of haar leveranciers en afnemers met betrekking tot de litigieuze pincetten met kokers voort zouden zetten. Het gevorderde “wapperverbod” zal mitsdien worden afgewezen.

Lees het vonnis hier (pdf).
Verordening (EG) 6/2002

Vrz. Rechtbank Rotterdam 26 mei 2011 KG ZA 11-455 (Kar International Trading B.V.B.A. tegen Meubelco B.V.B.A.)

Met dank aan Timme Geerlof en Ady van Nieuwenhuizen, Ploum Lodder Princen advocaten.

Modelrecht. Auteursrecht. Conservatoir derdenbeslag. Rectificatie.

Twee Belgische concurrendende groothandels in meubels verhandelen meubelcollecties die sterke gelijkenissen vertonen. Meubelco legt beslag ogv model-en auteursrechten. Opheffing gevorderd obv nietigheid modelrecht, geen auteursrechtelijke bescherming en Meubelco niet als rechthebbende kan worden aangemerkt (Turkse modelregistratie en verklaring rechthebbende ten bewijze daarvan).

Beslag op twee van drie meubels wordt opgeheven. Opheffing van beslag op niet meer gevoerde collecties niet gevorderd, dus dat beslag blijft. Geen verbod tot beslaglegging, noch "wapperverbod" en [te] prematuur voor een rectificatie.

Vrz. Rechtbank Rotterdam 7 juli 2011, KG ZA 11-472 (Meubelco B.V.B.A. tegen Kar International Trading B.V.B.A.)

Met dank aan Timme Geerlof en Ady van Nieuwenhuizen, Ploum Lodder Princen advocaten.

Modellenrecht, auteursrecht en slaafse nabootsing. In navolging hiervan en ook IEF 6590: Meubelco vordert verbod op verhandelen van meubelcollecties "Romina", "Samira" (Meubelco eerder tegen een ander: zie IEF 6573), "Perla", "Starla", en "Milena" ogv model- en auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing. Met nevenvorderingen.

Exceptief verweer:  nietigheid van depots van Gemeenschapsmerkinschrijving. In reconventie vordert Karintrad opheffing van het beslag dat nog op de kast en voornoemde andere meubels uit oude collecties rustte. Een "wapperverbod", rectificatie van vermeend onrechtmatige uitlatingen, (een voorschot op) schadevergoeding, verbod op doen van onrechtmatige uitlatingen en verbod op nieuwe
beslagleggingen. Alle vorderingen worden afgewezen.

Gerecht EU 14 juni 2011, Zaak T-68/10 (Sphere Time / OHMI - Punch)

Modelrecht. Gemeenschapsmodel (nr. 325494-0002). Nietigheidsprocedure over een geregistreerd gemeenschapsmodel horloge aan een sleutelkoord. Eerdere openbaarmaking model. Bewijskracht van kopie ipv origineel als ingebracht processtuk. Gerecht bevestigd oordeel van kamer van beroep dat nieuw en eigen karakter ontbreekt. Art. 4, 6, 7 en 61-64 Vo (EC) 6/2002

39      The provision of the original of that document could, depending on the circumstances, be relevant if the copy were illegible or if it there were indications that the document had been tampered with in order to modify its content. The applicant does not raise submissions to that effect and the examination of the shipping invoice, as provided to OHIM, does not give rise to questions in that regard.

40      Consequently, the fact that a copy of the shipping invoice was provided, rather than the original, does not affect the probative nature of the document produced either.

82      Next, the fact that the lanyard of the SYMBICORT design is represented in black is not significant, given that no colour has been claimed for the contested design. Similarly, inasmuch as the contested design represents a promotional item, it is reasonable to hold that, when it is used, it will carry a trade mark. Consequently, the presence of the SYMBICORT mark in the SYMBICORT design does not amount to a significant difference either.

83      Finally, the details of the watch cases and the watch faces of the two designs are not sufficiently striking to have any influence on the overall impression produced by the designs. That is a fortiori the case since, as is apparent from paragraphs 58 to 64 above, the watch’s hands and the rectangular element affixed to the face of the watch are not among the elements that are protected by the contested design.

84      In light of all the foregoing, it must be held that the contested design and the SYMBICORT design produce the same overall impression on the informed user. Therefore, the Board of Appeal was correct in arriving at that same conclusion, at paragraph 22 of the contested decision, and in inferring therefrom that the contested design was devoid of individual character within the meaning of Article 6 of Regulation No 6/2002 and was therefore to be declared invalid.

88      It should be borne in mind that the concept of misuse of powers has a precisely defined scope in European Union law and refers to cases where an administrative authority has used its powers for a purpose other than that for which they were conferred on it. In that respect, it has been consistently held that a decision may amount to a misuse of powers only if it appears, on the basis of objective, relevant and consistent evidence, to have been taken for purposes other than those stated (Joined Cases T‑551/93 and T‑231/94 to T‑234/94 Industrias Pesqueras Campos and Others v Commission [1996] ECR II‑247, paragraph 168, and Case T‑19/99 DKV v OHIM (COMPANYLINE) [2000] ECR II‑1, paragraph 33).

Lees de uitspraak hier (link)
GModVo 6/2002

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 9 juni 2011, KG ZA 11-462 (New Trend Trading Company B.V. & De Bats BNA Architecten tegen Boretti B.V.)

Auteursrecht. Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Na beëindiging van de samenwerking, biedt Boretti (inbouwgasfornuizen) twee eigen tuinkeukenmeubels aan, tevens middels eigen website. Uit de onthoudingsverklaring:

Boretti erkent dat de tuinkeukens “Cucina Giardino” en “Lavello Cucina” inbreuk maken op de auteursrechten van De Bats en dat het in de handel brengen daarvan onrechtmatig is jegens NTTC als licentiehouder en De Bats als auteursrechthebbende;

Boretti zegt toe zich in de toekomst te onthouden van het in de handel brengen van de tuinkeukens “Cucina Giardino” en “Lavello Cucina”, die inbreuk maken op de auteursrechten van De Bats en licentierechten van NTTC

 In conventie: Geen beroep meer op niet-geregistreerde Gemeenschapsmodelrechten vanwege verstrijken van beschermingsduur. Gevorderd inbreukverbod. Vorderingen afgewezen, ten eerste een belang gelet op is er geen belang vanwege de getekende onthoudingsverklaring met boetebeding, "feit dat niet aannemelijk is gemaakt dat Boretti deze meubels opnieuw in het verkeer dreigt te brengen" . Ten tweede zijn "hun auteursrechten uitgeput omdat het hier gaat om (weder)verkoop van door hen zelf in het verkeer gebrachte keukens" (r.o. 4.4) en tot slot dat "naar voorlopig oordeel geen sprake is van inbreuk, nu deze meubels een andere totaalindruk wekken" (.r.o. 4.5).

Geen slaafse nabootsing, geen rectificatie en geen belang bij vernietigen gedemonteerde meubels.

In reconventie: vorderingen worden toegewezen. Niet betwist: gebruik van auteursrechtelijk beschermde foto´s op de site en daarbij dat aanduiding "Luxius M-System" merkinbreuk is op het woordmerk "M-SYSTEM", dit valt niet onder de getekende onthoudingsverklaring. Naar voorlopig oordeel is de vermelding “te combineren met Boretti M-System elementen” niet onrechtmatig (r.o. 4.12) . In het vonnis staan de meer afbeeldingen. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv proceskosten voor eiser (€15.000,-).

niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel 4.2. Ter zitting hebben NTT en De Bats te kennen gegeven dat zij zich in dit kort geding niet langer beroepen op de niet-geregistreerde Gemeenschapsmodelrechten op de Luxiusmeubels (vanwege het verstrijken van de beschermingsduur van 3 jaar).

Onthoudingsverklaring 4.4. NTT en De Bats hebben bij het gevorderde inbreukverbod met betrekking tot de Cucina Giardino en Lavello Cucina, gelet op de onthoudingsverklaring met boetebeding (zie r.o. 2.7.) en het feit dat niet aannemelijk is gemaakt dat Boretti deze meubels opnieuw in het verkeer dreigt te brengen, voorshands geen belang. Voor zover NTT en De Bats beogen een verbod te krijgen ten aanzien van de (weder)verkoop van de Luxiuskeukens door Boretti onder de naam Solido als bedoeld onder r.o. 2.10, hebben zij hun vordering niet deugdelijk onderbouwd nu voorop moet worden gesteld dat hun auteursrechten uitgeput zijn omdat het hier gaat om (weder)verkoop van door hen zelf in het verkeer gebrachte keukens. In zoverre zullen de vorderingen dan ook worden afgewezen. 

Uitputting 4.5. Het gevorderde inbreukverbod met betrekking tot de nieuwe, modulaire tuinkeukenmeubels (genoemd en afgebeeld onder r.o. 2.9.) zal evenmin worden toegewezen. Hiervoor is redengevend dat naar voorlopig oordeel geen sprake is van inbreuk, nu deze meubels een andere totaalindruk wekken dan de meubels uit de Luxiusserie, ook als de Borettimodules in combinatie worden beschouwd. (...) De door NTT en De Bats gestelde uiterlijke overeenkomsten tussen de Luxiusmeubels en de meubels van Boretti vloeien voor een deel voort uit technische vereisten of zijn voor een deel algemeen gebruikelijk voor deze productgroep. (...) Boretti heeft daarvan, door op belangrijke punten af te wijken zoals hiervoor aangegeven, voorshands voldoende afstand genomen.

Gedemonteerde meubels 4.7. NTT en De Bats hebben niet gesteld welk (spoedeisend) belang zij hebben bij vernietiging van de gedemonteerde meubels Cucina Giardino en Lavello Cucina. Ook is niet gebleken dat deze meubels weer gemonteerd zouden (kunnen) worden teneinde de inbreukmakende meubels opnieuw in het verkeer te brengen, noch dat er een reële dreiging bestaat dat Boretti dit zal doen, gelet op de alsdan te verbeuren boete. In het licht hiervan en gelet op het definitieve karakter van een bevel tot vernietiging, waarvoor een voorziening in kort geding zich in beginsel niet leent, zal deze vordering worden afgewezen.

4.8. NTT en De Bats hebben evenmin gesteld welk (spoedeisend) belang zij na zoveel  tijd nog hebben bij een rectificatie met betrekking tot de Cucina Giardino en Lavello Cucina, te minder daar rectificatie niet reeds in augustus 2010 onderdeel van de sommatie vormde, noch onderwerp van onderhandeling over de onthoudingsverklaring is geweest. Om die reden zal ook deze vordering worden afgewezen.

4.9. Het gevorderde voorschot op schadevergoeding komt in de gegeven omstandigheden niet voor toewijzing in kort geding in aanmerking, omdat niet is voldaan aan de daaraan krachtens vaste rechtspraak te stellen eisen. (...)

In reconventie 4.12. Naar voorlopig oordeel is de vermelding “te combineren met Boretti M-System elementen” niet onrechtmatig. Voorzover deze vermelding bedoeld is om aan te geven dat er Boretti apparatuur in de betreffende tuinkeuken kan worden ingebouwd, heeft Boretti weliswaar gesteld dat het gebruik van het merk Boretti naast M-System onnodig zou zijn, maar heeft zij niet aannemelijk gemaakt dat voor de gemiddelde consument zonder meer duidelijk is wat met “M-System” bedoeld wordt en dat dit refereert aan apparatuur van Boretti. Anders gezegd, de voorzieningenrechter is er voorshands niet van overtuigd dat de enkele aanduiding “M-System” voor de consument voldoende informatie biedt om de MSystem apparatuur van Boretti aan te schaffen ter inbouw in de door NTT verkochte tuinkeukenmeubelen. Voorzover deze vermelding is te beschouwen als een aanprijzing in verband met de op zich legitieme (weder)verkoop door NTT van van Boretti afkomstige apparatuur, geldt dat de enkele stelling dat NTT de afgelopen periode geen Borettifornuizen verkocht heeft, niet maakt dat zij bij haar aanbod van die fornuizen geen gebruik van het merk Boretti of “M-Systems” mag maken.

GModVo, Uitvoeringswet GModVo, Auteurswet