Rechtspraak  

Rechtbank 's-Gravenhage 22 juni 2011, HA ZA 10-2627 (Danisco A/S tegen Novozymes)

Eerst voor jezelf lezen. Octrooirecht. Nederlands vonnis in internationaal conflict. Diervoedingsmiddelen. Bio-innovatiesector, samenwerking met DSM. Octrooi: 1 804 592 en  1 804 592 B1. Stoom-pelleteerinrichting. Vordering handhavingsmaatregelen en vernietiging octrooi. Nietig: niet nieuw en inventief. Reconventie: veroordeling indirect octrooi-inbreuk. Zeer uitvoerige uitspraak.

Reconventionele vorderingen worden toegewezen. Nietigheidsargumenten van Dansico stranden: gebruik van de zoutcoating bij stoom-pelleteerprocessen ligt voor de vakman niet voor de hand. Granules vallen onder de bescherminsgomvang van het octrooi, waardoor indirecte inbreuk.

4.58. Aldus zou de vakman op basis van de beschrijving, maar ook bijvoorbeeld op basis van volgconclusies 6 en 7, begrijpen dat natriumsulfaat, hetzij in hydraat-, hetzij in anhydraat-vorm, voor de toepassing van de uitvinding als een geschikt zout kan worden aangemerkt. Hij zou immers op grond van zijn algemene vakkennis inzien dat het natriumsulfaat anhydraat in een waterige oplossing hydrateert, zodat niet de constante vochtigheid van het anhydraat maar die van het decahydraat relevant is, dat wel in strikte zin voldoet aan het in conclusie 1 genoemde kenmerk. De enkele omstandigheid dat het anhydraat zelf niet aan de kenmerken maatregel voldoet, betekent in casu niet dat van inbreuk geen sprake is.

4.60. Uit het vorenstaande volgt dat de TPT-granules van Danisco onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van EP 592 vallen. Nu zulks niet separaat is bestreden, vallen de granules evenzeer onder de beschermingsomvang van de conclusies 2 t/m 4, 6 t/m 8, 13 en 15 t/m 20 van EP 592.

4.61. Daarmee staat voorts vast dat de TPT-granules van Danisco moeten worden aangemerkt als wezenlijk bestanddelen in de zin van artikel 73 lid 1 ROW 1995. Niet bestreden is dat Danisco weet dat de granules voor toepassing van geoctrooieerde werkwijze volgens de uitvinding geschikt zijn.

4.62. Ten slotte heeft Danisco – in de marge – nog betwist dat zij in Nederland voorbehouden handelingen zou verrichten met als argument dat het haar Nederlandse distributeur is die die handelingen verricht, doch daaraan wordt voorbijgegaan nu Novozymes gemotiveerd heeft gesteld dat Danisco blijkens de als productie 11 door Novozymes overgelegde printscreens van haar Engelstalige website de TPT-granules in Nederland aanbiedt.

nevenvorderingen
4.63. Het sub b) van het petitum gevorderde verbod indirecte inbreuk te maken zal worden toegewezen als na te melden. Dat geldt niet voor het tevens gevorderde verbod op basis van directe inbreuk, nu Novozymes ten aanzien daarvan niet aan haar stelplicht heeft voldaan. De rechtbank ziet aanleiding te bepalen dat het verbod eerst werking heeft na betekening van dit vonnis.

4.64. De sub c) gevorderde opgave van de door Danisco met de verkoop van de TPTproducten in Nederland gerealiseerde winst ligt eveneens voor toewijzing gereed. Dat Danisco eerst bij het instellen van de eis in reconventie desbewust zou zijn geraakt, heeft Novozymes onder verwijzing naar paragraaf 5 van de dagvaarding
van Danisco doeltreffend weerlegd, zodat de opgave zich dient uit te strekken over een periode die aanvangt op 28 juni 2010, zijnde de datum waarop Danisco wist of redelijke gronden had om te weten dat zij met de verhandeling van de TPTgranules indirect inbreuk maakte op EP 592. Voor de door Novozymes gevorderde eerdere datum is onvoldoende grondslag aanwezig. De opgave wordt beperkt tot handelingen die met betrekking tot Nederland zijn verricht. Omwille van de praktische uitvoerbaarheid wordt de termijn bepaald op 2 maanden.

4.65. Naast opgave van de behaalde winst, is eveneens gerechtvaardigd een bevel tot verzending van een recall-brief aan de afnemers, een en ander op de wijze als in het dictum is verwoord.

4.69. Nu uitspraak wordt gedaan in de hoofdzaak, behoeft de voorlopige voorziening, die is ingesteld voor het geval de hoofdzaak vertraging zou oplopen, geen verdere behandeling.

Lees de uitspraak hier (pdf)

Hof 's-Gravenhage 21 juni 2011, zaaknr. 105.007.808/01 (Scafom International B.V. tegen Wilhelm Layher Vermögensverwaltung GmbH)

Met dank aan Johan Hulshof en Arjan Schuman, Van Benthem & Keulen N.V.

In navolging van IEF 5075. Octrooirecht. Geheimhoudingsafspraken omtrent steigermateriaal (octrooi EP 0423516). Inroepen nietigheid. Uitgebreide bespreking van impliciete geheimhoudingsafspraken tussen octrooihouder en toeleverancier en door hem ingeschakelde 'derde partij'. Groepen van personen vanwege de grootte en de willekeurigheid van samenstelling wordt beschouwd als 'leden van het publiek'. Hof vernietigt het eerdere vonnis. Octrooi van Wilhelm Layher Vermögensverwaltung GmbH wordt nietigverklaard.

 11. Van een nieuwheidschadelijke openbaarmaking zou niettemin niet kunnen worden gesproken wanneer de werknemers en klanten van Woeste en de 'derde bedrijven' verplicht waren tot geheimhouding ten aanzien van hetgeen zij te weten zouden komen over de aansluitkoppen en die verplichting niet was geschonden (vergelijk D-V, 3.1.3.2 van de EPO-Guidelines). Volgens WL bestond een dergelijke verplichting tot geheimhouding/vertrouwelijke omgang met die kennis en vloeide deze voort uit de aard van de tussen WL en Woeste bestaande rechtsverhouding en, in het verlengde daarvan, de verhouding tussen Woeste en de 'derde bedrijven'(MvA onder 28). Scafom - op wie in deze de bewijslast rust - betoogt dat WL en Woeste niet van (een verplichting tot) vertrouwelijkheid of geheimhouding zijn uitgegaan en dat dit al helemaal niet het geval was in de relatie tussen Woeste en de 'derde bedrijven' (MvG onder 44-46).

Over en weer wordt (in meer en mindere mate) gesteld, maar Scafom heeft "verslag gedaan van een gesprek met Woeste, volgens welk verslag Woeste heeft verklaard dat er (juist) geen geheimhoudingsafspraak tussen partijen gold" (r.o. 15)

20. Nu de werknemers en klanten van Woeste alsook de werknemers en klanten van de 'derde bedrijven' niet tot geheimhouding/vertrouwelijkheid waren gehouden, en deze groepen van personen, vanwege de grootte en de willekeurigheid van de samenstelling daarvan, (ieder voor zich) als 'leden van het publiek' als bedoeld in D-V, 3.1.3.1 van de EPO-Guidelines moeten worden beschouwd, voert al het voorgaande tot de slotsom dat de geoctrooieerde vinding voor de prioriteitsdatum van EP 516 openbaar toegankelijk is geworden. Dit octrooi zal dan ook worden vernietigd. Niet meer van belang is nu of de vinding volgens het octrooi ook openbaar toegankelijk is geworden doordat zij voor de prioriteitsdatum op de markt is gebracht, zoals Scafom stelt (grief IV) maar Wl betwist.

Lees het arrest hier (pdf , betere pdf)
EPO-Guidelines

Nietigheidsadvies NL Octrooicentrum 10 juni 2011, ORE/advies/1020096 (V.O.F. Roelama tegen Schouten)

met dank aan Gino van Roeyen, Banning advocaten & Johan Brants, Brantsandpatents

Octrooirecht. Nietigheidsadvies ex artikel 84 Row 1995 inzake een Nederlandse octrooi 1020096 (plaatje voor vergroting) voor een "Gestel, en werkwijze, voor het verdelen van een vloeistof zoals vloeibare mest over land". Er is sprake van niet-toelaatbare toegevoegde materie en niet alle conclusies voldoen aan het nieuwheidsvereiste, aldus het NL octrooicentrum. Dit is niet in lijn met de Guidelines van het EOB.

5.1.7 Tests van het EOB.

Octrooihouder heeft als verweer verwezen naar tests van het Europees Octrooibureau waarmee kan worden bepaald of een wijziging toelaatbaar is. De ‘Case Law of the Boards of Appeal' (66 editie, juli 2010) vermeldt in par. III.A.7 de ‘is it essential’-test (blz. 352) en de ‘novelty test' (blz. 354). De ‘is it essential'- test heeft betrekking op de situatie waarin maatregelen weggelaten zijn ten opzichte van de ingediende octrooiaanvrage. Deze test is daarmee op voorhand niet van toepassing op onderhavig octrooi, omdat genoemde wijzigingen toevoegingen betreffen. (...citaat Guidelines...). In geval van toepassing van de `novelty test' op de twee toegevoegde uitvoeringsvoorbeelden A en B, moet worden vastgesteld dat deze betrekking hebben op verplaatsing van de aansluiting in andere richtingen dan de langsrichting van de toevoerslang, terwijl de gemiddelde vakman die conclusie 1 van de ingediende aanvrage leest in het licht van de beschrijving en figuren er vanuit zal gaan dat de conclusie slechts betrekking heeft op verplaatsing in de langsrichting van de toevoerslang. De toegevoegde uitvoeringsvormen zijn derhalve nieuw ten opzichte van de ingediende octrooiaanvrage en worden daarmee niet gedekt. NL Octrooicentrum komt bij toepassing van de ‘novelty test' derhalve tot hetzelfde resultaat. Ten overvloede merkt NL Octrooicentrum op dat in het Case Law-boek de paragraaf over de ‘novelty test' begint met: "Recent case law no longer refers to the ‘novelty test' " (zie Case Law of the Boards of Appeal, 6e editie, juli 2010, par. III.A.7.3, blz. 354).

5.1.9 Slotsom
van alle wijzigingen zijn de wijzigingen met betrekking tot de twee toegevoegde uitvoeringsvoorbeelden A en B niet toelaatbaar omdat de materie niet wordt gedekt door de ingediende octrooiaanvrage. De conclusies 3, 7 en 9 zijn daarmee vernietigbaar op grond van artikl 75 lid 1 sub c Row 1995. Wegens toegevoegde materie zijn ook de conclusies 3 en 10 van het hulpverzoek niet toelaatbaar. De toevoegingen D t/m M in de beschrijving en de toegevoegde figuren 10 t/m 12 (toevoegingen T en U) dienen voorts te worden verwijderd uit het octrooi.

Lees het advies hier (pdf)

Rechtbank 's-Gravenhage 8 juni 2011, HA ZA 06-3383 ([A] & [B] h.o.d.n. KORO Ontwikkelings- en Handelsonderneming tegen Gebr. Kraaijveld B.V. c.s.)

In navolging van IEF 1669.

Octrooirecht. Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Stukgelopen samenwerking over gras (sport)veldonderhoudsmachines Top drain, Recycling Dresser en Field Topmaker. Bodemprocedure. Octrooi: geen nawerkbaarheidsberoep gehonoreerd, Geen opeising van octrooirecht, geen sprake van voorgebruik, inbreuk op octrooi, merkenrechtinbreuk met grensoverschrijdend verbod toegewezen, Slaafse nabootsing voor twee machines, art. 1019h Rv anticiperend toegepast gelet op de verstreken implementatietermijn (4.38)

Octrooi 1018565. Uitgebreide bespreking: wordt geldig geacht. Geen opeising door gedaagde. Geen voorgebruik omdat claim niet kon toepassen. Directe Inbreuk.
4.13. Vast staat dat in 2005 in Nantes een field topmaker is getoond voorzien van steunplaten met daarop gelijktijdig gemonteerd frees- en verticuteermessen. Dat gelijktijdige montage niet zou werken vanwege de kap, zoals GKB cs stelt, wordt gelogenstraft door de afbeelding op haar eigen site; de verticuteermessen in gemonteerde staat blijven in combinatie met de freesmessen onder de kap.

Merken. "Machinenamenmerken" niet beschrijvend. Grensoverschrijdend verbod woord/beeldmerken

4.22. Niet is bestreden dat GKB cs na de beëindiging van de samenwerking gedurende zekere tijd is doorgegaan met het op de markt brengen van dezelfde machines met hantering van dezelfde merken als voorheen (woord- en woordbeeldmerken KORO en de machinenamenmerken). Nu zij bovendien geen merkinbreuk erkent en evenmin onvoorwaardelijk toezegt dat in de toekomst te zullen laten, behoudt Koro belang bij toewijzing van een merkinbreukverbod als in het dictum verwoord.

Slaafse nabootsing. Wijziging op groot aantal punten field topmaker. Wel Topdrain en recycling dresser slaafs nagebootst. 4.27. De inhoudelijke verweren tegen slaafse nabootsing van GKB cs komen erop neer dat niet Koro, maar GKB moet worden aangemerkt als degene die oorspronkelijk de drie machines heeft ontwikkeld, geproduceerd en op de markt gebracht en Koro dat niet heeft gedaan, zodat Koro ook geen schade zou hebben kunnen lijden. Dat wordt mede blijkens het vorenoverwogene verworpen; GKB produceerde in het kader van de samenwerking van partijen slechts voor Koro.

Proceskosten 4.38. Als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij in conventie en in reconventie zal GKB cs worden veroordeeld in de proceskosten. Deze procedure is aangevangen na het verstrijken van de implementatietermijn voor de Handhavingsrichtlijn (29 april 2006), maar voorafgaand aan inwerkingtreding van titel 15 van boek 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (1 mei 2007). Ter zake van de toe te kennen proceskostenveroordeling zal art. 1019h Rv anticiperend worden toegepast gelet op de verstreken implementatietermijn. De hoogte van de zijdens Koro verantwoorde kosten dienaangaande is door GKB cs niet bestreden. Nu geen verdeling over conventie en reconventie is gemaakt door Koro in haar verantwoording en deze geheel met elkaar samenhangen, zal de rechtbank deze bij helfte aan de conventie en reconventie toedelen.

Lees de uitspraak hier (pdf)

Concl. A-G Bot HvJ EU 9 juni 2011, Zaak C-125/10 (Merck Sharp & Dohme corporation tegen DPMA)

Prejudiciële vragen Bundespatentgericht, Duitsland.

Octrooirecht. Aanvullend beschermingscertificaat (ABC).

Prejudiciële vraag: Kan een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (1) worden afgegeven wanneer de periode tussen de datum van de aanvraag voor het basisoctrooi en de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap minder dan vijf jaar bedraagt?

A-G Bot concludeert:

Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1901/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006, gelezen in het licht van verordening nr. 1901/2006, moet aldus worden uitgelegd dat een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen kan worden afgegeven wanneer de periode tussen de indiening van de aanvraag voor het basisoctrooi en de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap minder dan vijf jaar bedraagt.

In dat geval gaat de termijn van zes maanden in de zin van verordening nr. 1901/2006 in vanaf de datum die wordt vastgesteld door van de vervaldatum van het octrooi het verschil tussen vijf jaar en de duur van de periode tussen de indiening van de octrooiaanvraag en de verkrijging van de eerste vergunning voor het in de handel brengen af te trekken.”

Lees de conclusie hier (link / pdf).
ABC-Verordening (EEG) nr. 1768/92, Pediatrieverordening (EG) nr. 1901/2006

HvJ EU 12 mei 2011, zaak C‑144/10 (Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) tegen JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch) prejudiciële vragen  Kammergericht Berlijn, Duitsland

In navolging van GatLuk (IEF 2333). Octrooirecht. Bevoegdheid rechter. Rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van burgerlijke en handelszaken (Vo 44/2001). Geen toepassing art. 22 punt 2 wanneer vennootschap geldigheid van besluiten van eigen organen wordt aangevoerd. 

45. Deze conclusie wordt niet weersproken door het in de verwijzingsbeslissing vermelde arrest van 13 juli 2006, GAT (C‑4/03, Jurispr. blz. I‑6509), waarin het Hof heeft geoordeeld dat artikel 16, punt 4, van het Verdrag van Brussel, een bepaling die inhoudelijk identiek is aan artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001, van toepassing is op elk geschil waarin hetzij bij wege van een rechtsvordering hetzij bij wege van een exceptie de geldigheid van een octrooi wordt betwist, waardoor de gerechten van de staat waarin het octrooi is geregistreerd, exclusief bevoegd worden.

46. Deze rechtspraak kan immers niet zonder meer worden toegepast op geschillen waarin een vraag betreffende de geldigheid van een besluit van de organen van een vennootschap aan de orde is. Aangezien met name in het kader van een rechtsvordering wegens inbreuk de geldigheid van het betrokken octrooi een conditio sine qua non is, is het in het belang van een goede rechtsbedeling dat aan de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of de registratie van dat octrooi is aangevraagd of verricht, de exclusieve bevoegdheid wordt toegekend om kennis te nemen van elk geschil waarin de geldigheid van dat octrooi wordt betwist, daar die gerechten het best geplaatst zijn om kennis te nemen van dergelijke geschillen. Zoals in de punten 37 tot en met 39 van het onderhavige arrest is opgemerkt, is dit niet het geval met de gerechten van de plaats van vestiging van een vennootschap die partij is bij een geschil uit overeenkomst en zich beroept op de ongeldigheid van het door haar eigen organen genomen besluit om die overeenkomst te sluiten. 

 

47. Gelet op een en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 22, punt 2, van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op een geschil in het kader waarvan een vennootschap aanvoert dat een overeenkomst haar niet kan worden tegengeworpen omdat een besluit van haar organen dat tot het sluiten van die overeenkomst heeft geleid, ongeldig is wegens schending van haar statuten. 

 

Lees het arrest hier (link)
Verordening 44/2001

Arubaanse overeenkomst onder druk

Aruba. Auteursrecht. Merkenrecht. Octrooirecht. Exploitatieovereenkomst onder druk gesloten.

Eiser is de maker van het auteurswerk 'Bingo5' en is een overeenkomst aangegaan waarbij Stichting FLPD het in duur onbeperkte exclusieve exploitatierecht voor Arube krijgt, zonder enige vergoeding . Eiser heeft tijdens werktijd en op kosten van FLPD het project Bingo5 opgezet. Op grond van octrooi- of merkenrecht vordert hij twee jaar later alsnog betaling. Overeenkomst is onder bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand gekomen en vernietigbaar. Het Gerecht volgt dit niet en wijst het gevorderde af. Wederzijdse proceskostenveroordeling, voor de eiser begroot op nihil.

4.2.1 Allereerst stelt [eiser] dat de overeenkomst onder druk van FLPD is veranderd. Voorzover [eiser] aldus beoogt te stellen dat de overeenkomst onder bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen in de zin van artikel 3:44 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en daarom vernietigbaar is, wordt deze stelling gepasseerd. [eiser] heeft ter onderbouwing van zijn stelling de niet ondertekende conceptovereenkomst van 18 juli 2006 overgelegd waarin is opgenomen dat FLPD het exclusieve recht krijgt op exploitatie van Bingo5 ‘tegen nader overeen te komen bepalingen tussen partijen’ (zie 2.1). Gesteld noch gebleken is echter dat deze conceptovereenkomst tot overeenstemming heeft geleid, nog daargelaten dat [eiser] ook niets heeft gesteld over wat de ‘ander te bepalen voorwaarden’ dan zouden moeten behelzen of dat over de essentialia daaromtrent overeenstemming was bereikt.

4.3.2 Bij de beoordeling volgens voormelde maatstaf acht het gerecht onder andere de volgende omstandigheden van belang. [eiser] heeft onweersproken gesteld dat de conceptovereenkomst op aandringen van FLPD is gewijzigd in de overeenkomst en dat die zeven maanden later door partijen is ondertekend. Hoewel ondertekening van de overeenkomst pas in februari 2007 heeft plaatsgevonden, was dus al in juli 2006 sprake van wilsovereenstemming. Op dat moment was sprake van een auteursrechtelijke registratie bij het BIE – die voor het ontstaan van het auteursrecht overigens geen voorwaarde is, maar wel bewijsrechtelijke waarde kan hebben – van het spel Bingo5, maar nog niet van een aanvraag voor een Amerikaans of Arubaans Octrooi (daarvan was eerst sprake in mei 2007, respectievelijk mei 2009) of van een merkdepot (oktober 2008). Veder is van belang dat in de overeenkomst niet staat dat FLPD een exclusieve auteursrechtlicentie krijgt voor exploitatie van het auteurswerk Bingo5, maar dat de bewoordingen algemener zijn, doordat er staat dat FLPD exclusieve rechten krijgt voor exploitatie van het auteurswerk Bingo5. Van belang is voorts dat het bij het BIE geregistreerde werk volgens het certificaat van die registratie omvat het spel Bingo5 (en dus ook de titel of naam) met een exacte beschrijving van het unieke systeem van dit spel. Verder is ook nog van belang dat FLPD het spel voor uitzending op de Arubaanse televisie op haar kosten verder heeft laten ontwikkelen en produceren, zodat [eiser] zelf die kosten niet heeft hoeven maken, terwijl hij wel het recht heeft behouden op internationale exploitatie van het spel Bingo5. Bij die exploitatie kan hij de in Aruba uitgezonden versie gebruiken (bijvoorbeeld ter promotie), zo begrijpt het gerecht de stelling van FLPD dat met het spel is deelgenomen aan een expo in Panama, hetgeen door [eiser] niet is betwist.

4.3.3 Onder andere gelet op deze omstandigheden brengt een redelijke uitleg van artikel 2 van de overeenkomst mee dat partijen met de overeenkomst hebben beoogd dat FLPD zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn het recht kreeg het spel Bingo5 te exploiteren in Aruba, door het op de nationale televisie uit te zenden of in enige andere vorm. Deze uitleg brengt mee dat een later beroep van [eiser] op andere intellectuele eigendomsrechten (wat daar ook van zij) in strijd is met de strekking van de overeenkomst. De door [eiser] voorgestane uitleg van de overeenkomst, dat die slechts betrekking heeft op het auteursrecht en niets af doet aan de mogelijkheid een vergoeding te vragen in verband met een merken- en octrooirecht, zou immers meebrengen dat de overeenkomst voor FLPD geen enkele waarde of betekenis zou hebben. Bij deze uitleg van de overeenkomst zou zij het spel immers niet kunnen exploiteren, in weerwil van de auteursrechtlicentie die deze exploitatie nu juist expliciet mogelijk beoogt te maken. Naar het oordeel van het gerecht volgt hieruit dat de octrooi- en merkenrechtelijke aanspraken van [eiser] jegens FLPD in strijd zijn met de strekking van de overeenkomst. Dit brengt met dat ook de merkenrechtelijke aanspraken van [eiser] verder onbesproken kunnen blijven en dat [eiser]’s vorderingen zullen worden afgewezen, nu die, naast het merken- en octrooirecht, geen andere grondslag hebben.

Lees de uitspraak hier (link / pdf)

Terugbetaling octrooilicentie aftrekbaar?

Octrooirecht. Licentieovereenkomst. Dwaling over faillissement. Terugbetaling ten laste van resultaat 2005.

Licentieovereenkomst lumpsum van €100.000 en managementovereenkomst waardoor €28.840 is betaald voor werkzaamheden. Nu wordt door Rechtbank 's-Hertogenbosch overeenkomsten vernietigd o.g.v. verzwijgen (naderende) faillissementen en opvoeren onrechte referenties, oftewel dwaling. Kan octrooilicentievergoeding en vergoeding ten laste van resultaat worden gebracht?

Naar goedkoopmanschap relevante feiten en omstandigheden vóór balansdatum in ogenschouw nemen. Oftewel geschil begin februari 2006 geen feit zoals deze op balansdatum 31 december 2005 was en kan onverschuldigd betaalde octrooilicentie en managementvergoeding niet ten laste van resultaat worden gebracht. Geen beroep op art. 3:53 BW.

2.5.[onderneming E] B.V. i.o., rechtsgeldig vertegenwoordigd door belanghebbende, sluit per [datum] 2005 met[onderneming D] een licentieovereenkomst in verband met het octrooirecht om de [machine] te produceren. Hiervoor ontvangt belanghebbende een lumpsum ten bedrage van€ 100.000 exclusief omzetbelasting. Dit bedrag is in het onderhavige jaar als opbrengst, zijnde een licentiefee, in de winst- en verliesrekening in de eenmanszaak van belanghebbende verantwoord.

2.7.In de periode van 1 januari 2006 tot en met mei 2006 heeft belanghebbende management werkzaamheden verricht voor [onderneming D] en daarvoor heeft [onderneming D] aan belanghebbende € 28.840 betaald.

2.10.Ingevolge goedkoopmansgebruik kunnen dan wel moeten relevante feiten en omstandigheden die zich vóór balansdatum hebben voorgedaan maar pas na het opmaken van de fiscale balans aan het licht komen nog in aanmerking worden genomen (vergelijk Hoge Raad 18 juni 1943, B. 7687). Nu belanghebbende ter zitting heeft verklaard dat het geschil tussen hem en [onderneming C] en [onderneming D] begin februari 2006 is ontstaan, vormt dit geen feit of omstandigheid die een licht werpt op de situatie zoals deze op balansdatum, 31 december 2005, was. Per balansdatum was immers nog geen sprake van een geschil. Dit geldt zowel voor de waardering van de deelneming als voor de terugbetaling van de licentiefee. Derhalve kan ter zake van de vernietigde overeenkomsten in het onderhavige jaar geen bedrag ten laste van het resultaat worden gebracht.

2.11.Belanghebbendes beroep op artikel 3:53 van het Burgerlijk Wetboek kan hem niet baten. In het fiscale recht dient namelijk uit te worden gegaan van de werkelijke feiten en omstandigheden op balansdatum. Derhalve wordt geen rekening gehouden met het achteraf optredende civielrechtelijke gevolg van de terugwerkende kracht van de vernietiging van de rechtshandeling.

Lees de uitspraak hier (link en pdf)
Artikel 3:53 BW

Een bittere pil voor Nycomed

Met dank aan Kurt Stöpetie, Brinkhof advocaten.

Merkenrecht. Vormmerken. Geneesmiddelen. Verstreken octrooirechtelijke exclusiviteit van werkzame stof pantroprazol, Pantozol (maagzuurremmer) wordt van UR- naar 'Over the counter' (OTC-)geneesmiddel.

Sandoz vordert de nietigverklaring van een aantal Benelux en internationale merkinschrijvingen met betrekking tot de pilvorm van door gedaagde Nycomed aangeboden geneesmiddel op basis van 2.28 lid 1 BVIE. De elementen (vorm, kleur en opdruk) en de totaalindruk van de pilvormige merken missen onderscheidend vermogen. Beroep op inburgering slaagt niet nu Vorderingen worden toegewezen. 1019h Rv proceskostenveroordeling.

4.8 Om te beoordelen of een merk onderscheidend vermogen heeft, dient de door dit merk opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht. (...) Het kan immers nuttig zijn om tijdens de globale beoordeling elk bestanddeel van het betrokken merk te onderzoeken. De rechtbank zal bij de beoordeling derhalve eerste de verschillende bestanddelen van de uiterlijke verschijningsvorm, te weten de vorm en kleur van de table alsmede de kleur en het lettertype van de opdruk 'P20/P40', en daarna de totaalindruk onderzoeken (HvJ EG 29 april 2004, Henkel/OHIM, C-144/06, par 39 en 41 (LJN: BF6671)).

4.10 de vorm en kleur van de tablet (...) stelt de rechtbank vast dat de ovale vorm en de gele kleur van de table gangbaar en gebruikelijk zijn. In zoverre is geen sprake van een significante afwijking.

4.11. de kleur bruin van de opdruk (...) De rechtbank is van oordeel dat het gebruik van een donkere kleur als opdruk op een gele tablet zodanig voor de hand ligt ten behoeve van voldoende zichtbaarheid van die opdruk, dat het enkele gebruik van de kleur bruin niet kan worden beschouwd als significante afwijking van hetgeen gebruikelijk en gangbaar is in de relevante sector als hierboven omschreven, maar als een voor de hand liggende variatie daarop. De rechtbank neemt daabij in overweging dat ter bewerkstelliging van een contrast met de kleur geel van de tablet de keuzemogelijkheden beperkt zijn.

4.12. de opdruk 'P20/P40' (...) dat het in de farmaceutische industrie gebruikelijk is om op tabletten de werkzame stof aan te duiden met haar beginletter, gevolgd door cijfers die zien op de hoeveelheid verwerkte werkzame stof. Deze toegevoegde grafische elementen zijn dus niet onderscheidend als bedoeld in 2.28 lid 1 sub b BVIE, aldus Sandoz.

4.18 Hiertoe is redengevend dat de totaalindruk van de gele kleur, de ovale vorm en de bruine opdruk P20/P40 in onderlinge samenhang bezien, niet zodanig significant afwijken van hetgeen in de relevante sector gangbaar en gebruikelijk is, dat dit ertoe leidt dat men deze tablet ziet als een herkomstaanduiding als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 b BVIE. Er zijn geen concrete aanwijzingen, zoals de wijze waarop de verschillende bestanddelen zijn gecombineerd, die erop duiden dat het samengestelde merk, in zijn geheel beschouwd, méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan.

4.23 (...) daaronder zijn immers ook de consumenten/eindgebruikers te verstaan. Met betrekking tot de consument/eindgebruiker stelt Nycomed niet meer dan dat sprake is van langdurig en exclusief gebruik. Dit is onvoldoende om te kunnen concluderen dat sprake is van inburgering.

Lees de uitspraak hier (pdf)

Aandeelhouders niet bevoegd op te treden

Octrooirecht. Stukgelopen samenwerking. Financiering van onderzoek, behandeling van groot aantal (ernstige) ziekten. Geschil over de constructie rondom octrooibeheer.  Overdracht van "patenten, vergunningen, know-how, en intellectuele en industriële eigendomsrechten" aan nog op te richten vennootschap, nu Biotempt B.V.. Vordering is afgewezen omdat slechts het bestuur bevoegd is octrooirechtelijke vorderingen in te stellen en niet aandeelhouders. Ook onrechtmatig handelen afgewezen, nader onderbouwing behoeft volgens de rechtbank niet gezien de talloze stukken en de uitgebreide behandeling.

4.9. de vorderingen onder 3.1.4.c. en 3.1.4.d. die neerkomen op een verbod aan EAS om inbreuk te maken op de aan Biotempt toebehorende patenten en om gebruik te maken van de aan Biotempt toebehorende technologie en know how.

4.9.a. [B] c.s. legt aan deze vorderingen het volgende ten grondslag. [C] heeft toegestaan dat EBI op basis van informatie van EAS met het radiatie octrooi en de uitvinding op het gebied van nierfalen (renal failure) aan de haal is gegaan, terwijl dit niet binnen de licentieovereenkomst valt. EAS en EBI maken met hun onderzoek en hun publiciteit op internet inbreuk op de door Biotempt gehouden octrooien. [C] dient als bestuurder van Biotempt op te treden tegen deze inbreuk. De op de octrooien inbreuk makende activiteiten van EBI op basis van informatie van EAS brengen schade toe aan Biotempt, zodat [B] c.s. als aandeelhouder van Biotempt belang heeft bij het gevorderde verbod.

4.9.b. Het is aan het bestuur van Biotempt en niet aan [B] c.s. als aandeelhouder van Biotempt om dergelijke vorderingen in te stellen. Die vorderingen zullen daarom worden afgewezen.

4.10. de vordering onder 3.1.5. te verklaren voor recht dat [C], Zist, Expolin en/of EAS onrechtmatig hebben gehandeld

Uit de beoordeling van alle hiervoor besproken vorderingen van [B] c.s. volgt dat van onrechtmatig handelen van [C], Zist, Expolin en EAS niet is gebleken. Gezien de talloze stukken en de uitgebreide behandeling in deze zaak gaat het ook verder niet aan om zonder enige nadere onderbouwing, die ontbreekt, [C], Zist, Expolin en/of EAS onrechtmatig handelen te verwijten. Deze vordering zal dan ook als te vaag en te algemeen worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.