Octrooirecht  

Decision of the Legal Board of Appeal 5 oktober 2011, J 8/10 (N.N.)

Zoals de "rules on the filing of authorisations" zeggen, kan een juridische beroepsbeoefenaar niet hetzelfde worden behandeld als een lid van een vereniging van vertegenwoordigers in de zin van Rule 152 (11) EPC.

"(11) The authorisation of an association of representatives shall be deemed to be an authorisation of any representative who can provide evidence that he practises within that association."

The contested decision relates to registration of an association of representatives under Rule 152(11) EPC. The appellant is a legal practitioner authorised to practise in Germany. On 25 September 2008, he and 11 professional representatives (European patent attorneys) applied for registration as an association. The EPO's Legal Division duly registered the 11 professional representatives as association No. xxx, but by letter of 21 November 2008 said the appellant could not be registered as a member; only professional representatives could form associations. The appellant then requested an appealable decision.

IV. In that statement it was argued in particular that the wording and rationale of Rule 152(11) EPC did not justify treating legal practitioners differently from professional representatives. The rule referred to "representatives", not "professional representatives"

12. The appellant has acknowledged that acceding to his wish that legal practitioners be included in associations under Rule 152(11) EPC would conflict with the existing rules on the filing of authorisations. But he maintains that the President's decision (see point 2.2 above) is a purely administrative provision which has to be weighed against Article 134(8) and Rule 152(11) EPC, and that the decision on the filing of authorisations is certainly not higherranking law than the Council's interpretation decision and the "Communication on matters concerning representation before the EPO" (OJ EPO 1979, 92, see point 2.5 above). The board cannot agree. For the reasons given above (points 2.3 and 2.8), it is bound by the decision on the filing of authorisations taken under Rule 152(1) EPC.

13. In his statement of grounds of appeal, the appellant pointed out that paragraph 11 and the other provisions of Rule 152 EPC referred merely to "representatives", drawing no distinction between professional representatives and legal practitioners. For the board, the term "representatives" requires interpretation. The decision on the filing of authorisations, based on Rule 152(1) EPC, does draw that distinction (see point 2.2 above), which also affects other provisions of Rule 152 EPC. For example, the "required authorisation" mentioned in Rule 152(6) EPC refers implicitly to the decision on the filing of authorisations; as a result, the legal consequences of Rule 152(6) EPC occur under differing conditions for the two professional groups. Similarly with Rule 152(11) EPC: as the law stands and taking Rule 152 EPC in its overall context, the two groups are again treated differently (see point 11 above).

14. How authoritative the Legal Division still considers the interpretation decision on Rule 101(9) EPC 1973 (now Rule 152 (11) EPC) to be can remain moot. But the board would point out that in practice the EPO some time ago stopped applying the third criterion laid down in its communication interpreting the Council's decision, i.e. that only professional representatives can act in business matters in the name of the association (see point VI above, confirmed in J 16/96, Reasons 4.3). For example, persons who are neither professional representatives nor legal practitioners are to be found acting in the name of the association to which the appellant wishes to belong. In this respect, the EPO's procedure for registering associations is no longer as described in the "Communication on matters concerning representation before the EPO" (OJ EPO 1979, 92, see point 2.7 above).

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage (provisioneel vonnis) 3 september 2012, KG ZA 12-905 (Sanofi SA tegen Pharmachemie/Teva Pharma en Sanofi tegen Teva Nederland)

Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC). Voor het geval het vonnis in onderhavig kort geding niet wordt gewezen vóór 1 september 2012 en Teva niet toezegt af te zullen zien van verhandeling van geneesmiddelen die irbesartan en HCTZ omvatten voor de duur van deze procedure, vordert Sanofi bij dagvaarding – naast een inbreukverbod met nevenvorderingen met betrekking tot Aanvullend Beschermingscertificaat met het nummer 990006 (hierna: ABC) – dat de voorzieningenrechter bij provisioneel vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Pharmachemie, respectievelijk Teva Nederland, verbiedt [kort gezegd] betrokken te zijn bij in het verkeer brengen op last een dwangsom. Deze provisionele vordering wordt toegewezen. De beslissing over de proceskosten worden aangehouden.

De voorzieningenrechter
3.1. verbiedt Pharmachemie en Teva Nederland met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in Nederland het in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen of voor dit een en ander (verder) aanbieden van geneesmiddelen die irbesartan en HCTZ omvatten,

3.2. veroordeelt Pharmachemie en Teva Nederland tot betaling aan Sanofi van een dwangsom van € 100.000,= voor iedere dag dat in strijd met het onder 3.1. gegeven provisioneel verbod wordt gehandeld of een dwangsom van € 5000,= per ieder individueel inbreukmakend product met betrekking waarmee de betreffende gedaagde in strijd handelt met het dit provisioneel verbod, waarbij dit provisioneel verbod van kracht zal zijn voor de duur van het kort geding, en in ieder geval tot daarin vonnis zal zijn gewezen,

Een bijdrage van Cees Mulder, Maastricht University.

De President van het Europees Octrooibureau (EOB) heeft besloten dat de lijst van octrooiverlenende instanties waartussen automatische elektronische uitwisseling van prioriteitsdocumenten plaatsvindt per 3 september 2012 (EPO OJ 8-9/2012, p. 492-493) uit te breiden met China (EPO OJ 8-9/2012).

Als een aanvrager van octrooi een Europese octrooiaanvrage indient waarbij recht van voorrang (prioriteit) wordt ingeroepen van een eerder ingediende octrooiaanvrage, dan moet de aanvrager altijd een gewaarmerkt afschrift (“certified copy”) van die eerdere octrooiaanvrage (“prioriteitsdocument”) aanleveren bij het EOB. Als hij verzuimt dat te doen, gaat het recht van voorrang voor de Europese octrooiaanvrage verloren.

Echter als de eerdere octrooiaanvrage voorkomt in onderstaand lijstje, hoeft de aanvrager geen gewaarmerkt afschrift op te vragen bij de autoriteit waar de eerdere aanvrage is ingediend, maar vraagt het EOB dit prioriteitsdocument op en voegt dit automatisch en kosteloos toe aan het dossier van de Europese octrooiaanvrage: 

• Een Europese octrooiaanvrage;
• Een international (PCT) aanvrage ingediend bij het EOB als ontvangend Bureau;
• Een Chinese, Japanse of Koreaanse octrooiaanvrage of gebruiksmodel (“utililty model”).
• Een US provisional of non-provisional octrooiaanvrage.

De automatische elektronische uitwisseling bestaat al vele jaren en is bijzonder efficiënt zowel voor de octrooiaanvragers als voor de octrooiverlenende instanties. Het zijn met name de grote octrooiverlenende instanties op de verschillende continenten die op deze wijze samenwerken.

Opvallend is dat binnen Europa de elektronische uitwisseling tussen het Europees Octrooibureau en de nationale octrooiverlenende instanties niet op gang lijkt te komen. Dit is temeer merkwaardig als men bedenkt dat bijvoorbeeld het NL Octrooicentrum nota bene is gevestigd in het gebouw van het EOB in Rijswijk en het Deutsche Patent- und Markenamt zich letterlijk op een steenworp afstand van het Isar-gebouw van het EOB in München bevindt.

Cees Mulder

Hof ´s-Gravenhage 24 juli 2012 (Pfizer Health AB tegen UVIT U.A. en Pfizer Health AB tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V.)

In navolging van IEF 10691 (Vzr. Rb. Den Haag). Octrooirecht. ABC. Geen octrooi-inbreuk of onrechtmatige daad door het organiseren van een couvertprocedure door zorgverzekeraar. Geen verhandeling anderszins.

Medio 2011 heeft UVIT / VGZ een uitnodiging doen uitgaan voor het doen van aanbiedingen onder couvert, waarbij op de lijst van geneesmiddelen, waarvoor een aanbieding kon worden gedaan, het middel latanoprost voorkwam. Latanoprost is de werkzame stof van een geneesmiddel dat onder de naam Xalatan door Pfizer en een zestal parallelimporteurs op de markt wordt gebracht. Op basis van een Europees octrooi met nummer EP 0 364 417 is aan Pfizer voor het middel latanoprost een aanvullend beschermingscertificaat (hierna: ABC) verleend, dat geldig was tot en met 17 januari 2012.

Pfizer heeft UVIT erop gewezen dat zij, door vóór de afloop van het ABC ook voor latanoprost een couvertprocedure organiseren, inbreuk maakt op dit ABC, althans onrechtmatig handelt jegens Pfizer. In een reactie heeft UVIT te kennen gegeven de termijn voor het doen van aanbiedingen voor latanoprost te zullen verlengen tot 18 januari 2012.

Ook het sluiten van een overeenkomst met een leverancier met het oog op de levering van een bepaald geneesmiddel door de leverancier aan de apotheek en door de apotheek aan een verzekerde kan naar ’s hofs voorlopig oordeel niet worden aangemerkt als “anderszins verhandelen”. Het hof is voorshands van oordeel dat met het versturen van een uitnodiging als hier aan de orde geen sprake is van het uitlokken van of aanzetten tot het plegen van octrooi-inbreuk. 

4.6. Ook het sluiten van een overeenkomst met een leverancier met het oog op de levering van een bepaald geneesmiddel door de leverancier aan de apotheek en door de apotheek aan een verzekerde kan naar ’s hofs voorlopig oordeel niet worden aangemerkt als “anderszins verhandelen”. Weliswaar schept de zorgverzekeraar aldus voorwaarden voor het ter beschikking van een derde brengen van het geneesmiddel, maar daarmee verhandelt de zorgverzekeraar dat middel niet zelf. Ook koopt de zorgverzekeraar de geneesmiddelen niet (zelf) in. De wetsgeschiedenis zoals hiervoor aangehaald biedt naar ’s hofs voorlopig oordeel onvoldoende aanknopingspunten voor de opvatting dat ook het creëren van voorwaarden waaronder een voortbrengsel door een ander kan worden verhandeld onder de reikwijdte van de voorbehouden handelingen dient te worden begrepen. De omstandigheid dat UVIT/VGZ door de kick-back zelf financieel betrokken is bij zodanige (toekomstige) verhandeling leidt niet tot een ander oordeel.

5.4. Het hof is voorshands van oordeel dat met het versturen van een uitnodiging als hier aan de orde geen sprake is van het uitlokken van of aanzetten tot het plegen van octrooi-inbreuk. Zoals het hof in rov. 4.4 heeft overwogen, dient tot uitgangspunt dat de uitnodiging een algemene is, gericht aan alle bekende leveranciers met het oog op door de zorgverzekeraar voor een bepaalde periode geselecteerde geneesmiddelen, waarbij de uitnodiging mede is gericht tot eventuele octrooihouders en parallelimporteurs van een geneesmiddel dat nog octrooibescherming geniet. Van belang is voorts dat UVIT/VGZ (in procedure I) door middel van de vragen en antwoorden, met name onder 7. en 10, die voor de sluitingsdatum van inschrijving zijn gepubliceerd, aan de geadresseerden van de uitnodiging kenbaar heeft gemaakt dat UVIT/VGZ octrooirechten van derden zal respecteren en dat ook de geadresseerde leveranciers dat dienen te doen. Onder deze omstandigheden kan niet worden gezegd dat leveranciers van generieke geneesmiddelen ertoe worden uitgelokt of aangezet een aanbod te doen voor levering van geneesmiddelen met een werkzame stof die op dat moment nog onder bescherming valt. Bij een en ander kan in het midden blijven wat de interne beweegredenen van UVIT/VGZ zijn geweest om voor de afloop van het ABC latanoprost op de lijst te zetten. Immers, mocht daarbij aanvankelijk (tevens) de bedoeling hebben voorgezeten om voor het verstrijken van de beschermingsduur van het octrooi/ABC aanbiedingen van generieke leveranciers te verkrijgen – hetgeen UVIT/VGZ gemotiveerd betwist –, dan is dat in elk geval, gelet op de hiervoor weergegeven omstandigheden, voor de generieke leveranciers niet zodanig kenbaar geweest dat gesproken kan worden van uitlokken/aanzetten tot het doen van een aanbieding, zeker niet (meer) na publicatie van de vragen en antwoorden.

Aanbiedingsbrief bij rapport over samenloop octrooirecht en kwekersrecht en een brief van mr. Trojan over dit rapport.

Kwekers kunnen maar voor een deel worden vrijgesteld van octrooien bij plantenveredeling. Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie donderdag 30 augustus 2012 aan de Tweede Kamer. Hij zal binnenkort een wetsvoorstel indienen voor een beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht.

Brief mr. Trojan en Rapport over samenloop octrooirecht en kwekersrecht - Oplossingsrichtingen voor de problematiek van samenloop van octrooirecht en kwekersrecht in de plantenveredeling, 31 juli 2012.

Deze rapportage is als volgt opgebouwd:
1. Regelingen voor de specifieke bescherming van planten en plantenrassen.
2. Overlap tussen kwekersrecht en octrooirecht.
3. Probleemstelling.
4. Argumenten van voor- en tegenstanders van systeemaanpassingen.
5. Wat staat er op het spel? Het probleem in proporties.
6. Uitgangspunten voor oplossingsrichtingen.
7. Geïndiceerde oplossingsrichtingen.
8. Oplossingsrichtingen meer in detail.
9. Simultane nationale en internationale aanpak.
10. Slotoverwegingen en aanbevelingen.

Vrij beschikken over uitgangsmateriaal
Er wordt steeds vaker octrooi aangevraagd op biologisch materiaal, onder meer door chemische en farmaceutische bedrijven. Daardoor kunnen kwekers niet altijd meer vrij beschikken over het uitgangsmateriaal voor plantenveredeling. Nederlandse kwekers spelen een grote rol op de wereldmarkt voor voedingsgewassen en sierteelt.

Ontwikkeling economie
Volgens een rapport, uitgebracht door oud secretaris-generaal van de Europese Commissie Trojan, zou een uitgebreide veredelingsvrijstelling echter tot gevolg hebben dat allerlei bedrijven via planten producten kunnen gaan maken waarvoor nu nog een licentie nodig is van de octrooihouder. Dat kan grote schade toebrengen aan innovatieve bedrijven en de ontwikkeling van een economie op basis van groene grondstoffen afremmen.

Balans tussen belangen
Bij een beperkte veredelingsvrijstelling mogen kwekers voor veredeling vrijelijk biologisch materiaal gebruiken waarop een octrooi rust. Maar ze hebben wel een licentie nodig als ze nieuwe plantenrassen commercieel gaan exploiteren, en die rassen de eigenschappen hebben die onder het octrooi vallen.
'Er is een goede balans nodig tussen de belangen van industrie en de kwekers,' aldus minister Verhagen. 'Daarom zullen we in nauw overleg met alle betrokken sectoren de gedeeltelijke vrijstelling uitwerken.' 

Raad van State
Een uitgebreide vrijstelling zou bovendien in tegenspraak kunnen zijn met de EU-richtlijn voor de octrooibescherming voor biotechnologische uitvindingen. Op verzoek van de minister zal de Raad van State in het advies over het komende wetsvoorstel daarom specifiek ingaan op de verenigbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling met de Europese regels en mondiale regels. (TRIPS)

Decision of the President of the European Patent Office dated 4 July 2012 concerning the pilot project to introduce new technical means of communication in EPO proceedings, OJ EPO 2012, 486-491 (nieuwsbericht).

Door Cees Mulder, Maastricht University.

Om tegemoet te komen aan de toenemende wensen en behoeften op IT-gebied van indieners van octrooien en van stukken die betrekking hebben op octrooiaanvragen en verleende octrooien, is het Europees Octrooibureau (EOB) een grootschalig programma gestart voor de verbetering van IT-ondersteuning; dit programma wordt de "IT Roadmap" genoemd. Het doel is het beschikbaar stellen van betere elektronische hulpmiddelen aan aanvragers van octrooien (applicants) en aan octrooionderzoekers (examiners) bij het EOB. Het uiteindelijke doel van het EOB is een volledige elektronische verwerking van Europese octrooiaanvragen en van documenten tijdens oppositie- en beroepsprocedures.

Per 1 september 2012 is een pilot fase van start gegaan waaraan een geselecteerde gebruikersgroep is uitgenodigd deel te nemen. Door te starten met een kleine groep testgebruikers wordt het risico van technische storingen beperkt.

Het besluit van de President van het EOB met de wettelijke basis voor dit proefproject van de IT-roadmap is gepubliceerd in het Official Journal van het EPO 2012, 486, en is op 1 september 2012 in werking getreden.

Rechtbank Arhnem, 29 augustus 2012, LJN BX7475 / HA ZA 11-1402 (Zoontjes Beton B.V. tegen Livingroof v.o.f)

Uitspraak ingezonden door Paul Mazel, Trip Advocaten & Notarissen.

In't kort: Merkenrecht (afgewezen). Auteursrecht (ja, maar niet onrechtmatig). Beslagen ten onrechte (maar octrooiprocedure wordt voorbereid en daardoor mogelijk niet onrechtmatig).

Zoontjes is houdster van het woordmerk DNS voor niet metalen bouwmaterialen in het bijzonder dakbedekkingsmaterialen. Livingroof legt zich toe op o.a. het betegelen van daken. Zij is in het verleden door Zoontjes als onderaannemer ingehuurd. Livingroof is houdster van een beeldmerk "ONS" [links]. Op de website van Livingroof staat een foto van een door Zoontjes gerealiseerd project, deze is - na sommatie - verwijderd.

Een beroep door Livingroof op het zogenaamde 'de minimis non curat praetor'-beginsel [zeer bescheiden inbreuken] leidt, aldus de rechtbank, niet tot niet-ontvankelijkheid van Zoontjes.

Het woordmerk DNS is niet louter beschrijvend voor daknivelleringssysteem. Niettemin kan van het onderhavige woordmerk DNS naar het oordeel van de rechtbank niet worden gezegd dat het grote bekendheid geniet bij het relevante publiek, waaronder maar niet beperkt tot dakdekkers, architecten, aannemers en bouwondernemingen. De rechtbank merkt het woordmerk DNS dan ook aan als een zwak merk. Hoewel beide merken voor dezelfde waren of diensten worden gebruik (ONS voor ophoog- en nivelleersysteem) kan er geen verwarring ontstaan.

De blote betwisting van makerschap kan in het licht van de verklaring niet slagen. Dat er geen huisstijl valt te herkennen in de kleine afdruk wordt verworpen. Er is naast de huisstijl en kwaliteitsuitstraling van Zoontjes rekening gehouden met belichting en invalshoek van de foto, deze elementen zijn ook na de verkleining van de foto zodanig waarneembaar. Er wordt een verklaring voor recht gegeven. Er wordt geen onrechtmatig handelen aangenomen. Weliswaar is er auteursrechtinbreuk gepleegd, maar dat is van beperkte omvang en het betreft foto's van projecten die Livingroof ook onweersproken zelf heeft uitgevoerd.

In reconventie wordt over de gelegde beslagen geoordeeld dat zij ten onrechte en daarmee onrechtmatig zijn gelegd gezien het in conventie bepaalde. Echter of Livingroof een inbreuk heeft gemaakt op een aan Zoontjes toekomend octrooirecht (waar momenteel een dagvaarding voor wordt opgesteld en bij de rechtbank 's-Gravenhage wordt aangebracht) moet nog blijken. Dit betekent dat het antwoord op de vraag of de gelegde beslagen onrechtmatig zijn gelegd voor een belangrijk deel afhangt van de in 's-Gravenhage aanhangig gemaakte octrooirechtprocedure. Op dit punt wordt de zaak naar de parkeerrol gezet.

Lees hier de grosse HA ZA 11-1402,

Hof 's-Gravenhage 21 augustus 2012, LJN BX9633 / zaaknr. 200.005.959/01 (Primus tegen Roche Nederland en Roche Diagnostics)

Uitspraak ingezonden door Willem Hoyng en Claudia Zeri, Hoyng Monegier LLP.

Octrooirecht. In't kort: na verwijzingen HR 30 november 2007 (LJN), HvJ EG 13 juli 2006,  HR 19 december 2003 verklaart het hof voor recht dat Roche inbreuk heeft gemaakt in Nederland op EP0131627 door het in het verkeer brengen van preparaten en/of Roche kits waarin van het antibody T84.66 gebruik is gemaakt. Zij beveelt om binnen 60 dagen na betekening een lijst van afnemers en transacties te verstrekken.

Primus c.s. wordt nog toegelaten bewijs te leveren dat Roche Diagnostics preparaten of Roche kits waarin van het antibody T84.66 gebruik is gemaakt, in het verkeer heeft gebracht in Nederland en/of Duitsland.

Op andere blogs:
EPLawPatentBlog (NL - Primus v. Roche)

Lees de grosse zaaknr. 200.005.959/01 en LJN BX9633

Enlarged Board of Appeal 23 juli 2012, case G 1/10 (Request to correct patent/FISHER-ROSEMOUNT Systems tegen Endress+Hauser Deutschland AG+Co. KG)

Een bijdrage van Wannes Weymiens, Nederlandsch Octrooibureau.

Met de uitspraak G1/10 van de Grote Kamer van Beroep (GKvB) van het Europees Octrooibureau (EOB) wordt aanvragers van Europese octrooien nog maar eens op het hart gedrukt om vóór verlening hun octrooi op orde te hebben. Dat voor het opschonen van octrooien of het corrigeren van foutjes, regel 139 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) na verlening niet beschikbaar is, was al bekend, maar nu is het ook duidelijk dat regel 140 EOV niet gebruikt kan worden als omweg.

Regel 139 EOV betreft het corrigeren van fouten in documenten ingediend bij het EOB, zoals antwoorden op Office Actions, maar ook de beschrijving, (gewijzigde) conclusies en tekeningen van de octrooiaanvrage. Dergelijke wijzigingen mogen slechts “in proceedings before the EPO” plaatsvinden (artikel 123(1) EOV, waarvan regel 139 een implementatie is), wat inhoudt dat een dergelijk verzoek tot correctie van een ingediend document alleen toelaatbaar als de procedure waartoe het betreffende document gericht was, zoals de verleningsprocedure, nog lopend is. Na het verleningsbesluit is de verleningsprocedure ten einde en vervalt de mogelijkheid die regel 139 biedt om fouten in eerder ingediende documenten te corrigeren.

Nadat formeel een besluit is uitgeven, gebaseerd op een dergelijk document met een fout, kan dit besluit, ter waarborging van de rechtszekerheid voor derden, niet meer gewijzigd of teruggedraaid worden door middel van een correctie.

Dit kwam al aan bod in T824/00 en J3/01, die in principe over het corrigeren van totaal andere fouten gaan (het per ongeluk intrekken van alle verzoeken en het missen van een designatie). Dat dit ook geldt voor het corrigeren van fouten in het octrooi zelf, wordt nu door de GKvB bevestigd in G1/10 (zie overweging 9).

Dit alles neemt niet weg dat regel 139 wel weer gebruikt kan worden in een nieuwe procedure, zoals bijvoorbeeld oppositie. Fouten in documenten ingediend tijdens de oppositieprocedure kunnen wel weer met behulp van regel 139 gecorrigeerd worden.

In de oppositieprocedure die leidde tot G1/10 had de octrooihouder zich het bovenstaande kennelijk gerealiseerd, en mikte derhalve op regel 140 EOV. De octrooihouder had tijdens de verleningsprocedure de hoofdconclusie beperkt met onder andere het kenmerk “means for initiating a command related to a position of the device data”. Dit kenmerk is, zonder verdere aandacht te trekken van de toenmalige aanvrager, nu octrooihouder, en de Examining Division, ongewijzigd blijven staan tot na het verleningsbesluit. Pas nadat er oppositie was ingesteld, met als enige grond dat bovengenoemd kenmerk niet in de beschrijving staat en dus ongeoorloofde uitbreiding van de materie betekent (artikel 123(2) EOV), heeft de octrooihouder zich gerealiseerd dat er “… to a portion of the device data” had moeten staan.

We weten uit T850/95 (zie overweging 2) dat de tekst van het octrooi integraal deel uitmaakt van het verleningsbesluit. Dus regel 140, in principe bedoeld voor het corrigeren van fouten in besluiten, gemaakt door het EOB zelf, zoals de GKvB een aantal keer benadrukt in G1/10, zou ook gebruikt kunnen worden voor het opschonen van het octrooi, bijvoorbeeld om overduidelijke vergissingen (“obvious errors”) eruit te halen die bij goedkeuring van de te verlenen tekst (het Drückexemplar) niet opgevallen zijn. Het feit dat regel 140 retroactief werkt en niet aan een tijdslimiet gebonden is, zou dit een aantrekkelijke mogelijkheid maken om bijvoorbeeld gedurende de hele looptijd van het octrooi de conclusies te wijzigen naar de wens van de octrooihouder. Aan die mogelijkheid is met G1/10 een eind gekomen.

De GKvB geeft als voornaamste reden voor haar beslissing dat bij een dergelijk gebruik van regel 140 de rechtszekerheid in het geding is (zie overwegingen 5 – 7). Derden gaan uit van de verleende conclusies, passen daaraan misschien hun bedrijfsvoering aan en besluiten om wel of geen oppositie in te stellen. Als dan (veel) later blijkt dat de conclusies van het octrooi toch anders waren (van begin af aan), zou dit de octrooihouder een ongeoorloofd voordeel geven.
Ook vermeldt de GKvB nog, in overwegingen 9 en 10, dat de octrooihouder voldoende gelegenheid heeft gehad om het octrooi verleend te krijgen in de door hem gewenste vorm. Het goedkeuren van het Drückexemplar voordat het verleningsbesluit wordt genomen, is er daar één van. De GKvB oordeelt dat regel 140 inderdaad alleen bedoeld is om fouten van het EOB die in besluiten terecht zijn gekomen te corrigeren, en niet voor het verbeteren van fouten in documenten die door de aanvrager zelf zijn ingediend, waardoor dergelijke fouten als het ware in de schoenen van het EOB geschoven worden (overweging 11). Na goedkeuring van het Drückexemplar ligt alle verantwoording voor eventuele fouten bij de aanvrager/octrooihouder.

De GKvB merkt nog op dat het niet beschikbaar zijn van regel 140 voor het corrigeren van de tekst octrooihouders niet benadeelt. Immers, als de fout zodanig duidelijk is dat een ieder meteen zou begrijpen wat er eigenlijk bedoeld was, dan is er niets aan de hand en hoeft de correctie dus ook niet te worden doorgevoerd (zie overweging 8). Logischerwijs wordt de beschermingsomvang van het octrooi dan bepaald door de conclusies zoals ze bedoeld waren, dus zonder de fout. Aangezien het in dat geval zo duidelijk is wat er bedoeld was, kan er geen sprake zijn van rechts­onzekerheid. Iedereen heeft immers begrepen wat er had moeten staan.

Vreemd genoeg lijkt de GKvB hieraan dezelfde criteria te verbinden als voor de corrigeerbaarheid van overduidelijke vergissingen in beslissingen volgens regel 140, waar geldt dat wat er bedoeld was zonder meer duidelijk moet zijn, maar niet dat dat moet blijken uit de beslissing zelf. Dit mag ook blijken uit het dossier (T1093/05, overweging 6 en 7). Betekent dit nu dat fouten in een verleend octrooi ‘in gedachten’ vervangen moeten worden door wat er bedoeld was, als maar ergens uit het verleningsdossier blijkt wat er eigenlijk bedoeld was? Dat zou een grote verantwoordelijkheid bij de derde leggen, die de GKvB nu juist door haar nieuwe beslissing in bescherming wilde nemen.

Niet alleen laat de GKvB hier een leemte liggen (wat is nog “immediately obvious” en wat niet?), maar, aangezien het hier over verleende octrooien gaat, gaat de GKvB eigenlijk ook haar boekje enigszins te buiten. Het EOB heeft immers alleen nog een rol bij oppositie- en beperkingsprocedures en voor het overige wordt de beschermingsomvang van Europese octrooien bepaald door nationaal recht. Nationale rechters hebben in Europa nog steeds verschillende opvattingen over het gebruik van het verlenings­dossier in rechtszaken en zelfs over de mate waarin de beschrijving mag dienen om conclusies uit te leggen. Zo zou het kunnen voorkomen dat een fout in het ene land wel en in het andere land niet overduidelijk is, wat ernstige verschillen in beschermingsomvang met zich mee kan brengen.

Het kan bijna niet dat de GKvB bovenstaande consequenties voor ogen had bij het opstellen van overweging 8, en hoe dit in de praktijk gaat uitpakken moet nog blijken. Al met al moet ook de derde alert zijn, en niet helemaal blind afgaan op de verleende conclusies. Uitgangspunt is dat de derde ervan mag uitgaan dat een conclusie zoals verleend klopt, maar hij moet wel de overduidelijke vergissing in zijn gecorrigeerde vorm meelezen. Uit toekomstige jurisprudentie zal moeten blijken waar de grens ligt tussen overduidelijk en niet overduidelijk.

Desondanks past de insteek die de GKvB heeft gekozen met G1/10 in een strenger wordend regime (“raising the bar”) en zijn de mogelijkheden van octrooihouders na verlening sterk ingeperkt. Het gebruik van regel 140 is beperkt tot waarvoor deze in eerste instantie bedoeld lijkt, het corrigeren van fouten in de tekst van besluiten, gemaakt door het EOB. Het blijft dus zaak goed na te gaan dat de voor verlening beoogde tekst van het octrooi, zoals die in het Drückexemplar staat, op orde is bij beantwoording van de aankondiging van de verlening (regel 71(3) EOV).

Wannes Weymiens

Instructie t.b.v. het indienen van elektronische stukken, d.d. 23 augustus 2012.

Een mededeling van de afdeling IE, Rechtbank 's-Gravenhage.

Conform het VRO regelement, dat soms ook in andere IE zaken van overeenkomstige toepassing wordt verklaard, of op verzoek van de (voorzieningen)rechter, dienen in bepaalde zaken processtukken (ook) in elektronische vorm te worden ingediend. Het doel daarvan is de rechter(s) in de gelegenheid te stellen de zaak met elektronische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een tablet, voor te bereiden en uit de stukken relevante passages te kunnen overnemen ten behoeve van het opstellen van het vonnis. Daardoor kan tijd kan worden bespaard en de kwaliteit van afbeeldingen in vonnissen worden verbeterd. Bijgaand treft u een instructie aan voor de wijze waarop de rechtbank deze stukken aangeleverd zou willen zien. Graag verzoeken wij u de elektronische stukken conform deze instructie in te dienen. Bij voorbaat dank ik u hartelijk voor uw medewerking.