Publicaties & Noten  

B. van Kaam, B. Le Poole en J. Schaap, Het bodem kort geding in IE-geschillen, in: Bodem kort geding, ter gelegenheid van het afscheid van mr. Rullmann, Rechtbank Amsterdam 2013.
Bijdrage ingezonden door Bertil van Kaam, Van Kaam Bas LePoole, Houthoff Buruma en Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos Schaap.
De maatschappij verandert en kennelijk moet het procesrecht mee veranderen. Het moet sneller, makkelijker, toegankelijker en met minder “fijnslijperij”. Op zich is daar veel voor te zeggen, maar het is de vraag of verandering daadwerkelijk een “beter recht bouwt”2. Het vereenvoudigen van de weg om recht te halen, betekent niet automatisch een beter recht voor (beide) partijen. We moeten oppassen het kind niet met het badwater weg te gooien.

Er ligt nu een officieel initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Raad van de Rechtspraak voor – kort gezegd – het “verkortgedingen” van de bodemprocedure (KEI) en het officieuze initiatief van mr. Rullmann voor het bodem kort geding. In het BGK beginnen alle procedures in beginsel met een kort geding. De verwachting is dat hierdoor veel bodemprocedures (kunnen) worden voorkomen. Het bodem kort geding initiatief is het meest innovatieve initiatief, maar dat lag in de lijn der verwachtingen nu het afkomstig is van één van de meest praktische en innovatieve kort geding rechters van de laatste jaren. (...)

Dit artikel is sterk ingekort, lees de gehele bijdrage hier.

Voor het bodem kort geding is veel te zeggen. De procedure biedt voordelen voor een groot aantal zaken. Wij menen dat het goed is om het kort geding zo aantrekkelijk mogelijk te maken, waardoor in zoveel mogelijk zaken automatisch naar het middel van kort geding zal worden gegrepen. Wij zijn echter tegen een verplicht karakter van het bodem kort geding en het beperken van het aanhangig maken van een bodemprocedure tot die gevallen waarin beide partijen met de bodemprocedure kunnen instemmen. Met name in complexe IE-zaken, waaronder zaken waarin lastige schadebegrotingen centraal staan, dient de eisende partij het recht te behouden om direct een bodemprocedure te beginnen.

Verder zouden wij in een eventueel bodem kort geding graag de volgende uitgangspunten zien uitgewerkt: recht spreken op grond van de gewone bewijsregels en het garanderen van werkelijk voldoende tijd en gelegenheid om standpunten naar voren te brengen. Wat mr. Rullmann aanduidt als fijnslijperij kan soms echt nodig zijn en is niet per definitie negatief. Procedures mogen niet worden gereduceerd tot louter een middel om zaken zo snel mogelijk praktisch op te lossen. Dat zou de rechtszekerheid niet ten goede komen.

Ook het voorlopig karakter van het bodem kort geding onder meer in verhouding tot TRIPs verdient nadere uitwerking. Wij willen voorkomen dat een meerderheid van de IE-zaken noodgedwongen zowel een bodem kort geding als een bodemprocedure dienen te doorlopen. Het bodem kort geding streeft dan haar doel voorbij. In dat verband kan het geen kwaad dat ook de specifieke proceskostenveroordeling in IE-zaken wordt geëvalueerd.

Tot slot merken wij op dat een bodem kort geding alleen goed kan functioneren met actieve rechters, die niet bang zijn om knopen door te hakken en ingrijpende beslissingen te nemen, rechters zoals mr. Rullmann.

Bertil van Kaam, Bas LePoole, en Jacqueline Schaap

O.M.B.J. Volgenant, Het bodem kort geding en de perspraktijk, in: Bodem kort geding, ter gelegenheid van het afscheid van mr. Rullmann, Rechtbank Amsterdam 2013.
Bijdrage ingezonden door Otto Volgenant, Kennedy Van der Laan.
Redactionele Geschillen over vermeend onrechtmatige publicaties en uitzendingen worden veelal middels een voorlopige voorziening beslist. Na een kort geding volgt in de praktijk vaak geen hoger beroep, en de uitspraak in kort geding geeft aldus een ‘definitieve’ beslissing tussen partijen. En wanneer er wel hoger beroep van een voorlopige voorziening wordt ingesteld, soms gevolgd door cassatie, wordt er meestal niet daarnaast ook een bodemprocedure ingesteld. De Hoge Raad doet in kort geding regelmatig principiële uitspraken. De rol van de Voorzieningenrechter in perszaken is daarom zeer groot. (...)
Ik heb mr. Rullmann leren kennen als een scherpzinnige rechter, die steeds snel tot de kern van de zaak wist door te dringen, met goed oog voor de praktische en procesrechtelijke kant van de zaak. Het valt haar zeer te prijzen dat ze haar gedachten over het bodem kort geding met de buitenwereld heeft willen delen en dat zij ons heeft uitgedaagd daarover mee te denken. In mijn optiek heeft de perspraktijk echter geen grote behoefte aan een verplicht voorafgaand bodem kort geding. Een eiser kan immers valide redenen hebben om niet in kort geding te willen procederen. Maar van belang is vooral dat de huidige perspraktijk, waarbij het merendeel van de geschillen toch al door de Voorzieningenrechter wordt beslecht, goed loopt. Van grote procesrechtelijke knelpunten is in de perspraktijk mijns inziens geen sprake. En dat is mede te danken aan bekwame Voorzieningenrechters als mr. Rullmann.

Lees de gehele bijdrage hier.

H.T.L. Stockmann, ‘De klassieke hyperlink en het beschikbaarstellingsrecht', IE-Forum.nl IEF 13128.
Een redactionele bijdrage van Theo Stockmann, LinkedIn-profiel.
De hyperlink is hot. Momenteel zijn wij in afwachting van drie arresten waarin het HvJEU ons meer duidelijkheid gaat geven omtrent de auteursrechtelijke status van de hyperlink. In deze bijdrage ga ik in op de vraag of de klassieke hyperlink een ‘mededeling aan het publiek’ (en meer specifiek: een relevante beschikbaarstellingshandeling) kan vormen in de zin van art. 3 Auteursrechtrichtlijn (hierna: ARl). De klassieke hyperlink is een tekstuele koppeling naar een andere internetpagina of een ander bestand op Internet. Na het aanklikken van de hyperlink wordt een andere internetpagina zichtbaar of bijvoorbeeld een muziekbestand gedownload of afgespeeld.

In deze bijdrage behandel ik twee soorten van de klassieke hyperlink. Allereerst behandel ik de klassieke hyperlink naar een website. Vervolgens behandel ik de klassieke hypelink naar een direct afspeelbaar of downloadbaar bestand. Na deze uiteenzetting volgt een theoretische beschouwing van het begrip ‘mededeling aan het publiek’ en in het bijzonder het beschikbaarstellingsrecht.

Daarna is er aandacht voor de meer algemene jurisprudentie van het HvJEU. Hierna zet ik uiteen hoe de lagere jurisprudentie momenteel omgaat met de klassieke hyperlink, daarbij behandel ik voornamelijk de klassieke hyperlink naar een direct afspeelbaar of downloadbaar bestand.

Ik rond af met een conclusie en afsluitende opmerkingen. In de voetnoten wordt de literatuur verkort aangehaald. Een lijst met geraadpleegde bronnen is te vinden aan het einde van deze bijdrage.

[red. Hierboven is enkel de introductie vermeld, de volledige redactionele bijdrage is hier te vinden. De onderliggende, volledige scriptie is beschikbaar via www.theostockmann.nl en afgerond in augustus 2013.]

J. Donker, Wetgever let op: vergoedingsaanspraken filmmakers dreigen lege dop te blijven, IE-Forum.nl, IEF 13126.
Een bijdrage ingezonden door Jochem Donker, Cedar B.V.
In onze IE-Forum serie commentaren op kabeldoorgifte-uitspraak.
Volgens Advocaat-Generaal Verkade [IEF 13052] is collectieve rechtenorganisatie NORMA niet bevoegd om namens de bij haar aangesloten acteurs en uitvoerende musici vergoedingen voor kabeldoorgifte te incasseren. In een kort geding [IEF 13006] dat de collectieve rechtenorganisatie voor regisseurs VEVAM tegen de kabelaanbieders had aangespannen kwam de Amsterdamse voorzieningenrechter tot een vergelijkbare conclusie. Tegelijkertijd ligt er een wetsvoorstel Auteurscontractenrecht voor bij de Tweede Kamer, dat als doel heeft “de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerend kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht”. In dat voorstel is bijzondere aandacht voor de positie van filmmakers, wier rechtpositie gezien het huidige vermoeden van rechtenoverdracht zoals geregeld in artikel 45d, als (extra) zwak kan worden aangemerkt. De filmmaker raakt op basis van dit artikel niet alleen vaak een belangrijk deel van zijn rechten kwijt, maar van de billijke vergoeding voor iedere exploitatie die daar tegenover hoort te staan, komt in de praktijk ook nog eens bitter weinig terecht. (Zie o.a.).

Dit artikel is sterk ingekort, lees het gehele artikel hier.

Naar aanleiding van bovengenoemde ontwikkelingen in de rechtspraak is inmiddels een stroom van reacties op gang gekomen, zowel van de kant van vertegenwoordigers van filmmakers, die hiermee een belangrijk deel van de inkomsten uit rechtenvergoedingen dreigen te verliezen, als van de kant van exploitanten, omroepen en producenten, verenigd in RODAP. Laatstgenoemden zien in de conclusie van de Advocaat-Generaal en het kort geding vonnis vooralsnog hun juridische standpunt bevestigd dat de vergoeding voor kabeldoorgifte onder de huidige (juridische en technische) stand van zaken niet langs collectieve weg geregeld zou hoeven te worden en dat hooguit sprake zou kunnen zijn van een individuele vergoedingsaanspraak van filmmakers jegens hun producent op basis van artikel 45d Auteurswet. En die vergoeding is al inbegrepen in het honorarium dat filmmakers ontvangen, zo stelt RODAP in de diverse procedures tussen de kabelexploitanten enerzijds en rechtenorganisaties van filmmakers en uitvoerende kunstenaars anderzijds.

Dat laatste is eenvoudigweg niet waar: scenarioschrijvers en regisseurs hebben de afgelopen 30 jaar hun vergoedingen voor kabelexploitatie via hun rechtenorganisaties LIRA en VEVAM ontvangen en dus niet via een afkoopsom in het honorarium dat zij van de producent ontvangen. Als de exploitanten daadwerkelijk bereid waren geweest om de filmmakers te betalen wat ze in de afgelopen jaren voor kabeldoorgifte ontvingen, zou er allang een deal over deze exploitaties zijn geweest en waren nieuwe juridische procedures onnodig geweest.

Het is dan ook wel erg gemakkelijk dat Gerard Lieverse in zijn artikel op IE-forum.nl de zwarte piet van de lopende procedures volledig naar de rechtenorganisaties toeschuift en het doet voorkomen of alle juridische haarkloverij, als het aan RODAP zou liggen, geen rol behoeft te spelen. De kabelexploitanten hebben vorig jaar oktober eenzijdig de bestaande Kabelmodelovereenkomst opgezegd en vervolgens aan filmmakers een beduidend lager bedrag aangeboden dan deze voorheen ontvingen, welk bedrag bovendien gedeeld zou moeten worden door een grotere groep rechthebbenden¹ voor een bredere licentie². De enige reden voor deze opstelling was een juridische, en geen economische, zoals RoDAP wil doen geloven. Er is immers geen sprake van minder exploitaties of inkomsten van kabelexploitanten, en dus ook geen (economische) reden voor het naar beneden bijstellen van de vergoedingen. Met het stopzetten van de betalingen is het niet verwonderlijk dat de rechtenorganisaties zich nu genoodzaakt zien de belangen van de bij hen aangesloten makers in rechte te verdedigen. Voor de behartiging van die belangen zijn zij immers (door de makers zelf) opgericht. Let wel: hier is twee jaar vruchteloos onderhandelen aan vooraf gegaan.

Overigens zijn de filmmakers en hun rechtenorganisaties nog altijd bereid om op basis van reële uitgangspunten tot collectieve afspraken te komen, en ook RODAP heeft deze intentie uitgesproken. De uitnodiging van RODAP om opnieuw in gesprek te gaan is dan ook inmiddels aanvaard door de rechtenorganisaties. Makers, producenten en exploitanten lijken het er vooralsnog in elk geval over eens te zijn dat een collectieve inning van vergoedingen te verkiezen valt boven een individuele regeling in de contracten tussen filmmakers en producenten. Dat wordt immers pas écht ingewikkeld en zal alleen maar leiden tot verdere complicaties in een film- en televisiesector die het sowieso al zwaar te verduren heeft met forse bezuinigingen op de publieke omroepen en het Filmfonds. Voor het welslagen van de (vooralsnog verkennende) nieuwe gesprekken tussen RODAP en de rechtenorganisaties valt wel te hopen dat de RODAP partijen niet vasthouden aan hun eerdere standpunt, dat erop neerkwam dat de rechtenorganisaties van makers eigenlijk geen (juridische) positie hebben en filmmakers dus maar genoegen zouden moeten nemen met wat RODAP zelf als een redelijk bedrag beschouwt. Dat standpunt strookt niet met hun eigen “economische benadering” van deze kwestie, waar overigens ook in juridisch opzicht het laatste woord nog niet over gezegd is. En het gezamenlijk streven is nu juist om verdere juridische conflicten te voorkomen. De in het recente verleden nog aan filmmakers betaalde vergoedingen voor de kabeldoorgifte zouden in ieder geval daadwerkelijk gehonoreerd moeten blijven worden.

In dat verband is het goed om vast te stellen dat de vraag waarover de Hoge Raad zich in de NORMA procedure moet buigen, namelijk of de vergoedingsaanspraken van uitvoerend kunstenaars verplicht via collectieve weg zouden moeten verlopen, niet relevant zou moeten zijn voor de vraag hoe hoog de door makers te ontvangen vergoedingen voor deze exploitaties dienen te zijn. Dát er een billijke vergoeding voor iedere exploitatie aan filmmakers moet worden betaald (ook als de rechten bij producenten liggen) staat immers gewoon in de Auteurswet. In het voorliggende wetsontwerp Auteurscontractenrecht worden de randvoorwaarden voor deze vergoedingsaanspraken nog verder aangescherpt. Uit het wetsvoorstel en de toelichting daarbij wordt duidelijk dat afkoop van toekomstige vergoedingsaanspraken door middel van betaling van een eenmalige vergoeding vooraf niet (meer) toegestaan is.

Jochem Donker

¹Ook de uitvoerend kunstenaars zouden uit de vergoeding die voorheen alleen voor auteurs bedoeld was een eigen aandeel moeten ontvangen

² Ook nieuwe “diensten” zoals Uitzending Gemist zouden onder de collectieve licentie/ vrijwaring moeten vallen, zonder dat daarvoor extra betaald wordt.

D.F. de Lange, De positie van de gedaagde bij een ingetrokken (IE-)kort geding. Een pleidooi voor vergoeding van de daadwerkelijke proceskosten van de gedaagde, Berichten Industriële Eigendom 2013-9, p. 266 - 275.
Bijdrage ingezonden door Daan de Lange, Brinkhof.
De meeste (IE-)advocaten zal het wel een keer overkomen zijn.1 Je staat een gedaagde bij in een (IE-)kort geding. Je hebt de producties ingediend, misschien wel met een conclusie van antwoord en bent druk bezig de pleitnota op te stellen. Dan belandt er een fax op je bureau. De eiser heeft de zaak ingetrokken.

Art. 9.1 van het Procesreglement kort gedingen rechtbanken, sector civiel/familie2 bepaalt: ‘De eisende partij kan de procedure intrekken tot het moment dat de zaak is uitgeroepen. In dat geval spreekt de voorzieningenrechter geen proceskostenveroordeling uit.’

Betekent dit dat de eiser echt tot zo laat zijn zaak kan intrekken? En hoe zit het dan met de gemaakte kosten, die aanzienlijk kunnen zijn?3 Als de zaak was doorgegaan en was gewonnen, waren deze kosten bij een IE-zaak voor vergoeding ex art. 1019h Rv in aanmerking gekomen. Blijft de gedaagde nu met lege handen achter?

(...)
Ik zal hieronder (1) betogen dat als de eiser het door hem aangespannen IE-kort geding intrekt, er op grond van art. 249 lid 2 Rv en/of art. 1019h Rv een verbintenis ontstaat tot vergoeding van de volledige, mits redelijke en evenredige proceskosten van de gedaagde. (2) Verder zal ik betogen dat als de eiser niet vrijwillig deze verbintenis nakomt, de gedaagde de bevelschriftprocedure van art. 250 lid 4 Rv zou moeten kunnen volgen om een executoriale titel jegens de eiser te verkrijgen voor deze kosten. De daarmee gemoeide kosten komen ook voor vergoeding ex art. 1019h Rv in aanmerking.

Lees het gehele artikel hier.

Hieronder een selectie van de hoofdartikelen en jurisprudentie uit de bladen, voor de sites dient u in te loggen:

Berichten IE 2013-9	Artikel Geen zaak? De positie van de gedaagde bij een ingetrokken (IE-)kort geding. Een pleidooi voor vergoeding van de daadwerkelijke proceskosten van de gedaagde – Daan de Lange Rechtspraak Octrooirecht Nr. 70 Rechtbank Den Haag 8 mei 2013, Cresco/Taste of Nature, IEF 12649 – met noot van P.A.C.E. van der Kooij
Mediaforum 2013 - 9	Opinie: Nico van Eijk, Over KPN en het algemeen belang Rechtspraktijk: Janneke Kohlen, Project 15: samenvoeging NMa, OPTA en CA en de stroomlijning der bevoegdheden,

Mediaforum 2013 - 9

Jurisprudentie Nr. 22 HR 14 juni 2013, Cruijff/Tirion en De Jong m.nt. G.A.I. Schuijt Nr. 23 Hof Arnhem-Leeuwaarden 2 juli 2013, NEM/Gemeente Amersfoort m.nt. L.J. Wildeboer Nr. 24 Rb. Rotterdam 14 januari 2013, X/OPTA m.nt. L.P.W. Mensink en M. Zuidema Nr. 25 Vzr. Rb. Rotterdam 21 februari 2013, Loterijen/OPTA m.nt. L.P.W. Mensink en M. Zuidema

Berichten IE 2013 - 9

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 71 Rechtbank Den Haag 18 april 2013, OO B.V./Practi comfort B.V., IEF 12581 Nr. 72 England and Wales High Court 21 mei 2013, EWHC/CH/2013/1291, Interflora Inc, c.s./Marks and Spencer PLC, c.s., IEF 12720 Nr. 73 Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 mei 2013, European Sports Nutrition B.V./Dymatize Enterprises LLC, IEF 12686 Nr. 74 Gerecht EU 30 mei 2013, T-396/11, Ultra Air GmbH/BHIM en Donaldson Filtration Deutschland GmBH, IEF 12721 Nr. 75 HvJ EU 27 juni 2013, Zaak C-320/12, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd/Ankenævnet for Patenter og Varemærker, IEF 12811 Domeinnaamrecht Nr. 76 ADR Centrum, Arbitragehof van de Tsjechische Republiek 24 mei 2013, zaaknr. 06435, Eli Lilly and Company/P Slotboom, IEF 12754

Vorige editie van deze rubriek: augustus 2013.

C.J. Angelopoulos, Beyond the Safe Harbours: Harmonising Substantive Intermediary Liability for Copyright Infringement in Europe, Intellectual Property Quarterly, 2013-3, p. 253-274.
Via IViR.nl:The internet has proven a convenient vehicle for the commission of unprecedented levels of copyright infringement by leagues of anonymous – and impecunious – infringers. In their quest for deep pockets and easy targets, right-holders have, in reaction, turned against the internet middlemen, attempting to hold them accountable for the wrong-doings of the small-scale offenders using their networks. As a result, the tricky issue of indirect liability has been given new urgency. With perplexed domestic courts turning to the general rules on extra-contractual liability to parse the issue, during the 90s a number of EU Member States started introducing special liability laws in order to shield the budding internet industry from legal uncertainty. (...)

It is therefore apparent that a cogent solution to the problem of intermediary liability will require significant doctrinal reform across the board of EU Member States. As a result, a gap has emerged that would be most efficiently covered with one single harmonised European solution for substantial intermediary copyright infringement than multiple national ones. Happily, such harmonisation is far from as hopeless as it is usually presented: indeed, as this article will show, although the underlying national traditions and bodies of law in tort are doubtlessly dissimilar, specifically in the area of intermediary copyright liability the rules are moving closer together and common principles are beginning to take shape beneath the national divergences.

(...) The article shall focus on the liability of internet service providers acting in their intermediary capacity for copyright infringement committed on their networks and web pages by their users. Direct liability incurred by a platform for its own harmful behaviour without third party involvement shall not be discussed, nor will the liability of users themselves for content they upload. It should be noted that, although this analysis is concerned exclusively with intermediary liability for copyright infringement, cases involving other forms of illegality will be discussed where they allow for conclusions to be drawn that can be equally applied to copyright.

Lees het gehele artikel op de website van het IViR

ALAI Executive Committee unanimously approved an ALAI REPORT and OPINION on the making available and communication to the public in the internet environment – focus on linking techniques on the Interne, Executive Committee 16 september 2013 Cartagena de Indias.
Uit de Executive Summary: The exclusive right of “making available” under the WCT and the implementing EU legislation covers the offering to the public of a work for individualized streaming or downloading; in addition, where it takes place, the actual transmission of a work to members of the public also is covered, both irrespective of the technical means used for making available. In essence, what matters is that the act (i) is performed by an individual person (ii) directly or indirectly has the distinct effect of addressing the public, irrespective of the tool used by the individual, and (iii) concerns subject matter protected by copyright or related rights.

As applied to hyperlinks, these findings lead to the following conclusions: (i) The making available right covers links that enable members of the public to access specific protected material; (ii) the making available right does not cover links that merely refer to a source from which a work may subsequently be accessed.

It is irrelevant whether the link takes the user to specific content on a third-party website, or whether the linking site retains a frame around the content, so that the user is not aware that she is accessing the content from a third-party website.

It is irrelevant whether the link takes the user to specific content on a third-party website, or whether the linking site retains a frame around the content, so that the user is not aware that she is accessing the content from a third-party website.

It is also irrelevant to the act of offering access whether the work made available through the link is itself infringing: it is the act of offering that triggers the making available right, and that act is the same whatever the copyright status of the work that is made available.

There is obviously no infringement of the “making available” right where the rightholder's decision whether and under which conditions the targeted content is made available on the internet is respected. In contrast, this means in particular that linking to targeted content infringes the “making available” right if (i) the content is initially made available without the rightholder’s consent, or (ii) technical protection measures have been circumvented or (iii) the availability of the content, even if initially disclosed over the Internet with consent, otherwise clashes with the declared or clearly implied will of the rightholder.

Accordingly, courts should not introduce a general presumption of the rightholder’s consent to further communication to the public of what initially has been posted on the Internet with the rightholder’s consent, since this would amount to introducing an exception or limitation to the right, while general exceptions to the scope of the “making available” right require legislative action. This finding does not exclude that a court may be inclined to infer such consent to permit the link based on the individual circumstances of a case.

Lees het rapport & opinie.
[redactie adviseert ook de prejudiciële vragen in Svensson en C More Entertainment te lezen in het HvJ EU overzicht auteursrecht]

Bijdrage ingezonden door Joran Spauwen, Kennedy Van der Laan.
WIPO is druk doende Panelbeslissingen te publiceren inzake de zogenaamde Limited Right Objections (LRO) tegen aanvragen voor nieuwe generieke top level domains (de new gTLDs, bijvoorbeeld .mail, .home en .google). Zie IEF 12878 en IEF 12942 voor een overzicht van de eerste zaken die in dit kader bekend zijn gemaakt. Waar de WIPO-experts in het begin louter objections leken af te wijzen, zien we sinds kort ook toewijzingen binnen druppelen.

De LRO basis
Voor de volledigheid, LRO-beslissingen betreffen klachten tegen new gTLDs die conflicteren met, al dan niet geregistreerde, merken (of namen van intergouvernementele organisaties). Probleem: hoe vind je de balans tussen de ‘internationale’ gTLD-aanvraag en eventueel botsende nationale merkrechten? Merkregistraties zijn immers in beginsel nationaal/communautair en gelijke merken kunnen in verschillende landen door deze territoriale afbakening gelijktijdig prima naast elkaar bestaan. De aanvraag voor een internationaal te gebruiken new gTLD doorkruist deze afbakening en zorgt voor potentiële botsingen tussen merken in verschillende jurisdicties. Huis-tuin-en-keuken merkenrecht biedt volgens ICANN voor dit probleem onvoldoende soelaas. De LRO-regels stellen daarom aanvullende eisen. Iets vergelijkbaars zien we in de regels voor andere TLD’s, zoals de UDRP, die geldt voor bijvoorbeeld ‘.com’, waar ‘kwade trouw’ een aanvullend vereiste is. De LRO-regels kiezen voor een andere benadering. Een klager kan met succes een new gTLD-aanvraag blokkeren, mits deze aanvraag:

1. takes unfair advantage of the distinctive character or the reputation of the [..] mark; and/or
2. unjustifiably impairs the distinctive character or the reputation of the [..] mark; and/or
3. otherwise creates an impermissible likelihood of confusion [..]. (§3.5.2 Application Guidebook)

Hierbij introduceren met name de bestanddelen “unjustifiably” en “impermissible” een aanvullende open redelijkheidstoets. Het is bedoeling dat de expert(s) die over de LRO beslist deze normen invult door een hele waslijst aan niet-exclusieve factoren in overweging te nemen:

1. Whether the applied-for gTLD is identical or similar, including in appearance, phonetic sound, or meaning, to the objector’s existing mark.
2. Whether the objector’s acquisition and use of rights in the mark has been bona fide.
3. Whether and to what extent there is recognition in the relevant sector of the public of the sign corresponding to the gTLD, as the mark of the objector, of the applicant or of a third party.
4. Applicant’s intent in applying for the gTLD, including whether the applicant, at the time of application for the gTLD, had knowledge of the objector’s mark, or could not have reasonably been unaware of that mark, and including whether the applicant has engaged in a pattern of conduct whereby it applied for or operates TLDs or registrations in TLDs which are identical or confusingly similar to the marks of others.
5. Whether and to what extent the applicant has used, or has made demonstrable preparations to use, the sign corresponding to the gTLD in connection with a bona fide offering of goods or services or a bona fide provision of information in a way that does not interfere with the legitimate exercise by the objector of its mark rights.
6. Whether the applicant has marks or other intellectual property rights in the sign corresponding to the gTLD, and, if so, whether any acquisition of such a right in the sign, and use of the sign, has been bona fide, and whether the purported or likely use of the gTLD by the applicant is consistent with such acquisition or use.
7. Whether and to what extent the applicant has been commonly known by the sign corresponding to the gTLD, and if so, whether any purported or likely use of the gTLD by the applicant is consistent therewith and bona fide.
8. Whether the applicant’s intended use of the gTLD would create a likelihood of confusion with the objector’s mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the gTLD. (§3.5.2 Application Guidebook)

Kortom, een prachtige ‘multiculturele’ cocktail van merkenrechtelijke factoren, die de expert(s) houvast moet bieden (maar tegelijkertijd weinig concreet voorschrijft wat nu precies ‘impermissible’ of ‘unjustifiable’ is). Dit maakt de LRO-beslissingen er niet eenvoudiger op, maar zorgt wel voor boeiende ontwikkelingen en uitkomsten.

Tot nu toe blijken de regels objectors veelal in moeilijkheden te brengen. Op hen rust namelijk de volledige bewijslast (artikel 20(c) Procedure). Het blijkt niet zo makkelijk om aan deze bewijslast voor de nieuwe LRO-regels te voldoen. Menig objector lijkt hier onderuit te gaan, vermoedelijk omdat zij vertrouwden op de hun bekende nationale stel- en bewijsplichten.¹

De eerste LRO toewijzingen
Gelukkig gaat het niet iedere keer mis. Tot nu toe zijn de volgende LRO’s toegewezen en recent gepubliceerd:

.delmonte (LRO 2013-0001)
Het Amerikaanse Del Monte treedt op tegen de aanvraag voor ‘.delmonte’ van haar licentienemer, het Europese Del Monte. De Amerikanen beschikken over verschillende internationale merken. De Europeanen stellen sinds 2011 houder te zijn van een merk in Zuid-Afrika. Twee van de expert-panelleden vinden dat sprake is van een “impermissible likelihood of confusion” en besluiten tot toewijzing van de klacht. Zij vermoeden onder andere kwade trouw aan de zijde van het Europese Del Monte bij het verkrijgen van de Zuid-Afrikaanse merken en gaan ervan uit dat de aanvraag van de gTLD in strijd is met de licentieovereenkomst. Het derde expert-panellid is het daarmee niet eens en ‘dissent’. Hij verwijst onder meer naar de hiervoor besproken bewijslastverdeling en vindt dat klager, het Amerikaanse Del Monte, had moeten aantonen dat de verkrijging van de Zuid-Afrikaanse merken door het Europese Del Monte te kwader trouw was. De overige twee expert-panelleden gingen hier van uit op basis van de gebrekkige bewijsvoering en uitleg van het Europese Del Monte.

.direct (LRO 2013-005)
De grootste satelliettelevisieaanbieder van Amerika, DirecTV, klaagt over de aanvraag van .direct, door concurrent Dish. Het expert-panel oordeelt unaniem dat de aanvraag op alle vlakken inbreuk maakt op de rechten van DirecTV. Zij overwegen dat de gTLD (.direct) overeenstemt met het merk DirecTV en te kwader trouw door Dish is aangevraagd om de bedrijfsactiviteiten van DirecTV te frustreren. Het verweer dat de gTLD een beschrijvende term betreft wordt gepasseerd, omdat de panelleden ervan overtuigd zijn dat Dish zich enkel richtte op het merk van een concurrent. Verder trekt het expert-panel de representativiteit van een door Dish overgelegd marktonderzoek in twijfel. Opvallend is dat het expert-panel geen overweging wijdt aan de bewijslastverdeling.

.weibo/.微博 (LRO 2013-0040/2013-0041)
Het Chinese Sina, aanbieder van de Twitterachtige dienst Weibo, dient een klacht in tegen de aanvragen .微博 en .weibo (de pinyin omzetting van 微博) door concurrent Tencent. Sina beroept zich op haar Chinese merken. Tencent verweert zich en stelt dat ‘weibo’ beschrijvend is voor Twitterachtige microblogdiensten. Het is onduidelijk of de term ‘weibo’ verwaterd is, of dat hier een afgeleide betekenis vanuit gaat. Twee van de expert-panelleden, beide met een Chinese achtergrond, wijzen de LRO toe. Zij zijn van mening dat zolang het merk van klager Sina niet nietig is verklaard, verondersteld mag worden dat het niet beschrijvend is. Het feit dat Tencent het teken al meerdere jaren te goeder trouw gebruikt doet hier niet aan af. Het derde expert-panellid, al wijzend op zijn onbekendheid met de Chinese taal, concludeert dat hij niet met de beslissing kan instemmen. Hij overweegt onder andere dat de voortdurende co-existentie van beide merken vragen oproept over de onderscheidingskracht van het merk. Het feit dat het merk nog niet nietig is verklaard zou onvoldoende grondslag bieden om aan te nemen dat het niet beschrijvend is. Hij gaat expliciet niet zo ver dat Sina niet aan haar bewijslast heeft voldaan, maar acht het wel noodzakelijk dat partijen aanvullende opmerkingen indienen.

Kijk op de WIPO-website voor een overzicht van andere LRO-uitspraken en nieuwe beslissingen.

Joran Spauwen

¹DotMusic Limited v. Charleston Road Registry Inc., WIPO Case No. LRO2013-0058; DotMusic Limited v. Victor Cross, WIPO Case No. LRO2013-0062; Defender Security Company v. Baxter Pike LLC, WIPO Case No. LRO2013-0031; Defender Security Company v. Charleston Road Registry Inc., WIPO Case No. LRO2013-0032); Coach, Inc. v. Koko Island, LLC, WIPO Case No. LRO20130-0002; Academy, Ltd, d/b/a/ Academy Sports + Outdoors v. Half Oaks, LLC, WIPO Case No. LRO2013-0003; hibi (UK) Limited v. Telstra Corporation Limited, WIPO Case No. LRO2013-0013; TLDDOT GmbH v. InterNetWire Web-Development GmbH, WIPO Case No. LRO2013-0052; AC Webconnecting Holding B.V. v. United TLD Holdco Ltd, WIPO Case No. LRO2013-0006; Latin American Telecom, LLC v. Charleston Road Registry Inc., WIPO Case No. LRO2013-0055; Biotechnology Industry Organization v. Starting Dot, WIPO Case No. LRO2013-0056; United States Postal Service v. Victor Dale, LLC, WIPO Case No. LRO2013-0047; Defender Security Company v. Baxter Pike LLC, WIPO Case No. LRO2013-0031

O.M.B.J. Volgenant, 'Journalist nog vogelvrij ondanks uitspraak rechter', NRC 2 oktober 2013.
Bijdrage ingezonden door Otto Volgenant, Kennedy Van der Laan.
Mediarecht. Bronbescherming. Bescherming van journalisten en hun bronnen tegenover opsporingsdiensten is nu relevanter dan ooit. In Amerika is dat niet goed geregeld. Afluisterpraktijken van de NSA in het PRISM-programma worden niet consequent vooraf door een onafhankelijke rechter beoordeeld. Ongetwijfeld zijn er de afgelopen jaren heel wat journalisten door de NSA afgeluisterd, en heel wat geheime bronnen onthuld. Zonder dat daar een rechter aan te pas kwam.

Helaas is de Nederlandse situatie niet veel beter. Er is geen wettelijke regeling die onze opsporingsdiensten dwingt toestemming te vragen aan de rechter alvorens journalistiek materiaal in beslag te nemen. De AIVD gaat bijvoorbeeld, net als de NSA, haar gang zonder onafhankelijke rechterlijke toetsing vooraf. De minister van Veiligheid en Justitie maakt geen haast om dat gat in rechtsbescherming te dichten. Nederland heeft de afgelopen jaren op dit punt tot driemaal toe een stevige tik op de vingers gekregen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

In 2007 oordeelde het Hof dat journalist Koen Voskuil [red. Application no. 64752/01]ten onrechte was gegijzeld omdat hij zijn bronnen niet wilde prijsgeven. In 2010 oordeelde het Hof wederom dat het Nederlandse recht ernstig tekortschiet. De redactie van het blad Autoweek had niet zonder rechterlijke toetsing vooraf gedwongen mogen worden om fotomateriaal af te geven aan de politie [red. Application no. 38224/03]. En in 2012 oordeelde het Hof weer dat Nederland fout zat. De AIVD was zijn boekje te buiten gegaan door journalisten van De Telegraaf af te luisteren en documenten in beslag te nemen [red. Application no. 39315/06].

De bewoordingen van het Hof liegen er niet om: de kwaliteit van het Nederlandse recht schiet tekort. Er moet een met waarborgen omgeven procedure zijn voor een onafhankelijke toetsing van de vraag of het opsporingsbelang het belang van bronbescherming overstijgt. De rechter moet goed motiveren waarom een dwangmiddel tegen een journalist mag worden ingezet. Die toetsing moet vooraf plaatsvinden. Toetsing achteraf heeft natuurlijk geen zin, want een geheime bron die eenmaal aan de opsporingsdiensten is onthuld kan daarna niet meer geheim worden.

Nederland heeft het eerbiedigen van mensenrechten hoog in het vaandel en mag andere landen graag aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Maar dan moeten we onze zaken wel op orde hebben. Het is ongehoord dat Nederland tot driemaal toe door het Europese Hof terecht is gewezen maar niet snel actie onderneemt om het gesignaleerde gat te repareren. Nederland staat internationaal voor aap.

Het is een raadsel waarom het kabinet zo treuzelt met een wet die journalistieke bronbescherming verankert. Dat hoeft helemaal geen ingewikkelde wet te zijn. België heeft sinds 2007 een wet die op één A4-tje past [Wet tot bescherming van de journalistieke bronnen]. Die wet laat zich in een paar zinnen samenvatten. Journalisten en redactiemedewerkers hebben het recht hun informatiebronnen geheim te houden. Er is een rechterlijk bevel nodig voor het opheffen van dat recht. Zo’n bevel mag de rechter alleen geven als daardoor een misdrijf kan worden voorkomen dat de fysieke integriteit van een persoon in het gedrang brengt. De aan de journalist gevraagde informatie moet van cruciaal belang zijn voor het voorkomen van zo’n misdrijf en mag niet op een andere manier verkregen kunnen worden. Met dit heldere Belgische voorbeeld voor ogen is een Nederlandse wettelijke regeling snel te realiseren.

Een beschaafd land als Nederland moet de uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens serieus nemen. Eigenlijk zou één veroordeling al genoeg moeten zijn geweest om in actie te komen. Maar bij drie veroordelingen is de maat vol. Er zal nu echt vaart moeten worden gemaakt met een wettelijke verankering van journalistieke bronbescherming. Wij willen hier geen Amerikaanse toestanden. Wij willen geen opsporingsdiensten die hun gang kunnen gaan zonder dat een onafhankelijke rechter hun praktijken vooraf toetst. Wij willen een goede regeling die journalisten en hun bronnen de bescherming geeft waar ze recht op hebben. Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens verplicht ons dit in een wet vast te leggen. Het minste wat we mogen verwachten is dat het kabinet voor het einde van dit jaar een wetsvoorstel indient.

Otto Volgenant