Dossiers

ABRvS 19 november 2014, IEF 14400 (Pharmacosmos tegen NL Octrooicentrum)
Octrooirecht. Herstelverzoek. Bij besluit heeft NL Octrooicentrum het verzoek van Pharmacosmos om correctie van het octrooiregister afgewezen en het tegen het verval van het octrooi gemaakte bezwaar en het verzoek om herstel in de vorige toestand niet-ontvankelijk verklaard. De constatering van het verval van een octrooi is derhalve niet gericht op rechtsgevolg en geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid Awb waartegen een rechtsmiddel kan worden aangewend. Bij brief heeft NL Octrooicentrum medegedeeld dat de betaling van de taks voor het jaar 2011 niet kon worden verwerkt omdat het octrooi per 1 oktober 2010 is vervallen. De termijn voor het indienen van een herstelverzoek was op dat moment nog niet verstreken. Dit komt voor rekening en risico van Pharmacosmos.

Bij brief van 7 juni 2012 heeft Pharmacosmos een verzoek gedaan om correctie van het octrooiregister, bezwaar gemaakt tegen het verval van het octrooi en een verzoek om herstel van het octrooi in de vorige toestand gedaan op grond van artikel 23, eerste lid, van de Row 1995.

Bij besluit van 26 juni 2012 heeft NL Octrooicentrum het verzoek om correctie van het octrooiregister afgewezen. Voorts heeft het bij dat besluit het bezwaar gericht tegen het verval en het verzoek om herstel in de vorige toestand niet-ontvankelijk verklaard.

5.1. Ingevolge artikel 62 van de Row 1995 vervalt een octrooi van rechtswege wanneer de taks, als bedoeld in artikel 61 van die wet, niet tijdig is betaald. De constatering van het verval van een octrooi is derhalve niet gericht op rechtsgevolg en geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb waartegen een rechtsmiddel kan worden aangewend. Ook bevat die constatering geen bestuurlijk rechtsoordeel omdat uit de wet volgt in welk geval het verval intreedt en deze niet ziet op het al dan niet aanwenden van een bevoegdheid. De rechtbank heeft derhalve terecht overwogen dat NL Octrooicentrum terecht het door Pharmacosmos tegen het vermeende verval van het octrooi gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk heeft verklaard. Dat NL Octrooicentrum van het vervallen van een octrooi aantekening dient te maken in het octrooiregister doet aan het voorgaande niet af. De aantekening is niet als besluit aan te merken, nu deze slechts mededeling doet van de van rechtswege ontstane situatie. Anders dan bij het in artikel 52, vierde lid, van de Row 1995 bedoelde rechtsverlies, waarop voormelde uitspraak van de Afdeling van 24 oktober 2012 ziet, treedt het verval van octrooi van rechtswege in zonder dat daaraan een handeling van NL Octrooicentrum vooraf dient te gaan.

6. Verder betoogt Pharmacosmos dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat zij de termijn heeft overschreden voor het doen van een herstelverzoek als bedoeld in artikel 23 van de Row 1995. De beweerdelijke overschrijding van de termijn voor het indienen van het volledigheidshalve gedane herstelverzoek kan haar niet worden tegengeworpen. De termijn voor het herstelverzoek kan volgens Pharmacosmos niet aanvangen voordat de octrooihouder bekend is geworden met het vermeende gebrek. Het is bovendien niet aan haar, maar aan NL Octrooicentrum te wijten dat de termijn is overschreden, aldus Pharmacosmos.

6.1. Gelet op het bepaalde in artikel 23, derde lid, van de Row 1995 verstreek op 30 september 2011 de uiterste termijn voor het indienen van een verzoek tot herstel als bedoeld in het eerste lid van dat artikel. Er bestaat, gelet op die bepaling, geen grond voor het oordeel dat de termijn pas aanvangt op het moment dat de octrooihouder bekend wordt met het vervallen van zijn octrooi. Bij brief van 20 mei 2011 heeft NL Octrooicentrum aan Awapatent medegedeeld dat de betaling van de taks voor het jaar 2011 niet kon worden verwerkt omdat het octrooi per 1 oktober 2010 is vervallen. De termijn voor het indienen van een verzoek tot herstel was op dat moment nog niet verstreken. Dat Awapatent die brief, zo blijkt uit haar brief van 30 maart 2012, niet goed heeft gelezen, komt voor rekening en risico van Pharmacosmos, nu laatstgenoemde de betalingen van de taksen aan Awapatent heeft uitbesteed. Daargelaten of overschrijding van de in artikel 23, derde lid, van de Row genoemde uiterste termijn van een jaar, gelet op het systeem van de wet, verschoonbaar is, heeft Pharmacosmos, gezien het vorenstaande, geen omstandigheden aannemelijk gemaakt op grond waarvan overschrijding van die termijn verschoonbaar zou zijn. Dat NL Octrooicentrum abusievelijk de onverwerkte betaling van de taks niet, althans niet tijdig, heeft gerestitueerd biedt voorts geen grond voor het oordeel dat het aan NL Octrooicentrum te wijten is dat Pharmacosmos die termijn heeft overschreden.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 10 september 2014, IEF 14401, zaak C-470/14 (EGEDA) - dossier
Artikel 5 InfoSoc. Uitzonderingen en beperkingen. In Spanje is in december 2011 de ‘billijke compensatieregeling’ in de IE-wet afgeschaft en vervangen door een procedure waarbij aan de auteursrechthebbenden een vergoeding uit de staatskas wordt betaald. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van een raming van de veroorzaakte schade. Verzoeksters komen op tegen deze regeling wegens ongrondwettigheid daarvan en dat de Spaanse regelgeving in strijd is met het Unierecht, te weten artikel 5, lid 2, sub b van RL 2001/29. Auteursrechtelijke organisaties hebben zich in de zaak gemengd omdat zij zaken met hetzelfde voorwerp aan een rechter hebben voorgelegd. Zij verzetten zich met name ertegen dat de billijke compensatie zou moeten worden vastgesteld ‘binnen de per begrotingsjaar bepaalde grenzen’ zodat er van een objectief criterium voor berekening geen sprake is.

De verwijzende Spaanse rechter (Tribunal Supremo) realiseert zich dat het in deze zaak om een regelgevend besluit gaat hetgeen betekent dat hier buiten toepassing laten niet aan de orde is maar dat de regeling erga omnes nietig zou moeten worden verklaard. Het feit dat een bepaling daarvan in strijd is met Unierecht is voor de verwijzende rechter reeds voldoende grond voor nietigverklaring. Aangezien de verwijzende rechter niet zeker is over de uitleg van artikel 5 lid 2 sub b van RL 2001/29 legt hij het Hof de volgende vragen voor:

1) Is een stelsel inzake billijke compensatie voor het maken van thuiskopieën dat is gebaseerd op een raming van het daadwerkelijk veroorzaakte nadeel en wordt gefinancierd uit de algemene staatsbegroting, zonder dat bijgevolg kan worden gegarandeerd dat de kosten van die compensatie worden gedragen door de gebruikers van thuiskopieën, verenigbaar met artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29?
2) Zo ja, is het verenigbaar met artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 dat het totale bedrag dat in de algemene staatsbegroting wordt bestemd voor de billijke compensatie voor het maken van thuiskopieën, ook al wordt het berekend op basis van het daadwerkelijk veroorzaakte nadeel, moet worden vastgesteld binnen de per begrotingsjaar bepaalde grenzen?

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 2 oktober 2014, IEF 14402, zaak C-471/14 (Seattle Genetics) - dossier
ABC voor medische producten. Het Oberlandesgericht Wien stelt de volgende vragen Verzoekster vraagt op 02-11-2012 een ABC voor een geneesmiddel ter behandeling van kanker, auto-immuunziekten of infectieziekten, waarbij de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van het geneesmiddel van 25-10-2012 werd voorgelegd. De aanvraag wordt goedgekeurd met de bepaling dat het ABC geldt vanaf het verstrijken van de duur van het basisoctrooi tot en met 25-10-2027, mits de jaarlijkse heffingen tijdig worden betaald. Verzoekster gaat in beroep tegen dat besluit en vordert dat de maximumduur van het ABC in die zin wordt aangepast dat deze pas afloopt op 30-10-2027 (15 jaar vanaf de dag van de kennisgeving). Zij stelt dat het besluit over de VHB werd bekend gemaakt in het PbEU van 30-10-2012 en dat vanaf de datum van bekendmaking moet worden gerekend, conform VWEU artikel 297 lid 2. In het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie van 26-08-2013 is letterlijk bepaald dat de geldigheidsduur van de goedkeuring wordt verlengd met één jaar vanaf 30-10-2013. Ook vindt zij steun in artikel 13 en punt 9 van de considerans van Vo. 469/2009, en wijst zij op de haar opvatting steunende interpretatie in de besluiten van octrooibureaus in het Verenigd Koninkrijk, België, Slovenië en Portugal.

De verwijzende Oostenrijkse rechter (Oberlandesgericht Wien) vraagt zich allereerst af of het ingaan van de termijn wordt bepaald door nationaal of gemeenschapsrecht. Hij vindt daarover noch in de relevante EUR wetgeving, noch in de rechtsleer uitsluitsel. Ook uitspraken van het HvJ scheppen voor hem geen duidelijkheid. Hij legt het HvJEU dan ook de volgende vragen voor:

1. Wordt de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap als bedoeld in artikel 13, lid 1, van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, door het gemeenschapsrecht bepaald of verwijst deze regeling naar de datum waarop de vergunning volgens het recht van de respectieve lidstaat van kracht wordt?
2. Indien het Hof van Justitie van de Europese Unie bevestigt dat de in de eerste vraag bedoelde datum door het gemeenschapsrecht wordt bepaald, welke datum moet dan in aanmerking worden genomen: die waarop de vergunning is afgegeven of die waarop de kennisgeving heeft plaatsgevonden?

Rechtbank Amsterdam 21 november 2014, IEF 14403 (Mein Kampf-antiquair)
Mediarecht. Strafrecht. Auteursrecht. De Amsterdamse antiquair die het boek Mein Kampf te koop aanbood, is niet strafbaar ex 137e Sr - het verspreiden van een voorwerp met een beledigend of haatzaaiend karakter. Een veroordeling van deze eigenaar van The Totalitarian Art Gallery zou indruisen tegen artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat de uitingsvrijheid waarborgt. Opmerking verdient ook dat het auteursrecht op Mein Kampf in 2015, 70 jaar na de dood van de auteur, zal vervallen.

7.1. Zakelijke berichtgeving
Als verdachte het boek Mein Kampf slechts voor zakelijke berichtgeving ter verspreiding in voorraad heeft, is geen sprake van een strafbaar feit. De wetgever heeft dit straf uitsluitende bestanddeel opgenomen om de mogelijkheid te bieden rassendiscriminatie aan het licht te brengen en (wetenschappelijk) te analyseren en bekritiseren. Bij zakelijke berichtgeving moet dus vooral gedacht worden aan journalistieke of wetenschappelijke berichtgeving. Of daarvan sprake is, zal voor het overige van de omstandigheden van het geval afhangen.

7.3. Overwegingen ten aanzien van artikel 10 EVRM
Een dergelijke restrictie kan niet los gezien worden van maatschappelijke ontwikkelingen. Vast staat dat van de inhoud van Mein Kampf op eenvoudige wijze valt kennis te nemen via internet, hetzij door het downloaden van de tekst, hetzij door het aankopen van het boek via bijvoorbeeld Amazon.com. Ook is het boek te lezen in Nederlandse bibliotheken en is het in diverse omringende landen vrij verkrijgbaar, al dan niet voorzien van een inleidende tekst, waarin de lezer op de inhoud wordt voorbereid of daarover wordt voorgelicht. In Nederland is in 2007 in de Tweede Kamer gediscussieerd over de vraag of de beperkingen op de verspreiding van Mein Kampf zouden moet worden opgeheven. Dat is toen met 83 tegen 67 stemmen van de hand gewezen.

Opmerking verdient ook dat het auteursrecht op Mein Kampf in 2015, 70 jaar na de dood van de auteur, zal vervallen. Daarmee zullen de Beierse en de Nederlandse overheid, die over het auteursrecht op de Duitse, respectievelijk de Nederlandse tekst beschikken, een verbod op de verspreiding van het boek alleen nog met behulp van het strafrecht kunnen verwezenlijken. In Duitsland is of wordt daarom overwogen het boek in 2016 in herdruk uit te geven, voorzien van annotaties door historici.

Voorts acht de rechtbank in deze van belang de context – voor beslissingen in het kader van artikel 137e Sr minder, maar voor een afweging in het kader van artikel 10 EVRM veel meer van belang – waarbinnen verdachte het boek Mein Kampf ter verkoop aanbood, te weten als antiquarisch exemplaar en in zeer geringe aantallen. Deze context geeft geen reden aan te nemen dat kopers van verdachte het boek op een voor de beschermde groep mensen schadelijke wijze zullen aanwenden.
Hoewel zich in Nederland en daarbuiten incidenten van antisemitische aard voordoen en nazisymbolen daarbij een versterkende rol zouden kunnen spelen, is de rechtbank tenslotte niet gebleken van enig incident waarbij exemplaren van Mein Kampf, in zijn originele Duitse of in een vertaalde versie, in Nederland of elders, hebben geleid tot het expliciete gebruik van het boek voor handelingen die artikel 137e Sr beoogt te bestrijden.
Gezien het voorgaande is naar het oordeel van de rechtbank van een ‘pressing social need’ als bedoeld in de rechtspraak van het EHRM geen sprake en zou een beperking van verdachtes uitingsvrijheid, door een veroordeling, voorts niet aan eisen van proportionaliteit en subsidiariteit voldoen.
De conclusie luidt dan ook dat een veroordeling van verdachte wegens overtreding van artikel 137e Sr in strijd zou komen met het bepaalde in artikel 10 EVRM. Dat brengt mee dat verdachte van alle rechtsvervolging zal worden ontslagen.

Beschikking HvJ EU 14 november 2013, IEF 14404, zaak C-617/12 (Astrazeneca tegen Comptroller General)
ABC. Octrooirecht. Automatische erkenning door Liechtenstein moet worden beschouwd als de eerste vergunning voor het in de handel brengen van dit geneesmiddel in de EER. In de context van de EER moet artikel 13, lid 1 ABC-Verordening worden uitgelegd dat een door het Swissmedic voor een geneesmiddel afgegeven administratieve vergunning, die in Liechtenstein automatisch wordt erkend, moet worden beschouwd als de eerste vergunning voor het in de handel brengen van dit geneesmiddel in de EER in de zin van deze bepaling wanneer deze vergunning eerder is afgegeven dan de vergunningen voor het in de handel brengen die voor dit geneesmiddel zijn afgegeven door het EMA of door de autoriteiten van de lidstaten van de EU, en door de autoriteiten van de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen.

De omstandigheid dat, op basis van vergelijkbare klinische gegevens in tegenstelling tot de Zwitserse autoriteit, na een onderzoek van deze klinische gegevens heeft geweigerd voor dit geneesmiddel een vergunning voor het in de handel brengen af te geven, en het feit dat de Zwitserse vergunning door het Institut suisse des produits thérapeutiques is geschorst en deze schorsing pas later door deze autoriteit is opgeheven toen de vergunninghouder haar aanvullende gegevens heeft verstrekt, zijn in dat verband irrelevant.

Het hof verklaart voor recht:

In de context van de Europese Economische Ruimte (EER) moet artikel 13, lid 1, van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen aldus worden uitgelegd dat een door het Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) voor een geneesmiddel afgegeven administratieve vergunning, die in Liechtenstein automatisch wordt erkend, moet worden beschouwd als de eerste vergunning voor het in de handel brengen van dit geneesmiddel in de Europese Economische Ruimte in de zin van deze bepaling wanneer deze vergunning eerder is afgegeven dan de vergunningen voor het in de handel brengen die voor dit geneesmiddel zijn afgegeven door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) of door de autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie overeenkomstig de vereisten van richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, en door de autoriteiten van de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen.

De omstandigheid dat, op basis van vergelijkbare klinische gegevens, het Europees Geneesmiddelenbureau, in tegenstelling tot de Zwitserse autoriteit, na een onderzoek van deze klinische gegevens heeft geweigerd voor dit geneesmiddel een vergunning voor het in de handel brengen af te geven, en het feit dat de Zwitserse vergunning door het Institut suisse des produits thérapeutiques is geschorst en deze schorsing pas later door deze autoriteit is opgeheven toen de vergunninghouder haar aanvullende gegevens heeft verstrekt, zijn in dat verband irrelevant.

Prejudiciële vragen:

1) Kan een Zwitserse vergunning voor het in de handel brengen, die niet werd verleend overeenkomstig de in richtlijn [2001/83] vastgestelde administratieve vergunningsprocedure maar door het Vorstendom Liechtenstein automatisch wordt erkend, de ‚eerste [VHB]’ vormen voor de toepassing van artikel 13, lid 1, van [verordening nr. 469/2009]?

2) Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang of:

a) de reeks klinische gegevens op grond waarvan de Zwitserse autoriteit de vergunning voor het in de handel brengen heeft verleend, volgens het [EMA] niet voldeed aan de voorwaarden voor de afgifte van een [VHB] overeenkomstig verordening nr. [726/2004], en/of

b) [de Zwitserse vergunning] na afgifte werd geschorst en pas weer uitwerking kreeg nadat aanvullende gegevens waren overgelegd?

3. Indien artikel 13, lid 1, van [verordening nr. 469/2009] enkel verwijst naar [VHB’s] die zijn verleend overeenkomstig de in richtlijn [2001/83] vastgestelde administratieve vergunningsprocedure, heeft het feit dat een geneesmiddel eerst binnen de [Europese Economische Ruimte (EER)] in de handel werd gebracht op grond van een door Liechtenstein automatisch erkende Zwitserse vergunning [...], die niet werd verleend overeenkomstig richtlijn [2001/83], dan tot gevolg dat overeenkomstig artikel 2 van [verordening nr. 469/2009] voor dit product geen [ABC] kan worden afgegeven?

HvJ EU 14 november 2013, IEF 14406, zaak C-210/13 (Glaxosmithkline tegen Comptroller General)
ABC. Begrippen ‚werkzame stof’ en ‚samenstelling van werkzame stoffen’ en adjuvans. Artikel 1, sub b ABC-Verordening moet worden uitgelegd dat, net zoals een adjuvans niet onder het begrip „werkzame stof” in de zin van deze bepaling valt, ook een samenstelling van twee stoffen waarvan de ene stof een werkzame stof is en de andere stof, een adjuvans niet onder het begrip „samenstelling van werkzame stoffen”.

Het Hof verklaart voor recht:

Artikel 1, sub b, van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen moet aldus worden uitgelegd dat, net zoals een adjuvans niet onder het begrip „werkzame stof” in de zin van deze bepaling valt, ook een samenstelling van twee stoffen waarvan de ene stof een werkzame stof is die uit zichzelf therapeutische werking heeft, en de andere stof, een adjuvans, het mogelijk maakt deze therapeutische werking te versterken maar uit zichzelf geen therapeutische werking heeft, niet onder het begrip „samenstelling van werkzame stoffen” in de zin van deze bepaling valt.

Gestelde vragen:

1)       Is een adjuvans dat uit zichzelf geen therapeutische werking heeft, maar dat de therapeutische werking van een antigeen versterkt wanneer het met dat antigeen in een vaccin wordt gecombineerd, een „werkzame stof” in de zin van artikel 1, sub b, van verordening (EG) nr. 469/2009?

2)       Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, kan de samenstelling van een dergelijk adjuvans met een antigeen niettemin als een „samenstelling van werkzame stoffen” in de zin van artikel 1, sub b, van verordening (EG) nr. 469/2009 worden beschouwd?

OHIM Cancellation Division 31 oktober 2014, IEF 14407 (GhanaFresh)
Uitspraak ingezonden door Teun Pouw en Willem Balfoort, De Clercq. Merkenrecht. Toegewezen vordering gebaseerd op artikel 52(1)(b) CTMR vanwege registratie te kwader trouw van GhanaFresh-merk: there was a dishonest intention on the filer's part to copy the applicant's mark. 'This is as close as one could expect to get to 'a smoking gun' in a bad faith case.' [r.o. 31]

Decision:
1. The application for a declaration of invalidity is upheld.
2. Community trade mark no 3 080 769 is declared invalid in its entirety.
3. The CTM proprietor bears the costs, fixed at EUR 1 150

5. Applicant claims that the contested mark was filed in bad faith, since there was a dishonest intention on the filer's part to copy the applicant's mark.

31. However, the similarities between the marks are profound. The marks are to all intents and purposes identical. A coincidence in all features of the marks is of course so highly improbable as to be practically inconceivable as a quirk of chance. But improbability is place upon improbability when an enlargement of the image of the contest marks reveals the presence of further coincidences which appear to have been ineptly airbrushed out, namely the words 'premium quality' and 'palmnut cream concentrate' (see paragraph 14 above). This is as close as one could expect to get to a 'smoking gun' in a bad faith case.

Vzr. Rechtbank Den Haag 21 november 2014, IEF 14408 (eBenefits tegen VG beheer)
Procesrecht. Dwangsommen. Voorzetting van executie. In kort geding werd eBenefits bevolen het verveelvoudigen en openbaarmaken van het computerprogramma EblPro te staken en opgave te doen middels een registeraccountant [IEF 9930]. Na diverse gedingen [IEF eBenefits] vordert eBenefits opheffing van de beslagen en staking executiemaatregelen. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen in conventie af. Aangezien het bereikte maximum aan verbeurde dwangsommen is bereikt wordt er een nieuwe dwangsom verbonden aan eerder vonnis van €2.500 per (gedeeltelijke) overtreding met nieuwe maxima.

4.4. Hoewel niet is uitgesloten dat er na 1 januari 2011 geen nieuwe gebruikers / afnemers van EblPro zijn geweest, zoals eBenefits thans blijkens haar opgave stelt, is die stelling wel in strijd met hetgeen de bestuurder van eBenefits zelf eerder in een kort geding heeft verklaard zoals door de rechtbank in het vonnis overwogen en met de onder meer op die verklaring gebaseerde vaststelling door de rechtbank dat eBenefits niet aan de opgaveverplichting onder 5.3 van het kort geding vonnis van 11 juli 2011 heeft voldaan door niet de bij haar bekende klantgegevens op te geven. Gelet daarop dienen hoge eisen te worden gesteld aan de juistheid en volledigheid van de opgave die is bevolen onder 5.3 van het vonnis. Aan die hoge eisen voldoen de overzichten en het accountsrapport al niet omdat deze uitsluitend zijn gebaseerd op verkoopfacturen terwijl een dergelijke beperking geenszins uit het vonnis volgt, integendeel. Uit de context van het vonnis en het bevel onder 5.3 volgt dat de opgave gebaseerd dient te zijn op de informatie die eBenefits ter beschikking staat, zoals haar administratie, uit de relevante periode en de accountant ter verificatie van de opgave ook toegang dient te krijgen tot al die informatie. In het bevel worden als mogelijk relevante documenten genoemd overeenkomsten, facturen, correspondentie en administratie, maar het bevel sluit niet uit dat ook andersoortige documenten relevant kunnen zijn. Ook had de accountant ter verificatie van de opgave toegang tot de krachtens de beschikking van 1 april 2011 in beslag genomen documentatie nu onder 5.4 in het vonnis is bevolen dat eBenefits en de bewaarder op eerste verzoek daarin inzage dienen te verlenen.

4.8. De slotsom is dat eBenefits voorshands niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij met de overzichten en het accountantsrapport heeft voldaan aan het bevel onder 5.3. van het vonnis. Er is dan ook geen aanleiding om de gevorderde opheffing van de beslagen en staking van (verdere) executie toe te wijzen.

4.13. eBenefits heeft niet betwist dat bij die stand van zaken de aan dit bevel verbonden dwangsom tot het bepaalde maximum van € 100.000,- is verbeurd, zoals VGB stelt. Als prikkel voor de nakoming zal de voorzieningenrechter een nieuwe dwangsom verbinden aan het opgavebevel onder 5.3 en dan ook aan het samenhangende bevel aan de bewaarder en eBenefits onder 5.4 van het vonnis als nader in het dictum bepaald. Daarbij zal die dwangsom ingaan op een termijn van twee maanden na betekening van dit vonnis ten einde eBenefits in de gelegenheid te stellen de bevolen opgave te voldoen.

4.14. Gelet op het door VGB gestelde bereikte maximum aan verbeurde dwangsommen ziet de voorzieningenrechter ook aanleiding om een nieuwe dwangsom te verbinden aan het inbreukverbod onder 5.1 van het vonnis, als nader in het dictum bepaald.

Gerecht EU 25 november 2014, IEF 14409, zaak T-450/09 (Simba Toys / BHIM)
3D-merk. Absolute weigeringsgronden. Geen teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald. Uit het persbericht: De inschrijving van de vorm van de Rubik’s Cube als gemeenschapsmerk is geldig. De grafische voorstelling van deze kubus bevat geen technische oplossing die in de weg staat aan de bescherming ervan als merk.

In de eerste plaats stelt het Gerecht vast dat de wezenlijke kenmerken van het litigieuze merk enerzijds de kubus als zodanig en anderzijds de roosterstructuur op elk vlak van deze kubus zijn. Volgens het Gerecht doelen de dikke zwarte lijnen die deel uitmaken van deze structuur en die te zien zijn op de drie voorstellingen van de kubus doordat de binnenkant van elk vlak van de betrokken kubus in vakjes is verdeeld, geenszins op een draaivermogen van de individuele elementen van de kubus en vervullen deze zwarte lijnen dus geen enkele technische functie.

Het draaivermogen van de verticale en horizontale lijnen van de rasters van de Rubik’s Cube vloeit immers niet voort uit de zwarte lijnen en evenmin uit de roosterstructuur, maar uit een intern mechanisme van de kubus, dat onzichtbaar is op de grafische voorstellingen ervan. Bijgevolg kan de inschrijving van de vorm van de Rubik’s Cube als gemeenschapsmerk niet worden geweigerd op grond dat deze vorm een technische functie heeft.

In de tweede plaats wijst het Gerecht erop dat het betrokken merk de houder ervan niet in staat stelt om derden te verbieden, alle soorten driedimensionale puzzels met een draaivermogen in de handel te brengen. Het Gerecht beklemtoont dat het handelsmonopolie van de houder zich beperkt tot driedimensionale puzzels met de vorm van een kubus op de vlakken waarvan een roosterstructuur is aangebracht.

In de derde plaats is het Gerecht van oordeel dat de kubus met roosterstructuur die het betrokken merk vormt, zich aanzienlijk onderscheidt van de weergaven van andere op de markt beschikbare driedimensionale puzzels. Deze kubus met roosterstructuur heeft dus een onderscheidend vermogen dat de consument in staat stelt, de producent van de waar waarvoor het merk is ingeschreven, te identificeren.

54      Verder is dit betoog in elk geval ongegrond. Zoals interveniënte in haar schrifturen en ter terechtzitting heeft beklemtoond, is het immers volstrekt mogelijk dat een kubus waarvan met de vlakken of andere elementen draaibewegingen kunnen worden uitgevoerd, geen zichtbare scheidingslijnen bevat. Er is dus geen noodzakelijk verband tussen enerzijds een dergelijk eventueel draaivermogen of zelfs een andere mogelijkheid om bepaalde elementen van de betrokken kubus te bewegen, en anderzijds de aanwezigheid, op de vlakken van die kubus, van dikke zwarte lijnen of, a fortiori, van een roosterstructuur als die welke voorkomt op de grafische voorstellingen van het litigieuze merk.

55      Ten slotte dient eraan te worden herinnerd dat het litigieuze merk werd ingeschreven voor „driedimensionale puzzels” in het algemeen, te weten zonder deze te beperken tot dergelijke puzzels met een draaivermogen, die slechts één specifiek type tussen vele andere zijn. Voorts dient erop te worden gewezen dat interveniënte, zoals zij ter terechtzitting in antwoord op een vraag van het Gerecht heeft bevestigd, bij haar inschrijvingsaanvraag geen beschrijving heeft gevoegd waarin zij heeft gepreciseerd dat de betrokken vorm een draaivermogen had.

126    Hieraan kan niet worden afgedaan door het argument dat verzoekster ter onderbouwing van het vierde onderdeel van het zesde middel aanvoert en volgens hetwelk het BHIM geen rekening heeft gehouden met het „toekomstig openbaar belang” dat erin bestaat dat derden hun eigen kubussen met de afmetingen „3 x 3 x 3” in de handel kunnen brengen en in hun marketingdocumenten kunnen weergeven. Zoals voortvloeit uit de in punt 64 supra uiteengezette overwegingen kan de houder van het litigieuze merk dit laatste niet aanvoeren om derden te verbieden, met name driedimensionale puzzels in de handel te brengen die de vorm van een dergelijke kubus hebben, maar waarvan de vlakken geen roosterstructuur bevatten of een ander soortgelijk patroon waardoor dit merk het voorkomen van een „zwarte kooiconstructie” verkrijgt.

138    Wat in casu artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 betreft, heeft de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing erop gewezen dat het litigieuze merk niet in strijd was met deze bepaling door uitdrukkelijk te verwijzen naar de redenen die zij had uiteengezet in het kader van haar onderzoek van de toepassing van artikel 7, lid 1, sub b, van dezelfde verordening en door op te merken dat „behoudens bij voorkennis van de consument, [dit merk] niet [leek] op of [deed] denken aan een driedimensionale puzzel”.

Op andere blogs:
Abcor Rubik kubus vogelvrij? - auteursrecht als vangnet?
Hoogenraad & Haak

T.F. Westenbroek, ‘Hof Brussel omarmt Louboutin en registergegevens BBIE', IEF 14410.
Bijdrage van Tomas Westenbroek, VU Amsterdam/auteur. Het Hof van beroep te Brussel heeft op 18 november 2014 het ‘rode zool’ merk van Louboutin gered van een wisse dood. In een helder en consciëntieus arrest, volgt het Brusselse Hof van beroep nauwgezet de registergegevens, zoals opgenomen in het Benelux merkenregister: Eerder dit jaar shockeerde de Brusselse voorzieningenrechter de wereld door het rode zool merk van Louboutin nietig te verklaren en de doorhaling ervan te bevelen in een zaak die door de Franse schoenmaker was aangespannen tegen Van Dalen Footwear B.V. En dat terwijl een jaar eerder, in Den Haag, werd vastgesteld dat er inbreuk werd gemaakt op het geldige merkenrecht van de Franse koning van de (hele) hoge hak.

(...bijdrage is sterk ingekort, lees de volledige bijdrage hier...)
And they litigated happily ever after
Na het herstelarrest van het Brusselse Hof kan Louboutin niet alleen opgelucht ademhalen, maar dus ook lustig voort procederen tegen eenieder die een rode zool onder een gehakte schoen naait. Nu de geldigheid van het merk niet meer ter discussie lijkt te staan, zal bezien moeten worden tot hoever de beschermingsomvang van het litigieuze teken in de praktijk reikt. Immers, via de sub b. en sub c. gronden kan deze omvang nog wel eens groter blijken dan vermoed. Wat te denken van sneakers met rode zolen, die Louboutin ondertussen zelf ook al op de markt brengt? Of van een oranje of lichtrode zool onder een hooggehakte schoen? Is dat dan inbreuk?

De systematiek van het merkenrecht voor positiemerken lijkt inmiddels duidelijk, daar zal het beroep in Den Haag zeer vermoedelijk niets aan veranderen. Daarmee is evenwel niet de normatieve vraag beantwoord, of wij als samenleving, het nog altijd gerechtvaardigd vinden dat iemand een potentieel eeuwigdurend monopolie op een rode schoenzool kan verkrijgen. Die vraag lag natuurlijk ook niet voor, maar het merkenrechtelijk systeem biedt weinig ruimte voor dergelijke normatieve overwegingen. In de merkenrechtelijke systematiek kan vrijwel ieder banaal versiersel of volkomen beschrijvende aanduiding, door inburgering, merkenrechtelijk gemonopoliseerd worden.

Dit ondersteunt nog eens de stelling dat het, net zoals dat in sommige landen geldt voor het aantonen van normaal gebruik, geen hele vreemde gedachte zou zijn om merkhouders periodiek de (voortdurende) inburgering te laten aantonen. Uiteraard is er het correctiemechanisme van de nietigheid op grond van verlies van het onderscheidend vermogen, maar de bewijslast daarvan ligt nou eenmaal niet bij degene die de vruchten van het monopolie plukt.

Tomas Westenbroek