Dossiers

Hof 's-Gravenhage 15 november 2011, LJN BU4306 (Nationale Stichting  tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland tegen MR)

Met gelijktijdige dank aan Jurian van Groenendaal, Boekx advocaten.

In navolging van IEF 10401. Hoger beroep in kort geding. Rechtspraak.nl: Vordering Holland Casino jegens ex-werknemer tot verbod publicatie van een boek met informatie in strijd met geheimhoudingsbeding in vaststellingsovereenkomst; vordering Holland Casino op grond van artikel 843a Rv tot ter beschikking stellen van het manuscript van dat boek.

Persrecht. Ambtshalve aanvulling van de gronden: zolang het voltooide boek niet is gepubliceerd, valt het onder artikel 8 EVRM, bescherming van het recht op privé-leven, vergelijkbaar met briefgeheim.

5.4 Uit het hiervoor onder 4.10 overwogene blijkt dat, indien in hoge mate aannemelijk is dat [geïntimeerde] het geheimhoudingsbeding dreigt te overtreden, een beperking van diens vrijheid van meningsuiting in de vorm van een preventief publicatieverbod tot de mogelijkheden behoort, met name wanneer door overtreding van dat beding zwaarwegende belangen dreigen te worden aangetast. In hoger beroep is duidelijk geworden dat het geheimhoudingsbeding dient ter waarborg van belangen die in elk geval voor een deel als zwaarwegend moeten worden aangemerkt. Het is dus niet zo dat, zoals de voorzieningenrechter kennelijk tot uitgangspunt heeft genomen, in een geval als het onderhavige vrijwel geen ruimte zou bestaan voor een preventief publicatieverbod. Dat hangt er met name vanaf hoe aannemelijk de dreigende overtreding van het geheimhoudingsbeding is. De inzage-vordering strekt ertoe om gegevens te verkrijgen waarmee de aannemelijkheid daarvan kan worden gestaafd. Hiermee komt tevens de overweging van de voorzieningenrechter, dat inzage vooraf indirect tot een ontoelaatbare belemmering van de vrijheid van meningsuiting leidt, op losse schroeven te staan; uit de inzage kan namelijk blijken dat in hoge mate aannemelijk is dat het geheimhoudingsbeding dreigt te worden overtreden, in welk geval een belemmering van de vrijheid van meningsuiting in de vorm van een preventief publicatieverbod mogelijkerwijs toelaatbaar is. Nu de steekwoorden in het bericht van [geïntimeerde] op Facebook van 21 augustus 2011 te 11.03 uur althans enig aanknopingspunt bieden voor de inzage-vordering van Holland Casino kan deze bezwaarlijk worden afgedaan als een ‘fishing expedtion’. De overweging van de voorzieningenrechter in rov. 4.6.3 van het vonnis, dat bewijs is geleverd zodra het boek is gepubliceerd, kan niet bijdragen aan het oordeel dat Holland Casino geen rechtmatig belang heeft bij de inzage-vordering waarmee immers juist een maatregel vóór de publicatie is beoogd. In zoverre zijn de grieven 3 t/m 5 van Holland Casino dus terecht voorgesteld.

5.5 In hoger beroep is door Holland Casino echter – terecht – niet bestreden dat, zoals in rov. 4.6.4 van het vonnis is overwogen, de wetenschap dat een tekst van tevoren zal worden bekeken leidt tot ongewenste terughoudendheid bij de schrijver. Van toewijzing van een vordering op grond van artikel 843a Rv in dit soort gevallen gaat dus een ‘chilling effect’ uit waardoor het recht op vrije meninguiting de facto wordt beperkt. De bij de vraag of deze beperking geoorloofd is aan te leggen noodzakelijkheids-/evenredigheidstoets brengt met zich dat ten minste aannemelijk moet zijn dat sprake is van een (dreigende) aantasting van zwaarwegende belangen. Omdat het ‘chilling effect’ van een mogelijke artikel 843a Rv-vordering een minder vergaande beperking van de vrijheid van meningsuiting oplevert dan een preventief publicatieverbod, vergt het noodzakelijkheids-/evenredigheidscriterium niet dat in het kader van artikel 843a Rv dezelfde strenge eisen aan de aannemelijkheid van de (dreigende) belangenaantasting worden gesteld als bij een preventief publicatieverbod (zie rov. 4.10). Uit het onder 4.12 overwogene volgt evenwel dat ook niet in voldoende mate aannemelijk is geworden dat vertrouwelijke informatie dreigt te worden geopenbaard en/of de reputatie of rechten van anderen dreigen te worden geschonden om in dit geval op de voet van lid 2 van artikel 10 een inzage-bevel gerechtvaardigd te achten. Holland Casino heeft bij haar vordering A derhalve (wel belang maar) geen rechtmatig belang, althans er is sprake van een gewichtige reden in de zin van artikel 843a lid 4 Rv.

5.7   Naar aanleiding van deze stellingen van [geïntimeerde] wordt – ambtshalve de rechtsgronden daarvan aanvullend – overwogen dat het schrijven van een boek en de beslissing om het manuscript, of het reeds voltooide boek zolang het niet is gepubliceerd, al dan niet aan een ander ter beschikking te stellen privé-aangelegenheden zijn die onder de bescherming van het recht op privé-leven van artikel 8 EVRM vallen. Het betreft hier een recht dat vergelijkbaar is met het recht op briefgeheim/‘respect for correspondence’ waarover uitvoerige op artikel 8 EVRM gebaseerde rechtspraak van het EHRM bestaat. De inzage-vordering van Holland Casino strekt tot inmenging in [geïntimeerde]’s recht op privé-leven, waarbij nog wordt gewezen op het hiervoor onder 4.7 overwogene. Een dergelijke inmenging is ingevolge lid 2 van artikel 8 EVRM alleen geoorloofd wanneer dat noodzakelijk is in een democratische samenleving voor – voor zover hier relevant – de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Aangezien het recht om zelf te beslissen of een nog niet gepubliceerd boek aan een ander ter beschikking wordt gesteld, als een fundamenteel aspect van het recht op privé-leven moet worden beschouwd, moeten aan de noodzaak/proportionaliteit van de inmenging stringente eisen worden gesteld. Daaruit volgt dat, wil een inmenging geoorloofd zijn, met een grote mate van zekerheid moet kunnen worden aangenomen dat daadwerkelijk rechten of vrijheden van anderen (dreigen te) worden geschonden. Gezien het onder 4.12 overwogene is aan deze eis – waarover partijen hebben gedebatteerd (zie de rovv. 4.1 en 4.12) – niet voldaan. Dat betekent dat een maatregel die met zich brengt dat [geïntimeerde] gedwongen wordt het manuscript of de drukproef van zijn boek aan Holland Casino ter beschikking te stellen, de toets aan artikel 8 EVRM niet kan doorstaan. Ook om deze reden heeft Holland Casino geen rechtmatig belang bij haar daartoe strekkende vordering, althans is sprake van een gewichtige reden als bedoeld in artikel 843a lid 4 Rv.

Lees het arrest hier (LJN / pdf / grosse)

Hogere voorziening ingesteld op 9 september 2011, zaak C-467/11 door Audi/Volkswagen AG tegen Gerecht EU 6 juli 2011, zaak T-318/09 (Audi AG, Volkswagen AG/OHIM, inzake merk "TDI") - dossier

Bij hoge uitzondering. Er is hogere voorziening ingesteld met de volgende middelen en voornaamste argumenten tegen Gerecht EU van 6 juli 2011, IEF 9897.

In het bestreden arrest heeft het Gerecht artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 1 geschonden doordat het het materiële merkenrecht onjuist heeft toegepast. Het teken TDI is niet beschrijvend. Ten onrechte is het Gerecht ervan uitgegaan dat het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken het teken TDI waarneemt als een afkorting van een technische eigenschap. Dat is niet correct aangezien TDI geen afkorting is en een dergelijke afkorting bovendien talloze betekenissen heeft. Bijgevolg is in geen geval voldaan aan het vereiste dat het publiek dat teken "onmiddellijk en zonder verder nadenken" in die zin waarneemt. Voorts zijn rekwiranten van mening dat er schending is van het beginsel van ambtshalve onderzoek van de feiten van artikel 74, lid 1, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009 doordat het BHIM heeft nagelaten te bewijzen dat er een absolute weigeringsgrond bestaat.

Bovendien is er schending van het gelijkheidsbeginsel doordat tussen het teken TDI en de ingeschreven tekens CDI en HOI een rechtstreeks en concreet verband bestaat zodat een gelijke behandeling noodzakelijk is. Nu is er geen gelijke behandeling doordat inschrijving van het teken TDI is geweigerd.

In het bestreden arrest heeft het Gerecht tevens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 geschonden doordat het bewijs dat het aangevraagde teken als merk is ingeburgerd niet voor het grondgebied van de gehele Gemeenschap vereist is en bovendien heeft het Gerecht de ten grondslag liggende feiten juridisch onjuist beoordeeld. Een bewijs is niet vereist aangezien de rechtspraak in de zaak Pago van het Hof 2 betreffende artikel 9 van verordening nr. 207/2009 mutatis mutandis van toepassing is op artikel 7 ervan. Daarenboven is op afdoende wijze bewezen dat het aangevraagde teken als merk is ingeburgerd, doch het Gerecht heeft deze bewijzen juridisch onjuist beoordeeld. Het Gerecht heeft met name de indicatieve waarde van nationale inschrijvingen miskend. Het Gerecht heeft evenmin rekening gehouden met de grote marktaandelen en verkoopscijfers van TDI-auto's en op deze wijze bij de juridische beoordeling het daarmee verbonden reclame-effect over het hoofd gezien.

Ten slotte heeft het Gerecht ten onrechte geoordeeld dat het teken TDI niet als merk is gebruikt. Dit is niet correct en in strijd met het gemeenschapsrecht aangezien het teken TDI in elke gebruiksvorm als een merk is gebruikt.

Brief regering; aanbieding geannoteerde agende en verslag Informele Ministersbijeenkomst over Cultuur en Audiovisuele Zaken Kamerstukken II, 2011-2012, 21 501-34, nr. 173

p. 12. Toetreding van de Europese Unie tot de conventie van de Raad van Europa over bescherming van audiovisuele diensten op basis van voorwaardelijke toegang – aannemen raadsbesluit

 De Raad zal een besluit nemen over toetreding van de Europese Unie tot de conventie van de Raad van Europa omtrent bescherming van audiovisuele diensten op basis van voorwaardelijke toegang. Het gaat om bescherming van betaalde audiovisuele diensten tegen inbreuken op het auteursrecht (piraterij), bijvoorbeeld door fraude met ‘smart cards’.

Tijdens de onderhandelingen is langdurig gediscussieerd over de juiste juridische basis voor toetreding en over de vraag of het hier om een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie betrof of (ook) om bevoegdheden op het niveau van de lidstaten. Uiteindelijk is gekozen voor een gemengd akkoord. Dit betekent dat zowel de Europese Unie (in persoon van de Europese Commissie) als de EU lidstaten de conventie zullen moeten ondertekenen, waarbij de ondertekening van de lidstaten zich beperkt tot enkele bepalingen die nog geen onderdeel zijn van EU wet- en regelgeving.

14 e.v. Verslag Informele EU-bijeenkomst Cultuur en Audiovisuele zaken 
Op 9 september 2011 werd in Wroclaw in Polen tijdens een Informele ministersbijeenkomst vergaderd over de uitdagingen van het toegankelijk maken van Europese digitale erfgoed. De bewindslieden kregen de volgende vragen voorgelegd. 
1. Hoe kan financiering voor digitalisering van erfgoed op nationaal en Europees niveau worden verzekerd? Welke voorwaarden zouden moeten gelden indien private partijen betrokken zijn bij digitaliseringsprojecten? Hoe kunnen Europese structuurfondsen worden ingezet? 
2. Dienen gedigitaliseerde werken en/of metadata op Europeana en nationale websites beschikbaar te zijn voor hergebruik door derden? 
3. Wat zijn auteursrechtelijke en andere knelpunten voor digitalisering en digitale distributie van audiovisuele werken in Europa? 
4. Welke wettelijke en andere maatregelen kunnen worden genomen om audiovisueel erfgoed digitaal toegankelijk te maken op nationaal en Europees niveau?

Discussievraag 1 en 2 
Eurocommissaris Vassiliou gaf aan dat de lidstaten zelf de kosten moeten dragen van grootschalige digitaliseringsprojecten. Bijdragen van de Commissie zijn slechts aanvullend. Vassiliou riep lidstaten wel op waar mogelijk gebruik te maken van structuurfondsen. Vassiliou onderstreepte verder dat culturele werken waarop geen auteursrecht meer berust, ook als gedigitaliseerd object in het publieke domein thuishoren. Metadata van objecten moeten eveneens vrij beschikbaar zijn. Bij publiek-private samenwerking moeten deze uitgangspunten overeind blijven.
Nederland sprak steun uit voor de voortzetting van Europeana. Europeana bevordert samenwerking van archieven, musea en bibliotheken rondom een gemeenschappelijke ICT infrastructuur. Samenwerking met bedrijven is volgens Nederland belangrijk. Bedrijven kunnen digitaal erfgoed onderdeel maken van aantrekkelijke diensten voor onderwijs, toerisme, media en videogames. Dit vereist aggregatie van grote hoeveelheden data, onder meer in Europeana. Hergebruik van erfgoeddata moet volgens Nederland niet per se gratis zijn; vergoedingen vormen een welkome bijdrage in de financiering van digitale ontsluiting van erfgoed.

Discussievraag 3 en 4 
Commissaris Vassiliou komt begin 2012 met een voorstel voor een herziene aanbeveling (van de Raad en het Parlement) over uitdagingen en kansen voor de Europese filmindustrie in het digitale tijdperk. Eurocommissaris Barnier (interne markt) noemde de diverse initiatieven van de Commissie op het gebied van auteursrecht.

• Het voorstel voor een richtlijn over verweesde werken van 24 mei 2011.
• Het groenboek over online distributie van audiovisuele werken, van 13 juli 2011.
• Een voorstel over grensoverschrijdende aspecten van collectief rechtenbeheer, gepland voor begin 2012.

Nederland sprak steun uit voor de voorgestelde richtlijn voor verweesde werken, maar signaleerde ook dat diligent search1 bij grootschalige digitalisering geen uikomst biedt. Erfgoedinstellingen moeten ruimte houden om voor online openbaarmaking van verweesde werken zogenoemde “verruimde collectieve licenties” te sluiten met organisaties van rechthebbenden.

P.B. Hugenholtz en M.R.F. Senftleben, Fair use in Europe. In search of flexibilities, IViR, 14 november 2011 en pdf.

Inleidende woorden van Thijs van den Heuvel, Bird & Bird en met dank aan Martin Senftleben, VU en Bird & Bird.

In deze studie onderzoeken prof. dr. P. Bernt Hugenholtz (Institute for Information Law, University of Amsterdam) en prof. dr. Martin R. F. Senftleben (VU Centre for Law and Governance, VU) de noodzaak en mogelijkheden van meer flexibiliteit in het auteursrecht.

Why is there a need for flexibilities in copyright law today and to what extent are open norms compatible with the copyright system? Does the EU and international legal framework leave Member States discretion to adopt in their national laws open ‘fair use’ style limitations and exceptions to copyright? What kinds of flexibility presently exist in national copyright law?

Zij concluderen dat er op Europees en nationaal niveau nooit eerder zoveel behoefte is geweest aan flexibiliteit in het auteursrecht. De auteurs pleiten niet voor de introductie van een “American-style general fair use provision”, maar doen de aanbeveling “to introduce a measure of flexibility alongside the existing structure of limitations and exceptions, and thus combine the advantages of enhanced flexibility with legal security and technological neutrality.”

De huidige Europese regelgeving op het gebied van auteursrecht biedt volgens de onderzoekers meer ruimte voor flexibiliteit dan wellicht gedacht. In de eerste plaats bieden de beperkingen in de Auteursrechtrichtlijn (2001/29) aan de lidstaten van de EU een ruime mate van implementatievrijheid. Hiernaast bestaat er ruimte voor de lidstaten, omdat the right of adaption grotendeels niet is geharmoniseerd.

Lidstaten die ten volle gebruik willen maken van de beschikbare beleidsruimte “might achieve this by literally transposing the Directive’s entire catalogue of exception prototypes into national law. In combination with the three-step test, this would effectively lead to a semi-open norm almost as flexible as the fair use rule of the United States.”

Lidstaten die flexibele bepalingen willen introduceren krijgen ten slotte het advies om hiermee niet te wachten tot er op Europees niveau flexibele bepalingen worden geïntroduceerd:

 “Member states (…) are advised to take advantage of the policy space that presently exists in EU law, and not wait until initiatives to introduce flexibilities at the EU level materialize. In this way, national models can be developed and tested in practice that may serve as a basis for more flexible future law making at EU level.”

Beantwoording Kamervragen over kinderprogrammering bij de publieke omroep, in het bijzonder de TROS, kenmerk: 2011Z19876.

In navolging van IEF 10017. Mediarecht. Merkgebruik en reclame. Gebruik van merkenrecht geschiedt met toestemming, middels overeenkomst.

2. Waarom is Sesamstraattandpasta wel toegestaan en zijn Sprookjesboomboekjes dat niet? Klopt het dat merchandising in sommige gevallen wel is toegestaan en in andere gevallen niet? Kunt u aangeven welke regels er gelden voor de publieke omroep? Zo nee, waarom niet?

(...) Sesamstraattandpasta, maar ook de Sprookjesboomboekjes zijn daar voorbeelden van. Die merchandise door derden is toegestaan. Mocht echter de NTR – die Sesamstraat uitzendt – of de TROS – die Sprookjesboomfeest uitzond – bijvoorbeeld zijn naam of logo op de Sesamstraattandpasta of de Sprookjesboomboekjes willen zetten, dan is er sprake van merchandise waaraan die omroepen meewerken. Dat is dan een en een nevenactiviteit die vooraf getoetst moet worden.

(...) Merchandise hoeft geen belemmering te zijn bij de aankoop van kinderprogrammering, als de keuze voor aankoop en uitzending maar het resultaat is van programma-inhoudelijke afwegingen, niet gebeurt om commerciële belangen van derden te dienen (of de ogen te sluiten voor de kans dat het zal gebeuren of gebeurt) en de onafhankelijkheid van de publieke omroep overeind blijft. De merchandise op zichzelf is meestal ook niet het probleem. Publieke omroepen moeten vooral alert zijn op de reclame- en sponsorregels en het dienstbaarheidverbod als het gaat om aankoop van programma’s waar commerciële derden ook merchandiseproducten en -diensten van op de markt brengen. De TROS heeft in de kwestie van het kinderprogramma Het Sprookjesboomfeest geen boete gekregen vanwege ongeoorloofde merchandise, maar vanwege overtreding van de reclameregels en van het dienstbaarheidsverbod. Het logo, de naam, de karakters, het décor en de muziek in het kinderprogramma Het Sprookjeboomfeest zijn vrijwel identiek aan die van attracties in de Efteling en aan die welke de Efteling commercieel gebruikt op producten. Volgens het Commissariaat bevat het programma te veel ongeoorloofde reclame-uitingen voor de Efteling en producten van de Efteling. Daarnaast is het Commissariaat van mening dat de omstandigheden er toe leiden dat er sprake is van dienstbaarheid aan het commercieel exploiteren van de Efteling-attractie. Daarbij speelden vooral het moment van uitzending van de afleveringen van het programma in relatie tot de bouw van de Efteling-attractie, de opvoering van een gelijknamige musical en de publiciteit daarover een rol. Het is niet aan mij om een oordeel te geven of de opgelegde boetes terecht zijn; dat is een zaak van het Commissariaat en uiteindelijk de rechter.

4 Deelt u de mening dat, om onbedoelde fouten te voorkomen, het mogelijk moet zijn het CvdM vooraf te laten toetsen welke zaken toelaatbaar zijn en welke niet?

Wanneer omroepen daarom vragen is het Commissariaat altijd bereid informatie en uitleg te geven over de toepassing van de regels. In voorkomende gevallen kan het Commissariaat desgevraagd een bestuurlijk rechtsoordeel geven of voorgenomen activiteiten naar verwachting passen binnen de wettelijke regels en het toezichtbeleid. Maar dat gebeurt wel altijd onder het voorbehoud van definitieve toetsing achteraf op basis van de werkelijke feiten en onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de omroepen om te zorgen dat de regels in acht worden genomen. Als het gaat om de inhoud van programma’s verbieden de Grondwet (artikel 7) en de Mediawet 2008 (artikel 7.20) toezicht vooraf.

Rechtbank Rotterdam 3 november 2011, LJN BU4071 (eisers tegen College B&W Schiedam en vergunninghouder)

Bestuursrecht. Dakopbouwvergunning zonder consultatie architect. Het College van B&W van gemeente Schiedam verleent ontheffing voor het plaatsen van een dakopbouw op een bestaande garage. Eisers hebben bezwaar gemaakt, mede op auteursrechtelijke gronden (architect zou niet zijn geconsulteerd). Er is geen sprake van een evident privaatrechtelijke belemmering en de burgerlijke rechter is de eerst aangewezene om auteursrechtschending (lees: schending van persoonlijkheidsrechten) vast te stellen. Dit kan echter niet leiden dat B&W niet tot de verleende ontheffing had kunnen komen. Vordering wordt, evenals de kort geding rechter reeds had besloten, afgewezen.

r.o.2.3.4.1. (...) [Eisers] wijzen er verder op dat de auteursrechthebbende architect die de woningen heeft ontworpen, niet is geconsulteerd en dat deze architect evenzeer tegen de geplande opbouw bezwaren heeft.

2.3.4.2 (...) Het betoog vanar eisers dat de architect die de woningen heeft ontworpen, ten onrechte niet is geconsulteerd en dat deze architect evenzeer tegen de dakopbouw bezwaren heeft, kan niet leiden tot het oordeel dat verweerder niet in redelijkheid de ontheffing heeft kunnen verlenen. Voor verweerder bestaat geen rechtsplicht bij de beoordeling van het verzoek om een ontheffing de oorspronkelijke architect van het in geding zijnde bouwwerk te raadplegen. Voor zover er al – vanwege schending van het auteursrecht van de architect – een privaatrechtelijke belemmering zou zijn, overweegt de rechtbank dat volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 28 april 2010, LJN BM2614) voor het oordeel door de bestuursrechter dat een privaatrechtelijke belemmering aan de verlening van een ontheffing in de weg staat, slechts aanleiding is wanneer deze belemmering een evident karakter heeft. De rechtbank ziet geen aanleiding voor het oordeel dat van een evidente privaatrechtelijke belemmering sprake is. De burgerlijke rechter is de eerst aangewezene om de vraag te beantwoorden of het auteursrecht van de architect geschonden zou zijn.

HR 11 november 2011, 10/02162 (Conclusie AG Verkade, Leidseplein Beheer B.V. en De Vries tegen Red Bull)

Met dank aan Lars Bakers, BINGH advocaten en Tobias Cohen Jehoram en Marjolein Bronneman, De Brauw Blackstone Westbroek. In navolging van Hof Amsterdam, IEF 8571 en Rb Amsterdam, IEF 3288.

Merkenrecht. Co-existentieregeling (scriptie/promotiemateriaal in r.o. 3.11 - 3.12), invloed van gedogen, 'graantje meepikken' en uitleg van het begrip 'geldige reden'.

Een forse conclusie, en potentieel materiaal voor prejudiciële vragen aan HvJ EU, omdat de volgorde van de klachten AG Verkade niet aanspreekt, neemt hij de vrijheid een andere volgorde van bespreking te kiezen, waarvan hier een inhoudsopgave:

A. onderdeel VI: geen normaal gebruik van het ingeschreven merk van Red Bull (bestaan van subjectief merkrecht)
B. onderdeel VII co-existentieregeling van art. 2.27 lid 3 BVIE van toepassing?
C. onderdeel II, heeft het hof het merk 'Red Bull Krating-Daeng' tot uitgangspunt genomen?
D. onderdeel III, invloed op onderscheidend vermogen van element BULL als gevolg van het gedogen door Red Bull van BULLIT?
E. onderdeel IV, overeenstemming tussen de woord-/beelmerken?
F. onderdeel IV, 'meepikken van een graantje' van de bekendheid van het merk van Red Bull?
G. onder I, Is er 'een geldige reden'?

A. onderdeel VI: geen normaal gebruik van het ingeschreven merk van Red Bull (bestaan van een subjectief merkrecht), p. 7-8 Klacht faalt deels omdat het feitelijke grondslag mist. Volgens het hof staat de omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeldmerk voorkomen er niet aan in de weg om van normaal gebruik te kunnen spreken.

B. onderdeel VII co-existentieregeling van art. 2.27 lid 3 BVIE van toepassing? p.8-10

3.13 (...) Het hof heeft geoordeeld dat er ondanks het weglaten van de woorden 'Krating-Daeng' sprake is van normaal gebruik door Red Bull. Nu De Vries zijn beroep op het verval van het REd Bull Krating-Daeng' merk gebaseerd heeft op het weglaten dan de woorden 'Krating-Daeng' (en daarmee een onderscheidend kenmerk) en nu die stellingname van de hand gewezen is, komt het 'co-existentie'-systeem van art. 2.27 lid 3 BVIE (jo lid 2) niet aan de orde. Onderdeel VII faalt bij gebrek aan (processueel) belang

C. onderdeel II, heeft het hof het merk 'Red Bull Krating-Daeng' tot uitgangspunt genomen? p.10-13.
D. onderdeel III, invloed op onderscheidend vermogen van element BULL als gevolg van het gedogen door Red Bull van BULLIT? p. 13-15.

3.25. De Vries betoogt in onderdeel III terecht niet dat door de in het onderdeel aangegeven omstandigheden het woord-/beeldmerk ´Red Bull Krating/Daeng´ in zijn geheel (ieder) onderscheidend vermogen zou hebben verloren. Maar het onderdeel refereert wél aan zijn stellingen over zodanig verlies, of in elk geval sterke verwatering voor wat betreft het element BULL in dit merk. Gaat het hier om essentiële stellingen waarop het hof had behoren te responderen?

3.26. (...) De Vries heeft betoogd dat het volgens Red Bull zeer onderscheidende element BULL met instemming van Red Bull door derden wordt gebruikt, waardoor Red Bull zelf bijdraagt aan de afbreuk van het onderscheidend vermogen van het element BULL. Afhankelijk van de juistheid van deze stelling en de mede op basis daarvan te beoordelen beschermingsomvang van het (al dan niet, of minder of meer) verwaterde onderscheidend vermogen van het element BULL is het m.i. bepaald niet ondenkbaar dat de vraag of sprake is van overeenstemming tussen De Vries' 'The Bulldog'-merken en Red Bull's merk 'Red Bull Krating-Daeng', en/of de vraag of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken door De Vries, anders wordt beantwoord dan nu door het hof is gedaan. (...)

3.27 Uit het voorgaande volgt dat het onderdeel, voor zover het klaagt dat het hof essentiële stellingen heeft gepasseerd, slaagt.

E. onderdeel IV, overeenstemming tussen de woord-/beeldmerken? p.15-17

3.34. Anders dan uit de jurisprudentie van het HvJEG volgt, heeft het hof de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming inderdaad niet globaal beoordeeld. Bij de beoordeling van de auditieve overeenstemming heeft het hof in rov 3.9 veeleer merk en teken ontrafeld totdat een overstemmend deel-element ('Bull') overbleef.

F. onderdeel IV, 'meepikken van een graantje' van de bekendheid van het merk van Red Bull? p.17-19

Het citaat uit een interview met De Vries in Nieuwe Revu: "Red Bull heeft een omzet van 2,4 miljard euro op jaarbasis. Als ik daar maar 1 proces van zou kunnen meepikken" is uit context gehaald, oordeel is uitgesproken 'dun' gemotiveerd. Het voordeel dat De Vries zou hebben getrokken uit de bekendheid van het merk van Red Bull, is daarmee nog geen ongerechtvaardigd voordeel.

G. onderdeel I, Is er 'een geldige reden'? p.19-25
3.55. Uit het vorenstaande blijkt dat Unierechtelijk een aanzienlijk ander - en ruimer - begrip 'geldige reden' geldt dan onder de - door het hof in het arrest a quo nog aangehangen - Claeryn-jurisprudentie van het BenGH het geval was.
   Onderdeel I.1 is dus gegrond. Ik herinner er nog aan dat het hof in het arrest a quo het beroep van De Vries op een geldige reden in verband met het gebruik van zijn merk "The Bulldog" als passend binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketing strategy, afwees. Dit is m.i. een verweer dat voor herbeoordeling onder Europeesrechtelijke uitleg van het begrip 'geldige reden' in aanmerking komt.

3.57. (...) de hier bedoelde omstandigheden lenen zich ervoor om onder het Europeesrechtelijk criterium van het Interflora-arrest te worden meegewogen [red. zie IEF 10209]

WIPO Arbitrage 9 november 2011, DNL2011-0042, LEGO Juris A/S tegen Stichting RIBW ZWWF; inzake: gebruiktlego.nl; arbiter: Tjeerd F.W. Overdijk)

Een van de vele WIPO Arbitrage LEGO-beslissingen, echter deze vordering van gemeenschaps- en beneluxmerkhouder LEGO wordt afgewezen .

Verweerder is een organisatie die dagactiviteiten voor autistische personen organiseert waaronder deze LEGO-formula. LEGO bouwwerken worden gemaakt van tweedehands lego-onderdelen en verkocht via de webshop onder de gewraakte domeinnaam. Ondanks dat de domeinnaam verwarringwekkend gelijkt op merken van eiser, concludeert het Panel dat er sprake is van een legitiem belang en bona fide gebruik. De analyse vind plaats aan de hand van de z.g. Oki Data criteria (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903), BMW / Deenik, zaak C-63/97 (merkgebruik door derde om reparatie  en onderhoud aan te bieden) en Gilette / LA Laboratoire, zaak C-228/03 (eerlijk gebruik, IEF 2834).

Ondanks dat de relatie met merkhouder niet is uitgelegd aan de hand van een expliciete disclaimer, het uiterlijk van de website doet niet vermoeden dat er een commerciële relatie tussen de twee bestaat. Integendeel; de vordering wordt afgewezen.

According to the Oki Data criteria, a bona fide offering must meet several requirements. These include, at minimum, the following:
- The respondent must actually be offering the goods or services at issue;
- The respondent must use the site to sell only the trademarked goods (otherwise, it could be using the trademark for “baiting” Internet users and then switch them to other goods);
- The site must accurately disclose the registrant’s relationship with the trademark owner;
- The respondent must not try to corner the market in all domain names, thus depriving the trademark owner of reflecting its own mark in a domain name.

Although Respondent is not an authorized reseller, it is using the web shop under the Domain Name to sell toys for which Complainant’s trademark rights have been exhausted. The website does not disclose any LEGO figurative trade mark.

The Panel notes that the website to which the Domain Name resolves does not contain an express disclaimer which would make it immediately clear that Respondent is not an authorized reseller of LEGO branded products. On the other hand, however, one cannot say that the website and the content provided on the website would somehow create the impression of a (non-existing) commercial connection between Respondent and Complainant, or that Respondent would belong to any official LEGO reseller network, or that a special relationship of any other nature would exist between Complainant and Respondent. The website clearly mentions that Respondent is the owner and that the products are sold by Respondent and not by Complainant. After weighing all these factors the Panel is of the opinion that the website is sufficiently accurate with regard to the relationship between Complainant and Respondent.

Rechtbank 's-Gravenhage 11 november 2011, KG ZA 11-1047 (C&A Nederland C.V. en Wehkamp tegen G-Star Raw en Facton Ltd)

Met gelijktijdige dank aan Christien Wildeman, Kennedy Van der Laan

In navolging van IEF 9888. Executiegeschil. Merkenrecht. Kleding. Casuïstisch vonnis. Verboden wordt: gebruik van het teken DSTR waarbij afstand tussen de D en STR is gecreëerd. Niet verboden: tekens waarbij geen afstand is gecreëerd tussen de D en STR.

Van een aantal kledingstukken wordt geoordeeld dat het teken Dstr niet valt binnen het gegeven verbod. En in geval van twijfel wordt er in executiegeschillen in het voordeel van veroordeelde beslist. En omdat er sprake is van schrijfletter met duidelijk waarneembare afstand tussen de D en de letters STR, geen twijfel. G-Star moet zich onthouden van iedere vorm van verdere aanzegging, executie of incasseren van dwangsommen op grond van het vonnis. Betaalt proceskosten.

In citaten (kledingstukken i-iv) Ook het feit dat het teken ‘Dstr’ op de thans voorliggende kledingstukken wordt gebruikt in direct verband met en voorafgegaan door het teken ‘Urbn’ maakt dat aan het criterium dat in ernst niet kan worden betwijfeld of het door C&A gebezigde lettergebruik onder het gebod valt, niet is voldaan. (...)

(kledingstuk v) Gelet op het in executiegeschillen geldende uitgangspunt dat gevallen van twijfel in het voordeel van de veroordeelde dienen te worden beslist, komt ook ten aanzien van het gebruik van dit teken de vordering van C&A voor toewijzing in aanmerking.

(kledingstuk vi , r.o. 4.12) (...) Twijfel over de vraag of het teken afgebeeld op kledingstuk (vi) onder het gebod valt, bestaat naar voorlopig oordeel niet. Bij het daarop afgebeelde teken, weergegeven in schrijfletter, is een duidelijke afstand waarneembaar tussen de letter ‘D’ en de letters ‘str’.

4.5. Ten aanzien van de tekens afgebeeld op kledingstukken (i)-(iv) dient voorshands te worden beoordeeld of bij het daarop afgebeelde ‘Dstr’ teken in de door C&A toegepaste vorm – dat wil zeggen in het weergegeven lettertype en met de getoonde typografie, en met steeds één hoofdletter gevolgd door kleine letters – een afstand is gecreëerd tussen de letter ‘D’ enerzijds en de letters ‘str’ anderzijds in de zin van het gebod. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat de relevantie van het losgekoppeld zijn van de letter ‘D’ enerzijds en de letters ‘str’ anderzijds, daarin is gelegen dat het publiek de letters ‘str’ dan eerder zal opvatten als ‘Star’, waarmee auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het merk G-STAR en het teken Dstr is gegeven (vgl. r.o. 4.14 van het vonnis), welke (relevante mate van) overeenstemming niet zonder meer kan worden aangenomen indien die afstand ontbreekt (vgl. r.o. 4.15 van het vonnis).

4.7. Ook het feit dat het teken ‘Dstr’ op de thans voorliggende kledingstukken wordt gebruikt in direct verband met en voorafgegaan door het teken ‘Urbn’ maakt dat aan het criterium dat in ernst niet kan worden betwijfeld of het door C&A gebezigde lettergebruik onder het gebod valt, niet is voldaan. Immers, dat de letters ‘STR’ door het publiek zouden worden gelezen als ‘STAR’ werd in het vonnis van 5 juli 2011 niet zonder meer aannemelijk geacht indien ‘DSTR’ werd voorafgegaan door ‘URBN’, omdat het dan aannemelijk werd geacht dat het teken ‘DSTR’ eerder zou worden opgevat als ‘district’. Een teken dat werd voorafgegaan door ‘URBN’ én waarbij afstand was gecreëerd tussen de letter ‘D’ en de letters ‘STR’ is in de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 5 juli 2011 niet aan de orde geweest. Zelfs indien G-Star zou moeten worden gevolgd in haar standpunt dat bij de tekens afgebeeld op kledingstukken (i)-(iv) sprake zou zijn van een afstand gecreëerd tussen de ‘D’ en ‘str’, dan nog zou in ernst kunnen worden betwijfeld of dat teken onder het gebod valt, gelet op het gebruik van het teken ‘Urbn’ daaraan voorafgaand.

Kledingstuk vi 4.13. Twijfel over de vraag of het teken afgebeeld op kledingstuk (vi) onder het gebod valt, bestaat naar voorlopig oordeel niet. Bij het daarop afgebeelde teken, weergegeven in schrijfletter, is een duidelijke afstand waarneembaar tussen de letter ‘D’ en de letters ‘str’. Zoals G-Star onweersproken heeft gesteld vloeit dit niet voort uit het door C&A voor dit T-shirt toegepaste lettertype Radagund (dat overigens ook door G-Star wordt gebruikt op sommige van haar kledingstukken). Bij gebruik daarvan zou het teken zijn weergegeven zoals hieronder links afgebeeld. De letterzetting van de letters ‘str’ is door C&A echter zodanig aangepast dat de letters s, t en r tegen elkaar aan zijn gedrukt (hieronder rechts weergegeven), met als resultaat dat visueel een duidelijke afstand is gecreëerd tot de letter ‘D’.

Slotsom 4.17. De slotsom is dat het door C&A gevorderde toewijsbaar is voor zover betrekking hebbend op de tekens zoals afgebeeld op kledingstukken (i), (ii), (iii), (iv) en (v) en voor wat betreft het teken zoals afgebeeld op kledingstuk (vi) voor zover betrekking hebbend op de periode van 2 augustus 2011 tot 26 augustus 2011. Ter voorkoming van verdere executiegeschillen zal de rechtbank het gebod laten ingaan 24 uur na betekening, teneinde G-Star in de gelegenheid te stellen eventueel reeds ingezette executiemaatregelen (waaronder begrepen het incasseren van dwangsommen) te staken. C&A heeft geen vordering ingesteld terzake van de ongedaanmaking van eventueel reeds uitgevoerde executiemaatregelen c.q. geïnde dwangsommen, zodat het gebod daarop geen betrekking heeft.

Dictum 5.1. gebiedt G-Star zich binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere vorm van verdere aanzegging, executie of incasseren van dwangsommen op grond van het vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter in deze rechtbank van 5 juli 2011 (zaak-/ rolnummer 394437 / KG ZA 11-554) voor zover betrekking hebbend op de tekens zoals afgebeeld op de ten processe bedoelde kledingstukken (i), (ii), (iii), (iv) en (v) en voor wat betreft het teken zoals afgebeeld op het ten processe bedoelde kledingstuk (vi) voor zover betrekking hebbend op de periode van 2 augustus 2011 tot 26 augustus 2011,

5.2. veroordeelt G-Star om aan C&A een dwangsom te betalen van EUR 10.000,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van EUR 1.000.000,= is bereikt,
5.3. veroordeelt G-Star in de proceskosten, aan de zijde van C&A tot op heden begroot op EUR 13.393,=,

Uit't persbericht Allen & Overy Amsterdam maakt bekend dat per 1 januari a.s. Frits Gerritzen de overstap maakt van Brinkhof Advocaten naar A&O.

Frits Gerritzen (34) is sinds 2005 als advocaat bij Brinkhof werkzaam op het vlak van het intellectuele eigendomsrecht. Hij is gespecialiseerd in het adviseren en procederen over intellectuele eigendomsrechten (waaronder octrooirecht), reclamerecht en ongeoorloofde mededinging en werkte voor grote nationale en internationale ondernemingen.

Bart Kiewiet, vooraanstaand Europees kwekersrechtspecialist, wordt Of Counsel bij Vondst Advocaten te Amsterdam. Tot 1 augustus jl. was Bart Kiewiet  voorzitter van het Kwekersrechtbureau van de Europese Unie, het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO). Hij heeft deze functie 15 jaar lang bekleed, vanaf het eerste moment dat het Bureau operationeel werd. Zie hier.

With effect from November 7, 2011, Cees van Rij (54) has joined forces with SABAM to head up their newly reorganized Media & Online Licensing Department. Cees and his team will be responsible for licensing radio, television, cable and online operators, wherever located, offering their services in Belgium. Lees het persbericht van SABAM hier.

mr. J.A. Hagen volgt mr. Gerard Roes op als voorzitter Stichting Onderhandelingen Leenrechtvergoedingen. Hij is benoemd voor een periode van vier jaar, thans ook lid van Staatsraad. zie hier en hier. Staatsscretaris teeven verleend eervol ontslag aan voorzitter Stichting Onderhandelingen Leenrechtvergoedingen te verlenen aan: de heer mr. Gerard Roes. Hij is per 8 juli 2011 benoemd tot directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshavinghaving bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zie hier en hier.  

The Administrative Council has appointed Wim Van der Eijk to the position of Vice-President of the EPO. The 54-year-old Dutchman will be in charge of the EPO's Directorate-General Appeals. He succeeds Peter Messerli of Switzerland, who retires at the end of November. The appointment is for five years from 1 December 2011. Before joining the EPO, he was chief legal officer of the Netherlands Patent Office and manager of its Patent Division. He also worked in the Ministry of Economic Affairs of the Netherlands, as well as serving as an honorary judge at the District Court of The Hague, which is responsible for patent litigation. Mr Van der Eijk has chaired both the Patent Law Committee of the European Patent Organisation and the working party that drafted the European Patent Litigation Agreement. Zie hier.

Willem Zwalve (56), directeur van NL Innovatie bij Agentschap NL, heeft per 17 oktober 2011 de overstap naar het agentschap Dienst ICT-Uitvoering (DICTU) gemaakt. Zwalve is benoemd tot directeur van dit agentschap. DICTU, net als Agentschap NL onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), levert ICT services en -ondersteuning aan alle onderdelen van het ministerie van EL&I. Daarnaast levert DICTU ondersteuning aan enkele aan het ministerie verwante publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en zelfstandige bestuursorganen.

Overstap van de week is mr. Joke Bodewits. Na een klein jaar op reis te zijn geweest, is zij per 1 oktober als advocaat toegetreden bij Bergh Stoop & Sanders advocaten. Bodewits is gespecialiseerd is Intellectueel Eigendomsrecht. Zij begon haar carrière bij Hogan Lovells, waar zij tot vorig jaar werkzaam was. Zie hier.

Per 1 oktober is mr. Gerrit-Jan Zwenne benoemd tot hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij bij het Centrum eLaw@Leiden van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Universiteit Leiden). Daarnaast is hij werkzaam als advocaat-partner voor de Telecom en IT groep van Bird & Bird LLP in Den Haag. Hij houdt zich bezig met privacy en internet- en telecomrecht. Zie meer hier

Per 15 augustus is mr. Jaap Tempelman toegetreden tot de Technologie, Media & Telecom praktijk van Clifford Chance in Amsterdam. Daarvoor was Tempelman werkzaam bij verschillende advocatenkantoren en heeft hij als advocaat-in-dienstbetrekking bij KPN Telecom en als legal manager bij de mobiele netwerkaanbieder Telfort gewerkt. Zie meer hier.

Per 1 november 2011 treedt Mari Korsten (36) toe als vennoot bij Nederlandsch Octrooibureau N.V. Mari Korsen (36) studeerde af in levensmiddelentechnologie aan de Wageningen Universiteit en studeerde ook rechten aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na het behalen van zijn Nederlandse en Europese kwalificatie als octrooigemachtigde werkte hij voor Novartis Pharma in Zwitserland. Zie hier.

Ilja Morée, Vice President of Corporate & Legal Affairs at AstraZeneca, will return to De Brauw. Ilja Morée will strengthen the Intellectual Property practice of De Brauw Blackstone Westbroek as of 1 January 2012. Ilja comes from AstraZeneca where she was Director of Legal Affairs and Vice-President of Corporate & Legal Affairs. Her focus in De Brauw's intellectual property practice will be predominantly trademarks, marketing and life sciences. Zie hier.

Muriel van den Hazenkamp sluit zich aan bij Van Zinnicq Bergmann Advocaten. Zoals ik in mijn vorige bericht ook al schreef, had die interne verhuizing een aantal omstandigheden als oorzaak. Één van die omstandigheden is dat ik, Muriel van den Hazenkamp, Aries Advocaten zal verlaten. Het is voor zowel Huib Mars als mijzelf erg belangrijk om daarbij te vermelden dat wij niet met onenigheid uit elkaar gaan.

 Per 1 oktober 2011 verricht De Vries & Metman de octrooiwerkzaamheden voor de cliënten van Indeig B.V.. Octrooigmachtigde ir. Guus Uittenbogaart (foto), eigenaar van Indeig, zal in naam van De Vries & Metman voorlopig nog octrooiwerkzaamheden blijven verrichten voor zijn voormalige cliënten. Zie hier.

Met groot genoegen berichten wij u dat Radboud Ribbert per 23 september 2011 is benoemd tot shareholder/partner bij Greenberg Traurig, LLP. Radboud Ribbert is een gerenommeerd advocaat op het gebied van entertainmentrecht en intellectuele eigendom.

Per 1 oktober 2011 treedt Gie van den Broek toe als advocaat bij Deterink Advocaten en Notarissen. Van den Broek werkte eerder vijf als bedrijfsjurist voor McGregor Fashion Group. Daarvoor was hij enkele jaren als jurist werkzaam in de food retail bij het Vakcentrum in Woerden en bij IMN Groep. "Met de komst van Van den Broek onderstreept Deterink haar vooruitstrevende positie binnen het intellectuele eigendomsrecht. Van den Broek is een expert op het gebied van namaakbestrijding. Hij heeft met succes voor de bekende kledingmerken Gaastra en McGregor een zero-tolerance namaakbestrijdingsprogramma opgezet," aldus het persbericht van het kantoor.