Rechtbank Groningen 17 december 2007, KG ZA 08-385. R.D.M. Management Beheer B.V. tegen Bloem Beheer B.V. c.s. (met dank aan Rogier de Vrey en Alexander Alff, CMS Derks Star Busmann)

Merkenrecht. Geen inbreuk. Bestanddelen 'Trim' en 'Slim' beschrijvend voor afslankproducten.

Partijen bewegen zich op de markt voor afslankproducten. RDM heeft verschillende beeldmerken geregistreerd en door middel van een spoed de woordmerken 'Trimgel Slim 3-D' en 'Trimcaps' geregistreerd. RDM vordert onder meer om gedaagde te verbieden om onder de namen Slimcaps en Slimgel producten op de markt te brengen en om een recall.

De voorzieningenrechter oordeelt dat zowel de afzonderlijke elementen als de geheelindruk van de in het geding zijnde beeldmerken zodanig verschillend zijn dat het beroep op artikel 2.20 lid 1 BVIE niet kan worden gehonoreerd.

Voorts oordeelt de voorzieningenrechter dat voldoende aannemelijk is geworden dat de bestanddelen 'Trim' en 'Slim' afzonderlijk alsook in diverse combinaties veelvuldig worden gebruikt om afslankmiddelen aan te duiden, zodat het onderscheidend vermogen daarvan zo gering is dat aan artikel 2.20 BVIE voorshands geoordeeld geen bescherming kan worden ontleend.

De gevraagde voorzieningen worden afgewezen en eiser wordt veroordeeld in de proceskosten ter hoogte van EUR 6.000,-.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Haarlem, 17 december 2008, KG ZA 08-650, Fine Wine Merchants B.V. h.o.d.n. Wijndomein tegen Albert Heijn (met dank aan Dirk Straathof, Brinkhof).

Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. Fine Wine Merchants (FWM), exploitant van de internet-wijnwinkel Wijndomein, maakt bezwaar tegen gebruik door Albert Heijn (AH) van de naam AH Wijndomein voor internet wijnverkoop. Los van de vraag of AH Wijndomein als handelsnaam dient te worden aangemerkt en los van de vraag of de handelsnaam Wijndomein voldoende onderscheidend vermogen heeft, kan van inbreuk geen sprake zijn omdat van verwarringsgevaar onvoldoende is gebleken.

De toevoeging van de zeer bekende merk- en handelsnaam "AH" in de naam "AH Wijndomein", maakt deze naam juist sterk onderscheidend van de naam "Wijndomein". Daarmee is het voor het gemiddelde publiek onmiddellijk duidelijk dat de naam en onderneming behoren tot AH en niet tot FWM. 1019h- proceskosten €9.875,64.

“4.6. Het betoog van FWM slaagt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet. Veleer is er sprake van, zoals door Albert Heijn terecht naar voren is gebracht, dat de toevoeging AH in de naam AH Wijndomein die naam juist sterk onderscheidend maakt van de reeds door FWM gevoerde naam Wijndomein. AH is immers - en zo is door FWM ook niet betwist - in Nederland een zeer bekend merk en handelsnaam. Door toevoeging van de merknaam AH aan het woord Wijndomein, is voor het gemiddelde publiek daarmee onmiddellijk duidelijk dat de naam en de onderneming behoren tot Albert Heijn en dus niet een onderneming is van FWM. Dat effect wordt bovendien versterkt door het sterk onderscheidende AH-logo In het logo van AH Wijndomein, zodat ook zichtbaar is dat het gaat om Wijndomein van Albert Heijn.

Daarnaast presenteert AH Wijndomein zich hoofdzakelijk op internet, geheel in de bekende huisstijl van Albert Heijn, met op elke pagina duidelijk zichtbaar de in dit verband veelzeggende slogan Her nieuwe AH Wijndomein. Gewoon bij AH. Ook in de door AH Wijndomein gebruikte domeinnamen ahwijndomein.ah.nl en ah.nl/wijndomein Komt duidelijk de onderscheidende  naam AH naar voren, net als in het door FWM ter zitting getoonde (papieren) promotiemateriaal en de antwoordkaart van AH Wijndomein. Aan de andere kant zullen bezoekers van de website van FWM niet snel de internet wijnwinkel Wijndomein verwarren met die van AH Wijndomein, nu reeds door het uiterlijk van het logo en de website direct zichtbaar is dat het niet gaat om de internet webwinkel van Albert Heijn.”

4.9 (…) Zij heeft weliswaar gesteld dat er klanten zijn die vragen of Wijndomein is overgenomen door Albert Heijn, maar dat is onvoldoende voor de conclusie dat Wijndomein wordt verward met AH Wijndomein. Voor zover deze stelling van FWM als juist kan worden aangenomen, zijn deze klanten zich er immers kennelijk wel van bewust dat AH Wijndomein van Albert Heijn is en zullen bij een bezoek van de website van Wijndomein van FWM reeds door de uiterlijke vormgeving kunnen constateren dat die internet wijnwinkel geen onderneming van Albert Heijn betreft.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Haarlem, Ex parte beschikking van 15 december 2008, Rob Brandt tegen De Marskramer B.V. (met dank aan Kitty van Boven, Heitmann Vermeer Kolle).

Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Tweede Deukbeker-ex parte (zie ook: IEF 7322), dit maal tegen de Marskramer, die een beker aanbiedt die nagenoeg identiek is aan de Deukbeker van eiser en op de kassabon wordt omschreven als “Mok Pors Vorm Plastic Bek”. Verzoek wordt toegewezen zoals verzocht. (Afbeelding"Links de Deukbeker en rechts de Mok van Markskramer, klik voor vergroting).

13. In de bodemprocedure zal ook worden aangevoerd dat de Mok een slaafse nabootsing is van de Deukbeker. De Deukbeker van Brandt neemt namelijk een eigen plaats in op de markt. Er was vóórdat de Deukbeker in 1975 op de markt verscheen, geen soortgelijk werk op de markt. Het karakteristiek van de Deukbeker is dan ook – in tegenstelling tot de gebruikelijke (ongedeukte) uitvoering in plastic – dat deze in gedeukte vorm is uitgevoerd in aardewerk. Het oorspronkelijke “wegwerpbekertje” is daarmee verheven tot een op originele wijze vormgegeven duurzaam gebruiksartikel (Rb. Den Haag, 28 mei 2008, Present Time cs / Blokker cs). 

(…) 15. Marskramer brengt de Deukmok in een grove uitvoering op de markt en biedt de Deukmok ook in grote getalen aan tegen een bijzonder lage prijs in haar winkels. En dit in een periode waarin juist de Deukbeker een aardig geschenk is tijdens de feestdagen en er voor dergelijke producten extra veel afzet is. Daardoor heeft zowel Brandt als ook haar distributeur grote onherstelbare schade geleden en lijden voortdurende onherstelbare schade.”

Lees de beschikking hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 16 december 2008, KG ZA 08-1422, Doxis B.V. tegen Nederpelt Software B.V. c.s.

Merkenrecht. Eenvoudig kort geding . Gedaagden maken door het gebruik van het teken c.q. logo Doxy en door het gebruik van de domeinnamen doxy.nl en we-love-doxy.nl, inbreuk maken op het oudere woordmerk Doxis van eiser.  Beide partijen houden zich, kort gezegd, bezig met het verbeteren van bedrijfsprocessen  door efficiënt documentenbeheer. Geen  oppositie instellen betekent niet dat een merkhouder niet langer in kort geding haar merkrechten zou kunnen handhaven en volledige proceskosten kan vorderen.

“4.4. Het vorenstaande in aanmerking genomen is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake van gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en diensten waardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan. Daartoe is het volgende redengevend.

4.5. De eerste drie letters van het merk DOXIS en het teken Doxy zijn in visueel en auditief opzicht gelijk (…) De verschillen (…) zijn ten opzichte van de overeenkomsten van zodanig ondergeschikte betekenis, dat deze de totaalindruk van visuele en auditieve overeenstemming niet kunnen wegnemen. Evenmin wordt aan die totaalindruk afbreuk gedaan door de omstandigheid dat bij het teken Doxy de letter D groter is uitgevoerd dan de andere letters. Anders dan gedaagden stellen is de beschermingsomvang van het merk DOXIS, dat als woordmerk is gedeponeerd, niet beperkt tot een schrijfwijze met hoofdletters.

4.6. Hoewel beide partijen stellen (en over weer niet betwisten) dat het door hen gebruikte merk respectievelijk teken een fantasienaam is, acht de voorzieningenrechter de mogelijkheid reëel aanwezig, dat het in aanmerking komend publiek zowel bij het merk als bij het teken, in aanmerking genomen de aard van de diensten waarvoor het merk is ingeschreven en de aard van de waren waarvoor het teken wordt gebruikt, een verband zal leggen met de in de Engelse taal gebruikelijke en ook in Nederland algemeen bekende afkorting ‘docs’ voor ‘documents’. Beide partijen hebben ter zitting medegedeeld dat sommige van hun klanten dat verband ook daadwerkelijk hebben gelegd. De voorzieningenrechter is derhalve voorshands van oordeel dat in die zin ook begripsmatige overeenstemming kan worden aangenomen.

4.7. Een en ander geldt evenzeer voor het door Nederpelt gebruikte logo. Het teken Doxy is daarin een dominant bestanddeel dat de totaalindruk bepaalt. Aldus moet ook het Doxy logo, om de redenen zoals hiervoor in r.o. 4.5 uiteengezet, worden aangemerkt als overeenstemmend met het merk DOXIS. Het in veel kleinere letters uitgevoerde onderschrift ‘digitaliseert uw documentenstroom’ is een beschrijving van de functionaliteit van het softwarepakket en heeft als zodanig weinig tot geen onderscheidend vermogen. Daarenboven zal de aangeboden waar in de praktijk slechts worden aangeduid met het teken Doxy, zoals ook blijkt uit de website van Nederpelt. Een en ander geldt op gelijke wijze voor de afgebeelde vrouwspersoon. Zoals Nederpelt ter zitting heeft uiteengezet is deze vrouwspersoon, genaamd Doxy, de personificatie van het softwarepakket, waarbij de vrouwspersoon ‘efficiëntie en zin om te werken uitstraalt’. Als dit al door het publiek zou worden onderkend, dan heeft deze afbeelding eveneens in hoge mate een beschrijvend karakter, waaraan geen tot weinig onderscheidende kracht toekomt. De overige (kleur)elementen van het logo (en de vrouwspersoon, indien de beoogde associatie bij het publiek niet optreedt) zijn uitsluitend figuratief van aard en kunnen evenmin afdoen aan de overeenstemmende totaalindruk die het logo bij het publiek achterlaat vanwege de prominente plaats die het teken Doxy in het logo inneemt.

4.8. Ook de domeinnamen doxy.nl en we-love-doxy.nl moeten worden aangemerkt als met het merk DOXIS overeenstemmende tekens. Voor wat betreft doxy.nl volgt dat uit hetgeen hiervoor in r.o. 4.5 is overwogen. Met betrekking tot de domeinnaam we-love-doxy.nl merkt de voorzieningenrechter nog het volgende op. De toevoeging ‘we love’ is niet meer dan een adhesiebetuiging aan het adres van ‘Doxy’ en zal door het publiek worden begrepen als aanprijzing van het softwarepakket met die naam. Als zodanig is Doxy het dominante bestanddeel en kan de toevoeging ‘we love’ niet verhinderen dat de totaalindruk tussen het merk DOXIS enerzijds en het teken we-love-doxy.nl anderzijds overeenstemmend is.

Proceskosten: 4.16. (…) Gedaagden hebben bestreden dat het door Doxis gevorderde bedrag van € 9.953,12 als redelijk en evenredig valt aan te merken. Zij menen dat de kosten onnodig zijn gemaakt omdat geen oppositie is ingesteld. De rechtbank passeert dat verweer. De omstandigheid Doxis tegen de inschrijving van het teken Doxy als Beneluxmerk geen oppositie heeft ingesteld – naar zij onweersproken heeft gesteld vanwege het feit dat zij pas op de hoogte raakte van de merkinschrijving nadat de oppositietermijn was verlopen – maakt niet dat zij niet langer in kort geding haar merkrechten zou kunnen handhaven en evenmin dat zij niet langer aanspraak zou kunnen maken op haar recht om de daaraan verbonden kosten vergoed te krijgen op de wijze als voorzien in artikel 1019h Rv. De stelling dat de gevorderde kosten te hoog zijn gelet op de aard van het geding treft wel doel. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de onderhavige zaak valt aan te merken als een eenvoudig kort geding, zodat gelet op de indicatietarieven een bedrag van € 6.000,- als redelijk en evenredig is te beschouwen. De voorzieningenrechter zal de kosten derhalve tot dat bedrag toewijzen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 16 december 2008, KG ZA 08-1526, Trendhopper Holding B.V. c.s. tegen Trenité Bakker & Arp Design

Opheffings-kort geding. Ex Parte bevel in d ‘Long Legs’-zaak (IEF 7172, ook opgenomen in dit kg-vonnis) wordt vernietigd. De tafels blijken in het echt en vanuit een ander perspectief toch een andere algemene indruk te maken op de voorzieningenrechter dan de afbeeldingen in het eerdere verzoekschrift. Geen inbreuk op het auteursrecht en gemeenschapsmodellenrecht van de eiser in ex parte. Geen beroep op indicatietarief, 1019h proceskosten gedaagde: €13.582,60. Een uurtarief van €425 is niet onredelijk of onevenredig.

“4.23. Naar voorlopig oordeel is er onvoldoende reden om de Madura als inbreukmakend aan te merken. Het onderstel van de Madura is immers in zijn hoofdvorm gebaseerd op een ander constructieve uitgangspunt, welk tot gevolg heeft dat tegenover elkaar staande pootdelen in hetzelfde vlak liggen, waardoor een andere algemene indruk ontstaat. Er ontstaat bij de Madura de visuele suggestie dat de poten in langsrichting en in dwarsrichting bestaan uit doorlopende “planken”. De creatieve en oorspronkelijke keuzes, die hierboven wat betreft de Long Legs zijn verondersteld, worden in de Madura dan ook niet gemaakt. In feite is de Madura een ogenschijnlijk banale uitvoering van de onder 4.18 getoonde tafel.

(…) 4.27. Voorshands onderkent de voorzieningenrechter dat bij beide tafels sprake is van een versmalling van de pootdelen naar het midden toe, maar dat die versmalling op verschillende wijze is toegepast. Omdat de versmalling wordt toegepast tegen de achtergrond van verschillende constructieve uitgangspunten voert dat ook visueel tot een verder uiteenlopend beeld.

(…) 4.34. Trendhopper is aan te merken als de in het gelijk gestelde partij, Arp Design zal in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Trendhopper heeft kosten gevorderd en gespecificeerd ten bedrage van € 13.582,60. Arp Design betwist deze kosten opgave, met name omdat het uurtarief, € 425 p/u, te hoog zou zijn. 

4.35. Het tarief is inderdaad hoog maar niet te hoog, althans naar oordeel van de voorzieningenrechter niet onredelijk of onevenredig. Hierbij is in aanmerking genomen dat bij toetsing aan het indicatietarief voor IEzaken – waarop door Arp Design geen beroep is gedaan – het gevorderde ligt beneden de bovengrens, € 15.000, van de toepasselijke zaakscategorie. Het gevorderde bedrag zal worden toegewezen. 

Lees het vonnis hier.

GvEA, 16 december 2008, zaak  T-335/07 Mergel e.a. / OHMI (Patentconsult) (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerkenrecht. Tsja. Terechte weigering van om het woordmerk "Patentconsult" in te schrijven voor diensten van de klassen 35, 41 en 42 (Dienstleistungen eines Patentanwaltes).

25. Aus alledem folgt, dass in der Wahrnehmung des betroffenen Verbrauchers zum einen die angemeldete Marke ausschließlich aus Bestandteilen besteht, die die beanspruchten Dienstleistungen beschreiben, und zum anderen die Kombination dieser Bestandteile keinen Eindruck bewirkt, der geeignet ist, über die Summe der Bestandteile hinauszugehen. Daher ist davon auszugehen, dass zwischen der angemeldeten Marke und den Dienstleistungen, für die ihre Eintragung beantragt wird, ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang besteht, so dass die Beschwerdekammer keinen Fehler begangen hat, als sie die Zurückweisung der angemeldeten Marke nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 bestätigt hat.

Lees het arrest hier.

GvEA, 16 december 2008, zaak T-259/06, Torres/OHMI - Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO) (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure o.g.v. ouder nationaal woordmerk VELASCO tegen aanvraag woordmerk MANSO DE VELASCO (wijn). Oppositie toegewezen. identieke waren, oudere merk is in zijn geheel opgenomen in jongere teken.

“73. En effet, les éléments de similitude concernant les produits désignés par les marques en cause ainsi que les éléments de similitude concernant celles-ci l’emportent sur leurs éléments de dissemblance, d’autant plus que la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée. Ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée, il est concevable que, en raison de la présence du terme « velasco » dans les deux marques en conflit, le consommateur concerné perçoive l’adjonction du mot « manso » dans la marque demandée comme une façon de distinguer une gamme de vins provenant de l’entreprise titulaire de la marque antérieure ou, à tout le moins, d’une entreprise liée économiquement à celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 juillet 2005, Miles International/OHMI – Biker Miles (Biker Miles), T-385/03, Rec. p. II-2665, point 49, et la jurisprudence citée]. »

Lees het arrest hier.

GvEA, 16 december 2008, zaak T-357/07 Focus Magazin Verlag / OHMI - Editorial Planeta (FOCUS Radio) (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van oudere nationale woordmerken "FOCUS MILENIUM", "PLANETA FOCUS" en "PLANETA FOCUS 99" tegen aanvraag woordmerk "FOCUS Radio" voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42. Oppositie toegewezen.

“43. The Board of Appeal upheld the opposition in respect of the identical goods and services, finding that the fact that both signs begin with the distinctive word ‘focus’ may lead the relevant public to believe that there are some economic links between the goods or services covered by the trade marks at issue, and that they therefore come from economically-linked undertakings.

(…) 46. In those circumstances, it follows from all the foregoing, in particular from the fact that the relevant public keeps in mind only an imperfect picture of the marks concerned, so that their shared element, the word ‘focus’, creates a certain similarity between them, and from the interdependence of the various factors to be taken into consideration since the goods concerned are identical, that the Board of Appeal was fully entitled to find that there was a likelihood of confusion.

47. It follows from all the foregoing that the application must be dismissed.”

Lees het arrest hier.

GvEA, 16 december 2008, zaak T-86/07 Deichmann-Schuhe / OHMI - Design for Woman (DEI-tex tegen DEITECH) (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerk - Beroep, ingesteld door de houder van het nationale en internationale beeldmerk "DEI-tex" voor waren van klasse 25, kleding, tegen de beslissing van het OHIM waarbij verzoeksters oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk "DEITECH" voor waren van de klassen 18 en 25 is afgewezen. Gerecht vernietigt de beslissing van het OHIM gedeeltelijk, nu volgens het Gerecht toch bewezen is dat het oudere merk voor schoenen is gebruikt.

 „64. Insgesamt geht aus den von der Klägerin beigebrachten Beweismittel, die sich auf keine der übrigen von den älteren Marken erfassten Waren („Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen“) beziehen, somit hervor, dass die Benutzung der älteren Marken hier in Übereinstimmung mit der angeführten Rechtsprechung (siehe oben, Randnr. 36) nicht nur symbolischen Charakter aufweist und nicht allein das Ziel verfolgt, die durch die Marken begründeten Rechte zu wahren. Somit hat die Klägerin die Ernsthaftigkeit der Benutzung der älteren Marken bezüglich Schuhen rechtlich hinreichend nachgewiesen.

65. Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht entschieden hat, dass der Nachweis dieser ernsthaften Benutzung hinsichtlich Schuhen nicht erbracht sei.

66. Daher greift der erste Klagegrund durch, und die angefochtene Entscheidung ist aufzuheben, soweit darin entschieden wurde, dass die ernsthafte Benutzung der älteren Marken hinsichtlich Schuhen nicht nachgewiesen worden sei. Unter diesen Umständen besteht keine Veranlassung, den zweiten Klagegrund zu prüfen, mit dem geltend gemacht wird, es liege Verwechslungsgefahr vor, was zu beurteilen Sache des HABM ist.“

Lees het arrest hier.

GvEA, 16 december 2008, gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T309/06, Budjovický Budvar tegen OHIM / Anheuser-Busch.

Gemeenschapsmerkenrecht.  Aanvragen voor gemeenschapswoord- en beeldmerk BUD door Anheuzer-Busch. Oppositie door Angstgegner Budvar op grond van de  beschermde oorsprongsbenaming ‘bud’. Arrest van 36 pagina’s over het gebruik van en de rechten die ontleend kunnen worden aan beschermde oorsprongsbenamingen. Oppositie afgewezen door OHIM. Het Gerecht wijst het beroep van Budvar toe en vernietigt de beslissingen van het OHIM. Een hele korte samenvatting in citaten:

“33. In de vier beslissingen (hierna: „bestreden beslissingen”) heeft de kamer van beroep allereerst opgemerkt dat Budvar zich ter onderbouwing van haar opposities niet meer op het internationale beeldmerk nr. 361 566, maar enkel op de benaming van oorsprong „bud” leek te beroepen.

Oorsprongsbenaming: “97. Gelet op deze elementen moet worden geoordeeld dat de kamer van beroep artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door te oordelen dat, ten eerste, het krachtens het bilaterale verdrag beschermde ingeroepen oudere recht – volgens de door de kamer van beroep gehanteerde definitie – geen „benaming van oorsprong” was, en, ten tweede, dat de vraag of het teken BUD met name in Oostenrijk als een beschermde benaming van oorsprong werd aangemerkt, „van ondergeschikt belang” was, en door te concluderen dat een oppositie op die basis niet kon slagen.

Gebruik oorsprongsbenaming: (…) 163. De doelstellingen en voorwaarden die verbonden zijn aan het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk verschillen evenwel van die betreffende het gebruik in het economisch verkeer van het teken bedoeld in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, inzonderheid wanneer het, zoals in casu, gaat om een krachtens de Overeenkomst van Lissabon geregistreerde benaming van oorsprong of een uit hoofde van het bilaterale verdrag beschermde benaming van oorsprong.

166. (....) kunnen in het kader van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 de rechten die uit sommige tekens voortvloeien, niet teloorgaan, ondanks het feit dat deze tekens niet „normaal” zijn gebruikt. In dit verband zij erop gewezen dat een krachtens de Overeenkomst van Lissabon geregistreerde benaming van oorsprong niet kan worden geacht een soortnaam te zijn geworden, zolang zij als benaming van oorsprong wordt beschermd in het land van oorsprong. Bovendien blijft de door een benaming van oorsprong verleende bescherming verzekerd, zonder dat tot hernieuwing ervan hoeft te worden overgegaan (artikel 6 en artikel 7, lid 1, van de Overeenkomst van Lissabon). Dit betekent niet dat het mogelijk is een uit hoofde van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 ingeroepen teken niet te gebruiken. De opposant mag zich evenwel beperken tot het bewijs dat het betrokken teken is gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel werd nagestreefd, zonder daarom in de zin en volgens de voorwaarden van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en van regel 22 van verordening nr. 2868/95 te hoeven bewijzen dat dit teken normaal is gebruikt. Elke andere uitlegging zou erop neerkomen dat op de tekens bedoeld in artikel 8, lid 4, de voorwaarden worden toegepast die specifiek voor merken en de omvang van hun bescherming gelden. Hieraan moet worden toegevoegd dat de opposant in het kader van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, anders dan bij artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, ook moet aantonen dat het teken in kwestie hem volgens het recht van de betrokken lidstaat het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.

(…) 168. Gelet op deze elementen heeft de kamer van beroep blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting door de gemeenschapsrechtelijke bepalingen betreffende het „normale” gebruik van het oudere merk naar analogie toe te passen, inzonderheid teneinde – afzonderlijk voor Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Portugal – uit te maken of de betrokken tekens in het economisch verkeer waren gebruikt. De kamer van beroep had moeten verifiëren of de door Budvar tijdens de administratieve procedure overgelegde elementen erop wezen dat de betrokken tekens waren gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel werd nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer, ongeacht het grondgebied waar zij werden gebruikt. Toch kan deze methodologische fout van de kamer van beroep enkel tot de vernietiging van de bestreden beslissingen leiden indien Budvar het bewijs had geleverd dat de betrokken tekens in het economisch verkeer werden gebruikt.

169. Dienaangaande moet worden benadrukt dat de oppositie volgens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 is gebaseerd op een in het economisch verkeer „gebruikt” teken. Anders dan Anheuser-Busch stelt, volgt uit deze bepaling niet dat de opposant moet aantonen dat het betrokken teken is gebruikt vóór de gemeenschapsmerkaanvraag. Zoals voor oudere merken kan hoogstens worden geëist dat, om te vermijden dat het oudere recht enkel wegens een oppositieprocedure wordt gebruikt, het teken in kwestie vóór de publicatie van de merkaanvraag in het Blad van gemeenschapsmerken is gebruikt.

(…) 175. Voorts kan een aanduiding die de geografische herkomst van een product aangeeft, zoals een merk in het economisch verkeer worden gebruikt (zie in die zin arrest Hof van 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02). Dit betekent daarom niet, zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissingen beweert, dat de betrokken benaming „als een merk” zou zijn gebruikt, en derhalve haar primordiale functie verliest. Deze conclusie staat los van het door de kamer van beroep aangevoerde feit dat Budvar eveneens houdster is van een merk BUD, dat overigens geen deel uitmaakt van het juridische of feitelijke kader van het onderhavige geschil. Voor de toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 volstaat de vaststelling dat het ter onderbouwing van de oppositie ingeroepen teken in het economisch verkeer wordt gebruikt. Het feit dat dit teken gelijk is aan een merk, betekent nog niet dat het niet wordt gebruikt in het economisch verkeer. Bovendien moet worden vastgesteld dat het BHIM en Anheuser-Busch niet duidelijk preciseren hoe het teken BUD „als een merk” zou zijn gebruikt. Inzonderheid blijkt uit niets dat de op de betrokken producten aangebrachte vermelding „bud” meer naar de commerciële oorsprong van het product zou verwijzen dan naar de geografische oorsprong ervan, zoals Budvar stelt. Bovendien moet worden opgemerkt dat de etiketten van de betrokken producten, zoals deze uit het dossier van het BHIM blijken en zoals ter terechtzitting is bevestigd, onder de vermelding „bud” ook de naam van de producerende onderneming aangeven, in casu Budjovický Budvar.

(…) 177. Gelet op het voorgaande en rekening houdend met de door Budvar aan het BHIM overgelegde documenten moet worden geoordeeld dat, anders dan de kamer van beroep heeft geconcludeerd, Budvar het bewijs heeft geleverd dat de betrokken tekens in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 in het economisch verkeer zijn gebruikt.

Rechten o.g.v. oorsprongsbenaming: (…) 188. In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de oppositie ook moest worden afgewezen op grond dat Budvar niet had aangetoond dat de betrokken tekens haar het recht verleenden om het gebruik van de term „bud” – als merk – in Oostenrijk of in Frankrijk te verbieden.

(…) 192. In de eerste plaats moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep enkel naar de in Oostenrijk en in Frankrijk gewezen rechterlijke beslissingen heeft verwezen voor haar conclusie dat Budvar niet had bewezen dat de betrokken tekens haar het recht verleenden om het gebruik van een later merk te verbieden. Ook al zijn de in de betrokken landen gewezen rechterlijke beslissingen, zoals hierboven in herinnering is geroepen, van groot belang, moet toch rekening ermee worden gehouden dat in casu geen enkele in Oostenrijk of in Frankrijk gewezen rechterlijke beslissing gezag van gewijsde heeft verkregen. In die omstandigheden mocht de kamer van beroep zich voor haar conclusie niet uitsluitend op deze beslissingen baseren. De kamer van beroep had eveneens rekening moeten houden met de door Budvar ingeroepen bepalingen van nationaal recht, de Overeenkomst van Lissabon en het bilaterale verdrag daaronder begrepen. In dit verband zij opgemerkt dat Budvar zich met betrekking tot Frankrijk bij het BHIM op verschillende bepalingen van de code rural, van de code de la consommation en van de code de la propriété intellectuelle heeft beroepen. Met betrekking tot Oostenrijk beschikte het BHIM over de tot dan in deze lidstaat gewezen rechterlijke beslissingen en daardoor dus ook, anders dan Anheuser-Busch stelt, over de rechtsgrondslag voor de door Budvar krachtens het ingeroepen nationale recht ingestelde beroepen. Voorts heeft Budvar in de loop van de procedure bij het BHIM verklaard dat zij op grond van artikel 9 van het bilaterale verdrag het recht had, rechtstreeks beroep bij de Oostenrijkse rechterlijke instanties in te stellen. Bovendien heeft Budvar in het kader van haar oppositie de bepalingen van de Oostenrijkse regelgeving inzake merken en oneerlijke mededinging uiteengezet.

(…) 199. Om alle voorgaande redenen moet worden geoordeeld dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door geen rekening te houden met alle relevante elementen, feitelijk en rechtens, teneinde uit te maken of het recht van de betrokken lidstaat in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 Budvar het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.

(…) 201. Gelet op alle voorgaande overwegingen moet het tweede onderdeel van het enige middel, en dus het enige middel en het beroep in hun geheel, worden toegewezen.

202. Bijgevolg moeten de bestreden beslissingen worden vernietigd.”

Lees het arrest hier.