Vzr. Rechtbank Maastricht, 6 maart 2009, LJN: BH7294, Fotostudio A.B. B.V. tegen Gedaagden (Fotostudio Arno Broeren)

Handelsnaamrecht, auteursrecht, domeinnaam. Eigennaam maakt inbreuk op initialen. Fotostudio A.B. wordt verkocht, oude eigenaren beginnen op 1 kilometer afstand een nieuwe fotostudio onder de eigennaam Fotostudio Arno Broeren (de ‘A.B.’ van Fotostudio A.B.) Tweede rechtszaak. Handelsnaamrechtelijke verwarring is te duchten. Ook gebruik van domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl  is een vorm van (verwarringwekkend) handelsnaamgebruik.

Geen inbreuk op huisstijl en auteursrecht eiser A.B. m.b.t. de op de site van gedaagden gebruikte foto’s, nu niet aannemelijk is geworden dat de rechten op de foto’s uit hoofde van de koopovereenkomst ook aan Fotostudio A.B. zijn overgedragen. Wel inbreuk auteursrecht van gedaagde door gebruik van zijn foto’s op website van eiser A.B.  Bewijsvermoeden artikel 8 Aw.

Wel oneerlijke mededinging door negatief uitlaten door gedaagde over Fotostudio A.B. en op ongeoorloofde wijze verwijzen naar hun verleden als oorspronkelijke oprichters van Fotostudio A.B. Partijen dragen hun eigen kosten.

Handelsnaam: 4.4.5. De voorzieningenrechter stelt voorop dat [gedaagden]. erkennen dat zij eerst sedert 12 februari 2009 in het register van de kamer van koophandel niet meer verwijzen naar de domeinnaam en het emailadres van Fotostudio A.B.

In algemene zin mogen handelsnamen beschrijvend zijn. De woordcombinatie: “Fotostudio A.B.” is aangekocht vanwege de naamsbekendheid en de daaruit voortvloeiende goodwill en verdient derhalve bescherming. Het woord: “Fotostudio” kan niet worden gemonopoliseerd, in die zin dat een andere fotograaf die foto’s maakt en verkoopt de omschrijving van die diensten door middel van gebruik van het woord: “Fotostudio” moet worden verboden, echter het gebruik van het woord “Fotostudio” dient wel zodanig te zijn dat er geen verwarringsgevaar ontstaat.

Nu [gedaagden]. naar aanleiding van het vonnis van 7 november 2008 voor de omschrijving van hun nieuwe onderneming het woord “Fotostudio” hebben gekozen, zijnde een onderneming die plaatsvindt in hetzelfde veld gelegen op (onweersproken) één kilometer afstand van Fotostudio AB, én aan het woord “Fotostudio” de eigennaam: “[gedaagde1]” hebben toegevoegd, een naam die rechtstreeks verwijst naar [gedaagde1] de oprichter van Fotostudio A.B., is naar het oordeel van de voorzieningenrechter bij het publiek verwarring te duchten. Naar het voorshands oordeel van de voorzieningenrechter zal ook een bodemrechter tot die conclusie komen, zodat gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet de primaire vordering tot verbod een onderneming te drijven onder de naam: “Fotostudio [gedaagde1]” of onder een met Fotostudio A.B. gelijkende naam zal worden toegewezen, met dien verstande dat de termijn waarna [gedaagden]. dit verbod dienen na te leven zal worden gesteld op vijf dagen na betekening van dit vonnis. De te verbeuren dwangsommen zullen worden gemaximeerd.

Domeinnaam: 4.4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het gebruik van de domeinnaam: www.fotostudioarnobroeren.nl als vorm van handelsnaamgebruik kan worden gezien, zodat hetgeen hiervoor is overwogen ook geldt voor het gebruik van deze domeinnaam en dus voorshands voldoende aannemelijk is dat bij gebruik van deze domeinnaam het zelfde verwarringsgevaar is te duchten. Het gevorderde verbod tot gebruik van domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl ligt derhalve voor toewijzing gereed, met dien verstande dat de termijn waarna [gedaagden]. dit verbod dienen na te leven zal worden gesteld op vijf dagen na betekening van dit vonnis. De te verbeuren dwangsommen zullen worden gemaximeerd.

Auteursrecht eiser: A: 4.5. Voorts stelt Fotostudio A.B. dat [gedaagden]. onrechtmatig jegens haar handelt door op slaafse wijze haar huisstijl na te bootsen door onder meer foto’s die haar toebehoren te publiceren op hun website.

(…)

4.5.4. (…) Deze artikelen zien naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook niet op overdracht van de activa, maar, gelet op hun inhoud en het feit dat zij geplaatst zijn onder artikel 3: “garanties verkoper (financieel / fiscaal) Jaarrekening en financiële gegevens”, op garanties van de verkoper.
Nu noch uit de door Fotostudio A.B. genoemde artikelen van de koopovereenkomst, noch uit de overige artikelen van de koopovereenkomst, voortvloeit, dat de foto’s als activa zijn overgedragen en bovendien geen enkele lijst met overgedragen activa, noch de notariële akte van levering, is overgelegd waaruit eigendomsoverdracht van de foto’s zou kunnen worden afgeleid, is ondanks de overgelegde verklaringen van Mulder en [[YY]] voorshands onvoldoende aannemelijk dat de foto’s waarop Fotostudio A.B. in productie 3 doelt haar eigendom zijn uit hoofde van de koopovereenkomst.

4.5.5. Voorts voert Fotostudio A.B. aan dat de foto’s waarvan zij het auteursrecht claimt zijn gemaakt op de locatie van Fotostudio A.B., met haar middelen, in haar opdracht en voor haar rekening en risico. Daaruit vloeit volgens haar voort dat de foto’s ingevolge artikel 7 van de Auteurswet haar eigendom zijn.
De voorzieningenrechter volgt in dit kader [gedaagden]. in hun betoog dat het, indien wordt uitgegaan van de periode dat [gedaagde1] in dienstverband dan wel in opdracht heeft gefotografeerd voor Fotostudio A.B., om zeer weinig foto’s zal gaan en het bovendien onduidelijk is om welke foto’s het precies gaat, zodat deze vordering ook om deze reden zonder nadere onderbouwing niet toewijsbaar is.
Wel is, mede gelet op hetgeen [gedaagde1] zelf heeft verklaard, voldoende aannemelijk dat [gedaagde1] sedert 2006 weinig tot geen foto’s meer heeft gemaakt. Echter niet valt vast te stellen door wie de gewraakte foto’s dan wel zijn gemaakt.
Raadpleging van de door Fotostudio A.B. overgelegde productie 3 levert op dat op enkele foto’s de naam “[gedaagde1]” staat afgedrukt. De voorzieningenrechter overweegt dienaangaande dat uit de artikelen 4 (en 8)van de Auteurswet een bewijsvermoeden volgt ten gunste van degene die op het auteursrechtelijk te beschermen werk als maker wordt aangeduid. Daaruit volgt het vermoeden dat in ieder geval de foto’s waarop “[gedaagde1]” staat afgedrukt aan [gedaagde1] en niet aan Fotostudio A.B. toebehoren.

Gelet op het voorgaande komt de voorzieningenrechter tot de slotsom dat zonder nader onderzoek niet valt vast te stellen om welke foto’s het precies gaat en het er dus voorshands voor moet worden gehouden dat de auteursrechten op de foto’s waarop de naam [gedaagde1] staat afgedrukt aan [gedaagde1] toebehoren. Met betrekking tot de eigendom van deze en de overige foto’s is voorshands niet aannemelijk geworden dat zij uit hoofde van de koopovereenkomst aan Fotostudio A.B. zijn overgedragen. De voorzieningenrechter wijst het gevorderde derhalve af.

Oneerlijke mededinging: 4.6. (…) De voorzieningenrechter wijst dit verweer af en is van oordeel dat voorshands voldoende aannemelijk is dat [gedaagden]. zich schuldig maken aan oneerlijke mededinging. Nu de domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl deel uitmaakt van dit geding en voor raadpleging door de voorzieningenrechter toegankelijk is heeft de voorzieningenrechter uit eigen waarneming kunnen vaststellen dat [gedaagden]. zich uitvoerig negatief uitlaten over Fotostudio A.B. en op ongeoorloofde wijze verwijzen naar hun verleden als oorspronkelijke oprichters van Fotostudio A.B. Met name onder de link: “vraag en aanbod” nemen [gedaagden]. voor Fotostudio A.B. onder meer de volgende schadelijke standpunten in: (…)

Op de vraag: “Zijn jullie niet dezelfde als fotostudio A.B. onder aan de cauberg?”  antwoorden [gedaagden].: “Nee niet meer. Wel waren we de oprichters/eigenaars van fotostudio A.B. tot mei 2007 Maar nu we hebben we die zaak verkocht, en zijn daar ineens onverwachts niet meer welkom. Dat vonden we natuurlijk niet leuk en daarom hebben we besloten helemaal zelf opnieuw te beginnen, met en prachtige splinternieuwe en veel ruimere fotostudio naast de Aldi. Met Fotostudio A.B. hebben we dus helemaal niets meer mee te maken.. en zijn dus ook géén filiaal van fotostudio AB,.. en zijn daar ook niet meer werkzaam als fotograaf daar. Let-op. 99% van alle foto’s op hun site en e.d. zijn nog gemaakt door fotograaf [gedaagde1], wij gebruiken alleen eigen gemaakte foto’s op de site en in de advertentie’s.”

Auteursrecht gedaagde: 4.8.2. Gelet op hetgeen met betrekking tot de eigendom van foto’s in conventie is overwogen geldt ook in reconventie dat ten aanzien van [gedaagden]. geldt dat onvoldoende is komen vast te staan – behoudens de foto’s waarop de naam [gedaagde1] staat - om welke foto’s het precies gaat. Zoals in conventie onder 4.5.5 is overwogen volgt uit de artikelen 4 (en 8) van de Auteurswet een bewijsvermoeden ten gunste van [gedaagde1], nu hij degene is die op het auteursrechtelijk te beschermen werk, in casu de hiervoor bedoelde foto’s, als maker wordt aangeduid. Daaruit volgt het vermoeden dat in ieder geval de foto’s waarop “[gedaagde1]” staat afgedrukt niet aan Fotostudio A.B. toebehoren en dat derhalve díe foto’s van haar website dienen te worden verwijderd. De vordering zal derhalve worden toegewezen met dien verstande dat in het dictum zal worden opgenomen dat alleen díe foto’s dienen te worden verwijderd waarop de naam [gedaagde1] staat afgedrukt.

De voorzieningenrechter verbiedt gedaagden hun onderneming onder de naam Fotostudio Arno Broeren of onder een op Fotostudio A.B. gelijkende naam te drijven (…) verbiedt gedaagden in hun reclame-uitingen, zoals op hun website, e-mailadres, in kranten of anderszins, te refereren aan Fotostudio A.B. B.V. (…) verbiedt [gedaagden]., ieder voor zich en/of gezamenlijk de domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl te gebruiken. Fotostudio A.B. wordt bevolen om de foto’s waarop de naam: “Arno Broeren” staat afgedrukt van haar website te verwijderen en verwijderd te houden.

Lees het vonnis hier.

Ziet u zichzelf al staan, op vrijdagmiddag 24 april, tussen het water en de bomen, tussen de advocaten, wetenschappers, gemachtigden, rechters en andere relevante beroepsgroepen op de IEForum.nl Wereld IE Dag Borrel?

Het basisidee is nog altijd, kort gezegd, een krat bier in een weiland, dus geen lezingen en geen presentaties. Napleiten en opsnijden is wel verplicht, mits er maar gegeten, gedronken en geluisterd wordt naar de band, die ook dit jaar weer bestaat uit IE-juristen. Voor zover er een thema is, is dat “De mythe van de 7 verschillen”. Een urban legend waar we allemaal last van hebben en die misschien eens de wereld uit geholpen kan worden. IJdele hoop natuurlijk, maar meer informatie volgt.

Kijk rustig naar het filmpje van het riante landgoed achter de Amsterdams Stadsvilla van gastvrouw Van Diepen & Van der Kroef, zoek alvast een plaatsje uit en:

Geef uw verwachte aanwezigheid even door per email (alleen voor de planning, aan aanwezigheid zijn verder geen kosten verbonden).

Kamerstukken 31354, nr. 26, 2e Kamer,  2008/09, (vervangt het amendement gedrukt onder nr. 20). Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Gewijzigd amendement over het mogelijk maken van gebruik van naam en beeldmerk van een overheid door een overheidsbedrijf
 
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor : In artikel I, onderdeel A, vervalt artikel 25j, tweede lid, onderdeel a.

Toelichting: Dit amendement beoogt te voorkomen dat gebruik van naam en beeldmerk per definitie als verboden bevoordeling zou gaan gelden. Dit zou er immers toe kunnen leiden dat in de naam van een overheidsbedrijf de naam van de desbetreffende overheid niet meer vermeld zou mogen worden. Dan zou het Rijksmuseum geen Rijksmuseum meer mogen heten omdat daarin gebruik gemaakt wordt van de naam «Rijk». Een zelfde redenering geldt voor de Staatsloterij. Maar ook een bedrijfsnaam als Havenbedrijf Rotterdam, en andere gemeentelijke NV’s waarin de naam van de eigen gemeente gebruikt wordt, zouden mogelijk allemaal verboden kunnen worden. De indiener acht dit onwenselijk en stelt voor met dit amendement de betreffende bepaling te schrappen.

Lees het amendement hier.

Europese Commissie: High Level Conference on Counterfeiting and Piracy - Brussels (02.04.2009): This conference follows an event held last year, which attracted over 400 participants. This year the conference will again consider the growing problem of counterfeiting and piracy but will be focused more on planned efforts to combat the problem, in particular the European Counterfeiting and Piracy Observatory.

Lees hier meer.

Gerechtshof Arnhem, 10 maart 2009, LJN: BH6633, Friso Present B.V., handelend onder de naam Relatiegeschenken Noord-Nederland (RNN) tegen  Schuitema Groothandel B.V.

Auteursrecht. Het gerechtshof vernietigt het vonnis waarvan beroep. Geen gezamenlijk auteursrecht op verpakkingsdoosjes mokkenactie. Inbreuk aangenomen.Betalen is niet bepalen.  (wie afbeeldingen heeft mag ze vanzelfsprekend mailen. Afebeelding links: de 'Friese variant' van de RNN c1000-mok).
 
Eiser RNN voert een groothandel in relatiegeschenken. In opdracht van een nevenvestiging van Schuitema Groothandel, Schuitema Noord heeft RNN werkzaamheden verricht ten behoeve van de uitvoering van de mokkenactie, een spaaractie. Begin juni 2007 heeft Schuitema Oost meegedeeld dat zij de opdracht voor de mokkenactie niet aan RNN maar aan een derde heeft verstrekt.

Eiser RNN stelt dat Schuitema niet gerechtigd was tot het gebruik van de doosjes behorende bij de C1000 mokkenactie, omdat de auteursrechten op zowel alle afzonderlijke zijden van het doosje als de samenstelling ervan aan haar zouden toekomen.

Volgens de voorzieningenrechter (Rechtbank Zwolle, 22 februari 2008, IEF 5871) rustte het auteursrecht bij RNN en appellant gezamenlijk, terwijl niet gezegd kan worden dat RNN op enig onderdeel van de Noord-doosjes de enige auteursrechthebbende is. Daarmee ontbrak volgens de voorzieningenrechter een rechtsgrond op grond waarvan RNN, als mede-auteursrechthebbende, de gevorderde staking van verveelvoudiging en openbaarmaking van de Oost-doosjes door Schuitema kan vorderen . Om die reden zijn de vorderingen van RNN afgewezen. Het hof ziet dit anders.

Gezamenlijk auteursrecht:  12. Naar het voorlopig oordeel van het hof leidt het aanleveren door Schuitema van tekst, foto en logo aan RNN ten behoeve van het ontwerp van de Noord-doosjes, niet tot een gezamenlijk auteursrecht van RNN en [appellant] op de doosjes. Het hof overweegt hiertoe dat voor een gezamenlijk auteursrecht is vereist dat meerdere makers tezamen het werk hebben geschapen. Hiervan is naar het voorlopig oordeel van het hof in het onderhavige geval geen sprake; Schuitema heeft weliswaar gegevens aangeleverd, maar niet bijgedragen aan de oorspronkelijke schepping van het werk, als hierboven omschreven in r.o. 7 en r.o. 8. Zulks is door haar overigens ook niet gesteld. Dit betekent dat geen sprake is van een gezamenlijk auteursrecht van RNN en Schuitema; alleen RNN is als auteursrechthebbende op de Noord-doosjes aan te merken.
Grief 1 in het principaal appel slaagt.

Inbreuk op het auteursrecht: 13. Thans is aan de orde of [appellant] inbreuk op het auteursrecht van RNN op de Noord-doosjes heeft gemaakt, door de op de Noord-doosjes gelijkende Oost-doosjes op de markt te brengen, zonder toestemming van RNN.

14. In eerste aanleg heeft Schuitema gesteld dat het auteursrecht aan haar is overgedragen door RNN. Het hof overweegt hierover dat het geen stukken heeft aangetroffen waaruit de overdracht van het auteursrecht door Schuitema aan RNN op de in de wet voorgeschreven zin blijkt, terwijl ook niet blijkt dat het recht op exploitatie van het ontwerp is overgedragen. Uit het enkele feit dat Schuitema RNN heeft betaald voor het ontwerp, kan een dergelijke overdracht in ieder geval niet worden afgeleid. Het hof zal dan ook voorbijgaan aan deze stelling.

15. Voorts overweegt het hof dat hoewel de Noord-doosjes en de Oost-doosjes op een aantal punten verschillen (onder meer: de gekozen kleuren zijn niet precies identiek, de linker- en rechterzijde zijn omgewisseld, de linkerzijde waarop de Groninger vlag is afgebeeld, vervlochten met het C1000-logo, is vervangen door een afbeelding van een mok met daarin het C1000-logo, de typografie van de tekst wijkt af), de totaalindrukken van de doosjes zodanig overeenstemmen, dat sprake is van verveelvoudiging in de zin van art. 13 Auteurswet. Het hof wijst daarbij op de volstrekt identieke maatvoering en vouwwijze van de doosjes, de nagenoeg identieke wijze waarop de foto van het Schuitema -pand is afgebeeld (inclusief de door RNN aangebrachte bewerkingen), namelijk doorlopend vanaf de bovenkant in de achterkant van het doosje, en tevens als achtergrond voor de tekst op de zijkant van het doosje. Voorts is de kleurstelling nagenoeg hetzelfde (grijsachtige tinten). Ook de oplossing die is gekozen om aan te geven welke mok zich in het doosje bevat, gecombineerd met een overzicht van de verkrijgbare mokken (een afbeelding van alle acht verkrijgbare mokken, met daarvoor een rondje dat kan worden aangevinkt), is hetzelfde, zij het dat de mokken niet exact hetzelfde zijn, maar die mokken vormen geen inzet van dit geding. Kortom, ondanks enkele verschillen tonen de doosjes een duidelijke gelijkenis.

16. Door Schuitema is niet danwel onvoldoende gemotiveerd gesteld dat ondanks de overeenstemming tussen de Noord-doosjes en de Oost-doosjes, sprake is van een oorspronkelijke schepping van de Oost-doosjes.Het hof komt dan ook tot de conclusie dat sprake is van ongeoorloofde verveelvoudiging in de zin van de Auteurswet, waarmee [appellant] inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht op de Noord-doosjes van RNN.
 
1019h proceskosten: € 6.211,20 voor de eerste aanleg en € 2.286,90 voor het hoger beroep.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Utrecht, 18 maart 2009, LJN: BH6636, Wannahaves Holding B.V. tegen ANWB B.V.
 
Merkenrecht, merk "Wannahaves" is een geldig merk. Anwb gebruikt teken "wannahaves" in tijdschriftartikel over hebbedingetjes. In het decembernummer van 2007 (nummer 12) is onder de kop “WANNAHAVES!” (subkop: “Hebbedingen of bittere noodzaak: een greep van de noviteiten die straks in de Nederlandse kampeerwinkels zullen liggen”) een artikel van zes pagina’s gepubliceerd waarin producten van derden worden getoond en kort worden besproken. Op de cover staat een verwijzing naar dit artikel, wederom met gebruikmaking van het teken “WANNAHAVES”.

Dergelijk gebruik is in de gegeven omstandigheden van het geval geen gebruik ter aanduiding van de herkomst van de waar of dienst. Ook geen ongerechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk aan reputatie. 

4.12.  (…)  Er is met andere woorden voldoende aannemelijk gemaakt door de Anwb dat het teken “Wannahaves(!)” louter beschrijvend is gebruikt om de lezer te wijzen op - en in te lichten over de kenmerken van de beschreven waar - “hebbedingetjes” - in het artikel. Dit betekent dat de Anwb het teken “Wannahaves” niet heeft gebruikt als aanduiding van de herkomst van de waar of dienst, maar alleen om de eigenschappen van de onder dat teken aangeboden producten aan te duiden, zodat er geen sprake is van merkgebruik in de zin van het BVIE. Ook het publiek zal dit gebruik door de Anwb niet als merkgebruik opvatten. Zoals ook blijkt uit het door de Anwb overgelegde rapport van TPS/NIPO is in voldoende mate komen vast te staan dat de aanduiding “wannahaves” door een substantieel deel van de respondenten wordt geassocieerd met “dingen die je graag wilt hebben/dingen die je leuk vindt om te hebben/dingen die je moet hebben” en dus niet als een aanduiding ter onderscheiding van waren of diensten van een bepaalde onderneming. Dat Wannahaves Holding - overigens in een ander verband - “ten zeerste” betwist dat de aanduiding “wannahaves” een gebruikelijke term is om hebbedingen/gadgets mee aan te duiden, maakt dit niet anders.

Lees het vonnis hier. 

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 18 maart 2009, KG ZA 09-195, Stichting Clubswing Entertainment en Media tegen Lieuw-Sjong, Stichting Sugar Productions & Baja Beach Club Beta B.V. (met dank aan Thera Adam-van Straaten , Leijnse Artz)

Merkenrecht. Rotterdams vonnis over voorgebruik en vermeend voor-voorgebruik, met aardige kwade trouw overwegingen. Partijen hadden over een weer op dezelfde dag, 20 minuten na elkaar, depot verricht voor het merk BLUETIEK-IN – in de jaren ’80 een zeer bekende discotheek in Rotterdam, gevestigd op de plek waar tegenwoordig de Baja Beach Club is gevestigd. (Klik op afbeelding voor vergroting)

Eiseres Clubswing en gedaagden Baja Beach Club c.s. maken beide aanspraak op het merk BLEUTIEK – IN voor o.a. het organiseren van feesten en evenementen.

Op 7 oktober 2008 stuurde Clubswing een email Baja Beach Club met het voorstel om in samenwerking een “Bleutiek-in reünie party” te organiseren in de Baja Beach Club. Op dit verzoek werd door Baja Beach Club niet gereageerd. Op 23 januari 2009 heeft – zonder medewerking van Clubswing - in de Baja Beach Club een “Bleutiek-in” feest plaatsgevonden. Daarop heeft Clubswing, op 26 januari 2009, de maandag na het feest, een depot voor het woordmerk “BLUETIEK IN” doen verrichten bij het BBIE. Op dezelfde dag werden ook de domeinnamen “bluetiekin.nl”en “bluetikin.com” op naam van Clubswing geregistreerd.  

Een week later, op 3 februari 2009, is de merknaam “BLUETIEK-IN” op verzoek van de holding BV van de directeur van de Baja Beach Club gedeponeerd bij het BBIE.

 Clubswing stelt dat zij het evenementenformat “Bluetiek in” al in 2007 heeft ontwikkeld en vanaf december 2007 het subdomein bluetiekin.hyves.nl actief heeft. Volgens Clubswing maakt Baja Beach Club door het gebruik van het merk “BLUETIEK-IN” voor feesten in de Baja Beach Club, inbreuk op haar Benelux merk “BLUETIEK IN” en is het merkdepot van de directeur van de Baja Beach Club te kwader trouw gedeponeerd. Clubswing vordert in conventie onder meer een verbod op merkinbreuk en onrechtmatig handelen versterkt met dwangsommen.

Baja Beach Club c.s. op haar beurt stelt dat zij moet worden aangemerkt als voorgebruiker te goeder trouw. Van een uitgewerkt evenementenformat met betrekking tot “Bluetiek in” dat door Clubswing zou zijn ontwikkeld en gecommuniceerd, is geen sprake. Daarentegen was aan de zijde van Baja Beach Club wél sprake van een uitgewerkt evenement dat al op 4 september 2008 per email is gecommuniceerd aan de directeur van Baja Beach Club. Baja Beach Club c.s. vordert derhalve in reconventie een verbod op het gebruik van het merk “Bluetiek in” door Clubswing en overdracht van de domeinnamen “bluetiekin.nl”en “bluetikin.com”.

Daarop stelt Clubswing dat het voorgebruik door Baja Beach Club niet aan het merkdepot “BLUETIEK IN” van Clubswing in de weg stond, omdat Baja Beach Club op de hoogte was van het voor-voorgebruik te goeder trouw door Clubswing. De voorzieningenrechter is hiervan niet overtuigd en  overweegt als volgt:

“6.4 Van een depot te kwader trouw kan - voor zover hier relevant - sprake zijn indien het depot wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de laat­ste drie jaren binnen de Benelux een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren en/of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde geen toestemming heeft verleend voor depot. In dat geval wordt door de inschrijving van het merk ingevolge artikel 2.4 BVIE geen recht op het merk verkregen.

6.5 Ten tijde van en voorafgaand aan het deponeren van het merk “Bluetiek in” op 26 januari 2009 wist Clubswing van het (voor-)gebruik van het merk door Baja Beach Club c.s.. Zij was immers bekend met het op 23 januari 2009 gehouden “Bluetiek in”-feest en de voorbereidingen die daaraan vooraf waren gegaan. Clubswing stelt zich echter op het standpunt dat dit aan het depot van het merk niet in de weg stond omdat Baja Beach Club c.s. het merk niet te goeder trouw heeft gebruikt, nu zij wist of behoorde te weten van het (voor-voor-)gebruik van het merk “Bluetiek in” door Clubswing. Clubswing wijst voor het door haar gestelde gebruik van het merk met name naar de website https://bluetiekinn.hyves.nl en de websites www.bluetiekin.nl en www.bluetiekin.com.

Uit deze websites kan naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter echter niet worden afgeleid dat er sprake was van een reële commerciële exploitatie van het merk door Clubswing, hetgeen een voorwaarde is om van voor-voorgebruik door Clubswing uit te kunnen gaan. Voldoende gebleken is immers dat de websites www.bluetiekin.nl en www.bluetiekin.com niet feitelijk in gebruik zijn (geweest), in die zin dat de gebruiker die inlogt op die sites slechts te zien krijgt dat de site “under construction” is. Ook uit de regi­stratie op Hyves - in beginsel een site voor privé-contacten - kan geen reële commerciële ex­ploitatie van het merk “Bluetiek in.” worden afgeleid, in elk geval niet door Clubswing, nu haar naam nergens expliciet met dat woord in verband wordt gebracht.

In dat verband is van belang, dat, zoals tussen partijen ook vast staat, de aanduiding Bluetiek in het verleden werd gebruikt door een bekende, inmiddels niet meer bestaande uitgaansgelegenheid in Rotterdam; onduidelijk is wie destijds de rechten op dat merk had, maar in confesso is dat de oorspronkelijke rechthebbende het niet meer gebruikt, maar dat evenmin één van partijen - dus ook Clubswing niet - de rechten van die gebruiker of toestemming voor dat gebruik heeft verkregen. Het enkele voorkomen van het woord op de hyves-site kan, tegen die achtergrond, dan ook niet als voor-voor-gebruik worden geduid, nu, zeker gelet op de context, het even goed een verwijzing naar de in het verleden bestaande gelegenheid kan betreffen.“

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Clubswing in conventie af. Het door Baja Beach Club in reconventie gevorderde verbod wordt (beperkt) toegewezen. Voor de vordering tot overdracht van de “bluetiek” domeinnamen ziet de voorzieningenrechter echter geen grond, omdat de websites niet in gebruik zijn. De voorzieningenrechter overweegt:
“Nu de websites van Clubswing feitelijk niet in gebruik zijn, is echter onvoldoende aannemelijk dat de enkele registratie van deze domeinnamen al inbreuk zal en kan maken op enig (merk)recht van Baja Beach Club c.s.”

Clubswing wordt veroordeeld in de proceskosten in conventie en reconventie na matiging “mede gelet op de indicatietarieven in IE –zaken” tot 4500 Euro aan salaris advocaat en 245 Euro aan verschotten.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, beschikking van 17 maart 2009, Industria de diseño textil S.A. tegen Artiq Mobile B.V. (met dank aan Peter Claassen, AKD Prinsen van Wijmen)

Ex parte. Merkenrecht. SMS-dienst biedt (zelfgemaakte) waardecheques met daarop het merk ZARA (de bekende modewinkelketen) aan om publiek over te halen om mee te doen aan de sms-spellen: inbreuk merkrecht ZARA. Pan-Europees verbod. (Klik op afbeelding voor vergroting).

2.2. Voorshands uitgaande van de geldigheid van het Gemeenschapsmerk (art. 95 GMVo), heeft verzoekster naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk gemaakt dat gerekwestreerden inbreuk maken op het Gemeenschapsmerkrecht van verzoekster. Het door gerekwestereerden gebruikte teken is immers identiek aan het Gemeenschapsmerk en wordt op zodanig wijze gebruikt dat het publiek een verband zal leggen tussen het merk en de SMS-diensten van gerekwestreerden.

Aangezien verzoekster tevens voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat haar Gemeenschapsmerk bekend is en dat de SMS-diensten van gerekwestreerden bij ten minste een deel van het publiek een negatief imago hebben, moet worden geconcludeerd dat het merkgebruik door gerekwestreerden afbreuk doet aan de reputatie van het Gemeenschapsmerk van verzoekster. Aangezien niet valt in te zien dat gerekwestreerdeneen geldige reden hebben voor het merkgebruik, is sprake van een inbreuk op het Gemeenschapsmerk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo.

Lees de beschikking hier.

Notariskamer Gerechtshof Amsterdam, 3 maart 2009, LJN: BH5012, Stichting Orthopedische Instrumentenmakerij Kastanjehof tegen Mr. [X]

De notaris als partijadviseur. Geen IE-recht, alleen om aan te geven dat een notaris zich bij een transactie niet noodzakelijkerwijs ook inhoudelijk bezig hoeft te houden met de in het geding zijnde IE-rechten.

“mocht de notaris aannemen dat klaagster, bijgestaan door haar deskundige adviseurs, zeer wel in staat was om dd-rapport te beoordelen en dat zijn inbreng geen meerwaarde zou hebben. Het is derhalve begrijpelijk dat de notaris geen aanleiding zag om het due diligence rapport op te vragen. Dit geldt te meer omdat een notaris uit hoofde van zijn beroep geen deskundige is op het gebied van (de bescherming van rechten van) intellectuele en industriële eigendom.”

4.4. Klaagster is (…) van mening dat het op de weg van de notaris had gelegen klaagster te waarschuwen dat zij voor de koopprijs van 1.600.000,- ‘een kat in de zak kocht’. Immers, uit de intentieovereenkomst bleek dat de kern van de transactie was de zgn. DOI-sculptuurtechnologie, maar de bepalingen van de uiteindelijk getekende overeenkomst maken niet duidelijk of en in hoeverre de overgenomen vennootschap daadwerkelijk eigenaar van die technologie was. Later bleek dat de vennootschap slechts een werkwijze bezat en geen beschermd procédé. Uit het aan klaagster uitgebrachte due diligence rapport had de notaris kunnen blijken dat die vennootschap voor het overige ‘leeg’ was. De notaris had deze waarschuwing kunnen geven indien hij kennis zou hebben genomen van het due diligence rapport; hij heeft dat rapport echter niet opgevraagd, hoewel hij bekend was met het bestaan ervan.

(…)

6.5. Voor wat betreft het vierde klachtonderdeel merkt het hof allereerst op dat voor zover klaagster de notaris verwijt dat de bepalingen van de uiteindelijk getekende overeenkomst niet duidelijk maken of en in hoeverre de overgenomen vennootschap daadwerkelijk eigenaar van de technologie was waar het klaagster om ging, dit klachten betreft die voor het eerst in hoger beroep naar voren worden gebracht. Het hof kan echter geen kennis nemen van klachten die voor het eerst in hoger beroep naar voren worden gebracht en zal klaagster daarom in deze klachten niet ontvankelijk verklaren.

Met betrekking tot het verwijt van klaagster dat de notaris het due diligence rapport niet heeft opgevraagd, met het bestaan waarvan hij bekend was, overweegt het hof dat het doel van een due diligence rapport in een situatie als de onderhavige is de koper een zodanig inzicht te geven in het voorwerp van de transactie dat hij kan beoordelen of dat aan zijn verwachtingen voldoet in het licht van de overeengekomen koopprijs. Nu klaagster de notaris niet verzocht heeft van het aan haar uitgebrachte due diligence rapport kennis te nemen, mocht de notaris aannemen dat klaagster, bijgestaan door haar deskundige adviseurs, zeer wel in staat was om dat rapport te beoordelen en dat zijn inbreng geen meerwaarde zou hebben. Het is derhalve begrijpelijk dat de notaris geen aanleiding zag om het due diligence rapport op te vragen. Dit geldt te meer omdat een notaris uit hoofde van zijn beroep geen deskundige is op het gebied van (de bescherming van rechten van) intellectuele en industriële eigendom.

Nu de notaris geen verwijt treft dat hij het due diligence rapport niet heeft opgevraagd, kan hem uiteraard ook niet verweten worden dat hij klaagster niet heeft gewaarschuwd voor risico?s die uit dat rapport wellicht gebleken zouden zijn. Het hof acht ook dit onderdeel van de klacht derhalve ongegrond.

Lees het arrest hier. 

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 24 december 2008, LJN: BH6227, Upper Deck Panoceanic C.V. tegen Konami Digital Entertainment B.V.

Geschil over beëindiging distributieovereenkomst voor de EU vanwege een gestelde schending (inbreuk op IE-rechten) van een soortgelijke distributieovereenkomst voor de VS. 

Onduidelijke situatie, voorshands geen rechtvaardiging opzegging. Kaarten in kwestie hebben betrekking op Yu-Gi-Oh!, een populair Japanse strip (manga), die heeft geleid tot een wereldwijde mediafranchise in de vorm van animatieseries, films, computerspellen en een ruilkaartspel.

3.2. Upper Deck c.s. stelt daartoe primair dat Konami Inc. niet gerechtigd was de overeenkomst met Upper Deck VS te beëindigen. Konami Inc. ontleent de bevoegdheid tot beëindiging aan het artikel in de LOI-VS met betrekking tot ‘Intellectual property’. Dit artikel bepaalt dat de overeenkomst beëindigd kan worden als Upper Deck VS zonder toestemming van Konami Inc. gebruik maakt van de intellectuele eigendomsrechten van Konami Inc. Door vervalste kaarten aan Vintage Sport Cards te leveren zou Upper Deck VS volgens Konami Inc. in strijd met dat artikel hebben gehandeld.

(…) 4.3.  Wel wordt vastgesteld dat de vraag of door Upper Deck VS onrechtmatig jegens Konami Inc is gehandeld nog in onderzoek is en dit derhalve nog niet vast staat. (…) Dit bewijs komt voorshands, mede gelet op hetgeen door Upper Deck c.s. in het onderhavige kort geding daartegen is aangevoerd, zeer summier voor. Daarnaast komt het voorshands niet logisch voor dat een distributeur die vele miljoenen aan de verkoop van de in geding zijnde kaarten verdient en ook juridisch tegen illegaal gedrukte kaarten optreedt, zelf ook illegaal gedrukte kaarten in omloop zou brengen. Voorshands is dan ook zeker niet uit te sluiten dat door de rechter in de VS zal worden geoordeeld dat de opzegging door Konami Inc onrechtmatig is.

Lees het vonnis hier.