Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 februari 2009, HA ZA 08-733, Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S tegen Sandoz (met dank aan Anke Heezius, Steinhauser Van den Brink Heezius Rijsdijk).

Octrooirecht. Inbreuk op eisers Europees octrooi ‘Nieuwe kristallijne vorm van een analogon van vitamine D’ (geneesmiddel psoriasis).

"4.30. Het voorgaande brengt de rechtbank tot de slotsom dat niet voldoende aannemelijk is geworden dat de door Sandoz gehanteerde werkwijze voor de bereiding van zalf in overeenstemming is met de stand van de techniek. Daarenboven is naar het oordeel van de rechtbank de vorming van calcipotriol monohydraat geen onvermijdelijk resultaat van de bereiding van een Calcipotriolhoudende zalfuitgaande van calcipotriol anhydraat. Het beroep van Sandoz op een rechtvaardigingsgrond voor de aanwezigheid van calcipotriol monohydraat in haar zalf gaat daarom niet op. De conclusie luidt dat de calcipotriolhoudende zalf van Sandoz inbreuk maak op conclusies 1, 2 en 5 van het octrooi.”

Lees het vonnis hier en hier ('schone' pdf R. Den Haag).

HvJ EG, 10 februari 2009, conclusie A-G Mengozzi in zaak C-487/07, L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie en Laboratoires Garnier & Cie tegen Bellure NV, Malaika Investments Ltd en Starion International Ltd. (verzoek van de Court of Appeal (England & Wales) om een prejudiciële beslissing).

Eerst even voor jezelf lezen. Merkenrecht.  Vergelijkende reclame. Gebruik door een adverteerder van het merk van een derde in vergelijkende reclame die met name bestaat uit vergelijkingslijsten. Deze lijsten betreffen i.c. een vergelijk tussen tussen de geur van relatief zeer goedkope parfums en een met de merknaam aangeduid luxeparfums (Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa Noa). Dat de geuren van de goedkope parfums lijken op die van de bekende luxeparfums is geen toeval, de imitatie van de geur is een doelbewuste keuze van de fabrikant.

Na analyse van O2, Arsenal, Céline, Adam Opel is de conclusie van de A-G dat het toch weer vooral de omstandigheden van het geval zijn, die bepalen of dat mag of niet. Het mag, tenzij.

Conclusie: “112. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging, de prejudiciële vragen van de Court of Appeal (England & Wales) te beantwoorden als volgt:

1) Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, dient aldus te worden uitgelegd dat de houder van een merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan dit merk, voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit gebruik geen afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als herkomstgarantie of aan enige andere functie van dit merk, ook al speelt het een belangrijke rol in de reclame voor het product van de adverteerder en stelt het deze met name in staat ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van dit merk.

 

2). Artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997, dient aldus te worden uitgelegd dat het loutere feit dat vergelijkende reclame wordt gemaakt door middel van vergelijkingslijsten waarin naar een bekend merkproduct wordt verwezen, niet de conclusie wettigt dat de adverteerder een oneerlijk voordeel trekt uit de reputatie van het betrokken merk, en dat indien voor het bestaan van een dergelijk voordeel vereist is dat bij het doelpubliek van de reclame associaties worden gewerkt tussen de houder van het bekende merk en de adverteerder waardoor dit publiek de reputatie van de producten van eerstgenoemde ook zou kunnen toeschrijven aan die van laatstgenoemde, de nationale rechter aan de hand van alle relevante omstandigheden van het geval dient vast te stellen of dit voordeel al dan niet eerlijk is.

3) Artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, dient aldus worden uitgelegd dat:

– reclame verboden is waarin expliciet of impliciet, mede gelet op de economische context waarin zij wordt gemaakt, wordt gewezen op het feit dat het product van de adverteerder op zodanige wijze is vervaardigd dat het een imitatie of kopie vormt van het door het merk van een derde beschermde product, ook al wordt slechts verwezen naar één of meerdere belangrijke kenmerken ervan, en

– reclame bijgevolg niet verboden is op grond van het loutere feit dat daarin wordt verklaard dat een belangrijk kenmerk van het product van de adverteerder overeenstemt met een kenmerk van een door een – eventueel bekend – merk beschermd product.

4) Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 dient aldus te worden uitgelegd dat:

– wanneer een handelaar een teken gebruikt dat overeenstemt met het bekende merk van een derde en daaruit een voordeel trekt dat voortvloeit uit deze overeenstemming en uit het feit dat dit teken ten gevolge hiervan wordt geassocieerd met positieve eigenschappen van dit merk, dit gebruik kan worden verboden wanneer het niet berust op een geldige reden – die niet in het voordeel zelf kan bestaan – of, wanneer het gebruik op een geldige reden berust, wanneer uit deze reden en alle relevante omstandigheden van het geval blijkt dat dit voordeel ongerechtvaardigd is;

– dat het feit dat de wezenlijke functie van het merk als herkomstgarantie niet wordt (of kan worden) aangetast, dat geen afbreuk wordt (of kan worden) gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk en dat de verkoop van de producten onder het merk of de opbrengst van de investeringen die in verband met dit merk worden verricht, niet daalt ten gevolge van dit gebruik, niet aan dit verbod in de weg staat."

Lees de conclusie hier.

“Per 1 maart 2009 zal Mr. Michiel J.A. Haegens worden benoemd tot Hoofd van de Merkensectie van Vereenigde. Hij volgt daarmee Xandra Reijns-Kouwenaar op, die per 1 maart terugtreedt uit de organisatie. Michiel Haegens is Europees merken- en modellengemachtigde en sinds 2001 bij Vereenigde werkzaam.

Als toonaangevend kantoor binnen Nederland en grote speler op Europees niveau, heeft Vereenigde een indrukwekkende reputatie opgebouwd als all-round dienstverlener op het gebied van de intellectuele eigendom (octrooien, merken, modellen). Vereenigde heeft vestigingen in Den Haag (hoofdkantoor), München, Groningen, Arnhem, 's-Hertogenbosch, Amersfoort en Eindhoven. Zowel de octrooi- als de merkensectie van de organisatie zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid. In totaal zijn er ca. zestig specialisten werkzaam. De verwachting is dat dit aantal verder zal groeien."

Kamerstukken 27838, nr. 7, Tweede kamer. Detailhandel; Verslag algemeen overleg van 19 november 2008 over de Detailhandelsbrief.

Staatssecretaris Heemskerk: "Ik wil nog een enkel punt aanstippen in verband met de regeldruk en wel de «één factuur» voor het auteursrecht per 1 januari 2009. In het najaar van 2007 is de motie-Smeets/Van der Burg ingediend. Ik heb daarover inmiddels ook een brief naar de Kamer gestuurd.

De motie riep op tot één factuur. Ik heb dat besproken met zowel de ondernemersorganisaties als de inningsorganisaties en uit die gesprekken bleek dat een factuur zowel voor de ondernemers- als voor de auteursrechtenorganisaties niet het allerbelangrijkste was en ook niet het meest praktisch. Men wil vooral een helder inzicht in de kosten, beter toezicht op en betere beheersing van de kosten en een betere dienstverlening. Op basis daarvan hebben zij een plan opgesteld dat ik naar de Kamer heb gestuurd. Ik heb nog wat extra’s gedaan: ik heb ook gezegd dat die facturen maximaal elektronisch zouden moeten zijn. Ook op het terrein van e-facturering versnellen wij dat."

Lees het gehele verslag hier.

Nazorg in de vorm van de sheets bij de lezingen gehouden op het spoedsymposium ‘Kabeldoorgifte en Auteursrecht’ van vrijdag 6 februari j.l., naar aanleiding van het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 28 januari 2009 in de zaak Norma & IRDA/NL-Kabel.

1- Presentatie Jacqueline Seignette (Höcker), klik hier.
2- Presentatie Madeleine de Cock Buning (Universiteit Utrecht, De Brauw Blackstone Westbroek), klik hier.
3- Presentatie Dirk Visser (Universiteit Leiden, Klos Morel Vos & Schaap) klik hier.
4- Presentatie Remy Chavannes (Brinkhof), klik hier.

Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen, Vonnis in kort geding van 9 februari 2009 , LJN: BH2369, Eisers tegen Antilliaanse Televisie Maatschappij N.V.

Antilliaans auteursrecht. Gestelde inbreuk op format van het televisie-programma Moda Ku Mylene, een mode- en beautyprogramma. Het Gerecht oordeelt dat het oorspronkelijke programma inderdaad een oorspronkelijk karakter heeft en een auteursrechtelijke bescherming toekomt, maar dat de programma’s van de wederpartij, zoals het programma Glamur,  voldoende afwijkend zijn, zodat niet van een kopie of bewerking daarvan gesproken kan worden. Geen auteursrechtinbreuk of onrechtmatig handelen. 

“8. De door eiseressen opgesomde elementen van Moda Ku Mylene zijn de indeling van het programma in blokken van 5 tot 10 minuten, het thema mode en schoonheid, een presentatrice die de kijkers meeneemt naar winkels en beautysalons, zelf het assortiment laat zien, soms daarvoor modellen gebruikt, soms als demomodel fungeert voor de aangeboden producten en diensten, winkeleigenaren interviewt en hun winkels promoot door middel van modeshows en demonstraties en aanstormende modellen de kans geeft zich te profileren door af en toe een onderdeel te mogen presenteren. Verder wijzen eiseressen op de algemene inleiding door de presentatrice aan het begin van het programma, het gebruik van een voice-over bij de demonstraties en het op een specifieke wijze inzoomen met de camera op het in de winkels getoonde assortiment.

4.10. ATM heeft aangevoerd dat programma’s vergelijkbaar met Moda Ku Mylene overal ter wereld worden uitgezonden. (…) Te dien aanzien overweegt het gerecht dat het goed mogelijk is dat al eerder (voor 1987) programma´s zijn geproduceerd waarin een of meer van de door eiseressen opgesomde elementen zijn terug te vinden. Dat betekent echter niet dat aan de combinatie van de door [eiseres 1] gekozen combinatie van die elementen, geen oorspronkelijk karakter zou kunnen toekomen.

4.11. Nu de auteursrechtelijke bescherming van het format wordt aangenomen, wordt toegekomen aan de inbreukvraag. (…)  Juist indien een format bestaat uit een combinatie van onbeschermde elementen, zoals hier het geval is, kan van inbreuk slechts sprake zijn indien meerdere van die elementen herkenbaar en in vergelijkbare keuze zijn overgenomen. Daarbij spelen dus ook de in de programma’s afwijkende elementen een rol.

4.14. De genoemde verschillen brengen het gerecht tot de vaststelling dat de totaalindruk van elk van de bestreden programma’s zodanig afwijkend is van de totaalindruk van het programma Moda Ku Mylene dat niet van kopieën of bewerkingen daarvan gesproken kan worden. Het gerecht is van oordeel dat een aantal van de overeenstemmende elementen, waaronder de algemene inleiding, de bezoeken aan winkels en salons en de presentatie van het assortiment, in zekere zin plichtmatig zijn bij een programma van het onderhavige soort. Deze elementen gezamenlijk zijn niet zodanig oorspronkelijk dat deze, als geheel, voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Het gerecht is van oordeel dat ATM met elk van de bestreden programma’s, meer specifiek door de onder 4.13 vermelde verschillen, voldoende afstand heeft genomen van het programma of programmaformat van Moda Ku Mylene.”

Lees het vonnis hier.

De Zeist Tapes 2008. Even verdwenen van de server, maar net op tijd weer terug  voor het warmlopen voor het 25 jarig lustrum van dit jaar. 

Beluister of download (mp3-formaat, rechter muisknop, opslaan als) de lezingen en debatten hier. maar wees voorbereid op volumewisselingen en de Fygi-muzak die aan enkele voordrachten en conversaties voorafgaat.

Volg deze link.

HvJ EG, 12 december 2008, beschikking in zaak C-197/07 P, Aktieselskabet af 21. november 2001 tegen OHIM / TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Beschikking. Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk TDK. Oppositie op grond van oudere gemeenschaps- en nationale woord- en beeldmerken TDK. Ongerechtvaardigd voordeel trekken. “It must be noted that it is not necessary to demonstrate actual and present injury to an earlier mark.” Over het verschil tussen ‘reputation’ en ‘repute’. En of dat relevant is. 

Ter herinnering, dit was de zaak waarin het GvEA oordeelde dat sponsoring bijdraagt aan de bekendheid van een merk.

“19. The appellant essentially maintains that the Court of First Instance wrongly based its conclusion with regard to the existence of an unfair advantage on the notion of ‘reputation’, in English, of the earlier marks, whereas Article 8(5) of Regulation No 40/94 requires that the existence of such an advantage be based on the notion of ‘repute’, in English. It claims in that regard that that provision of the regulation differentiates between those two notions. The former simply means that the trade mark is known by a significant part of the relevant public, whereas the latter requires the existence of a particular image of the mark.

21. In this case, even assuming that there is a difference in legal meaning between ‘reputation’ and ‘repute’, in English, referred to in Article 8(5) of Regulation No 40/94, it need merely be stated that, as is clear from paragraphs 62 to 67 of the judgment under appeal, the Court of First Instance correctly established the existence of an unfair advantage within the meaning of that provision by relying, in any event, on a certain image of the earlier marks in question, resulting from the intervener’s event sponsorship activities, in particular sponsorship of sport events.

22. With regard to the appellant’s argument concerning the standard of proof required of the existence of unfair advantage taken of the repute of the earlier mark, it must be noted that it is not necessary to demonstrate actual and present injury to an earlier mark; it is sufficient that evidence be produced enabling it to be concluded prima facie that there is a risk, which is not hypothetical, of unfair advantage or detriment in the future.

23. In the present case, it is clear that the Court of First Instance, in paragraph 67 of the judgment under appeal, properly established the existence of an unfair advantage within the meaning of Article 8(5) of Regulation No 40/94 in correctly considering that it had available to it evidence enabling it to conclude prima facie that there was a risk, which was not hypothetical, of unfair advantage in the future.

25. It follows from all of the foregoing that the appeal must be dismissed as in part clearly inadmissible and in part clearly unfounded.”

Lees de beschikking hier. Arrest GvEA hier.

DURBUY KAYAKS tegen DURBUY KAYAKS (Afgew.)
Gusticus tegen Dé Gustibus (Toegew.)
YAYA tegen JAJA (Toegew.)
SENIOR UITZENDBUREAU tegen Seniorum (Afgew.)
ALWAYS tegen AL WAHA (Afgew.)
DELTA tegen DELTA HET NUTTIGSTE BEDRIJF VAN NEDERLAND (Gedeelt.) 
DIGIPASS tegen DIGI PASS (Afgew.)
PRIVA-LITE tegen PRIVALI (Toegew.)
DORATI tegen DORITA (Toegew.)
SOLVAY tegen  SOLVIA (Toegew.)
LIFESTYLE tegen EGO LIFESTYLE (Gedeelt.)
MASCARÓ tegen JOSE MA SOGAS MASCARO (Afgew.)

Lees de beslissingen hier.

From the Czech Presidency. Speech of Minister JiÅí Pospíšil, Minister of Justice of the Czech Republic, in the European Parliament on 20 January 2009.

"Nevertheless, let me briefly mention two agendas closely related to justice, which do, however, fall under the Competitiveness Council and in the Czech Republic, therefore, other ministries bear primary responsibility for them.  These include the creation of a Community patent and the project of a single patent court for European and Community patents.  The Czech Presidency is aware of the importance of improvements in the patent system for European industry and will strive to make progress in debates on this project, as many issues remain open.  We will also strive to ensure that the European Court of Justice is approached with a request for its opinion as to the compatibility of the draft agreement on patent judiciary with primary law.  The European Parliament will be duly consulted and its opinions expressed in its 2006 and 2007 resolutions will be duly taken into account.

The second agenda is the proposed European Parliament and Council Directive amending Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council on the term of protection of copyright and certain related rights.  Here, too, there are still many problem issues and the positions of individual Member States differ.  The aim of the Czech Presidency will be to find a balanced solution that would bring a real improvement in the social situation of performing artists which would be acceptable for most Member States and would not entail an undue increase in the administrative burden on the participants of the system of collection and disbursement of additional remuneration."

Lees de hele speech hier.