Persbericht: Directeur-Generaal Wereld Intellectuele Eigendomsorganisatie (WIPO) opent internationaal congres i.v.m. 100 jaar Nederlandse Auteurswet.

Dit jaar bestaat de Nederlandse Auteurswet precies honderd jaar. Ter gelegenheid hiervan organiseert de Vereniging voor Auteursrecht op vrijdag 31 augustus a.s. een groot internationaal congres in het Tropeninstituut in Amsterdam.

Het congres zal worden geopend door Dr. Francis Gurry, de Directeur-Generaal van de Wereld Intellectuele Eigendomsorganisatie (WIPO) – de hoogste ambtenaar op het gebied van de het internationale intellectuele eigendomsrecht. Het is voor het eerst in deze eeuw dat de Directeur-Generaal van WIPO een officieel bezoek brengt aan Nederland.

Tijdens het congres geven enkele van ‘s werelds meest vooraanstaande experts op het gebied van het auteursrecht hun visie op de ontwikkeling en de toekomst van het Nederlandse auteursrecht, dat de laatste jaren in het middelpunt van de belangstelling is komen te staan. Is er nog toekomst voor het auteursrecht in een tijd waarin piratenpartijen overal in Europa zetels winnen?

Het congres zal worden afgesloten door Fred Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. (programma-aanvulling d.d. 27-08)

Ter voorbereiding van het congres hebben zestien Nederlandse rechtswetenschappers gezamenlijk een Engelstalig boek geschreven over honderd jaar Nederlandse auteursrechtontwikkeling. Het boek wordt uitgegeven door DeLex (Amsterdam).

Op de agenda. Morgenavond 28 augustus organiseert de BMM het Rotterdam Event om 20:00 uur in de boardroom van kantoor Kneppelhout & Korthals N.V. te Rotterdam.

Inmiddels werden al 40 aanmeldingen ontvangen. Het inhoudelijke deel gaat over de Benelux oppositieprocedure. Daarnaast is er ook tijd om bij te praten. Het panel wordt gevormd door Marlous Stal-Hilders (NOB), Josine van den Berg (KMVS) en Pieter Veeze (BBIE).

Om even een paar discussiepunten aan te stippen: verschillen of overeenkomsten tussen beroepszaken Den Haag/Brussel, update gebruiksbewijzen, toekomstplannen en natuurlijk de invloed van het IP Translator-arrest en het standpunt van het BBIE daarover in relatie tot de oppositieprocedure.

Voor en na de paneldiscussie biedt de BMM u een drankje aan. Het evenement is volledig gratis en staat ook open voor niet-leden. Aanmelden kan nog door opgave per e-mail van uw naam, adres en telefoonnummer aan het secretariaat.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Thera Adam (telefoon +31 10 400 51 56)

Rechtbank Utrecht 21 augustus 2012, zaaknr. SBR 10/3867 (ECI voor boeken en platen B.V. tegen Commissariaat voor de Media)

Overtreding art. 10 Wet op de vaste boekenprijs. Boekenclubkorting.

Op haar website adverteert ECI met een actie waarbij de drie delen van de Millenniumtrilogie van Stieg Larsson als combinatie worden aangeboden voor € 24,95. De vastgestelde boekenclubprijs is opgeteld €32,94 (€9 + 2x €11,97). Dit is een verstoring van de concurrentie tussen uitgevers en verkopers en een ernstige overtreding. De Wvbp en het Besluit vaste boekenprijs kennen niet de mogelijkheid voor de uitgever of importeur om voor de boekenclub een combinatieprijs vast te stellen die geldt bij gelijktijdige levering door deze boekenclub van meerdere titels aan haar leden.

De rechtbank Utrecht heeft op 21 augustus uitspraak gedaan in het beroep van ECI tegen het besluit van het Commissariaat over een actie met de Millenniumtrilogie (Sanctiebesluit met kenmerk: 21169/2010006861). De rechtbank deelt het oordeel van het Commissariaat dat er geen andere boekenclubprijs geldt in de periode dat voor een boek een actieprijs van toepassing is en verklaarde het beroep van de boekenclub ongegrond.

Het Commissariaat had ECI terecht een boete van € 15.000,- opgelegd omdat de boekenclub bij verkoop van de boeken uit de Millenniumtrilogie niet de door de uitgever vastgestelde (bijzondere) boekenclubprijs had toegepast. De rechtbank oordeelt dat met de vaststelling van een actieprijs de boekenclubprijs niet is vervallen en dat er geen nieuwe boekenclubprijs had mogen worden afgeleid van de actieprijs. De vaststelling van de actieprijs had kort gezegd geen invloed op de boekenclubprijs.

23. Verweerder heeft meegewogen dat eiseres tijdens de actie een groot aantal boeken van de Milleniumtrilogie heeft verkocht. Het gaat hier om meer dan 500 exemplaren, waarmee aan één van de aspecten genoemd in  1.7 is voldaan. Anders dan eiseres betoogt is wel degelijk sprake geweest van een verstoring van de concurrentie tussen uitgevers en verkopers. Het ging hier om een serie bestaande uit drie bestsellers: alle drie de titels waren in de top 10 genoteerd ten tijde van de actie, waarvan er veel zijn verkocht. Ook dit aspect valt onder 1.7 van de beleidslijn te categoriseren. Dat de actie minder dan een weeks heeft geduurd, maakt niet dat van een verstoring van de concurrentie geen sprake is. Weliswaar is één van de aspecten van 1.7 dat de overtreding plaatsvindt gedurende ten minste één week maar minder dan twee weken, maar zoals verweerder ter zitting heeft toegelicht, is dit slechts één van de factoren die een rol speelt. Tegenover de korte duur van de actie staat dat eiseres het ongeoorloofde aanbod waarvan gebruik is gemaakt, op meer dan alleen regionale schaal heeft gedaan door gebruik te maken van twee media-instrumenten, te weten de website en de mailing naar trouwe klanten. Het standpunt van eiseres dat de aanbieding maar gold in één vesting, te weten de internetwinkel, volgt de rechtbank niet. Nog afgezien van het feit dat de internetwinkel landelijke dekking heeft, heeft de gemachtigde van eiseres ter zitting desgevraagd verklaard dat ook leden die ten tijde van de actie in die hoedanigheid een aankoop deden in de filialen van eiseres automatisch de lagere prijs betaalden. Dat in die filialen geen reclame zou zijn gemaakt, doet daaraan niet af. Verweerder heeft de overtreding terecht aangemerkt als een ernstige overtreding in categorie B en de daarbij behorende boete van €15.000,- opgelegd.

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom verduidelijkt de toepassing van artikel 2.5 lid 5 BVIE naar aanleiding van HvJ EU IP Translator (IEF 11454, zaak C-307/10) middels een mededeling inzake classificatie en het gebruik van de klasse-titels (zgn. class-headings):

Inleiding
1. Alle waren en diensten waarvoor merken kunnen worden ingeschreven, worden ingedeeld in klassen volgens een internationale standaard, de zgn. Nice-Classificatie. Deze wordt beheerd door de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) en bestaat (momenteel) uit 45 klassen van waren en diensten. In de toelichting op deze classificatie worden de klassen verkort aangeduid door middel van titels, die in algemene bewoordingen aanduiden welke soort waren en diensten in de desbetreffende klasse dienen te worden ingedeeld (de zgn. class-headings). Een meer gedetailleerd instrument voor deze classificatie biedt de alfabetische lijst van waren en diensten, eveneens onder auspiciën van WIPO.

2. Deze classificatie wordt door BBIE toegepast ingevolge artikel 2.5, lid 5 BVIE, alsmede door een meerderheid van de landen van de EU.

3. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft op 19 juni 2012 antwoord gegeven op drie rechtsvragen in de zaak die bekend staat onder de naam IP TRANSLATOR (C-307/10). De door het Hof gegeven uitleg luidt als volgt:

(1) Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat zij oplegt dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen.

(2) Richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staat aan het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie bedoeld in artikel 1 van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken, die door de diplomatieke conferentie van Nice is aangenomen op 15 juni 1957, laatstelijk herzien te Genève op 13 mei 1977 en gewijzigd op 28 september 1979, voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is.

(3) De aanvrager van een nationaal merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de in artikel 1 van deze Overeenkomst van Nice bedoelde classificatie, moet nader toelichten of zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van deze waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld.

Classificatie in het algemeen en het gebruik van class-headings (verkorte titels) in het bijzonder

4. Het HvJEU stelt voorop dat de waren of diensten van een merkaanvraag “voldoende duidelijk en nauwkeurig” moeten worden omschreven, “opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen”.

5. Voor de algemene benamingen van de class-headings geldt dat deze kunnen worden gebruikt, maar alleen wanneer zij voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd. Indien dit niet het geval is, dient een specificatie te worden aangebracht.

6. Hierbij dient te worden benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor een correcte omschrijving van waren en diensten te allen tijde bij de merkhouder zelf ligt.

7. Het BBIE streeft naar samenwerking met het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM), nationale bureaus en gebruikersorganisaties in Europa, zulks in het kader van het zgn. “convergentieprogramma”: een door BHIM geïnitieerd programma om binnen de Europese Unie de praktijken zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. In dit verband wordt momenteel gewerkt aan een gestructureerde lijst van waren en diensten voor classificatiedoeleinden.

Alle waren of diensten in de alfabetische lijst

8. Uit het derde antwoord van het HvJEU vloeit voort dat de aanvrager die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruik maakt van een class-heading, kan aangeven dat zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van deze klasse (NB: dit betekent niet alle waren of diensten in een klasse, maar alleen die in de alfabetische lijst) opgenomen waren of diensten dan wel op specifieke door hem te omschrijven waren of diensten.

9. Wanneer een aanvrager bescherming wenst voor alle in de alfabetische lijst van een bepaalde klasse opgenomen waren of diensten, dient hij dit aan te geven door de volledige class-heading te gebruiken, gevolgd door de vermelding: “(deze aanvraag heeft betrekking op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren / diensten)”.

10. In dat geval zal het BBIE, voordat het depot gepubliceerd wordt, ervoor zorgen dat ook daadwerkelijk alle waren of diensten uit de alfabetische lijst in het register worden vermeld. Het BBIE heeft voor deze werkwijze geopteerd om vier redenen. In de eerste plaats biedt zij de meeste duidelijkheid en lijkt ze het meest in lijn met het antwoord op vraag 1, namelijk dat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan [van de waren-/dienstenomschrijving] de omvang van de merkbescherming dienen te kunnen bepalen. In de tweede plaats wordt de Nice-classificatie regelmatig gewijzigd, hetgeen in deze aanpak nooit tot interpretatieverschillen kan leiden. In de derde plaats meent het BBIE dat het met name noemen van alle waren en diensten het meest in overeenstemming is met internationale verdragen (het Verdrag inzake het merkenrecht en het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht). In de vierde plaats worden hiermee interpretatieproblemen voorkomen wanneer het Beneluxmerk als basis voor een internationale aanvraag of voor het inroepen van prioriteit wordt gebruikt.

Voorbeeld: Een depot wordt verricht voor: Klasse 44:

Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw (deze aanvraag heeft betrekking op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen diensten).

Het wordt in het register opgenomen en gepubliceerd voor: Klasse 44:

Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw; advisering op het gebied van de farmacie; apothekersdiensten voor het klaarmaken van recepten; aromatherapie; assistentie bij bevallingen; bloemschikken; boomchirurgie; boomkwekerij; cosmetische chirurgie; cosmetische dierenverzorging; diensten van bloedbanken; diensten van chiropractici; diensten van kuuroorden; diensten van medische consultatiebureaus; diensten van medische klinieken; diensten van opticiens; diensten van sauna's; diensten van solaria; diensten van visagisten; diensten verleend door een psycholoog; doktersdiensten [op afstand verleend]; fokken van dieren; fysiotherapie; gazon-onderhoud; geneeskundige assistentie; gezondheidszorg; haarimplantatie; herstellingsoorden; in-vitro fertilisatie; kapsalons; klinieken; kunstmatige inseminatie; landschapsarchitectuur; manicurediensten; massage; onkruidverdelging; ontwenning van drugsverslaafden; openbare badinrichtingen voor hygiënische doeleinden; opmaak van kransen; opvangtehuizen; planten van bomen in het kader van CO2-compensatie; sanatoria; schoonheidssalons; tandheelkundige diensten; tatoeage; therapeutische diensten; trimsalons; tuinarchitectuur; tuinbouw; tuinieren; turkse baden; uitstrooiing, door de lucht of over land, van mest en andere chemische producten voor de landbouw; verdelging van ongedierte in de landbouw; verhuur van landbouwmaterieel; verhuur van medische uitrustingen; verhuur van sanitaire installaties; veterinaire diensten; visteelt; ziekenhuizen; ziekenverzorging.

11. Het BBIE merkt op dat het over het algemeen onwaarschijnlijk lijkt dat een onderneming daadwerkelijk op al deze gebieden actief is. Het BBIE raadt merkhouders aan, en heeft dat altijd al gedaan, om zo duidelijk en nauwkeurig mogelijk te beschrijven voor welke waren of diensten bescherming is gewenst. Dit is niet alleen in het belang van de rechtszekerheid, maar kan ook allerlei onnodige (absolute en relatieve) bezwaren voorkomen. De IP TRANSLATOR zaak onderstreept dit belang nog eens. Hierbij dient nogmaals te worden benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor een correcte omschrijving van waren en diensten te allen tijde bij de merkhouder zelf ligt.

Op andere blogs is hier ook over geschreven, lees meer onderaan bij de bespreking van het arrest op IE-Forum [IEF 11454]

Vzr. Rechtbank Arnhem 27 juli 2012, LJN BX5624 (Europlants tegen Vitro bio plants)

Rechtspraak.nl: Gedaagde heeft op een gegeven moment de twee namen van deze aardbeiensoorten ingeschreven als woordmerk en is zodoende merkhouder geworden van de twee aardbeiennamen. Eisers vorderen overdracht aan hen van de intellectuele eigendomsrechten van gedaagde op de aardbeiennamen en gedaagde te verbieden aardbeienplanten onder deze twee aardbeiennamen te verkopen. Aan hun vorderingen leggen eisers ten grondslag dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld doordat gedaagde de aardbeiennamen uitsluitend op haar eigen naam en daarmee te kwader trouw heeft gedeponeerd als woordmerk.

Wat hiervan ook zij, de gestelde onrechtmatige daad van gedaagde kan er niet toe leiden dat de bedoelde merkinschrijvingen door gedaagde moeten worden overgedragen en op naam van één van de eisers moeten worden gezet. De bedoeling van partijen kan hoogstens geweest zijn dat de merkinschrijvingen van de aardbeiennamen op naam van beide partijen gezamenlijk moesten komen. Dit betekent dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling van partijen was dat de merkinschrijvingen uitsluitend op naam van eisers zouden komen, zodat de vorderingen, die neerkomen op het toekennen van een exclusief recht op de woordmerken/aardbeiennamen aan eisers, niet kunnen worden toegewezen. Een deugdelijke rechtsgrond ontbeert daarvoor

CC-BY-SA Looking Glass via Flickr

Hier aanmelden

Thema’s die onder meer aan bod komen zijn:

Innovatie in mode, wat kan worden beschermd Bespreking van het onderdeel rondom de High Fashion en innovatierechten. Auteursrecht en de plicht om binnen een jaar modellen te deponeren, op straffe van verval recht op depot in verband met de nieuwheidseis: Hoe doe je dat als je vier seizoenen vooruit ontwerpt? - Thera Adam-van Straaten, Kneppelhout & Korthals.

Inspiratie, imitatie: waar ligt de grens? Met veel praktijkvoorbeelden en recente rechtspraak zal worden aangegeven wat mag worden gevolgd en wat over de schreef gaat. Inspiratie, imitatie: waar ligt de grens? Wat adviseer je als advocaat? – Margot Span, Köster advocaten.

Strategie: schikken, procederen of persbericht? Met welke afspraken schiet je het meeste op: schikken of procederen, boetebeding of persbericht? En wat zijn de procedurele mogelijkheden? – Charissa Koster, ABC Legal.

Afspraken met derden: Afspraken met je leverancier, fabrikant – algemene voorwaarden of meer? Schitterende problematiek speelt hier, zeker bij lingerie, die op standaard cups wordt 'geschoeid'. Vermenging knowhow van fabrikant, stoffenleverancier en garment technicians van ontwerpers. Capsule-collecties en tijdelijke samenwerkingen met grote retailketens – Laurens Abbink Spaink, interim bedrijfsjurist en advocaat

De juridische aspecten van reclame en marketing via sociale media: Het vereiste van transparantie, het verbod op anonimiteit van de adverteerder, wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor reclame via sociale media. Ook komen het viral effect van social media campagnes en valkuilen voor de adverteerder aan bod.- Marieke Neervoort, SOLV.

Locatie
Amsterdam Fashion Institute
Mauritskade 11, Amsterdam
Reissuggestie: openbaar vervoer naar Weesperplein
Klik hier voor een routebeschrijving, betaald parkeren rondom het AMFI-gebouw is mogelijk, maar vermoedelijk lastig.

Kosten deelname
€ 325 Per persoon,
€ 285 Sponsors IE-Forum betalen, en
€ 95 Rechterlijke macht/wetenschappelijk personeel (full time)
genoemde prijzen zijn excl. BTW, eventuele kortingen worden handmatig verwerkt op de factuur

Hier aanmelden

Vzr. Rechtbank Amsterdam 23 augustus 2012, zaaknr. 521177 / KG ZA 12-949 MvW/MB (Linq tegen Linqwise)

Uitspraak ingezonden door Erik de Vos, Kracht advocatuur.

LinQ Holding houdt zich bezig met werving, selectie en detachering van hoog opgeleide starters en studenten. Zij is houdster van Benelux woordmerken LINQ (sinds 2004) en LINQ TALENT, LINQ STUDENT (sinds 2010). Linqwise is opgericht in 2012 en houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en executive search, werving en selectie van personeel.

Linqwise heeft producties overlegt waaruit afgeleid kan worden dat een groot aantal bedrijven en particulieren de benaming 'linq' of 'link' hanteert en dat LINQ in feitelijke, fonetische en numerieke zin niet meer valt te monopoliseren. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is de naam LINQ met als specifiek en in het oog springend kenmerk de Q aan het eind van het woord voldoende onderscheidend.

Dat de (ondergeschikt, want meer beschrijvende) toevoegingen in de aanduiding van Linqwise Executive Search veeleer op zijn Engels en die in de merken van LinQ Holding mogelijk vaak op zijn Nederlands worden uitgesproken doet daaraan niet af. Dat de zoekterm linq op Google geen treffers met Linqwise oplevert, neemt dat het verwarringsgevaar op zichzelf niet weg. Ook het argument dat het verschil in doelgroep (jonge starters/studenten tegenover een groep met 8 tot 12 jaar werkervaring) geen verwarring oplevert, snijdt geen hout.

De vorderingen worden toegewezen op basis van 2:20 lid 1 onder b BVIE. Linqwise dient zich alle inspanningen te getroosten om verwijzingen in zoekmachines te doen verwijderen door beheerder, waaronder in ieder geval Google. Ook dient zij een opgave te doen van een aanwezige voorraad waaronder inbegrepen reclamemateriaal, briefpapier en andere zaken voorzien van het inbreukmakende teken.

4.9. Linqwise E.S. heeft verder betwist dat sprake zou zijn van verwarringsgevaar. Zij heeft er in dat verband onder meer op gewezen dat de zoekterm 'linq' op Google geen treffers met Linqwise oplevert. Voor zover dat het gval is neemt dat een verwarringsgevaar echter op zichzelf niet weg. LinQ Holding heeft terecht bepleit dat verwarring ook te duchten is omdat potentiële opdrachtgever of (voormalige) relaties van LinQ Holding als zij (al dan niet op Internet), op zoek zijnde naar personeel of naar werk, met de naam Linqwise worden geconfronteerd, ee verband zullen kunnen leggen met het merk LINQ. Daarmee kan de herkomstfunctie van dat merk dan ook worden aangetast. Het betoog dat verwarring niet aan de orde kan zijn, omdat LinQ Holding zich met name richt op arbeidsbemiddeling van jongere mensen, met name studenten, en Linqwise E.. zich veeleer richt op de groep met tenminste 8 tot 12 jaar werkervaring in een hoger inkomenssegment, snijdt geen hout. Dit neemt het hiervoor geschetste verwarringsgevaar terzake van de herkomst van de diensten immers op zichzelf niet weg. Daarnaast heeft LinQ Holding voorbeelden genoemd die erop duiden dat partijen in bepaalde bedrijfstakken (zoals de horeca) wel degelijk in elkaars vaarwater zouden kunnen zitten. Verwarringsgevaar is derhalve voldoende aannemelijk. Dat reeds daadwerkelijk verwarring moet zijn geconstateerd is voor het aannemen van een merkinbreuk geen vereiste.

Op andere blogs:
DomJur 2012-890 (LinQ Holding B.V. – Linqwise Executive Search B.V.)

Hof 's-Gravenhage 21 augustus 2012, LJN BX9633 / zaaknr. 200.005.959/01 (Primus tegen Roche Nederland en Roche Diagnostics)

Uitspraak ingezonden door Willem Hoyng en Claudia Zeri, Hoyng Monegier LLP.

Octrooirecht. In't kort: na verwijzingen HR 30 november 2007 (LJN), HvJ EG 13 juli 2006,  HR 19 december 2003 verklaart het hof voor recht dat Roche inbreuk heeft gemaakt in Nederland op EP0131627 door het in het verkeer brengen van preparaten en/of Roche kits waarin van het antibody T84.66 gebruik is gemaakt. Zij beveelt om binnen 60 dagen na betekening een lijst van afnemers en transacties te verstrekken.

Primus c.s. wordt nog toegelaten bewijs te leveren dat Roche Diagnostics preparaten of Roche kits waarin van het antibody T84.66 gebruik is gemaakt, in het verkeer heeft gebracht in Nederland en/of Duitsland.

Op andere blogs:
EPLawPatentBlog (NL - Primus v. Roche)

Lees de grosse zaaknr. 200.005.959/01 en LJN BX9633

Enlarged Board of Appeal 23 juli 2012, case G 1/10 (Request to correct patent/FISHER-ROSEMOUNT Systems tegen Endress+Hauser Deutschland AG+Co. KG)

Een bijdrage van Wannes Weymiens, Nederlandsch Octrooibureau.

Met de uitspraak G1/10 van de Grote Kamer van Beroep (GKvB) van het Europees Octrooibureau (EOB) wordt aanvragers van Europese octrooien nog maar eens op het hart gedrukt om vóór verlening hun octrooi op orde te hebben. Dat voor het opschonen van octrooien of het corrigeren van foutjes, regel 139 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) na verlening niet beschikbaar is, was al bekend, maar nu is het ook duidelijk dat regel 140 EOV niet gebruikt kan worden als omweg.

Regel 139 EOV betreft het corrigeren van fouten in documenten ingediend bij het EOB, zoals antwoorden op Office Actions, maar ook de beschrijving, (gewijzigde) conclusies en tekeningen van de octrooiaanvrage. Dergelijke wijzigingen mogen slechts “in proceedings before the EPO” plaatsvinden (artikel 123(1) EOV, waarvan regel 139 een implementatie is), wat inhoudt dat een dergelijk verzoek tot correctie van een ingediend document alleen toelaatbaar als de procedure waartoe het betreffende document gericht was, zoals de verleningsprocedure, nog lopend is. Na het verleningsbesluit is de verleningsprocedure ten einde en vervalt de mogelijkheid die regel 139 biedt om fouten in eerder ingediende documenten te corrigeren.

Nadat formeel een besluit is uitgeven, gebaseerd op een dergelijk document met een fout, kan dit besluit, ter waarborging van de rechtszekerheid voor derden, niet meer gewijzigd of teruggedraaid worden door middel van een correctie.

Dit kwam al aan bod in T824/00 en J3/01, die in principe over het corrigeren van totaal andere fouten gaan (het per ongeluk intrekken van alle verzoeken en het missen van een designatie). Dat dit ook geldt voor het corrigeren van fouten in het octrooi zelf, wordt nu door de GKvB bevestigd in G1/10 (zie overweging 9).

Dit alles neemt niet weg dat regel 139 wel weer gebruikt kan worden in een nieuwe procedure, zoals bijvoorbeeld oppositie. Fouten in documenten ingediend tijdens de oppositieprocedure kunnen wel weer met behulp van regel 139 gecorrigeerd worden.

In de oppositieprocedure die leidde tot G1/10 had de octrooihouder zich het bovenstaande kennelijk gerealiseerd, en mikte derhalve op regel 140 EOV. De octrooihouder had tijdens de verleningsprocedure de hoofdconclusie beperkt met onder andere het kenmerk “means for initiating a command related to a position of the device data”. Dit kenmerk is, zonder verdere aandacht te trekken van de toenmalige aanvrager, nu octrooihouder, en de Examining Division, ongewijzigd blijven staan tot na het verleningsbesluit. Pas nadat er oppositie was ingesteld, met als enige grond dat bovengenoemd kenmerk niet in de beschrijving staat en dus ongeoorloofde uitbreiding van de materie betekent (artikel 123(2) EOV), heeft de octrooihouder zich gerealiseerd dat er “… to a portion of the device data” had moeten staan.

We weten uit T850/95 (zie overweging 2) dat de tekst van het octrooi integraal deel uitmaakt van het verleningsbesluit. Dus regel 140, in principe bedoeld voor het corrigeren van fouten in besluiten, gemaakt door het EOB zelf, zoals de GKvB een aantal keer benadrukt in G1/10, zou ook gebruikt kunnen worden voor het opschonen van het octrooi, bijvoorbeeld om overduidelijke vergissingen (“obvious errors”) eruit te halen die bij goedkeuring van de te verlenen tekst (het Drückexemplar) niet opgevallen zijn. Het feit dat regel 140 retroactief werkt en niet aan een tijdslimiet gebonden is, zou dit een aantrekkelijke mogelijkheid maken om bijvoorbeeld gedurende de hele looptijd van het octrooi de conclusies te wijzigen naar de wens van de octrooihouder. Aan die mogelijkheid is met G1/10 een eind gekomen.

De GKvB geeft als voornaamste reden voor haar beslissing dat bij een dergelijk gebruik van regel 140 de rechtszekerheid in het geding is (zie overwegingen 5 – 7). Derden gaan uit van de verleende conclusies, passen daaraan misschien hun bedrijfsvoering aan en besluiten om wel of geen oppositie in te stellen. Als dan (veel) later blijkt dat de conclusies van het octrooi toch anders waren (van begin af aan), zou dit de octrooihouder een ongeoorloofd voordeel geven.
Ook vermeldt de GKvB nog, in overwegingen 9 en 10, dat de octrooihouder voldoende gelegenheid heeft gehad om het octrooi verleend te krijgen in de door hem gewenste vorm. Het goedkeuren van het Drückexemplar voordat het verleningsbesluit wordt genomen, is er daar één van. De GKvB oordeelt dat regel 140 inderdaad alleen bedoeld is om fouten van het EOB die in besluiten terecht zijn gekomen te corrigeren, en niet voor het verbeteren van fouten in documenten die door de aanvrager zelf zijn ingediend, waardoor dergelijke fouten als het ware in de schoenen van het EOB geschoven worden (overweging 11). Na goedkeuring van het Drückexemplar ligt alle verantwoording voor eventuele fouten bij de aanvrager/octrooihouder.

De GKvB merkt nog op dat het niet beschikbaar zijn van regel 140 voor het corrigeren van de tekst octrooihouders niet benadeelt. Immers, als de fout zodanig duidelijk is dat een ieder meteen zou begrijpen wat er eigenlijk bedoeld was, dan is er niets aan de hand en hoeft de correctie dus ook niet te worden doorgevoerd (zie overweging 8). Logischerwijs wordt de beschermingsomvang van het octrooi dan bepaald door de conclusies zoals ze bedoeld waren, dus zonder de fout. Aangezien het in dat geval zo duidelijk is wat er bedoeld was, kan er geen sprake zijn van rechts­onzekerheid. Iedereen heeft immers begrepen wat er had moeten staan.

Vreemd genoeg lijkt de GKvB hieraan dezelfde criteria te verbinden als voor de corrigeerbaarheid van overduidelijke vergissingen in beslissingen volgens regel 140, waar geldt dat wat er bedoeld was zonder meer duidelijk moet zijn, maar niet dat dat moet blijken uit de beslissing zelf. Dit mag ook blijken uit het dossier (T1093/05, overweging 6 en 7). Betekent dit nu dat fouten in een verleend octrooi ‘in gedachten’ vervangen moeten worden door wat er bedoeld was, als maar ergens uit het verleningsdossier blijkt wat er eigenlijk bedoeld was? Dat zou een grote verantwoordelijkheid bij de derde leggen, die de GKvB nu juist door haar nieuwe beslissing in bescherming wilde nemen.

Niet alleen laat de GKvB hier een leemte liggen (wat is nog “immediately obvious” en wat niet?), maar, aangezien het hier over verleende octrooien gaat, gaat de GKvB eigenlijk ook haar boekje enigszins te buiten. Het EOB heeft immers alleen nog een rol bij oppositie- en beperkingsprocedures en voor het overige wordt de beschermingsomvang van Europese octrooien bepaald door nationaal recht. Nationale rechters hebben in Europa nog steeds verschillende opvattingen over het gebruik van het verlenings­dossier in rechtszaken en zelfs over de mate waarin de beschrijving mag dienen om conclusies uit te leggen. Zo zou het kunnen voorkomen dat een fout in het ene land wel en in het andere land niet overduidelijk is, wat ernstige verschillen in beschermingsomvang met zich mee kan brengen.

Het kan bijna niet dat de GKvB bovenstaande consequenties voor ogen had bij het opstellen van overweging 8, en hoe dit in de praktijk gaat uitpakken moet nog blijken. Al met al moet ook de derde alert zijn, en niet helemaal blind afgaan op de verleende conclusies. Uitgangspunt is dat de derde ervan mag uitgaan dat een conclusie zoals verleend klopt, maar hij moet wel de overduidelijke vergissing in zijn gecorrigeerde vorm meelezen. Uit toekomstige jurisprudentie zal moeten blijken waar de grens ligt tussen overduidelijk en niet overduidelijk.

Desondanks past de insteek die de GKvB heeft gekozen met G1/10 in een strenger wordend regime (“raising the bar”) en zijn de mogelijkheden van octrooihouders na verlening sterk ingeperkt. Het gebruik van regel 140 is beperkt tot waarvoor deze in eerste instantie bedoeld lijkt, het corrigeren van fouten in de tekst van besluiten, gemaakt door het EOB. Het blijft dus zaak goed na te gaan dat de voor verlening beoogde tekst van het octrooi, zoals die in het Drückexemplar staat, op orde is bij beantwoording van de aankondiging van de verlening (regel 71(3) EOV).

Wannes Weymiens

Instructie t.b.v. het indienen van elektronische stukken, d.d. 23 augustus 2012.

Een mededeling van de afdeling IE, Rechtbank 's-Gravenhage.

Conform het VRO regelement, dat soms ook in andere IE zaken van overeenkomstige toepassing wordt verklaard, of op verzoek van de (voorzieningen)rechter, dienen in bepaalde zaken processtukken (ook) in elektronische vorm te worden ingediend. Het doel daarvan is de rechter(s) in de gelegenheid te stellen de zaak met elektronische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een tablet, voor te bereiden en uit de stukken relevante passages te kunnen overnemen ten behoeve van het opstellen van het vonnis. Daardoor kan tijd kan worden bespaard en de kwaliteit van afbeeldingen in vonnissen worden verbeterd. Bijgaand treft u een instructie aan voor de wijze waarop de rechtbank deze stukken aangeleverd zou willen zien. Graag verzoeken wij u de elektronische stukken conform deze instructie in te dienen. Bij voorbaat dank ik u hartelijk voor uw medewerking.