HvJ EU 3 juli 2012, zaak C-128/11 (UsedSoft)

In navolging van IEF 11221. Gebruikte software, tweedehands softwarelicenties, begrip 'rechtmatige verkrijger'.

Uit't persbericht: An author of software cannot oppose the resale of his ‘used’ licences allowing the use of his programs downloaded from the internet. The exclusive right of distribution of a copy of a computer program covered by such a licence is exhausted on its first sale.

Antwoord:

1) Artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s, moet aldus worden uitgelegd dat het distributierecht voor een kopie van een computerprogramma is uitgeput indien de houder van het auteursrecht die het – mogelijkerwijs kosteloos – downloaden van die kopie van internet op een gegevensdrager heeft toegestaan, tegen betaling van een prijs waardoor hij een met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk overeenstemmende vergoeding kan ontvangen, tevens een gebruiksrecht voor die kopie zonder beperking in de tijd heeft verleend.

2) De artikelen 4, lid 2, en 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 moeten aldus worden uitgelegd dat in geval van wederverkoop van een gebruikslicentie die de wederverkoop van een van de website van de houder van het auteursrecht gedownloade kopie van een computerprogramma met zich brengt, welke licentie aanvankelijk aan de eerste verkrijger door die rechthebbende zonder beperking in de tijd was toegekend tegen betaling van een prijs waarmee deze laatste een met de economische waarde van die kopie van zijn werk overeenstemmende vergoeding moest kunnen ontvangen, de tweede en iedere latere verkrijger van die licentie zich op uitputting van het distributierecht op grond van artikel 4, lid 2, van die richtlijn kunnen beroepen en bijgevolg kunnen worden beschouwd als rechtmatige verkrijgers van een kopie van een computerprogramma in de zin van artikel 5, lid 1, van die richtlijn en het in deze laatste bepaling bedoelde reproductierecht hebben.

Prejudiciële vragen.

1) Dient de persoon die verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van een kopie van een computerprogramma kan aanvoeren, als ‚rechtmatige verkrijger’ in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24[...] te worden aangemerkt?

2) Zo de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, vervalt het recht om controle uit te oefenen op de distributie van een kopie van een computerprogramma overeenkomstig artikel 4, lid 2, [...] van richtlijn 2009/24[...], ingeval de verkrijger de kopie – met toestemming van de rechthebbende – heeft gemaakt door deze kopie van internet te downloaden op een gegevensdrager?

3) Zo de tweede vraag eveneens bevestigend wordt beantwoord, kan dan ook de persoon die een ‚tweedehands’ softwarelicentie heeft verkregen zich met het oog op het maken van een kopie van het computerprogramma als ‚rechtmatige verkrijger’ volgens artikel 5, lid 1, en artikel 4, lid 2, [...] van richtlijn 2009/24[...] beroepen op verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van de kopie van het computerprogramma die door de eerste verkrijger met toestemming van de rechthebbende is gemaakt, door deze kopie van internet op een gegevensdrager te downloaden, ingeval de eerste verkrijger zijn kopie heeft gewist of deze niet meer gebruikt?

Op andere blogs:
Op andere blogs:
1709blog (UsedSoft ruling: exhaustion rules okay)
Bird&Bird (ECJ ruling on "UsedSoft" case)
DeBrauw Legal Alert (UsedSoft v Oracle opens up market for second-hand software licences)
Dirkzwagerieit (Handel in licenties gedownloade software toegestaan)
Holla advocaten (Tweedehands software: het kan!)
ICT~Office (Europese rechter opent de deur voor handel in tweedehands software)
ICTRecht (Gastpost: Videogames na Usedsoft v. Oracle)
IE-Forum (Toepassing UsedSoft-arrest in verfmengsoftware PPG)
IE-Forum (Toepassing Usedsoft-zaak in verfmengsoftware: te kort door de bocht?)
IP-Watch (Form Over Function – The ECJ Rules On Software Copyright)
ITenRecht (HvJ: ruime uitleg wettelijke licentie - ruim baan voor tweedehands software)
ITenRecht (UsedSoft, een nadere beschouwing)
ITenRecht (Doorverkopen software geen wanprestatie?)
ITenRecht (De UsedSoft-uitspraak: een kleine revolutie)
IViR (Noot onder HvJEU 3 juli 2012, zaak C-128/11 (UsedSoft/Oracle International), Nederlandse Jurisprudentie 2013-11, nr. 118, p. 1337-1349)
IViR (N. Helberger, ‘Verkauft ist verkauft; wiederholen ist gestohlen’. Reflecties op de UsedSoft-uitspraak van het Europese Hof, Annotatie bij Hof van Justitie 3 juli 2012 (UsedSoft / Oracle), Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2013-2, p. 91-96.)
IusMentis (Gedownloade software mag worden doorverkocht)
KluwerCopyrightBlog (Welcome to the Brave Old World – UsedSoft and the ‘Full’ Online Exhaustion)
Mitopics (Tweedehands software, kan het echt?)
NautaDutilh (Resale of software licences now allowed)
SCL The IT Law Community (Resale of Software Licences: Latest ECJ Judgment)
SOLV (Column Menno Weij in Automatiseringsgids: Usedsoft-uitspraak)
Webwereld (Europese Hof: doorverkopen softwarelicentie mag)

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 2 juli 2012, KG ZA 12-383 (Koninklijke Talens B.V. tegen Jurgen V. hodn Talensshop.nl en Lijstenmakerij Veldhoven)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Wederverkoop, bona fide merkgebruik in domeinnaam. WIPO arbitrage toetsing gebruikt in de rechtspraak.

Feiten Talens is een in Nederland en daarbuiten bekende producent en aanbieder van verf- en tekenmaterialen. Talens-producten (onder de submerken Talens, Rembrandt, Van Gogh, Cobra, Amsterdam, Decorfin en ArtCreation) bestaan uit allerlei verschillende verf- en tekenmaterialen.

V. is lijstenmaker en biedt ophangsystemen aan, per 27 november 2011 is V. een fysieke en online winkel in schilder- en tekenmaterialen begonnen via de domeinnaam talensshop.nl (en ook Facebook en Twitter-account). Voorheen, vanaf in ieder geval 27 november 2011 tot en met eind februari 2012 gebruikte gedaagde ook op iedere pagina van zijn website Talensshop.nl het TALENS-logo. Op deze homepage is aan de onderzijde de disclaimer “Deze website is geen onderdeel van Royal Talens” opgenomen. Na sommatie daartoe wordt sinds maart 2012 op Talensshop.nl enkel het vrijwel complete assortiment van Talens-producten aangeboden, derhalve geen producten van andere leveranciers dan Talens.

Vordering Talens legt aan haar vorderingen ten grondslag dat een wederverkoper van bepaalde merkproducten het merk niet als kenmerkend en dominerend bestanddeel van zijn handelsnaam of als zijn dienstmerk mag gebruiken. Door dit wel te doen maakt de wederverkoper ander en verdergaand gebruik dan refererend gebruik van het merk.

Aan de hand van de toetsen uit de WIPO arbitrage inzake louislatour.nl wordt bona fide refererend merkgebruik door Jurgen V. vastgesteld. De vorderingen inzake merken- en handelsnaamrecht worden de vorderingen afgewezen.

In citaten:

Refererend merkgebruik
4.5. Dat V. in zijn handelsnaam en domeinnaam Talensshop.nl de merknaam Talens gebruikt maakt dat volgens V. niet anders. Uit de domeinnaam talensshop.nl blijkt dat de consument te maken heeft met een online winkel in Talens producten. Er is sprake van refererend merkgebruik dat geoorloofd is omdat V. rechtmatig echte producten van Talens aanbiedt.

WIPO louislatour.nl-toetsen
4.8. In louislatour.nl worden vereisten geformuleerd voor bona fide refererend merkgebruik.
Dat zijn in elk geval de volgende toetsen:
a. the respondent must actually be offering the goods or services at issue. See, e.g., World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Ringside Collectibles, WIPO Case No. D2000-1306 (respondent failed to show demonstrable preparations to use the domain name in connection with a bona fide offering);
b. the respondent must use the site to sell only the trademarked goods; otherwise, it could be using the trademark to bait Internet users and then switch them to other goods. Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc., WIPO Case No. D2000-1774 (use of Nikon-related domain names to sell Nikon and
competitive cameras not a legitimate use); Kanao v. J.W. Roberts Co., WIPO Case No. 0109 (CPR July 25, 2001) (bait and switch is not legitimate);
c. the site must accurately disclose the registrant's relationship with the trademark owner; it may not, for example, falsely suggest that it is the trademark owner, or that the website is the official site, if, in fact, it is only one of many sales agents. See, e.g., Houghton Mifflin Co. v. The Weatherman, Inc., WIPO Case No. D2001-0211 (no bona fide offering where website’s use of Complainant’s logo, and lack of any disclaimer, suggested that website was the official Curious George website); R.T. Quaife Engineering, Ltd. and Autotech Sport Tuning Corporation d/b/a Quaife America v. Bill Luton, WIPO Case No. D2000-1201 (no bona fide offering because domain name <quaifeusa.com> improperly suggested that the reflected site was the official U.S. website for Quaife, an English company; moreover, respondent’s deceptive communications with inquiring consumers supported a finding of no legitimate interest); Easy Heat, Inc. v. Shelter Products., WIPO Case No. D2001-0344 (no bona fide use when respondent suggested that it was the manufacturer of complainant’s products);
d. the respondent must not try to corner the market in all domain names, thus depriving the trademark owner of reflecting its own mark in a domain name. Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., WIPO Case No. D2000-1525 (“a single distributor is extremely unlikely to have a legitimate interest in precluding others from using numerous variants on a mark”).

4.9. (toets a) Dat V. een erkend wederverkoper is van Talensproducten wordt door Talens niet betwist. Op haar website talens.com verwijst Talens onder de knop winkelzoeker naar V. met de handelsnaam Lijstenmakerij Veldhoven. Talens betwist ook niet dat V. bij haar producten bestelt, die vervolgens door haar geleverd worden. Talens erkent dat V. inmiddels een van haar grotere afnemers is geworden. Voorshands oordeelt de voorzieningenrechter dat aan de toets sub a is voldaan.

4.10. (toets b) V. erkent dat hij via de online winkel talensshop.nl gedurende enige tijd ook spielatten heeft aangeboden als niet-Talensproduct ter aanvulling op het Talens assortiment. Na sommatie heeft hij dat aanbod gestaakt.

4.11. Naar voorlopig oordeel is het destijds aanbieden van spielatten niet aan te merken als aanbieden van concurrerende producten waar de toets sub b op doelt. Dit criterium heeft het oog op het gebruik van een merk, om producten van dat merk af te zetten, maar ook om als lokaas te dienen om consumenten waren aan te bieden die direct concurreren met die van de merkhouder. Nu Talens niet heeft gesteld dat haar assortiment ook spielatten omvat, kan het aanbieden daarvan niet als het aanbieden van een concurrerend product worden aangemerkt. Daarnaast is het niet mogelijk om vanaf de website talensshop.nl eenvoudig door te linken naar een subpage of andere site waar producten worden aangeboden die concurreren met het Talens assortiment. Naar voorlopig oordeel is dan ook aan de toets sub b voldaan.

4.12. (toets c) Talens heeft gesteld dat derden denken dat zij door te kopen bij Talensshop. nl rechtstreeks kopen bij Talens zelf. Talens wijst erop dat de combinatie van merk en aanduidingen als shop en store slechts worden gebruikt voor de officiële webshops van de merkhouder. Naar de kern betoogt Talens dat door het gebruik van het merk TALENS als onderdeel van de domeinnaam de herkomstfunctie van het merk wordt aangetast. Daarvan kan sprake zijn van wanneer het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk wordt gemaakt om te weten of de waren of diensten die worden aangeboden, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde6.

4.14 (...) Daarnaast wordt de gebruiker op verschillende plaatsen duidelijk gemaakt dat Talens niet de exploitant van de website is. Dit gebeurt via de disclaimer onderaan de homepage (2.14)7, de adresvermelding op onder meer de homepage (2.11), de vermeldingen onder de knop ‘over ons’ (2.10) en niet in het minst door de in het oog springende vermelding op de homepage dat talensshop.nl een dealer is van producten onder de Talensmerken (2.11). De voorzieningenrechter merkt op dat voorheen op die plaats op de homepage werd vermeld dat talensshop.nl de nr. 1 Talens dealer van Nederland is. De voorzieningenrechter zal in het midden laten of die vermelding misleidend is, maar is voorshands wel van oordeel dat ook hierdoor de gebruiker van de website duidelijk wordt gemaakt dat de exploitant een dealer is van Talensproducten en niet Talens zelf. Dit alles voert tot het voorlopig oordeel dat V. ook voldoet aan de toets sub c.

4.18. (toets d) Het criterium sub d beoogt te waarborgen dat ook voor de merkhouder zelf een plaats overblijft op het internet voor een dienst als een onlinewinkel onder een domeinnaam bestaande uit haar merk of een samenstelling die het merk omvat.

4.19. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de merkhouder Talens beschikt over de relevante domeinnamen talens.nl en talens.com die bestaan uit haar woordmerk TALENS met toevoeging van een extensie. Onder die domeinnamen kan zij zonder meer een eigen onlinewinkel beginnen. Zij kan dat ook doen als zelfstandige site of subsite, bijvoorbeeld onder de (sub)domeinnaam talensstore.xxx. Tegen die achtergrond heeft Talens onvoldoende aannemelijk gemaakt dat V. haar onvoldoende ruimte op het internet laat om een online winkel in haar eigen producten te beginnen.

Gebruik als handelsnaam
4.26. Naar voorlopig oordeel is van verwarring in de zin van artikel 5 Hnw geen sprake. De door V. genoemde argumenten snijden hout, daarnaast is in aanmerking te nemen hetgeen hierboven ten aanzien van de toets sub c besproken. Het gaat er immers om of de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende (internet)gebruiker zal begrijpen dat hij contact heeft met een winkel voor consumenten en niet de fabrikant

4.27. Naar voorlopig oordeel doet zich ook geen inbreuk ex artikel 5a Hnw voor omdat de in die bepaling bedoelde herkomstverwarring door Talens onvoldoende aannemelijk is gemaakt. Op de website worden immers enkel originele Talens producten aangeboden. Het publiek zal dan ook terecht denken dat de aangeboden producten van Talens afkomstig zijn. Naar de kern is hier opnieuw sprake van toelaatbaar refererend gebruik van een merk, in dit geval met het merk als onderdeel van een handelsnaam.

Gebruik als merk, inbreuk sub b of sub c. 4.29. Het voorlopig oordeel dat er sprake is van rechtmatig refererend gebruik van het merk Talens door V. , brengt mee dat er voorshands geen sprake van is dat V. het merk gebruikt ter aanprijzing van eigen waren of diensten. Van inbreuk sub b of sub c ex artikel 9 lid 1 GMVo respectievelijk 2.20 lid 1 BVIE is dan geen sprake.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Merkgebruik bij wederverkoop via webshops)

Rechtbank Zutphen 27 juni 2012, HA ZA 12-71 (GeRe Games GmbH tegen Kermis- en Machinebouw Gaasedam & Cobra beheer)

Uitspraak ingezonden door Douglas Mensink, MICTA.

Licentieovereenkomst. Octrooirecht. Contractenrecht. KMG is een Europees bedrijf dat kermisattracties ontwerpt en vervaardigt. Naar aanleiding van een afbeelding op de website van GeRe Games heeft zij een octrooilicentieovereenkomst aangeboden voor de kermisattractie "Extreme Schaukel Fahrgeschäft" (EP 140 780 4).

Het verweer dat er geen licentieovereenkomst tot stand is gekomen, omdat GeRe Games slechts heeft aangegeven welke licentievariant zij wilde afsluiten en partijen zich nog slechts in de onderhandelingsfase bevonden, treft geen doel. Er is immers een ondertekend exemplaar bij de mededeling bijgesloten welke licentievariant gewenst is. Omdat er nu een overeenkomst is, is de mededeling dat er sprake is van een octrooi-inbreuk onjuist en daarmee onrechtmatig jegens GeRe Games. KMG en Cobra Beheer dienen te rectificeren.

7.6. Daar waar GeRe Games (...) niet alleen heeft medegedeeld dat zij voor de 2e variant van de (...) aangeboden licentieovereenkomst heeft gekozen, maar tevens dat een door GeRe Games ondertekend exemplaar van de bedoelde licentieovereenkomst is bijgesloten, had heet op de weg van KMG gelegen om, indien zij die overeenkomst niet bij de brief zou hebben aangetroffen, met bekwame spoed aan GeRe Games te vragen om alsnog een door GeRe Games ondertekend exemplaar van de licentieovereenkomst aan KMG op te sturen. (...) Onder deze omstandigheid dient te worden geoordeeld dat het -beweerde- niet/niet tijdig bereiken van de door GeRe Games ondertekende licentieovereenkomst het gevolg is van verwijtbaar nalaten van KMG. Dit heeft tot gevolg dat de door GeRe Games voor akkoord ondertekende licentieovereenkomst haar werking heeft, in die zin dat GeRe Games daarmee het (...) gedane aanbod van KMG heeft aanvaard. Hiermee is tussen partijen een licentieovereenkomst tot stand gekomen

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie BBIE serie mei 2012 II.

Motion on the project for a European Patent Court, 1 juli 2012.

Een academische motie ingezonden door Fernand DE VISSCHER, maître de conférences invité à Katholieke Universiteit Leuven en professor Bernard REMICHE, professeur  aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vanwege academici (en advocaten) vanuit verschillende hoeken in Europa nopens de compatibiliteit van het vooropgestelde systeem met de Europese Verdragen, met verzoek/aanbod om zich bij deze motie aan te sluiten (support messages to be sent to : bernard.remiche@uclouvain.be or to: fernand.devisscher@uclouvain.be).

"The undersigned professors of Law and lawyers consider it necessary to draw attention to the situation of the project for a European court system specifically for patents on inventions.

[...] On 8 March 2011, the Court of Justice of the European Union gave a negative opinion on the draft treaty submitted by the Council. It declared this draft incompatible with the European Union Treaty and the Treaty on the Functioning of the European Union (opinion n° 1/109).
Thereafter the draft treaty was amended with particular regard to the objections made by the Court.
Nevertheless, serious doubts have been expressed on the conformity of the new draft with these objections.

In the main these doubts arise from the fact that the draft deprives the national courts of their own jurisdiction on those matters under consideration, hence depriving those taking legal action (companies) from being judged by them while, according to the Court, the European Union judicial system is founded upon joint cooperation between EU and national courts.

We would like to draw attention to the fact that the opinion of the Legal Department of the Council was sought on the compatibility of the modified draft with that of the Court. Public access to the complete wording of this opinion has been prohibited (Council document 15856/11 of 21 October 2011; refusal of disclosure confirmed by the Council: see doc. 5926/12 of 2 March 2012, adopted at a meeting on 8 March).
If this opinion concludes that the modified project conforms to the Treaties, it is not apparent why the content is inaccessible to the public.

This secrecy reinforces the doubts expressed beforehand and elsewhere (see also the Luxembourg delegation’s note of 11 July 2011, Council document 12704/11, item 1).

Without making any pronouncement on whether these doubts are well-founded, we consider them reasonable and that they must be dispelled.

Current discussions on the locations of the various institutions in the future court system and the rules for procedure seem premature and pointless if, as these doubts would lead us to believe, it is later determined that the whole system is illegal because this court system would have been instigated in violation of the European Union Treaty and the Treaty on the Functioning of the European Union.

The right to legal security for those embarking on legal actions (European companies) is thus called into question. What will be the consequences for the judgments which may be made under this system?

Moreover, at institutional and budgetary levels, it is at the very least inadequate to already sign a draft project, to undertake work on adapting other texts (particularly the Munich Convention, the Lugano Convention, and Regulation 44/2001), to seek ratification by Member States and to allocate substantial budgets to establish this court system. All this work and substantial expense may be incurred to no avail.
On the contrary and in the legitimate and democratic concern for legal security and public expenditure, we believe it is vital and urgent to throw light upon this precise legal issue of the very principle of a court with international authority and which excludes the jurisdiction of Member State courts.

If possible, a new opinion on this fundamental point should be sought from the Court of Justice.
Examining this issue will not unduly delay the progress of the project. On the contrary, this could then make more rapid progress if it were endowed with a better legal security. Moreover, the time taken for this opinion could be profitably used to overcome some already apparent flaws in the project and to develop the very many rules of procedure which will have to be adopted for the proposed new court system. Industry has additionally and often made it known that it wants to be made aware of the system in all its procedural and practical details before expressing a definitive opinion.

Moreover, we regret that this process of discussion and adoption of a project which is so important for European companies is not being openly conducted. It is not just that the above opinion has been made secret; this is also true for document 18239/11 of 6 December 2011 containing a proposal for compromise on various important aspects of the project (refusal of disclosure: document 6051/12 of 2 March 2012, adopted at the Council meeting on 8 March).

Public debate is even more necessary since the project, in its last known state, also incited a great deal of criticism at several levels, for the practical implications, the quality of judges, the cost to companies, etc.

The signatories to this petition invite their colleagues throughout Europe to give their support to this motion.
(support messages to be sent to : bernard.remiche@uclouvain.be or to:  fernand.devisscher@uclouvain.be).

Afbeelding: CC-BY, Vectorportal op flickr

Uit't persbericht. Maandag 2 juli werd de VCTN (de Vereniging Componisten en Tekstdichters Ntb) opgericht (zie ook de aankondiging van de Ntb-congres 2012).

Erwin Angad-Gaur, secretaris van de Ntb en de VCTN: “Met de oprichting van de VCTN ontstaat de grootste belangenorganisatie voor componisten en muziektekstschrijvers in Nederland. Dankzij de oprichting zal de stem van onze leden hopen wij de komende jaren nog helderder kunnen doorklinken in belangrijke discussies rond onder meer het auteursrecht en de broodnodige reorganisatie van Buma/Stemra dan voorheen. We zullen daarbij blijven samenwerken met collega-organisaties die expliciet het auteursbelang centraal stellen. De oprichting van de VCTN is dan ook expliciet niet tegen bestaande collega-organisaties of tegen Buma/Stemra gericht, maar heeft als doel de vele bij de Ntb aangesloten muziekauteurs nog beter dan voorheen bij te kunnen staan en te kunnen representeren.”

Het Ntb-congres besloot in juni 2011 tot oprichting van de nieuwe auteursvereniging met het doel de belangenbehartiging van muziekauteurs bij Buma/Stemra beter mogelijk te maken. Buma/Stemra sluit belangenorganisaties die niet ‘louter muziekauteurs’ verenigen uit van het recht op subsidie en belangrijker: het recht op het doen van bestuursvoordrachten. Hoewel al geruime tijd een bezwaarprocedure bij het College van Toezicht op Auteursrechtenorganisaties (CvTA) loopt wil de Ntb niet langer op een uitspraak wachten om de belangenbehartiging van de aangesloten muziekauteurs te kunnen maximeren.

Componisten en tekstschrijvers die lid zijn van de Ntb worden met de oprichting van de VCTN kostenloos (naast hun bestaande Ntb-lidmaatschap) lid van de nieuwe belangenvereniging, waarvoor uiteraard ook nieuwe leden zich kunnen aanmelden.

Rechtbank Amsterdam 27 juni 2012, HA ZA 11-2847 (Eiser tegen gedaagde)

Uitspraak ingezonden door Helen Maatjes, Intellectueel Eigendom Advocaten.

Auteursrecht. In 1999 is in China ''The Beijing Red Poppy Ladies' Percussion Ensemble Co. LTD'' (hierna: Red Poppy Ladies) opgericht. Deze percussieband heeft veelal opgetreden in combinatie met een optreden van de ''China Girls'', een groep van vrouwelijke muzikanten. Eiser drijft een onderneming die zich richt op de organisatie van evenementen, met name gericht op het Aziatische marktsegment. Gedaagde heeft een evenement georganiseerd voor Holland Casino. Holland Casino heeft flyers verspreid waarin de Red Poppy Ladies zijn aangekondigd. (...) verkeerde op dat moment in de veronderstelling dat zij de Red Poppy Ladies voor Holland Casino had gecontracteerd. Vervolgens heeft Eiser een brief aan Holland Casino gezonden dat er geen contract is met voornoemde percussieband. Holland Casino is aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Er zou sprake zijn van auteursrechtinbreuk door verspreiding van de flyers met delen van teksten van haar website erop en van de door haar gemaakte publicatiemateriaal letterlijk over te nemen.

Het is van belang dat de flyers een goed beeld geven van het aangeboden evenement. De informatie die verspreid is door Holland casino, is volgens de rechtbank niet aan gedaagde toe te rekenen. De rechtbank wijst de op auteursrecht gebaseerde schadevergoeding af. De vordering richt zich op misgelopen boekingen. Volgens de rechtbank heeft Eiser niet de gestelde schade geleden, aangezien de rechtbank het niet aannemelijk acht dat Holland Casino met Eiser in zee zou zijn gegaan, gezien het kostenplaatje.

De rechtbank wijst de vorderingen van Eiser af en veroordeelt Eiser in het vergoeden van de proceskosten ad € 4949,64.

Inbreukverbod

4.2. (...) verwijt (...) delen van teksten van haar website en van door haar gemaakte publicatiemateriaal letterlijk te hebben overgenomen. Of (...) auteursrecht toekomt op de op haar site gepubliceerde teksten kan hier in het midden blijven. Ook indien (...) de maakster is van de bedoelde teksten en die tekst is te beschouwen als een werk in de zin van de Auteurswet, ziet de rechtbank in het onderhavige geval namelijk geen aanleiding om een verbod toe te wijzen. De door (...) aan Holland Casino geleverde teksten, die door Holland Casino zijn openbaar gemaakt, heeft (...) op haar beurt ontvangen van haar tussenpersoon, Minh-Zone Entertainment. (...) verkeerde op dat moment in de veronderstelling dat zij de Red Poppy Ladies voor Holland Casino had gecontracteerd. Holland Casino is, nadat zij daarvan op de hoogte was gesteld, direct tot rectificatie overgegaan. Een en ander betrof een eenmalig evenement (Chinees Nieuwjaar 2011) terwijl niet is gebleken dat (...) overigens enige poging heeft gewaagd de Red Poppy Ladies voor enig optreden te boeken, dan wel anderszins gebruik heeft gemaakt, dan wel dreigt te maken van de bedoelde teksten. De rechtbank ziet gelet op dit geheel van feiten en omstandigheden geen aanleiding te vrezen dat (...) in de toekomst bedoelde teksten opnieuw zal gebruik. Zij ziet gelet daarop geen aanleiding een (met een dwangsom versterkt) verbod op te leggen.

Schadevergoeding

4.4. Ook in het kader van de gevorderde schadevergoeding is niet relevant of (...) enig auteursrecht toekomt op bedoelde teksten. De rechtbank wil aannemen dat het van belang is dat flyers een goed beeld geven van hetgeen wordt aangeboden, maar zonder nadere toelichting, die ontbreekt, ziet de rechtbank niet in dat de onjuiste informatie die op de sites van Holland Casino, de flyers en de China Times heeft gestaan aan (...) toe te rekenen. Het is immers Holland Casino geweest die met de onjuiste informatie naar buiten is getreden. Daar komt bij dat Holland Casino dit heeft gedaan in het kader van optredens die bij haar zouden plaatsvinden. Een eventueel onjuist beeld ten gevolge van die openbaarmaking raakt derhalve Holland Casino en niet (...). In zoverre ziet de rechtbank dan ook niet in dat (...) de door haar gestelde schade heeft geleden. De rechtbank laat daarbij nog in het midden of de gestelde schade een gevolg is van een eventuele auteursrechtinbreuk. De op het auteursrecht gebaseerde schadevergoeding zal hoe dan ook worden afgewezen.

Gebruik van de naam Red Poppy Ladies onrechtmatig?

4.6. De rechtbank kan (...) hierin niet volgen. Ook als ervan moet worden uitgegaan dat (...) in Nederland de exclusieve vertegenwoordiger is van de Red Poppy Ladies (hetgeen wordt betwist) en ook als het handelen van (...) als onrechtmatig is te beschouwen jegens (...) (hetgeen eveneens wordt betwist) acht de rechtbank niet aannemelijk dat (...) schade heeft geleden ten gevolgen van het handdelen van (...). De schade die (...) stelt te hebben geleden, komt er op neer dat zij boekingen heeft misgelopen. De schade is het gevvolg van het naar het publiektoe aankondigen van de komst van de Red Poppy Ladies door Holland Casino. De enkele omstandigheid daat - gelijk (...) stetlt - (...) de teksten die Holland Casino heeft gebruik aan Holland Casino heeft toegezonden, is zonder nadere toelichting - die ontbreekt - onvoldoende om tot het oordeel te kunnen komen dat (...) aansprakelijk is voor deze zelfstandige openbaarmakingen door Holland Casino. Zo heeft (...) onbetwist naar voren gebracht heeft zij niets met de sites van Holland Casino te maken.

Dit betekent dat alleen het naar Holland Casino toe communiceren vann de naam Red Poppy Ladies resteert. De rechtbank acht niet aannemelijk dat (...) ten gevolge daarvan schade heeft geleden. (...) stelt wel dat zij in he kader van het Chinees Nieuwjaar 2011 met Holland Casino in gesprerk is geweest en dat zij mogelijk een en ander had kunnen uitonderhandelen, maar dee rechtbank acht het niet aannemelijk dat Holland Casino met (...) in zee zou zijn gegaan. Dit is reeds het geval omdat Holland Casino voor het gehele evenement in alle 13  vestigingen een maximale begroting had van €95.000,00 terwijl voor een optreden van alleen de Red Poppy Ladies €10.000,00 per avond in rekening brengt. Een optreden in alle vestigingen zou dan  neerkomen op een kostenpost voor alleen de Red Poppy Ladies van € 130.000,00

R. Ebbink, Beschermingsomvang in Nederland anno 2012 - Hoge Raad 25 mei 2012 (AGA/Occlutech), 2 juli 2012.

Een bijdrage van Richard Ebbink, Brinkhof*.

Inleiding
In de laatste tien jaar heeft de Hoge Raad ruim 15 keer zijn licht doen schijnen over vragen van octrooirecht . Ongeveer de helft van zijn arresten ging over beschermingsomvang, ongeveer een kwart over procesrecht en de rest min of meer over geldigheid.

Het arrest dat de aanleiding vormt voor dit artikel (HR 25 mei 2012, AGA/Occlutech, IEF 11364) is de eerste zaak na vijf jaar waarin de HR weer iets zegt over de bepaling van de beschermingsomvang (Het laatste arrest over beschermingsomvang was van 7 september 2007, NJ 2007,466 (Lely/Delaval). Naar aanleiding van dat arrest heb ik me op 12 september 2007 afgevraagd wanneer de HR artikel 69 EOV eens verdragsgetrouw zou gaan interpreteren, zie IEF 4655).

Bepaling van de beschermingsomvang geschiedt op basis van artikel 69 EOV; een regel van uniform ‘Europees’ octrooirecht. Toepassing van dit artikel behoort tot de competentie van de nationale rechter . In het bijzonder de in het octrooirecht traditioneel zeer geverseerde hoogste rechters uit Duitsland en Engeland, het Bundesgerichtshof (BGH) en de Supreme Court (tot voor kort: House of Lords) hebben met betrekking tot het artikel een indrukwekkende ‘subsequent practice’ opgebouwd, waarbij al vroeg en uitdrukkelijk afstand werd genomen van het eigen nationale recht zoals dat gold voor de invoering van het EOV.

Op het gebied van het octrooirecht, de belangrijkste uitzondering op het primaat van de vrije mededinging, mag in Europa geen lappendeken gelden. Kennisname van de beslissingen van BGH en Supreme Court over beschermingsomvang is daarom een must. Niet om die twee – die onderling ook niet geheel overeenstemmen – klakkeloos te volgen, maar om zich met de grote broers ‘auseinanderzusetzen’, zoals de Duitsers dat zeggen. Zo komt iedereen immers verder. Een stimulans daarvoor moge zijn dat de Duitse en Engelse octrooigerechten inmiddels de opdracht hebben gekregen naar parallelle beslissingen van andere gezaghebbende nationale gerechten te verwijzen.

Aan een dergelijke Europese oriëntatie heeft het bij de HR helaas nogal ontbroken.

* mr. Ebbink (Brinkhof NV) heeft meegewerkt aan het opstellen van het verweer in de betrokken cassatie.

Lees de gehele bijdrage hier.

C. Mulder, The Cross-Referenced Patent Cooperation Treaty, editie 2012.

Cees Mulder heeft de tiende editie van zijn boek “The Cross-Referenced Patent Cooperation Treaty” gepubliceerd (uitgegeven door Helze BV). Het boek omvat 330 pagina’s (A4-formaat) en geeft de wetstekst van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (ook wel “Octrooisamenwerkingsverdrag” genoemd; Engels: “Patent Cooperation Treaty”; afkorting: PCT).

Het grote aantal onderlinge verwijzingen in de wetsteksten maakt het PCT moeilijk te lezen. Ook is door frequente aanpassingen in het uitvoeringsreglement (“Regulations under the PCT”) de tekst van de PCT regels in de loop der jaren steeds meer uit de pas gaan lopen met de oorspronkelijke bedoeling van de PCT artikelen. “The Cross-Referenced PCT” beoogt door het toevoegen van een veelheid van kruisverwijzingen aan zowel de artikelen als aan de regels, de lezer een beter overzicht van de structuur van het PCT te geven waardoor hij gemakkelijker de juiste wetstekst kan identificeren. Daarnaast wordt verwezen naar de “PCT Applicant’s Guide – International Phase” en de “PCT Applicant’s Guide – National Phase” met steeds een korte samenvatting van de inhoud van de betreffende referentie, zodat de lezer nog meer informatie tot zijn beschikking heeft.

Het boek is als volgt gestructureerd: de volledige tekst van de PCT artikelen en van het PCT uitvoeringsreglement wordt gegeven. Verwijzingen naar de artikelen en regels zijn opgenomen in een kolom naast de wetstekst. Om te laten zien naar welk wetsartikel of regel wordt verwezen, is dat een deel van de zin vet gedrukt.

Het merendeel van de verwijzingen in “The Cross-Referenced PCT” is naar het PCT. Echter, omdat het Europees Octrooibureau (EOB) kan optreden als internationale autoriteit onder het PCT als Ontvangend Bureau (= Receiving Office), als Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek (= International Searching Authority), als instantie voor de Internationale Voorlopige Beoordeling (= International Preliminary Examining Authority) in de internationale fase, en ook als een Aangewezen Bureau (= Designated Office) en als Gekozen Bureau (= Elected Office) in de regionale fase, zijn ook verwijzingen naar de relevante bepalingen van het Europees Octrooiverdrag (EOV) opgenomen. In het bijzonder, wordt verwezen naar de (per 20 juni 20112) geheel vernieuwde "Guidelines for Examination in the European Patent Office” (voor zover relevant voor het PCT).

De 2012 editie van de “The Cross-Referenced PCT” is bijgewerkt rekening houdend met het PCT Uitvoeringsreglement zoals gewijzigd per 1 juli 2012. Ook is de set van bijlagen bijgewerkt, waarin allerlei relevante aspecten van het PCT belicht.

“The Cross-Referenced PCT” wordt met name gebruikt door octrooigemachtigden en door octrooigemachtigden in opleiding die zich voorbereiden op het Examen Europees octrooigemachtigde.

Weblinks
Octrooisamenwerkingsverdrag
PCT Resources
PCT Treaty
PCT Applicant’s Guide
EPO Guidelines (status 20 Juni 2012)
Samples van het boek kunnen worden gedownload

Vzr. Rechtbank Utrecht 29 juni 2012, LJN BX0083 (Telefoongids.com tegen Socialistische Partij)

Rapport over acquisitiefraude waarin staat: "Een geraffineerde werkwijze is het gebruik van naamsbekendheid van een ander. Een bekend voorbeeld hiervan is de Telefoongids.com, die de indruk wekte te bellen namens de bekende Telefoongids.nl van KPN."

Passage uit op de website van SP gepubliceerde rapport over acquisitiefraude moet door gedaagden worden verwijderd. De gewraakte passage staat niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van een rapport over acquisitiefraude. De in de passage beschreven werkwijze wordt onmiskenbaar in verband gebracht met de in het rapport op andere plaatsen genoemde kwalificaties als “malafide praktijken” en “boeven” en dergelijke. Niet gebleken is dat de auteurs van het rapport een eigen onderzoek hebben verricht, dan wel dat de bij het Landelijk Steunpunt Acquisitiefraude binnengekomen meldingen over eiser op hun inhoud zijn onderzocht.

De geuite beschuldigingen of verdachtmakingen kunnen door SP niet worden gestaafd, zijn onvoldoende concreet onderbouwd en moeten om genoemde redenen als onrechtmatig worden aangemerkt. De SP dient de passage te verwijderen.

4.2.  Vooropgesteld moet worden dat het een maatschappelijk belang is dat wordt opgetreden tegen acquisitiefraude en andere oneerlijke handelspraktijken. Het staat SP dan ook in beginsel vrij om zich over dergelijke praktijken kritisch uit te laten, daarbij man en paard te noemen en daarover een mening te geven of te publiceren.

Daarbij dienen echter de grenzen die de zorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer met zich brengt niet te worden overschreden. Van een dergelijke overschrijding kan sprake zijn, indien de gepubliceerde uitlatingen feitelijk onjuist of onnodig grievend zijn.

4.3.  Door Telefoongids.com is betoogd, dat de in het rapport gewraakte passage onjuist is en dat er geen sprake is van misleiding, oplichting dan wel van acquisitiefraude. Telefoongids.com heeft haar werkwijze toegelicht en heeft verwezen naar een aantal uitspraken van verschillende rechtbanken waarin in diverse kwesties is geoordeeld dat aan de door haar gevolgde werkwijze voor de totstandkoming van een overeenkomst geen gebreken kleven. Ook heeft Telefoongids.com aangevoerd dat het onjuist en onnodig grievend is dat het rapport haar onderneming over één kam scheert met ondernemingen die spooknota’s sturen en derhalve geen enkele dienst verrichten. Dat de aanduiding van “de fraudeurs” is vervangen door “ deze ‘dienstverlener’ ”, heft, naar zij heeft betoogd, de onrechtmatigheid van de hiervoor bedoelde passage niet op.

Telefoongids.com heeft ten slotte gesteld dat zij door deze publicatie reputatieschade en omzetderving ondervindt, hetgeen versterkt wordt door het feit dat de beschuldigingen zijn geuit door een politieke partij waardoor er voor de gemiddelde lezer veel autoriteit en betrouwbaarheid van die beschuldigingen uitgaat.

4.4.  SP heeft betwist dat de in dat rapport gebezigde termen als “malafide praktijken”,“geraffineerde werkwijze”, “boeven”, “vorm van fraude” en “oplichting” in verband zijn gebracht met de activiteiten van Telefoongids.com. SP stelt dat er slechts een kleine passage aan Telefoongids.com is gewijd en dat de daarin geuite beschuldigingen niet onjuist zijn en steun vinden in het feit dat er bij het Landelijk Steunpunt Acquisitiefraude meer dan 1200 klachten tegen Telefoongids.com zijn ingediend en dat MKB Nederland heeft gemeend een procedure tegen Telefoongids.com te moeten starten ter beantwoording van de vraag of haar werkwijze als misleidend en onrechtmatig moet worden aangemerkt.

4.5. De voorzieningenrechter acht de gewraakte passage onrechtmatig jegens Telefoongids.com. Daarbij zijn de volgende overwegingen van belang.

4.6. De gewraakte passage staat niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van een rapport over acquisitiefraude. Door het enkele vermelden van de handelsnaam van Telefoongids.com wordt zij, gelet op de context van deze passage, derhalve direct in verband gebracht met deze vorm van fraude. De uitlating “een geraffineerde werkwijze” brengt de beschreven werkwijze onmiskenbaar in verband met de in het rapport op andere plaatsen genoemde kwalificaties als “malafide praktijken” en “boeven” en dergelijke.

Daarnaast wordt in de beschreven werkwijze van Telefoongids.com de indruk gewekt dat de overeenkomst via een telefoongesprek tot stand komt, hetgeen door Telefoongids.com gemotiveerd is betwist. Ook is niet gebleken dat de auteurs van het rapport een eigen onderzoek hebben verricht, dan wel dat de bij het Landelijk Steunpunt Acquisitiefraude binnengekomen meldingen op hun inhoud zijn onderzocht. De geuite beschuldigingen of verdachtmakingen kunnen door SP niet worden gestaafd, zijn onvoldoende concreet onderbouwd en moeten om genoemde redenen als onrechtmatig worden aangemerkt.

Op andere blogs:
Hoogenraad & Haak weblog (Telefoongids.com vs. SP: Reputatiemanagement pur sang)