HvJ EU 28 juni 2012, zaak C-306/11 P (XXXLutz Marken GmbH tegen OHIM)

Hogere voorziening ingesteld na Gerecht EU T-54/09. Het Hof bevestigt het arrest van het Gerecht, waarin is bepaald dat gemeenschapsbeeldmerk 'Linea Natura Natur hat immer Stil', op grond van het bestaan van ouder beeldmerk 'Natura Selection', zorgt voor verwarring.

In zijn arrest geeft het Hof aan dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te stellen dat het beroep tegen toewijzing van de oppositie ongegrond was. Het Gerecht heeft de mate van overeenstemming tussen de tekens correct onderzocht op basis van andere woordelementen met een zwak onderscheidend vermogen dan enkel het woordelement 'natura selection'. Het Gerecht is van een juiste opvatting uitgegaan bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen en het vaststellen van het beschrijvende karakter van het merk. Het Hof oordeelt dat het Gerecht geen tegenstrijdige vaststellingen heeft gedaan met betrekking tot de overeenstemming van de tekens. Het Gerecht heeft correct vastgesteld dat er overeenstemming tussen de tekens bestaat en dat er verwarringsgevaar te duchten is. Bijgevolg wijst het Hof de hogere voorziening af en bevestigt de uitspraak van het Gerecht.

Mate van overeenstemming
45 In Randnr. 53 seines Urteils hat das Gericht u. a. ausgeführt, dass sich trotz der Unterschiede der einander gegenüberstehenden Zeichen in Bezug auf Form, Farben, die verwendete Schrift und die Wortelemente, aus denen sie sich zusammensetzten, sowie deren Platzierung in den Zeichen bei einem Vergleich der Zeichen eine Ähnlichkeit der Wortelemente „natura selection“ und „Linea Natura“ ergebe, denen der Begriff „natura“ gemein sei. Das Gericht hat ferner darauf hingewiesen, dass sich das unter der Bezeichnung „Linea Natura“ platzierte und mit viel kleineren Buchstaben geschriebene Wortelement „Natur hat immer Stil“ kaum von der Gesamtheit der Anmeldemarke abhebe und daher nichts zur Unterscheidung beitrage. In Randnr. 56 des Urteils hat das Gericht unter Berücksichtigung der Bildelemente, aus denen sich die ältere Marke zusammensetzt, insbesondere der abstrakten Darstellung der Erdkugel, sowie des Wortelements „natura“ in den beiden einander gegenüberstehenden Zeichen, eine geringe visuelle Ähnlichkeit der beiden einander gegenüberstehenden Zeichen bejaht.

46 Zum anderen ist das Gericht zu dem Ergebnis gekommen, dass die beiden einander gegenüberstehenden Zeichen in klanglicher Hinsicht eine gewisse Ähnlichkeit besäßen, nachdem es in den Randnrn. 57 bis 60 des angefochtenen Urteils nicht nur das Vorliegen des gemeinsamen unterscheidungskräftigen Wortelements „natura“ berücksichtigt hatte, sondern auch den Umstand, dass die übrigen Wortelemente dieser Zeichen nur geringe Unterscheidungskraft besäßen. Es hat hierzu u. a. ausgeführt, dass das Element „Linea“, der spanische Begriff für „Linie“, und das Element „selection“, der englische Begriff für „Auswahl“, im Handel häufig zur Bezeichnung einer Auswahl oder einer Produktlinie verwendet würden und daher in den Augen der Durchschnittsverbraucher geringe Unterscheidungskraft hätten.

47 Daher sind der erste Teil und die erste Rüge des zweiten Teils des ersten Rechtsmittelgrundes als unbegründet zurückzuweisen, soweit XXXLutz Marken mit ihnen dem Gericht vorwirft, sich bei der Beurteilung sowohl der visuellen wie auch der klanglichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen allein auf den gemeinsamen Bestandteil „natura“ gestützt zu haben.

Onderscheidend vermogen en beschrijvend karakter
65 Folglich hat XXXLutz Marken die Faktoren, anhand deren das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken beurteilt werden kann, falsch ausgelegt, indem sie den Faktor, der in der Unterscheidungskraft der älteren Marke besteht und mit dem einer solchen Marke zukommenden Schutz verknüpft ist, mit der Unterscheidungskraft eines Bestandteils einer zusammengesetzten Marke verwechselt hat, die mit der Eignung dieses Bestandteils in Verbindung steht, den von der Marke hervorgerufenen Gesamteindruck zu dominieren (Beschluss vom 27. April 2006, L’Oréal/HABM, C‑235/05 P, Randnr. 43).

66 Jedenfalls hat das Gericht seine Beurteilung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 nicht auf die Feststellungen gestützt, die es in den Randnrn. 53 und 54 des angefochtenen Urteils zur Unterscheidungskraft des Elements „natura“ getroffen hat.

67 Das Gericht hat nämlich in Randnr. 71 des angefochtenen Urteils ausgeführt, aus der Prüfung der streitigen Zeichen ergebe sich, dass sie begrifflich sehr ähnlich seien, in klanglicher Hinsicht eine gewisse Ähnlichkeit und in visueller Hinsicht geringe Ähnlichkeit aufwiesen und dass die starke begriffliche Ähnlichkeit die zwischen den fraglichen Zeichen bestehenden Unterschiede neutralisieren könne. Das Gericht hat hierbei auf die von ihm in den Randnrn. 50, 56, 60 und 67 seines Urteils vorgenommene Würdigung Bezug genommen. In Randnr. 72 des Urteils hat das Gericht daraus gefolgert, dass sich die einander gegenüberstehenden Zeichen ähnelten.

68 Selbst wenn man unterstellt, dass das Gericht bei der Würdigung der Unterscheidungskraft des Begriffs „natura“ einen Rechtsfehler begangen hätte, konnte dieser folglich keine Auswirkung auf die vom Gericht vorgenommene Beurteilung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen haben.

79 Aufgrund der Feststellung, dass der Begriff „natura“ „die Vorstellung … weckt“ oder „vermuten lassen … [mag]“, dass die betroffenen Waren aus natürlichen oder umweltfreundlichen Materialien gemacht sind, war es sachgerecht, dass das Gericht entschieden hat, dass dieser Begriff in Bezug auf die Merkmale der genannten Waren nicht beschreibend sei (Randnrn. 54 und 55 des angefochtenen Urteils) oder aber keinen hinreichend unmittelbaren und konkreten Zusammenhang mit ihnen herstelle (Randnr. 54 des Urteils). Nach der Rechtsprechung stellt nämlich ein solches Hervorrufen von Assoziationen oder eine solche Vermutung hinsichtlich der Merkmale der betroffenen Waren keinen unmittelbaren oder sofortigen Zusammenhang zwischen dem als Marke angemeldeten Zeichen und diesen Waren dar (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 12. Januar 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/HABM [EUROPREMIUM], T‑334/03, Slg. 2005, II‑65, Randnr. 37, und vom 2. Dezember 2008, Ford Motor/HABM [FUN], T‑67/07, Slg. 2008, II‑3411, Randnr. 33).

Conclusie A-G Timmerman BenGH 13 juni 2012, in zaak A 2011/4 (MAG Instrument Incorporated tegen Edco C.S.)

Conclusie ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.

Merkenrecht. Auteursrecht. Modellenrecht.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest  van 28 oktober 2011 (LJN BR3059) prejudiciële vragen gesteld met betrekking tot de overgangsbepaling van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 20 juni 2002 (hierna: het Protocol) . Dit is geschied nadat een vonnis van de rechtbank Amsterdam (LJN BA1277) en een arrest van het gerechtshof Amsterdam (LJN BK8821) is gewezen.

Feiten
MAG produceert en verkoopt diverse modellen zaklampen (de 'Mag-Lite zaklampen') en treedt op tegen het op de markt brengen van een zaklamp door Edco (de 'Alu-zaklamp'). Naar aanleiding van een eerder geschil in 1998 hebben de partijen een overeenkomst gesloten, waarbij Edco zich zou onthouden van verhandelen van kopieën van MAG's zaklampen. Edco heeft zich hier niet aan gehouden.

Prejudiciële vragen en beantwoording door A-G

1. Dient art. IV van het Protocol aldus te worden uitgelegd dat onder de in dat artikel genoemde handelingen moeten worden begrepen, de handelingen waartegen de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten krachtens de tekst van art. 14 lid 8 BTMW, zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dat Protocol?

2. Indien vraag 1 ontkennend beantwoord wordt, dient dan nochtans als regel van overgangsrecht te worden aangenomen dat artikel 14 lid 1 BTMW, zoals gewijzigd bij het Protocol, niet van toepassing is op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dit Protocol?

3.26 Dit alles overziend meen ik dat, alhoewel getwijfeld kan worden hoe het antwoord op
de eerste prejudiciele vraag moet luiden als art. IV Protocol naar de letter wordt gelezen, die
bepaling uitgelegd naar diens ratio en strekking tot de slotsom leidt dat de eerste prejudiciele
vraag bevestigend beantwoord dient te worden.

3.27 Als uw Hof zou menen dat art. IV Protocol naar de letter moet worden uitgelegd en dat de uitkomst daarvan is dat de eerste vraag ontkennend beantwoord dient te worden, meen ik dat de ratio van de regel, de strekking van de toelichting, de rechtszekerheid en de wenselijkheid van uniformiteit in het overgangsrecht, zoals die hiervoor zijn besproken, aanleiding geven om art. IV Protocol naar analogie toe te passen op handelingen waartegen op grond van het samenloopverbod onder het oude recht niet kon worden opgetreden. In gelijke zin betoogt Geerts34 . Dat zou betekenen dat de tweede prejudicie!e vraag bevestigend beantwoord dient te worden.

Gerecht EU 27 juni 2012, zaak T-523/10 (Interkobo tegen OHIM/XXXLutz Marken (my baby))

Gemeenschapsmerkenrecht. Vertrouwensbeginsel.

In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het beeldmerk 'my baby'  (klasse 28) de houder van het nationaal woordmerk 'MYBABY', nationaal beeldmerk 'mybaby' en internationaal woordmerk 'MYBABY' (klasse 28) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie toe en wijst de merkaanvraag voor waren van klasse 28 af, de kamer van beroep vernietigt de beslissing van de oppositieafdeling en wijst de oppositie af.

Ondanks de aangevoerde argumenten van verzoekster, oordeelt het Gerecht dat het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van het oudere merk niet zijn bewezen. Het Gerecht stelt vast dat de richtsnoeren van het OHIM geen gegronde verwachtingen kunnen hebben gewekt bij verzoekster. Het Gerecht benadrukt dat de kamer van beroep nooit heeft gesteld dat uittreksels uit gegevensbestanden van een nationale instantie niet konden dienen ter onderbouwing van een oppositie. Dat de kamer van beroep niet heeft laten weten dat zij voornemens was af te wijken van de beoordeling van de oppositieafdeling, vormt geen schending van het vertrouwensbeginsel. Verzoekster voert aan dat zij geen reden had om nieuw bewijsmateriaal aan de kamer voor te leggen, echter uit de stukken blijkt dat het OHIM heeft betoogd dat de bescherming van de merken niet voldoende bewezen was. Er is geen sprake van een schending van het vertrouwensbeginsel.

Het Gerecht EU verwerpt het beroep.

43 In de eerste plaats volgt uit het dossier van het BHIM dat het in punt 32 hierboven beschreven document, dat verzoekster als een uittreksel uit de gegevensbestanden van het Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej heeft voorgesteld, slechts twee vermeldingen in de proceduretaal voor het BHIM, het Duits, bevat. Het gaat om de term „wörtlich” en om de woorden „Spielen, Spielzeugen, Sportartikeln” (sic). Verzoekster geeft zelf in de punten 30 tot en met 32 van het verzoekschrift toe dat die vermeldingen zijn „ingevoegd” en geen integrerend deel uitmaken van het originele document, maar een vertaling van dit document zijn. Die vertaling is echter niet in een apart document ingediend. Zij beantwoordt dus hoe dan ook niet aan de in punt 24 hierboven in herinnering gebrachte vormvereisten. De kamer van beroep, die een gebonden bevoegdheid had, moest het betrokken document dan ook buiten beschouwing laten.

44 In de tweede plaats staat vast dat, anders dan het in het vorige punt ter sprake gebrachte document, het afschrift van het in punt 33 hierboven beschreven inschrijvingsbewijs, dat in het Pools is gesteld, in de proceduretaal voor het BHIM is vertaald in een apart document. Uit het dossier van de procedure voor het BHIM blijkt echter dat die vertaling niet nader te kennen gaf op welke waren of diensten het oudere Poolse woordmerk betrekking had. Volgens regel 19, lid 4, juncto regel 50 van verordening nr. 2868/95 kunnen, wanneer een in een andere taal dan de proceduretaal gesteld document aan het BHIM wordt overgelegd, de gedeelten van dit document die niet in de proceduretaal zijn vertaald, niet in aanmerking worden genomen door de kamer van beroep [zie in die zin arrest Gerecht BIOMATE, punt 25 hierboven, punt 74, en arrest Gerecht van 6 november 2007, SAEME/BHIM – Racke (REVIAN’s), T‑407/05, Jurispr. blz. II‑4385, punt 40]. Gelet op de aan haar overgelegde vertaling kon de kamer van beroep dus oordelen dat voormeld afschrift van het inschrijvingsbewijs de beschermingsomvang van het door verzoekster aangevoerde merk niet bewees.

45 Uit de twee vorige punten volgt dat de kamer van beroep moest vaststellen dat een van de aan haar overgelegde documenten niet in aanmerking kon worden genomen en dat het op basis van het andere document niet mogelijk was de beschermingsomvang van het oudere merk te beoordelen. De kamer van beroep heeft dan ook terecht geoordeeld dat verzoekster die beschermingsomvang niet had bewezen.. Middel: schending regels omtrent bewijsvoering en schending gewettigd vertrouwen.76 Weliswaar was de kamer van beroep van oordeel dat het in punt 64 hierboven beschreven document niet authentiek was, maar zij heeft dit document niet enkel om die reden buiten beschouwing gelaten, zoals in punt 66 hierboven in herinnering is gebracht. Zij heeft ook vastgesteld dat dit document niet was vertaald in een apart document. Zoals uit punt 70 hierboven blijkt, volstond deze reden, waarvan geen van voormelde drie argumenten nuttig de gegrondheid kan bestrijden, ter rechtvaardiging van de beslissing om het betrokken document niet in aanmerking te nemen.

105 Bovendien komt de door verzoekster gesuggereerde uitlegging van de wenken van punt C.II.2 van deel C.1 van de richtsnoeren van het BHIM niet overeen met de informatie die het BHIM in casu aan verzoekster heeft verstrekt. Uit het dossier van de procedure voor het BHIM volgt namelijk dat het BHIM bij een op 19 maart 2007 in het kader van de oppositieprocedure aan verzoekster gerichte brief ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven dat elke vertaling van een document dat niet in de proceduretaal was gesteld, „in de vorm van een apart document” moest worden ingediend en een weergave van de opbouw en de inhoud van het origineel moest zijn. Uit het dossier van de procedure voor het BHIM blijkt ook dat verzoekster in een fax van 20 juli 2007 een „verzoek” van het BHIM van 19 maart 2007 heeft vermeld. Aangezien niet uit het dossier van de procedure voor het BHIM blijkt dat het BHIM op 19 maart 2007 een andere dan de hiervoor bedoelde brief aan verzoekster heeft gezonden, wijst die vermelding erop dat verzoekster die brief daadwerkelijk heeft ontvangen. In die context had zij als voorzichtig en bezonnen marktdeelnemer moeten voorzien dat haar uitlegging van de richtsnoeren van het BHIM onjuist kon zijn en dat een van de instanties van het BHIM een met haar belangen strijdige maatregel kon nemen.

106 Bijgevolg kan verzoekster niet beweren dat de kamer van beroep het vertrouwensbeginsel heeft geschonden door de door haar overgelegde uittreksels uit gegevensbestanden buiten beschouwing te laten omdat de vertaling ervan niet in een apart document was ingediend.

Gerecht EU 27 juni 2012, zaaknr. T-167/08 (Microsoft Corp. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen) - perscommuniqué
Mededinging. Misbruik van machtspositie. Verlaging dwangsom.

Vordering tot nietigverklaring door Microsoft van de beschikking C(2008)764 van de Commissie tot vaststelling van het bedrag van de dwangsom, die aan Microsoft is opgelegd. Middel: Niet specificeren van 'redelijke' prijsvoorwaarden; inbreuk artt. 253 en 233 EG; schending hoor- en wederhoor; bedrag van de dwangsom is buitensporig en onevenredig.

Voorgeschiedenis
Microsoft heeft misbruik gemaakt van haar machtspositie, omdat zij heeft geweigerd om haar concurrenten de „informatie inzake de compatibiliteit” te verstrekken en het gebruik ervan toe te staan voor de ontwikkeling en de verkoop van producten (die met haar eigen producten concurreren) op de markt voor besturingssystemen voor werkgroepservers. De Commissie heeft bij beschikking van 27 februari 2008 Microsoft een dwangsom van € 899 miljoen opgelegd. Microsoft heeft het Gerecht verzocht deze beschikking nietig te verklaren, subsidiair, de dwangsom in te trekken of het bedrag te verlagen.

Gerecht EU
Het Gerecht bevestigt grotendeels de beschikking van de Commissie, maar verwerpt alle argumenten van Microsoft die zij heeft aangevoerd om nietigverklaring te verkrijgen. Het Gerecht EU verlaagt het bedrag van de dwangsom van € 899 miljoen tot € 860 miljoen, vanwege het feit dat de Commissie Microsoft had toegestaan om tot 17 september 2007 beperkingen met betrekking tot de verkoop van 'open source'-producten op te leggen. Microsoft wordt veroordeeld tot vergoeding van 95% van de proceskosten van de Commissie.

225 Opgemerkt zij dat de brief van de Commissie van 1 juni 2005 een aspect van de uitvoering van artikel 5 van de beschikking van 2004, namelijk de toegang tot de informatie inzake de compatibiliteit onder niet-discriminerende voorwaarden, betreft, dat niet de grondslag van de bestreden beschikking vormt. Ofschoon de Commissie tijdens de administratieve procedure erop heeft gewezen dat bepaalde clausules van de door Microsoft voorgestelde overeenkomsten tot uitsluiting van het „open source”-ontwikkelingsmodel leidden (zie bijvoorbeeld de punten 65 tot en met 70 van de bijlage bij de brief van de Commissie van 17 maart 2005), wordt de bestreden beschikking gemotiveerd door de onredelijkheid van de door Microsoft voor de periode van 21 juni 2006 tot 21 oktober 2007 voorgestelde prijzen (zie punt 55 hierboven).

226 Ofschoon de Commissie, gelet op een litispendentie en rekening houdend met de aard van de bij artikel 5 van de beschikking van 2004 opgelegde verplichtingen en met de gevolgen van een eventuele nietigverklaring, Microsoft heeft toegestaan om gedurende een bepaalde periode een gedragslijn te volgen welke de voor de mededinging nadelige gevolgen kon hebben die de beschikking van 2004 beoogde weg te nemen, kan deze omstandigheid toch in aanmerking worden genomen in het kader van de vaststelling van het bedrag van de dwangsom.

227 Daartoe dienen verschillende elementen in aanmerking te worden genomen. Ten eerste heeft Microsoft, ondanks de strekking van de brief van 1 juni 2005, die alleeen betrekking had op de verkoop van door de concurrenten van Microsoft ontwikkelde producten, haar weigering om de „open source”-ontwikkelaars toegang te geven tot de informatie inzake de compatibiliteit in de praktijk gehandhaafd, hetgeen in die brief niet als een legitieme mogelijkheid was erkend. Volgens de geest van die brief kon Microsoft immers hooguit tot aan de uitspraak van het arrest van het Gerecht in de zaak Microsoft/Commissie, aangehaald in punt 18 hierboven, perken stellen aan de mogelijkheid voor deze ontwikkelaars om hun producten te verkopen.

228 Ten tweede behoren de „open source”-ontwikkelaars tot de belangrijkste concurrenten van Microsoft, zoals in punt 68 van de bijlage bij de brief van de Commissie van 17 maart 2005 is vermeld en ter terechtzitting meermaals is verklaard.

229 Ten derde is ten gevolge van de vertraging waarmee Microsoft een volledige en nauwkeurige versie van de informatie inzake de compatibiliteit ter beschikking heeft gesteld (zie punt 115 hierboven), de waarschijnlijkheid dat vóór de uitspraak van het arrest Microsoft/Commissie, aangehaald in punt 18 hierboven, een concurrerend product kon worden ontwikkeld en verkocht, louter theoretisch geworden, hetgeen het in punt 224 hierboven uiteengezette oordeel van de Commissie bevestigt.

230 Ten vierde volstond de praktijk die Microsoft tot 21 oktober 2007 ter zake van de voorgestelde prijzen heeft gevolgd, op zichzelf om artikel 5 van de beschikking van 2004 elke doeltreffende werking ten aanzien van de „open source”-ontwikkelaars te ontnemen.

231 Ten vijfde heeft Microsoft geen enkel element aangedragen dat erop zou kunnen wijzen in hoeverre de voor de mededinging nadelige gevolgen van de bij de bestreden beschikking bestrafte gedraging zouden zijn ingetreden indien zij de in de brief van 1 juni 2005 beschreven gedragslijn zou hebben gevolgd, maar zou hebben voldaan aan haar verplichting om redelijke prijzen voor de niet geoctrooieerde en niet innoverende technologieën voor te stellen. Gelet op hetgeen in de punten 224 en 229 hierboven is gezegd, wijst niets erop dat de gevolgen die in dat geval zouden zijn ingetreden, niet marginaal zouden zijn geweest.

232 In die omstandigheden moet het bedrag van de aan Microsoft opgelegde dwangsom op 860 miljoen EUR worden bepaald.

Gerecht EU 27 juni 2012, zaak T-344/09 (Hearst Communications tegen OHIM/Vida Estética (COSMOBELLEZA))

Gemeenschapsmerkrecht. Associatiegevaar.

In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk 'COSMOBELLEZA'  (klasse 35 & 41) de houder van de volgende merken tegen: het Franse merk 'COSMOPOLITAN' (klasse 16); internationaal merk 'COSMO TEST' (klasse 25, 38 & 41); Portugees merk 'COSMO' (klasse 41); internationaal merk 'COSMOPOLITAN TELEVISION' (klasse 38 & 41); internationaal merk 'COSMOPOLITAN'  en Engelse merk 'COSMOPOLITAN' (beide klasse 35 & 39); Engels beeldmerk 'THE COSMOPOLITAN SHOW' en merk 'COSMO' (beide klasse 35 & 41); Engels merk 'COSMOPOLITAN TELEVISION' en Iers merk 'COSMOPOLITIAN TELEVISION' (beide klasse 38 & 41); merken 'COSMO'  en 'COSMOPOLITAN'  en niet-ingeschreven merken 'COSMO' en 'COSMOPOLITAN' (in alle lidstaten bekend voor klasse 16, 28 en 41) alsmede de handelsbenamingen 'COSMO' en 'COSMOPOLITAN'. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, het beroep wordt verworpen. Middel: overeenstemming, soortgelijkheid en geen verwarringsgevaar.

Relevante gebied
Het gerecht stelt vast dat met betrekking tot de niet-ingeschreven merken COSMOPOLITAN en COSMO het gebruik en bekendheid van deze merken in alle EU lidstaten niet relevant noch bewezen is door verzoekster.

Relevante publiek
Ondanks het feit dat verzoekster zijn marketing op een specifieke manier voert (gericht op het vrouwelijke publiek) oordeelt het gerecht dat het ongegrond is dat het relevante publiek uit vrouwen, meer specifiek, vrouwelijk publiek dat geïnteresseerd is in uiterlijke verzorging, bestaat. Uit de aard van het product blijkt namelijk niet dat zij enkel gericht zijn op dit publiek.

Gelijkheid waren/diensten
Het gerecht oordeelt dat er geen sprake is van overeenstemming van de waren en diensten waarvoor de merken staan ingeschreven.

Gelijkheid tekens
COSMOPOLITAN vs. COSMOBELLEZA
Het gerecht stelt vast dat het eerste element 'COSMO' overeen komt in beide tekens, de tekens moeten echter in hun geheel worden beoordeeld. Het gerecht oordeelt dat er geen overeenstemming bestaat. Dat het eerste deel overeenkomt en het merk 'COSMOPOLITAN' bekendheid geniet, doet hieraan niets af.
COSMOPOLITAN TELEVISION en THE COSMOPOLITAN SHOW vs. COSMOBELLEZA
Dat de merken van verzoekster verwijzen naar de diensten waarvoor zij staan is niet relevant volgens het gerecht, omdat dit geen effect heeft op de vergelijking van de tekens.
COSMO vs. COSMOBELLEZA
Het gerecht stelt vast dat er enig verschil bestaat in de tekens. Wederom stelt zij vast dat de bekendheid, reputatie en het lange gebruik van het oudere merk hieraan niets af doet. Het gerecht stelt vast dat de tekens niet overeen stemmen, gezien het tweede element 'BELLEZA'.
COSMO TEST vs. COSMOBELLEZA
Algehele vergelijking van de tekens zorgt ervoor dat het gerecht oordeelt dat de tekens niet overeen stemmen. Dat het element 'COSMO' overeen komt zorgt niet voor gelijkheid van de tekens.

Mogelijkheid van associatie door serie merken
Het enkele feit dat de waren en/of diensten van de beide merken kunnen overlappen, namelijk op het gebied van mode, betekent niet dat dit zorgt voor associatie van de merken. Het gerecht gaat ervan uit dat het publiek en professionals zich bewust zijn van de beperkte sector waarin de merken 'COSMO' en 'COSMOPOLITAN' bekend zijn, omdat de tijdschriften die deze merken hanteren een wijde circulatie hebben. Het element 'COSMO' kan niet worden gezien als een onafhankelijk element. Het publiek zal het merk 'COSMOPOLITAN' in zijn geheel onthouden, vanwege zijn betekenis. Derhalve bestaat er volgens het gerecht geen associatiegevaar, ondanks het overeenstemmende elemenet 'COSMO' in de serie van merken.

Verwarringsgevaar
Het gerecht oordeelt dat de Kamer van Beroep juist heeft vastgesteld dat de tekens verschillend zijn en dat er geen verwarringsgevaar te duchten is. Het merk COSMOBELLEZA kan derhalve gehanteerd worden in Spanje.

Gerecht EU: wijst de klacht af.

Relevante publiek
35 Finally, as regards the applicant’s claim that it marketed some of its goods in a particular way, and its claim, in relation to the characteristic content of its magazines or other publications that its intention was clearly to win over the female public, it must be declared that those claims are of no relevance, since, in accordance with settled case-law, a marketing concept is purely a matter of choice for the undertaking concerned and may change after a sign has been registered as a Community trade mark, and therefore cannot have any effect on the assessment of the likelihood of confusion in opposition proceedings (see, to that effect, judgment of 23 September 2009 in Case T‑99/06 Phildar v OHIM – Comercial Jacinto Parera (FILDOR), not published in the ECR, paragraph 95). In the light of the foregoing, the applicant’s argument that the relevant public is solely a female public or, more particularly, a public consisting of women broadly interested in beauty must be rejected as unfounded.

39 In that regard, it must first be observed that, as is clear particularly from paragraph 28 of the contested decision, read together with paragraph 21, the Board of Appeal ruled out any likelihood of confusion between the marks at issue because of the absence of similarity between the marks and because, consequently, one of the indispensable conditions for the application of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 was not satisfied. It follows that that exclusion of any likelihood of confusion was made without regard to whether the goods and services at issue were similar or even identical.

Vergelijking waren/diensten
40 In those circumstances, even if the view is taken that the applicant intends, by its claims, to maintain that a finding of identity or ‘enhanced’ similarity should have been made in relation to a broader range of services or goods at issue than was the case (see paragraph 34 above), it is clear that those claims are ineffective, since the analysis of the lawfulness of the contested decision must relate solely to the assessment of the similarity of the signs, and the consequence of confirmation that they are overall dissimilar will be the dismissal of this action (see, to that effect, GIORGIO BEVERLY HILLS, paragraph 22 above, paragraph 52).

Vergelijking van de tekens
43 Assessment of the similarity between two marks means more than taking just one component of a composite trade mark and comparing it with another mark. On the contrary, such a comparison must be made by examining each of the marks in question as a whole, which does not mean that the overall impression conveyed to the relevant public by a complex trade mark may not, in certain circumstances, be dominated by one or more of its components. It is only if all the other components of the mark are negligible that the assessment of the similarity can be carried out solely on the basis of the dominant element. That could be the case, in particular, where that component is capable alone of dominating the image of that mark which members of the relevant public keep in their minds, so that all the other components of the mark are negligible in the overall impression created by it (see Case T‑7/04 Shaker v OHIM – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) [2008] ECR II‑3085, paragraph 40 and case-law cited).

COSMOPOLITAN
61 Further, the Court must observe, as OHIM did, that consumers understanding the abovementioned meanings or suggestions will have no reason to divide the marks at issue into a number of separate words. In respect of the earlier mark, they will grasp its overall aspect, the more so because the suffix ‘politan’ does not exist as an independent linguistic unit. As regards the mark applied for, that will probably also be the case, because the verbal element ‘cosmo’ will be regarded by that part of the public which detects the conceptual reference of the mark applied for as being a qualification of the word ‘belleza’, which gives a suggested meaning to the whole of the neologism in question, describing a sort of cosmic beauty. Further, the part of the relevant public who do not understand that meaning will take the mark to be a verbal expression which is homogeneous and invented.

62 In light of the abovementioned findings, it must be concluded that the Board of Appeal was correct to hold that the signs in question were dissimilar overall. That conclusion cannot be invalidated by the applicant’s claims relating to, first, the manner in which the common part ‘cosmo’ in the mark applied for is emphasised when it is used by the intervener and, secondly, the consideration that the earlier mark enjoys an enhanced distinctiveness because of its reputation and extensive use.

66 In those circumstances, neither the fact that the earlier mark has a reputation nor the fact that it is well known can be taken into consideration when assessing the similarity of the marks at issue. In any event, those circumstances cannot constitute in the present case a factor of sufficient weight to invalidate the conclusion that there is no similarity between it and the mark applied for in any of the countries in the European Union under consideration, since that conclusion derives from an objective analysis of the marks taken as a whole.

COSMOPOLITAN TELEVISION en COSMOPOLITAN SHOW
70 It is clear that, since it has already been concluded that the marks COSMOBELLEZA and COSMOPOLITAN are dissimilar (see paragraph 62 et seq. above), only if the additional elements of the earlier marks COSMOPOLITAN TELEVISION and THE COSMOPOLITAN SHOW strengthened the similarities in relation to the sign applied for would it have been possible to come to a different conclusion. It is however clear that, on the contrary, the addition of the words ‘television’ and ‘show’ alters both the structure of the earlier marks as compared with the mark applied for and their conceptual scope, by adding a reference to the sectors covered by the earlier marks. Accordingly, in terms of the overall comparison, visually, phonetically and conceptually, the distance between the marks at issue has merely increased, as correctly found by the Board of Appeal when it refers to the element ‘television’ and, implicitly, the element ‘show’.

71 Further, the applicant’s various claims to the effect that those additional elements refer directly to services covered by the mark applied for are of no relevance, since that fact, even were it to be considered as proved, has no effect on the comparison of the signs at issue. That is because such claims fail to demonstrate that conceptually the marks COSMOPOLITAN TELEVISION or THE COSMOPOLITAN SHOW, on the one hand, and COSMOBELLEZA, on the other, are significantly closer, since the conceptual analysis must take into account, more specifically, the marks as such and not solely the sectors in which it is presumed they will be used. In any event, if there is any coming together of the concept to be found in the earlier marks and some of the services which the mark applied is intended to protect, that cannot outweigh the differences in the structure of marks under comparison.

COSMO
76 Conceptually, the Court shares the view of the Board of Appeal that there is some difference. Admittedly, in Portugal, where the relevant consumers will perceive the meanings or suggestions carried by the two marks at issue, namely, the reference to a ‘cosmic beauty’, on the one hand, and ‘cosmos’, ‘space’ or ‘the universe’, on the other, the concepts overlap to an extent, both marks including the reference to the ‘cosmic’. However, the conceptual addition in the mark applied for designed to refer to beauty enhances and makes specific the meaning of that mark, in such a way as to differentiate it from the earlier mark COSMO, conveying those concepts linked to ‘the universe’. Further, taking into account such a differentiating feature ensures that undue protection is not given to marks relying on a word which could be understood as part of everyday language, the inherent distinctiveness of which cannot accordingly be regarded as particularly high (see, by analogy, Case T‑34/04 Plus v OHIM – Bälz and Hiller (Turkish Power) [2005] ECR II‑2401, paragraphs 61 to 63).

77 As regards the United Kingdom public, it is clear that since that public will not understand the meaning of the mark COSMOBELLEZA, but solely that of the mark COSMO, it will continue to perceive a degree of conceptual dissimilarity, albeit slight, because of the Italian, Portuguese or Spanish aspect suggested by the mark applied for, but will not however understand the specific meaning.

78 That conclusion is again not invalidated by the applicant’s reference to the fact that the earlier mark has a reputation and that its use is long and extensive. As has already been stated in paragraphs 64 and 65 above, the reputation or use of the earlier mark COSMO have not been demonstrated in relation to the services which are at issue in this case and cannot therefore be taken into consideration in the assessment of the similarity of the marks at issue. In any event, neither the enhanced distinctiveness as a result of use nor even the reputation of the earlier mark can invalidate the conclusion arrived at following an objective analysis of the absence of similarity between the marks, taken overall, in any of the countries of the European Union under consideration.

COSMO TEST
82 In that regard, suffice it to state that since an overall similarity between the mark applied for and the earlier mark COSMO has been ruled out, there can be no other conclusion in relation to the earlier mark COSMO TEST, in the absence of evidence of any conceptual link between the additional element ‘test’ in the earlier mark and the mark applied for which might be capable of increasing the similarities between the marks at issue. However, the applicant has not claimed that the meaning of the mark COSMO TEST, if it is to be understood by part of the relevant public as referring to a sort of universal test, brings that mark closer, conceptually, to the meaning of the mark applied for, namely ‘cosmic beauty’. The applicant’s argument must therefore be rejected.

Associatiegevaar
90 In that regard, while it is admittedly true that some of the services covered by the trade mark applied for and the abovementioned goods protected by the earlier rights may overlap as regards the field in which they are placed, namely, that of fashion, that factor alone cannot be regarded as sufficient ground for the conclusion that the relevant consumers using the intervener’s services would usually perceive the marks COSMO or COSMOPOLITAN, which have a reputation in the United Kingdom, as referring to a supplier of similar services, and, thereafter, would tend to associate the applicant’s undertaking with that of the intervener. That is because whether it is, as the case may be, professionals or the general public who are involved, it is reasonable to believe that those consumers will be aware of the very restricted sector in which the use of the marks COSMO and COSMOPOLITAN is well known, since their reputation derives particularly, not to say exclusively, from the fact that the magazines which they designate have a wide circulation, as is clear from the facts taken into consideration by the Opposition Division and summarised in the contested decision.

91 In any event, in the circumstances of the present case, the element ‘cosmo’ cannot be regarded as the common element which is characteristic of a series consisting of the marks COSMO, COSMOPOLITAN and COSMOBELLEZA, for the purposes of the case-law cited in paragraph 87 above. That is because it is clear that neither in the earlier mark COSMOPOLITAN nor in the mark applied for is it probable that the element ‘COSMO’ will be perceived as being an independent element which serves to connect those marks to a series. In the case of the former, it is the English word ‘cosmopolitan’, used in everyday vocabulary, which will be remembered as a whole by consumers, because of its more specific semantic content, distinct from that of the element ‘cosmo’ taken by itself. In the case of the latter, while being fanciful, the mark applied for will also be perceived as it is, that is say, as a homogeneous unit, given that consumers in the United Kingdom have no reason to distinguish its second element, which they will not understand.

Verwarringsgevaar
102 In addition, as previously stated in paragraphs 25 to 27 above, in relation to the applicant’s claim that the abovementioned earlier marks were used and had a reputation ‘in all EU Member States’, the applicant has not submitted in support of its claim evidence which is sufficient to render invalid the findings of the Opposition Division, adopted by the Board of Appeal, that solely in the territories of the United Kingdom and France, and solely in respect of some of the goods in Class 16, was it demonstrated that some of the earlier marks had a reputation or were well known (see, inter alia, paragraphs 13, 64 and 65 above). Neither the website screenshots submitted as part of the annex to the application nor the general references to the administrative file before OHIM make it possible to assess, for the purposes of the case-law cited in paragraphs 95 and 96, the market position held by the marks at issue in the markets of other countries of the European Union, how intensive and long-standing their use has been or even the proportion of interested parties who identify the goods or services as having their origin in a specific undertaking on the basis of those trade marks.

103 Finally, as regards the applicant’s arguments that the relevant public for the marks at issue is identical, and, more specifically, that it is limited to women interested in fashion and beauty, who would more readily think of the earlier marks when they were offered the services covered by the mark applied for, those claims have already been refuted in paragraph 33 et seq. above.

104 In the light of all of the foregoing, it must be held that the Board of Appeal correctly determined that the signs at issue were dissimilar and that there was no likelihood of confusion between them. In those circumstances, the Court considers that there is no need to rule on the claims submitted by the intervener in relation to, first, the peaceful coexistence of the marks at issue in Spain and, second, the references to decisions of Spanish courts holding that there was no likelihood of confusion between the marks COSMOPOLITAN and COSMOBELLEZA.

Een bijdrage: 'De mierenkolonie Nederland' van Erwin Angad-Gaur, Ntb.

De Nederlandse politiek kan een visionair kunstbeleid aan zijn laars lappen, omdat de mieren die het Nederlandse culturele klimaat domineren niets moeten hebben van creatieve krekels.

(...) Het is fijn voor een muzikant of acteur als Kunstenaar, met grote of desnoods met kleine k, gerespecteerd te worden, maar een noodzaak is dat niet. Kunst hoeft niet per definitie en consequent als iets hoogs en verhevens aanbeden te worden. Minder onschuldig en vele malen hinderlijker
wordt het, zodra de in ons land klaarblijkelijk diep gewortelde overtuiging dat kunst of cultuur voornamelijk iets is ‘om erbij te doen’, toegang vindt bij onze volksvertegenwoordiging, in onze wetgeving en in ons kunstbeleid. Ons auteursrecht is uiterst auteursonvriendelijk, ons kunstbeleid nauwelijks doordacht, ons omroepbeleid is blijven steken in de jaren vijftig. (...)

Verschijnt een dezer dagen tevens in Sena Performers Magazine 2, 2012.

Lees hier het volledige artikel.

Op 26 juni 2012 vond op initiatief van Uitgeverij deLex de goed bezochte actualiteitenbijeenkomst plaats met als thema 'Auteurscontractenrecht het wetsvoorstel'. Vanzelfsprekend stond het wetsvoorstel van 19 juni 2012 hierbij centraal. Professor Dirk Visser gaf een interessante visie op het geheel en er vond een levendige discussie plaats tussen het panel en deelnemers. Voor diegene die hierbij niet aanwezig konden zijn, volgt hieronder een verkort overzicht van de presentatie van Professor Dirk    Visser en kunt u de volledige presentatie downloaden.

1. Art. 2 akte vereiste en uitlegregel
2. Art. 25b toepassingsbereik
3. Art. 25c billijke vergoeding
4. Art. 25d disproportionaliteitsregel
5. Art. 25e non usus
6. Art. 25f onredelijke bedingen
7. Art. 25g geschillencommissie
8. Art. 25h geen afstand en conflictregel
9. Art. 45d proportionele vergoeding film
10. Artikel II WNR
11. Artikel III overgangsrecht

Eerder is op IE-Forum het wetsvoorstel gepubliceerd (IEF 11458).

Bekijk hier de volledige presentatie.

Een bijdrage van Bjorn Schipper, Bousie advocaten. 

Betreft een artikel over de saga rondom The Pirate Bay.

Met de opkomst van internet nam ook de digitale exploitatie van muziek een aanvang. Eind jaren ’90 van de vorige eeuw was het onder andere Napster dat als een van de eerste muziekplatforms de mogelijkheden liet zien van muziekdistributie via internet. Aanvankelijk zonder toestemming van de rechthebbenden hetgeen Napster uiteindelijk duur is komen te staan. Met Napster was de digitale geest uit de fles en nam illegale muziekdistributie een
vlucht. Omdat onder andere legale alternatieven (te) lang op zich lieten wachten, kreeg de
bestaande muziekorde het aan de stok met soortgelijke muziekplatforms die probeerden te voorzien in de groeiende digitale muziekbehoefte bij consumenten. Dit leidde wereldwijd tot een aanhoudende stroom van rechtszaken waarbij de ene na de andere digitale aanbieder van programma’s waarmee muziek kon worden uitgewisseld op zwart ging. Denk aan Kazaa, Streamcast, Grokster en Mininova. In Nederland is op dit moment al een aantal jaar de strijd om The Pirate Bay gaande. In deze bijdrage ga ik in op de aanloop naar deze juridische strijd en geef ik een overzicht van de tegen The Pirate Bay gevoerde rechtszaken. In een volgende bijdrage voor Muziekwereld zal ik meer de nadruk leggen op de argumenten die recent door de internet providers zijn gehanteerd in de principiële procedures over het al dan niet moeten blokkeren van de toegang naar de website van The Pirate Bay.

Eerder verschenen in Muziekwereld 2012-2.

Lees hier het volledige artikel.

Op 26 juni 2012 is het Beijing Treaty on Audiovisual Performances gesloten.

The diplomatic conference to finalize a new treaty for audiovisual performers was successfully concluded on June 26, 2012 as negotiators from WIPO’s member states signed the Beijing Treaty on Audiovisual Performances– so-named in recognition of the city that hosted the final round of negotiations. The new treaty brings audiovisual performers into the fold of the international copyright framework in a comprehensive way, for the first time.

The Beijing Treaty on Audiovisual Performances (BTAP) will strengthen the economic rights of film actors and other performers and could provide extra income from their work. It will potentially enable performers to share proceeds with producers for revenues generated internationally by audiovisual productions. It will also grant performers moral rights to prevent lack of attribution or distortion of their performances.

Importantly, the new treaty will strengthen the precarious position of performers in the audiovisual industry by providing a clearer international legal framework for their protection. For the first time it will provide performers with protection in the digital environment. The treaty will also contribute to safeguarding the rights of performers against the unauthorized use of their performances in audiovisual media, such as television, film and video.

The Diplomatic Conference was attended by 156 member states, 6 intergovernmental organizations and 45 non-governmental organizations. This is the highest level of participation ever at a WIPO Diplomatic Conference. 122 countries signed the Final Act of the treaty, and 48 countries have signed the treaty itself.

The treaty will enter into force once it has been ratified by 30 eligible parties, including countries or certain intergovernmental organizations.

Signature of the treaty constitutes a preliminary endorsement by demonstrating the state’s intent to examine the treaty domestically and consider ratification, though signing does not create a binding legal obligation to ratify.

Lees het volledige persbericht hier.

Een bijdrage van Bas Kist, Chiever.

In deze bijdrage wordt het IP-Translator arrest besproken (IEF 11454).

Hè, hè, met de uitspraak in de zaak IP-Translator heeft het Europese Hof van Justitie eindelijk weer eens een ‘merkengemachtigde’-arrest geproduceerd. Een echt ‘classificatie-arrest’, daar waren we wel aan toe, bijna 10 jaar na de Europese geur-, kleur- en klankmerk arresten.

(..)

Standaardzinnetje
Helaas heeft het Hof naar mijn mening echter verzuimd zijn nuttige werk af te maken. Hoewel het Hof deposanten dus verplicht voor een duidelijke en nauwkeurige producten en dienstenomschrijving te kiezen, zwakt het Hof zijn heldere standpunt ook meteen weer af. In RO 61 bepaalt het Hof namelijk dat als iemand de class heading gebruikt, hij altijd aan de vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid kan voldoen door eenvoudigweg aan deze class heading toe te voegen dat zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van de betrokken klasse opgenomen waren of diensten. Kortom, een class heading met de toevoeging ‘de aanvraag heeft betrekking op alle producten en diensten uit deze klasse’, geeft de breedst mogelijke claim en dekt de totale klasse, dus ook de producten die niet in de class heading genoemd worden. Daarmee zijn we terug bij af en is het systeem na IP-Translator feitelijk niets anders dan het systeem dat OHIM tot op heden hanteerde: class heading covers all, alleen dan met een extra standaardzinnetje.

Gemiste kans
Je kunt er vergif op innemen dat vanaf nu elke class heading-classificatie voorzien wordt van deze toevoeging. Je zou wel gek zijn dat niet te doen. En daarmee is de duidelijkheid die IP-Translator leek te willen scheppen weer verdwenen. Het is doodzonde dat het Hof hier niet zonder afslag heeft durven kiezen voor een systeem dat echt 100 % duidelijk, nauwkeurig en voor iedereen meteen te begrijpen is: noem het beestje gewoon bij de naam en biedt de deposant niet de hiervoor genoemde ‘vangnet’ optie. Een gemiste kans, zou ik zeggen.

En de bestaande registraties?
Tot zover de consequenties van IP-Translator voor de nieuwe aanvragen. Dan zijn nu de bestaande registraties aan de beurt. Want hoewel IP-Translator alleen iets zegt over de regels die gelden voor nieuwe aanvragen, kunnen er wellicht ook wat voorzichtige conclusies getrokken worden met betrekking tot bestaande registraties met onduidelijke classificaties.

(...)

Nieuwe vragen aan het Hof
Natuurlijk, we kunnen nu niet anders dan afwachten hoe de nationale rechters de begrippen ‘onvoldoende duidelijk’ en ‘onvoldoende nauwkeurig’ gaan invullen. En vervolgens zullen er dan wel weer vragen aan het Europese Hof worden gesteld. Al met zal het dus nog wel even duren voordat we echt weten waar we aan toe zijn.

Zanger, Six Flags, danslokaal: ontspanning (kl. 41) bieden ze allemaal
Hoewel de exacte consequenties voor bestaande registraties met vage classificaties na IP-Translator nog onduidelijk zijn en ik de lat voor de begrippen ‘nauwkeurig’ en ‘duidelijk’ misschien wel hoog leg, zit het mij toch niet lekker. Zanger, Six Flags, danslokaal: ontspanning (klasse 41) bieden ze allemaal. Vooralsnog houd ik mijn hart vast.

Lees hier het volledige artikel.