Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-348/10 (Panzeri/OHMI, inzake: Royal Trophy)

Europees Gemeenschapsmerk. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het beeldmerk "ROYAL veste e premia lo sport" de houdster van het gemeenschaps- en internationaal woordmerk "VESTE LO SPORT" en niet-ingeschreven, maar gebruikt beeldmerk "PANZERI veste lo sport" tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, de kamer van beroep verwerpt het beroep. Het middel: artikel 8(1)(b) is onjuist toegepast.

Het Gerecht EU vernietigt de beslissing van de kamer van beroep, omdat de kamer van beroep haar beoordeling heeft gebaseerd op de dominante elementen 'Panzeri' en 'Royal' en de tekens niet globaal heeft beoordeeld.

41. Le requérant, premièrement, relève que, dans le cadre de la comparaison entre la marque antérieure non enregistrée et la marque demandée, la chambre de recours aurait également fondé son appréciation sur l’existence des éléments dominants « panzeri » (pour la marque antérieure) et « royal » (pour la marque demandée). Cette conclusion serait erronée et la chambre de recours aurait dû procéder à une appréciation globale des signes en conflit. Par ailleurs, la chambre de recours aurait omis de procéder à une analyse du risque d’association entre les signes en conflit. La chambre de recours aurait également commis une erreur en indiquant que le requérant aurait admis que la marque antérieure non enregistrée était un ensemble indissociable. Le requérant aurait au contraire précisé, durant la procédure, que les signes en conflit étaient constitués de deux éléments présentant chacun un caractère distinctif autonome. Deuxièmement, le requérant souligne que, dans le cadre de l’application du droit italien, une marque non enregistrée peut bénéficier d’une protection dès lors qu’il existe avec une marque postérieure un risque de confusion, qui comprend un risque d’association entre les deux signes. En l’espèce, compte tenu des éléments développés dans le cadre du premier moyen, la chambre de recours aurait dû arriver à la conclusion qu’il existait un risque de confusion, à tout le moins sous la forme d’un risque d’association.

Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-331/10 (Yoshida Metal Industry/OHMI, gevoegd: Pi-Design en Bodum)
Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-416/10 (Yoshida Metal Industry/OHMI, gevoegd: Pi-Design en Bodum)

Twee soortgelijke zaken. Europees Gemeenschapsmerk. In een nietigheidsprocedure wordt van een beeldmerk dat een oppervlak bedekt met zwarte cirkels, de nietigheid gevorderd op basis van absolute weigeringsgronden. De nietigheidsafdeling wijst de vordering af, de kamer van beroep wijst nietigverklaring van het merk toe. Middel: Schending van 7(1)(b) en 7(1)(e-ii), deze vorm is nodig voor het behalen van een technisch resultaat.

De Kamer van beroep ging er, nu blijkt, ten onrechte van uit dat het merk deuken representeerde op een handvat van een mes en daarmee voor grip zorgde. Uit de registratie volgt niet dat er sprake is van holle deuken, maar van een patroon van afbeeldingen. Uit  jurisprudentie en uit de eis van rechtszekerheid volgt dat slechts de gerepresenteerde vorm in de aanmelding voorwerp van beoordeling kan zijn. "the Board of Appeal did not refer to the sign as filed, but to representations of the goods actually marketed by the applicant." Daarom wordt de beslissing van de Kamer van Beroep vernietigd.

The character of the contested trade mark

29      It should be recalled that the Board of Appeal took the view that all of the black dots of the contested trade mark in fact represented dents and constituted a non-skid structure applied to the handle of a knife.

30      In this respect, it must be stated that the concave character of the black dots is not part of the contested trade mark as filed and registered. There is nothing in the graphic representation of the contested mark to suggest that the black dots in question represent dents rather than a figurative pattern. Likewise, the registration of the contested mark was not accompanied by any description to that effect. Therefore, in concluding that the dots were concave in character, the Board of Appeal did not refer to the sign as filed, but to representations of the goods actually marketed by the applicant.

35      Consequently, the Board of Appeal erred in departing from the graphic representation of the contested trade mark when it referred to representations of the goods actually marketed by the applicant in order to conclude that the black dots appearing in that trade mark were concave in character.

Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-244/10 (Tsakiris-Mallas/OHMI, inzake: Seven (7 Seven Fashion Shoes))

Europees Gemeenschapsmerk. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het beeldmerk "7 Seven Fashion Shoes" (klasse 18 en 25) het Italiaans beeldmerk "7 Seven" en "Seven" tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, de kamer van beroep vernietigt de beslissing van de afdeling en wijst de aanvraag af voor klasse 18. Middel: ten onrechte is verwarringsgevaar aangenomen en heeft de Kamer niet onderzocht of artikel 8(5) al dan niet moest worden toegepast.

Het Gerecht EU bevestigt het verwarringsgevaar dat door de Kamer van beroep is vastgesteld. Er hoeft niet te worden bepaald of er sprake is van een bekend merk ex artikel 8(5), omdat er sprake is van verwarringsgevaar.

59 The Board of Appeal found that, in view of the fact that the goods covered by the marks at issue were identical and that those marks were similar, the relevant public may believe that the goods in question come from the same undertaking or from economically linked undertakings.

60 That conclusion does not contradict the finding made by the Board of Appeal regarding the degree of attention of the relevant public, which is only reasonably circumspect. In view of the fact that the goods covered by the marks at issue are identical and that those marks are visually, phonetically and conceptually similar (see paragraphs 46 to 57 above), the relevant public is likely to confuse the origin of the goods covered by the marks at issue.

64 It should be noted that, in paragraph 42 of the contested decision, the Board of Appeal held that, since there was a likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier marks so far as the goods covered are concerned, there was no need to determine whether Article 8(5) of Regulation No 207/2009 was applicable.

High Court 2 mei 2012 (British Phonographic Industry (BPI) tegen British Sky Broadcasting c.s.).

Een bijdrage van Femke Vos en Sabine van Rienen, Louwers IP|Technology Advocaten.

Na Nederlandse (IEF 10763) en Belgische (IEF 10578) providers, zijn nu ook Britse providers veroordeeld om de toegang tot The Pirate Bay te blokkeren.

Op 2 mei jl. heeft het Gerechtshof in Londen bepaald dat vijf grote Britse internetproviders de toegang tot The Pirate Bay moeten blokkeren. De zaak was aangespannen door de British Phonographic Industry (BPI), een belangenvereniging van de Britse muziekindustrie.

In dezelfde procedure oordeelde het Gerechtshof op 20 februari jl. al dat zowel The Pirate Bay als haar gebruikers inbreuk maken op auteursrechten. Daarbij verwijst het Britse Hof onder meer naar het vonnis van de rechtbank Den Haag van 11 januari 2012 (Stichting Brein tegen Ziggo en XS4All). De rechtbank Amsterdam oordeelde in 2009 overigens dat The Pirate Bay zelf geen auteursrechtinbreuk pleegde (IEF 8287).

De vordering van BPI is gebaseerd op artikel 97A van de Copyright, Designs and Patents Act 1988 (‘Britse Auteurswet’). Dit artikel vormt een implementatie van artikel 8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29/EG, waarin is bepaald dat de lidstaten een verbodsvordering mogelijk moet maken tegen tussenpersonen wiens diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op auteursrechten.

Op basis van artikel 97A Britse Auteurswet kan de Britse rechter maatregelen treffen jegens een tussenpersoon die wetenschap heeft van het feit dat zijn diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op auteursrechten. Daarbij valt op dat artikel 97A Britse Auteurswet uitgaat van ‘wetenschap’ van de tussenpersoon, een vereiste dat niet terugkomt in artikel 8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29/EG. Ook artikel 11 van de Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG, dat eveneens ziet op verbodsvorderingen tegen tussenpersonen, stelt nergens de eis van ‘wetenschap’.

Het Gerechtshof beveelt de blokkade nu aan de vereisten van artikel 97A Britse Auteurswet is voldaan. Tegen de vaststelling dat de providers kunnen worden beschouwd als tussenpersoon, hebben de providers overigens geen verweer gevoerd. Ook de omstandigheid dat de internetproviders daadwerkelijk op de hoogte zijn van het feit dat met hun diensten inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, wordt niet betwist door de providers.

Daarnaast is volgens het Gerechtshof voldaan aan de proportionaliteitseis, zowel ten aanzien van de providers als ten aanzien van de abonnees van de providers. Voor wat betreft de providers is er sprake van proportionaliteit omdat zij zelf akkoord zijn gegaan met het opleggen van een IP-adres blokkade. Voor wat betreft de proportionaliteit ten aanzien van de abonnees verwijst het Hof naar zijn eerdere uitspraak van 28 juni 2011. Voorts is het Hof van mening dat blokkade van het IP-adres een passende maatregel is omdat het IP-adres van The Pirate Bay niet wordt gedeeld met anderen. Het opgelegde verbod zal dan ook niet leiden tot ‘overblocking’.

Vzr. Rechtbank Arnhem 4 mei 2012, LJN BW8088 (Loendersloot watersport tegen Prins Watersport B.V.)
Uitspraak ingezonden door Timme Geerlof, Ploum Lodder Princen.

Auteursrecht op sloepen/mallen. Loendersloot is een samenwerking gestart met het Poolse Admiral Boats, waarbij Loendersloot aanwijzingen heeft gegeven voor het maken van mallen voor de productie van de Libertysloepen. Via een eigen dealernetwerk verkoopt Loendersloot de sloepen. Admiral Boats heeft de mallen gebruikt voor de productie van Admiralsloepen, Prins is de Nederlandse distributeur.

Geen auteursrecht De totaalindruk van elk model van de Admiralsloep is dezelfde als die van het daarmee corresponderende model Libertysloep omdat de Admiralsloepen ontleend zijn aan de Libertysloepen. Ze zijn immers met dezelfde mallen vervaardigd. Echter een sloep is een gebruiksvoorwerp dat naar zijn aard een bepaalde basisvorm moet hebben. Het samenstel van door Loendersloot gestelde elementen geeft de Libertysloep niet een dusdanige karakteristieke uitstraling dat deze sloep van andere modellen op de sloepenmarkt afwijkt.

Geen slaafse nabootsing Niet valt in te zien waarom Admiral Boats, die zelf de mallen heeft vervaardigd op eigen kosten en rekening en waarop zoals hierboven reeds is geoordeeld geen auteursrecht rust, terwijl de sloepen weinig onderscheidend vermogen hebben en de exclusieve relatie met Loendersloot is geëindigd, met gebruikmaking van deze mallen geen eigen (Admiral)sloepen mag fabriceren en die op de markt mag brengen en dus ook aan Prins mag verkopen. De vorderingen worden aldus afgewezen.

4.5. Een sloep is een gebruiksvoorwerp, dat naar zijn aard een bepaalde basisvorm moet hebben. Deze basisvorm die veel kenmerken heeft die door de gebruiksbestemming daarvan zijn bepaald (de zogenoemde objectieve trekken van het ontwerp) is niet voldoende oorspronkelijk om als werk in de zin van de Auteurswet te kwalificeren. Volgens Loendersloot bevatten de door hem ontworpen Libertysloepen naast deze basisvorm een aantal specifieke kenmerkende elementen dat het resultaat is van de door hem gemaakte subjectieve creatieve keuzes, waardoor deze elementen, althans de combinatie daarvan, een eigen oorspronkelijk karakter aan de Libertyboten geven en dus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Hierbij gaat bet volgens Loendersloot om de volgende kenmerkende elementen: de vorm van de console (bol aan de bovenzijde en voorzijde en plat aan de achterzijde), lage zitbanken, opstaande randen, kleine opstappen, de driehoekige afvoergoot voor het buiswater, het formaat van de luiken, de ronde zitting naar voren, verzonken kleppen, opbergvakken in de zitbanken, bet driehoekige ankerluik en de ruitvormige antislip.

4.10. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat ook de schikking en combinatie van de door Loendersloot gestelde kenmerkende elementen van de Libertysloepen onvoldoende oorspronkelijkheid bezit om te kunnen spreken van een werk in de zin van de Auteurswet. Dit samenstel van door Loendersloot gestelde elementen, die volgens Loendersloot de unieke totaalindruk van de Libertysloepen bepalen, geeft de Libertysloepen niet een dusdanige karakteristieke uitstraling die de Libertysloepen onderscheidt van de reeds op de sloepenmarkt bestaande sloepenmodellen van andere producenten. Het gaat slechts om details die nauwelijks verschillen van de details waarmee reeds voordien bestaande sloepen waren uitgerust en die daaraan klaarblijkelijk ook zijn ontleend.

4.14. Uit de gedingstukken en het verhandelde ter zitting is voldoende duidelijk geworden dat in het kader van het samenwerkingsverband tussen Loendersloot en Admiral Boats bij bet ontwerp- en productieproces van de Libertysloepen, Admiral Boats op bestelling en aanwijzingen van Loendersloot de mallen heeft gemaakt voor de productie van de Libertysloepen. Onweersproken is dat Admiral Boats deze mallen op eigen kosten en voor eigen rekening heeft gemaakt, zodat Loendersloot zelf geen kosten heeft gemaakt voor de mallen. De insteek was dat Admiral Boats deze kosten zou terugverdienen bij de verkoop van de Libertysloepen aan Loendersloot, doordat de kosten van de productie van de mallen in die verkoopprijs zouden worden doorberekend. De door Loendersloot overgelegde
correspondentie tussen hem en Admiral Boats duidt erop dat Admiral Boats tot medio 2011 op basis van exclusiviteit de Libertysloepen heeft geleverd aan Loendersloot en dat daarna, door de ontstane problemen in de samenwerking, Admiral Boats de exclusieve levering aan Loendersloot heeft beëindigd en vervolgens een eigen productie sloepen heeft vervaardigd met de mallen en deze sloepen ander de naam Admiral heeft geleverd aan Prins. Niet valt in te zien waarom Admiral Boats, die zelf de mallen heeft vervaardigd op eigen kosten en rekening en waarop zoals hierboven reeds is geoordeeld geen auteursrecht rust, terwijl de sloepen weinig onderscheidend vermogen hebben en de exclusieve relatie met Loendersloot is geëindigd, met gebruikmaking van deze mailen geen eigen (Admiral)sloepen mag fabriceren en die op de markt mag brengen en dus ook aan Prins mag verkopen. Dit is naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter niet te kwalificeren als onrechtmatig slaafs nabootsen door Admiral Boats, zodat ook Prins niet onrechtmatig handelt wegens de verhandeling van de op deze wijze geproduceerde Admiralsloepen, waarvan niet geoordeeld kan worden dat deze slaafse nabootsingen zijn van de Libertysloepen. Dat Loendersloot aanwijzingen heeft gegeven aan Admiral Boats voor de mallen, doet daaraan niet af. Gelet op bet hiervoor omschreven ontwerp- en productieproces van de Libertysloepen en de mallen voor de productie van die sloepen, staat het Admiral Boats vrij om de sloepen die zij met gebruikmaking van die mallen maakt te leveren aan wie zij wil.

Lees het vonnis hier (grosse KG ZA 12-140, LJN BW8088)

Afbeelding gelinkt van boten.nl.
Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Auteursrecht op sloepen)

Vrijdag 25 mei 2012 vindt de Ledenvergadering van de Vereniging voor Auteursrecht plaats. Het wetenschappelijke deel van de vergadering van vrijdag 25 mei a.s. is gewijd aan het Filmauteursrecht ( Art. 45a e.v. Auteurswet). 

Bekende sprekers als Jan Kabel, Dirk Visser en Paolo Lanteri (WIPO) zullen die dag een voordracht houden. Een panel met deskundigen zal die dag discussiëren met de zaal. De middag staat onder leiding van Antoon Quaedvlieg en Martin Senftleben.

Het huishoudelijk gedeelte begint om 13.30 uur.
Het wetenschappelijk gedeelte begint om 14.00 uur.
De vergadering wordt gehouden in het  EYE Filminstituut, IJpromenade 1 te Amsterdam. Lees het (voorlopige) programma klik hier.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 7 mei 2012, KG ZA 12-139 (BP P.L.C. tegen Royal Dutch Shell P.L.C.)

Uitspraak mede ingezonden door Wouter Pors en Lara van Huizen, Bird & Bird LLP.

Merkenrecht. Geschil tussen olie- en gasmaatschappijen BP en Shell . De eerste is houdster van Gemeenschapswoordmerk en diverse nationale merkregistraties voor DESIGNER WATER voor klasse 1 (vloeistoffen gede-ioniseerd voor olie- en gaswinning). Ook Shell heeft het woordmerk in de Verenigde Staten (gehad) en in Oman heeft zij het woordmerk DESIGNER WATER aangevraagd, inmiddels is er bij het OHIM een nietigheidsprocedure gestart; het merk zou te beschrijvend zijn.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat, gelet op de ter zitting afgelegde onthoudingsverklaring met dwangsom, er een onvoldoende spoedeisend belang bestaat. Dat deze onthouding slechts geldt tot het moment dat OHIM beslist over het merk maakt dit niet anders. Er is een gerede kans dat het merk ongeldig wordt verklaard.

DESIGNER wordt in wetenschappelijke context gebruikt om aan te geven dat een product is ontworpen om een bepaalde functie te vervullen. WATER wordt door het in aanmerking te nemen publiek breder opgevat dan enkel de chemische aanduiding H2O. De stelling dat er ná manipulatie geen sprake meer is van WATER (H2O) en dat daardoor het merk innerlijk tegenstrijdig is, wordt verworpen. De vorderingen worden afgewezen.

4.5. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat er bij de vorderingen van BP, gelet op de ter zitting afgelegde onthoudingsverklaring van Shell inhoudende de toezegging DESIGNER WATER (hierna ook: “het merk”) op straffe van verbeurte van een dwangsom niet te zullen gebruiken in de Europese Unie, onvoldoende spoedeisend belang bestaat. De omstandigheid dat Shell haar toezegging slechts doet tot aan het moment dat het OHIM over de geldigheid van het merk van BP heeft beslist maakt dit niet anders, nu er naar voorlopig oordeel een gerede kans bestaat dat het merk door OHIM ongeldig zal worden verklaard. Daartoe heeft het volgende te gelden.

4.12. Ten aanzien van het element DESIGNER blijkt naar voorlopig oordeel uit het Collins woordenboek en de aangehaalde uitspraak ten aanzien van het merk DESIGNER PROTEIN afdoende dat deze term in het Engels wordt gebruikt om in een wetenschappelijke context aan te geven dat een product is ontworpen om een bepaalde functie te kunnen vervullen. Met Shell is de voorzieningenrechter voorshands tevens van oordeel dat de term WATER, anders dan BP heeft betoogd, door het in aanmerking te nemen publiek breder zal worden opgevat dan enkel als de chemische aanduiding H2O. Naar voorlopig oordeel kan water dat is gede-ioniseerd en/of waaraan andere stoffen zijn toegevoegd zoals in het onderhavige geval, wel worden omschreven als water dat voor een bepaald doel is bewerkt. Het argument van BP dat H2O na manipulatie chemisch gezien niet meer H2O is, zodat het gemanipuleerde product niet kan worden omschreven als WATER, treft derhalve geen doel. Ook de stelling dat DESIGNER WATER daarom innerlijk tegenstrijdig is en dusdoende geen betekenis heeft die refereert aan de waren en/of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, dient derhalve voorshands oordelend te worden verworpen.

4.14. Het merk als geheel beschouwend is er naar voorlopig oordeel, gelet op het bovenstaande en het gespecialiseerde publiek waarvoor het is bestemd, een gerede kans dat het OHIM, zoals Shell heeft betoogd, DESIGNER WATER ongeldig zal verklaren op grond van de absolute weigeringsgrond zoals omschreven in artikel 7 lid 1 sub c GMVo.

4.15. De vorderingen van BP dienen op grond van het voorgaande te worden afgewezen. BP zal in de proceskosten worden veroordeeld conform de door Shell ingediende en niet door BP weersproken kostenopgave ter hoogte van € 24.111,50.

Rechtbank 's-Gravenhage 2 mei 2011 (bij vervroeging), HA ZA 11-1589 (Babywelt tegen Maxi Miliaan)

Uitspraak ingezonden door Laura Fresco en Frank Eijsvogels, Hoyng Monegier LLP.

Gemeenschapsmodellenrecht. EU-wijde verklaring van geen inbreuk toegewezen. Babywelt biedt kinderwagens en accessoires aan in verschillende landen, behalve in Nederland, onder de namen: Fit+, Kiss+, Flic en Flac. Maxi Miliaan ontwerpt en produceert kinderwagens en is houdster van drie gemeenschapsmodellen 49655-0003 (Zapp), 1218317-0001 en 1218317-0002 (Zapp-Xtra) én een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel.`In Duitsland heeft Maxi Miliaan meerdere procedures aangespannen met een beroep op haar Gemeenschapsmodellenrecht.

Babywelt vordert een verklaring van geen inbreuk in de EU op de Gemeenschapsmodelrechten van Maxi Miliaan. Vanwege een beperkte beschermingsomvang voor wat betreft de kenmerkende elementen die het gevolg zijn van het vormgevingserfgoed (13 voorbeelden worden in de uitspraak getoond) en de technische haalbaarheid zou er geen inbreuk worden gemaakt. Subsidiair wordt een beroep op voorgebruik gedaan wat betreft de Flic- en Flac-kinderwagens.

Ondanks dat veel kenmerken van de Zapp- en Zapp Xtramodellen reeds bekend zijn, of technisch zijn bepaald, kan aan de modellen door de specifieke combinatie nieuwheid en eigen karakter niet worden ontzegd. Aan de hand van 12 kenmerken vergelijkt en oordeelt de rechtbank dat de combinatie van de besproken elementen voor een geheel andere totaalindruk zorgen. Als de kap, beugel en korf bij de vergelijking worden betrokken - dat zijn demontabele onderdelen - is er dus een nog grotere afstand tot en derhalve evenmin sprake van inbreuk op de Gemeenschapsmodellen van Maxi Miliaan.

De door Maxi Miliaan gesuggereerde kostenbesparing is feitelijk niet aan de orde, omdat er geen bodemprocedure in Duitsland aanhangig was die betrekking had op dezelfde modelrechten. De rechtbank ziet geen reden om  de 1019h Rv-vordering af te wijzen of te beperken.

4.24. Zoals in 4.14 reeds overwogen leidt de combinatie van de besproken kenmerken van het Zapp-model en de Zapp Xtra-modellen tot het beeld van een gestroomlijnde, strak en modern vormgegeven kinderwagen met designuitstraling. De Fit+, Kiss+, Flic- en Flac-kinderwagens met hun op losse wijze aangebrachte stoffering hun frame dat geen vloeiende ellips is en de duwbeugel in plaats van handvatten, leveren een geheel andere totaalindruk op, namelijk die van een massievere, meer doorsnee kinderwagens zonder designuitstraling.

Proceskosten 4.31. De rechtbank overweegt dat nu deze procedure betrekking heeft op intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 1019 Rv, de door Babywelt gevorderde proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv in beginsel toewijsbaar is. In de omstandigheid dat Babywelt deze procedure in Nederland is begonnen, terwijl zij mogelijk ook een procedure in Duitsland had kunnen aanspannen, ziet de rechtbank geen reden om Babywelt haar vordering betreffende de proceskosten te ontzeggen of deze te beperken. Uit hetgeen door partijen naar voren is gebracht, volgt dat er ten tijde van het aanbrengen van de onderhavige procedure geen bodemprocedure in Duitsland aanhangig was met betrekking tot dezelfde modelrechten van Maxi Miliaan en dezelfde kinderwagens van Babywelt als die in deze procedure aan de orde zijn, zodat de door Maxi Miliaan gesuggereerde kostenbesparing feitelijk niet aan de orde is. Maxi Miliaan heeft niet onderbouwd waarom de procestactische motieven die Babywelt voor ogen zouden hebben gestaan, aan toewijzing van de door haar gevorderde proceskostenveroordeling in de weg zouden kunnen staan. Ook is niet onderbouwd tot welke dubbele kosten de onderhavige procedure zou hebben geleid. Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank de bezwaren van Maxi Miliaan tegen de door Babywelt gespecificeerde proceskosten passeert. De kosten aan de zijde van Babywelt worden conform de overigens onbestreden specificatie van Babywelt begroot op € 65.595,11 aan advocaatkosten en verschotten en worden, zoals onbestreden gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

Dictum De rechtbank verklaart voor recht dat met het type Fit+/Kiss+-kinderwagens en met het type Flic-/Glac-kinderwagens geen inbreuk wordt gemaakt in de Europese Unie op de rechten van Maxi Miliaan uit hoofte van het ingeschreven Gemeenschapsmodel (...) en de ingeschreven Gemeenschapsmodellen noch op de eventuele rechten van Maxi Muliaan uit hoofde van het ongeregistreerd model (...).

Hof Amsterdam 1 mei 2012, LJN BW4795 (Appellant tegen Gourmet B.V.)

Portretrechtelijke vordering, waarbij appellant in verband kan worden gebracht met een strafrechtelijk onderzoek rondom douanefraude. Afgewezen.

Gourmet, internationale groothandel in land- en tuinbouwproducten, had appellant in dienst. Een gangbare praktijk is dat er meer dozen knoflook uit China werden afgeleverd dan de vrachtdocumenten aangaven. De FIO/ECD heeft hiernaar een strafrechtelijk onderzoek gedaan en deze met een transactie afgedaan. Gourmet heeft in geval van twee andere werknemers de transactie en advocaatkosten betaald. In kort geding wordt een schadebedrag gevorderd voor inbreuk op het portretrecht van appellant als gevolg van publicatie van zijn portret op internet en in ander promotiemateriaal van Gourmet, waardoor hij in verband kan worden gebracht met de douanefraude waarvan een ander en Gourmet worden verdacht.

De kantonrechter overweegt dat het om een marginale overtreding gaat, ervan uitgaand dat de foto inmiddels is verwijderd. Het hof stelt vast dat het gaat om een kleine foto, dat deze is geplaatst toen appellant nog in dienst was en deze foto direct is verwijderd toen daarom werd verzocht. Deze omstandigheden zowel afzonderlijk als in onderling verband levert geen tot schadevergoeding verplichtende onrechtmatige daad op. Dat appellant door de publicatie vragen van mensen uit zijn omgeving had gekregen is niet gesteld en evenmin is gebleken dat hij door deze publicatie nadeel heeft ondervonden.

Gevorderd: c. een veroordeling van Gourmet tot betaling van een bedrag van € 12.500,- ter zake van inbreuk op zijn portretrecht respectievelijk € 4.500,- (althans een zodanig bedrag als het hof juist acht) ter zake van schade aan zijn goede naam en reputatie als gevolg van publicatie van zijn portret op internet en in andere promotiemateriaal van Gourmet, waardoor hij in verband kan worden gebracht met de douanefraude waarvan [geïntimeerde sub 1]en Gourmet worden verdacht, te vermeerderen met wettelijke rente;

Beoordeling 3.9 Het betoog dat [appellant] met zijn zesde grief ontwikkelt is gericht tegen de overweging van de kantonrechter dat voor zover sprake zou kunnen zijn van schending van het portretrecht van [appellant] en hij door de publicatie ervan in verband zou kunnen worden gebracht met de negatieve publici¬teit rond Gourmet, hier – ervan uitgaand dat de foto waarop [appellant] is te zien inmiddels is verwijderd – sprake is van een zodanig marginale overtreding dat deze een schadever¬goe¬ding niet rechtvaardigt. Het hof stelt voorop dat [geïntimeerden] hebben gesteld en [appellant] niet heeft weersproken dat het om een kleine foto gaat, dat die foto al op de website van Gourmet is geplaatst toen [appellant] nog in dienst was van Gourmet en dat, toen [appellant] Gourmet ten tijde van de procedure in eerste aanleg (voor het eerst) heeft verzocht de desbetreffende foto van de website te verwijderen, Gourmet – die zich niet (meer) ervan bewust was dat er nog een foto waarop onder meer [appellant] was afgebeeld op haar website stond - vervolgens onmiddellijk aan het verzoek van [appellant] gevolg heeft gegeven. Deze omstandigheden leveren zowel afzonderlijk als in onderling verband beschouwd geen tot schadevergoeding verplichtende onrechtmatige daad van Gourmet jegens [appellant] op. Voor zover [appellant] heeft gesteld dat Gourmet sinds 2007 publiekelijk in verband is gebracht met douanefraude en [appellant] door publicatie van zijn portret op de website van Gourmet heel eenvoudig publiekelijk in verband kan worden gebracht met de misdrijven waarvan [geïntimeerden] worden verdacht (conclusie van repliek onder 10.2), en hij, voorts, daaraan heeft toegevoegd dat hij "is geconfronteerd met vragen van mensen uit zijn omgeving of hij betrokken was bij het strafrechtelijk onderzoek gezien zijn werkzaamheden voor Gourmet" (memorie van grieven onder 3.6.4), gaat het hof aan deze stelling voorbij, reeds omdat [appellant] aldus niet heeft gesteld en evenmin is gebleken dát hij door publicatie van de desbetreffende foto op de website van Gourmet nadeel heeft ondervonden. Ook het hof komt derhalve tot de conclusie dat geen grond bestaat voor toekenning van enigerlei schadevergoeding wegens vermeende schending van het portretrecht van [appellant], zodat grief VI in het principaal appel eveneens faalt.

Rechtbank 's-Gravenhage 25 april 2012, HA ZA 08-2204 (Bureau voor Free Publicity v.o.f tegen gedaagden h.o.d.n. IDMC)

Uitspraak ingezonden door Kees Berendsen, CroonDavidovich.

Zie hier voor de eerdere procedures tussen partijen. Wapperverboden op basis van auteursrecht, aanverwante rechten en kortlopend (vervallen) octrooi.

Feiten Beide partijen verzorgen publicaties of advertentie in huis-aan-huis-bladen (zogenoemde 'stoppers'). IDMC heeft een werkwijze ontwikkeld waarmee de publicaties landelijke worden verspreid, waarvoor een (kortlopend) octrooi is verleend 1028098 (uitgelegd hier). In kort geding wordt een verbod op auteursrechten (o.m. op de titellijst) en het octrooi gevorderd, maar niet toegewezen. Uit de toegewezen reconventionele vordering volgt een wapperverbod en een verbod de suggestie te wekken dat Free Publicity zich schuldig maakt aan inbreuk op de IE-rechten van IDMC. IDMC heeft vervolgens met betrekking tot het octrooi een afstandsverklaring gezonden aan het Octrooicentrum NL.

Omdat het octrooi is vervallen, wordt de vordering van Free Publicity tot nietigverklaring van het octrooi ingetrokken.

Wapperen met octrooi
Free Publicity heeft echter onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat IDMC vóór het gevraagde advies van het Octrooicentrum NL de wetenschap of besef had dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of nietigheidsprocedure. De wetgever heeft kennelijk gemeend ook niet-vooronderzochte octrooi te verlenen en dat deze tot het moment van vernietiging of verval geldig blijven. Niet is in te zien waarom een octrooihouder niet op een niet-vooronderzocht octrooi zou mogen beroepen. Daarbij heeft IDMC feitelijk ná het desbewustheidsexploit niet meer met het Octrooi gewapperd. Deze vordering wordt afgewezen.

Wapperen met auteursrechten e.a.
Het wapperen met auteursrechten wordt verboden. Op de titellijsten rust geen auteursrecht en de copyright notice waarmee IDMC auteursrechten claimt gaat te ver. De exclusiviteitsclaim is onjuist en daarom misleidend. Daarnaast bevat de desbewustheidswaarschuwing een verwijzing naar een auteursrecht waarvan IDMC kon weten dat zij dat recht niet bezat. De rechtbank begrijpt dat Free Publicity met "enig aanverwant recht" bedoelt geschriftenbescherming of databanken recht. Free Publicity heeft evenwel niet inzichtelijk gemaakt dat IDMC met het bezitten van een van deze rechten heeft geschermd. Aannemelijk is dat IDMC deze rechtsfiguren voor het eerst heeft leren kennen via deze procedures. Het wapperverbod wordt beperkt tot het wapperen met een niet-bestaand auteursrecht.

Omdat slechts een gering deel van het gevorderde is toegewezen volgt compensatie van de proceskosten.

4.5. Uitgangspunt is dat voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwingsexploot niet voldoende is dat de in het exploot vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn. Tevens is vereist dat aan de octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt. De Octrooihouder die zich beroept op een octrooi dat later wordt herroepen of vernietigd, handelt onrechtmatig indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat een octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of nietigheidsprocedure. De enkele omstandigheid dat een oppositie- of nietigheidsprocedure aanhangig is, vormt onvoldoende reden om onrechtmatigheid aan te nemen.

4.6. Anders dan Free Publicity betoogt is er geen reden om ten aanzien van een niet-vooronderzocht octrooi anders te oordelen. De wetgever heeft indertijd kennelijk gemeend ook niet-vooronderzochte octrooien te verlenen. Tot het moment van vernietiging of verval zijn ook deze door het enkele feit van verlening voor geldig te houden. Niet is in te zien waarom een octrooihouder, zonder de wetenschap of besef als bedoeld onder 4.5, zich niet op een niet-vooronderzocht octrooi zou mogen beroepen.

4.7. Free Publicity heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat bij IDMC vóór het advies van Octrooicentrum NL van 14 maart 2008 vorenbedoelde wetenschap of besef aanwezig was. Van als wapperen te duiden handelingen met betrekking tot het Octrooi is na 14 maart 2008 geen sprake meer geweest. (...)

4.10. De rechtbank begrijp dat Free Publicity met "enig aanverwant recht" bedoelt geschriftenbescherming of databankenrecht. Free Publicity heeft evenwel niet inzichtelijk gemaakt dat IDMC met het bezitten van een van deze rechten heeft geschermd. Aannemelijk is dat IDMC deze rechtsfiguren voor het eerste heeft leren kennen via deze procedure en de procedure in kort geding. In beide procedures heeft IDMC gesteld dat haar verwijzing naar een haar toekomende auteursrecht met betrekking tot de titellijsten in de aangevallen copyright notice in haar brochures gerechtvaardigd is omdat zij als zij geen auteursrecht zou hebben zij toch in elk geval een beroep kan doen op geschriftenbescherming dan wel een haar toekomende databanken recht. Naar oordeel van de rechtbank kan een dergelijk terugvallen op een subsidiaire rechtsgrond in een procedure niet worden aangemerkt als onrechtmatig wapperen.

4.11. Naar het oordeel van de rechtbank kunnen de titellijsten van IDMC niet worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermde werken. (...)

4.12. Tegenover de vaststelling hierboven gaat de copyright notice in de brochures (...) dan ook te ver. Hierbij weegt mee dat het niet om een enkele copyright notice gaat (de vermelding van het teken ©) maar dat deze is toegelicht met een onjuiste exclusiviteitsclaim en daarom is deze misleidend. Daarnaast bevat ook de desbewustsheidswaarschuwing een verwijzing naar een auteursrecht waarvan IDMC kon weten dat zij dat niet bezat. Het wapperverbod (...) zal dan ook worden toegewezen, beperkt tot wapperen met een niet-bestaand auteursrecht, een en ander op een wijze als hieronder verwoord.