Vrz. Rechtbank 's-Gravenhage 31 augustus 2011, KG ZA 11-787 (Prof Save, H.T.C., Pardoel, Ecodrive en Axus)

Met dank aan Marcoline van der Dussen, C'M'S' Derks Star Busmann.

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatig handelen. Software-applicatie voor de iPhone.

Pardoel ontwikkelt de Ecodrive snelheidsbegrenzer voor personen- en vrachtauto's, houdster van Benelux en gemeenschapsmerk ECODRIVE, H.T.C. registreerde ecodrive.nl, thans gehouden door Prof Save. Axus  is actief op het gebied van autoleasing en wagenparkbeheer en heeft een (gratis) iPhone applicatie genaamd ALD Ecodrive en de website aldecodrive.

Ecodrive niet beschrijvend. Merkinbreuk op basis van 2.20 lid 1 onder d BVIE onvoldoende gemotiveerd, omdat Ecodrive er geheel vanuit gaat dat de applicatie concurreert. Geen inbreuk handelsnaam via domeinnaam, want Axus gebruikt Ecodrive niet ter aanduiding van haar onderneming, maar ter aanduiding van de applicatie.

Slaafse nabootsing van het product van Ecodrive is niet aan de orde omdat een software applicatie niet een nabootsing kan vormen van een fysiek product.

Beschrijvend / Inburgering
4.8. Ecodrive heeft aangevoerd dat de merken zouden zijn ingeburgerd, maar die door Axus bestreden stelling heeft zij niet aannemelijk gemaakt. Uit de door haar overlegde producties 3a tot en met 3f (een aantal publicaties in de pers en foto's van stands op een of meer beurzen) volgt weliswaar dat Ecodrive zich heeft ingespannen bekendheid aan haarmerken en haar product te geven, maar de producties zijn onvoldoende om aan te nemen dat zij daarin zodanig is geslaagde dat de merken zijn ingeburgerd.

4.9. Vooralsnog is niet in te zien, en Axus heeft ook niet gemotiveerd, dat de merken
tevens beschrijvend zijn voor de waren toestellen en apparaten voor het verwerken en weergeven van gegevens. In zoverre staan de ingeroepen merken niet ter discussie.

Merkinbreuk
4.13. Dat ook verwarringsgevaar zou bestaan voor zover de merken zijn ingeschreven voor de waren toestellen en apparaten voor het verwerken en weergeven van gegevens heeft. Ecodrive echter onvoldoende gemotiveerd. Zij wijst er in dit verband slechts op dat in het handelsregister als bedrijfsomschrijving van haar onderneming is vermeld 'verkoop van hard- en software voor automotive sector', en dat de applicatie van Axus eveneens software is, maar de relevantie daarvan voor de beoordeling van het verwarringsgevaar van merk en teken is niet in te zien. Mede gelet op de uitvoerig gemotiveerde betwisting van het bestaan van verwarringsgevaar door Axus, kan daarvan in deze procedure niet worden uitgegaan.

4.14. Voor het gestelde gebruik van het teken als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE geldt eveneens dat dit in het licht van de betwisting van Axus onvoldoende is gemotiveerd omdat het betoog van Ecodrive er geheel vanuit gaat dat de applicatie van Axus concurreert met de waren toeren- en/of snelheidsbegrenzers voor (vracht)auto's en snelheidscontrole-apparaten voor voertuigen. Of en zo ja waarom inbreuk zou bestaan, uitgaande van de inschrijving van het merk voor de waren toestellen en apparaten voor het verwerken en weergeven van gegevens heeft zij niet aangegeven.

Inbreuk op het handelsnaamrecht
4.15. Axus bestrijdt terecht dat de domeinnaam aldecodrive.nl als handelsnaam kan worden aangemerkt. Op de webpagina's die via dit adres bereikbaar zijn, gebruik Axus deze naam niet ter aanduiding van haar onderneming, maar ter aanduiding van de applicatie. Voorshands moet dus worden geoordeeld dat geen inbreuk wordt gemaakt op het handelsnaamrecht van Ecodrive.

Onrechtmatige handelen
4.16. Slaafse nabootsing van het product van Ecodrive is niet aan de orde omdat een software applicatie niet een nabootsing kan vormen van een fysiek product. Ook overigens kan het handelen van Axus niet als onrechtmatig worden aangemerkt.

Rechtbank 's-Gravenhage 31 augustus 201,A ZA 09-4413 (Deltex B.V. tegen Jade B.V.)

Met dank aan Joost Becker, Dirkzwager advocaten en notarissen.

In't kort. Merkenrecht. Vormmerk. Auteursrecht. Beeldmerk. Slaafse nabootsing. Verpakkingen

In gelijke mate IEF 9124. Het vormmerk wordt nietigverklaard. Het Orthoflex kussen ontwerp 1.0. maakt geen inbreuk op auteursrecht. Geen inbreuk op beeldmerk ook niet door het af te beelden op de verpakking. Geen slaafse nabootsing. Geen monopolie op het gebruik van kleurencodering en het staat Deltex vrij Jade hierin te volgen, onrechtmatig is dat niet.

Auteursrecht 4.13. Voor de vraag of inbreuk wordt gemaakt op het werk is van belang vast te stellen of het Orthoflex kussenontwerp 1.0 in zodanige mate de auteursrechtelijke beschermde trekken van het kussen (dan wel alleen de afbeelding) van Jade vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Dit is niet het geval. Het kussen van Jade ontleent zijn oorspronkelijke karakter in het bijzonder aan de afbeelding van de gezichten. Het idee van de afbeelding is door Deltex mogelijk van Jade overgenomen, maar op geheel andere wijze vormgegeven. Het Orthoflex kussen vertoont daarnaast een opvallende uitsparing aan de bovenzijde. De totaalindrukken van het Support kussen en het Orthoflex kussen verschillen daardoor teveel om ontlening aan te nemen.

Beeldmerk 4.18. De - vrijwel uitsluitend - begripsmatige overeenstemming tussen tekens en merk is onvoldoende om aan te nemen dat verwarring zal ontstaan bij het relevante publiek, ook indien in aanmerking wordt genomen dat de tekens worden gebruikte voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De rechtbank neemt voort in aanmerking dat Deltex, evenals Jade, de hardheid van haar kussen aangeeft met een kleurcode (zie hierna), maar ook dat leidt niet tot een ander oordeel met betrekking tot het verwarringsgevaar.

Verpakkingen 4.22. Volgens Jade heeft Deltex het gebruik van de kleurencodes op de verpakking ter aanduiding van de hardheid van het kussen van haar overgenomen terwijl bovendien, naar zij stelt, van de gebruikte kleuren minstens de helft gelijk is aan de door haar gebruikte kleuren. Deltex haakt aldus, naar Jade stelt, onnodig - en daarmee onrechtmatig - aan bij haar producten.

4.23. Ook hiervoor geldt echter dat Jade geen monopolie heeft op het gebruik van de kleurencodering en dat het Deltex in beginsel vrij staat Jade hierin te volgen. Onrechtmatig is dat niet.

HvJ EU 30 juni 2011, Zaak C-288/10 (Wamo BVBA tegen JBC NV, Modemakers Fashion NV)

Parallel gepubliceerd van Reclameboek RB 1105. Reclamerecht. België. Oneerlijke handelspraktijken. Nationale regeling die aankondigingen van prijsverlagingen en suggesties  daarvan verbiedt tijdens de sperperiode (een periode van drie weken voorafgaand aan de koopjesperiode) is niet toegestaan.

Vraag:  „Verzet de [richtlijn oneerlijke handelspraktijken] zich tegen een nationale bepaling, zoals die van artikel 53 [WHPC], die aankondigingen van prijsverminderingen en suggesties daarvan gedurende welbepaalde periodes verbiedt?”

Antwoord: Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG van de Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad („richtlijn oneerlijke handelspraktijken”), moet aldus moet worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale bepaling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die op algemene wijze aankondigingen van prijsverminderingen en suggesties daarvan tijdens de sperperiode verbiedt, voor zover deze bepaling de bescherming van de consumenten beoogt. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of zulks het geval is in het hoofdgeding.

WIPO Arbitration and Mediation Center 21 juni 2011, zaaknr. DCO2011-0026 (Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) tegen Steven Vickers) Arbiter: Warwick Smith.

Met Commentaar in't kort van Thijs van den Heuvel, Bird & Bird LLP.

Domeinnaamrecht: champagne.co. Beschermde oorsprongsbenaming. Unregistered trademark (handelsnaamrecht). Champagne geen “Rights” zoals onder artikel 4(a)(i) van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP Policy”). Klacht afgewezen. 

Het CVIC behartigt de belangen van producenten van Champagnewijnen en heeft zich vaak met succes verzet tegen het gebruik van de aanduiding Champagne. Zo kreeg Unilever bijvoorbeeld een verbod om haar Andrélon Champagne shampoo nog langer te verkopen (IEF 9142). Wel merkte de rechtbank hierbij nog op dat “niet ieder gebruik van de beschermde oorsprongsbenaming Champagne verboden is”. En bij toewijzing van de proceskosten werd overwogen dat beschermde oorsprongsbenamingen weliswaar niet genoemd worden in artikel 1019 Rv, maar dat dit “niet het gevolg [lijkt] te zijn van een bewuste keuze van de wetgever om beschermde oorsprongsbenamingen uit te sluiten, maar van een omissie.”

Uit WIPO beslissing volgt dat in de UDRP Policy de beschermde oorsprongsbenaming wel bewust is uitgesloten en wordt een voorbeeld gegeven van gebruik van de beschermde oorsprongsbenaming “Champagne” die niet verboden is. Geen reden voor Champagne dus voor CIVC.

Op grond van artikel 4 (a)(i) van de UDRP Policy dient een klager aan te tonen dat de domeinnaam “identical or confusingly similar [is] to a trademark or service mark in which the complainant has rights”. In deze procedure beroept CIVC zich niet op een geregistreerd merkrecht, maar uitsluitend op (i) de beschermde oorsprongsbenaming “Champagne” en (ii) op een “unregistered trademark” gebaseerd op “the English law of passing off”.

Het panel gaat na of het CIVC inderdaad houder is van deze rechten en of een beschermde oorsprongsbenaming en een “unregistered trademark” kunnen worden beschouwd als een recht in de zin van artikel 4 (a)(i) UDRP Policy.

(i) Na wat procedurele overwegingen – het CIVC voelde na een aantal vragen van het panel een negatief oordeel wellicht al aankomen en wilde haar klacht intrekken, de verweerder wilde de procedure voortzetten – stelt het WIPO-panel eerst vast dat CIVC inderdaad houder is van de beschermde oorsprongsbenaming. Maar volgens het panel blijkt uit twee WIPO Reports (30 april 1999, nr. 439 en 3 september 2001, nr. 843 ) de WIPO Overview, 2.0 par. 1.5 dat het een bewuste keuze is geweest van de beleidsmakers om beschermde oorsprongsbenamingen uit te sluiten van de werkingssfeer van de UDRP Policy. Volgens het panel “There has been no change in that position: geographical indications, as such, remain outside the scope of the Policy.”

Het CIVC had nog vier andere procedures aangehaald, waarin zij wel succesvol de overdracht van verschillende champagne-domeinnamen had gevorderd, maar dit was volgens het WIPO-panel niet relevant. In die procedures werd namelijk niet beslist op grond van de UDRP Policy, maar op grond van andere geschillenregelingen. De regelingen van onder meer Frankrijk en België zijn bijvoorbeeld niet beperkt tot “ownership of a trademark or service mark” zoals de UDRP dat wel is. De geschillenregeling van het SIDN voor “.nl” domeinnamen biedt overigens ook meer ruimte dan de UDRP policy, omdat naast beschermde merken ook handelsnamen een grondslag kunnen vormen. (artikel 2.1 (a) (I) SIDN Geschillenbeslechting voor .nl-domeinnamen).

(ii) Ook het beroep op het “unregistered trademark” was voor CIVC niet succesvol:

In this case, the Panel is not satisfied that the Complainant has shown that its rights in the expression “Champagne” constitute an unregistered trademark right of the kind that would satisfy paragraph 4(a)(i) of the Policy. First, the Panel notes that it is generally accepted that, to be a trademark, a sign must be capable of distinguishing the goods or services of an individual undertaking from those of other undertakings. It seems to this Panel that a geographical indication per se does not distinguish the wine of one champagne producer from the wine of another, and so does not fulfill the fundamental function of a trademark of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. (…)

Belangrijker nog is volgens het panel dat het, zoals gezegd, een bewuste keuze is geweest om beschermde oorsprongsbenamingen niet onder de UDRP Policy te brengen.

’Champagne’ may be among the world’s most famous geographical indications, but that in itself is not enough for it to qualify as an unregistered “trademark or service mark” under the Policy.

Verordening 491/2009 EG tot aanpassing van Verordering 1234/2007 EG
De belangenbehartiger van de Champagneboeren heeft tenslotte tevergeefs een beroep gedaan op artikel 118m (quaterdecies) van Verordening EG 491/2009, de bepaling die succesvol werd ingeroepen tegen Unilever’s Champagne shampoo. “Niet in geschil” was destijds dat door Unilever inbreuk werd gemaakt in de zin van dit artikel. Het WIPO-panel gaat nu echter inhoudelijk niet in op dit artikel, maar kijkt strikt naar de UDRP Policy. Zeker gezien de genoemde WIPO-reports – beschermde oorsprongsbenamingen zijn bewust uitgesloten - is het vervolgens een logische beslissing van het panel om de klacht van CIVC af te wijzen. Een beslissing die het CIVC wellicht ook had kunnen verwachten, al oordeelt het panel nog wel dat van kwade trouw van klager geen sprake is: “[it seems] to point more towards incomplete thinking than to bad faith.”

Vrz. Rechtbank Amsterdam 26 juli 2011, KG ZA 11-784 WT/PV (BUMA/STEMRA tegen Target Media B.V. en AIM4Music B.V.)

Met dank aan Quirijn Meijnen, Meijnen Advocatenkantoor

Auteursrecht. Streaming en beltonen. Target Media en Aim4Music zijn aanbieders van beltonen en downloads en streams waarmee zij (onder meer) muziekwerken behorende tot het Buma/Stemra-repertoire openbaar maken en verveelvoudigen in de zin van de Auteurswet. Weigering aangaan van licentieovereenkomst met Buma/Stemra, hoewel er vergaande concessies zijn gedaan.

Het kan van Buma/Stemra niet gevergd worden om de periode waarin Target Media en Aim4Music formeel geen verplichtingen jegens de bij Buma/Stemra aangeslotenen hebben nog langer te laten voortduren. Het door Buma/Stemra gevorderde verbod voldoet is toewijsbaar. Dwangsom wordt gematigd, gemaximeerd en pas verbeurd ná 1 september 2011. De vraag of Target Media ook in het verleden aan informatieplicht heeft voldaan vraagt nader onderzoek (afgewezen). Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv voor Target Media c.s..

De vraag of de "embedded link" wel een zelfstandige openbaarmaking is, dient in een bodemprocedure aan de orde te komen.

4.4. Anders dan door Target Media c.s. betoogd, is niet aangetoond of aannemelijk gemaakt dat zij thans over toestemming van de door Buma/stemra vertegenwoordigde auteursrechthebbenden beschikt om de werken daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen. Weliswaar zijn partijen, zoals door Target Media c.s. gesteld, in artikel 1, onder f, van de schikkingsovereenkomst overeengekomen dat zij zouden onderhandelen over verlenging van de overeenkomst beltonen online voor de periode na 1 januari 2007, maar neit is aangetoond dat die onderhandelingen op enige moment daadwerkelijk tot een verlenging van die overeenkomst na 1 januari 2007 heeft geleid. (...)

4.5. Op grond van het voorgaande is op dit moment voldoende aannemelijk dat voor zover door Target Media c.s. bij de door haar aangeboden beltonen, downloads en streaming gebruik wordt gemaakt van het Buma/Stemra-repertoire,daarbij een inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van de bij Buma/Stemra aangesloten auteursrechthebbenden.

4.6. Voor zover Target Media c.s. heeft betoogd dat de door Buma/Stemra per 1 januari 2010 aangeboden "Overeenkomst inzake digitale muziekdistributie" niet werkbaar is en dat daarom in redelijkheid niet van haar kan gevraagd om die te tekenen, wordt zij daarin niet gevolgd. Allereerst is door Target Media c.s. niet betwist, zoals door Buma/Stemra gesteld, dat andere aanbieders van beltonen, downloads en streams soortgelijke overeenkomsten wel hebben ondertekend en ook conform het bij die overeenkomst als bijlage gevoegde rapportageformulier aan Buma/Stemra rapporteren. Verder is ter terechtzitting gebleken dat op de bespreking van 16 juni 2011 nog vergaande concessies zijn gedaan zodat partijen er toen dachten uit te zijn. Daarnaast is van de zijde van Buma/Stemra ter terechtzitting aangeboden dat Target Media c.s. de overeenkomst onder voorbehoud van rechten ondertekent en de resterende geschilpunten voorlegt aan de bodemrechter. De door Target Media c.s. genoemde formele bezwaren, waaronder de vraag of een embedded link überhaupt wel als een openbaarmaking gekwalificeerd dient te worden, kunnen dan in die procedure aan de orde worden gesteld. Voor het onderhavige kort geding zijn die bezwaren onvoldoende toegelicht, dan wel vergen deze een nader onderzoek naar de feiten waar zich een kort geding niet voor leent. Op dit moment is echter onvoldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Buma/Stemra zich bij de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst onredelijk opstelt dan wel misbruik maakt van haar positie, althans, wordt in de door Target Media c.s. gezien om zonder de toestemming van de auteursrechthebbenden een inbreuk te (blijven) maken op het Buma/Stemra-repertoire.

4.7. Gelet op het hiervoor overwogene is op dit moment voldoende aannemelijk dat de vordering van Buma/Stemra om Target Media c.s. te verbieden een inbreuk te maken op werken van de bij Buma/Stemra aangesloten auteursrechthebbenden in een bodemprocedure zal worden toegewezen. Daarnaast is voldoende aannemelijk dat Buma/Stemra een spoedeisend belang heeft bij die vordering om zodoende een verdere inbreuk tegen te kunnen gaan. Het kan van Buma/Stemra niet gevergd worden om de periode waarin Target Media en Aim4Music formeel geen verplichtingen jegens de bij Buma/Stemra aangeslotenen hebben nog langer te laten voortduren. het door Buma/Stemra gevorderde verbod voldoet daarmee aan het hiervoor onder 4.2. geformuleerde criterium en is daarmee ook in dit kort geding toewijsbaar. De tevens gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. In het kader van het bedrijfsbelang van Target Media c.s. en om het partijen mogelijk te maken alsnog een regeling zoals besproken in 4.6. van dit vonnis te bereiken, zal evenwel worden bepaald dat de dwangsommen na de betekening van dit vonnis pas met ingang van 1 september 2011 dor Target Media c.s. zullen worden verbeurd.

 

W. Hart, 'Meer dan duizend woord. Over figuren in het IE-recht', 30 augustus 2011, IEF 10126.

In het IE-recht wordt met twee maten gemeten bij het interpreteren van figuren. In het octrooirecht worden figuren veel restrictiever geïnterpreteerd dan in het auteursrecht en in het modelrecht.

Aan de hand van Eestairs vs. Dirrix, Tripp Trapp zaak (30 juni 2009), Rolf Benz vs. Zijlstra, Spanplafond en de Mop-zaak wordt casuïstisch een beschouwing gemaakt van de maten waarmee wordt gemeten:

In het auteursrecht en in het modelrecht kan veel, zo niet alles uit een figuur worden afgeleid. De geïnformeerde gebruiker heeft zelfs aan een vrij wazige figuur (Benz-zaak) genoeg om de onderscheidende kenmerken van een product te herkennen, uit de context te halen, in woorden te vatten en als auteursrechtelijk danwel modelrechtelijk beschermd te identificeren. In het octrooirecht daarentegen kan een vakman volgens de Haagse rechtbank vrijwel niets uit een figuur afleiden.

(...) Voor een vakman of geïnformeerde gebruiker zegt een plaatje meer dan duizend woorden. Dat is zo in het auteursrecht, dat is zo in het modelrecht en dat hoort ook zo te zijn in het octrooirecht.

STEG LEZING met aansluitende netwerkborrel woensdag 26 oktober 2011 om 19.30, Hortus Botanicus Amsterdam
 
Mw. mr. W. Tonkens-Gerkema, 20 jaar onrechtmatige perspublicaties – het perspectief van de rechter door de jaren heen, 26 oktober 2011, om 19:30 Hortus Botanicus, Amsterdam
 
Mw. mr. Wil Tonkens-Gerkema, voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam, zal op woensdag 26 oktober a.s. een interactieve lezing verzorgen over onrechtmatige perspublicaties. Zij kan en zal daarbij putten uit een schat aan ervaring; in de afgelopen 20 jaar wees zij vonnissen in de meest uiteenlopende zaken. Overvaljournalistiek, heimelijk gemaakte beeld- en geluidsopnamen en beledigde BN’ers – het passeerde allemaal de revue. De spreker zal onder meer ingaan op de modes en trends in de media, en hoe deze hun weerslag hebben op de rechtspraak over perspublicaties. Daarbij zal zij niet schromen om inzicht te geven in haar eigen (wijze van) beoordeling. Een leerzaam kijkje in de keuken van deze ervaren president in kort geding.

Wat:                      STEG-lezing gevolgd door netwerkborrel
Door:                    Mw. mr. W. Tonkens-Gerkema
Voor:                    Advocaten, rechters, bedrijfsjuristen en professionals werkzaam in de entertainmentbranche 
Waar:                    Hortus Botanicus (Laranjazaal), Plantage Middenlaan 2, Amsterdam
Wanneer:           26 oktober 2011
Aanvang:            Lezing 19.30 uur, borrel 21.30 uur
Entree:                € 50 contant bij binnenkomst, kwitantie beschikbaar
NOvA-punten: 2 juridisch
Aanmelden/meer informatie:      Per e-mail naar steg@online.nl

Vzr. Rechtbank Arnhem 26 augustus 2011, LJN BT2760 (Heijboer c.s. tegen Fanahave Ltd.)

Architect. Auteursrecht.  Licentiecontract. Fanartikelen voor Nederlandse en Europese markt. Miniatuur voetbalstadion Rat Verlegh-stadion. "Evenmin kan worden gezegd dat door de verkleining de auteursrechtelijk beschermde trekken van het stadion verloren zijn gegaan. Deze trekken zijn ook na de verkleining in het miniatuurmodel goed waarneembaar."

Vorderingen worden toegewezen: Afnemers en derden verzoeken exemplaren te retourneren en vernietigen, reclamematerialen vernietigen, opgave door registeraccount, dwangsommen, en kostenveroordeling Fanahave.

4.1. Voorop wordt gesteld dat voor zover het stadion een auteursrechtelijk beschermd werk is, waarover hierna meer, ook het vervaardigen van een miniatuurmodel van dat stadion een recht is dat uitsluitend toekomt aan de maker/ontwerper van dat stadion, de architect, en dat wanneer anderen een miniatuurmodel van het stadion vervaardigen zij inbreuk (kunnen) maken op het auteursrecht van de architect. Dit betekent dus dat indien ere auteursrecht rust op (het ontwerp van) het stadion, dit auteursrecht mede omvat het recht om - bij uitsluiting van anderen - verveelvoudigingen daarvan te maken in de vorm van schaalmodellen en/of miniatuurmodellen. Voor een andersluidende opvatting biedt de Auteurswet geen aanknopingspunten.

4.9. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het stadion wat deze trekken betreft een auteursrechtelijk beschermd werk is in de zin van artikel 1 juncto 10 Aw.

4.13. Dat in het miniatuurmodel van Fanahave de wezenlijke kenmerken van het stadion zijn overgenomen ligt overigens ook voor de hand, omdat Fanahave juist een product op de markt heeft willen brengen dat een min of meer natuurgetrouwe weergave vormt van het oorspronkelijke voetbalstadion. Immers, de voornaamste doelgroep van het miniatuurmodel zijn de NAC-supporters. Voor de hand ligt dat zij geen miniatuurmodel willen van een willekeurig voetbalstadion, maar van het Rat Verlegh-stadion (het NAC-stadion), dat dus ook als zodanig herkenbaar moet zijn.

Lees het vonnis hier (opgeschoonde pdf / LJN / grosse)

Vrz. Rechtbank Leeuwarden 24 augustus 2011, LJN BR5864 (De Scheidingsplanner B.V. tegen Scheidingskantoor [X] B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Jos Borsboom en Michelle Peters, Borsboom & Hamm advocaten. 

Adwords. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Vordering staken gebruik Scheidingsplan(ner), ook op website en verwijderen uit Adwords inclusief een rectificatie op de website.

Scheidingsplanner houdt zich vanaf 2006 bezig met geven van (financiële en juridische) adviezen rondom relatiebeëindigingen. Diverse Benelux beeld- en woordmerken.

Gebruik moet worden gestaakt obv 2.20 lid 1 sub a en b BVIE. Ook op website: terzitting heeft Scheidingskantoor [X] verklaard dat zij het woord 'Scheidingsplanner' ook niet nodig heeft voor het uitoefenen van haar bedrijf, vorderingen stuk voor stuk toegewezen, daarom in citaten;

Gebruik merknaam
4.3.10. Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat Scheidingskantoor [X] zonder toestemming van De Scheidingsplanner gebruik maakt, dan wel heeft gemaakt van een trefwoord gelijk aan het door De Scheidingsplanner gedeponeerde woordmerk en van trefwoorden die overeenstemmen met door De Scheidingsplanner gedeponeerde beeldmerken. Voorts acht de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk geworden dat Scheidingskantoor [X] deze trefwoorden heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst opinternet (Google AdWords).

4.3.12. Vervolgens moet worden getoetst of hierdoor verwarringsgevaar is ontstaan naar de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen ontwikkelde maatstaf.
Dit is het geval wanneer (zie ro 4.3.5.) de advertentie van Scheidingskantoor [X], die zichtbaar wordt als gevolg van het gebruik van een zoekwoord dat overeenstemt met een merk van De Scheidingsplanner, het de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van De Scheidingsplanner of eeneconomisch met haar verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van Scheidingskantoor [X].

4.3.13. Door De Scheidingsplanner is aangevoerd dat zij veel heeft geïnvesteerd om haar naam en merk zo groot mogelijk te maken. Zo adverteert zij in landelijke en regionale bladen, via radiocommercials en heeft zij haar eigen bedrijfswagens en bedrijfskleding. Voorts is door De Scheidingsplanneronweersproken aangevoerd dat Scheidingskantoor [X] een kleine speler is, terwijl De Scheidingsplanner marktleider isop het gebied van financiële advisering rond echtscheiding met 84 franchisevestigingen en een grote (merk)naamsbekendheid in de scheidingswereld. Volgens De Scheidingsplanner is het voor de consument bij het intikken van de door Scheidingskantoor [X] gebruikte trefwoorden 'Scheidingsplanner, 'scheidingsplanner', 'De Scheidingsplanner' en 'de Scheidingsplanner' niet duidelijk dat zij middels de getoonde link niet verwezen wordt naar de merkhouder De Scheidingsplanner of één van haar franchisenemers maar naar Scheidingskantoor [X]. Deze onduidelijkheid wordt versterkt doordat in de advertentie van Scheidingskantoor [X] de woorden (De) Scheidingsplanner vetgedrukt staan afgebeeld en Scheidingskantoor [X] in haar advertentie op geen enkele wijze de indruk wegneemt dat zij is gelieerd aan De Scheidingsplanner.
Scheidingskantoor [X] heeft het verwarringsgevaar slechts betwist met de stelling, onder verwijzing naar het aantal "hits", dat het woord scheidingsplanner onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Echter, hiervoor is reeds overwogen dat deze stelling wegens een gebrek aan onderbouwing niet gevolgd kan worden.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is aldus op grond van het voorgaande voorshands voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van verwarringsgevaar in de hiervoor bedoelde zin.

4.3.14. De vordering sub a kan worden toegewezen. Nu een verbod als door De Scheidingsplanner gevorderd reeds toewijsbaar is wegens inbreuk op haar merken, kan toewijzing daarvan op andere grondslagen (gestelde inbreuk op de handelsnaam dan wel anderszins onrechtmatig handelen van Scheidingskantoor [X]) -nog daargelaten welk (spoedeisend) belang zij daarbij zou hebben- onbesproken blijven.

Gebruik op website
4.4. De Scheidingsplanner heeft letterlijk gevorderd “dat de voorzieningenrechter gedaagde zal verbieden”om de namen en merken 'de Scheidingsplanner', 'Scheidingsplanner' en 'Scheidingsplan' te verwijderen van de website van Scheidingskantoor [X]. De voorzieningenrechter begrijpt deze vordering inde context van de overige vorderingen aldus dat De Scheidingsplanner een veroordeling wenst, althans een gebod, dat voormelde namen en merken van de website van Scheidingskantoor [X] verwijderd worden. De voorzieningenrechter zal deze vordering toewijzen nu door Scheidingskantoor [X] geen gronden zijn aangevoerd die het gebruik van voormelde namen en merken van De Scheidingsplanner op haar website kunnen rechtvaardigen. Bovendien is door Scheidingskantoor [X] bij monde van haar bestuurder, mevrouw [X], terzitting verklaard dat zij het woord 'Scheidingsplanner' ook niet nodig heeft voor het uitoefenen van haar bedrijf.

Adwords-vordering
4.5.3. De vordering sub c kan dan ook worden toegewezen met dien verstande dat Scheidingskantoor [X] enkel zoekmachine Google behoeftaan te schrijven ten aanzien van de zoekwoorden 'De Scheidingsplanner', 'Scheidingsplanner' en 'scheidingsplanner'.

Rectificatie
4.6. Scheidingskantoor [X] heeft ter zake de vordering tot rectificatie geen zelfstandig gemotiveerd verweer gevoerd zodat deze vordering kan worden toegewezen.

Dwangsommen
4.7. De gevorderde oplegging van dwangsommen zal worden toegewezen, zoals in het dictum zal worden geformuleerd. De voorzieningenrechter zal een maximum aan de te verbeuren dwangsommen verbinden. Het bedrag van zowel de dwangsom als het maximum staat in een redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging.

5. onder e. bepaalt dat Scheidingskantoor [X] voor iedere overtreding van voormelde veroordelingen een dwangsom verbeurt van € 5.000,00 vermeerderd met € 2.000,00 voor iedere dag of gedeelten van een dag dat de overtreding

f. verbindt aan de aldus te verbeuren dwangsommen een maximum van €50.000,00;

Proceskosten + nakosten
4.9 (...) Nu Scheidingskantoor [X] voor het overige niet dan wel onvoldoende gemotiveerd heeft bestreden dat de gevorderde kosten redelijk en evenredig zijn, worden de proceskosten aan de zijde van De Scheidingsplanner overeenkomstig haar opgave begroot op€ 13.196,98 aan salaris advocaat en explootkosten en € 568,- aan vast recht, derhalve in totaal € 13.764,98. Voorts wordt Scheidingskantoor [X] veroordeeld in de gevorderde nakosten.

Lees het vonnis hier (link / pdf)

Rechtbank Almelo 10 augustus 2011, LJN BR6153 (Prescan B.V. tegen Privatescan B.V.)

Potentiële Google AdWords toepassing (IEF 8692). Adwords. Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Gebruik van Adwords en overeenstemmende domeinnamen. Bevoegdheid. Procedures in conventie en reconventie. Inbreuk/vaststelling niet-inbreuk (inclusief vervallenverklaring en doorhaling) op een Gemeenschapsmerk, beoordeling bevoegdheid met in achtneming van de Verordening 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk en met inachtneming van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. In het belang van de proceseconomie en het voorkomen van tegenstrijdige uitspraken ambtshalve verwijzing op grond van 220 Rv.

30.   Wat dan nog resteert, is de vraag wat dan moet gebeuren met de na die verwijzing resterende procedures in conventie en in reconventie.

31.   Hoewel artikel 220 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet in een ambtshalve verwijzing voorziet, acht de rechtbank voldoende grond aanwezig om zowel in conventie als in reconventie daartoe wel over te gaan. In casu is duidelijk dat de proceseconomie er niet bij is gediend dat de bijzonder met elkaar samenhangende zaken door verschillende rechters worden beslist. De wettelijke mogelijkheid tot verwijzing wegens connexiteit staat echter niet meer open. Dit door het verstrijken van het in artikel 220 Rv vermelde uiterste tijdstip van indiening van een vordering tot verwijzing (voor eiser: bij dagvaarding; voor de gedaagde vóór alle weren).

32.  De rechtbank is van oordeel dat het belang van de proceseconomie en het voorkomen van tegenstrijdige uitspraken meebrengen dat in een geval als dit ook een ambtshalve verwijzing tot de mogelijkheden moet (blijven) behoren. De omstandigheid dat de wetgever deze mogelijkheid niet (langer) expliciet heeft geschapen, staat daaraan niet in de weg. De in artikel 220 Rv neergelegde regel dat een dergelijke verwijzing (slechts) mogelijk is op vordering van een partij, is een gevolg van de plaatsing van dit artikel in de Afdeling in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die gaat over incidentele vorderingen. Uit de parlementaire geschiedenis met betrekking tot deze bepaling wordt niet duidelijk waarom de wetgever geen mogelijkheid heeft geschapen tot ambtshalve verwijzing van een zaak wegens connexiteit, terwijl daar juist in zaken als deze met (voor een deel van de geschillen) een verwijzing naar de exclusief bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmerk, juist alle reden toe is. Voor zover de wetgever voor die aanpak mocht hebben gekozen om de partijautonomie te honoreren en/of te voorkomen dat partijen door een ambtshalve verwijzing worden verrast, staan deze belangen er in het onderhavige geval niet aan in de weg, dat wordt overgegaan tot ambtshalve verwijzing.

33.  Overigens vindt in de rechterlijke praktijk wel vaker een ambtshalve verwijzing wegens – kort gezegd – verknochtheid plaats (zie losbl. Rechtsvordering, laatste aantekening bij artikel 222)., ook in zaken als deze.

I.  Verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de betreffende conventionele vorderingen van Prescan en de betreffende reconventionele vorderingen van [eiser 1] en Privatescan, voor zover deze betreffen de inbreuk/vaststelling niet-inbreuk (al dan niet inclusief vervallenverklaring en doorhaling) op/van een Gemeenschapsmerk en verwijst deze zaken in de stand waarin deze zich thans bevinden, in zoverre naar de rechtbank te ’s-Gravenhage, als de bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmerk;

II.  verwijst de zaken voor het overige - en ook in de stand waarin zij zich thans bevinden - in verband met voornoemde connexiteit, eveneens naar de rechtbank te ’s-Gravenhage.

Lees het vonnis hier (link / pdf).