Rechtbank ‘s-Gravenhage, 7 april 2010, zaaknr. / rolnr: 340373 / 09-2029, Mundipharma Pharmaceuticals B.V. tegen Sandoz B.V.  

Octrooirecht. Controlled release OxyContin.  Toegevoegde materie; (undisclosed) disclaimer. Niet nawerkbaarheid. De Rechtbank acht Mundipharma’s octrooi zoals verleend geldig. Sandoz maakt inbreuk met de 10 en 20 mg doseringen. Provisioneel inbreukverbod toegewezen. Schorsing van de hoofdzaak totdat in oppositie in kracht van gewijsde is beslist. 

Mundipharma is houdster van het Nederlandse deel van het Europese octrooi EP 0 722 730 (hierna: EP 730 of het 730-octrooi). EP 730 heeft betrekking op formuleringen voor gereguleerde afgifte van (pijnstiller) oxycodon of een zout daarvan, zoals oxycodon hydrochloride.  De Oppositie-Afdeling heeft EP 730 gewijzigd in stand gehouden. Tegen die beslissing is beroep ingesteld. De behandeling van die zaak is door de Technische Kamer van Beroep geschorst in afwachting van de beslissing van de Grote Kamer van Beroep (hierna: GKB) in de zaak G2/08, in verband met een van de door Mundipharma ingediende auxiliary requests.

Een aan Mundipharma verbonden onderneming, Purdue Pharma LP, brengt sinds 1996 door haar ontwikkelde oxycodonformuleringen op de markt onder de naam OxyContin. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft bij besluiten van 19 juni 2008 aan Sandoz drie vergunningen verleend voor de verhandeling in Nederland van generieke (matrix-)formuleringen voor gereguleerde afgifte van oxycodon hydrochloride.

Mundipharma vordert (kort gezegd) een (provisioneel) inbreukverbod met nevenvorderingen. In voorwaardelijke reconventie – onder de voorwaarde dat de Technische Kamer van Beroep in de aanhangige oppositieprocedure die conclusies nog niet heeft herroepen – vordert Sandoz de nietigheid van de door Mundipharma ingeroepen conclusies van het Nederlandse deel van EP 730 wegens toegevoegde materie, niet nawerkbaarheid en gebrek aan nieuwheid / inventiviteit.

Toegevoegde materie; (undisclosed) disclaimer

Sandoz stelt zich op het standpunt dat in conclusie 1 van EP 730 (en daarvan afhankelijke conclusies) materie is toegevoegd ten opzichte van de oorspronkelijke aanvrage WO 765 omdat daarin de disclaimer ‘other than an acrylic resin matrix ’ (hierna: ‘de disclaimer’) niet of in elk geval niet duidelijk en ondubbelzinnig zou zijn geopenbaard.

Naar het oordeel van de rechtbank in WO 765 aan de gemiddelde vakman voldoende duidelijk geopenbaard dat ten behoeve van het verkrijgen van de gewenste formulering met verlengde afgifte een controlled release matrix kan worden gebruikt waarin – uitsluitend of onder meer – acrylhars is toegepast. De vakman zal inzien dat in EP 730 zo’n (door middel van een disclaimer van bescherming uitgesloten) matrix kortweg is aangeduid met de term ‘acrylic resin matrix’. Voor de gemiddelde vakman is derhalve duidelijk welke materie door de disclaimer van de beschermingsvang van EP 730 is uitgesloten en daarmee welke materie nog wel door conclusie 1 wordt beschermd.

Of de toevoeging van de disclaimer in het uiteindelijk verleende 730-octrooi al dan niet strijd met het in artikel 84 EOV neergelegde vereiste van duidelijkheid opleverde stond ter beoordeling van de verlenende instantie in München, maar kan volgens de rechtbank thans niet in de beoordeling van de geldigheid van EP 730 worden betrokken nu het niet voldoen aan dat vereiste (in de Rijksoctrooiwet 1995 neergelegd in artikel 25) geen grond voor vernietiging door de nationale rechter kan opleveren.

Anders dan Sandoz heeft betoogd, kan volgens de rechtbank ook niet als juist worden aanvaard dat de GKB in G1/03 met de overweging ‘In any case, the requirements of conciseness and clarity of Article 84 EPC are also applicable to claims containing claims’ heeft beoogd artikel 84 EOV toe te voegen als grond voor vernietiging van een octrooi in een procedure voor de nationale rechter, hoewel geen deel uitmakend van de in artikel 138 EOV limitatief opgesomde nietigheidsgronden. Veeleer dient deze zinsnede te worden beschouwd in de context van de verwijzingszaken die hebben geleid tot G1/03.

Undisclosed disclaimer?

Naar het oordeel van de rechtbank is van een ‘undisclosed disclaimer’ zoals bedoeld in G1/03 alleen sprake indien voor de disclaimer noch voor de materie van de disclaimer (dat wil zeggen datgene wat wordt uitgesloten) een basis kan worden gevonden in de oorspronkelijke aanvrage.  Alleen indien de materie van de disclaimer in negatieve noch positieve zin is geopenbaard in de oorspronkelijke aanvrage kan de disclaimer worden aangemerkt als ‘undisclosed’. Volgens de rechtbank geldt dat de disclaimer niet moet worden aangemerkt als ‘undisclosed’ in de zin van G1/03 en dat deze niet dient te worden beoordeeld aan de hand van de in G1/03 neergelegde vereisten.

Wel ter beoordeling is volgens de rechtbank de vraag of de omstandigheid dat de materie van de disclaimer, die in WO 765 nog in positieve zin was opgenomen, thans in negatieve zin in de vorm van een disclaimer in EP 730 wordt opgenomen, doordat deze materie van bescherming wordt uitgesloten, in strijd komt met artikel 123 (2) EOV. Het is immers denkbaar dat de technische leer van het octrooi daardoor is veranderd. Echter, zoals de gemiddelde vakman volgens de rechtbank zal onderkennen is de disclaimer uitsluitend opgenomen om een juridische reden, namelijk ter voorkoming van dubbele octrooiering. Een technische betekenis kan daaraan niet worden toegekend; de technische leer van het octrooi wordt er niet door gewijzigd. Derhalve valt niet in te zien dat Mundipharma door het opnemen van de disclaimer enig ongerechtvaardigd voordeel zou hebben genoten of dat derden daardoor in hun belangen zouden kunnen zijn geschaad. Aldus acht de rechtbank de in conclusie 1 van EP 730 opgenomen disclaimer toelaatbaar. 

Niet-nawerkbaarheid

Volgens Sandoz is conclusie 1 van EP 730 niet nawerkbaar, omdat de beschrijving niet leert hoe de daarin omschreven plasmaniveaus kunnen worden bereikt. De rechtbank wijst dat standpunt van de hand. Mundiphama heeft – met rapporten van partij-deskundigen onderbouwd – gesteld dat controlled release matrix formuleringen als zodanig op de prioriteitsdatum tot de stand van de techniek behoorden en dat de gemiddelde vakman, op grond van de informatie uit het octrooischrift, waaronder de in de beschrijving en conclusie 9 gegeven correlatie tussen de in vitro dissolutiewaarden en het in vivo plasmaprofiel, en zijn algemene vakkennis, zonder undue burden tot een controlled release matrix kon komen waarmee het in conclusie 1 beschreven in vivo plasmaprofiel kan worden bereikt.

Sandoz heeft – eerst bij pleidooi – nog de stelling naar voren gebracht dat de in het octrooischrift gegeven correlatie tussen het in vitro afgifteprofiel en de te bereiken in vivo plasmawaarden de gemiddelde vakman niet kan helpen om te komen tot het gewenste in vivo profiel, omdat de in vitro dissolutiewaarden niet voldoende nawerkbaar zouden zijn beschreven. De rechtbank gaat daar niet in mee en komt tot de slotsom dat de in vitro waarden voldoende nawerkbaar zijn beschreven. 

Gebrek aan nieuwheid

Het niet-nieuwheidsverweer van Sandoz treft volgens de rechtbank geen doel. De gebruikte hoeveelheid actieve stof van voorbeeld II valt niet binnen de waarden van conclusie 1 en EP 104 bevat evenmin een directe en ondubbelzinnige openbaring van oxycodonzout.

Gebrek aan inventiviteit

Mundipharma heeft aangevoerd – en Sandoz heeft niet gemotiveerd bestreden – dat voor de gemiddelde vakman die zich op de prioriteitsdatum van EP 730 voor een dergelijk (te weten: het vinden van een effectieve pijnstiller voor de behandeling van matige tot hevige pijn met een lagere variabiliteit in de benodigde dosering van patiënt tot patiënt en (inherent daaraan) betere titratie (het instellen van een patiënt op de juiste dosering) probleem gesteld zag, vele wegen openstonden om naar een oplossing te zoeken. EP 193 bevat geen enkele aanwijzing welke weg de gemiddelde vakman zou moeten inslaan om tot de oplossing van zijn probleem te komen. Oxycodon wordt in EP 193 niet genoemd. Niet kan worden aangenomen volgens de rechtbank dat op de prioriteitsdatum oxycodon bij de gemiddelde vakman bekend stond als bruikbaar alternatief voor hydromorfon (of morfine) voor toepassing in een controlled release formulering. Daarom kan evenmin worden geoordeeld dat de keus voor oxycodon in een controlled release formulering voor de gemiddelde vakman die op zoek was naar een oplossing voor het hiervoor geformuleerde probleem voor de hand lag.

Inbreuk op conclusie 1 van EP 730 zoals verleend?

Sandoz heeft niet bestreden dat haar 10 mg en 20 mg formuleringen vallen binnen de beschermingsomvang van conclusie 1 van het 730-octrooi. Sandoz is van mening dat dit echter niet geldt voor haar 5 mg formulering omdat daarmee niet wordt voldaan aan het kenmerk oxycodone salt in an amount equivalent to 10 mg to 160 mg of the oxycodone hydrochloride salt. Het standpunt van Mundipharma (dat de 5 mg formulering, indien gebruikt in combinatie met een andere formulering, inbreuk maakt en voorts dat met de 5 mg formulering indirecte octrooi-inbreuk wordt gepleegd) wordt verworpen. De rechtbank stelt voorop dat een formulering van 5 mg buiten de range valt als opgenomen in voormeld kenmerk van conclusie 1 zodat deze buiten de beschermingsomvang van (conclusie 1 van) het octrooi valt. Slechts in door Mundipharma te stellen (en bij betwisting te bewijzen) bijkomende omstandigheden inhoudende dat de 5 mg formulering geschikt is en ook door Sandoz bestemd wordt om te gebruiken in degeoctrooieerde range kan van indirecte inbreuk sprake zijn.

Aanhouding beslissing inzake geldigheid en inbreuk

Terzake van EP 730 is een oppositieprocedure aanhangig waarin het 730-octrooi door de Oppositie-Afdeling niet ongewijzigd in stand is gelaten. Mundipharma is van die beslissing in beroep gegaan en heeft verschillende hulpverzoeken ingediend. Aldus is thans minst genomen in enige mate onzeker of en zo ja met welke conclusies de verlenende instantie in München EP 730 uiteindelijk in stand zal laten. De rechtbank acht het daarom opportuun om de beslissing terzake van de geldigheid van en inbreuk op dit octrooi aan te houden en gebruikmakend van haar discretionaire bevoegdheid ingevolge artikel 83 lid 4 ROW de hoofdzaak in zoverre te schorsen, totdat in oppositie tegen EP 730 in kracht van gewijsde is beslist.

Provisionele vorderingen

Het gevorderde provisionele inbreukverbod wordt toegewezen. 

Lees het vonnis hier.

Dirk Visser, Universiteit Leiden, Klos Morel Vos & Schaap: De spagaat van GroenLinks (opinie).

GroenLinks: Archaïsch auteursrecht afschaffen (= geen gezeik) én alle kunstenaars financieel onafhankelijk (= iedereen rijk).

"Het is zonder meer te prijzen dat politici als Femke Halsema en Mariko Peters een standpunt innemen over de complexe vraag hoe het verder moet met het auteursrecht op internet (De Volkskrant, vrijdag 2 april, p. 19). Het is echter ook belangrijk dat mensen die daar al iets langer over nadenken wijzen op de onduidelijkheden en de tegenstrijdigheden in hun standpunten.

GroenLinks wil o.a. het auteursrecht verkorten van 70 na de dood van de auteur tot 10 jaar na het moment waarop het werk is gemaakt en het auteursrecht op internet niet meer handhaven. GroenLinks wil ook de financiële onafhankelijkheid van kunstenaars versterken.

“In het dagelijks leven van miljoenen internetgebruikers is onmiddellijke digitale beschikbaarheid normaal”.

Veel internetgebruikers zijn er inderdaad aan gewend dat veel nieuws, muziek en films onmiddellijk én gratis beschikbaar is op internet, ongeacht of het aanbod er van met of zonder toestemming van of vergoeding aan de creatieve makers ervan plaatsvindt.

Na deze feitelijke constatering moet de vraag worden gesteld of dit wenselijk is. Die vraag stelt GroenLinks echter niet. Zij stelt:

Lees hier verder (Webwereld.nl).

Lex Bruinhof, Wieringa Advocaten: Auteursrecht in verkiezingsprogramma's

Het moet niet gekker worden. Terwijl het land in crisis is gedompeld en partijen over elkaar heen buitelen met plannen voor noodzakelijke bezuinigingen, is zowaar ook het auteursrecht een heus verkiezingsthema. Dat kan ik mij toch van eerdere verkiezingen niet in die mate herinneren.

Het zou natuurlijk kunnen dat de opkomst van De Piratenpartij hieraan debet is. Vermoedelijk is deze echter eerder een gevolg dan een oorzaak. Feit is dat het auteursrecht gewoon meer dan vroeger in de belangstelling staat. Dat komt natuurlijk weer vooral door het internet en de nog altijd wat gebrekkige wijze waarop het auteursrecht daar kan worden gehandhaafd. Dat leidt onvermijdelijk tot standpunten over hoe dat anders zou kunnen of moeten.

En dus hebben naast de Piratenpartij ook veel grotere, gevestigde politieke partijen in hun verkiezingsprogramma een heuse paragraaf over het auteursrecht opgenomen. De Volkskrant heeft een aantal programma’s nageplozen en biedt ook wat commentaar van politici en betrokkenen. Ik beperkte mij even tot de programma's zelf. Onderstaand een kort overzicht (leve CTRL-F!)

Lees hier verder.

Persbericht: "Nichekantoor Hoogenraad & Haak advocaten te Amsterdam heeft zich versterkt met advocate Eva den Ouden. Eva komt van Allen & Overy, waar zij zich sinds 2008 richtte op het intellectuele eigendom, privacykwesties en contractenrecht. Bij Hoogenraad & Haak zal Eva op alle aandachtsgebieden van het kantoor werkzaam zijn: reclamerecht, intellectuele eigendom en productinformatie (‘wat zit erin, waar is het goed voor ?’)."

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 7 april 2010, KG ZA 10-502, European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. en Airbus Operations GMBH tegen Stichting EADS Investors Compensation Foundation  (met dank aan Annemieke Kappert, Kennedy Van der Laan).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Refererend merkgebruik. Eisers maken bezwaar tegen de naam van gedaagde, een stichting die namens verschillende investeerders een collectieve actie start tegen EADS. Vorderingen afgewezen. Geen inbreuk ‘sub d’, geen gebruik als handelsnaam (geen oogmerk van materieel voordeel), geen onrechtmatige daad.

Merkenrecht: 4.5. Vooralsnog is aannemelijk dat de stichting - in tegenstelling tot hetgeen eiseressen hebben gesteld - een geldige reden heeft om het teken EADS op in haar naam te gebruiken. Er is een geldige reden voor de stichting om een teken te gebruiken dat aan haar publiek duidelijk maakt wat haar doel is. De stichting zal in haar naam een verwijzing mogen gebruiken om duidelijk te maken waar zij voor staat teneinde mogelijk gedupeerde investeerders te bereiken. Zij heeft in eerste instantie gekozen daarvoor de naam stichting EADS AIRBUS COMPENSATION FOUNDATION te gebruiken en nadien de naam gewijzigd in stichting EADS INVESTORS COMPENSATION FOUNDATION. Door deze wijziging heeft zij al een concessie gedaan. Het gebruik van de term EADS kan als enigszins refererend worden beschouwd en dient ertoe een link te leggen met haar doelstelling. Van het bestaan van een gelijkwaardig alternatief is vooralsnog niet gebleken. Dat er in de praktijk stichtingen van belangenbehartigers bestaan zoals de Stichting Hypotheekleed of Stichting Leaseverlies die een meer generieke omschrijving in haar naam gebruiken, doet niet af aan het belang van de stichting het teken EADS te gebruiken. Aannemelijk is dat de stichtingen met een meer generieke omschrijving immers gemeen hebben dat de belangen waar zij voor opkomen in het algemeen al meer bekendheid genieten zodat een verwijzing naar het betreffende product of de onderneming niet nodig is. Ook de omstandigheid dat er andere wijzen zijn om publiek te informeren en deelnemers te werven zoals het gebruik van een website doet niet aan af aan de omstandigheid dat de stichting belang heeft bij het gebruik van het teken EADS in haar huidige naam.

4.6. De stichting maakt met het gebruik van het teken EADS feitelijk slechts refererend gebruik van dit teken om aandacht te trekken van mogelijk gedupeerde investeerders. Er wordt geen concurrentie-voordeel uit getrokken. Onder deze omstandigheden kan niet worden gesproken van een ongerechtvaardigd voordeel dat door de stichting door dit gebruik wordt behaald.

4.7. Vooralsnog is ook niet voldoende aannemelijk geworden dat het publiek een verband zal leggen tussen het merk EADS en de diensten van de stichting. (…) In die zin wordt geen afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen.

4.8. Eiseressen stellen vervolgens dat het gebruik van het teken EADS in combinatie met het woord "Compensation" in de naam van de stichting op een negatieve wijze aan de zintuigen van het publiek appelleert en dat daarmee de aantrekkingskracht van het merk EADS vermindert. Dit standpunt wordt niet gevolgd. Het gebruik van het merk EADS in combinatie met woord "compensation" heeft niet per definitie de door eiseressen gestelde negatieve uitstraling. Uit deze combinatie van woorden kan immers niet worden afgeleid dat EADS heeft erkend onrechtmatig te hebben gehandeld en een schadevergoedingsverplichting heeft geaccepteerd. De naam Stichting EADS Investors Compensation Foundation suggereert dat vooralsnog niet. Ook wordt met deze naam niet de indruk gewekt dat EADS de stichting heeft opgericht, dan wel dat dit in samenspraak is gebeurd. Juist door het gebruik van het teken EADS in samenhang met de andere in de naam gebruikte temen wordt duidelijk wat het doel van de stichting is. Niet aannemelijk is dat door dit gebruik de aantrekkingskracht en de goodwill van het merk EADS vermindert. De stichting verwijst zoals zij heeft aangevoerd met het woord "investors" ook duidelijk naar de investeerders van EADS hetgeen beter aansluit bij de doelstelling van de stichting. Door het weglaten van het teken Airbus is het gevaar voor eventuele reputatieschade aan het Airbus concern, dat niet direct in de statuten van de stichting wordt genoemd, geweken. Een en ander leidt tot de slotsom dat de stichting door het gebruik van het teken EADS geen afbreuk doet aan de reputatie van EADS en niet handelt zoals in artikel 2.20, eerste lid sub d BVIE vermeld. Er derhalve geen sprake is van merkinbreuk op grond van dit artikel.

Handelsnaamrecht: 4.10. De stichting handelt volgens eiseressen tevens in strijd met artikel 5 en 5a HNW. Dat standpunt wordt niet gevolgd. Op grond van artikel 1 HNW wordt onder handelsnaam verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Van een onderneming is volgens de wet sprake indien in een georganiseerd verband het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwezig is. Er is weliswaar sprake van een georganiseerd verband, maar nu de stichting handelt met het doel vergoeding te verkrijgen om de beweerde door de investeerders geleden schade te compenseren, kan niet worden gezegd dat de stichting handelt met het oogmerk van materieel voordeel. Dat laatste impliceert immers dat er een commercieel voordeel wordt behaald. Op grond van het voorgaande kan niet worden gesproken van het voeren van een handelsnaam in de zin van de HNW. De hierop gegronde vordering wordt dan ook afgewezen.

Onrechtmatige daad: 4.1 1. Vervolgens is de vraag aan de orde of het handelen van de stichting door het gebruik van het teken EADS in haar naam als onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW is aan te merken. De stichting is in principe vrij een naam te kiezen waarmee zij kan verwijzen naar haar doelstelling. Zij mag daarbij, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Uit het voorgaande volgt dat vooralsnog niet is komen vast te staan dat sprake is van reputatieschade of een andere inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van eiseressen. Daarnaast is ook niet aannemelijk dat eiseressen op enigerlei wijze schade hebben geleden door het handelen van de stichting. De stichting heeft slechts een klein bereik en het aantal gedupeerde investeerders die zij wil bereiken en zal bereiken, inmiddels zijn dat er in totaal 15, is relatief gering.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 8 april 2010, KG ZA 10-0261, Coty Prestige Lancastère Group GmbH tegen tegen FM Group Nederland B.V. c.s. (met dank aan Milica Antic, Arnold & Siedsma).

Merkenrecht. Vergelijkingstabellen parfum. Haagse L'Oréal/Bellure-variant, deel II. “Met betrekking tot hoofdzakelijk hetzelfde geschil is tussen partijen een eerder kort geding gevoerd voor deze zelfde voorzieningenrechter”( Vzr. Rechtbank ‘s- Gravenhage, 14 oktober 2009, IEF 8266). Eiser Coty vordert en krijgt i.c. uitbreiding van het eerdere gegeven inbreukverbod. Geen matiging 1019h proceskosten i.v.m. “bovengemiddeld inzet van recherche”.

4.6. Coty stelt in dit tweede kort geding dat haar van nieuwe omstandigheden is gebleken die indiceren enerzijds dat FM Group zelf vergelijkingslijsten verspreidt en anderzijds, voorzover FM Group haar distributeurs al enig verbod oplegt, dat dit verbod in elk geval niet wordt gehandhaafd op een wijze die effectief is. (…)
 
4.8. (…) Nu dit feiten zijn die Coty in het eerste kort geding niet heeft gesteld en ook niet kon stellen omdat ze haar onbekend waren of zich nog niet hadden voorgedaan, zijn deze feiten in dit tweede kort geding als nieuwe feiten aan te merken. (…) Het gezag van gewijsde kan hier niet worden ingeroepen reeds omdat een vonnis in kort geding - als voorlopige voorziening - geen gezag van gewijsde heeft.

(…) 4.15. Samengevat betekent dit dat Coty binnen de grenzen van de bewijsmogelijkheden van het kort geding voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat FM Group zelf de vergelijkingslijst verspreid en dat FM Group een door haar opgelegd verbod tot verspreiding onder haar distributeurs niet handhaaft op een wijze die effectief is.

4.16. Dit zijn feiten en omstandigheden die onvoldoende vast stonden ten tijde van het eerste kort geding. Nu dat thans anders is geworden is er nu reden om andere en verder gaande maatregelen op te leggen tegen FM Group dan in het eerste kort geding. Wat betreft de vorderingen van Coty betekent dat het volgende.

(…)

4.21. De door Coty opgegeven kosten zijn hoger dan het bedrag voorzien volgens het indicatietarief voor een modaal kort geding. Gelet daarop en de betwisting zijn zij te toetsen aan de maatstaf van evenredigheid en redelijkheid voorzien in artikel 1019h Rv. De voorzieningenrechter heeft er acht op geslagen dat deze zaak een bovengemiddeld inzet van recherche heeft gevergd. In dat licht is de declaratie zijdens Coty niet als onevenredig of onredelijk aan te merken. Het gevorderde bedrag zal dan ook worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Zwolle, 21 december 2009,  LJN: BL7626, GAC Group Of Companies B.V. tegen Bbl Black Box Logistics Europe B.V.

Auteursrecht. Software. Wel auteursrecht op ‘add-ons’ en andere maatwerksoftware, maar geen inbreuk. Uit de moet worden afgeleid dat GAC toestemming heeft verleend aan Black Box voor het gebruik. Dat de licentie (alleen) op naam stond van een zustervennootschap) doet daaraan niet af.

Eiser GAC heeft in aanvulling op de softwaremodules van Microsoft zogenaamde ‘add-ons’ en andere maatwerksoftware vervaardigd die is gebruikt door (de inmiddels failliete zustervennootschap) Novacare en door gedaagde Black Box. Black Box erkent dat de ICT-overeenkomst in 2005 is gesloten tussen Novacare en GAC. Zij erkent ook dat GAC auteursrecht heeft op de door haar vervaardigde maatwerkoplossingen en add-ons.

4.6. (...) Dat het een uitsluitend recht is impliceert dat derden voor de door de wet bestreken gebruiksvormen als regel de toestemming van de auteursrechthebbende behoeven. Het gaat derhalve om de vraag of Black Box inbreuk maakt op het auteursrecht van GAC door gebruik te maken van door GAC in opdracht van Novacare ontwikkelde software. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat GAC vanaf 2006 producten is gaan ontwikkelen voor Black Box. GAC heeft vanaf 2006 tot september 2009 ingestemd met het gebruik door Black Box van de door GAC ontwikkelde software. GAC heeft in die jaren specifieke software voor Black Box ontwikkeld en er is gedurende ongeveer een jaar een GAC-consultant bij Black Box in vaste dienst geweest.
Uit deze omstandigheden – die door GAC niet worden betwist – moet worden afgeleid dat GAC toestemming heeft verleend aan Black Box voor het gebruik van de door haar ontwikkelde add-ons en maatwerksoftware en dat Black Box geen inbreuk maakt op het auteursrecht van GAC door het gebruik van deze producten. Dat de licentie (alleen) op naam stond van Novacare doet daaraan niet af.

4.7. GAC beroept zich voorts op het bepaalde in artikel 15.1. en 15.2 van de algemene voorwaarden. Tussen partijen staat vast dat Novacare contractspartij is bij de overeenkomst en dat licenties zijn verleend aan Novacare. Voorts staat echter vast dat de add-ons en de maatwerksoftware niet door Novacare, maar door GAC zelf aan Black Box in gebruik zijn gegeven. Niet valt dan ook in te zien dat het gebruik van deze software door Black Box in strijd is met artikel 15.2 van de algemene voorwaarden. De software wordt immers gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Dan laat de voorzieningenrechter nog daar dat Black Box – naar de mening van GAC – nu juist geen contractspartij van GAC was of is. Indien Black Box geen contractspartij is, kan tegenover haar geen beroep worden gedaan op de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.

Lees het vonnis hier.

"Mr.dr. Tobias Cohen Jehoram (1967) is per 1 april 2010 benoemd tot hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit. Het betreft een nieuwe leerstoel binnen de Sectie Handels- en Ondernemingsrecht van de capaciteitsgroep Privaatrecht. 

Cohen Jehoram is sinds 2007 aan de EUR verbonden. Het door hem gedoceerde vak Intellectual Property Rights werd dit jaar door de rechtenstudenten uitgeroepen tot Beste Mastervak.

Cohen Jehoram promoveerde in 2009 op het proefschrift Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief, dat de basis vormde voor het handboek Industriële Eigendom deel 2, Merkenrecht (Kluwer 2008). Dit voorjaar verschijnt het Engelstalige boek European Trademark Law (Kluwer Law International 2010), waarvan hij eerste auteur is. Hij publiceert regelmatig in vaktijdschriften, meestal over merkenrechtelijke onderwerpen. In het onderzoek en onderwijs zal dan ook bijzondere nadruk op het merkenrecht komen te liggen.

Cohen Jehoram blijft voor 4 dagen per week als advocaat (partner) verbonden aan De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam in de sectie IP/ICT. In zijn praktijk ligt de nadruk op het merken-, modellen- en auteursrecht (deels in de cassatiepraktijk)."

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 april 2010, zaaknr. HD 200.025.612, Van Loon-Sealskin B.V. tegen Riho International B.V. (met gelijktijdige dank aan Wim Maas, Banning & Adonna Alkema, Klos Morel Vos & Schaap).

Bodem in badenzaak (zie voor eerste instantie: Rechtbank Breda, 16 juli 2008, IEF 6496). Contractueel IE-recht. Auteursrecht, modellenrecht en/of slaafse nabootsing komen niet (meer) direct ter sprake. Geschil draait om de woorden ‘duidelijk verschil’ in de onthoudingsverklaring. Mooi samengevat door het hof zelf :  “In dit geval gaat het om het begrippenpaar "duidelijk verschil". Anders dan het woord "duidelijk" suggereert, is daarmee niet aanstonds duidelijk wat met "duidelijk verschil" wordt bedoeld.” 

De rechtbank oordeelde in haar vonnis dat voor alle drie de baden gold dat er
een voldoende "duidelijk verschil" was zodat Riho niet in strijd had gehandeld met de onthoudingsverklaring. Het hof wijkt gedeeltelijk af van dit oordeel. In citaten:

4.3.6. In dit geval gaat het om het begrippenpaar "duidelijk verschil". Anders dan het woord "duidelijk" suggereert, is daarmee niet aanstonds duidelijk wat met "duidelijk verschil" wordt bedoeld.

4.3.7. Naar 's hofs oordeel kan daarbij niet worden geabstraheerd van de markt waarom het gaat. Het aantal basisvormen voor ligbaden is beperkt. Binnen die grondvormen is het aantal variaties, gelet op de functionele en technische vereisten, uiteindelijk eveneens beperkt. De door de partijen overgelegde brochures (ook van andere merken) wijzen daar ook op. Naarmate de variatiemogelijkheden geringer zijn, zal ook eerder een bepaald verschil als een "duidelijk verschil" worden aangemerkt.

(…)

4.5.2. Bedoeld begrippenkader ("onvolkomen herinneringsbeeld") is ontleend aan de IE-praktijk. Dat is echter niet direct van toepassing, omdat de onthoudingsverklaring weliswaar haar oorsprong vond in een auteursrechtelijk dispuut, doch de thans aan de orde zijnde vraag- namelijk of is gehandeld in strijd met de onthoudingsverklaring- op zijn eigen merites moet worden beoordeeld. Het gaat om het begrip "duidelijk verschil". Dat heeft het hof te toetsen, en dat kan het hof toetsen door de baden naast elkaar te bekijken. Of afnemers door een onvolledig herinneringsbeeld in verwarring zouden kunnen komen is voor de vraag of er voldoende duidelijk verschil was in de zin van de onthoudingsverklaring niet van doorslaggevende betekenis.

(…)

4.15. Het hof geeft hierna een omschrijving van de verschillen tussen de diverse baden. Daarbij zal het hof, voor zoveel mogelijk, alle verschillen benadrukken, ook de verschillen die enkel goed waarneembaar zijn indien de baden naast elkaar staan op diverse wijze worden belicht, of de verschillen die niet zichtbaar, maar wel voelbaar zijn.

(…)

4.15.6. Het hof komt tot hetzelfde oordeel als de rechtbank en als het Gerechtshof Amsterdam in het kort geding. Alle elementen, overeenkomsten en verschillen, in aanmerking genomen, en gelet op de beperkte reikwijdte van de onthoudingsverklaring, zijn de verschillen van dien aard dat sprake is van een "duidelijk verschil" als bedoeld in die verklaring. De afwijking van de Lima ten opzichte van de Arizona is ook groot genoeg om te kunnen oordelen dat zich niet de situatie voordoet als beschreven in rov. 4.9.1, voorlaatste volzin. Mitsdien handelt Riho met de Lima niet in strijd met de onthoudingsverklaring. 

(…)

4.16.2. In de voorgaande rechtsoverweging ligt besloten dat de thans aanwezige verschillen te gering zijn om gekwalificeerd te worden als een "duidelijk verschil". Mitsdien handelt Riho met de Bogota in strijd met de onthoudingsverklaring.

(…)

4.17.2. Zoals hiervoor reeds overwogen gaat het in beginsel om vergelijking tussen de nieuwe Riho-modellen en de Senso baden, niet om de oude modellen, maar komt tegen de achtergrond van een redelijke uitleg van de onthoudingsverklaring ook enige betekenis toe aan de mate van gelijkenis tussen de oude modellen van Rilio en de Senso baden en de mate van gelijkenis tussen de oude en nieuwe Riho baden. Bij de Lima beschikt het hof over een Arizona-bad, zodat die in de beschouwingen kan worden betrokken. Bij de Bogota heeft het hof geen overeenkomende eerdere versie nodig om te komen tot het hiervoor omschreven oordeel. Doch bij de Panama heeft het hof er behoefte aan om (indien dit nog ergens beschikbaar is) de eerdere versie (de Houston) zelf te bekijken.

4.17.3. Mitsdien zal het hof de zaak naar de rol venvijzen teneinde partijen in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over de beschikbaarheid van een "oud" onregelmatig zeshoekig bad (Houston). Indien dit het geval is, kunnen bij gelegenheid van een nader te bepalen zitting alsnog een Senso 145, een Bogota, en een Houston naast elkaar worden getoond.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof Amsterdam, 6 april 2010, zaaknr. 200.037.050/01 SKG, Unilever Nederland N.V. tegen Reckitt Benckiser Healthcare (met gelijktijdige dank aan Moïra Truijens en Gregor Vos, Vos, Klos Morel & Schaap en Marlou van de Braak & Henriëtte van Helden, De Brauw Blackstone Westbroek).
 
Reclamerecht. Eindarrest in toiletreinigerszaak (tussenarrest en vonnis in kort geding vanaf IEF 8187). Gedeeltelijke vernietiging vonnis waarvan beroep. In het kort: terecht bezwaar tegen ongelijke kleuring van de twee helften van de toiletpot in de commercial; ‘zure toiletreinigers’ en ‘bleekreinigers’ mogen met elkaar vergeleken worden; de claim dat Harpic beter werkt dan bleek tegen hardnekkig vlekken  (“bijvoorbeeld aangekoekte/ingedroogde poepresten”) is toelaatbaar; de claim dat Harpic “overal in één keer hardnekkige vlekken” verwijdert is niet toelaatbaar; claim ‘bedekt beter dan bleek’ is niet toelaatbaar; weggooien gele fles is niet denigrerend; beeld vrouw met toolbelt die een verfroller gebruikt is eveneens niet onnodig denigrerend.

Concluderend mag de commercial in ‘de huidige formule’ voor Harpic Max niet meer worden uitgezonden, maar worden partijen over en weer in het gelijk gesteld. En waarschijnlijk tot vreugde van gedaagde komt het hof zelfs met een(geoorloofde) boodschap/ pay off voor een nieuwe commercial: 4.9. Grief VIII van Unilever heeft betrekking op het weggooien  van de gele fles aan het einde van de reclamefilm  Met de voorzieningenrechter is het hof van oordeel dat dit  beeld niet als onnodig denigrerend is te beschouwen nu het moet  worden gezien als illustratie van de (geoorloofde) boodschap  van de reclame-uiting dat het gebruik van een bleekproduct niet  meer nodig is omdat de toiletpot met gebruikmaking van alleen  Harpic Max (in alle opzichten) adequaat wordt gereinigd.

Procesrechtelijk is wellicht opmerkelijk dat het arrest is gewezen op 28 oktober 2009 en uitgesproken op 6 april 2010.

Lees het arrest hier.