Persbericht: Buma/Stemra draagt nieuwe directievoorzitter voor. Het bestuur van Buma/Stemra maakt vandaag bekend dat zij Hein van der Ree voordraagt voor de functies van statutair directeur en directievoorzitter aan de Algemene Ledenvergadering op 22 maart aanstaande. Daarnaast draagt het bestuur Cees van Rij, huidig directeur Juridische Zaken, voor als mede statutair directeur en vice voorzitter van de directie.  Indien de Algemene Ledenvergadering op 22 maart haar goedkeuring verleent aan de benoeming van Hein van der Ree zal hij per 1 mei 2010 in dienst treden bij Buma/Stemra.

Hein van der Ree (55) is sinds 1995 directeur bij Epitaph Europe B.V en heeft verder functies bekleed bij onder meer Hollywood Records International, Phonogram Records UK en Island Music Publishing UK. Ook heeft Van der Ree als bestuurslid van Merlin en Impala, vertegenwoordigers van de grote independent muziekproducenten, aanzienlijke ervaring in belangenbehartiging van muziekrechthebbenden. Het bestuur van Buma/Stemra is zeer ingenomen met haar keuze voor Van der Ree en ziet in hem een voortreffelijke nieuwe directievoorzitter met brede ervaring. Tevens is het bestuur enthousiast over de benoeming van Cees van Rij in zijn nieuwe functie.

BBIE, beslissing inzake oppositie van 15 januari 2010, No. 2004448, Leno Merken B.V. tegen Hagelkruis Beheer B.V. (ONEL tegen OMEL) (met dank aan Arnaud Bos, Onel Trademarks)

Merkenrecht.  Is gebruik van een Gemeenschapsmerk in één enkel Europees land voldoende is om het gehele Gemeenschapsmerk in stand te kunnen houden?  Volgens het BBIE niet. "37. Alles in overweging nemend is het Bureau van oordeel dat de in de Joint Statements vermelde opvatting dat normaal gebruik in één land per definitie instandhoudend gebruik in de Gemeenschap oplevert, niet kan stand houden." Eerst even kort in citaten:

33. Bovendien is de overweging in strijd met (het systeem van) de Gemeenschapsmerkenverordening zelf, meer bepaald met artikel 112, dat betrekking heeft op omzetting van een Gemeenschapsmerk in nationale merken. In lid 2, sub a, van dit artikel wordt bepaald dat geen omzetting plaatsvindt: 

“indien het Gemeenschapsmerk wegens niet gebruiken vervallen is verklaard, tenzij het Gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd”

Deze bepaling zou zinloos zijn als normaal gebruik in een lidstaat per definitie voldoende zou zijn om een Gemeenschapsmerk in stand te houden, temeer aangezien het begrip “normaal gebruik” door Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “Richtlijn”) is geharmoniseerd.

34. Daarnaast zij opgemerkt, dat het gelijkstellen van het grondgebied van de Gemeenschap met dat van één lidstaat, tot onwenselijke en onrechtvaardige resultaten kan leiden. Sinds de totstandkoming van de Gemeenschapsmerkenverordening is de EU in gestaag tempo gegroeid tot 27 lidstaten en verdere uitbreiding staat voor de deur. De feitelijke en economische context is hierdoor ingrijpend gewijzigd. Op een grondgebied van (momenteel) meer dan 4 miljoen vierkante kilometer en een bevolking van (momenteel) bijna 500 miljoen mensen, kan gebruik in één lidstaat in wezen neerkomen op slechts lokaal gebruik. Een dergelijk gebruik is, naar mening van het Bureau, niet voldoende om een zo omvangrijk exclusief recht te rechtvaardigen. Dit zou ook geen recht doen aan de negende considerans bij de Richtlijn:

“Om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen, moet de eis worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard. Bepaald moet worden, dat de nietigheid van het recht op een merk niet kan worden uitgesproken wegens het bestaan van een ouder niet gebruikt merk, met de bevoegdheid van de lidstaten hetzelfde beginsel toe te passen in de inschrijvingsprocedure of te bepalen dat het recht op een merk niet kan worden ingeroepen indien naar aanleiding van een exceptie in een inbreukprocedure komt vast te staan dat het recht vervallen zou kunnen worden verklaard. Het is aan de lidstaten voor al deze gevallen de toepasselijke procedureregels vast te stellen.”

35. De overweging in de Joint Statements zou zelfs de belangrijkste doelstellingen van de zowel de Richtlijn (tweede considerans) als de Verordening (vierde considerans), kunnen ondermijnen:

“De merkenwetgevingen in de lidstaten van voor de inwerkingtreding van Richtlijn 89/104/EEG vertoonden verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten konden belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt konden vervalsen. De wetgevingen van de lidstaten moesten derhalve worden aangepast om de goede werking van de interne markt te verzekeren.” (tweede considerans bij de Richtlijn, onderstreping toegevoegd)

“De aanpassing van de nationale wettelijke regelingen is niet bij machte de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen der lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te heffen. Om aan de ondernemingen een ongehinderde ontplooiing van activiteiten in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied mogelijk te maken, is het bestaan noodzakelijk van merken welke worden geregeerd door één enkele communautaire rechtsregeling die rechtstreeks in alle lidstaten toepasselijk is.” (vierde considerans bij de Gemeenschapsmerkenverordening, onderstreping toegevoegd)

36. Een merkrecht biedt immers een monopolie. Om dat monopolie te rechtvaardigen en zijn wezenlijke functie te vervullen, moet het merk worden gebruikt. Een monopolie dat (veel) verder strekt dan het territorium waarbinnen het merk wordt gebruikt, vormt beslist een belemmering van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten binnen de interne markt. Dit zal uiteraard nu juist niet zijn wat de wetgever voor ogen zal hebben gehad. Het komt zeer ongerechtvaardigd voor dat een onderneming die zijn merk slechts lokaal gebruikt, daarmee de mogelijkheden voor andere ondernemingen in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied zou kunnen belemmeren. Het komt nog ongerechtvaardigder voor dat een onderneming die slechts lokaal actief is (hetgeen geldt voor het merendeel van de MKB-bedrijven, een zeer aanzienlijk deel van de Europese economie) in de ontplooiing van zijn activiteiten gehinderd zou kunnen worden door en zich zou moeten verweren tegen een andere onderneming die ook slechts lokaal actief is en die geen enkele economische activiteit heeft in een gebied dat ook maar enigszins bij hem in de buurt komt, waardoor er dus ook geen gevaar voor verwarring bij het voor beide ondernemingen relevante publiek kan ontstaan.

37. Alles in overweging nemend is het Bureau van oordeel dat de in de Joint Statements vermelde opvatting dat normaal gebruik in één land per definitie instandhoudend gebruik in de Gemeenschap oplevert, niet kan stand houden.

38. Het ingeroepen recht is een Gemeenschapsmerk en tussen partijen is in confesso dat het slechts in Nederland is gebruikt. De diensten waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven zijn uit hun aard bestemd voor een ruim publiek dat zich in de gehele Gemeenschap bevindt. Gezien deze elementen is er geen normaal gebruik van het ingeroepen recht aangetoond.

Lees de beslissing hier.

Persbericht: “Arnold + Siedsma fuseert met SteinhauserRijsdijk. Arnold + Siedsma en het Amsterdamse advocatenkantoor SteinhauserRijsdijk Advocaten zijn gefuseerd en werken verder onder de naam Arnold + Siedsma Advocaten en Octrooigemachtigden. De kantoren vullen elkaar goed aan: van registratie van de intellectuele eigendomsrechten zoals octrooien, merken en modellen tot het in rechte bescherming ervan inroepen. Het hele scala van diensten op IE-gebied is nu onder één dak te vinden.

Addick Land, managing partner van Arnold + Siedsma: “Wij zijn zeer verheugd dat we onze krachten gebundeld hebben met SteinhauserRijsdijk. Paul Steinhauser geniet als advocaat een grote internationale reputatie op het gebied van intellectueel eigendom. Met een goed ingespeeld team onder leiding van Michiel Rijsdijk, is Arnold + Siedsma weer op volle sterkte. Met deze stap spelen wij ondermeer in op het steeds grotere belang van innovatie in Nederland en op de sterke toename van het aantal inbreukprocedures.”

Paul Steinhauser, partner bij SteinhauserRijsdijk: “Voor SteinhauserRijsdijk Advocaten betekent de fusie een versterking van onze concurrentiepositie, vooral op het gebied van de octrooipraktijk. De combinatie maakt dat wij nu nog beter geëquipeerd zijn om aan de wensen van onze cliënten tegemoet te komen. Wij kunnen ons nog meer richten op de inhoud, omdat we gebruik gaan maken van de bestaande BackOffice faciliteiten van Arnold + Siedsma. De verwachting is dat ons advocatenteam zal uitbreiden naar 8 advocaten. ”

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 22 december 2009, LJN: BK9361, De Staat der Nederlanden tegen Agio Bat,  Ritmeester  & Swedish Match Cigars

Reclamerecht. Tabaksreclame. Dispensers in benzinestations. Reguliere presentatie. “Hoe neutraal de dispensers ook mogen zijn, de enkele verpakking van de doosjes sigaren daarin valt al onder het reclameverbod. In afwijking van dat verbod mogen doosjes sigaren worden getoond, zolang de presentatie niet verder gaat dan voor het te koop aanbieden noodzakelijk is. Naar het oordeel van het hof gaat de presentatie in dispensers op de toonbank van benzinestations onder de bijzondere omstandigheden van het geval verder dan noodzakelijk is voor het te koop aanbieden van de onderhavige tabaksproducten.

8.  Uit de wetsgeschiedenis blijkt naar het oordeel van het hof onmiskenbaar dat de wetgever met onderdeel b van voornoemd artikellid een beperkte uitzondering op het verbod van tabaksreclame op het oog heeft gehad. Uit de Nota van Wijziging blijkt expliciet dat de minister heeft onderkend dat de definitie van reclame in de Tbw zodanig vèrgaand en alomvattend is, dat zelfs het enkele tonen van de verpakking van tabaksreclame als ongeoorloofde reclame kan worden aangemerkt terwijl het volgens hem niet de bedoeling kan zijn die verpakkingen te verbieden.

Hoewel naast reclamebeperkingen tevens verkoopbeperkingen zijn ingesteld, heeft de wet immers niet ten doel de verkoop van tabaksproducten onmogelijk te maken. Tegen deze achtergrond heeft de wetgever de onderhavige uitzondering op het verbod van tabaksreclame in de wet opgenomen. Bedoeld is een belemmering voor de verkoop van tabaksproducten weg te nemen die door de ruime en alomvattende definitie van reclame in verbinding met het verbod op elke vorm van reclame wordt opgeworpen. Uit de toelichting op de desbetreffende bepaling blijkt dat uitsluitend is voorzien in de mogelijkheid in tabaksverkooppunten de verpakking van te koop aangeboden tabaksproducten voorzien van een prijs te tonen op de in de afgelopen jaren gebruikelijke wijze. Met de voor de reguliere presentatie gemaakte uitzondering is de reikwijdte van het reclameverbod enigszins beperkt, immers voor zover het tonen van de verpakking van tabaksproducten en de prijs daarvan in tabaksverkooppunten (noodzakelijkerwijs) plaatsvinden in het kader van de verkoop van deze producten. De toelichting in de Nota van Wijziging op het begrip “reguliere presentatie” zoals hiervoor in rechtsoverweging 4 weergegeven, moet worden beschouwd binnen de context van de bepaling waarop zij betrekking heeft. In afwijking van het verbod op tabaksreclame in tabaksverkooppunten mag de verpakking met een neutrale prijsaanduiding worden getoond, zolang deze presentatie niet verder gaat dan voor het te koop aanbieden noodzakelijk is. De verwijzing in de toelichting heeft dan ook betrekking op hetgeen binnen dat beperkte kader te doen gebruikelijk was en niet om meer of een verderstrekkende uitzondering(en) op het reclameverbod mogelijk te maken.

9.  In het onderhavige geval beogen Agio c.s. door het sluiten van een overeenkomst tegen een financiële vergoeding plaatsing te bewerkstelligen van dispensers met doosjes sigaren op de toonbank van benzinestations. Niet gesteld noch gebleken is dat dit niet een (ten opzichte van andere of soortgelijke tabaksproducten of andere tabaksproducenten) bijzonder karakter heeft, juist ook tegen de achtergrond van de gesloten overeenkomst. Hoe neutraal de dispensers ook mogen zijn, de enkele verpakking van de doosjes sigaren daarin valt al onder het reclameverbod. In afwijking van dat verbod mogen doosjes sigaren worden getoond, zolang de presentatie niet verder gaat dan voor het te koop aanbieden noodzakelijk is. Naar het oordeel van het hof gaat de presentatie in dispensers op de toonbank van benzinestations onder de bijzondere omstandigheden van het geval verder dan noodzakelijk is voor het te koop aanbieden van de onderhavige tabaksproducten. 

Lees het arrest hier.

Rechtbank Zwolle, 4 maart 2009, LJN: BI3466, De Vloerderij B.V. tegen Plankenland

Handelsnaamrecht. Vonnis in verzet, vervolg op LJN BG9888. De Vloerderij maakt middels domeinnaam wwwplankenland.net inbreuk op de handelsnaam Plankenland van gedaagde. Dat de vennoten van gedaagde voorheen werkzaam waren voor De Vloerderij en de handelsnaam Plankenland zijn gaan voeren geïnspireerd door het reclameliedje van De Vloerderij “de plankenpolka”, waarin de naam Plankenland (meerdere malen) voorkomt, doet dat er niet aan af dat het hen vrij stond om een concurrerend bedrijf te beginnen onder die handelsnaam. 

4.2  Gezien de inhoud van de brieven van De Vloerderij (...)  is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet aannemelijk dat in een bodemgeschil geoordeeld zal worden dat [gedaagde sub 1 in verzet] misbruik maakte van recht door het kort geding op 6 januari 2009 te laten doorgaan.
Uit de voornoemde brieven blijkt in het geheel niet dat De Vloerderij bereid was om volledig en onvoorwaardelijk te voldoen aan de sommatiebrieven van [gedaagde sub 1 in verzet]. Bovendien is niet gesteld of gebleken dat zij voorafgaand aan het voormelde kort geding aan Balk Barket heeft meegedeeld dat zij bereid was om de kosten van de inmiddels uitgebrachte dagvaarding aan [gedaagde sub 1 in verzet] te voldoen. De primaire stelling dient daarmee verworpen te worden leidt dan ook niet tot vernietiging van het verstekvonnis.

4.3 Subsidiair stelt De Vloerderij zich op het standpunt dat de naam PLANKENLAND dusdanig ruim is geformuleerd, dat deze naam niet geschikt is als handelsnaam, althans wegens gering onderscheidend vermogen relatief weinig bescherming geniet. Het naast elkaar bestaan van de domeinnamen “plankenland.nl” en “plankenland.net” zou niet tot verwarringgevaar leiden omdat partijen niet opereren op dezelfde markt en omdat partijen in geheel andere regio’s binnen Nederland actief zijn, aldus De Vloerderij.

4.4. De voorzieningenrechter volgt dit standpunt evenmin. Vooropgesteld moet worden dat aan een handelsnaam niet de eis van onderscheidend vermogen wordt gesteld. Er bestaat daarom geen aanleiding voor een oordeel dat de naam PLANKENLAND wegens gering onderscheidend vermogen geen geldige handelsnaam zou kunnen zijn.
Een handelsnaam, die uit twee beschrijvende woorden mag bestaan, mag echter de taal niet monopoliseren. In een handelsnaam voorkomende beschrijvende aanduidingen mogen in beginsel ook door anderen worden gebruikt, met dien verstande dat dit gebruik geen verwarring mag wekken met de handelsnaam in het geheel. Toegespitst op de onderhavige zaak dient dus de vraag te worden beantwoord of de handelsnaam van [gedaagde sub 1 in verzet] PLANKENLAND enerzijds in zijn geheel beschouwd en de website van De Vloerderij “www.plankenland.net” anderzijds - dat als virtueel uithangbord van de door
De Vloerderij geëxploiteerde onderneming valt te kwalificeren - in zijn geheel beschouwd zo’n grote gelijkenis vertoont dat daardoor verwarringgevaar bij het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek valt te duchten.   Dat is naar het oordeel van de voorzieningenrechter wel het geval. [gedaagde sub 1 in verzet] heeft met haar overgelegde producties voldoende aangetoond dat partijen, anders dan De Vloerderij stelt, (grotendeels) op dezelfde markt opereren (kort gezegd houten planken) en dat beiden (via internet) door heel Nederland actief zijn. De domeinnaam “plankenland.net” is (nagenoeg) identiek aan de handelsnaam en de domeinnaam “plankenland.nl” van [gedaagde sub 1 in verzet].

4.5  Ook indien de vennoten van [gedaagde sub 1 in verzet] voorheen werkzaam waren voor De Vloerderij en de handelsnaam PLANKENLAND zijn gaan voeren geïnspireerd door het reclameliedje van De Vloerderij “de plankenpolka”, waarin de naam Plankenland (meerdere malen) voorkomt, doet dat er niet aan af dat het hen vrij stond om een concurrerend bedrijf te beginnen onder die handelsnaam. Dat is slechts anders indien De Vloerderij auteursrechthebbende zou zijn op het woord plankenland. Dat dít aan de orde zou zijn is niet gesteld of aannemelijk geworden.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 13 januari 2010, HA ZA 09-1505, WDS Luxe B.V. tegen Spanjes & Plamenco
 
Octrooirecht. VSO. Rechtbank vernietigt Nederlandse deel EP m.b.t. spanplafond. Hulpverzoeken niet toelaatbaar.

Spanjers is houder van het Europees octrooi met nummer EP 0900308 betreffende A ceiling system and also a lath suitable for such a ceiling system. Plameco exploiteert het octrooi onder licentie van Spanjers en sluit daartoe franchise-overeenkomsten af met derden. Tussen WDS en Plameco zijn eerder twee franchise-overeenkomsten van kracht geweest. WDS levert echter nog steeds plafondsystemen van het type ‘spanplafond’.

WDS vordert, kort gezegd, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad de vernietiging van het Nederlandse deel van EP 308. WDS verwijst onder meer naar octrooiaanvrage NL 7208834, hierna Tombu. Spanjers betwist met name dat het element 2 in figuur 12 bij Tombu is aan te merken als een strip 23 in de zin van kenmerk 5. De rechtbank oordeelt dat uiteindelijk uit het octrooischrift zelf dient te worden afgeleid wat bedoeld wordt met het begrip strip. De conclusie is  dat EP 308 geen eisen stelt aan de vorm van de strip 23. Naar oordeel van de rechtbank is dan ook kenmerk 5 direct en ondubbelzinnig in Tombu beschreven. Nu dit ook voor alle andere kenmerken geldt, dient conclusie 1 van EP 308 als niet nieuw ten opzichte van Tombu te worden beschouwd.

Het primaire (voorwaardelijke) hulpverzoek (toegezonden voorafgaand aan het pleidooi)  introduceert een extra kenmerk in conclusie 1, kort gezegd het kenmerk dat slot 16 en strip 23 vlakke zijden (straight sides) moeten hebben. De vraag is dan of dit principe voor de vastklemming van het doek een grondslag heeft directly and unambiguously in de aanvrage.
Naar oordeel van de rechtbank kan voor het extra kenmerk straight sides geen basis worden gevonden in de oorspronkelijke aanvrage. Dit zelfde geldt voor een element met straight sides extending parallel to each other, waar het subsidiaire hulpverzoek op ziet, nog daargelaten dat het subsidiaire hulpverzoek pas ter zitting is geformuleerd en van WDS niet verwacht mag worden daarop adequaat te kunnen reageren. De conclusie is dan ook dat het hulpverzoek en ook het subsidiaire hulpverzoek niet toelaatbaar zijn. Ook de overige conclusies zijn nietig. Vordering in reconventie (inbreuk) afgewezen.

Proceskosten € 33.725,10 in conventie en reconventie (na enige discussie over de hoogte van de kosten van de octrooigemachtigde).

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 27 oktober 2009, LJN: BK3979, Stichting Sociale Databank Nederland tegen X

Auteursrecht. Oorspronkelijk zaak over auteursrechtinbreuk middels het plaatsen van een foto op een website, hoger beroep betreft echter alleen de proceskostenveroordeling. Eiser is niet ontvankelijkheid. Appelgrens niet bereikt, nu financieel belang van de zaak onder het in art 332 lid 1 Rv genoemde bedrag van €1.750,- ligt. Toegekende proceskosten blijven daarbij buiten beschouwing, ook indien die proceskosten zijn bepaald met inachtneming van art. 1019h Rv. Richtlijn 2004/48/EG voert niet tot een ander oordeel.  Ook i.c. geen 1019h proceskosten, aangezien het onderhavige incident naar het oordeel van het hof geen geschil van intellectuele eigendom betreft.

3.7  Het uitgangspunt is dat bij de bepaling van de  appellabiliteit de proceskosten in de zin van de artikel 237 e.v. Rv buiten beschouwing blijven (HR 24 februari 1938, NJ 1938/952).

3.8 De proceskostenvergoeding als bedoeld in artikel 1019h Rv. omvat niet alleen de kosten ter instructie van de zaak en ter voorbereiding van de gedingstukken, maar ook kosten die (vóór de implementatie van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004) krachtens artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen.

3.9 Aan de hand van de in eerste aanleg overgelegde urenstaat stelt het hof vast dat de gevorderde proceskostenvergoeding ten bedrage van € 2.002,30 aan salaris ziet op werkzaamheden ter voorbereiding en instructie van de zaak als bedoeld in artikel 237 Rv. SDN heeft het opgegeven aantal uren bestreden maar heeft overigens geen van die vaststelling afwijkende standpunten ingenomen. Daarom dienen in dit geval deze kosten bij de berekening van het beloop van de vordering ter bepaling van de appellabiliteit buiten beschouwing te blijven.

3.11 Het bovenstaande betekent dat SDN niet ontvankelijk in het door haar ingestelde hoger beroep moet worden verklaard. SDN zal als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het geding worden veroordeeld.

3.13 Aangezien het onderhavige incident naar het oordeel van het hof geen geschil van intellectuele eigendom is, zullen de proceskosten op de voet van artikel 239 Rv worden begroot aan de hand van het toepasselijke liquidatietarief.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Arnhem, sector kanton, beschikking van december 2009, LJN: BK8783, PIN Taxi Eindhoven tegen Pin Taxi Ede

Handelsnaamrecht. Ook een verwarrende domeinnaam is in strijd met artikel 5 Hnw. Handelsnamen taxibedrijven: geen verwarring en geen wijziging handelsnaam, maar wel handelsnaamrechtelijke verwarring domeinnaam. Internet is een wat grotere regio: “Waar in de omgeving van Ede en Eindhoven naar het oordeel van de kantonrechter in beginsel geen verwarring zal bestaan, kan voor de bezoeker van het web de schijn bestaan dat de bedrijven aan elkaar gelieerd zijn, waardoor daar wel verwarring kan bestaan.”

3.6 De stelling van PIN Taxi Eindhoven, dat beide ondernemingen hun diensten aanbieden in de Benelux en omstreken, heeft [verweerder] betwist en de kantonrechter is van oordeel dat PIN Taxi Eindhoven niet geslaagd is aan te tonen dat [verweerder] in de gehele Benelux rijdt. [verweerder] biedt haar diensten grotendeels aan in Ede en omstreken, waar PIN Taxi Eindhoven dat vooral in Eindhoven doet. [verweerder] rijdt wel eens naar de luchthavens in Nederland, maar lijkt dat slechts voor ten aanzien van Ede plaatselijke gebruikers te doen. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat derhalve bij het publiek geen verwarring tussen partijen te duchten is voor wat betreft de gevoerde handelsnaam.
De stelling van PIN Taxi Eindhoven, dat zij (publicitaire) schade zou kunnen ondervinden indien ‘Pintaxi Ede’ een fout zou begaan, is te zeer speculatief en onzeker en biedt –mede met het oog op het hiervoor overwogene– daardoor op zichzelf geen grond voor toewijzing van het verzoek. De kantonrechter zal het verzoek tot wijziging van de handelsnaam derhalve afwijzen. 

3.7 Nu de kantonrechter het verzoek tot wijziging van de handelsnaam zal afwijzen, dient het verzoek tot wijziging van de domeinnaam nog te worden beoordeeld. Het gebruik van een domeinnaam kan als het voeren van een handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet worden aangemerkt en een verzoek tot wijziging ervan op grond van de Handelsnaamwet is dus mogelijk. [verweerder] gebruikt als domeinnaam: ‘www.pintaxi-ede.nl’, PIN Taxi Eindhoven gebruikt: ‘www.pintaxi-eindhoven.nl’.
De kantonrechter is van oordeel dat [verweerder] haar domeinnaam per 1 januari 2010 dient te wijzigen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 100,00 per dag vanaf 1 januari 2010 en gemaximeerd zoals hierna vermeld. De site verschilt weliswaar van die van PIN Taxi Eindhoven, maar door de gelijkenis tussen de domeinnamen kan het publiek in de veronderstelling komen te verkeren dat de bedrijven op de een of andere wijze met elkaar gelieerd zijn. Waar in de omgeving van Ede en Eindhoven naar het oordeel van de kantonrechter in beginsel geen verwarring zal bestaan, kan voor de bezoeker van het web de schijn bestaan dat de bedrijven aan elkaar gelieerd zijn, waardoor daar wel verwarring kan bestaan. Als [verweerder] de domeinnaam wijzigt, zal die verwarring op het web niet meer te duchten zijn. Ter zitting heeft [verweerder] aangegeven reeds over meerdere domeinnamen te beschikken en derhalve over een alternatief voor de huidige domeinnaam.

3.8 De kantonrechter zal –hoewel wijziging van de domeinnaam zeker niet zulke hoge kosten met zich mee zal brengen als wijziging van de handelsnaam– de beschikking, zoals door [verweerder] verzocht, niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

Lees het vonnis hier. 

"Kennedy Van der Laan heeft met ingang van 1 januari 2010 Jens van den Brink tot partner benoemd. Jens van den Brink (35) is gespecialiseerd in het intellectueel eigendoms- en persrecht en richt zich op het werken voor de media.

Jens van den Brink deed rechtenstudies aan de UvA, Columbia University (NY) en King's College London. Hij maakt deel uit van de praktijkgroep Intellectueel Eigendoms- en Mediarecht. Jens rekent verschillende uitgevers, kranten, omroepen, tv-producenten en internetmedia tot zijn klanten. Dat betekent een focus op (on)rechtmatige publicaties, auteursrecht, portretrecht en internetgerelateerde kwesties. Daarnaast behandelt hij veel merkenzaken. Hij is (gast)docent intellectueel eigendomsrecht en persrecht bij de Media Academie en de School voor de Journalistiek (Utrecht) en gastdocent internetrecht aan de VU."

"Koen Bijvank nieuw Hoofd sectie Chemistry and Life Sciences Vereenigde. Per 1 januari 2010 is Koen Bijvank benoemd tot Hoofd van de octrooisectie Chemistry and Life Sciences van Vereenigde. Hij volgt daarmee Martin Hatzmann op, die per 1 juli zal terugtreden uit de organisatie. Koen Bijvank is partner en Europees octrooigemachtigde en sinds 1995 werkzaam bij Vereenigde."

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 12 januari 2010, Revillon Cocolatier tegen Trianon Chocolatiers (met dank aan Charles Gielen en Anna Marie Verschuur, NautaDutilh)

Merkenrecht. Vormmerken chocoladestaafjes. Hoger beroep tegen Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 16 april 2008, IEF 6081. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep. Vormmerken chocoladestaafjes (driedimensionale staafjes voor klasse 30) zijn wèl geldige merken. (Afbeelding: links Trianon, rechts Revillon).

Wezenlijke waarde: “In het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen is de smaak en de substantie.”

Marktonderzoek: “Het is echter niet van belang of de consument weet aan wie het product moet worden toegeschreven, het gaat er slechts om dat de vorm van het staafje van Revillon kan dienen om haar chocoladeproduct te onderscheiden van producten van andere herkomst.”

Inbreuk aangenomen: gelijke tekens voor identiek waren: "Of Trianon het teken gebruikt voor haar waren hangt ervan af of het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen de door Tianon gehanteerde staafvorm en haar chocoladeproducten. Dat is naar het oordeel van het hof het geval, reeds omdat het bedoelde teken de vorm van het product zelf is, maar ook omdat het teken (als tweedimensionale afbeelding) staat afgedrukt op de verpakkingen waarin Trianon de desbetreffende producten op de markt brengt. "

De functie van herkomstaanduiding: 4.10.1. Het hof merkt allereerst op dat Trianon niet heeft aangetoond dat de staafvormen waarnaar zij verwijst al op de markt waren op 7 maart 2003, de datum van depot van het merk van Revillon. Dat acht het hof echter van essentieel belang, nu de vraag of het depot van het staafmerk nietig is wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen moet worden beantwoord naar het tijdstip van depot.

4.10.2. Bovendien is het hof van oordeel dat het door Revillon op de markt gebrachte staafje significant afwijkt van de vorm van de staafjes waarnaar Trianon verwijst. Het grootste deel van de laatstgenoemde staafjes is aanzienlijk dikker dan het staafje van Revillon. Geen van de door Trianon getoonde staafjes heeft de eigenschappen dat het van chocolade is, gelijktijdig rank en gekronkeld is en uitstulpingen van chocolade heeft. Geen van de door Trianon getoonde staafjes lijkt op een takje of wijnrank, zoals het staafje van ReviXlon (sarment betekent: wijnrank). Het hof is daarom van oordeel dat het staafmerk niet slechts een variant is van gebruikelijke staafvormen, maar daaraan door zijn originele verschijning een waarde toevoegt, waardoor het onderscheidend vermogen bezit. Het staafmerk kan daarmee de functie van herkomstaanduiding vervullen.

Marktonderzoek: 4.11. Trianon heeft aangevoerd dat uit een marktonderzoek blijkt dat 46% van de ondervraagden niet in staat was de vorm van het chocoladestaafje aan een merk of fabrikant te koppelen en dat slechts 5% het staafje kon toeschrijven aan Revillon. Het is echter niet van belang of de consument weet aan wie het product moet worden toegeschreven, het gaat er slechts om dat de vorm van het staafje van Revillon kan dienen om haar chocoladeproduct te onderscheiden van producten van andere herkomst.

De wezenlijke waarde van de waar: 4.12. Uit het vorenstaande blijkt dat het hof de primair door Trianon aangevoerde grond voor haar vordering tot nietigverklaring van het staafmerk verwerpt, Het hof komt daarom toe aan de subsidiair aangevoerde grond, inhoudend dat het staafmerk niet als merk kan worden beschouwd omdat in dit geval de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt. Het hof is van oordeel dat Trianon deze stelling onvoldoende heeft onderbouwd. In het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen is de smaak en de substantie. Trianon heeft niet aangetoond dat dat in dit geval anders is. Ook de subsidiaire grondslag verwerpt het hof.

Vrijhoudingsbehoefte: 4.13. Trianon heeft ook nog een beroep gedaan op het algemeen belang van vrijhouding van een vorm als die van het staafmerk. Het hof laat de juridische aspecten van deze stelling in het midden, omdat Trianon naar het oordeel van het hof geen overtuigende argumenten heeft aangevoerd waarom deze specifieke vorm van chocolade door een ieder vrij zou moeten kunnen worden gebruikt, nu vaststaat dat chocolade in zeer veel fantasievormen kan worden en ook wordt geproduceerd. Het hof verwerpt daarom ook dit standpunt van Trianon.

4.17. Het hof overweegt dat blijkens art. 2-20 lid 1 sub a BVIE verwarringsgevaar geen vereiste - en dus het desbetreffende verweer van Trianon niet relevant is - indien een teken dat gelijk is aan het merk in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is gedeponeerd, Dat de waren van Trianon gelijk zijn aan die waarvoor Revillon het staafmerk heeft gedeponeerd is niet in geschil. Van een teken dat gelijk is aan het merk is ook sprake wanneer het teken in zijn geheel beschouwd met het merk verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dal zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ EG 20 maart 2003 C-291/00 Arthur en Félicie). Het hof stelt vast dat dat hier aan de orde is. Of Trianon het teken gebruikt voor haar waren hangt ervan af of het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen de door Tianon gehanteerde staafvorm en haar chocoladeproducten. Dat is naar het oordeel van het hof het geval, reeds omdat het bedoelde teken de vorm van het product zelf is, maar ook omdat het teken (als tweedimensionale afbeelding) staat afgedrukt op de verpakkingen waarin Trianon de desbetreffende producten op de markt brengt. Op grond van dit alles oordeelt het hof dat Trianon derhalve inbreuk maakt op het merk van Revillon in de zin van art. 2.20 lid l sub a BVIE.

Lees het arrest hier en LJN BQ4735.