Vzr. Rechtbank Zwolle, 30 oktober 2008, LJN: BH3756, Kachelplaats.nl B.V tegen Bugter

Handelsnaamrecht. Typosquatting. Kachelplaats.nl tegen Kachelplaat.nl. Geen inbreuk op handelsnaam Kachelplaats.nl  omdat gedaagde de domeinnaam kachelplaat.nl niet als handelsnaam gebruikt, maar alleen via de domeinnaam doorlinkt naar zijn eigen website. Typosquating en aanhaken is niet aannemelijk gemaakt. 1019h proceskosten: €5.718,96.
 
 Eiser Kachelplaats.nl verhandelt kachels etc. via een showroom en via het webadres www.kachelplaats.nl. De onderneming staat in het handelsregister onder meer ingeschreven onder de namen Kachelplaats.nl en Kachel-plaats.nl. De activiteiten van gedaagde bestaan onder andere uit het restaureren en plaatsen van antieke schouwen. Gedaagde beschikt sinds 2 juli 2007 over de domeinnaam Kachelplaat.nl die automatisch doorlinkt naar de website www.antiekeschouwen.nl.

De voorzieningenrechter ziet in dit gebruik  geen gebruik als handelsnaam en dus geen inbreuk op de handelsnaamrechten van eiser. Ook van enige andere vorm van onrechtmatig handelen door gedaagde is geen sprake en de voorzieningenrechter ziet dan ook geen aanleiding voor overdracht van de domeinnaam Kachelplaat.nl aan eiser.

Handelsnaamrecht: 4.3.  (…) Het enkele gebruik van een domeinnaam leidt nog niet tot de conclusie dat deze als handelsnaam wordt gebruikt

.4.  Vast staat dat de onderneming van gedaagde in het handelsregister staat ingeschreven onder de naam gedaagde Antieke Schouwen en Schoorsteenmantels, Open haarden, Restauratie en Beeldhouwwerken Import/Export. Voorts is gebleken dat degene die kachelplaat.nl intikte, na tien seconden automatisch werd doorgelinkt naar de website van gedaagde, www.antiekeschouwen.nl. Onder Kachelplaat.nl als zodanig was op zichzelf geen enkele informatie te vinden. De website www.antiekeschouwen.nl bevat uitsluitend informatie over de activiteiten van gedaagde. De naam Kachelplaat.nl wordt op deze website niet gebruikt of genoemd.

4.5.  Het bovenstaande in aanmerking genomen, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter de wijze van gebruik door gedaagde van de naam Kachelplaat.nl niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam. Niet is gebleken dat gedaagde de naam Kachelplaat.nl anders gebruikt dan als naam voor het bedoelde internetdomein. Ook is er geen sprake van enig uiterlijk kenmerk, zoals de vermelding van Kachelplaat.nl op het bedrijfspand van gedaagde, waaruit een gebruik als handelsnaam kan worden afgeleid. Het enkele feit dat internetbezoekers via Kachelplaat.nl werden doorgeleid naar de website van gedaagde (www.antiekeschouwen.nl) maakt dit niet anders. Hierbij acht de voorzieningenrechter tevens van belang dat de website van gedaagde uitsluitend een informatief karakter heeft en dat hierop geen on-line verkoop plaatsvindt.

4.6.  Uit het vorenstaande volgt dat het beroep op artikel 5 van de Handelsnaamwet, nu hiervoor is vereist dat er sprake is van het voeren van een handelsnaam als bedoeld in artikel 1 van deze wet, niet opgaat. Dit brengt mee dat het onder 1. en 2. gevorderde, dat is gegrond op de stelling dat gedaagde handelt in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet, niet toewijsbaar is.

Typosquatting:  4.7.  Volgens eiser is sprake van typosquatting omdat gedaagde met Kachelplaat.nl beoogt internetgebruikers die, terwijl zij zoeken naar kachelplaats.nl, een typefout maken, door te leiden naar zijn eigen website. (…) De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat, mede bezien in het licht van hetgeen gedaagde ten verwere heeft aangevoerd, eiser onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht om aannemelijk te achten dat gedaagde geen kachelplaten verkoopt waardoor de registratie en het gebruik van de domeinnaam Kachelplaat.nl als typosquatting dient te worden aangemerkt. Nadere bewijsvoering voor de stelling van eiser valt buiten het bestek van dit kort geding. De conclusie dient te luiden dat het verwijt van typosquatting geen grond biedt voor toewijzing van het gevorderde.

Aanhaken: 4.8.  Ter zitting heeft eiser zijn vorderingen aanvullend gebaseerd op de rechtsgrond oneerlijke mededinging. Hiertoe heeft hij gesteld dat het gebruik van Kachelplaat.nl een vorm van ‘aanhaken’ is die als onrechtmatig handelen moet worden aangemerkt. Daargelaten het verzet van gedaagde tegen voormelde aanvulling, omdat deze eerst ter zitting is ingebracht, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat eiser de stelling dat sprake is van ‘aanhaken’ niet met concrete feiten en omstandigheden heeft onderbouwd. Aldus heeft hij niet voldaan aan de op hem rustende stelplicht, zodat ook op deze grond geen aanleiding bestaat de vorderingen toe te wijzen.

4.9.  Uit het hiervoor overwogene volgt dat er geen sprake is van gebruik van Kachelplaat.nl als handelsnaam, noch van enige andere vorm van onrechtmatig handelen door gedaagde. De voorzieningenrechter ziet dan ook geen aanleiding voor overdracht van de domeinnaam Kachelplaat.nl aan eiser.

(…) Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat partijen ter zitting eensluidend hebben verklaard geen bezwaar te hebben tegen de opgave van kosten van de wederpartij waarvan zij op grond van artikel 1019h Rv vergoeding hebben gevraagd.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Zwolle, 10 december 2008, LJN: BH4922, Vereniging Buma tegen Suplacon B.V.

Auteursrecht. Buma-zaak. Mogen luisteren is ‘openbaar maken in de zin van artikel 12 lid 1 aanhef en onder 4 Auteurswet 1912’. 

4.3.  De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit het feit dat medewerkers van Suplacon tijdens werktijd naar muziek mogen luisteren, zelfs middels een i-Pod of mobiele telefoon, volgt dat Suplacon een bedrijfsbelang heeft dat zijn medewerkers naar muziek kunnen luisteren. Immers, tevreden werknemers werken harder. Er is dan ook sprake van een openbaarmaking van muziek in de zin van artikel 12 van de Auteurswet. Suplacon maakt inbreuk op de door Buma geëxploiteerde auteursrechten en handelt dus onrechtmatig jegens haar. Het gevorderde verbod is naar het oordeel van de voorzieningenrechter toewijsbaar. Tevens is de gevorderde schadevergoeding, tegen de hoogte waarvan geen bezwaar is gemaakt, toewijsbaar.

Lees het vonnis hier.

Kamerstukken II 2008/09, 29279, nr. 89. Rechtsstaat en Rechtsorde; Verslag algemeen overleg van 29 januari 2009, o.a. over de brief van de minister van Justitie, d.d. 12 december 2008 inzake de kwaliteit van het rechterlijk functioneren (29 279, nr. 84)

De heer De Wit (SP): Het gaat om het recht op zichzelf. "Het is heel verstandig om bij een civiele procedure deskundigen te vragen om advies. In de meeste gevallen kom je er als burger, als leek, niet uit. Het recht is kortom verworden tot een specialisme voor mensen die er dagelijks mee omgaan. 

Neem maar het auteursrecht en het octrooirecht. Al die ingewikkelde zaken kun je gewoon niet overlaten aan de burger. Daar heb je gewoon deskundigen voor nodig."

Lees het verslag hier.

LOU tegen MALOU (Afgew.)
FORMULA 1 (ABM/MNC) tegen formula1 (Gedeelt.)
NEXT tegen ?Next! (Gedeelt.)
NATIONALE-NEDERLANDEN tegen DE NEDERLANDEN VAN NU (Afgew.)
SUNKIT tegen Sunkits (Afgew.)
X4-LIFE tegen X-431 (Afgew.)
LE FOURNIL DE PIERRE tegen Le Fournil de Sébastien (Afgew.)
TWINNER tegen TWINNER SPORT (Gedeelt.)

Lees de beslissingen hier.

HvJ EG, 5 maart 2009, zaak C 545/07, Apis-Hristovich EOOD tegen Lakorda AD (verzoek om een prejudiciële beslissing door de Sofiyski gradski sad, Bulgarije).

Databankrecht. Richtlijn 96/9/EG. Verkrijging, controle of presentatie van inhoud van databank. Opvraging. Substantieel deel van inhoud van databank. Elektronische databank van officiële juridische gegevens.

Het Bulgaarse bedrijf Apis onderhoudt en exploiteert een juridisch informatiesysteem bestaande uit gedigitaliseerde jurisprudentie wetsteksten en regelgeving, opgenomen in een tweetal databanken welke tegen betaling toegankelijk zijn. Lakorda, opgericht door oud-medewerkers van Apis, is in de loop van 2006 soortgelijke producten gaan aanbieden.

Apis beschuldigt Lakorda ervan inbreuk te hebben gemaakt op de databankrechten van Apis. Volgens Apis zou Lakorda 82,5 % van de wet- en regeldocumenten van de Apis databanken hebben overgezet naar haar eigen databanken. Ook zou Lakorda 2.516, niet elders gepubliceerde, rechterlijke uitspraken hebben overgenomen alsmede een aantal door Apis samengestelde, aan de documenten gerelateerde gegevens, zoals definities en verwijzingen. Lakorda stelt dat zij de databanken zelf heeft samengesteld en dat de overeenstemmingen volgen uit het feit dat zij dezelfde bronnen (overheidsinstellingen) gebruikt om de documenten te verwerven.

Een en ander was aanleiding voor de Bulgaarse rechter om een paar prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie over de uitleg van artikel 7 van de databankenrichtlijn.

Opvraging: De vragen 1, 4 en 5 zien op het begrip “opvraging” en worden gezamenlijk behandeld.  De Bulgaarse rechter wil weten wat in deze contekst moet worden verstaan onder “permanente of tijdelijke overbrenging”. Ook vraagt de verwijzende rechter zich af of het relevant is of de opgevraagde gegevens worden gebruikt voor een nieuwe, gewijzigde databank. Vraag 4 betreft de relevantie van de structurele overeenkomsten en verschillen tussen de databank van de rechthebbende en de databank van de vermeende inbreukmaker. Vraag 5 betreft de vraag of het computerprogramma dat de databanken beheert een rol speelt bij het beoordelen van de inbreuk.

Het Hof herinnert eraan dat het begrip opvraging ruim moet worden opgevat  (HvJEG 9 oktober 2008, IEF 7154). Daaronder moet worden verstaan “elke toe-eigening van de gehele inhoud van een databank of een deel ervan, zonder dat daarvoor toestemming is verleend, ongeacht de aard en de vorm van het gebruikte procedé.”

Of de overbrenging tijdelijk of permanent is doet er volgens het Hof in beginsel niet toe. Het kan wel een rol spelen bij de bepaling van de ernst van de inbreuk en de omvang van de schade. Het tijdstip van de overbrenging is volgens het hof het moment dat de gegevens zijn vastgelegd op een andere drager dan die van de beschermde databank.

Het doel van de overbrenging van de data is niet relevant voor de vraag of er sprake is van opvraging. Evenmin relevant is of de overbrenging leidt tot een andere rangschikking of organisatie van de betrokken gegevens. Het Hof preciseert dat er dan ook, ongeacht de gewijzigde organisatie en rangschikking, sprake is van hergebruik als de gegevens toegankelijk worden gemaakt voor het publiek.

De materiële en technische overeenkomsten tussen de databanken kunnen worden opgevat als een aanwijzing dat er van een opvraging sprake is. De rechter dient echter ook te onderzoeken of die overeenkomsten door andere factoren kunnen worden verklaard, bijvoorbeeld het gebruik van de zelfde gegevensbronnen ook als die bronnen niet algemeen toegankelijk zijn.

De gebruikte computerprogramma’s spelen geen rol bij de beoordeling of er sprake is van opvraging.

Kwantitatief en kwalitatief: Vragen 2, 3 en 6 betreffen het begrip “in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van een databank”. De tweede vraag betreft de rol voor de bepaling van “kwantitatief substantieel” van de omstandigheid dat de databank uiteenvalt in verschillende subgroepen die overeenkomen met autonome commerciële producten. Met betrekking tot “kwalitatief substantieel” wil de rechter weten of het relevant is dat betreffende gegevens uit niet algemeen toegankelijke bronnen zijn vergaard. Voorts vraagt de rechter of het van belang is dat het om gegevens van publieke aard gaat zoals wetteksten, officiële handelingen en rechterlijke uitspraken.

“Kwantitatief substantieel” verwijst naar de hoeveelheid opgevraagde gegevens in verhouding tot de totale omvang van de inhoud van de databank. De grootte van de databank als zodanig is echter niet relevant. Voor zover de databank onderverdeeld is in subgroepen, dient vooraf per subgroep te worden gekeken of deze als zodanig voor bescherming kwalificeert. Vervolgens dient de opvraging uit die subgroep te worden beoordeeld tegen de omvang van die subgroep.
Het enkele feit dat een subgroep als autonoom product op de markt wordt gebracht, brengt echter niet vanzelf met zich mee dat die subgroep als een aparte databank kan worden beschouwd.

Met betrekking tot de derde vraag merkt het Hof op dat een kwantitatief verwaarloosbaar deel van een databank, kwalitatief substantieel kan zijn indien de vergaring daarvan een belangrijke investering met zich mee heeft gebracht (los van de intrinsieke waarde van de gegevens zelf).

Dat de betreffende gegevens van publieke aard zijn, ontslaat de rechter er niet van na te gaan of het geheel een databank vormt in de zin van de richtlijn.

Lees het arrest hier.  

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 februari 2009, LJN: BH3940, Dochter tegen Vader.

Portretrecht (o.a.). Geschil tussen voormalig topturnster Verona van de Leur en haar vader. Vorderingen toegewezen, gedaagde moet onder meer de website www.verona.turnt.nl staken. 

"Daartoe is van doorslaggevend belang dat met de website, mede gelet op de domeinnaam, ten onrechte de indruk kan worden gewekt dat deze van eiseres afkomstig is, althans dat eiseres aan deze website haar medewerking heeft verleend. De omstandigheid dat op de website privéfoto´s staan afgebeeld, kan deze indruk versterken. Dit hoeft eiseres niet te dulden. De omstandigheid dat eiseres zelf ook de publiciteit zoekt, doet hieraan niet af. Eiseres heeft immers -tot op zekere hoogte- het recht om zelf te bepalen of en op welke wijze zij in de publiciteit wenst te treden."

De vader van eiseres en heeft gedurende de topsportcarriëre van eiseres haar administratie verzorgd, Eiseres heeft in juni 2008 haar actieve topsportcarriëre officieel beëindigd. Kort daarvoor is de relatie tussen eiseres en gedaagde bekoeld geraakt. Na het einde van haar topsportcarriëre heeft eiseres het gebruik van haar website gestaakt. Hierna heeft gedaagde een website onder de domeinnaam [eiseres].turnt.nl geopend, waarop (onder meer) wedstrijduitslagen en foto´s van eiseres zijn geplaatst.

Gedaagde is gesommeerd tot, samengevat, het afgeven van de eigendommen en de complete administratie van eiseres, het staken van het gebruik van de naam en het portretrecht van eiseres te staken en het betalen van €1.355,89. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen toe.

4.11. Voorts dient te worden beoordeeld of er grond is om gedaagde te verbieden onder de domeinnaam [eiseres].turnt.nl een website over eiseres te (doen) onderhouden. Op deze website, zo hebben partijen aangevoerd, staan met name (privé)foto´s en wedstrijduitslagen van eiseres. De website is thans niet zichtbaar, maar gedaagde heeft zich op het standpunt gesteld dat hij het recht heeft deze opnieuw op het internet te zetten. Gedaagde heeft in dit kader aangevoerd dat eiseres een publieke figuur is en geen redelijk belang heeft zich tegen publicatie te verzetten, te minder nu zij zelf ook diverse malen de publiciteit heeft gezocht.

4.12. Vooropgesteld wordt dat eiseres, hoewel zij een zekere mate van bekendheid geniet, recht heeft op de bescherming van haar persoonlijke levenssfeer. Gelet op de context van de website prevaleert dit recht boven het belang van de vrijheid van meningsuiting en staat het eraan in de weg dat gedaagde onder deze domeinnaam, die rechtstreeks refereert aan de persoon van eiseres en haar carrière,  (privé)foto´s en informatie over eiseres publiceert. Daartoe is van doorslaggevend belang dat met de website, mede gelet op de domeinnaam, ten onrechte de indruk kan worden gewekt dat deze van eiseres afkomstig is, althans dat eiseres aan deze website haar medewerking heeft verleend. De omstandigheid dat op de website privéfoto´s staan afgebeeld, kan deze indruk versterken. Dit hoeft eiseres niet te dulden. De omstandigheid dat eiseres zelf ook de publiciteit zoekt, doet hieraan niet af. Eiseres heeft immers -tot op zekere hoogte- het recht om zelf te bepalen of en op welke wijze zij in de publiciteit wenst te treden. Gedaagde heeft aangevoerd dat de website mede tot doel heeft het veiligstellen van de turnprestaties van eiseres. Hiervoor is evenwel niet vereist dat dit op deze, door eiseres niet gewenste,  wijze geschiedt. Hierbij is van belang dat eiseres ter zitting heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen een fanwebsite, mits duidelijk is dat deze niet aan haar gelieerd is. Het gevorderde verbod tot het onderhouden van een website onder de naam [eiseres].turnt.nl, waarmee de indruk wordt gewekt dat deze op enigerlei wijze aan eiseres is gelieerd, komt daarom voor toewijzing in aanmerking.

Lees het vonnis hier. Mediaberichtgeving o.a. hier (BN/De Stem), weblog eiseres hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 6 maart 2009, KG ZA 08-1667, Noordwand B.V. tegen Spits Wallcovering B.V.

Auteursrecht. Technip toegepast op dessins wandbekleding. Inbreuk. (Afbeeldingen in het vonnis)

4.3. Naar voorlopig oordeel moeten de dessins van Noordwand worden gezien als een voortbrengsel van scheppende arbeid van Noordwand en dus als drager van het persoonlijke stempel van Noordwand. Noordwand heeft de dessins namelijk ontworpen door uit een veelheid van mogelijke patronen, kleurstellingen en structuren een zestal specifieke combinaties van patroon, kleurstelling en structuur te kiezen. Die keuzes zijn, mede gelet op de context waarin zij zijn gemaakt, te weten het ontwerpen van dessins van behang, te kwalificeren als creatief.

4.5. Het feit dat de door Noordwand ontworpen dessins vallen binnen de door Spits bedoelde algemene stijl, maakt, anders dan Spits betoogt, ook niet dat de keuzes van Noordwand banaal of triviaal zijn. Gegeven het feit dat sprake is van “een oeroud thema”, zoals Spits het tweekleurige strepenpatroon noemt, is de ruimte van de maker om zijn persoonlijk stempel op een dessin te drukken weliswaar beperkt. Het sluit echter niet uit dat de ontwerper binnen die beperkte ruimte creatieve keuzes maakt door een specifieke variatie op het bekende thema te scheppen.

(...) 4.11. Gelet op de mate van overeenstemming tussen de afzonderlijke dessins van Noordwand en Spits, en het feit dat alle dessins uit de Topchic en Assorti collectie van Noordwand terugkomen in het assortiment van Spits, moet voorshands worden aangenomen dat Spits de dessins niet zelf heeft ontworpen maar heeft ontleend aan de dessins van Noordwand. Voor zover Spits het tegendeel heeft bedoeld te stellen, heeft zij die stelling onvoldoende aannemelijk gemaakt, mede gelet op de strenge eisen die in de rechtspraak worden gesteld aan de ontzenuwing van een vermoeden van ontlening (HR 18 februari 2000, NJ 2000, 309, Shoppingspel).

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 5 maart 2009, LJN: BH5027,  Hardrockband Red uit Roelofsarendveen tegen SBS Broadcasting B.V. c.s.

Merkenrecht, handelsnaamrecht. De bandleden van hardrockband RED beroepen zich tevergeefs op voorgebruik van het merk RED. SBS maakt met het gebruik van de naam RED! voor Popstars deelnemers geen inbreuk op merk- en handelsnaamrechten en handelt evenmin onrechtmatig jegens de hardrockers.

De vier bandleden (hierna: “eisers”) van de in 1999 opgerichte band RED maken met name hardrock muziek. SBS is producent van het televisieprogramma Popstars, een talentenjacht voor een nieuwe band. De drie winnende finalisten van Popstars vormen vanaf 19 december 2008 tezamen een band die de naam RED! draagt.

Op 23 december 2008 heeft SBS het beeldmerk RED! gedeponeerd. Eisers hebben op 20 januari 2009 een spoedregistratie laten verrichten bij het Benelux-bureau voor het merk RED en SBS c.s. gesommeerd de naam RED! te staken en het door SBS bij het Benelux-bureau gedeponeerde beeldmerk RED! te laten doorhalen. SBS heeft hier geen gehoor aan gegeven, waarop de hardrockband in kort geding onder meer een stakingsgebod vordert van de naam RED en dat de single ‘Step into the Ligth’ van RED! uit de markt wordt gehaald en vernietigd.

Eisers stellen, kort gezegd, dat SBS c.s. inbreuk maakt op de merkrechten en handelsnaamrechten van eisers. Eisers stellen o.a. dat zij de handelsnaam RED langer voeren dan gedaagden en dus een ouder recht hebben. De handelsnamen RED en RED! zijn, met uitzondering van het uitroepteken, identiek, en zowel RED als RED! houden zich bezig met (de exploitatie van) muziek. Eisers stellen dat het evident is dat bij het publiek verwarring te duchten is, nu RED en RED! op dezelfde markt actief zijn. Bovendien zouden gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld jegens eisers doordat met het gebruik van de naam RED! afbreuk wordt gedaan aan de goede naam en reputatie van de band RED, waarin eisers jarenlang geïnvesteerd hebben.

De voorzieningenrechter volgt eisers niet in hun vordering. “Nu SBS het merk RED! op 23 december 2008 heeft gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau en aan de zijde van eisers pas in aanloop naar dit kort geding op 20 januari 2009 bij dat bureau een spoedregistratie is verricht voor het merk RED, heeft SBS een ouder merkrecht dan eisers. Van een inbreuk op het merkrecht van eisers door gedaagden kan dan ook geen sprake zijn.”

Eisers kunnen zich niet beroepen op voorgebruik van het merk RED. Het feit dat eisers het merk RED eerder gebruikten dan gedaagden doet daar niet aan af, volgens de voorzieningenrechter.

“4.2. Het recht van voorgebruik kan eisers alleen maar baten in het geval SBS haar merk te kwader trouw zou hebben deponeerd en daarvan is voorshands niet gebleken. In dit verband is van belang dat SBS voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij, voordat zij het merk RED! heeft laten deponeren, zorgvuldig heeft onderzocht of zij tot deze naamskeuze kon overgaan. Daarbij is meegewogen dat SBS onderzoek heeft gedaan in het Benelux merkenregister en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, welke registers als meest gangbare bronnen worden aangemerkt voor de vraag of een professionele band, wat eisers stellen te zijn, bestaat en dat de band van eisers in beide registers niet voorkwam. Eisers hebben weliswaar gesteld dat gedaagden voor een gedegen onderzoek de website poponline.nl en de popencyclopedie hadden moeten raadplegen, maar dat is tegen de gemotiveerde betwisting van gedaagden niet aannemelijk geworden. Daarnaast heeft SBS onvoldoende weersproken gesteld dat zij op internet heeft gegoogled met de zoekopdracht ‘red en muziek’ en dat dat meer dan 4 miljoen resultaten opleverde. SBS wordt gevolgd in haar verweer dat van haar niet gevergd kan worden dat zij al die resultaten verder had moeten onderzoeken. Onder deze omstandigheden kan er voorshands niet van worden uitgegaan dat gedaagden wisten of had behoren te weten dat eisers het merk RED al gebruikten voordat SBS tot het deponeren van het merk RED! overging. Het beroep van eisers op voorgebruik van het merk RED kan dan ook niet slagen.”

De voorzieningenrechter oordeelt voorts dat er geen sprake is van inbreuk op handelsnaamrechten, omdat de band van eisers niet kan worden aangemerkt als een onderneming in de zin van de handelsnaamwet. De band van eisers staat niet ingeschreven in het KvK-handelsregister, heeft zich niet aangemeld bij de belastingdienst als ondernemer, draagt geen BTW af en CD’s van de band niet of nauwelijks in het openbaar verkrijgbaar zijn, maar overwegend in eigen beheer (bij concerten en sinds kort via haar website) worden verkocht, waarbij de oplage minimaal is (100 exemplaren).

“4.3 (…) Daar komt bij dat de band van eisers de afgelopen jaren slechts 4 keer per jaar heeft opgetreden en niet of nauwelijks onder de naam RED tot het publiek probeert door te dringen met bijvoorbeeld vermelding van de naam op briefpapier, facturen, reclamemateriaal en advertenties.”

 Een beroep op artikel 5a Hnw (het verbod een handelsnaam te voeren die het merk bevat waarop een ander recht heeft) strandt, nu de voorzieningenrechter oordeelt dat eisers geen ouder merkrecht hebben en gedaagden de benaming RED! bovendien niet als handelsnaam, maar als merk gebruiken.

 “4.5. Verder is niet gebleken van enig onrechtmatig handelen van gedaagden jegens eisers. In dit verband hebben eisers onvoldoende aannemelijk gemaakt dat met het gebruik van de benaming RED! door gedaagden afbreuk wordt gedaan aan de goede naam van de band van eisers. Daarnaast kan niet gezegd worden dat door het gebruik van de naam RED! nodeloos verwarring bij het publiek ontstaat. In dit kader hebben gedaagden voldoende aannemelijk gemaakt dat eisers, die met name hardrock muziek maken, zich op een geheel ander publiek richten dan gedaagden sub 3, 4 en 5 die met de band RED! vrolijke popmuziek brengen die eerder aanslaat bij een breed en vaak jonger publiek. Dat de twee bands elkaar op dezelfde festivals zullen tegenkomen is dan ook niet waarschijnlijk.”

Geen van de gevraagde voorzieningen is toewijsbaar is. Matiging en indicatietarief 1019h proceskosten: €6.000,--. 17.008,65 (uitsluitend de IE gerelateerde kosten).

Lees het vonnis hier. 

Hoge Raad, 6 maart 2009, LJN: BG7412, Boston Scientific Scimed Inc. (voorheen genaamd Scimed Life Systems Inc.) tegen Medinol Ltd.Hoge Raad, 6 maart 2009, LJN: BG7412, Boston Scientific Scimed Inc. (voorheen genaamd Scimed Life Systems Inc.) tegen Medinol Ltd. (met uitgebreide conclusie A-G Langemeijer).

Octrooirecht. EP Ballonkatheter (‘Keith-octrooi’). Onmiddellijke werking van EOV 2000. Een na 13 december 2007 gegeven beslissing van het EOB tot beperking van een voor die datum verleend Europees octrooi wordt geacht terug te werken tot de datum waarop het octrooi oorspronkelijk is verleend. Wiva/Van Egmond (en dus Spiro/Flamco) niet verenigbaar met per 13 december 2007 geldend verdragsrecht. Toelaatbaar feitelijk novum. Verwijzingsinstructie. Door wijziging conclusies centraal beperkt octrooi uitgangspunt van beoordeling na verwijzing. In reconventie zal alsnog moeten worden onderzocht of het Keith-octrooi, zoals thans beperkt, had behoren te worden verleend.

Scimed heeft bij exploot van 22 oktober 2002 Medinol gedagvaard en gevorderd dat aan Medinol zal worden verboden inbreuk te maken op het Europees octrooi EP 0591199. Dit zogenoemde ‘Keith-octrooi’ heeft betrekking op een ‘Balloon catheter with distal guide wire lumen’. Medinol heeft de vordering bestreden en in reconventie de nietigverklaring althans vernietiging van het octrooi voor Nederland gevorderd. De rechtbank heeft bij vonnis van 10 september 2003 in conventie de vordering afgewezen en in reconventie het Nederlandse deel van het octrooi ten name van Scimed vernietigd.

Tegen dit vonnis heeft Scimed hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te ’s-Gravenhage. Scimed verlaat daar het eerder ingenomen standpunt omtrent het inventieve karakter van de uitvinding. Het nieuwe van het octrooi is volgens Scimed na de ‘koerswijziging’ niet meer gelegen in het toevoegen van slechts maatregel (c) aan de bekende Enger-katheter, maar in het toevoegen van maatregel (b) en (c).

Het hof (IEF 3157) acht deze koerswijziging procesrechtelijk toelaatbaar, maar concludeert dat het de toets van het octrooirecht niet kan doorstaan. Het hof overweegt daartoe dat het niet aannemelijk wordt geacht dat de nieuwe inzichten van Scimed zonder meer steun vinden in conclusie 1 van het Keith-octrooi op een voor de gemiddelde vakman duidelijk herkenbare wijze. Ook laat volgens het hof de beschrijving in het octrooischrift de vakman wederom zien dat het octrooi niet beperkt is tot katheters met maatregelen (b) en (c).

Op de subsidiaire stelling van Scimed, dat zij conclusie 1 beperkt wil zien of vrijwillig wenst te beperken tot een katheter gekenmerkt door de drie constructieve maatregelen (a), (b) en (c), overwoog het hof dat de constructieve maatregel (b) dan wel wordt gedekt door de aanvrage zoals ingediend, maar dat de constructieve maatregelen (b) en (c) onderwerpen van uitvinding betreffen die geen enkel inventief verband met elkaar houden. De aanvrage voor het octrooi voldeed derhalve niet aan het bepaalde in artikel 82 EOV.

Nu alleen maatregel (c) in het octrooi als (enkele) uitvinding is aan te wijzen, was het volgens het hof mogelijk dat constructieve maatregel (b) uit de aanvrage is afgesplitst. Zou dit het geval zijn geweest dan achtte het hof voorgestelde beperking niet toelaatbaar omdat Scimed daarmee materie terughaalt waarvan zij te kennen heeft gegeven daarvan in dit octrooi afstand te willen doen. Het octrooi in niet beperkte vorm wordt door het hof wel nieuw, maar niet inventief geacht. Bij arrest van 14 december 2006 heeft het hof het vonnis van de rechtbank, in conventie en reconventie gewezen, bekrachtigd.

In cassatie heeft Scimed een afschrift van het gewijzigde Europees octrooischrift in het geding gebracht onder het nummer EP 0591199 B3, dat het EOB op 23 juli 2008 heeft gepubliceerd na de door Scimed op 20 december 2007 aanhangig gemaakte beperkingsprocedure zoals neergelegd in art. 105a-105c van het EOV 2000. In deze procedure heeft het EOB beslist het Keith-octrooi te beperken, door het opnemen van de door Scimed voorgestelde aanvulling op de tekst van conclusie 1, tot onder conclusie 1 begrepen katheters waarin maatregel (b) wordt toegepast.

De Hoge Raad oordeelt dat het kennis kan nemen van de door Scimed in cassatie overgelegde gewijzigde Europese octrooischrift, nu de fundamentele regel dat de feitelijke grondslag der middelen alleen gevonden kan worden in de bestreden uitspraak en in de stukken van het geding in feitelijke instanties (artikel 419 lid 2 Rv.) niet geldt voor de beoordeling van de vraag of ontwikkelingen die zich na de bestreden uitspraak hebben voorgedaan aan de ontvankelijkheid van het beroep in cassatie in de weg staan. Nu het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof betreffende het octrooi zoals oorspronkelijk veleend rijst de vraag of Scimed nog (voldoende) belang heeft bij haar cassatieberoep.

Met verwijzing naar de totstandkomingsgeschiedenis en de besluitvorming van het EOB, constateert de Hoge Raad dat de artikelen 68 en 105a-c EOV 2000 van toepassing zijn op Europese octrooien die op 13 december 2007 reeds waren verleend, en vervolgt:

‘4.3.3 [...]Ingevolge art. 68 EOV 2000 worden de Europese octrooiaanvrage en het daarop verleende octrooi geacht van de aanvang af niet de in de art. 64 (aan Europese octrooien verbonden rechten) en art. 67 (rechtsbescherming octrooiaanvrage na publicatie) bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad naargelang het octrooi is herroepen of beperkt tijdens een oppositieprocedure (art. 99-105) dan wel een beperkings- of herroepingsprocedure (art. 105a-c).

‘Art. 68 EOV 2000 brengt derhalve mee - zoals Scimed met juistheid aanneemt - dat een na 13 december 2007 gegeven beslissing van het EOB tot beperking van een vóór die datum verleend Europees octrooi op grond van de art. 68 en 105b lid 2 en 3 EOV 2000 vanaf de datum waarop deze beslissing is vermeld in het Europees Octrooiblad, in alle voor het Europese octrooi aangewezen Verdragsluitende Staten wordt geacht terug te werken tot de datum waarop het octrooi oorspronkelijk is verleend. Een beperkt Europees octrooi wordt verondersteld in de plaats te zijn gekomen van het octrooi zoals oorspronkelijk verleend, in die zin dat aan dit eerdere octrooi verbonden rechten van de octrooihouder die door de toegestane wijziging van conclusies buiten de beschermingsomvang van het beperkte octrooi zijn komen te liggen, worden geacht ab initio te zijn vervallen.’

Toewijzing van het beperkingsverzoek heeft niet tot gevolg dat onderhavige (cassatie) procedure voor partijen haar belang heeft verloren. Immers:

‘4.3.4 […]Blijkens de travaux préparatoires van de in art. 105a-c neergelegde regeling behelst dit een "simple, quick and inexpensive administrative procedure" waarin "patent proprietors may themselves reduce the extent of the protection claimed in a manner which is binding, and thus generally preclude disputes over the validity of a patent" […]’
‘Niet wordt onderzocht of de inhoud van het door de beperking resterende Europese octrooi nog octrooieerbaar wordt geacht op grond van art. 52-57 EOV 2000, noch of het met een voorgestelde beperking beoogde doel ook wordt bereikt [...].’

‘De verhouding tussen de centrale beperkings-procedure voor het EOB en de nationale procedures bij samenloop is blijkens de travaux préparatoires van de art. 105a-c EOV 2000 uitvoerig aan de orde geweest. Volgens de toelichting bij de art. 105a-c van het ontwerpverdrag heeft de Europese beperkingsprocedure geen voorrang boven de (nietigheids)procedures voor nationale rechters, noch is zij exclusief [...]’

‘Uit een en ander volgt dat overeenkomstig doel en strekking van de beperkingsprocedure zoals neergelegd in art. 105a-c EOV 2000 een beslissing van het EOB tot toewijzing van een verzoek tot beperking van een Europees octrooi in zoverre van invloed is op een in een aangewezen Verdragsluitende Staat lopende gerechtelijke procedure over het oorspronkelijk verleende octrooi, dat de rechter wat betreft geldigheid en beschermingsomvang van het Europese octrooi moet uitgaan van het door de toegestane wijziging van de conclusies beperkt octrooi (onverminderd zijn bevoegdheid het zelf nog verder te beperken), maar dat deze beperking onverlet laat dat de geldigheid van het beperkte Europese octrooi op de voet van de art. 52-57 EOV 2000 door de nationale rechter kan worden onderzocht. Het vorenstaande betekent dan ook dat de nationale rechter op grond van art. 138 lid 1, aanhef en onder a, EOV 2000 een oorspronkelijk verleend Europees octrooi in zijn beperkte vorm zal kunnen (en moeten) vernietigen indien het onderwerp van het na de beperking resterende octrooi, dat de basis vormt voor de procedure, niet octrooieerbaar is ingevolge de art. 52 tot en met 57 van het verdrag [...].’

‘4.3.5 Als gevolg van de door het EOB toegestane beperking van haar Keith-octrooi bestaat ingevolge art. 68 en 105b EOV 2000 (met terugwerkende kracht) niet een ander octrooi dan in 1998 is verleend maar is de beschermings-omvang van het oorspronkelijk verleende Europees octrooi door het EOB op verzoek van Scimed (met terugwerkende kracht) beperkt tot, kort gezegd, de katheter volgens de gewijzigde conclusie 1 waarin maatregel (b) wordt toegepast.’

Het hof heeft bij de uitleg van het oorspronkelijke Keith-octrooi de juiste maatstaf aangelegd:

‘5.2.2. [...] Uitgaande van de in rov. 8.1 gegeven, in cassatie onbestreden, weergave van de stellingen van Scimed in hoger beroep - zie in 3.3.2 onder (iii) - heeft het hof onderzocht of de gemiddelde vakman, die conclusie 1 leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen, zonder meer tot de slotsom komt dat deze conclusie betrekking heeft op de door Scimed bedoelde combinatie-uitvinding met de maatregelen (a), (b) en (c).’

‘Na beoordeling van de argumenten van Scimed ontleend aan de tekst van conclusie 1 (rov. 8.2), aan de tekeningen (rov. 8.3) en aan de beschrijving in het octrooischrift (rov. 8.4) kwam het hof tot het oordeel dat de gemiddelde vakman het octrooi zo zal verstaan dat het niet beperkt is tot katheters met de maatregel (b), doch uitsluitend rechten voor katheters met maatregelen (a) en (c) claimt. In deze overwegingen, in hun geheel en onderlinge samenhang beschouwd, heeft het hof de voor zijn uitleg van de octrooiconclusies juiste maatstaf gehanteerd, welke uitleg zozeer is verweven met waarderingen van feitelijke aard dat deze in cassatie slechts in beperkte mate op juistheid kan worden onderzocht.’

Het hof heeft daarbij volgens de Hoge Raad kennelijk en terecht de voor de uitleg van het octrooi de vakkennis van de gemiddelde vakman maatgevend geacht.

Voor wat betreft de partiele nietigheid van de conclusie constateert de Hoge Raad dat het hof blijkens het overwogene de onder het tot 13 december 2007 geldende recht toe te passen maatstaf (te weten die van Spiro/Flamco, resp. Wiva/Van Egmond) heeft aangelegd voor zijn beoordeling. De Hoge Raad vervolgt:

‘5.3.3. Door in het kader van de beoordeling van de toelaatbaarheid van de door Scimed gewenste beperking van het octrooi - in rov. 9.2 eerst te oordelen dat de maatregelen (b) en (c) betrekking hebben op twee zelfstandige uitvindings-onderwerpen die geen "eenheid" (a priori) vormen en dat de octrooiaanvrage daarmee niet voldeed aan het bepaalde in art. 82 EOV omdat deze maatregelen geen betrekking hebben op "’één enkele uitvinding" en evenmin op "een groep van uitvindingen die zodanig onderling verbonden zijn dat zij op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten", en vervolgens - in rov. 9.2 en 9.3 te overwegen, samengevat, dat, mocht het zo zijn dat sprake is geweest van afsplitsing van de materie volgens maatregel (b) in de verleningsprocedure, de door Scimed subsidiair gewenste beperking tot een katheter gekenmerkt door (de combinatie-uitvinding met) de maatregelen (a), (b) en (c) niet toelaatbaar is omdat zij daarmee materie terughaalt waarvan zij te kennen heeft gegeven afstand te willen doen en waarmee zij aan de gestelde inbreuk een ander octrooi ten grondslag zou leggen, heeft het hof onvoldoende inzicht gegeven in de aan zijn beslissing ten grondslag liggende gedachtegang.’

‘Zonder nadere motivering, die ontbreekt, is niet duidelijk waarom het hof in zijn beoordeling van een partiele vernietiging van het Keith-octrooi de in art. 82 EOV vereiste eenheid van uitvinding en de in art. 76 EOV bedoelde afsplitsing van Europese octrooiaanvragen heeft betrokken, nu deze, gelet op art. 138 EOV, in de procedure voor de nationale rechter geen grond kunnen opleveren voor (gehele of gedeeltelijke) nietigverklaring of vernietiging van een Europees octrooi, terwijl zonder meer niet valt in te zien waarom het aanbrengen van de door Scimed gewenste beperking voor de gemiddelde vakman niet reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. De hierop gerichte klachten van onderdeel 3 slagen.’

Met het oog op de beoordeling van het geding na verwijzing wordt door de Hoge Raad aangetekend dat de maatstaf uit Wiva/Van Egmond niet verenigbaar is met het per 13 december 2007 geldend verdragsrecht:

‘5.4.2 Zoals ook in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.2-2.3 en 2.6-2.7 wordt uiteengezet, is het bepaalde in art. 138 EOV met ingang van 13 december 2007 inhoudelijk gewijzigd. Uit de travaux préparatoires volgt dat deze wijziging tot doel heeft uitdrukkelijk in het verdrag vast te leggen dat een octrooihouder het recht heeft een Europees octrooi te beperken in een nationale procedure over de geldigheid daarvan (art. 138 lid 3 EOV 2000). Vernietiging van een Europees octrooi is ingevolge de nieuwe verdragsbepaling niet meer onderworpen aan nadere, aan het nationale recht ontleende voorwaarden. Anders dan gold onder art. 138 lid 2, tweede volzin, EOV - welke volzin bij de herziening van het verdrag is geschrapt - geschiedt beperking van een Europees octrooi uitsluitend in de vorm van een door de octrooihouder voorgestelde wijziging van de conclusies, waarna het aldus gewijzigde octrooi de grondslag voor het verdere geding vormt. Indien de rechter deze beperking onvoldoende oordeelt om het octrooi voor vernietiging te vrijwaren, is hij bevoegd het octrooi verder te beperken [...].’

‘Tegen de achtergrond van deze wijziging tot harmonisatie van de regeling voor de vernietiging van Europese octrooien door de nationale rechter op grond van art. 138 EOV 2000, welke verdragsbepaling onmiddellijke werking heeft ingevolge art. 8 van het Herzieningsverdrag EOV en met terugwerkende kracht op de reeds voor 13 december 2007 verleende Europese octrooien van toepassing is verklaard in art. 1.2 van de Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000, is de Hoge Raad van oordeel dat toepassing van de maatstaf uit zijn - hiervoor in 5.3.2 vermelde - arrest van 16 februari 2001 voor de beoordeling van de (gedeeltelijke) vernietiging van het Nederlandse deel van een Europees octrooi niet verenigbaar is met het per 13 december 2007 geldend verdragsrecht. Of het Nederlands deel van een Europees octrooi overeenkomstig het bepaalde in art. 138 (geheel of gedeeltelijk) moet worden vernietigd, dient de rechter te beoordelen met inachtneming van de bepalingen van dit herziene verdrag en het daarbij behorende uitvoeringsreglement.’

Doel en strekking van het herziene EOV enerzijds en de proceseconomie anderzijds brengen mee dat in het geding na verwijzing, overeenkomstig het in artikel 7 van het Herzieningsverdrag EOV neergelegde overgangsrecht, alsnog het per 13 december 2007 geldende verdragsrecht dient te worden toegepast en dat het hof daarbij zal moeten uitgaan van het door de toegestane wijziging van conclusie 1 beperkte octrooi. Derhalve zal alsnog in reconventie moeten worden onderzocht of het Keith-octrooi, zoals thans beperkt, had behoren te worden verleend.

Lees het arrest hier.  Gerechtshof 's-Gravenhage, 14 december 2006: IEF 3157.

Hoge Raad, 6 maart 2009, nr. C07/204HR, LJN: BG7411, Schneider (Europe) GmbH tegen Cordis Europa N.V. (met dank aan Simon Dack, De Brauw Blackstone Westbroek).

Octrooirecht. Europees octrooi van Schneider voor een ballondilatatiekatheter (‘Kastenhofer-octrooi’). Voorlopig laatste aflevering van deze stent-oorlog tussen Schneider en Cordis. De cassatiemiddelen van beide partijen falen: het hof gebruikte de juiste maatstaf voor beschermingsomvang en uitleg octrooiconclusie. Aanbod bewijs niet-nawerkbaarheid terecht gepasseerd. De Hoge Raad verwerpt  het beroep tegen Gerechtshof 's-Gravenhage 15 maart 2007, IEF 3690.

Cordis brengt wereldwijd een aantal typen interventiekatheters en daarop te plaatsen stents op de markt. In deze zaak zijn haar katheters met een binnenlaag van Plexar en een buitenlaag van Pebax aan de orde.  Bij inleidende dagvaarding van 12 mei 2004 heeft Schneider Cordis gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage, stellende dat Cordis inbreuk maakt op het Kastenhofer-octrooi. Schneider heeft gevorderd dat Cordis zal worden verboden inbreuk te maken op dit octrooi.

In het vonnis in de eerste instantie van 8 juni 2005 (link) heeft de rechtbank inbreuk aangenomen en de nietigheidsverweren van Cordis afgewezen. Schneider heeft het vonnis van de rechtbank daarop ten uitvoer gelegd, maar bij arrest van 15 maart 2007 (link) heeft het hof geen octrooi-inbreuk aanwezig geacht, ook niet uit hoofde van equivalentie, alhoewel het Kastenhofer-octrooi ook door het hof geldig werd geacht. Schneider werd door het hof veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding voor de onrechtmatige tenuitvoerlegging van het vonnis van de rechtbank.

Beide partijen zijn in daarna in cassatie gegaan. Schneider voert twee cassatiemiddelen aan: de eerste is gericht op de uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven en de tweede is gericht tegen het oordeel dat Cordis geen inbreuk heeft gemaakt op het Kastenhofer-octrooi. Het incidenteel cassatieberoep van Cordis is gericht tegen de verwerping van haar beroep op de nietigheid (wegens niet-nawerkbaarheid) van het Kastenhofer-octrooi.

Het middel in het principale beroep richt zich tegen de uitleg die het hof heeft gegeven aan het begrip "a polyethylene" in conclusie 1 van het octrooi.

4.1.2 De door het onderdeel bestreden uitleg brengt mee dat het begrip "a polyethylene" in conclusie 1 van het octrooi niet ziet op co-polymeren van etheen waarin - zoals wel het geval is bij het door Cordis voor de binnenlaag gebruikte Plexar - andere monomeren dan a-olefinen zijn opgenomen. […]

4.1.3 Het onderdeel - dat niet klaagt over de door het hof bij de uitleg van het octrooi gehanteerde maatstaf - behelst, na een inleiding in 2.1 en 2.2, onder 2.3 in de eerste plaats het betoog dat die uitleg te beperkt en daarmee onjuist is. Het onderdeel voert aan:
"De aanduiding "a high density polyethylene" in de conclusies is eenduidig genoeg generiek voor de gemiddeldevakman om onder dat begrip ook te verstaan een polyetheen waarbij tijdens de polymerisatie andere comonomeren dan a-olefinen zijn toegepast zoals het comonomeer MAH, terwijl deze aanduiding (ook) past in de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte, te weten een katheter voorzien van een tweelagige binnenbuis, welke zodanig is vervaardigd, bij voorkeur door coëxtrusie, dat de uit "een polyamide" bestaande (PA) buitenlaag en de uit "een polyethyleen" bestaande (PE) binnenlaag aan elkaar zijn gehecht ("be secured to one another")."

4.1.4 Dit betoog moet worden verworpen. Het hof heeft - naar ook in 4.4.1 van de toelichting namens Schneider wordt betoogd - terecht de betrokken term uit de conclusie uitgelegd door vast te stellen hoe de gemiddelde vakman die begrijpt. Anders dan in het onderdeel tot uitgangspunt lijkt te worden genomen, bestaat geen grond voor het oordeel dat de aanduiding "a high density polyethylene" geen andere uitleg toelaat dan dat daaronder ook is te verstaan polyetheen als hiervoor in 4.1.3 is bedoeld, dat wil zeggen: polyetheen waarbij tijdens de polymerisatie andere co-monomeren dan a-olefinen zijn toegepast. Het hof heeft, uitgaande van die, derhalve niet onbegrijpelijke, uitleg, de conclusie dus niet "herschreven" en bijgevolg evenmin beperkt, zoals in dit verband in de toelichting op het middel wordt opgemerkt. Evenmin impliceert de door het hof gegeven uitleg het - zonder goede grond gegeven - oordeel dat Schneider afstand heeft gedaan van de bescherming waarop het octrooi naar het essentiële van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft.

Wat betreft de inbreuk overweegt de Hoge Raad als volgt:

4.2.3 De klacht onder 3.3 - voorafgegaan door een inleiding in 3.2 - komt erop neer dat het hof met dit oordeel heeft miskend dat de beide lagen van de binnenbuis van Cordis niet slechts een chemische, maar ook een fysische of mechanische binding met elkaar hebben en dat dan ook niet gesproken kan worden van een andere hechting of binding (chemisch in plaats van fysisch), maar van een extra hechting of binding (chemisch naast fysisch), terwijl evenmin sprake is van een (wezenlijk) andere oplossing dan die van het Kastenhofer-octrooi, nu ook met de fysische of mechanische bindingen tussen HDPE en PA een in de praktijk bruikbare hechting wordt verkregen. In de klacht onder 3.4 wordt daaraan toegevoegd dat, voor zover het hof heeft geoordeeld dat bij de binnenbuis van Cordis uitsluitend sprake is van chemische binding, dit oordeel onbegrijpelijk is.

4.2.4 Deze laatste klacht (3.4) mist feitelijke grondslag, aangezien het hof niet heeft geoordeeld dat bij de binnenbuis van Cordis uitsluitend sprake is van chemische binding.
De klacht onder 3.3 verliest uit het oog dat het hof die chemische binding, ongeacht of de twee lagen van de binnenbuis daarnaast nog fysisch of mechanisch aan elkaar zijn gehecht, daarom heeft aangemerkt als een ten opzichte van het Kastenhofer-octrooi nevengeschikte oplossing voor het hechtingsprobleem omdat - naar in cassatie niet is bestreden - die binding voor een zodanig verbeterde hechting tussen beide lagen zorgt dat delaminatie ook onder - ten opzichte van de in rov. 19 door het hof bedoelde normale condities - extreme gebruikscondities wordt voorkomen. De aan dit oordeel door het hof verbonden gevolgtrekking dat van octrooi-inbreuk door equivalentie geen sprake is, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde geen nadere motivering dan door het hof is gegeven. De klacht onder 3.3 treft dus evenmin doel.

4.2.5 Onder 3.5 klaagt het onderdeel subsidiair dat ook wanneer de twee lagen van de binnenbuis van Cordis uitsluitend door chemische bindingen aan elkaar zouden zijn gehecht, toch sprake is van letterlijke inbreuk op, althans ondergeschiktheid aan de uitvinding dan wel oplossing van Schneider. Het hof, zo vervolgt de klacht onder meer, heeft immers miskend dat in conclusie 1 gesproken wordt van "two superposed layers (...) of materials secured in relation to one another" zonder dat in de conclusies, beschrijving en tekeningen de (aard van) hechting is beperkt tot een chemische of mechanische dan wel fysische hechting, zodat - gelijk Schneider in feitelijke aanleg heeft betoogd - de gemiddelde vakman uit die tekst niet begrijpt of moet begrijpen dat de conclusies zijn beperkt tot een mechanische of fysische binding.

4.2.6 Het kennelijke uitgangspunt van deze klacht dat "secured" in conclusie 1 slechts kan worden begrepen als een generieke term die iedere vorm van hechting omvat, zodat een andere uitleg tot een beperking van de beschermingsomvang van het octrooi leidt, is door het hof in zijn hiervoor onder 4.2.2 weergegeven rov. 19 verworpen. Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman "secured" in het Kastenhofer-octrooi begrijpen als "gehecht door fysische of mechanische bindingen". Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde geen nadere motivering dan door het hof is gegeven, zodat in zoverre ook de klacht onder 3.5 faalt.

Het incidentele cassatiemiddel van Cordis betreffende de nietigheid van het Kastenhofer-octrooi vindt echter ook in cassatie geen gehoor:

5.2.1 Onderdeel I.1 klaagt in de eerste plaats dat in de bestreden uitspraak niet valt te lezen of het hof de bewijslast dat het octrooi nawerkbaar is op Schneider legt, dan wel de bewijslast dat het niet nawerkbaar is op Cordis. Deze klacht mist feitelijke grondslag: zoals nader uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.3-3.5 ligt in het bestreden arrest besloten dat Cordis diende te bewijzen dat, zoals zij stelde, het octrooi niet nawerkbaar was. Onderdeel I.1 kan dus in zoverre niet tot cassatie leiden.

5.2.2 Dit onderdeel bevat voorts de klacht dat indien - zoals blijkens het in 5.2.1 overwogene het geval is - het hof heeft geoordeeld dat de bewijslast inzake de niet-nawerkbaarheid op Cordis rust, dit oordeel onjuist is, zeker nu Cordis gemotiveerd heeft gesteld dat de beschreven uitvinding niet nawerkbaar is.

5.2.3 Ook deze klacht treft geen doel. Degene die de nietigheid van een (Europees) octrooi inroept dient de feiten stellen waaraan dat rechtsgevolg kan worden verbonden en zal, overeenkomstig de hoofdregel van art. 150 Rv., die feiten zonodig - in geval van gemotiveerde betwisting - hebben te bewijzen. Feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat de bewijslast in dit geval op Schneider als octrooihouder zou moeten worden gelegd, zijn, naar in 's hofs oordeel besloten ligt, door Cordis niet gesteld.

In eerste aanleg had Cordis aangeboden nader bewijs te leveren van de niet-nawerkbaarheid, maar dat bewijsaanbod was gepasseerd. In appel heeft Cordis het volgende aangeboden:

"Uiterst subsidiair - voor het geval Uw hof de bewijslast van de niet-nawerkbaarheid bij Cordis wil leggen, het bewijs nog niet acht geleverd en geen vermoeden van niet-nawerkbaarheid wil aannemen - handhaaft Cordis haar bewijsaanbod. Zij wil dan enkele partijdeskundigen als getuigen doen horen op de voet van art. 200 Rv. Daarbij denkt Cordis dan aan organisch-chemici, meer specifiek polymeerdeskundigen. Deze zullen onderschrijven wat Prof. Schouten opmerkt, dat het een basisregel in de polymeerwetenschap is dat tussen gecoextrudeerde lagen van PE en PA geen hechting zal worden gevormd. Het alternatief zou zijn dat Uw hof een deskundigenbericht gelast op de voet van art. 194 Rv.”

Naar de mening van Langemeijer – welke door de Hoge Raad wordt overgenomen – heeft het hof het dat bewijsaanbod beschouwd als niet meer ter zake dienend, hetgeen niet onbegrijpelijk wordt geacht.

3.10 […] Cordis is in de gelegenheid geweest om schriftelijke verklaringen van deskundigen over te leggen. Zij heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt. In de redenering van het hof is het mogelijk gebleken, namelijk in de vorm van de Asuka-katheter, volgens het octrooi een voor de praktijk bruikbare katheterbinnenbuis te vervaardigen met een binnenlaag van een polyethyleen en een buitenlaag van een polyamide. Daarmee was het standpunt dat het octrooi slechts een "papieren uitvinding" zou omvatten weerlegd. Nu het hof in rov. 13 had vastgesteld dat tabel 1 van het door Cordis in het geding gebrachte rapport van Van Erp en Van den Berg het standpunt van Schneider ondersteunde en dat Cordis de verklaring van Prof. De Scheerder niet betwistte, zodat van de juistheid daarvan moet worden uitgegaan, kon het hof tot het oordeel komen dat een mondelinge toelichting van deskundigen, zoals aangeboden, niet langer ter zake dienende was. De klacht faalt.

De Hoge Raad verwerpt het beroep en partijen dragen hun eigen kosten.

Lees het arrest hier of, inmiddels ook op rechtspraak.nl:  hier.