Rechtbank Alkmaar, 3 december 2008, HA ZA 07-622, Odlewnia Zeliwa Spólka Akcynjna tegen Bus Holland Alkmaar B.V. (met dank aan Ubel van der Werff, JPR Advocaten)

Eerst even voor jezelf lezen. Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Uitputting. Depot te kwader trouw. Overdracht merk. “Wat partijen verdeeld houdt, is de vraag of de door Bus Holland verhandelde fittingen met daarop EE met Odlewnia's toestemming in het verkeer zijn gebracht, dan wel of Bus Holland daar onder de gegeven omstandigheden van uit mocht gaan, of dat het hier gaat om het zonder toestemming van Odlewnia gebruik maken van haar EE merk.”

Inbreuk wordt aangenomen, net als kwade trouw: “Ondanks de omstandigheid dat de nietigheid niet meer door Odlewnia ten aanzien van dit merk kan worden ingeroepen, is de rechtbank van oordeel dat de rechten verbonden aan dit merk niet aan Bus Holland als deposant te kwader trouw maar aan Odlewnia als voorgebruiker dienen toe te komen.”

Uitputting & inbreuk: “4.9. Tegenover de gemotiveerde betwisting door Odlewnia van Bus Hollands beroep op uitputting, ligt het op de weg van Bus Holland nader te onderbouwen op grond waarvan moet worden aangenomen dat zij EE fittingen afkomstig van Odlewnia verhandelt Bus Holland beperkt zich daarbij tot het betwisten van de conclusies die aan de twee onderzochte aankopen via wederverkopers van Odlewnia kunnen worden ontleend Bus Holland gaat er daarmee aan voorbij dat zij met die betwisting - wat daar ook van zij - nog geen onderbouwing van haar eigen stelling ter zake van uitputting heeft gegeven Bus Hollands beroep op uitputting zal dan ook, bij gebreke van een voldoende feitelijke onderbouwing, worden afgewezen

(…) 4.10. Het voorgaande leidt er toe dat de rechtbank van oordeel is dat Bus Holland door het verhandelen van fittingen voorzien van de aanduiding "EE" inbreuk maakt op de rechten die Odlewnia ontleent aan haar EE merk, die niet door of met toestemming van Odlewnia in het verkeer zijn gebracht.(…)”

Kwade trouw: “4.22 Ten aanzien van het hiervoor onder 2.8 sub a genoemde merk van Bus Holland komt de rechtbank voorts toe aan Odlewnia's subsidiaire vordering tot overdracht van dit merk aan haar. Dat Odlewnia niet meer de inschrijving van dit merk door Bus Holland kan aanvechten met een vordering tot nietigverklaring, brengt nog niet mee dat Odlewnia zich op geen enkele wijze kan verzetten tegen dit merk van Bus Holland. Zoals uit het voorgaande volgt, is de rechtbank van oordeel dat ook bij het hiervoor onder 28 sub a, genoemde merk van Bus Holland sprake is van een depot te kwader trouw zoals bedoeld in artikel 2.4 aanhef en sub f BVIE en artikel 6septies van het Unieverdrag van Parijs. Ondanks de omstandigheid dat de nietigheid niet meer door Odlewnia ten aanzien van dit merk kan worden ingeroepen, is de rechtbank van oordeel dat de rechten verbonden aan dit merk niet aan Bus Holland als deposant te kwader trouw maar aan Odlewnia als voorgebruiker dienen toe te komen.

4.23 De rechtbank zal Bus Holland op hierna te noemen wijze gebieden -conform Odlewnia's primaire vordering - de merken hiervoor bedoeld onder 2.8 sub c en d door te halen en -conform Odlewnia's subsidiaire vordering - het merk hiervoor bedoeld onder 2 8 sub a aan Odlewnia over te dragen. (…)”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 29 oktober 2008, HA ZA 08-335, […] De Gilde tegen Nedstede Leisure Holding B.V. & Speelpark “Oud Valkeveen” B.V.

Ongeschreven intellectuele eigendomsrechten. Overdracht rechten op artiestennaam en recht tot gebruik voor pretpark. “Een naam van een persoon met een verzilverbare populariteit wordt in de literatuur gekwalificeerd als een ongeschreven intellectueel eigendomsrecht.” Naar huidig recht kan een dergelijke naam niet worden overgedragen, naar oud recht (vóór 1992) wel.

Wilhelm Marinus Antonius Akkerman, in leven beter bekend als Toni Boltini, de eigenaar van het bekende circus Toni Boltini, heeft  in 1986 de rechten op de naam Boltini overgedragen aan eiser i.c. De Gilde. De Gilde heeft in 1987 een, naar oordeel van de rechtbank niet-exclusieve, overeenkomst gesloten met, kort gezegd, een rechtsvoorganger van gedaagden voor het gebruik van de naam Boltini voor het pretpark “Oud Valkeveen” in Naarden, het pretpark waarvan de exploitatie door de dochters van  Akkkerman / Toni Boltini was verpacht aan de rechtsvoorganger van gedaagde. Akkerman overleed in 2003.

De tweemaandelijkse facturen voor het gebruik van de naam Boltini zijn sinds november 2005 onbetaald gebleven en eiser De Gilde vordert i.c. nakoming van de overeenkomst. De rechtbank oordeelt dat de overeenkomst rechtsgeldig zijn, maar buitengerechtelijke ontbonden mochten worden op grond van onvoorziene omstandigheden, zoals de wetswijziging van 1992, het niet meer noemenswaardig gebruiken van en de gerede twijfel over de verzilverbare populariteit van de naam.

“5.3. Naar de rechtbank begrijpt, stelt De Gilde zich op het standpunt dat Akkerman onder de artiestennaam Boltini een verzilverbare populariteit genoot, die hij te gelde kon maken. Dat wil zeggen dat hij zijn popularteit commercieel kon exploiteren en dat hij een geldelijke beloning kon bedingen voor het gebruik van zijn naam voor commerciële doeleinden. 

5.4. Een naam van een persoon met een verzilverbare populariteit wordt in de literatuur gekwalificeerd als een ongeschreven intellectueel eigendomsrecht. Naar huidig recht is een dergelijk recht op grond van artikel 3:83 lid 3 BW niet overdraagbaar, waardoor dit recht  onder het huidige recht (artikel 3:6 BW) evenmin gekwalificeerd kan worden als vermogensrecht. Voormelde artikelen zijn evenwel pas in 1992 in werking getreden. Voor 1992 gold de regel dat alle vermogensrechten overdraagbaar waren, tenzij de wet of de aard van het recht zich daartegen verzette. Akkerman heeft de rechten op de naam Boltini in 1986 overgedragen aan De Gilde. Deze overeenkomst is rechtsgeldig, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen de overdracht verzette. De verzilverbare populariteit van een naam is verbonden aan een bepaald persoon. Dit staat er echter niet aan in de weg dat de rechten op die naam konden worden overgedragen. De overeenkomst van 1986 is derhalve rechtsgeldig.

(…) 5.7. Volgens Nedstede c.s. is De Gilde overigens ook tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, omdat zij een exclusief recht tot gebruik van de naam heeft gegeven, zodat zij zelf niet meer gerechtigd was die naam te voeren, maar desondanks deze naam is blijven gebruiken. In de overeenkomst is handgeschreven de toevoeging "niet exclusief" opgenomen, hetgeen is geparafeerd. Nedstede c.s. betwist de echtheid van de handgeschreven aanvulling van de akte. Uitgaande van de overeenkomst zonder de handgeschreven aanvulling volgt daaruit evenwel niet dat sprake is van exclusiviteit, zodat wat er ook van de echtheid van de toevoeging zij, de betwisting daarvan Nedstede c.s. niet kan baten. De overeenkomst is dan ook niet buitengerechtelijk ontbonden op deze grond.

5.8. Het voorgaande brengt mee dat de betalingen die zijn verricht in het kader van de overeenkomst tussen De Gilde en Jasper B.V., niet onverschuldigd zijn gedaan, alsmede dat De Gilde in beginsel nakoming van de overeenkomst kan vorderen. Het overlijden van Ak-kerman heeft daar gezien de onderhandse aktes van 17 februari 1988 en december 1990 geen wijziging in gebracht. Nedstede c.s. betwist de echtheid van deze akten. Zij heeft hiervoor echter geen feiten en omstandigheden aangevoerd, zodat het ervoor gehouden moet worden dat de betreffende akten echt zijn.

(…) 5.12. Nedstede c.s. voert subsidiair aan dat de door de raadsman van Nedstede c.s. bij brief van 14 september 2007 aan de raadsvrouwe van De Gilde buitengerechtelijk is ontbonden op grond van artikel 6:258 BW. Dat een brief met een dergelijke inhoud is ontvangen, wordt niet betwist, zodat de rechtbank hier thans vanuit gaat. De rechtbank is met Nedstede c.s. van oordeel dat de overeenkomst in het licht van de wetswijziging in 1992, het feit dat Nedstede c.s. de naam Boltini niet (noemenswaardig) gebruikt en De Gilde heeft nagelaten te onderbouwen waarom de naam Boltini tegenwoordig nog een verzilverbare populariteit geniet, inderdaad buitengerechtelijk ontbonden mocht worden. De rechtbank kent aan deze ontbinding gezien de omstandigheden van het geval terugwerkende kracht toe tot het moment dat Nedstede c.s. betaling uit hoofde van de overeenkomst (gedeeltelijk) heeft gestaakt. Partijen hebben derhalve over en weer niets meer te vorderen uit hoofde van deze overeenkomst.”

Lees het vonnis hier (IEPT.nl, bewerkte versie).

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15 april 2008, LJN: BD1639, Yonex Kabushiki Kaisha tegen  Geintimeerde, h.o.d.n. Belgro Badminton World,

Domeinnamen. Eerst even de samenvatting van het hof zelf:”Doordat Belgro de domeinnaam yonexbadminton.nl heeft doen registreren, heeft Yonex niet meer de mogelijkheid om dat zelf te doen. Op zich is dat juist, maar dat wil nog niet zeggen dat Belgro daardoor jegens Yonex onrechtmatig handelt. Yonex beschikt over domeinnamen, zoals yonex.nl, die de indruk wekken te verwijzen naar de officiële website van Yonex.

Wanneer Yonex een groter aantal registraties had willen verwerven, had zij daartoe de gelegenheid tot het moment dat een ander een bepaalde domeinnaam registreert. Wat de domeinnaam yonexbadminton.nl betreft had Yonex dit kunnen doen voordat Belgro dit deed, daarna niet meer. Zo werkt dat nu eenmaal bij domeinnamen. Op zich is het doen registreren van de domeinnaam yonexbadminton.nl door Belgro tegenover Yonex niet als onrechtmatig aan te merken. Bijzondere omstandigheden die tot een ander oordeel nopen zijn voorshands niet aannemelijk gemaakt of geworden.”

Lees het arrest hier.

Zo, weer een jaar voorbij. Tijd voor de traditionele Shieldmark.Zacco Letterquiz. Test uw merkgeheugen hier.

“Vondst advocaten benoemt twee nieuwe partners. Het gaat om medewerkster Silvie Wertwijn en Lovells advocaat Polo van der Putt. Beide benoemingen gaan in op 1 januari 2009. Er treden per januari 2009 ook twee nieuwe stagiaires in dienst. Vondst advocaten is gespecialiseerd in Intellectuele eigendom, IT-recht en farmaceutisch recht.

Silvie Wertwijn (34) is advocaat sinds 2000. Eerder werkte zij bij NautaDutilh en Steinhauser Hoogenraad. Toen Steinhauser Hoogenraad eind 2007 uiteenviel en Tjeerd Overdijk en Otto Swens Vondst advocaten begonnen, ging zij mee. ‘Vondst heeft het vanaf het begin uitstekend gedaan. Wij werken in een enthousiast team. Onze cliënten waarderen dat. Als partner ga ik de merkenpraktijk en de farmapraktijk verder uitbreiden’, aldus Wertwijn. Tjeerd Overdijk van Vondst: ‘Onze praktijk groeit gestaag. Silvie Wertwijn’s eigen praktijk ook. Zij is toe aan de overstap naar het partnerschap.

Polo Van der Putt (36) is advocaat sinds 1996. Hij is gespecialiseerd in IT-recht en technologie. Van der Putt heeft specifieke expertise op het gebied van sourcing, IT-contracten en privacy. Daarnaast is hij een van de weinige Nederlandse advocaten die zijn ingevoerd in e-gaming. Hij heeft een gemengde transactie-, advies- en procespraktijk. Van der Putt over zijn overstap: ‘Ik ben nu 12 jaar bezig, wil doorgroeien en mijn IT-praktijk naar een hoger plan tillen. Daar was op korte termijn geen mogelijkheid voor bij Lovells. Bovendien was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik was counsel, een tussenstap naar de benoeming tot partner, maar bij Vondst word ik direct partner. Het prettige van Vondst is dat het zich als nichekantoor specifiek kan richten op de IT-praktijk en dat ik mij met een ervaren team kan richten op de verdere ontwikkeling van een hoogwaardige IT-praktijk.’”

Rechtbank Amsterdam, 4 december 2008, LJN: BG6134, Building Products Nederland B.V. tegen Artcrete Europe B.V.

Merkenrecht. Woordbestanddeel ‘-crete’ is geen gebruikelijke aanduiding voor beton. Geen normaal (voor)gebruik in de Benelux van het merk Artcrete. Geen depot te kwader trouw eiser. “De enkele omstandigheid dat Artcrete Inc. deze handelsnaam in de Verenigde Staten hanteerde en dat Building Products daar mogelijk van op de hoogte is geweest of had moeten zijn, omdat – daar zijn partijen het over eens – de markt voor betonprints een ‘zeer specialistische niche markt’ is, is daartoe onvoldoende.”

De vorderingen worden toch afgewezen: Er is geen spoedeisend belang, omdat gedaagde, na sommatie maar (ruim) voor het uitbrengen van de dagvaarding, voortvarend een eind aan de gestelde merkinbreuk heeft gemaakt. 1019h proceskostenveroordeling voor eiser: €5625,-.

Lees het vonnis hier. 

Hoge Raad, 5 december 2008, LJN: BB0678, De staatssecretaris van Financiën tegen Fiscale eenheid X Holding B.V. c.s.

Fiscaal-cultureel recht. De Hoge Raad is van oordeel dat voor het toegang verlenen voor peepshows het verlaagde btw-tarief van toepassing is. Het hof heeft vastgesteld dat bij deze peepshows sprake is van een toneel waarop een voorstelling wordt gegeven die door een aantal personen tegen betaling wordt bijgewoond. Volgens het hof was sprake van een toneelvoorstelling. De begrippen muziek- en toneeluitvoeringen moeten ruim worden opgevat en het culturele karakter of het culturele niveau van een voorstelling of uitvoering is niet van belang. Het verlaagde BTW-tarief is van toepassing

Lees het arrest hier. Samenvatting HR hier.

Rechtbank Roermond, 3 december 2008, LJN: BG6165, Strafzaak (merkregistratie vee).

Agrarisch merkenrecht. Economische politierechter. “Frustratie merkenregistratie vee door het gebruiken van merken van een ander bedrijf.”

“De rechter acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat zij in de periode van 15 januari 2006 tot en met 8 maart 2006 te Neeritter, in de gemeente Hunsel, als houder, opzettelijk, meerdere dieren die zij hield, te weten ongeveer 600 varkens (biggen), heeft gemerkt met merken, die blijkens de op het merk vermelde gegevens door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan derden ter beschikking waren gesteld.

(…) Door het niet zorgvuldig naleven van de regels met betrekking tot de identificatie en registratie van dieren heeft verdachte de volksgezondheid en de diergezondheid in potentie op ernstige wijze in gevaar gebracht. Het bewust niet gebruik maken van juiste merken vormt niet alleen een groot risico voor het eigen bedrijf, maar ook voor de gehele sector, voor de voedselveiligheid en de uitstraling daarvan naar het buitenland.

(…) Gelet op het risico voor de volksgezondheid die van het handelen van verdachte is uitgegaan, is de economische politierechter van oordeel dat aan verdachte een geldboete van aanzienlijke omvang moet worden opgelegd. (…) De economische politierechter veroordeelt verdachte voor het hiervoor bewezenverklaarde tot een geldboete van € 10.000,--.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 5 december 2008, KG ZA 08-1975 SR PvV, Reckitt Benkiser Healthcare B.V. tegen Unilever Nederland B.V.  (met dank aan Madeleine de Cock Buning, De Brauw Blackstone Westbroek)

Reclamerecht. Reckitt Benckiser vordert - samengevat - Unilever te bevelen om met onmiddellijk ingang ieder gebruik van de claims "de best werkende tablet voor de beste resultaten. Sun Extra Power, nr. 1 in reiniging" en of enig andere claim met betrekking tot superioriteit van het merk Sun te staken en gestaakt te houden. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. “Op dit moment is niet aangetoond of aannemelijk gemaakt dat de claim van Unilever dat haar product Sun All in 1 Extra Power "de best werkende tablet voor de beste resultaten" of "Sun Extra Power, No. 1 in reiniging" misleidend is.”

“4.3. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat uit de door Unilever overgelegde rapporten volgt dat Sun All in 1 Extra Power een beter resultaat oplevert dan Calgonit Quantum. (…) Weliswaar moeten deviaties in aanmerking worden genomen, maar vooralsnog is niet zonder meer aannemelijk dat alle deviaties ten positieve van het product Calgonit Quantum zullen uitvallen. Daarvoor is nader onderzoek nodig, waar dit kort geding zich niet voor leent. De verschillen zijn diverse malen significant en met name het rapport van 14 november 2008 leidt tot de conclusie dat Sun All in 1 Extra Power beter scoort dan Calgonit Quantum.”

(…) 4.9. “Nu de rapporten van Tensioconsult voldoen aan de IKW normen, het product Sun All in 1 Extra Power daarin significant beter scoort dan de producten van Reckitt Benckiser en het door Reekin Benckiser overgelegde onderzoeksrapport zich niet laat vergelijken met de rapporten van Unilever. terwijl Unilever bovendien in een nog niet door Reckitt Benckiser geteste samenstelling het product Sun All in 1 Extra Power op de markt heeft gebracht, is op dit moment niet aangetoond of aannemelijk gemaakt dat de claim van Unilever dat haar product Sun All in 1 Extra Power "de best werkende tablet voor de beste resultaten" of "Sun Extra Power, No. 1 in reiniging" misleidend is. Daarvoor is nader onderzoek nodig. Partijen zouden, zoals door de voorzieningenrechter ter zitting is voorgesteld, een nadere test kunnen laten uitvoeren. Bij deze test zouden zij het van te voren eens moeten worden over de condities van die test of zij zouden van te voeren deze condities in rechte moeten laten vaststellen.

4.10. Nu hiervoor is geoordeeld dat de in geding zijnde mededeling van Unilever voorshands niet misleidend is, kan de vraag of er ten opzichte van Reckitt Benck-ser sprake is van misleidende vergelijkende reclame als bedoeld in artikel 6: 194a BW reeds daarom onbesproken blijven.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 4 december 2008, KG ZA 08-1416 The Body Shop International Plc c.s. tegen Men's Body Shop B.V. c.s.

Eerst even voor jezelf lezen. Merkenrecht. Gemeenschaps- en Beneluxmerken. Bekend merk The Body Shop tegen Men’s Body Shop. 2.20 lid 1 sub c, gevaar van verwatering. Geen tipje van de Intel-sluier. Overdracht domeinnaam. Proceskosten volgens indicatietarief: €6000,-

“ 4.7. Het teken MEN’S BODY SHOP en het merk THE BODY SHOP delen de twee laatste woorden waaruit zij zijn samengesteld. Hierboven (4.5.) is voorshands aangenomen dat het merk THE BODY SHOP door inburgering ruimschoots onderscheidend vermogen heeft gekregen. Dat geldt ook voor de twee laatste woorden tezamen. Anders dan MBS betoogt gaat het hier niet (meer) om algemene woorden. Voor zover MBS zou bedoelen dat body shop een generieke aanduiding is voor een winkel met producten voor de lichaamsverzorging, slaagt dit niet. Misschien is dat op enig moment zo geweest, maar nu de samenstelling body shop onderscheidend vermogen heeft verkregen en heeft behouden is dat in elk geval nu niet meer zo.

4.8. Dat betekent dus dat het teken en het merk de twee laatste woorden gemeenschappelijk hebben en dat deze woorden, in samenstelling, onderscheidend zijn. In het merk worden deze voorafgegaan door het niet onderscheidende woord The. In het teken van MBS worden de woorden voorafgegaan door het woord Men’s. Ook dit woord is niet onderscheidend voor een ‘mannenwinkel’. Tezamen komt dit erop neer dat merk en teken weliswaar niet identiek zijn maar wel overeenstemmend zijn door het gebruik van een gelijke en onderscheidende samenstelling van twee van de drie woorden. Die overeenstemming is begripsmatig en wat de twee laatste woorden betreft, ook visueel en auditief.

4.9. Door het gebruik van het teken MEN’S BODY SHOP dreigt ook het gevaar van verwatering van het merk THE BODY SHOP, doordat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk. Juist omdat merk en teken worden gebruikt voor winkels met producten voor de lichaamsverzorging dreigt dan het gevaar dat de samenstelling body shop verwordt tot generieke aanduiding voor een dergelijke winkel.

4.10. Bij deze stand van zaken ligt het onder I gevorderde verbod voor toewijzing gereed.”

Lees het vonnis hier. Zie ook Men's Body Shop zoekt nieuwe naam (hier) en nieuwe naam gevonden (hier).