Versteeg Wigman Sprey Advocaten opent IJ-desk
![](/archief/ieforum_nl/uploads/image/plaatjes%20IEF/IE-Forum%20Persbericht%20Versteeg%20Wigman%20Sprey%20Advocaten.png)
![](https://sphotos-a-ord.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/p480x480/1174532_398510410250896_1059858168_n.jpg)
Sinds 1 juli 2013 huist A Lab in het voormalig Groot Laboratorium van Shell aan de IJ-oevers in Amsterdam-Noord. A Lab is een plek waar start-ups en professionals elkaar ontmoeten, waar multidisciplinaire creatievelingen binnen de media & technologie elkaar vinden en waar ze hun bedrijf kunnen starten of huisvesten. Het biedt professionals de mogelijkheid om (vanaf een persoon) kantoorruimte te huren en samen te komen met een interessante mix aan partijen uit alle lagen binnen de sector. A Lab is een initiatief van ontwikkelaar Codum en wordt ondersteund door Projectbureau Noordwaarts & Bureau Broedplaatsen.
Namens Versteeg Wigman Sprey advocaten zullen haar advocaten Wendela Bierman en Benjamin van Werven de IJ-desk in A Lab bemannen.
Lees verder
BBIE serie augustus 2013
Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van zeven oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie juli 2013.
22-08 | 2007099 | BULLIT | Bouillet | 1233225 | Toegew. | fr |
19-08 | 2007473 | JOURNAL DU MEDICIN | LE JOURNAL DU SPECIALISTE | 1242085 | Afgew. | fr |
19-08 | 2007472 | JOURNAL DU MEDICIN | LE JOURNAL DU SPECIALISTE | 1242085 | Afgew. | fr |
19-08 | JOURNAL DU MEDICIN | LE JOURNAL DU SPECIALISTE | Afgew. | fr | ||
19-08 | 2007475 | JOURNAL DU MEDICIN | LE JOURNAL DU SPECIALISTE | 1242085 | Afgew. | fr |
Kleding in voorraad teneinde deze aan te bieden
Rechtbank Den Haag 28 augustus 2013, HA ZA 12-926 (Tommy Hilfiger tegen Sporttrading Holland B.V. c.s.)Uitspraak ingezonden door Carja Mastenbroek, DLA Piper.
Merkenrecht. Tommy Hilfiger is houdster van verschillende Benelux en Gemeenschapsmerken. In februari 2012 ontving zij een tip dat een partij van 19.000 stuks inbreukmakende kleding, voorzien van de merken was aangeboden aan een van haar afnemers. Sporttrading Holland heeft inbreukmakende kleding in voorraad gehouden en aan verschillende partijen aangeboden, dan wel verkocht, geproduceerd dan wel verkregen. Tommy Hilfiger vordert onder meer met onmiddelijke ingang de inbreuk op de merken te staken en dat het bestellen, verkopen, de opslag, de levering en/of verhandeling van de inbreukmakende kleding onrechtmatig is. Sporttrading c.s. betwist dat het gaat om inbreukmakende goederen. De kleding is in 2009 door Sporttrading Oud betrokken van een Duitse onderneming genaamd Marken Textil GmbH, waarbij de originele facturen van de officiële distributeur zijn getoond. Zij ging er derhalve vanuit dat de goederen origineel waren en is van mening dat zij geen merkinbreuk heeft gepleegd.
De rechtbank stelt vast dat de kleding inbreukmakend is en er geen sprake is van uitputting, zoals Sporttrading c.s. stelt. Naar voorlopig oordeel heeft Tommy Hilfiger voldoende gemotiveerd dat Sporttrading Holland B.V. de inbreukmakende kleding in voorraad hield teneinde deze aan te bieden en heeft deze ook daadwerkelijk aangeboden. Het gevorderde merkinbreukverbod wordt toegewezen. Ten aanzien van bestuurders en aandeelhouders van Sporttrading Holland wordt merkinbreuk deels aangenomen. De door Sporttrading c.s. gevorderde vrijwarig voor de vordering tot informatieverstrekking wordt afgewezen.
Merkinbreuk
5.2. Vooropgesteld wordt dat op grond van de in de dagvaarding opgenomen foto's van de in beslag genomen kledingstukken afdoende duidelijk is dat de kledingstukken zijn voorzien van de merken. Dit is als zodanig ook niet door de gedaagden bestreden. Tommy Hilfiger heeft voorts gemotiveerd gesteld dat zij geen toestemming heeft gegeven voor het aanbieden, in voorraad hebben ter verkoop of het verhandelen en verkopen van deze kleding onder de merken binnen de EER. Sporttrading c.s. heeft verweer gevoerd en gesteld dat de kleding zou zijn betrokken van Marken Textil, die de kleding op haar beurt van een officiële distributeur zou hebben gekocht. Sporttrading c.s. hebben dit in het licht van het voorgaande evenwel onvoldoende aannemelijk gemaakt; zij heeft niet eens genoemd van welke officiële distributeur in welk land, op welk moment Marken Textil welke kleding zou hebben betrokken. (...) Het moet er daarom voor worden gehouden dat van uitputting geen sprake is, zodat de beslagen kleding inbreukmakend is. In het midden kan voorshands blijven of het hier (ongeoorloofde) parallelimport of namaak betreft. Vervolgens zal de rechtbank hiervan uitgaande de provisionele vorderingen bespreken, ten eerste de verbodsvordering.
6. Het vrijwaringsincident
6.1. De door Sporttrading c.s. gevorderde vrijwaring voor de vordering tot informatieverstrekking wordt afgewezen. De rechtbank is met Tommy Hilfiger van oordeel dat Sporttrading c.s. niet heeft gemotiveerd waarom en op basis van welke rechtsverhouding Marken Textil een verplichting zou hebben om de betreffende informatie te verschaffen en aldus een deel van een veroordeling tot informatieverstrekking op haar zou kunnen worden afgewenteld. Bovendien dient de vordering waarvoor Sporttrading c.s. Marken Textil in vrijwaring wil oproepen, te weten informatieverstrekking (van - zo begrijpt de rechtbank - voorman en eventuele verdere (originele) herkomst) in beginsel beperkt te worden opgevat als tot wat Sporttrading c.s. zelf aan informatie hebben en derhalve niet (ook) tot wat Marken Textil heeft. In zoverre ontbreekt dan ook een belang bij de vrijwaring.
Bestuurders BV niet veilig bij inbreuk!
H. Maatjes en P. Bos, Bestuurders BV niet veilig bij inbreuk!, Intellectueeleigendomsrecht.nlEen bijdrage van Helen Maatjes en Pien Bos, The Legal Group.
Eén van de redenen om een besloten vennootschap (BV) op te richten, is vaak vanwege beperking van de aansprakelijkheid. Immers als hoofdregel geldt dat een bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk is voor schulden van de BV. Op iedere hoofdregel zijn er uiteraard uitzonderingen. Dit werd onlangs weer eens duidelijk in een inbreukzaak die speelde bij de Rechtbank Den Haag.
Allereerst nog een algemene uitzondering op de hoofdregel.
De Hoge Raad heeft in haar arrest van 8 december 2006[1] bepaald dat naast de aansprakelijkheid van de vennootschap het, afhankelijk van de omstandigheden van het concrete geval, ook mogelijk is dat de bestuurder aansprakelijk is voor de geleden schade. Hiervan is sprake wanneer de bestuurder (i) namens de vennootschap heeft gehandeld dan wel (ii) heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. Voor zowel (i) als (ii) mag in het algemeen alleen worden aangenomen dat de bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld waar men, mede gelet op zijn verplichting tot behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in artikel 2:9 BW, een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt[2].
Werkwijze wordt effectief aan rechterlijk toezicht onttrokken
Rechtbank van Koophandel Antwerpen 19 juli 2013, A/13/5414 (SABAM tegen ID&T)Uitspraak ingezonden door Christian Dekoninck, Crowell & Morning. Auteursrecht. Naburige rechten. Muziekrechten. ID&T organiseert verschillende muziekfestivals, waaronder het evenement Tomorrowland. De grondslag voor deze zaak betreft de tussen partijen bestaande discussie over de toepassing van de tarieven gehanteerd door SABAM, met als resultaat dat ID&T in het verleden te weinig, of geen auteursrechten betaalde. SABAM vordert dat ID&T geen muzieknummers uit haar repertoire mag mededelen aan het publiek, in het bijzonder tijdens het festival Tomorrowland.
Er is sprake van een auteursrechtinbreuk door ID&T, aldus de voorzitter van de rechtbank. Al zou er slechts één nummer uit het SABAM-repertoire worden afgespeeld. Gelet op de omvang en het genre van het repertoire, moet worden vastgesteld dat er nummers uit het repertoire van SABAM zullen worden afgespeeld. Het gevorderde verbod is er niet op gericht de mededeling aan het publiek van werken uit het repertoire van SABAM te verhinderen, maar is er op gericht dat ID&T voorafgaand aan het festival haar instemming met het tarief van SABAM zou getuigen.
Dat SABAM haar tarieven toegepast wil zien is volkomen logisch, echter mag haar machtspositie er niet toe leiden dat er geen onderzoek van de toepassing of vaststelling van deze tarieven meer mogelijk zou zijn door een onafhankelijke rechter. De rechtbank is van oordeel dat de weigering van SABAM en de vordering tot het verbod tot gevolg hebben dat haar werkwijze effectief aan een rechterlijk toezicht wordt onttrokken, waardoor zij misbruik maakt van haar machtspositie. Het verbod tot mededeling aan het publiek moet worden geweigerd.
9. We moeten realist zijn: wat wij hier ook beslissen, zullen twee dingen alleszins gebeuren: (1) Tomorrowland 2013 zal plaats grijpen (waarbij er zeker werk uit het repertoire van SABAM zal worden gebruikt), en (2) ID&T zal aan SABAM moeten betalen.
SABAM 'vraagt' immers 'enkel dat het gebruik van de muziek wordt vergoed' (conclusie, p. 51, nr 121). Dit principe wordt niet betwist door ID&T: deze wil enkel de mogelijkheid behouden tot discussie over de concrete berekening van deze vergoeding.
Het verbod dat SABAM hier echter (zo'n twee maanden vóór dit evenement) vroeg (in het kader van een discussie die jaren aansleept), is er niet op gericht de mededeling aan het publiek van werken uit haar repertoire te verhinderen. SABAM wenst enkel dat ID&T vooraf haar instemming zou betuigen met het 'tarief 211'.
In zoverre is het SABAM niet te doen om het verhinderen van het misdrijf van namaking, in de zin van artikel 80 van de Auteurswet, maar wenst zij een juridisch sterkere positie in de 'aflevering 2013' van het vervolgverhaal tussen haar en ID&T. Immers, indien ID&T thans zou aangeven dat zij het tarief 211 voorbehoudloos aanvaardt, zou dit impliceren dat de discussie omtrent de toepassing ervan die ID&T (terecht of ten onrechte) voert, zo goed als wordt uitgesloten. Deze laatste zou immers eerst, en bijkomend moeten bewijzen dat haar instemming aangetast is door een wilsgebrek, wat alleszins niet eenvoudig zou zijn (vgl. Dowaai 24 oktober 1979, R.I.D.A. 1980, vol. 103, p. 160).
Dat SABAM haar tarieven toegepast wil zien, is volkomen logisch. Haar machtspositie (die zijzelf erkent, zie conclusies p. 52, nr 123), mag er echter niet toe leiden dat er geen onderzoek van de toepassing of vaststelling van deze tarieven meer tarieven meer mogelijk zou zijn door een onafhankelijke rechter, die zal uitmaken of de bezwaren geformuleerd door ID&T al dan niet terecht zijn.
In zoverre de weigering van SABAM, en de vordering tot verbod die eraan gekoppeld is dan ook tot (onrechtstreeks) gevolg heeft dat haar werkwijze effectief aan een rechterlijk toezicht wordt onttrokken, maakt het misbruik uit van haar machtspositie.
The effect of an opt out under Article 83 of the agreement on a Unified Patent Court
P. van Gemert en W. Pors, The effect of an opt out under Article 83 of the agreement on a Unified Patent Court on Jurisdiction for decisions on the merits and preliminary injunctions
Een bijdrage van Peter van Gemert en Wouter Pors, Bird & Bird.
1. The Unified Patent Court and the issue of Article 83
Since the Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012, implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (Unitary Patent Regulation) and the Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012, implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation ar-rangements (Regulation on Translation Arrangements) have been adopted in December 2012 and following that the Agreement on a Unified Patent Court (UPC Agreement) was signed on 19 February 2013, the creation of a Unitary Patent and of a Unified Patent Court to enforce it seem to be making steady progress towards implementation, which is expected early 2015. As of then, Unitary Patents, with effect in all Member States partici-pating in the enhanced cooperation can be obtained and the first action can then be launched in the Unified Patent Court.
It is clear that the Unified Patent Court will have exclusive jurisdiction for the infringe-ment and validity of Unitary Patents right from the start, without any exception. In addi-tion to that, the Court is also intended to have exclusive jurisdiction for traditional Euro-pean patents, which will remain a permanent alternative for the Unitary Patent. Howev-er, giving unconditional exclusive jurisdiction for those patents to a court that does not exist yet and that will apply rules that are not yet completely known was one step too far. Therefore, the UPC Agreement contains a transitional regime which will initially apply for a period of at least 7 years, but may even be prolonged.
(...)
2. The effect of an opt out on actions on the merits
Basically there are two possible interpretations. First, the phrase “opt out from the exclu-sive competence” may simply have been worded that way because Article 32 contains the phrase that “the Court shall have exclusive competence in respect of” and may thus have been intended as a simple reference to the competence of the Court in general, which happens to include the word “exclusive” in Article 32. This interpretation would indeed mean that an opt out for a given traditional European patent fully blocks out the Unified Patent Court’s competence with regard to that patent.
3. Preliminary injunctions
(...)
The issue gets even more complicated in case of a preliminary injunction. Article 24(1)a UPCA provides that Union law takes priority over the UPC Agreement and Article 31 UP-CA provides that jurisdiction shall be established in accordance with the Brussels I Regu-lation. Also, in view of the light of Article 5 Unitary Patent Regulation and its history, it is quite clear that both the European Union and the contracting Member States of the en-hanced cooperation agreed that Union law should have priority. Now, Article 35 of the Brussels I Regulation (recast) provides that “application may be made to the courts of a Member State for such provisional, including protective, measures as may be available under the law of that Member State, even if the courts of another Member State have jurisdiction as to the substance of the matter”. Under Consideration 11 of the Brussels I Regulation (recast) and certainly under the proposed Brussels I Amendment it is clear the Unified Patent Court is a court as meant in Article 35.
Stelling doet geen recht aan ontwikkelde rechtspraak
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 augustus 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:6389 (KMG Asia B.V. tegen VDW International BVBA c.s.)
Uitspraak ingezonden door Ernst-Jan Louwers en Pieter de Laat, Louwers IP|Technology Advocaten.
In navolging van IEF 11235. Volgens VDW c.s. zou KMG inbreuk maken op haar auteursrechten. KMG heeft dit betwist en gesteld dat de Fun City onderscheidend vermogen mist en geen eigen plaats op de markt inneemt, terwijl er evenmin sprake is van verwarringsgevaar. Bij vonnis van 25 april 2012 heeft de rechtbank geoordeeld dat de Fun City geen auteursrechtelijke bescherming geniet. De vorderingen van VDW c.s. zijn op grond van slaafse nabootsing toegewezen. KMG heeft hiertegen beroep ingesteld. De meest verstrekkende stelling van KMG houdt in dat er geen plaats is voor slaafse nabootsing omdat het uiterlijk van de Fun City overwegend technisch en functioneel is bepaald.
Het hof kan KMG hierin niet volgen. Er wordt hierdoor geen recht gedaan aan de in de rechtspraak ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing van stoffelijke producten. Het hof oordeelt dat sprake is van een onderscheidend vermogen van de Fun City door zijn verschijningsvorm. Zij stelt evenwel vast dat er sprake is van verwarringsgevaar en dat de kermisexploitant de Treasure Island aanziet als een goedkopere variatie van de Fun City van VDW c.s.. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.
3.6. Het hof overweegt hierover als volgt. Voor zover KMG bedoelt te betogen dat nabootsing van een voorwerp waarvan de vormgeving overwegend technisch en functioneel is bepaald nimmer onrechtmatig kan zijn, kan KMG daarin niet worden gevolgd. Naar het oordeel van het hof wordt met die stelling geen recht gedaan aan de in rechtspraak ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing van stoffelijke producten. Het in de rechtspraak door de Hoge Raad ontwikkelde leerstuk van ongeoorloofde nabootsing betreft immers juist ook producten waarvan de vormgeving sterk door technische en functionele eisen is bepaald, zoals raamuitzetters, koppelingen voor bouwsteigers, klerenhangers, stapelschalen en lego steentjes. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel weliswaar vrijstaat, maar dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.
3.11. (...) Onderscheidend vermogen in het door de Hoge Raad ontwikkelde leerstuk van slaafse nabootsing heeft een andere betekenis dan onderscheidend vermogen in het merkenrecht en eigen karakter of oorspronkelijkheid in et modellen- respectievelijk het auteursrecht. (...) In het licht van hetgeen hierover onder 3.6 is overwogen, past daarbij niet dat functioneel en technische bepaalde elementen worden weggedacht.
Verplichting andere weg in te slaan
3.16. Met dit standpunt miskent KMG evenwel dat in de door Hoge Raad ontwikkelde rechtspraak is bepaald dat de mogelijkheid om een andere weg in te slaan, zonder daarmee afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het product, de verplichting meebrengt dit ook te doen (...) (vgl. HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268, Plastic Stapelschalen). Er bestond voor KMG, zoals zij zelf ook ten pleidooi heeft toegegeven, geen door deugdelijkheid en bruikbaarheid bepaalde noodzaak om de hiervoor onder 3.14 genoemde vormgevingselementen van de Fun City één-op-één over te nemen.
Verwarringsgevaar
3.19 (..) Het enkel aanbrengen van de vermelding KMG neemt het gevaar voor verwarring dus niet weg. Het feit dat de Treasure Island lager is geprijsd dan de Fun City maakt dit niet anders. Het is zeer wel mogelijk dat de kermisexploitant de Treasure Island aanziet als een goedkopere variatie van de Fun City van VDW c.s.
Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHARL:2013:6389 (pdf)
HA ZA 10-691(afschrift)
Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Vergaande bescherming van productvormgeving)
Gevorderd zekerheid te stellen
Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, HA ZA 13-745 (MBI CO. Ltd. tegen Shimano c.s.)Octrooirecht. Procesrecht. Vordering tot zekerheid. MBI vordert in de hoofdzaak een inbreukverbod te gelasten op het Nederlandse deel van het Europees octrooi EP 074. Ter onderbouwing stelt MBI dat Shimano c.s. door voorbehouden handelingen te plegen met betrekking tot haar zogenaamde 8-speed en 11-speed versnellingssystemen of hiermee vergelijkbare producten inbeuk maakt op EP 074. Bij incidentele conclusie heeft Shimano c.s. gevorderd dat de rechtbank MBI zal veroordelen zekerheid te stellen voor de betaling van de volledige proceskosten en schadevergoeding aan Shimano c.s.. MBI heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheidverklaring van Shimano's vordering, althans afwijzing daarvan.
Gezien de vestigingsplaats van MBI is zij gehouden zekerheid te stellen. Dat Shimano c.s. daarover niet op voorhand met MBI overleg heeft gehad, betekent geenszins dat sprake is van misbruik van de bevoegdheid van Shimano c.s. om zekerheid te vorderen. De incidentele vordering van Shimano c.s. wordt toegewezen.
Het bedrag, aangevoerd door Shimano c.s., wordt reëel geacht gelet op de proceskostenvergoeding die in octrooiprocedures in eerste instantie plegen te worden toegekend. Dat Shimano c.s. mogelijk in reconventie een zelfstandige vordering tot bijvoorbeeld vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi zal instellen doet daar niet aan af.
4.1. Krachtens het bepaalde in artikel 224 lid 1 Rv is een partij zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland op vordering van de wederpartij verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan hij zou kunnen worden veroordeeld, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingen zoals vermeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv. Gelet op de vestigingsplaats van MBI is zij daarom in beginsel gehouden zekerheid te stellen. Dat Shimano c.s. daarover niet op voorhand met MBI overleg heeft gehad, betekent geenszins dat sprake is van misbruik van de bevoegdheid van Shimano c.s. om zekerheid te vorderen.
Vorm van zekerheid
4.4. De incidentele vordering van Shimano c.s. dient gezien het voorgaande te worden toegewezen. Bepaald zal worden dat MBI zekerheid moet stellen, zoals te doen gebruikelijk is, door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op de gebruikelijke garantievoorwaarden. Niet is in te zien dat storting van het bedrag van de zekerheid op een escrow-rekening, zoals MBI bepleit, voor haar aanzienlijk eenvoudiger zal zijn dan het stellen van een bankgarantie indien althans wordt aangenomen dat de escrow-rekening in dat geval bij een Nederlandse bank zou worden aangehouden. Dat laatste is een noodzakelijke voorwaarde voor afdoende zekerheid.
Hoogte bedrag
4.5. Voor begroting van het bedrag waarvoor zekerheid moet worden gesteld aan de hand van het liquidatietarief is geen aanleiding omdat in procedures als de onderhavige de proceskosten als regel worden begroot aan de hand van de maatstaf van artikel 1019h Rv. Het door Shimano c.s. gevorderde bedrag van de zekerheid ziet naar de rechtbank aanneemt op de eerste instantie nu Shimano c.s. niet anders heeft aangegeven. De rechtbank acht dit bedrag reëel gelet op de proceskostenvergoedingen die in octrooiprocedures in eerste instantie plegen te worden toegekend.
4.6. Dat Shimano c.s. mogelijk in reconventie een zelfstandige vordering tot bijvoorbeeld vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi zal instellen doet daar niet aan af. Een dergelijke vordering is vooralsnog niet aan de orde. Ook is voor de begroting van het bedrag niet nodig, zoals MBI de rechtbank voorhoudt, dat moet worden ingeschat hoe succesvol het verweer van Shimano c.s. zal zijn om de redelijkheid en evenredigheid van de door Shimano c.s. gevorderde proceskosten te kunnen beoordelen.
Gebruik van teken om kenmerken van product aan te duiden
Rechtbank Den Haag 30 juli 2013, KG ZA 13-752 (Bar Music B.V. tegen Pioneer)Merkenrecht. Bar Music is houdster van Benelux woordmerk DDJ voor de waren in klasse 9 en de diensten in klasse 38 en 41. DDJ Music B.V. is gelieerd aan Bar Music en verkoopt, onderhoudt en installeert onder het merk muzieksystemen. Pioneer gebruikt op haar websites pioneerdj.com en pioneer.eu/nl het teken DDJ als onderdeel van een of meer productaanduidingen. Het teken DDJ wordt voorts voor derden gebruikt als adword om gebruikers van internetzoekmachines als Google te leiden naar producten van Pioneer. Pioneer heeft na sommatie door Bar Music op haar websites op een aantal plaatsen het teken DDJ vervangen dor Digital DJ maar heeft geweigerd een aan haar voorgelegde onthoudingsverklaring te tekenen. Bar Music is van oordeel dat sprake is van merkinbreuk.
Het beroep op nietigheid van het merk wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen en de gestelde beschrijvendheid van het merk wordt door de rechtbank verworpen. Uitgaande van de bekendheid van het begrip digital DJ is echter wel aannemelijk dat het relevante publiek in het teken DDJ in de samenhang met de afbeeldingen van de apparatuur van Pioneer de afkorting van digital DJ zal herkennen en zal begrijpen dat het een controller betreft die met digitale bestanden werkt.
De rechtbank is van oordeel dat Pioneer het teken DDJ gebruikt om kenmerken van haar controllers aan te duiden. Bar Music heeft niet aangevoerd dat de wijze waarop Pioneer het teken gebruikt strijdig zou zijn met de eisen van eerlijk gebruik als bedoeld in artikel 2.23 lid 1 BVIE. Zij kan zich aldus niet op grond van haar merkrecht tegen het gebruik verzetten. De vorderingen van Bar Music worden afgewezen.
4.7. Het beroep op nietigheid van het merk wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen en de gestelde beschrijvendheid van het merk moet echter worden beoordeeld naar het tijdstip van inschrijving in 2004. Dat het begrip ook toen al bij het relevante publiek bekend was, heeft Pioneer niet aannemelijk gemaakt, laat staan dat het teken DDJ herkend werd als afkomstig van digital DJ. Zij heeft integendeel zelf gesteld dat de trend om gebruik te maken van digitale DJ controllers in 2008-2009 is ingezet. Het merk is daarom voorshands niet nietig te achten om reden dat al bij inschrijving onderscheidend vermogen ontbrak.
4.8. Uitgaande van de bekendheid van het begrip digital DJ is echter wel aannemelijk dat het relevante publiek in het teken DDJ in samenhang met de afbeeldingen van de apparatuur van Pioneer de afkorting van digital DJ zal herkennen en zal begrijpen dat het een controller betreft die met digitale bestanden werkt. Vooralsnog moet daarom worden geoordeeld dat Pioneer het teken DDJ gebruikt om kenmerken van haar controllers aan te duiden. Bar Music heeft niet aangevoerd dat de wijze waarop Pioneer het teken gebruikt strijdig zou zijn met de eisen van eerlijk gebruik in nijverheid en handel als bedoeld in artikel 2.23 lid 1 BVIE. Ervan uitgaande dat dit niet het geval is, kan Bar Music zich niet op grond van haar merkrecht tegen het gebruik verzetten.
Aanhoudende onrechtmatige uitlatingen over concurrent
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 augustus 2013, KG ZA 13-394 (Forax B.V. c.s. tegen DCC c.s.)Uitspraak ingezonden door Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht en Peter Claassen, AKD.
DCC hield zich tot in de loop van 2010 bezig met de ontwikkeling en exploitatie van een tankkaart, bestemd voor gebruik door diplomaten en medewerkers van internationale organisaties. Forax NV is opgericht in september 2010 en Forax BV in januari 2012 en zijn aan te merken als concurrenten van DCC. Tussen partijen is in Nederland en België een aantal procedures gevoerd. Forax heeft DCC en de bestuurder van DCC in rechte betrokken in verband met aanhoudende onrechtmatige uitlatingen over de onderneming van Forax en betrokkenen bij Forax dat zij zich schuldig zouden maken aan oneerlijke concurrentie en/of aan schending van aan DCC toebehorende intellectuele eigendomsrechten. Hieraan legt Forax ten grondslag dat DCC aan handelspartners onjuiste, schadelijke en nodeloos krenkende mededelingen over deze doet met de bedoeling Forax te schaden en contractspartijen van deze te bewegen niet met Forax in zee te gaan.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat de omstandigheid dat partijen elkaars directe concurrenten zijn met zich meebrengt dat van DCC mag worden verwacht dat zij zich bij haar uitlatingen terughoudend opstelt in die zin dat die uitingen niet tot oogmerk of tot gevolg hebben dat concurrent Forax meer wordt benadeeld dan onvermijdelijk is in het licht van een gerechtvaardigde behartiging van haar eigen belangen, in het bijzonder in het licht van bescherming van de door haar gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot het onwikkelen en commercialiseren van de tankkaart. Volgens de voorzieningenrechter blijkt uit omstandigheden dat DCC onrechtmatig handelt jegens Forax, door zich tegenover derden uit te laten in die zin dat Forax zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie of de intellectuele eigendomsrechten van DCC schendt. DCC wordt tevens veroordeeld tot afgifte van rapportages en data.
3.7. De voorzieningenrechter stelt vast dat DCC in haar 7 pagina's tellende brief met 2 bijlagen aan ExxonMobil Benelux Holdings BV van 31 augustus 2012 betoogt, samengevat, dat Forax bij het ontwikkelen en commercialiseren van de tankkaart de intellectuele eigendomsrechten van DCC schendt en op onrechtmatige wijze gebruik maakt van de kennis en de inspanningen van DCC. (...) Het doen van uitlatingen met een inhoud en strekking als is opgenomen in zojuist vermelde brieven en in de brief aan EPO van 7 december 2012 heeft naar de waardering van de voorzieningenrechter kennelijk tot oogmerk en tot gevolg dat bij de geadresseerden de indruk kan ontstaan dat, samengevat, de moraliteit van Forax als handelspartner van die geadresseerden ernstig tekortschiet en dat deze onrechtmatig handelen door met Forax een contractuele relatie aan te gaan of te onderhouden. Aldus leiden dergelijke uitlatingen tot benadeling van Forax.
3.8. Indien DCC, zoals zij stelt, de geadresseerden alleen maar wilde waarschuwen teneinde te voorkomen dat deze onbewust de door DCC gestelde onrechtmatige gedragingen van Forax zouden begunstigen, dan geldt allereerst dat de brieven qua inhoud en toonzetting aanzienlijk neutraler hadden kunnen worden opgesteld, dat toevoeging van bijlagen achterwegen had kunnen blijven en dat in neutrale termen vermeld had kunnen wat de stand of de uitkomst was van de procedures met betrekking tot de gestelde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten en het gestelde onrechtmatige gebruik van de kennis en inspanningen van DCC. (...) De voorzieningenrechter stelt in dit verband dat niet gebleken is dat een bodemrechter heeft geoordeeld dat, samengevat, het ontwikkelen en commercialiseren van de tankkaart door Forax - los van de hierna te bespreken intellectuele eigendomsrechten - onrechtmatig is jegens DCC. Integendeel, bij voormeld vonnis van de Rechtbank van Koophandel van 28 februari 2013 is uitdrukkelijk geoordeeld dat niet is komen vast te staan het door DCC gestelde handelen van Forax NV in strijd is met 'de eerlijke marktpraktijken'.
3.10. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat DCC onrechtmatig handelt door zich tegenover derden uit te laten in die zin dat Forax zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie of de intellectuele eigendomsrechten van DCC schendt. De vrees is gerechtvaardigd dat DCC in de toekomst daarmee zal doorgaan, zeker in het licht van de onvoldoende weersproken stelling van Forax dat X alles in het werk zal stellen om Forax te benadelen en van de brief van 12 augustus 2013 aan Esso Belgium (...). Daarmee is gegeven dat moet worden verworpen het verweer van X dat hij niet in person kan worden veroordeeld en dat hij in zijn hoedanigheid van bestuurder of leidinggevende van (een van) de rechtspersonen behorende tot het DCC-concern had moeten worden gedagvaard.3.17. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vordering onder IV., strekkende tot afgifte van de rapportages en data, moet worden toegewezen. De voorzieningenrechter zal aan het bevel tot afgifte een dwangsom verbinden en deze dwangsom aan een maximum binden, een en ander als hierna in het dictum vermeld.