Personalia: Louwers breidt verder uit
Sabine van Rienen versterkt het advocatenteam van Louwers IP|Technology Advocaten. Sabine van Rienen was al aan het kantoor verbonden als paralegal/juridisch medewerker. Zij studeerde af in juni 2012 aan de Universiteit van Tilburg.
Zie hier het persbericht.
Bezwaren van Ferring tegen wijzigingen van eis verworpen
Hof Den Haag 23 juli 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2643 (Ferring B.V. tegen verweersters)In navolging van IEF 11445. Rechtspraak.nl: Intellectuele eigendom; octrooirecht; incident; bezwaren tegen eiswijzigingen in hoger beroep en incidentele vordering tot (alvast directe) afwijzing van in de hoofdzaak aan de orde zijnde inbreukvorderingen. Incidentele vordering afgewezen en bezwaren verworpen.
[verweersters] zijn in hoger beroep gekomen van het vonnis van 13 juni 2012. [verweersters] zou uitvinder zijn van een gedeelte van de materie, die Ferring in een Europese octrooi-aanvrage heeft geclaimd in EP 1 501 534 voor 'Orodispergeerbare farmaceutische doseringsvorm van desmopressine-acetaat'. De opeisings- en -nietigheidsvordering worden afgewezen. [verweersters] hebben grieven tegen het vonnis aangevoerd en hun eis gewijzigd. Ferring heeft vervolgens een “incident bezwaar tegen eiswijziging genomen. Voorts heeft zij daarbij gevorderd [verweersters] in hun inbreukvorderingen niet-ontvankelijk te verklaren. Het hof oordeelt dat de stellingen van Ferring onvoldoende zijn onderbouwd. Er is geen reden om [verweersters] vorderingen niet toe te laten, het bezwaar wordt verworpen en de eisvermeerdering wordt toegelaten.
Bezwaren tegen wijzigingen van (de grondslag van) eis
7. Ferring maakt bezwaar tegen de vier volgende (vermeende) wijzigingen of vermeerderingen van (de grondslag van de) eis in de MvG:
1. vermeerdering met vorderingen betreffende “low dose” toediening/ door het “low dose” aspect als grondslag van de vorderingen aan te voeren;
2. vermeerdering met vorderingen tot opeising van Amerikaanse octrooien en octrooiaanvragen;
3. vermeerdering met de subsidiaire vorderingen 15 tot en met 21 onder meer betreffende opeising van een aandeel in het EP 534 en buitenlandse equivalenten;
4. vermeerdering van de (grondslagen van de) nietigheidsvordering door het aanvoeren van nieuwe nietigheidsargumenten.
Ad 1 en 2
11. [verweersters] erkennen in hun antwoordmemorie dat zij in eerste aanleg de Amerikaanse equivalenten bewust uit de procedure hebben geweerd door, begrijpt het hof, hun eis in zoverre te verminderen. Zij stellen dat zij ook in hoger beroep geen overdracht van Amerikaanse equivalenten vorderen en er in dit verband geen sprake is van enige wijziging van eis. Tijdens het pleidooi in hoger beroep hebben [verweersters] desgevraagd verklaard dat zij in hoger beroep ook geen opeising van de Amerikaanse octrooien en octrooiaanvragen vorderen.
12. In het midden latend of in de MvG voormelde wijzigingen van (de grondslag van de) eis kunnen worden gelezen, brengt voormeld standpunt van [verweersters] mee dat MvG aldus moet worden begrepen dat niet bedoeld is de eis te wijzigen in de hiervoor in rechtsoverweging 7 onder 1 en 2 weergegeven zin. Dit brengt mee dat Ferring in zoverre geen belang bij haar bezwaar heeft en dit zal worden afgewezen.
Ad 3
15. Ferring stelt dat [verweersters] nadrukkelijk afstand hebben gedaan van het vorderen van een aandeel in de octrooien en de octrooiaanvragen, ter onderbouwing van welke stelling Ferring verwijst naar de hiervoor aangehaalde overwegingen van de rechtbank. [verweersters] hebben dit betwist, waarbij zij stellen dat de rechtbank de positie van [verweersters] verkeerd hebben begrepen en (derhalve) verkeerde conclusies heeft getrokken. Zij stellen dat zij met hun in eerste aanleg (en thans primair) gevorderde gedeeltelijke overdracht van het aandeel in EP 534 juist een aandeel (in, voor zover van toepassing, een gemeenschappelijk recht, begrijpt het hof) hebben gevorderd. Zij stellen dat zij in ieder geval geen afstand hebben gedaan van opeising van een zodanig aandeel. Het hof is van oordeel dat de stelling van Ferring dat [verweersters] afstand hebben gedaan van het vorderen van een aandeel niet blijkt uit de aangehaalde overwegingen in het bestreden vonnis nu dat er niet staat. Daaruit kan hooguit worden afgeleid dat zij (naar het oordeel van de rechtbank) geen aandeel (op de juiste wijze) hebben gevorderd, maar dat is iets anders dan afstand doen van een vordering. Ook overigens is deze stelling van Ferring onvoldoende onderbouwd, zodat er geen reden is om [verweersters] niet toe te laten hun vorderingen, al dan niet zekerheidshalve, uit te breiden met de onderhavige subsidiaire vorderingen. In zoverre is sprake van een vermeerdering van eis. Deze is tijdig bij memorie van grieven gedaan en dit is niet in strijd met de goede procesorde. Daardoor is (ook) geen sprake van onredelijke bemoeilijking van Ferring in haar verdediging. Het bezwaar van Ferring zal dan ook worden verworpen en de eisvermeerdering zal worden toegelaten.
Ad 4
16. (...) Nu uit de door Ferring aangehaalde overwegingen uit het vonnis niet zonder meer blijkt dat [verweersters] hebben erkend dat conclusie 1 nieuw is (en bepaalde voordelen heeft), Ferring deze stelling overigens niet heeft onderbouwd en daarop bij het pleidooi niet meer is teruggekomen, gaat het hof aan de stelling van Ferring dat [verweersters] in eerste aanleg hebben erkend dat conclusie 1 nieuw is (en bepaalde voordelen heeft) als onvoldoende onderbouwd voorbij. Daarvan uitgaande is er geen goede reden (aangevoerd) om de bij MvG aangevoerde nieuwe nietigheidsgronden niet toe te laten. Deze zijn tijdig aangevoerd en dit is niet in strijd met de goede procesorde. Daardoor is geen sprake van onredelijke bemoeilijking van Ferring in haar verdediging. Dat in eerste aanleg de voor het eerst bij pleidooi aangevoerde nietigheidsgronden als zijnde tardief (in een zaak waarin gedagvaard is volgens de regeling van de versnelde bodemprocedure in octrooizaken) niet zijn toegelaten (zie rechtsoverweging 4.9 van het bestreden vonnis) is niet relevant. Dit staat aan een (zelfde of soortgelijke) eiswijziging in hoger beroep in dit geval niet in de weg. Ook de stelling dat deze wijziging van eis doorwerkt in de door [verweersters] ingestelde opeisings- en inbreukvorderingen is niet relevant. Het bezwaar tegen deze wijziging van eis zal derhalve worden verworpen en de wijziging van de grondslag van de eis zal worden toegelaten.
Vordering tot afwijzing van de inbreukvorderingen
19. Het hof deelt het standpunt van [verweersters] dat het onderhavige incident niet geschikt is voor het verkrijgen van de door Ferring gewenste beslissing. Een niet in de wet genoemde incidentele vordering, ingesteld in een lopende procedure, zoals bedoeld in artikel 208 Rv, moet in beginsel een processuele verwikkeling betreffen die rechterlijke bemoeienis vereist van andere aard dan beslechting van materiële geschilpunten; zo’n incident moet in beginsel betrekking hebben op de voortgang of instructie van de zaak. Het standpunt van Ferring dat slechts sprake is van een procedureel punt waarvoor geen inhoudelijke beoordeling nodig is deelt het hof niet, alleen al omdat voor de beoordeling daarvan uitleg van diverse bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1995 nodig is, waarover partijen van mening verschillen en door Ferring uitvoerig is gepleit. Deze incidentele vordering van Ferring zal dan ook worden afgewezen.
BeslissingHet gerechtshof:
wijst de incidentele vorderingen van Ferring af;
verwerpt de tegen eiswijzigingen gerichte bezwaren van Ferring;
laat de volgende eiswijzigingen toe:
- vermeerdering met de subsidiaire vorderingen 15 tot en met 21 (onder meer betreffende opeising van een aandeel in EP 534 en buitenlandse equivalenten);
- vermeerdering van de (grondslagen van de) nietigheidsvordering door het aanvoeren van nieuwe nietigheidsargumenten;
veroordeelt Ferring in de kosten van dit incident, tot op heden aan de zijde van [verweersters] begroot op € 37.320,73;
verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
verwijst de zaak naar de rol van 17 september 2013 voor memorie van antwoord, te nemen door Ferring.
Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHDHA:2013:2643 (pdf)
Geen sprake van kennelijke misslagen, voldoende belang voor AstraZeneca
Vzr. Rechtbank Den Haag 15 augustus 2013, KG ZA 13-854 (AstraZeneca tegen Sandoz)Octrooirecht. Zie ook IEF 11011 en LS&R 159. AstraZeneca is houdster van het Europees octrooi EP 0 907 364. Zij brengt onder de naam Seroquel een geneesmiddel met quetiapine op de markt dat wordt voorgeschreven voor de behandeling van onder meer schizofrenie. Sandoz houdt zich bezig met de verkoop van generieke geneesmiddelen in Nederland. De rechtbank oordeelde bij vonnis van 7 maart 2012 dat EP 364 geldig is.
In juli 2013 kondigde Sandoz aan dat zij haar generieke quetiapineproducten met vertraagde afgifte in de G-standaard zou laten opnemen en herhaalde zij haar aanbod dat zij zou afzien van de marktintroductie van dat product in ruil voor de aanvaarding van aansprakelijkheid voor schade in het geval het octrooi zou worden vernietigd. AstraZeneca wees ook dit aanbod van de hand en zij benadrukte dat opname in de G-standaard in de onderhavige omstandigheden een (strafrechtelijk verwijtbare) inbreuk inhoudt. Op 16 juli 2013 heeft Sandoz generieke quetiapine met vertraagde afgifte laten opnemen in de G-standaard.
De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van kennelijke misslagen in het eerder gewezen vonnis en dat AstraZeneca voldoende belang heeft bij een inbreukverbod. Sandoz moet haar generieke quetiapineproducten met vertraagde afgifte uit de G-standaard laten verwijderen en wordt verboden in Nederland inbreuk te maken op het octrooi EP 364.
AstraZeneca vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Sandoz verbiedt om in Nederland inbreuk te maken op EP 364, meer in het bijzonder het in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen van generieke quetiapine met vertraagde afgifte, en gebiedt haar quetiapineproducten met vertraagde afgifte uit de G-standaard te laten verwijderen, (...).
geldigheid EP 364
4.6. In dit kort geding stelt Sandoz zich onder meer op het standpunt dat het vonnis van 7 maart 2012, waarin EP 364 geldig werd geacht, kennelijke misslagen bevat. De rechtbank zou bij een correcte toepassing van het recht en uitgaande van de juiste feiten, het octrooi hebben vernietigd, zo betoogt Sandoz, zodat voor het gevorderde verbod geen plaats is.
4.8. Sandoz stelt dat het vonnis van 7 maart 2012 een aantal kennelijke misslagen bevat. Ten eerste zou de rechtbank de problem-solution-approach niet correct hebben toegepast. Ten tweede zou de rechtbank hebben gedwaald over het first pass metabolisme en de pH-afhankelijke oplosbaarheid van quetiapine.
4.11. Het is de voorzieningenrechter bekend dat verschillend wordt gedacht over de juiste aanpak ter beoordeling van de inventiviteit en of positieve en negatieve pointers tezamen moeten worden gewaardeerd, zoals de rechtbank kennelijk heeft gedaan, of dat tegenover een positieve pointer een vooroordeel moet worden gesteld om nog van inventiviteit te kunnen spreken. Mogelijk is dat het gerechtshof in de ingestelde beroepsprocedure de door Sandoz voorgestane beoordeling volgt, maar dat is geenszins zeker. Dat de door de rechtbank gedane afweging als zodanig reeds zou moeten worden aangemerkt als kennelijke (juridische) misslag is voorshands zodoende niet aannemelijk geworden.
4.12. Ten aanzien van de gestelde feitelijke misslagen in het vonnis met betrekking tot het first pass metabolisme en de pH-afhankelijke oplosbaarheid van quetiapine geldt naar voorlopig oordeel dat er, mede in het licht van de overwegingen die de Engelse rechter wijdde aan het vonnis van 7 maart 2012, twijfel mogelijk is omtrent de juistheid van het oordeel van de rechtbank. Zo is op de vaststelling in r.o. 5.35 dat “[e]en lineaire farmacokinetiek [erop duidt] dat het verzadigingspunt van het enzymatisch afbraakproces is bereikt” naar voorlopig oordeel steekhoudende kritiek leverbaar. Dit is door AstraZeneca ter zitting ook erkend. Wat daar echter ook van zij, niet duidelijk is of een ander oordeel op het punt van het first pass metabolisme of op dat van de pH-afhankelijke oplosbaarheid van quetiapine, zou hebben geleid tot een andere eindbeslissing met betrekking tot de geldigheid van EP 364, laat staan dat sprake is van kennelijk misslagen die maken dat in dit kort geding het vonnis van 7 maart 2013 niet zou moeten worden gevolgd.
misbruik van recht
4.13. Evenmin is voorshands oordelend sprake van misbruik van recht door AstraZeneca. Dat zij haar vorderingen slechts heeft ingesteld om Sandoz te schaden, zoals Sandoz stelt, is, gelet op het belang dat AstraZeneca heeft bij het verdedigen van haar marktpositie, naar voorlopig oordeel niet aannemelijk. De omstandigheid dat zij zulks doet door zich – ook in rechte – te beroepen op een octrooi waarvan de geldigheid nog onderwerp is van een juridische procedure, is voorshands niet onrechtmatig, ook niet als rekening wordt gehouden met de beslissingen van twee vooraanstaande buitenlandse rechters die dat octrooi ongeldig achtten. De beslissing van de Nederlandse rechtbank als bodemrechter is in dit opzicht voorshands van doorslaggevend belang. In deze omstandigheden hoefde AstraZeneca dan ook niet te concluderen dat de kans dat EP 364 in de Nederlandse appelprocedure alsnog zou sneuvelen dusdanig groot was dat zij niet tot handhaving had mogen overgaan.slotsom
4.15. Op grond van het voorgaande luidt het voorlopig oordeel dat geen sprake is van kennelijke misslagen in het vonnis van 7 maart 2012 die zouden maken dat voorshands niet kan worden uitgegaan van de door de bodemrechter in eerste aanleg vastgestelde geldigheid van EP 364, zodat voldoende grond bestaat voor toewijzing van de vorderingen. AstraZeneca heeft bovendien (voldoende) belang bij een inbreukverbod en kan haar bevoegdheid tot handhaving in redelijkheid uitoefenen. Het toe te wijzen inbreukverbod omvat de vermelding in de G-standaard, met dien verstande dat de voorzieningenrechter Sandoz zal gebieden haar generieke quetiapineproducten uit de G-standaard te laten verwijderen op de kortst mogelijke termijn. De verbodsvordering zal dan ook worden toegewezen als in het dictum verwoord.
4.16. AstraZeneca heeft gesteld dat zij bij de overige nevenvorderingen, het bevel een advertentie te plaatsen, de opgave van afnemers en een recall, (spoedeisend) belang heeft omdat daarmee de onduidelijkheid en verwarring die in de markt zou zijn ontstaan door de vermelding in de G-standaard van de generieke quetiapine (met vertraagde afgifte) van Sandoz kan worden weggenomen. Nu aan de mogelijk ontstane onduidelijkheid en verwarring reeds een einde wordt gemaakt door het toe te wijzen inbreukverbod en het bevel de opname in de G-standaard ongedaan te maken, is er naar voorlopig oordeel geen aanleiding om verdergaande maatregelen te treffen. Daarbij speelt een rol dat Sandoz ter zitting te kennen heeft gegeven dat zij haar generieke quetiapine met vertraagde afgifte nog niet in Nederland in voorraad heeft of heeft uitgeleverd. Deze overige nevenvorderingen zullen dan ook worden afgewezen.
5. De beslissingDe voorzieningenrechter
5.1. gebiedt Sandoz na betekening van dit vonnis op de kortst mogelijke termijn het nodige te doen om haar generieke quetiapineproducten met vertraagde afgifte uit de G-standaard te laten verwijderen en verbiedt Sandoz overigens met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in Nederland inbreuk te maken op het octrooi EP 364, onder meer door het in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen, of voor dit een of ander (verder) aanbieden van generieke quetiapine met vertraagde afgifte;
5.2. veroordeelt Sandoz tot betaling aan Astrazeneca van een dwangsom van € 50.000,= voor iedere dag dat in strijd met het onder 5.1. gegeven gebod en verbod wordt gehandeld of een dwangsom van € 5.000,= per ieder individueel product met betrekking waarmee Sandoz in strijd handelt met het onder 5.1. gegeven verbod, een en ander met een maximum van € 1.000.000,=;
5.3. veroordeelt Sandoz in de proceskosten, aan de zijde van AstraZeneca tot op heden begroot op € 24.420,71, te verhogen met wettelijke rente met ingang van 14 dagen na betekening van dit vonnis;
5.4. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van dit vonnis;
5.5. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
5.6. wijst af het meer of anders gevorderde.
Totaalindruk sjaals hetzelfde zelfs als ze naast elkaar liggen
Rechtbank Gelderland 23 juli 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:2406 (B.Loved Jewels B.V. tegen Yehwang Product Imports International B.V.)B.Loved ontwerpt en verhandelt kleding en modeaccessoires, waaronder de zogenaamde I LOVE sjaal. Op de markt zijn sjaals verschenen die te koop worden aangeboden als een 'B.Loved inspired scarf'. B.Love heeft Yehwang in rechte betrokken, aangezien laatstgenoemde volgens haar inbreuk maakt op haar auteursrecht.
Volgens de rechtbank komt eventuele auteursrechtelijke bescherming aan op de ontwerpkeuzes binnen het zig-zag of chevron thema. De totaalindruk van de beide sjaals stemt overeen, aldus de rechtbank. Alleen wanneer beide sjaals naast elkaar worden gelegd en grondig geïnspecteerd, zijn verschillen te ontdekken, welke echter niet zodanig zijn dat de sjaals niet dezelfde totaalindruk maken. Zelfs als ze naast elkaar liggen. De sjaal van Yehwang maakt inbreuk op het auteursrecht van B.Loved met betrekking tot de Grey I LOVE sjaal. De vorderingen worden toegewezen.
4.9. Het vorenstaande leidt tot de vraag of de gewraakte sjaal inbreuk maakt op het auteursrecht van B.Loved op de Grey I LOVE sjaal. Daarbij komt het aan op een totaalindruk van de beide sjaals. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van de Grey I LOVE sjaal zijn daarbij bepalend. Geconstateerd kan worden dat voor de gewraakte sjaal in overwegende maket de hiervoor genoemde creatieve keuzes aangaande het terugkerende banen-, kleuren- en stofpatroon van de Grey I LOVE sjaal zijn overgenomen. Alleen wanneer de beide sjaals naast elkaar worden gelegd e grondig geïnspecteerd, is waar te nemen dat in het terugkerende banenpatroon van de gewraakte sjaal een beperkt aantal extra smalle banen is verwerkt en dat een beperkt aantal banen een enigszins afwijkende kleur heeft ten opzichte van de Grey I LOVE sjaal. Deze verschillen zijn echter niet zodanig dat de sjaals niet dezelfde totaalindruk maken, zelfs als ze naast elkaar liggen.
4.10. Nu de totaalindruk van de beide sjaals overeenstemt, maakt de gewraakte sjaal dan ook inbreuk op het auteursrecht van B.Loved met betrekking tot de Grey I LOVE sjaal. Dat leidt ertoe dat de vorderingen kunnen worden toegewezen, op de navolgende wijze, met beperking van de dwangsom. B.Loved heeft ook belang bij toewijzing van de vorderingen. Yehwang heeft namelijk niet betwist dat de gewraakte sjaal voor een veel lagere prijs wordt verkocht dan de Grey I LOVE sjaal. Aannemelijk is dat, zoals B.Loved heeft aangevoerd, de Grey I LOVE sjaal daardoor exclusiviteit verliest, B.Loved haar Grey I LOVE sjaals veel moeilijker kan afzetten op de markt, en zij als gevolg hiervan schade lijdt.
5 De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. beveelt Yehwang binnen twee dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van B.Loved op de Grey uitvoering van de I LOVE sjaal te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen ieder verveelvoudigen, openbaarmaken, (doen) produceren, aanbieden, afbeelden, verhandelen, verkopen, leveren, importeren en exporteren van de gewraakte sjaal;
5.2. beveelt Yehwang binnen tien dagen na betekening van dit vonnis alle exemplaren van de gewraakte sjaal die zij aan bedrijfsmatige afnemers (niet zijnde individuele consumenten) heeft geleverd, terug te nemen, althans daar weg te (doen) halen, zo nodig door deze terug te kopen, en de advocaat van B.Loved eveneens binnen deze termijn volledige informatie te verschaffen over het aantal sjaals dat bij afnemers is teruggehaald, gespecificeerd per afnemer;
5.3. beveelt Yehwang binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis alle door haar in voorraad gehouden exemplaren van de gewraakte sjaal, inclusief alle conform het gevorderde sub 5.2 teruggenomen exemplaren, op eigen kosten en onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder te (doen) vernietigen en daarvan binnen twee dagen na de vernietiging een door een deurwaarder opgesteld proces-verbaal van constatering, gespecificeerd naar aantal en soort, aan de advocaat van B.Loved te verschaffen;
5.4. beveelt Yehwang binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van B.Loved een volledige en door een registeraccountant (op basis van eigen onafhankelijk en zelfstandig onderzoek) gecontroleerde en gespecificeerde, schriftelijke opgave te doen, vergezeld van alle documenten ter staving van die opgave, waaronder orders, orderbevestigingen, facturen en afschriften van andere in- en verkoopbescheiden, van alle volgende gegevens:(...)
Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBGEL:2013:2406 (pdf)
Rollonfriday: Bonkers website of the week
QuestIE Advocatuur uit Breda haalt Rollonfriday: ‘Bonkers website of the week’Advocatie.nl: De website van het Nederlandse IE-kantoor QuestIE Advocatuur uit Breda is door de Britse website Rollonfriday uitgroepen tot Bonkers Law Firm Website of the Week. Aanleiding is de reeks nieuwjaarskaarten die de firma in de afgelopen jaren liet maken.
Klik hier voor de foto's en het commentaar van Rollonfriday
Lees verder
Dat eigendom bij Effice is gebleven vindt bevestiging in de overeenkomst
Vzr. Rechtbank Rotterdam 12 juli 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:6357 (Incorporated Effice Software North America Inc. tegen SDF-Effice B.V.)Intellectueel eigendomsrecht. Software. Betrokkenheid curator. Geldigheid en uitleg overeenkomst.
ESNA drijft een onderneming die zich richt op de ontwikkeling en distributie van handelssoftware voor alle soorten ondernemingen in de glastuinbouwsector, waaronder de sierteeltsector. Effice B.V. richt zich ook op software voor de automatisering in de sierteeltsector (hierna: de Effice-software). Tussen Effice B.V., [C] en [D] enerzijds en ESNA anderzijds is een overeenkomst, genaamd “Software Distribution and Marketing Agreement”, gesloten (zie r.o. 2.5 en 2.6).
Aan Effice B.V., [C] en Matrix is medio maart 2013 een voorlopige surseance van betaling verleend. Zij zijn alle op 22 maart 2013 in staat van faillissement verklaard. De curator in de faillissementen van Effice B.V., [C] en Matrix (hierna tezamen: Effice c.s.) heeft het immateriële actief van Effice c.s. op 12 april 2013 verkocht en geleverd aan SDF. De curator heeft daaraan voorafgaand de overeenkomsten vernietigd dan wel ontbonden. ESNA stelt zich op het standpunt dat SDF inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten rustende op de Effice-software (auteurs-, handelsnaam- en merkrechten (beeldmerken, logo’s)).
De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. In artikel 12.1 van de overeenkomsten staat letterlijk dat Effice B.V. gerechtigde blijft op de intellectuele eigendomsrechten op de Effice-software. Dat de eigendom bij Effice B.V. is gebleven vindt bevestiging in de tekst van de considerans, in artikel 6.2 en in de in artikel 11.2 gebezigde term “license fee”.
ESNA eigenaar op grond van de onder 2.5 en 2.6 geciteerde overeenkomsten?
5.7. Uit het bepaalde in de - door [A] opgestelde en met [D] en hun juridisch adviseur (aangenomen mag worden dat zij alle drie in meer of mindere mate aan te merken zijn als professionals in het betreffende markt-/juridisch segment) besproken - overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 kan dit in elk geval niet worden afgeleid.
5.7.1. Immers, in artikel 12.1 van bedoelde overeenkomsten staat letterlijk dat Effice B.V. gerechtigde blijft op de intellectuele eigendomsrechten op de Effice-software. Dat is Effice B.V. eventueel tezamen met de “co-authors”; dat ESNA een “co-author” op het oorspronkelijke softwareprogramma is, is gemotiveerd betwist door SDF en vindt verder ook geen steun in de overgelegde stukken. Dat de eigendom bij Effice B.V. is gebleven vindt bevestiging in de tekst van de considerans, in artikel 6.2 en in de in artikel 11.2 gebezigde term “license fee”. Daartegenover staat slechts de tekst van artikel 12.2 “Effice hereby fully, without limitation and irrevocably assigns and transfers [Nb. arcering en onderstreping vzr] any and all Intellectual Property Rights relating to the Software (…) for Distributors territory to Distributor”, doch daarmee is in de gegeven omstandigheden en bezien in de gehele context van de overeenkomsten niet voldoende aannemelijk geworden dat wordt bedoeld overdracht van intellectuele eigendomsrechten (van het oorspronkelijke softwarepakket) aan ESNA te bewerkstelligen.Hoewel in beginsel het auteursrecht (vergelijk artikel 2 Aw) met het oog op overdracht splitsbaar is naar bijvoorbeeld landsgrenzen en in zoverre de door ESNA verdedigde constructie (dat beoogd is de rechten voor bepaalde regio’s over te dragen) denkbaar is, was in die bedoeling voor de formulering van artikel 12.1 en considerans A geen denkbare reden. Die bedoeling had daar juist heel eenvoudig verwoord kunnen worden. Het ligt veeleer voor de hand dat partijen bij de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 bedoeld hebben te bereiken dat Effice B.V. respectievelijk Effice B.V. en zekerheidshalve [C] en [D] een zeker gebruiksrecht/licentie aan ESNA toekent/toekennen. Dit kan ook worden afgeleid uit het bepaalde in artikel 11 van die overeenkomsten; op grond van de tekst van dat artikel is niet aannemelijk dat ESNA voor intellectuele eigendomsrechten, naast de distributierechten, zie artikel 11.2, een (redelijke) prijs heeft betaald. De voorzieningenrechter vindt buiten de context van de overeenkomsten bevestiging van haar voorlopig oordeel dat bedoeld is een gebruiksrecht en niet de alomvattende intellectuele eigendomsrechten aan ESNA over te dragen in bijvoorbeeld productie 7 van SDF (een e-mail van [A] van 22 november 2012 te 5:42 uur aan o.a. [D]): “Masterplan Effice: (…) Stap 5: (woensdag 28-11) ESNA verstrekt lening aan Effice B.V. waarbij IP alle software verpand wordt”.
5.7.2. Het bepaalde in artikel 20.3 (ook bezien in verhouding tot de artikelen 12.1 en 12.2) en artikel 20.6 van de overeenkomsten doet aan het voorgaande niet af. Meer specifiek geldt ten aanzien van het bepaalde in artikel 20.3 (“In the case of failure or dissolution of Effice, all rights and obligations under this Agreement shall inure to the Distributor.”) dat de inhoud van deze bepaling geen effect kan sorteren, gelet op het bepaalde in artikel 35 Fw. Immers, voor de overdracht van deze rechten is levering vereist. Met het intreden van het faillissement van Effice c.s. is vooralsnog de curator daartoe de enige beschikkingsbevoegde (behoudens hetgeen hierna onder 5.13 is overwogen). De curator heeft juist de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 (primair) vernietigd en de immateriële activa aan SDF geleverd. Het stond partijen voorshands niet vrij om in strijd met de wettelijke regeling levering overbodig te achten.
5.7.3. Denkbaar is, zoals ESNA heeft gesteld, dat sprake is van min of meer uitgebreide aanpassingen in de software door haar. In dat geval zou ESNA een beroep op het bepaalde in artikel 8.6 van de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 toekomen. Daartoe is echter, in het kader van dit kort geding, onvoldoende concreet gesteld. Niet aannemelijk is geworden dat ESNA de in dat artikellid bedoelde - min of meer ingrijpende - herzieningen heeft aangebracht in de oorspronkelijke Effice-software. Bovendien laat deze bepaling de rechten op de oorspronkelijke software onverlet en tussen partijen staat vast dat geen sprake is van een door ESNA ontwikkeld geheel nieuw, zelfstandig programma.5.8. De stelling van ESNA dat [D] tegenover afnemers zou hebben verklaard dat de intellectuele eigendomsrechten op de Effice-software bij een entiteit in Canada zouden rusten leidt niet tot een andere conclusie dan de voorgaande. Hoewel een dergelijke uitlating er mogelijk op zou kunnen wijzen dat toch bedoeld was deze rechten aan ESNA over te dragen, is evenzeer denkbaar dat [D] op de distributierechten/licenties heeft gedoeld.
5.9. Verder geldt dat, naar eigen zeggen van ESNA (pleitnotitie punt 3), het de bedoeling was dat de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Effice-software zouden worden ondergebracht in een aparte entiteit, een software holding, waarin [D] en [A] de directie zouden moeten gaan voeren en al dan niet naast investeerders de aandelen zouden gaan houden. Tegelijkertijd stelt ESNA en staat in feite vast dat deze holding niet is opgericht. Daargelaten of de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten nu beoogd was, gerealiseerd/voltooid is dit doel in elk geval niet. Aan wie dit te wijten is doet thans niet ter zake. Aan de als productie 1 bij dagvaarding overgelegde PowerPoint presentatie waarop ESNA zich beroept en die in lijn met haar redenering lijkt te zijn kunnen in deze procedure geen verstrekkende rechten worden ontleend (sprake is van een ‘pitch’). Daaruit kan ook niet worden afgeleid dat ESNA de IP Holding zou worden die de intellectuele eigendomsrechten in de beoogde samenwerkingsstructuur zou gaan houden en dus evenmin dat zij zonder meer intellectuele eigendomsrechten op de Effice-software geldend zou kunnen gaan maken. In tegendeel, beoogd lijkt oprichting van een aparte entiteit, los van de entiteit die optreedt als distributeur/exploitant die ESNA onmiskenbaar is.
Conclusie
5.14. In de gegeven omstandigheden waarin op dit moment in deze tegen enkel SDF aangespannen procedure geen uitsluitsel kan worden gegeven over de geldigheid en de uitleg van de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012, maar voorshands de visie van SDF aannemelijker voorkomt dan die van ESNA, acht de voorzieningenrechter in het kader van een belangenafweging, mede uit pragmatische overwegingen, onvoldoende grond aanwezig om in de situatie zoals deze thans bestaat wijziging te brengen door toewijzing van de vorderingen van ESNA. De continuïteit in de exploitatie en distributie van de Effice-software is daarbij van doorslaggevend belang geacht, als ook de marktpositie van beide partijen. Namens SDF is ter zitting verklaard dat zij bezig is met de uitrol van het door haar gemaakte plan van aanpak; zij heeft onder meer met betrekking tot de Effice-software een helpdesk opgezet en heeft in dat verband mensen aan het werk. De bestaande klanten zijn ook geïnformeerd over de overdracht. Haar doel is dat de bestaande klanten hun vertrouwen terugwinnen in het product en klant blijven. SDF richt zich daarbij eerst op Nederland, op de (ongeveer 300) Nederlandse klanten en (5) Belgische klanten. Zij is voornemens in de toekomst met de Effice-software de grens over te gaan. Voor rekening en risico van ESNA dient in dit kader voorshands te blijven dat zij haar gestelde (financiële) belangen niet eerder heeft veiliggesteld. Het voorgaande geldt ook nu op dit moment niet uit te sluiten valt dat in een bodemprocedure ten voordele van ESNA zal worden beslist.
6. De beslissing
De voorzieningenrechterin het incident
6.1. compenseert de kosten van de procedure in het incident tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,in de hoofdzaak
6.2. wijst de vorderingen af,
6.3. veroordeelt ESNA in de proceskosten, aan de zijde van SDF tot op heden begroot op € 1.405,00, te vermeerderen met nakosten ad € 131,00 (respectievelijk € 199,00 ingeval van betekening van dit vonnis),
6.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBROT:2013:6357 (pdf)
Door zodanig kleine en ondergeschikte verschillen zelfde algemene indruk
Rechtbank Den Haag 14 augustus 2013, HA ZA 12-813 (Intermedium Shoes tegen Deckers Outdoor Corporation)Uitspraak en samenvatting ingezonden door Gregor Vos, Patty de Leeuwe en Marloes Meddens-Bakker, Klos Morel Vos & Schaap.
Samenvatting - Modellenrecht. Intermedium is een Nederlandse schoenenproducent die onder het merk BAMA de volgende schoen op de markt brengt (“de Intermedium Schoen”). In deze procedure vraagt Intermedium - onder meer - een verklaring voor recht dat de Intermedium schoen geen inbreuk maakt op het door Deckers gedeponeerde Gemeenschapsmodel voor de UGG Bailey Button. Deckers verweert zich en vordert in reconventie een verbod (en de gebruikelijk nevenvorderingen) wegens inbreuk op de aan haar toekomende modelrechten. De rechtbank wijst de vorderingen in conventie af en beveelt Intermedium onder meer iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodel van Deckers te staken en gestaakt te houden.
Intermedium heeft zich op het standpunt gesteld dat het Gemeenschapsmodel en de Intermedium Schoen op een aantal wezenlijke onderdelen van elkaar verschillen en dus een andere algemene indruk wekken. Gebruikelijke (stijl- en/of functionele) elementen dienen bij de beoordeling van de inbreuk immers buiten beschouwing te worden gelaten.
Nu nadrukkelijk niet door Intermedium aan de orde gesteld, gaat de rechtbank uit van de geldigheid van het Gemeenschapsmodel. Ook neemt de rechtbank als uitgangspunt dat de (elementen omgeven door) stippellijnen geen deel uitmaken van het model, nu Intermedium in reconventie afstand heeft genomen van de stelling dat de stippellijnen bij de beoordeling van het Gemeenschapsmodel betrokken dienen te worden.
Hoewel de stijl van de ‘sheepskin boot’ (een comfortable schoen van schapenvacht, die wordt gebruikt om de voeten warm en droog te houden) als zodanig niet voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komt, kan de wijze waarop daar in praktische zin vorm aan is gegeven wel op basis van het modelrecht kan worden beschermd. Daarbij heeft Intermedium op basis van de grote hoeveelheid door haar overgelegde afbeeldingen niet kunnen bewijzen dat het Gemeenschapsmodel op grond van het vormgevingserfgoed niet of nauwelijks beschermingsomvang toekomt, nu deze afbeeldingen niet duidelijk, irrelevant, danwel ongedateerd zijn.
Dat het gebruik van gequilte (geprononceerde) naden voor het stikken van materiaal als schapenvacht een technische functie heeft en bij sheepskin boots standaard voorkomt, is irrelevant nu deze naden als zodanig niet in het Gemeenschapsmodel voorkomen. Bovendien is onvoldoende onderbouwd dat het op dezelfde wijze als in het Gemeenschapsmodel aanbrengen van gequilte en niet-gequilte naden uitsluitend door de technische functie bepaald wordt. Uit de door Intermedium overgelegde voorbeelden blijkt immers dat variatie mogelijk is met het soort naad en de plaats van de naden. Hetzelfde geldt ten aanzien van de overslag en het uitsteken van de wollen binnenzijde van de schoen: hoewel deze elementen als zodanig een technische functie hebben, wordt de specifieke vorm die daarvoor is gekozen door het modelrecht beschermd.
Op grond van het voorgaande definieert de rechtbank de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel als een combinatie van 7 kenmerkende elementen en oordeelt dat er sprake is van een overeenstemmende totaalindruk: “De genoemde verschillen zijn zodanig klein en ondergeschikt dat daarmee ook bij de geinformeerde gebruiker geen andere algemene indruk zal worden gewekt dan de algemene indruk die het Gemeenschapsmodel oproept.” Daarbij is irrelevant dat de Intermedium Schoen – in afwijking van het Gemeenschapsmodel - niet met omgekrulde overslag wordt verkocht, aangezien Intermedium onvoldoende gemotiveerd heeft bestreden dat ook de Intermedium Schoen tijdens het dragen zal gaan omkrullen (gevaar van post sale confusion).
1019h Rv proceskosten: € 40.101,61
Op andere blogs:
De Grave De Mönnink Spliet (ugg obtains pan-european injunction for its sheepskin boots)
Door gebruik van handelsnaam, merk en domeinnaam wordt indruk gewekt van een bijzondere band
Hof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2967 (Koninklijke Talens B.V. tegen V)
Uitspraak mede ingezonden door Menno Heerma Van Voss, KEENON en Wim Maas en Frederick Leentfaar, Deterink. In navolging van IEF 11520.
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Wederverkoop, bona fide merkgebruik in domeinnaam. WIPO arbitrage toetsing. Talens is een bekende producent en aanbieder van verf- en tekenmaterialen. V. is lijstenmaker en biedt ophangsystemen aan. Per 27 november 2011 is V. een fysieke en online winkel in schilder- en tekenmaterialen begonnen via de domeinnaam talensshop.nl.
In eerste aanleg zijn de vorderingen van Talens afgewezen. In hoger beroep vordert Talens - middels negentien grieven die er toe strekken om het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen - de vernietiging van het bestreden vonnis. Het hof oordeelt dat er sprake is van verwarringsgevaar en dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het bekende merk. Het hof beveelt V om iedere inbreuk op de merkrechten van Talens te staken, volledige opgave te doen en de domeinnamen waarin het woord 'Talens' voorkomt (op eigen kosten) op naam van Talens te zetten.
Gebruik van 'Talensshop' en 'Talensshop.nl' als handelsnaam, merk en domeinnaam
9. Naar voorlopig oordeel van het hof gebruikt V de tekens Talensshop en Talensshop.nl als handelsnaam ter aanduiding van de desbetreffende onderneming. Talens heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de naam waaronder de (web)winkel zich bij het publiek ter identificatie aandient op bijvoorbeeld (iedere pagina van) haar website, op ordebevestigingen, (...) Het hof verwerpt daarmee het betoog van V dat Talensshop thans alleen nog wordt gebruikt als domeinnaam van een website die wordt gevoerd door een onderneming genaamd Artimat.
10. Voorts moet het gebruik dat V maakt van de tekens Talensshop en Talensshop.nl naar voorlopig oordeel van het hof worden aangemerkt als gebruik van die tekens als merk, namelijk ter onderscheiding van de diensten van Talensshop (detailshandelsdiensten; het aanbieden en wederverkopen van schilder- en tekenbenodigdheden van Talens). Gelet op de hiervoor in rechtsoverweging 9 genoemde uitingen maakt V met het teken Talensshop het publiek kenbaar dat hij is gespecialiseerd in (de verhandeling van) Talens-producten. Dit gebruik is zodanig dat een verband ontstaat tussen dit ook als handelsnaam gebruikte teken en de waren en/of diensten van Talensshop, zodat sprake is van gebruik 'voor waren en diensten' in de zin van sub a, b en c van artikel 2.20 BVIE en van artikel 9 lid 1 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, IER 2007/102, Céline).
11. De website die V exploiteert en waarop hij via zijn webwinkel zijn waren en diensten aanbiedt, heeft als domeinnaam www.talensshop.nl (ook als www.talensshop.be). Gelet op het in rechtsoverweging 9 en 10 overwogene, moet het gebruik van deze domeinnamen, mede in aanmerking genomen de onder deze domeinnamen actieve website(s), worden aangemerkt als gebruik als handelsnaam alsmede als merk (ter onderscheiding van (op deze website aangeboden) diensten).
Merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b, c en d BVIE en artikel 9 lid 1 sub b en c GMV
14. Naar voorlopig oordeel van het hof is in casu sprake van verwarringsgevaar als bedoel in de bepaling sub b van eerdergenoemde artikelen. De hiervoor in overweging 2(iii) aangeduide merken van Talens en de tekens Talensshop en Talensshop.nl zoals in casu gebruikt stemmen, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, in auditief, visueel en begripsmatig opzicht zodanig overeen dat het relevante publiek daardoor kan menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. (...)
15. Naar voorlopig oordeel van het hof is in casu ook sprake van merkinbreuk als bedoeld in de bepaling sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV omdat V ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de bekende merken van marktleider Talens (dat, zoals door Talens gesteld, het merk Talens bekend is, is door V niet betwist). Daartoe overweegt het hof als volgt. In de eerste plaats geldt, gelet op hetgeen in rechtsoverweging 14 is overwogen dat het bekende merk Talens en de litigieuze tekens zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen deze tekens en het merk legt. In de tweede plaats trekt V ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van Talens doordat hij met het gebruik van het woord 'Talens' in de handelsnaam van zijn onderneming of in een teken dat hij gebruikt als merk ter onderscheiding van de door Talensshop aangeboden diensten naar voorlopig oordeel van het hof bij het relevante publiek de indruk wekt dat er een bijzonder (commerciële) band bestaat tussen de onderneming en Talens. (...) Door aldus de indruk te wekken van een bijzondere band met Talens probeert V in het kielzog van het bekende merk Talens te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die Talens heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden (HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-487/07, NJ 2009/576, L'Oréal/Bellure). Daarbij merkt het hof op dat tussen partijen in confesso is dat V zich met Talensshop in een voordeliger positie heeft gemanoeuvreerd en significant meer Talens-producten verkoopt dan andere wederverkopers van Talens-producten. Bij dit alles is niet van belang of schade aan het merk wordt berokkend, of dat de handelswijze van V voordelig voor Talens zou zijn. Ten slotte is door V geen (steekhoudende) geldige reden voor de noodzaak van het gewraakte gebruik aangevoerd.
Beperkingen ex artikel 2.23 BVIE en artikelen 12 en 13 GMV?
23. Uit het voorgaande blijkt dat het beroep van V in artikel 2.23 lid 1 en 3 BVIE en artikelen 12 en 13 GMV niet opgaat. Deze bepalingen staan er in deze zaak dus niet aan in de weg dat Talens zich op haar merkrechten beroept. In zoverre slagen de grieven 3 tot en met 11.Slotsom merkinbreuk; vorderingen
24. Slotsom is dat Talens zich op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen het (in rechtsoverweging 10 en 11 genoemde) gewraakte gebruik van de tekens 'Talensshop' en 'Talensshop.nl', daaronder begrepen gebruik van het aan het merk Talens gelijke teken als trefwoord in het kader van zoekmachineadvertentiediensten op internet, nu (de reclame op) Talensshop.nl het voor de gemiddelde internetgebruiker moeilijk maakt om te weten of de diensten die op deze website worden aangeboden afkomstig zijn van Talens of een economisch met Talens verbonden onderneming dan wel een derde (vgl. HvJ EU 23 maart 2010, zaken C-236/08 tot en met C 238/08, NJ 2012/523, Google). Ook kan zij zich, op grond van haar Benelux-merkrechten, verzetten tegen gebruik van het merk Talens anders dan ter onderscheiding van waren en diensten, zoals als handelsnaam en als metanamen/metatag alsmede tegen het geregistreerd hebben en houden van (nog) niet actieve domeinnamen waarin het met Talens is opgenomen. Het voorgaande geldt, zo overweegt het hof voor de volledigheid, ook voor variaties met beschrijvende toevoegingen (...) eveneens voor het gebruik van de beeldmerken van Talens, waarin immers het woordelement Talens centraal staat (zie overweging 2(iii).
25. Op grond van het hiervoor overwogene slagen (ook) de grieven 15 en 16, en zal het gevorderde bevel tot staking van de merkinbreuk alsnog worden toegewezen.
Handelsnaaminbreuk, oneerlijke handelspraktijk en onrechtmatige daad
26. Nu haar merkenrechtelijke vorderingen worden toegewezen, heeft Talens geen belang meer (gesteld) bij het gevorderde handelsnaaminbreukverbod. De grieven 2, 12, 13 en 14 en dit deel van de vorderingen behoeven dan ook geen verdere bespreking. Evenmin bespreking behoeft grief 17, die (de vorderingen voor zover gegrond op) de subsidiaire grondslag (oneerlijke handelspraktijk; artikel 6:193 BW) en de meer subsidiaire grondslag (onrechtmatige daad; artikel 6:162 BW) betreft.Beslissing
Het hof:
vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage, sector Civiel recht, van 2 juli 2012
en, opnieuw rechtdoende:
a) beveelt V om binnen achtenveertig uur na betekening van dit arrest iedere inbreuk op de in overweging 2(iii) genoemde Benelux- en Gemeenschapsmerkrechten van Talens in het Benelux-gebied respectievelijk de lidstaten van de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, een en ander als nader omschreven in rov. 24;
b) beveelt V om binnen zeven dagen na betekening van dit arrest aan de advocaat van Talens schriftelijk en volledig opgave te doen, voorzien van deugdelijk schriftelijk bewijs, van alle domeinnaamregistraties die zijn verricht op naam, op naam van aan hem gelieerde ondernemingen, en/of op naam van derden ten behoeve van hem, waarin het woord 'talens' voorkomt;
c) beveelt V om binnen veertien dagen na betekening van dit arrest al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd om, op eigen kosten, de domeinnamen talensshop.nl, talens-shop.nl, talensshop.eu, talenswinkel.eu, talensshop.be, talens-shop.be en talensshop.de, alsmede de eventuele andere domeinnamen waarin het woord 'talens' voorkomt, blijkend uit de opgave genoemd onder b), op naam te zetten van Talens, één en ander in overeenstemming met de desbetreffende voorwaarden van de betreffende domeinnaam-organisatie, zoals de SIDN;
(...)
Lees de uitspraak hier:
Grosse KG ZA 12-383 (pdf)
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHDHA:2013:2967 (pdf)
Andere algemene indruk door afstand tot het vormgevingserfgoed
Hof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3356 (Bang & Olufsen tegen Loewe)Uitspraak ingezonden door Frank Eijsvogels en Marlou van de Braak, Hoyng Monegier LLP.
In navolging van IEF 12256.
Modelrecht. Auteursrecht. Beschermingsomvang. Proceskosten. B&O is houdster van het Gemeenschapsmodel 001595521-0001 voor ‘Televisietoestellen’. Loewe c.s. heeft haar nieuwste flatscreentelevisie, de Loewe Reference ID, gepresenteerd. ‘ID’ staat voor ‘Individual Design’. Beide televisies kunnen worden aangepast aan de omgeving en de eigen smaak of aan de (woon)stijl van de consument.
In het vonnis in kort geding zijn de vorderingen van B&O afgewezen. B&O is in hoger beroep gekomen en heeft daarbij elf grieven aangevoerd. Het hof vernietigt het vonnis in zoverre dat de proceskosten (voor een deel) opnieuw worden begroot en bekrachtigt het vonnis voor het overige. De beschermingsomvang leidt niet tot een inbreuk op het model- en/of het auteursrecht van B&O. Gelet op de afstand die het model neemt tot het vormgevingserfgoed zal de Reference ID op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk maken.
De grieven 1 tot en met 6 hebben betrekking op de afwijzing van de vordering gegrond op het modelrecht. In grief 7 klaagt B&O over het buiten beschouwing laten van stukken door de voorzieningenrechter. De grieven 8 en 9 zien op het auteursrecht. Met grief 10 beoogt B&O het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. Grief 11 ten slotte betreft de hoogte van de in eerste aanleg aan Loewe toegewezen proceskosten.
De Processuele grief
5. In grief 7 beklaagt B&O zich erover dat de voorzieningenrechter bij pleidooi door B&O overgelegde stukken buiten beschouwing heeft gelaten. Behandeling van grief 7 kan achterwege blijven. De desbetreffende stukken zijn in hoger beroep alsnog overlegd, B&O mist belang.
Het modelrecht
Grief 1: de geïnformeerde gebruiker
8. De door de voorzieningenrechter gehanteerde omschrijving van de geïnformeerde gebruiker is juist. (...) De toevoeging van de voorzieningenrechter (in navolging van dit hof in zijn hiervoor genoemde arrest in de zaak Apple/Samsung, rov. 9.2.) dat de aldus tot uitgangspunt genomen kennis en het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker tot gevolg heeft dat eerder moet worden aangenomen dat het model/voortbrengsel een andere algemene indruk wekt, heeft geen andere strekking dan dat het in aanmerking nemen, door de geïnformeerde gebruiker, van detailverschillen, er eerder toe kan leiden dat het model ten opzichte van het model/de modellen of het voortbrengsel/de voortbrengselen waarmee het vergeleken wordt een andere algemene indruk maakt, dan wanneer een en ander zou worden bezien vanuit het perspectief van de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument die een model als geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let. In zoverre faalt de grief.
12. De (red. tweede) grief faalt. Degene die een modelregistratie verricht beoogt daarmee het uiterlijk van (een deel van) een voortbrengsel te beschermen tegen navolging. Het is aan hem om te bepalen welke kenmerken van het voortbrengsel hij aldus onder bescherming wil stellen. (...) Voor zover B&O bedoelt te betogen dat het haar vrijstaat een beroep te doen op één model uit een meervoudig depot, stuit dat betoog daarop af dat in het onderhavige geval geen sprake is van een meervoudig depot (een depot van meerdere modellen), maar van een enkelvoudig depot waarin meerdere afbeeldingen van het model zijn opgenomen.
14. (...) Voor zover B&O aanvoert dat het 'normaal gebruik' beperkt is tot het frontaal voor de televisie zitten, verwerpt het hof dat betoog. Het hof acht het aannemelijk dat de geïnformeerde gebruiker, wanneer deze televisie kijkt, dat niet alleen frontaal, maar ook (wel eens) schuin voor de televisie zal doen. Daarnaast acht het hof aannemelijk dat normaal gebruik tevens omvat de waarneming van de televisie wanneer deze is uitgeschakeld, derhalve als onderdeel van het interieur. Alsdan zijn, ongeacht de wijze van plaatsing (hangend of staand), over het algemeen ook de zijkanten zichtbaar. Wanneer de televisie niet is opgehangen, maar neergezet, kan - afhankelijk van de wijze van neerzetten in meer of mindere mate - ook de achterzijde zichtbaar zijn. Iets anders is dat de aard van het voortbrengsel (een televisie) meebrengt dat het aanzicht van de voorzijde bij de geïnformeerde gebruiker relatief meer gewicht in de schaal zal leggen. Maar dat dit 'vele malen meer' zou moeten zijn, of doorslaggevend, is onjuist. In zoverre falen de grieven 2 en 3.
Grieven 3 tot en met 6: beschermingsomvang; inbreuk?
22. (...) Hoewel zeker vernieuwend, met name waar het de nieuwe elementen van de kenmerken C en D en de combinatie met kenmerk B betreft, acht het hof de afstand van het model tot het vormgevingserfgoed, in het bijzonder tot de BeoVision 5 en 9, (het eigen karakter van het model) niet zodanig dat aan het model een ruime beschermingsomvang zou moeten worden toegekend. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat, anders dan B&O betoogt, niet aannemelijk is geworden dat de vrijheid van de ontwerper beperkt was. Het vormgevingserfgoed laat zien dat er geen noodzaak was om voor een rechthoekige vorm te kiezen, ook niet bij toepassing van een breedbeeldscherm. Het hof ziet overigens ook geen aanleiding om, zoals Loewe bepleit, een geringe beschermingsomvang aan het model toe te kennen.
De Reference ID; inbreuk?
23. (...) Aldus ontbreken in de Reference ID de kenmerken die het model onderscheiden van het vormgevingserfgoed. De verschillen zijn daarbij zodanig, dat, naar 's hofs voorlopig oordeel, de Reference ID - gelet op de afstand die het model neemt tot het (meest relevante) vormgevingserfgoed - op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk zal maken, met andere woorden: buiten de beschermingsomvang van het model blijft. Daarbij kan de betekenis van het zogenaamde 'Loewe-oog' in het midden blijven.24. Gelet op het voorgaande is ook het hof van oordeel dat Loewe met de Reference ID geen inbreuk maakt op de rechten van B&O uit hoofde van het model. De grieven 3 en 4 tot en met 6 falen dus.
Grieven 8 en 9: het auteursrecht
25. In haar achtste grief bestrijdt B&O het oordeel van de voorzieningenrechter dat B&O niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij auteursrechthebbende is op de BeoVision 10. Ter onderbouwing van haar stelling dat zij die hoedanigheid wel degelijk heeft, heeft B&O een aantal stukken overlegd. Loewe erkent dat op basis van deze stukken kan worden aangenomen dat B&O het auteursrecht op de BeoVision 10 heeft. De grief slaagt dus, zodat alsnog onderzocht dient te worden of Loewe met de Reference ID inbreuk maak op het auteursrecht van B&O op de BeoVision 10.31. (...) Ook indien alle kenmerken tezamen in aanmerking worden genomen, maakt de Reference ID naar 's hofs voorlopig oordeel een andere totaalindruk dan de BeoVision 10. Van inbreuk op het auteursrecht is aldus naar Nederlands recht geen sprake. Wat betreft het recht van andere EU-landen gaat het hof ervan uit dat hierin op het punt van de inbreukvraag geen strengere maatstaven worden aangelegd (gelijkheidsvermoeden). B&O heeft het tegendeel niet gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt. Grief 9 faalt dus.
Grieven 10 en 11 en de eisvermeerdering
32. Grief 10, waarmee beoogd wordt het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen, mist zelfstandige betekenis en behoeft om die reden geen bespreking.
36. (...) Bij gebreke van een uitsplitsing van de (met de inschakeling van Duitse advocaten gemoeide) kosten over de onder i), ii) en iii) genoemde verweren, zal het hof de kosten terzake van het verweer i) begroten op ongeveer een derde, te weten € 10.000,-. Het hof zal de proceskostenveroordeling in eerste aanleg met dat bedrag verminderen. In zoverre slaagt de grief.Beslissing
Het hof
in het principale beroep:
vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover B&O daarin is veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 110.456,51 aan proceskosten en, in zoverre opnieuw recht doende:
veroordeelt B&O in de kosten van het geding in eerste aanleg en begroot deze tot op 21 januari 2013 aan de zijde van Loewe op een bedrag van € 100.456,51;
bekrachtigt het vonnis voor het overige;
wijst af het in hoger beroep anders of meer gevorderde;
veroordeelt B&O in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Loewe begroot op € 146.511,53;
verklaart dit arrest wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.
Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHDHA:2013:3356 (pdf)
KG ZA 12-1331 (afschrift)
Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Hof Den Haag geeft uitleg over modellenrecht)
Ruime betekenis openbaarmaking; bedrijf dient als opdrachtgever van het personeelsfeest te worden aangemerkt
![]() |
![]() |
Openbaarmaking Buma-repertoire. Aan het begrip openbaarmaking in de zin van de Auteurswet moet een ruime betekenis worden toegekend. In 2009 heeft een personeelsfeest van Reobijn plaatsgevonden. Tijdens dit personeelsfeest heeft (onder meer) [naam 1] opgetreden, die was ingehuurd door [gedaagde in vrijwaring], in opdracht van Reobijn. Reobijn heeft aan Buma geen opgave en ook geen afdracht met betrekking tot de muziek gedaan. Buma start een procedure. Reobijn heeft [gedaagde in vrijwaring] in vrijwaring opgeroepen, omdat zij meent dat zij met [gedaagde in vrijwaring] een zogenaamde all-in-prijs is overeengekomen.
De rechtbank oordeelt dat Reobijn moet worden gezien als initiator èn eindafnemer, waaruit volgt dat Reobijn moet worden aangemerkt als degene die openbaar heeft gemaakt. De vorderingen van Buma worden toegewezen. In vrijwaring wordt [gedaagde in vrijwaring] veroordeeld tot opgave van de ten gehore gebrachte werken van het Buma-repertoire. De vordering van Reobijn tot een veroordeling van [gedaagde in vrijwaring] om al datgene te betalen wat zij verschuldigd is jegens Buma wordt afgewezen. De vordering is onvoldoende bepaalbaar.
Buma stelt dat Reobijn de organisator is van het evenement. Reobijn stelt dat niet zij, maar [gedaagde in vrijwaring] moet worden beschouwd als degene die openbaar heeft gemaakt, nu [gedaagde in vrijwaring] het optreden van [naam 1] heeft georganiseerd. Subsidiair is Reobijn van mening dat theaterzaal De Kappen, waar het bedrijfsfeest plaatsvond, heeft te gelden als degene die openbaar heeft gemaakt. Meer subsidiair dient [naam 1], als optredend artiest, te worden beschouwd als degene die het repertoire openbaar heeft gemaakt.
In de hoofdzaak
4.4 De rechtbank begrijpt het betoog van Reobijn in dit verband aldus dat zij stelt dat zij niet de norm-adressant is. Naar het oordeel van de rechtbank moet, gelet op het standaardarrest van de Hoge Raad van 6 mei 1938 (NJ 1938, 634), aan het begrip openbaarmaking in de zin van de Aw een ruime betekenis worden toegekend en dient Reobijn als opdrachtgever van het personeelsfeest te worden aangemerkt, waarbij zij als oogmerk heeft gehad het aan haar personeel ten gehore doen brengen van muziek, uitgevoerd door [naam 1]. Daarmee is gegeven dat Reobijn moet worden aangemerkt als degene die openbaar heeft gemaakt. De verweren van Reobijn dat andere partijen dienen te worden beschouwd als degene(n) die openbaar hebben gemaakt, doen daar niet aan af. Weliswaar zijn deze andere partijen onmisbare schakels in de uitvoering van de muziek behorend tot het Buma-repertoire, maar moet Reobijn worden gezien als initiator èn eindafnemer. Uit het vorengaande volgt dat de rechtbank van oordeel is dat Buma Reobijn terecht aanspreekt.
4.5 De vorderingen van Buma moeten dus worden toegewezen, behalve het bevel aan Reobijn om opgave te doen van de door haar georganiseerde (andere) evenementen en de namen van de artiesten die tijdens de desbetreffende evenementen hebben opgetreden, nu Reobijn onweersproken heeft gesteld geen andere evenementen te hebben (georganiseerd) dan het betreffende bedrijfsfeest en Buma derhalve geen belang heeft bij deze vordering.
In vrijwaring
4.10 De vordering van Reobijn zal worden toegewezen voor zover deze ziet op de veroordeling van [gedaagde in vrijwaring] tot het doen van opgave van de op de personeelsavond van 9 mei 2009 ten gehore gebrachte werken die behoren tot het Buma-repertoire. De vordering van Reobijn zal worden afgewezen voor zover deze ziet op de veroordeling van [gedaagde in vrijwaring] om aan Reobijn te betalen al datgene waartoe Reobijn in de hoofdzaak jegens Buma mocht worden veroordeeld, omdat deze vordering onvoldoende bepaalbaar is.
5 De beslissing
De rechtbank
In de hoofdzaak:
5.1 Verbiedt Reobijn om zonder voorafgaande toestemming van Buma evenementen te organiseren waarbij enig muziekwerk behorende tot het door Buma beheerde repertoire ten gehore wordt gebracht, een en ander op straffe van verbeurte door Reobijn aan Buma van een direct opeisbare dwangsom van € 500,-- voor iedere keer dat gedaagde aan het opgelegde verbod geen gehoor mocht geven, zulks tot een maximum van € 5.000,--.
5.2 Beveelt Reobijn om binnen 10 dagen na de betekening van dit vonnis aan Buma schriftelijk een door een register-accountant gecertificeerde opgave te doen van:
- de namen van de artiesten die tijdens het bedrijfsfeest van Reobijn op 9 mei 2009 hebben opgetreden;
- de behaalde recettes en uitbetaalde gages/uitkoopsommen ten aanzien van de artiesten die tijdens het bedrijfsfeest van Reobijn op 9 mei 2009 hebben opgetreden; Een en ander op straffe van verbeurte door Reobijn van een direct door eiseres opeisbare dwangsom van € 100,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag na het verstrijken van voornoemde termijn dat Reobijn enig deel van het gevorderde niet of niet volledig is nagekomen, zulks tot een maximum van € 5.000,--.
5.3 Veroordeelt Reobijn om binnen 7 dagen na de hierboven genoemde opgave aan Buma verschuldigde vergoeding conform het Algemeen Tarief, te weten 3,5% of 7% van de recettes of uitkoopsommen/gages, te vermeerderen met BTW te voldoen.
5.4 Veroordeelt Reobijn in de proceskosten in hoofdzaak, aan de zijde van Buma tot op heden begroot op € 1.569,64.
5.5 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
5.6 Wijst af het meer of anders gevorderde.In vrijwaring:
5.7 Beveelt [gedaagde in vrijwaring] om aan Reobijn opgave te doen van de op de personeelsavond van 9 mei 2009 ten gehore gebrachte werken die behoren tot het Buma-repertoire, opdat Reobijn tijdig en volledig kan voldoen aan hetgeen waartoe zij onder
punt 5.2 is veroordeeld jegens Buma.
5.8 Veroordeelt [gedaagde in vrijwaring] zowel in de proceskosten in vrijwaring, aan de zijde van Reobijn tot op heden begroot op € 983,21.
5.9 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
5.10 Wijst af het meer of anders gevorderde.
Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBOVE:2013:1759 (pdf)