Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. De vorige editie: WIPO-selectie december 2012 of via dossier domeinnaamrecht (linkerkolom).Ditmaal over:

A. Het hebben van een bedrijf in ‘game trucks’ is een legitiem belang.
B. Een domeinnaam die ter beschikking is gesteld aan een verbonden bedrijf is een legitiem belang.
C. Verhandelen van beschrijvende domeinnamen kan een legitiem belang zijn.
D. Domeinnaam die uit twee merken bestaat, waartegen slechts één optreedt, wordt gecancelled.
E. Geen overtuiging dat domeinnaamhouder recht of legitiem belang heeft (gehad); toch afgewezen.
F. Panel ziet dat de kleur geel gangbaar is rondom Schiphol Airport.
G. Afgewezen: Amerikaanse domeinnaamhouder kon niet weten van de Braziliaanse merkhouder.
H. Duitse advocaat die later dan domeinnaamregistratie eigen naam als merk registreert.
I. Mycadillac geregistreerd met het oog op persoonlijke naam Cadillac, merkhouder heeft ook te lang gewacht.
J. Voormalig distributeur die na beëindiging overeenkomst website onderhoudt, geen kwader trouw.
K. Generieke domeinnaam waarvan inhoud wisselt gebaseerd op locatie van bezoeker; afgewezen.
L. Processuele addendum: Een laat ingezonden ‘not perfect legal draft’.
M. Afwijzingen wegens te weinig bewijs/te weinig gesteld.

De selectie is (deels) samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

WIPO 12 januari 2013, D2012-1964
gametruck.com > Complaint denied

A) Eiser heeft het merk ‘game truck’ geregistreerd in 2008. De domeinnaamregistratie is gedaan in 2005. Verweerder heeft domeinnaam in 2012 gekocht. Domeinnaam wordt doorgestuurd naar “gamesgo2u” bedrijfswebsite van verweerder. Beschrijvende domeinnaam. Game truck is gangbare term in de business waarin partijen zitten. Verweerder heeft eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam: hij heeft een bedrijf in ‘game trucks’.

“Finally, Respondent has submitted evidence of widespread third party use of the phrase “game truck,” which supports Respondent’s claim that the term is a generic description of the industry and services provided by those who operate in it, and that Respondent is using the Domain Name for its generic value. The Panel also observes that the Domain Name was first registered in May 2005, even though it was subsequently purchased by Respondent from a prior owner on May 3, 2012. As it could not have been an identifier of goods or services in 2005 because there was no one who then made what we now know as game trucks, the expression in 2005 must have had a generic or similar meaning, or been just two dictionary words joined together. This further strengthens Respondent’s argument that the expression is a generic one as it always was (or at least as far back as 2005).”

WIPO 24 januari 2013, D2012-2149
interbrandsgroup.com > Complaint denied

B) Eiser is sinds de jaren 80 merkhouder van het merk Interbrand. Verweerder is een Mexicaanse onderneming ‘Grupo Garze’ die de domeinnaam ter beschikking heeft gesteld aan ‘Interbrands Group’ uit Texas. De twee bedrijven zijn op enigerlei wijze met elkaar verbonden. Hierdoor is er sprake van een eigen recht/legitiem belang, ondanks dat de diensten van Interbrand en Interbrands Group op sommige punten met elkaar overeenstemmen.

“Complainant argued that there are many striking similarities between its business as a brand consultancy, particularly in the retail, food and beverage industry, and that of Respondent. Complainant annexed, for example, copies of pages that it alleged came from Respondent’s website which not only sometimes abbreviate the full name of the US company to “Interbrand” but also contain references to “Creating and managing brand value”, “Marketing Intelligence” “Brand Development”, and “Market Penetration Strategy”. All of this, Complainant alleges, are clear evidence in support of its case that Respondent lacks any rights or legitimate interest in the disputed domain name.

Respondent vehemently denies this allegation, claiming that the sole business of its sister company Interbrands Group, LLC is the distribution within the US of products from Mexican companies. Respondent therefore alleges that it has completely legitimate rights and interest in the disputed domain name and relies upon paragraph 4(c)(i) of the Policy (see below).

It is true that, as noted above, Respondent’s website does contain some references which could be read as being in competition with the services offered by Complainant, but equally these could relate to Respondents’ distributorship services in advising its customers how best to penetrate the US market. Furthermore, Respondent offered to revise the website, an offer to which Complainant did not respond.”

WIPO 12 januari 2013, D2012-2331
riposa.com > Complaint denied
C) Riposa betekent ‘rust’ in het Italiaans. De Zwitserse merkhouder treedt op tegen een Italiaanse domeinnaamhouder. In Italië is de benaming beschrijvend. Verhandelen van beschrijvende domeinnamen kan een legitiem belang zijn. Het Zwitserse merk is vooral slechts nationaal (in Zwitserland) bekend. Domeinnaamhouder heeft eigen recht/legitiem belang.

“It is for the Complainant to establish, at least prima facie, that the Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name (Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Case No. D2003-0455, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Case No. D2004-0110). This task is rendered more crucial in cases, such as the present one, in which the Complainant’s trade mark consists of a common generic word in Italian, such as “riposa”, particularly a trade mark of only at best national reputation. The registration and trade in domain names containing generic words can constitute a legitimate use of them, and the Complainant has provided insufficient evidence to rebut the Respondent’s assertion that such use gives rise to a right or legitimate interest in the disputed domain name in this case. This is particularly true because of the length of time for which the disputed domain name has been registered. For these reasons it has failed to discharge even its prima facie burden of establishing that the Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.”

WIPO 8 januari 2013, D2012-2182
sarenza-lando.com
sarenzalando.com > Cancellation
D) Domeinnaam bestaat uit twee merknamen, te weten ‘Sarenza’ en ‘Zalando’. De merkhouder Zalando treedt op tegen domeinnaamhouder. Domeinnaamhouder is een zogenoemde ‘domain name grabber’. Panel is van mening dat domeinnaamhouder geen eigen recht of legitiem belang bij de domeinnamen heeft en dat de domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd. In de eis heeft de merkhouder allereerst verzocht om cancelling van de domeinnaam. Daarna heeft de merkhouder toch verzocht om overdracht. Nu echter ook het merk van een derde (‘Sarenza’) in de domeinnamen is verwerkt gaat het panel toch over tot het cancelen van de domeinnaam.

“The Complainant requested that the Disputed Domain Names be cancelled. However, with email dated November 12, 2012 the Complainant filed an amendment requesting that the Disputed Domain Names be transferred to the Complainant.

The amended requested remedy is that the Disputed Domain Names be transferred to the Complainant. Since the Disputed Domain Names also incorporate the registered trademark SARENZA which is owned by a third party, the Panel holds that it is preferable to cancel the Disputed Domain Names.

For the foregoing reasons, in accordance with paragraphs 4(i) of the Policy and 15 of the Rules, the Panel orders that the Disputed Domain Names, and , be cancelled.”

WIPO 12 januari 2013, D2012-2275
selecthealth.com > Complaint denied
E) Domeinnaam geregistreerd in 1997. Merkhouder gebruikt Selecthealth merk sinds 2006. Het woordmerk is pas in 2011 geregistreerd. Domeinnaamhouder zegt eerder een website onder de domeinnaam te hebben gehad waardoor hij een eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam zou hebben. Na aanhangig maken van procedure is er door de domeinnaamhouder een andere website op gezet. Het panel vraagt zich af of deze website wel van de domeinnaamhouder is. Daarvoor PPC (pay-per-click) diensten onder de domeinnaam en website die materiaal van de website van eiser kopieerde. Panel krijgt geen overtuiging dat domeinnaamhouder eigen recht/of legitiem belang bij de domeinnaam heeft of heeft gehad. Desalniettemin wordt de eis toch afgewezen: er is geen bewijs dat de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd. Dit ondanks dat de domeinnaam wel te kwader trouw is gebruikt door de domeinnaamhouder.

“The current website, which was put up after notice of the dispute, has information about a medical Oasis e-Form for mediaire, but it is not clear whether Respondent has simply copied content from other Internet sources as a façade, or developed legitimate content itself.

One further factor that complicates the analysis, as discussed below, is that Respondent’s registration of the Domain Name predates Complainant’s rights in its SELECTHEALTH group of trademarks. Respondent registered the Domain Name in 1997 before any targeting of Complainant could have occurred. Nonetheless, there is a lack of evidence that Respondent has used the Domain Name in a manner that gave rise to any rights or legitimate interests in the Domain Name.

The Panel decides, however, that in this case Complainant’s claim must nevertheless be denied. In the particular circumstances of this case, Complainant has failed to demonstrate that the Domain Name was registered in bad faith. Respondent registered the Domain Name in October 1997, more than 8 years prior to Complainant’s earliest use of the SELECTHEALTH mark. There is no evidence before the Panel that Respondent, at that time, was infringing on any third party’s intellectual property rights. Respondent makes the point that when Complainant registered the identical string in a different top-level domain in 2005, , Complainant was likely aware that Respondent had already registered the Domain Name in the “.com” top-level domain. Respondent used the Domain Name, a combination of the generic terms “select” and “health”, for a period of more than 8 years before Complainant acquired rights in its SELECTHEALTH mark. When a company like Complainant chooses a brand comprised of two common terns, such as “select” and “health”, it runs the risk that third parties may have registered identical or similar domain names previously. Such is the case here. Finally, the Panel does not agree with Complainant’s contention that mere renewals of an existing domain name registration trigger bad faith registration arising as of the time of renewal.”

WIPO 17 december 2012, DNL2012-0033
supershuttle.nl > Complaint denied
F) Domeinnaam is identiek aan merk, echter: eigen recht/legitiem belang en geen gebruik te kwader trouw. Domeinnaam is beschrijvend voor de dienst. Gele kleuren op de website maken niet dat er sprake is van kwader trouw, dit is gangbaar rondom Schiphol.

“In addition, contrary to what Complainant has alleged, the mere fact that Respondent uses blue and yellow colored elements on its website, does not constitute bad faith. The Panel considers that these colors are often used in general, among others by Schiphol Airport.”

WIPO 19 december 2012, D2012-2139
guarani.com > Complaint denied
G) Brazilliaans merk ‘Guarani’. Amerikaanse domeinnaamhouder. Geen kwader trouw nu er niets op wijst dat de domeinnaamhouder op de hoogte was of kon zijn van de merken van de eiser in Brazillië.

The Panel cannot find any evidence of bad faith registration, as - considering the geographical separation between the Complainant and the Respondent - there is nothing in the present record indicating that the Respondent in the US should have been aware of the Complainant’s trademarks in Brazil and other Latin American countries already at the date of the registration of the disputed domain name , or be required to do a worldwide search for all trademarks that incorporate what appears to be a very common word. None of the PPC links at the disputed domain name goes to any competitor of the Complainant; indeed there is no allegation of such conduct. In short there is no provided evidence of targeting and no evidence of record from which the Panel might infer it.

WIPO 21 december 2012, D2012-2039
lambsdorff.com > Complaint denied
H) Duitse advocaat, Konstantin Graf von Lambsdorff, komt op tegen de domeinnaam lambsdorff.com die is geregistreerd in 2004. In 2012 heeft de advocaat de naam ‘Lambsdorff’ als merk geregistreerd. Eis wordt afgewezen aangezien er geen sprake is van kwader trouw aan de zijde van de domeinnaamhouder. Lambsdorff werd pas in 2012 actief onder de naam Lambsdorff en heeft merk ook pas toen geregistreerd.

“Even in the absence of a Response, the Complainant has not made out its case. Although there is some evidence of bad faith use and a pattern of bad faith conduct, there is no evidence of bad faith registration. The domain name was registered in June 2004, and while the Complainant practiced law for many years, the Complainant only began its own business under the trade name LAMBSDORFF in September 2012. Similarly, the Complainant did not register its mark until September 2012, eight years after the domain name registration. While the Lambsdorff surname is alleged to be “high profile,” the likelihood of confusion with a noble lineage in the abstract is insufficient basis to render the Registrant’s registration in bad faith with respect to the Complainant. The lack of evidence presented to show the creation of the alleged common law rights prior to registration of the domain name is a significant weakness in Complainant’s claim.”

WIPO 19 december 2012, D2012-2196
mycadillac.com > Complaint denied
I) Domeinnaam geregistreerd in 2000. Merkhouder Cadillac heeft merk vanaf 1902. Op de website wordt een PPC (pay per click) dienst aangeboden. De links hebben niet (direct) betrekking op merkhouder. Domeinnaamhouder heeft de domeinnaam geregistreerd met het oog op de geografische en persoonlijke naam (Cadillac als achternaam). Er is niets in het dossier wat het tegendeel bewijst. Merkhouder heeft ook lang gewacht met actie. Geen sprake van kwader trouw.

“The Panel finds more challenging the bad faith factors described in paragraphs 4(a)(i) and 4(a)(iv). Given the long and far-reaching use of the CADILLAC Trademark, the Panel is not so naïve as to think that Respondent was unaware of the trademark when he registered the Disputed Domain Name or that the Disputed Domain Name, standing alone, could be considered by many to be anything other than associated with Complainant. However, there is nothing in the record to contradict Respondent’s assertions that he registered and is using the Disputed Domain Name solely because of its connection with the personal and geographic name “Cadillac” and not because of Complainant’s use of the word as a trademark.”

WIPO 20 december 2012, D2012-2206
artisanandartist.com > Complaint denied
J) Merkhouder heeft Artisan & Artist merk sinds 1999. Domeinnaam geregistreerd in 2004. Domeinnaamhouder sinds 2005 distributeur van producten (o.a. cameratassen) van merkhouder. Distributieovereenkomst in 2008 beëindigd. Nu website met informatie over Artisan & Artist. Eis wordt afgewezen aangezien niet kan worden aangetoond dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd.

“For a Complaint to succeed under the Policy, the view of this Panel (in common with many others) is that a complainant must establish to the satisfaction of the Panel that the domain name in issue was registered in bad faith and is being used in bad faith. In the view of the Panel bad faith use on its own will not suffice. The Panel reviewed this issue in some detail in the case of Camon S.p.A. v. Intelli-Pet, LLC, WIPO Case No. D2009-1716, <walkydogusa.com>, a case in which the respondent had been an authorized distributor at the date of registration of the domain name in issue, but had continued to use that domain name after termination of the distributorship and for the purpose of selling products competing with those of the complainant.

In this case the Complainant was in possession of relevant trade mark rights in the United States of America at a time prior to the Respondent’s claimed first use of the name “Artisan & Artist” (see section 4 above), but, as indicated, the Complainant has not complained that at time of registration of the Domain Name the Respondent was acting in bad faith. One would have expected there to have been some correspondence between the parties over the Respondent’s registration and use of the Domain Name at that time, but none has been produced. Moreover, in August 2005, some 17 months after registration of the Domain Name, the Respondent was appointed United States distributor of the Complainant’s products. The distributorship agreement makes no mention of the Domain Name.”

WIPO 6 december 2012, D2012-1700
in-case.com > Complaint denied
K) Merkhouder heeft sinds 1997 ‘in case’ ingeschreven als merk. De domeinnaamhouder heeft in 2007 de (generieke) domeinnaam www.in-case.com geregistreerd. Onder de domeinnaam heeft de domeinnaamhouder een PPC (pay-per-click) website. De links verwijzen naar pagina’s die te maken hebben met ‘case’, ‘cases’, ‘just in case’ etc. inhoud is echter afhankelijk van de locatie van waar de domeinnaam wordt benaderd. Eén keer verwijzing naar merkhouder op de website gestaan. Domeinnaamhouder heeft meerdere domeinnamen met ‘in’ geregistreerd (zoals in-action, in-corporate, in-flight, in-low etc.). Eigen recht of legitiem belang aanwezig.

“The Disputed Domain Name consists of a generic phrase (“in case”). The sponsored links displayed on the Website also largely relate to this phrase. The Panel accepts the Respondent’s submission that the links displayed on the Website are generated by the descriptive nature of the term “in case”, including its variations such as “cases”, and “just in case”. While the Website displayed a link to the Complainant’s website at the time that the screen shot provided by the Complainant was captured, the Panel does not consider this to be evidence that the Complainant was specifically targeted by the Respondent. Rather, the links displayed on the Website relate to various companies in the business of selling and/or manufacturing cases. In addition, the Panel finds that when the Website is viewed outside of the United States, for example in Hong Kong, a significant proportion of the links relate to businesses operated locally. This indicates that the Website content is not fixed or predetermined and is adapted to the geographical location of the Website viewer, as recognised by the panel in Phones4U Limited and Mobileserv Limited v. Marchex Sales Inc., WIPO Case No. D2011-1656. As such, in the absence of any apparent evidence that the Respondent is targeting the Complainant in any way through use of the Disputed Domain Name and in the absence of any apparent evidence that the Disputed Domain Name is being used in any sense beyond a descriptive sense, the Panel is prepared to find that the Respondent’s use of the Disputed Domain Name and the Website constitutes legitimate use under the Policy.

The Panel considers its finding supported by other relevant factors, such as the Respondent’s record of registering domain names containing generic words or phrases prior to these proceedings, many of which incorporate “in” (including <in-action.com>, <in-corporate.com>, <in-flight.com>, <in-flow.com>, <in-germany.com>, <in-ireland.com>, <inquebec.com> and <in2finance.com>) rather than deliberately targeting third party brands or trade marks (see Avnet, Inc. v. Aviation Network, Inc., WIPO Case No. D2000-0046). Another relevant factor taken into account by the Panel is the lack of evidence of the Complainant’s status and fame outside of the United States, particularly in Seychelles where the Respondent is located, to indicate that the use of the Disputed Domain Name by the Respondent could not on balance have been said to be merely descriptive.”

Processuele addendum:
WIPO 8 januari 2013, D2012-1976
wikijobs.com > Transfer
not submitted a "perfect legal draft"

L. The Respondent's reply is written in language which is at times difficult to understand, however, the burden of the reply is as follows: "Please find attached documents and below comments. Concern person from legal team is on travel and they are available to prepare perfect legal draft. But as per commitment here am giving more details in Statement documents and proof of documents. Please go through and do needful."

Het te laat door de verweerder ingediende verweer maakt het eerdere oordeel van het panel niet anders.

The Respondent's reply is written in language which is at times difficult to understand, however, the burden of the reply is as follows:
(i) The Complainant's explanation of its failure to refer to the correspondence of January 3 and February 9 of 2012 is untrustworthy.
(ii) The website at the disputed domain name received substantial traffic in the period January 12 to February 12, 2012.
(iii) The Complainant's statements regarding captures of the website at the disputed domain name are false. The Respondent produces a printout purporting to show that the URL is blocked by robot exclusion.
(iv) He is the CEO of Wisdom IT Services and holds the disputed domain name on its behalf and that the previous owners of the disputed domain name have likewise held the disputed domain name on that company's behalf.
(v) Documents which he submits show that the disputed domain name is very valuable.
(vi) The Complainant is relatively small and unsubstantial whilst his company is large and very active.

M. Afwijzingen wegens te weinig bewijs/te weinig gesteld:

WIPO 11 januari 2013, D2012-1957
taringadescargas.com
taringamusica.com
taringamusicagratis.com
taringapeliculas.com
xtaringa.com > Complaint denied

Onvoldoende gesteld om aannemelijk te maken dat er sprake is van geen eigen/recht of legitiem belang aan de zijde van de domeinnaamhouder. Geen bewijs om aan te tonen dat er sprake is van kwader trouw.

WIPO 7 januari 2013, concurring opinion D2012-2075
intelligentsia.com > Complaint denied

Domeinnaamhouder is sinds 2002 houder van de domeinnaam. Eiser is sinds 2002 merkhouder van het merk ‘Intelligentsia’. Merkhouder heeft zijn standpunten te weinig onderbouwd. Derhalve afwijzing.

WIPO 21 december 2012, D2012-2086
thepaydaypig.com > Complaint denied
Eiser bewijst onvoldoende dat hij een merkrecht heeft op ‘Payday Pig’. Er is in ieder geval geen merkinschrijving. Te weinig gesteld en overgelegd om een gebruik als merk aan te nemen en de daarbij behorende bescherming toe te kennen. Er wordt derhalve niet aan het eerste vereiste voldaan.

“The Panel also notes that the Response clearly raised the adequacy of the Complainant’s claim to an unregistered mark. Yet, the Complainant did not take full advantage of the opportunity to provide more convincing evidence of an unregistered mark.

Had the Complainant satisfied the first criterion, the Panel could see an arguable case under the other two criteria of paragraph 4(a) of the Policy. However, no decision on those criteria is required, since the Complaint fails at the first hurdle.”

Ktr. Hilversum, Rechtbank Amsterdam 24 augustus 2011, LJN BT1960 (Flos tegen Gillissen)

Uitspraken mede ingezonden door Katelijn van Voorst, Van Voorst Advocaten.

Erfgenamen van fotograaf Oscar Flos hebben Gillissen gesommeerd om een krantenartikel met foto uit De Telegraaf te verwijderen van haar website.

De wijze waarop de foto in kwestie op de betreffende pagina van de website is opgenomen levert geen openbaarmaking in auteursrechtelijk zin op. De foto wordt namelijk openbaargemaakt door De Telegraaf. Gillissen wijst op de plaats waar de foto door de browser wordt opgehaald, een hyperlink met pdf is hiertoe aangebracht naar de foto op de webpagina van De Telegraaf. Een dergelijke `inline´ link is voor de bezoeker van haar website niet zichtbaar. Mede wordt een beroep op het citaatrecht gedaan.

Door bezoekers van haar website in staat te stellen kennis te nemen van het krantenartikel, inclusief de door Oscar Flos gemaakte foto, heeft zij en niet De Telegraaf het krantenartikel én de foto in kwestie openbaar gemaakt.

Gillissen heeft aannemelijk gemaakt dat zij toestemming had van De Telegraaf voor het gebruik van het artikel inclusief foto. Echter niet is gebleken dat de licentie die De Telegraaf heeft ook het recht omvatte derden toe te staan de foto als onderdeel van het krantenartikel openbaar te maken.

Kantonrechter:

16. In het midden kan blijven op welke wijze Gillissen bezoekers van haar website in staat gesteld heeft van het krantenartikel inclusief de door Oscar Flos gemaakte foto (...) "tussen kozijnen" kennis te nemen. Door bezoekers van haar website daartoe in staat te stellen, heeft zij en niet De Telegraaf het krantenartikel én de foto in kwestie openbaar gemaakt. Hoe in deze sprake kan zijn van een citaatrecht van Gillissen vermag de kantonrechter niet in te zien.

17. Gillissen heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij van De Telegraaf voor het gebruik van het artikel, inclusief de foto in kwestie toestemming verkregen had. Nu echter niet gesteld en ook niet anderszins gebleken is dat de licentie die De Telegraaf met betrekking tot foto in kwestie gekregen had, ook het recht omvatte derden toe te staan de foto als onderdeel van het krantenartikel openbaar te maken, moet geconcludeerd worden dat Gillissen het auteursrecht met betrekking tot die foto van de erfgenamen van Oscar Flos heeft geschonden.

Internetconsultatie, wetsvoorstel afschaffing geschriftenbescherming, internetconsultatie.nl 11 februari - 11 april 2012.

Uit't persbericht: De Auteurswet beschermt straks alleen nog geschriften waaraan een creatieve prestatie van de maker ten grondslag ligt. Dit blijkt uit een ontwerp-wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat voor internetconsultatie is openbaar gemaakt. Het voorstel is onderdeel van de modernisering van het auteursrecht die in het regeerakkoord is aangekondigd.

Uit de consultatie: De consultatie betreft de afschaffing van de geschriftenbescherming voor niet-oorspronkelijke geschriften. Het wetsvoorstel beoogt de Auteurswet te wijzigen. Het strekt ertoe te bewerkstelligen dat voortaan slechts geschriften met een oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker bescherming genieten op grond van de Auteurswet. De bescherming van andere geschriften op grond van de zogeheten geschriftenbescherming komt te vervallen.

Concept regeling - Wetsvoorstel afschaffing geschriftenbescherming
Ontwerp toelichting - Wetsvoorstel afschaffing geschriftenbescherming

Verwachte effecten van de regeling
Afschaffing van de geschriftenbescherming brengt meer duidelijkheid. In de rechtspraktijk kan onduidelijkheid bestaan over de reikwijdte van de regeling. Daaraan komt nu een einde. Afschaffing van de geschriftenbescherming leidt tot betere beschikbaarheid van feitelijke informatie. Zij werkt mogelijk ook concurrentiebevorderend.

Doel van de consultatie
De consultatie dient ter verkrijging van meer informatie over de belangen die door de afschaffing van de geschriftenbescherming worden geraakt en de mening van belanghebbenden over het ontwerp-wetsvoorstel.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
Bedrijven en consumenten. Gebruikers van feitelijke informatie.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd
Gehele wetsvoorstel

Publicatie reacties
Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

P.G.F.A. Geerts, ‘Bewijslast en uitputting (in het merkenrecht)’, IER 2012/69, p. 571-576.

Een bijdrage van Paul Geerts, Universiteit Groningen.

In het Van Doren/Lifestyle-arrest heeft het Hof van Justitie beslist dat een nationale bewijsregel volgens welke de handelaar die zich op uitputting beroept moet bewijzen dat de door hem verkochte waren door de merkhouder zelf of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht. (...)

Op de gedaagde derde rust een zware bewijslast. Hij zal slechts zelden kunnen bewijzen dat de door hem verkochte waren door of met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht dan wel dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij het bewijs moet leveren dat de producten binnen de EER voor het eerst in het verkeer zijn gebracht. Maar is voor de gedagvaarde derde daarmee de kous af of kan zijn bewijspositie (onder omstandigheden) toch nog verlicht worden?

Ik zou willen verdedigen dat zijn bewijslast (onder omstandigheden) inderdaad verlicht kan worden en dat het Van Doren/Lifestyle-arrest in deze kwestie niet alles beslissend is.

Artikel is ingekort, lees het gehele artikel, inclusief verrijkte voetnoten, onder de link van de citeerwijze.

P.G.F.A. Geerts

Vzr. Rechtbank Amsterdam 8 februari 2013, LJN BZ4253 (eiser tegen Noordkaap t.v. Producties B.V. en SBS Broadcasting)

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg en Jasper Klopper, Klos Morel Vos & Schaap.

Portretrecht. Verborgen camera. Vrijheid van meningsuiting. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Noordkaap c.s. maakt het programma "Undercover in Nederland". Het programma heeft als doel het aan de kaak stellen van misstanden aan de hand van voorbeelden. Met de verborgen camera zijn opnames gemaakt van eiser voor een uitzending waarin aandacht wordt besteed aan 'acquisitiefraude'. Noordkaap c.s. heeft medegedeeld dat het gezicht van eiser wordt 'gewiped', hetgeen betekent geheel onherkenbaar gemaakt. Eiser stelt dat hij geld kwam ophalen in het kader van een vriendendienst en onverwachts is geconfronteerd met een camera. Hij heeft iedere betrokkenheid bij acquisitiefraude ontkend. Eiser vreest dat de uitzending er toe zal leiden dat hij met dit onderwerp in verband zal worden gebracht en beroept zich op zijn portretrecht. De voorzieningenrechter constateert dat het stemgeluid en de lichaamsbouw van eiser niet dusdanig karakteristiek zijn dat eiser door de uitzending zal worden herkend.

Nu Noordkaap c.s. heeft toegezegd het gezicht van eiser in de uitzending slechts volledig 'gewiped' te tonen. Nu er geen overeenstemming is met gelaatstrekken, is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake van een portret in de zin van artikel 21 Auteurswet en kan eiser zich om die reden niet op zijn portretrecht beroepen: associatie is niet genoeg.

Tegenover het recht op vrijheid van meningsuiting, staat het recht van eiser op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de eer en goede naam. De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat het belang van Noordkaap c.s. op uitzending van de beelden en de gemaakte geluidopnamen zwaarder moet wegen dan de daartegenover staande belangen van eiser. De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorziening.

4.5. [eiser] verzet zich bovendien tegen de publicatie van een niet met zijn toestemming vervaardigd portret. Voor wat dit verweer betreft is van belang dat Noordkaap c.s. heeft toegezegd dat het gezicht van [eiser] in de tijdens de uitzending te vertonen beelden volledig is ‘gewiped’. Nu er geen overeenstemming is met gelaatstrekken, is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake van een portret in de zin van artikel 21 Auteurswet en kan [eiser] zich om die reden niet op zijn portretrecht beroepen: associatie is niet genoeg.

4.7. De opnamen van [eiser] zijn deels gemaakt met de verborgen camera. Op zichzelf kan het gebruik maken van een dergelijke methode en het vervolgens uitzenden van de opgenomen beelden, ook in het geval dat niet direct sprake is van een herkenbaar portret, aangemerkt worden als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Het gebruik van een verborgen camera kan in beginsel slechts bij uitzondering gerechtvaardigd zijn, waarbij alle omstandigheden van het geval een rol spelen, waaronder de omstandigheid of er een andere weg openstaat om een ernstige misstand aan het licht te brengen of een zaak van maatschappelijk belang scherper te belichten. De misstand die hier aan de orde is betreft acquisitiefraude. De gang van zaken tijdens het gesprek dat [eiser] met vertegenwoordigers van het door hem bezochte bedrijf had, waarbij met name het feit dat [eiser] zich voorstelt als iemand van een incassobureau van belang is, geeft een goede weergave van de gang van zaken bij dergelijke handelspraktijken en is daarom, zoals Noordkaap c.s. terecht heeft aangevoerd, illustratief voor het aan de kaak stellen van een dergelijk misstand. Voldoende aannemelijk is dat Noordkaap c.s. dit materiaal zonder het gebruik van de verborgen camera niet zou hebben verkregen.

4.8. [eiser] stelt verder dat er behalve beeld- ook geluidsopnamen van hem zijn gemaakt en dat die (in combinatie met de vertoning van de beelden) tot herkenning kunnen leiden. Noordkaap c.s. heeft in dit verband opgemerkt dat het gaat om geluidsopnamen van slechte kwaliteit die, zoals de voorzieningenrechter ook heeft kunnen constateren, in de uitzending door middel van ondertiteling (beter) verstaanbaar worden gemaakt. De voorzieningenrechter heeft voorts kunnen constateren dat [eiser] niet een zodanig karakteristiek stemgeluid heeft dat hij op grond van het uitzenden van de geluidsopnamen zal worden herkend, ook niet in combinatie met het beeldmateriaal (gewiped). [eiser] heeft nog gesteld dat SBS contact heeft opgenomen met zijn zus en dat zij informatie over de op handen zijnde uitzending aan anderen heeft doorgespeeld, die daar op hun beurt [eiser] mee confronteren. Zo is hem al een paar keer gevraagd ‘Wanneer hij op tv komt’. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het feit dat zijn zus anderen heeft geïnformeerd er wel toe zou kunnen leiden dat enkele goede bekenden van [eiser] hem in de uitzending herkennen. Dit zal dan echter uitsluitend gaan om personen die zo goed met [eiser] bekend zijn dat zij, nu zij er rekening mee houden dat hij in de uitzending te zien zal zijn, hem hoe dan ook zullen herkennen, ongeacht het feit of zijn stem nu wel of niet is vervormd. Dit nog afgezien van het feit dat de keus van de zus van [eiser] om anderen in te lichten niet aan Noordkaap c.s. valt toe te rekenen. Dit alles afwegende is de voorzieningenrechter van oordeel dat het belang van Noordkaap c.s. op uitzending van de beelden (gewiped) en de gemaakte geluidsopnamen zwaarder moet wegen dan de daartegenover staande belangen van [eiser].

4.9. De stelling van [eiser] dat voor het door Noordkaap c.s. aan de orde te stellen thema niet noodzakelijk is dat beeld- en geluidsmateriaal van hem wordt gebruikt leidt niet tot een ander oordeel. De noodzakelijkheidstoets van artikel 10 EVRM ziet niet op de vraag of de opnamen noodzakelijk zijn voor het onder de aandacht brengen van de misstand, maar op de vraag of het noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting te beperken. Het negatieve antwoord daarop is reeds in de hiervoor toegepaste belangenafweging gevonden.

Lees de uitspraak hier: zaaknr. C/13/534867KG ZA, LJN BZ4253

Op andere blogs:
Hoogenraad & Haak (Undercover in Nederland mag gewoon uitzenden)

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A) Verwarringsgevaar tussen 'WALICHNOWY MARKO' en 'Mar-ko'; Walichnowy verwijst naar een Pools dorpje.
B) Geen verwarringsgevaar tussen het woordmerk 'Dignity' en 'DIGNITUDE'.
C) Verlate reactie bij aanvraag beeldmerk van ´groenomlijnde achthoek´ moet wel bij overweging worden betrokken
D) Woordmerk 'TRANSCENDANTAL MEDITATION' en 'MÉDITATION TRANSCENDANTALE' hebben een beschrijvend karakter, nader onderzoek wordt verricht
E) Verwarringsgevaar tussen het beeldmerk ´METRO KIDS COMPANY´ en ´METRO´
F) De woordelementen van het woordmerk MEDIGYM hebben een beschrijvend karakter.

Gerecht EU 4 februari 2013, zaak T-159/11 (Marszalkowski / OHMI - Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO))

A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met de woordelementen "WALICHNOWY MARKO" voor waren van klasse 29 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 760/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 11 januari 2011 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk "Mar-Ko" voor waren van klasse 29.

Het beroep wordt afgewezen. De kamer van beroep heeft juist geconcludeerd dat van verwarringsgevaar tussen de twee conflicterende merken sprake is. De aanduiding Walichnowy verwijst naar de oorsprong van de producten, een dorpje in Polen. Ook op MARQUES.

24 Cinquièmement, le requérant fait valoir que les marques en conflit présentent des différences conceptuelles que la chambre de recours aurait méconnues. (...) En revanche, le terme « walichnowy » de la marque demandée désignerait la localité dans laquelle le requérant demeure depuis plus de dix ans et où il a lancé son activité économique, à savoir un village situé en Pologne, voïvodie de Łódź, district de Wieruszów, commune de Sokolniki. Enfin, le terme « marko » serait dérivé du prénom du requérant, Marek.

47. Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours était fondée à conclure, en substance, que, d’une part, la marque antérieure avait un caractère distinctif moyen et, d’autre part, le consommateur moyen polonais était amené à retenir plutôt l’élément verbal « marko » de la marque demandée, visuellement semblable et phonétiquement identique à l’élément verbal « mar-ko » de la marque antérieure (points 27 et 28 de la décision attaquée), et ce en dépit des éléments figuratifs de la marque demandée, même si ceux-ci ne sont pas entièrement négligeables. À cet égard, ne saurait prospérer l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours n’aurait pas suffisamment tenu compte de l’élément verbal « walichnowy » de la marque demandée, voire aurait négligé cet élément. Il y a lieu de relever que la chambre de recours a correctement qualifié ce dernier élément verbal de, notamment, faiblement distinctif par rapport à l’élément verbal distinctif et dominant « marko », dans le cadre de sa comparaison visuelle et phonétique des marques en conflit (points 23 et 24 de la décision attaquée ; voir points 39 à 43 ci-dessus), de sorte qu’une référence générale à cette comparaison suffisait pour établir que ledit élément verbal n’était pas susceptible de remettre en cause la similitude visuelle et phonétique desdites marques. En effet, compte tenu du caractère neutre de la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit (point 25 de la décision attaquée et point 45 ci-dessus), ce faisant, la chambre de recours a implicitement caractérisé tous les autres composants de la marque demandée comme étant négligeables, ce qui lui a permis ainsi d’opérer l’appréciation globale du risque de confusion essentiellement sur la base de l’élément verbal distinctif et dominant « marko ».

49. Par conséquent, la chambre de recours a correctement conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit et le moyen unique du requérant doit être écarté comme non fondé. Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

Gerecht EU 4 februari 2013, zaak T-504/11 (Hartmann / OHMI - Protecsom (DIGNITUDE))

B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale en communautaire woordmerk „Dignity”, voor waren van de klassen 5 en 10, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1197/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 juli 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot gedeeltelijke afwijzing van de oppositie die door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „DIGNITUDE”, voor waren van de klassen 5, 24 en 25, is ingesteld.

Het beroep wordt verworpen. De kamer van beroep heeft op juiste gronden vastgesteld dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen het woordmerk „Dignity” en het woordmerk „DIGNITUDE". De waren zijn verschillend, de één incontitentieproducten, de ander ondergoed. Van een complementariteit van producten zoals door verzoekers is bepleit is geen sprake. Ook op IPKat.

38. Secondly, concerning the applicant’s argument as regards the similar nature of the goods at issue, the difference between those goods is also apparent in the light of their composition, their characteristics and their durability. It must be observed that, as the Board of Appeal correctly pointed out, the hosiery, underclothing, underpants and underwear covered by the mark applied for are articles of clothing and fashion manufactured with materials which are resistant to repeated and continuous use over time. In addition, they are not meant to be absorbent. The napkin pants and absorbent pads covered by the earlier trade marks are medical articles which are generally composed of an absorbent part and an impermeable part made of plastic material. Those goods, unlike ordinary underwear, are generally disposable following a limited number of uses.

45. However, a relationship of complementarity as described by the applicant cannot be established in the present case. Even if certain models of underwear covered by the mark applied for could possibly be shaped or adapted so as to enable their use with absorbent napkins, these models were not designed, in principle, for that purpose. Therefore, they cannot be considered to be indispensable or important for the use of absorbent napkins so that consumers may think that the same company is responsible for the production of those two types of goods. Consumers do not perceive that the manufacturers of underwear, even of underwear enabling the adhesion of absorbent napkins, also produce napkins for consumers suffering from incontinence.

46. In the light of the foregoing, it must be concluded that the Board of Appeal did not err in finding that the goods covered by the marks at issue were not similar.

47. Furthermore, in so far as, according to the case-law cited at paragraph 22 of the present judgment, the likelihood of confusion presupposes both that the marks at issue are identical or similar and that the goods or services which they cover are identical or similar, it must be held that the Board of Appeal was correct in finding that there was no likelihood of confusion between the marks at issue within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009.

Gerecht EU 6 februari 2013, zaak T-263/11 (Bopp / OHMI (Représentation d'un cadre octogonal vert))

C) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 605/2010-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 11 maart 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om een beeldmerk bestaande in de weergave van een groenomlijnde achthoek in te schrijven voor diensten van klasse 35.

Het beroep wordt toegewezen en de bestreden beslissing vernietigd. BHIM heeft de inschrijving van de weergave van een groenomlijnde achthoek als beeldmerk geweigerd, op grond van het ontbreken van onderscheidend vermogen. Naar het oordeel van het Gerecht heeft aanvraagster een geldige rede voor een verlate reactie, namelijk een verkeerd faxnummer op het briefpapier van het BHIM. Het Gerecht is van oordeel dat het BHIM deze reactie wel in haar overweging bij het vaststellen van onderscheidend vermogen had moeten meenemen.

49. Obwohl der Kläger im vorliegenden Fall in seinem fristgerecht beim HABM eingegangenen Fax präzisiert hatte, welche Dienstleistungen von der Anmeldemarke erfasst sein sollten – nämlich im Wesentlichen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in Form eines Qualitätssiegels für Waren und Dienstleistungen anderer Hersteller oder Dienstleister – und wie diese Marke verwendet werden sollte – nämlich zur Kennzeichnung seiner eigenen Dienstleistungen der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, nicht aber der Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand der Dienstleistungen sind, die er anbieten will –, hat die Beschwerdekammer dieses Fax beim Erlass der angefochtenen Entscheidung nicht berücksichtigt. Da zum einen die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen zum besseren Verständnis sowohl der Bezeichnung der angemeldeten Dienstleistungen als auch der beabsichtigten Verwendung der Anmeldemarke beitragen konnten und Letztere möglicherweise das Verständnis der Bezeichnung der beanspruchten Dienstleistungen erleichtert und da zum anderen dieses Verständnis für die Beurteilung, ob eine Anmeldemarke Unterscheidungskraft besitzt oder beschreibend ist, entscheidend war, hat die Beschwerdekammer Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 fehlerhaft angewandt. Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass die Berücksichtigung dieses Schreibens die Beschwerdekammer möglicherweise veranlasst hätte, anders zu entscheiden (vgl. entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 29. Oktober 1980, van Landewyck u. a./Kommission, 209/78 bis 215/78 und 218/78, Slg. 1980, 3125, Randnr. 47).

51. Unter den Umständen des vorliegenden Falls, in dem zum einen die Beschwerdekammer zum Ausdruck brachte, dass sie zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Entscheidung weder darüber, welche Dienstleistungen genau von der Anmeldemarke erfasst sein sollten, noch darüber, wie diese Marke verwendet werden sollte, ins Bild gesetzt worden sei, und zum anderen die Antwort des Klägers auf das Schreiben vom 29. November 2010 fristgerecht beim HABM eingegangen war, konnte nämlich die Beschwerdekammer ihren Mangel an Informationen nicht dadurch wettmachen, dass sie die Beurteilung, ob die Anmeldemarke Unterscheidungskraft besitzt oder beschreibend ist, am Maßstab aller Dienstleistungen der Klasse 35, u. a. Werbung, in einer abstrakten Betrachtungsweise vornahm, ohne die Besonderheiten der von der Anmeldemarke erfassten Dienstleistungen zu berücksichtigen.

Gerecht EU 6 februari 2013, zaal T-412/11 en zaak T-426/11 (Maharishi Foundation / OHMI (TRANSCENDENTAL MEDITATION en MÉDITATION TRANSCENDANTALE))

D) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1294/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 6 april 2011 tot toewijzing van het beroep en verwijzing van de zaak naar de onderzoeksafdeling, op het beroep van verzoekster tegen de beslissing van de onderzoeker waarbij inschrijving van het woordmerk „TRANSCENDANTAL MEDITATION” voor goederen en diensten van de klassen 16, 41, 44 en 45 en voor het woordmerk „MÉDITATION TRANSCENDANTALE” ook voor de klassen 35, gedeeltelijk is gewijzigd .

Het aangevraagde merk heeft een directe relatie met de waren in kwestie, beschrijft het merk aldus de waren en mist ze enig onderscheidend vermogen. De kamer wijst het beroep af. Het beroep op 7(3) is niet-ontvankelijk: het OHIM had onderzoek moeten doen naar de additionele documenten, heeft dat echter nagelaten. Het Gerecht EU kan niet zichzelf in de plaats van het OHIM stellen door zelf onderzoek uit te voeren.

84. The mark applied for thus has a sufficiently direct and specific relationship with the goods in question to enable the public concerned immediately to perceive, without further thought, a description of the characteristics of those goods. The Board of Appeal therefore correctly concluded that the mark is descriptive within the meaning of Article 7(1)(c) of Regulation No 207/2009 with regard to the instructional and teaching material.

93. Therefore, the Board of Appeal correctly concluded that the word sign applied for is descriptive within the meaning of Article 7(1)(c) of Regulation No 207/2009 with regard to the goods and services at issue in the present case and the relevant public as defined above (see paragraph 68 above).

100 In the present case, the Board of Appeal did not examine the additional documents produced before it by the applicant and remitted the question to the Examination Division. Therefore, the examination with regard to Article 7(3) of Regulation No 207/2009 has not yet been carried out by OHIM.

101 The Court cannot substitute itself for OHIM in that regard and therefore cannot rule on the arguments presented on this point by the applicant (see, to that effect and by analogy, judgment of 4 October 2007 in Case T‑481/04 Advance Magazine Publishers v OHIM – Capela and Irmãos (VOGUE), not published in the ECR, paragraph 22.

Gerecht EU 7 februari 2013, zaak T-50/12 (AMC-Representações Têxteis / OHMI - MIP Metro (METRO KIDS COMPANY))

E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk dat de woordelementen „METRO KIDS COMPANY” bevat voor waren en diensten van de klassen 24, 25 en 39 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2314/2010-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 24 november 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het internationale beeldmerk dat het woordelement „METRO” bevat voor waren en diensten van de klassen 1 t/m 45.

Het beroep wordt afgewezen. Tussen het beeldmerk ´METRO KIDS COMPANY´ en ´METRO´ is sprake van verwarringsgevaar. Het OHIM heeft juist geoordeeld dat niet is aangetoond dat de coexistentie van de merken gebaseerd was op afwezigheid van verwarringsgevaar. Verzoeker heeft niet aangetoond dat het onderscheidend karakter van het oudere merk verzwakt of verwaterd was. Ook op MARQUES-blog.

52. In the present case, however, as the Board of Appeal rightly held in paragraph 40 of the contested decision, the applicant has not in any way shown that that coexistence was based on the absence of any likelihood of confusion (see, to that effect, LIFE BLOG, paragraph 51 above, paragraph 69 and the case-law cited). It follows that the applicant has not shown that the distinctive character of the earlier trade mark was weakened or diluted.

57. Consideration of the objective circumstances in which the goods and services covered by the marks in dispute are marketed is fully justified. The examination of the likelihood of confusion which the departments of OHIM are called on to carry out is prospective. Since the particular circumstances in which the goods and services covered by the marks are marketed may vary in time and depending on the wishes of the proprietors of those marks, the prospective analysis of the likelihood of confusion between two marks, which pursues an aim in the general interest, that is, that the relevant public may not be exposed to the risk of being misled as to the commercial origin of the goods in question, cannot be dependent on the commercial intentions, whether carried out or not – and which are naturally subjective – of the trade mark proprietors (see O STORE, paragraph 56 above, paragraph 76 and the case-law cited).

58. It follows that the quality, price or details of the applicant’s goods and the particular circumstances in which they are marketed, which are dependent on the commercial intentions of the person applying for the trade mark and which may therefore vary in time, cannot be relevant for the purposes of analysing the likelihood of confusion.

Gerecht EU 8 februari 2013, zaak T-33/12 (Piotrowski / OHMI (MEDIGYM))

F) Gemeenschapsmerk – Beroep tot vernietiging van beslissing R 734/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 18 november 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „MEDIGYM”, voor waren van klasse 10, in te schrijven.

Het beroep wordt verworpen. Het woordmerk MEDIGYM bestaat uit een combinatie van woordelementen, die elk op zich een beschrijving zijn van de kenmerken van de waren.

46. Was das Vorbringen der Klägerin angeht, dass die Beschwerdekammer ihre Prüfung des beschreibenden Charakters des Bestandteils „medi“ zum einen darauf gestützt habe, dass sich dieses Element auf dem Gebiet der Medizin häufig wiederfinde, und zum anderen darauf, dass die maßgeblichen Verkehrskreise, die aus Fachleuten dieses Gebiets bestünden, an die Verwendung dieses Elements als Bezugnahme auf ihr Fachgebiet gewöhnt seien, ist ihr Vorbringen als in jeder Hinsicht unerheblich zurückzuweisen.

47. Die Beschwerdekammer hat in Randnr. 12 der angefochtenen Entscheidung lediglich ausgeführt, dass das Element „‚medi‘ … tatsächlich … vom englischen Publikum als eine Bezugnahme auf das Gebiet der Medizin [verstanden werden könne], da es der gemeinsame Wortstamm mehrerer Begriffe auf diesem Gebiet, wie etwa des Adjektivs ‚medical‘“, sei. Die Beschwerdekammer hat sodann hinzugefügt: „Selbst wenn dem angemeldeten Zeichen andere Bedeutungen entnommen werden können, ist das dargelegte Verständnis der Verbraucher im Hinblick auf die beanspruchten Waren zugrunde zu legen.“ Entgegen dem Vorbringen der Klägerin berücksichtigte die Beschwerdekammer folglich, um den beschreibenden Charakter dieses Elements darzutun, weder die Häufigkeit, mit der dieses Wort verwendet wird, noch den Umstand, dass die maßgeblichen Verkehrskreise daran gewöhnt seien, dem Element „medi“ zu begegnen.

52.  Nach der Rechtsprechung bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder die Zweckbestimmung der fraglichen Waren beschreibt, selbst für die Bestimmung dieser Waren beschreibend (Urteil UniversalPHOLED, Randnr. 30, vgl. auch entsprechend Urteil Campina Melkunie, Randnr. 39). Im vorliegenden Fall wird daher die Kombination des Elements „medi“, das sich auf das Gebiet der Medizin bezieht, und des Elements „gym“, das „gymnasium“ und „gymnastic“ bedeutet, von den maßgeblichen Verkehrskreisen als eine Abkürzung für „medical gymnasium“ (therapeutische Sporthalle) oder „medical gymnastic“ (Heilgymnastik) verstanden werden.

BGH 6 februari 2013, I ZR 124/11 (Videospiel-Konsole) - uitspraak helaas nog niet beschikbaar

Ook het Duitse Bundesgerichtshof (na Italiaans hof, IEF 11785) stelt het HvJ EU prejudiciële vragen over de bescherming van technische beschermingsmaatregelen voor videospellen.

Eiser exploiteert videospellen en consoles, waaronder de Nintendo DS en de daarvoor geschikte spellen. Ze is auteursrechthebbende op de auteursrechtelijk beschermde computerprogrammatuur en werken die zich op de geheugenkaarten rusten. Gedaagden bieden via internet een exact nagebouwde geheugenkaarten adapter aan waarop een Micro-SD-kaart kan worden aangesloten. Gebruikers kunnen hierop illegale kopieën downloaden en gebruiken op de Nintendo-console. Gedaagde ziet hierin een omzeiling van de technische maatregel als in § 95a lid 3 UrhG, de Duitse omzetting van art. 6 lid 2 Richtlijn 2001/29/EG.

Artikel 1 lid 2 sub a Richtlijn 2001/29/EG laat de bescherming van computerprogramma's echter onberoerd. De vraag is of de bescherming van technische maatregelen ook ter bescherming van zulke hybride producten als computerspellen als bovengenoemd.

Uit het persbericht 25/13:

Der Bundesgerichtshof hat das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Union vorgelegt. § 95a Abs. 3 UrhG setzt Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie 2001/29/EG nahezu wörtlich ins deutsche Recht um. Beide Bestimmungen regeln den Schutz von Maßnahmen zum Schutz urheberrechtlich geschützter Werke. Für den Schutz von Maßnahmen zum Schutz von Computerprogrammen sehen allerdings die Vorschrift des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2009/24/EG und die zu ihrer Umsetzung ergangene Bestimmung des § 69f Abs. 2 UrhG eine besondere - weniger weitreichende - Regelung vor. Zudem bestimmt Art. 1 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/29/EG, dass die Richtlinie 2001/29/EG - und damit auch deren Art. 6 Abs. 2 - die bestehenden gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen über den rechtlichen Schutz von Computerprogrammen unberührt lässt. Die zur Umsetzung dieser Vorschrift dienende Regelung des § 69a Abs. 5 UrhG bestimmt unter anderem, dass die Regelung des § 95a Abs. 3 UrhG nicht auf Computerprogramme anwendbar ist. Die von den Klägerinnen vertriebenen Videospiele bestehen nicht nur aus Sprach-, Musik-, Lichtbild- und Filmwerken; vielmehr liegen ihnen auch Computerprogramme zugrunde. Deshalb stellt sich die Frage, ob sich der Schutz von Maßnahmen zum Schutz solcher "hybriden Produkte" wie insbesondere Videospiele nach den speziell für Computerprogramme oder nach den allgemein für Werke geltenden Bestimmungen richtet oder ob sowohl die einen wie auch die anderen Bestimmungen anwendbar sind. Da diese Frage die Auslegung des Unionsrechts betrifft, hat der BGH sie dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt.

Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch 6 februari 2013, LJN BZ1407 (Schomburg GMBH & CO, Schomburg-Lux SARL en Schomburg BV. tegen Decor Handelsmaatschappij BV.)

Uitspraak ingezonden door Joost Becker, Dirkzwager.

Merkenrecht. Niet te kwader trouw. Onrechtmatig handelen. Schomburg brengt tegellijm in poedervorm in de handel onder het merk UNIFIX. Decor heeft steenlijm met het teken Uni Fix dan wel UniFix aangeboden via o.a. Intergamma B.V. Decor stelt dat dat gebruik toelaatbaar is, onder meer omdat het merk UNIFIX te kwader trouw zou zijn gedeponeerd en louter beschrijvend is. De vordering tot nietigverklaring van het merk UNIFIX op grond van kwader trouw wordt afgewezen omdat die vordering na 5 jaar is ingesteld (art. 2.28 lid 3 onder b BVIE).

Met betrekking tot de stelling van Decor dat het teken UniFix louter beschrijvend is, overweegt de rechtbank dat het teken UniFix voldoende onderscheidend vermogen heeft om de afnemers van Schomburg in staat te stellen de waren van Schomburg te kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het teken UNIFIX is zowel gezien als een woord als een combinatie van bestanddelen 'uni' en 'fix' niet een zodanig beschrijvend karakter heeft dat dit teken op grond van het algemeen belang zou moeten worden vrijgehouden voor gebruik door eenieder.

Vast staat dat Schomburg houdster is van een geldige inschrijving van een merk UNIFIX. De tekens Uni Fix en UniFix van Decor zijn identiek aan het merk UNIFIX van Schomburg. De waar waarvoor Decor haar tekens voor gebruikt is dezelfde waar waarvoor Schomburg haar merk heeft ingeschreven, te weten bouwchemicaliën, kunststof gemodificeerde, cementgebonden poedertegellijn, chemische additieven voor de vervaardiging van waterbestendig beton of mortel en voegafdichtingen. Afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie. Door het gebruik van de tekens voor haar steenlijm heeft decor inbreuk gemaakt op het recht van Schomburg. (r.o. 3.13)

De rechtbank is van oordeel dat het gebruik door Decor van de tekens Uni Fix en UniFix niet te kwader trouw zijn geweest. Maar verklaart voor recht dat Decor inbreuk heeft gemaakt op het woordmerk van Schomburg en daardoor onrechtmatig heeft gehandeld. Decor dient het gebruik van de tekens gestaakt te houden en wordt veroordeeld in de proceskosten, tot op heden begroot op €31.000,-.

3.7.2. (...) De rechtbank oordeelt:  ‘Volgens het Van Dale woordenboek, dat in beginsel leidend is, heeft het woord “uni” zowel in het Nederlands als in het Frans en Duits de betekenissen “universiteit” en “effen/eenkleurig”. (…) In het rijtje “uniform” “universeel” en “universiteit” is “unifix” geen bestaand woord, al doet het bestanddeel “uni” van dit teken wel denken aan bedoelde betekenis. Dat betekent echter niet dat het bestanddeel “uni” letterlijk  “één” betekent.

Volgens het Van Dale woordenboek heeft het woord “fix” in het Nederlands (…) de betekenissen “injectie van harddrugs in de ader’ en “reparatie van een fout in software”. (…) De combinatie van de bestanddelen “uni” en “fix”, voor zover deze bestanddelen een zelfstandige betekenis hebben, vormt in haar geheel beschouwd geen aanduiding die wordt gebruikt of zou kunnen worden gebruikt voor kenmerken van de waren in de klassen 1, 17 en/of 19. Decor heeft niet aangetoond dat de combinatie van de bestanddelen “uni” en “fix” een bepaalde betekenis heeft die buiten het Van Dale woordenboek is gebleven, maar in de beschouwing zou moeten worden betrokken. (…) “Unifix”doet nog het meest denken aan het Engelse woord “unific”, dat “éénmakend” betekent. Doordat er een “x” staat in plaats van een ‘c” is sprake van een (Engels) taalnovum,, waardoor het teken geschikt is om als merk te dienen.”

3.13. De rechtbank overweegt het volgende. Waar artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE spreekt over “dezelfde” waren en niet over “gelijke” waren, moet deze bepaling zo begrepen worden dat met betrekking tot de waren niet de eis wordt gesteld dat deze identiek zijn aan die van de merkhouder, maar slechts dat deze behoren tot de groep(en) waren waarvoor het merk is ingeschreven. Dat is naar het oordeel van de rechtbank in deze zaak het geval, ook al kennen de waren van [eiseressen] en Decor niet exact dezelfde samenstelling of exact dezelfde toepassing.
Decor heeft met haar verweer de grondige onderbouwing van [eiseressen] omtrent de samenstelling van haar product en de toepassing daarvan onvoldoende gemotiveerd weersproken. Decor heeft ook niet gesteld in welke andere klasse van waren haar steenlijm volgens haar dan wel zou vallen.
De waar waarvoor Decor haar tekens gebruikt is dan ook dezelfde als de waar waarvoor [eiseressen] haar merk UNIFIX heeft ingeschreven, te weten bouwchemicaliën, kunststofgemodificeerde, cementgebonden poedertegellijm, chemische additieven voor de vervaardiging van waterbestendig beton of mortel en voegafdichtingen.
Door het gebruik van de tekens Uni Fix en UniFix voor de door Decor verkochte steenlijm, wordt afbreuk gedaan aan de herkomstfunctie van het merk UNIFIX. Door dit gebruik kan bij de (potentiële) afnemer immers de indruk ontstaan dat deze steenlijm afkomstig is van dezelfde producent als de onder het merk UNIFIX verkochte tegellijm. Het feit dat op de verpakkingen van [eiseressen] tevens de naam [eiseressen] en op de verpakkingen van Decor tevens de naam Decor voorkomt maakt dit niet anders. Door de tekens Uni Fix en UniFix te gebruiken voor haar steenlijm heeft Decor dan ook inbreuk gemaakt op het recht van [eiseressen] op haar merk UNIFIX als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder a BVIE, zodat verwarringsgevaar wordt verondersteld.

3.17. De rechtbank is van oordeel dat het gebruik door Decor van de tekens Uni Fix en UniFix niet te kwader trouw is geweest. Ten eerste behoefde Decor toen zij in 2003 haar tekens introduceerde niet op de hoogte te zijn van het gebruik door [eiseressen] van het merk UNIFIX. Immers heeft [eiseressen] haar merk eerst op 27 oktober 2004 mede voor de Benelux ingeschreven. Voor die tijd was derhalve Decor te goeder trouw en was er geen sprake van inbreuk door Decor. Al hetgeen [eiseressen] heeft aangevoerd omtrent het voorgebruik door haar in de Benelux, maakt dit niet anders, aangezien uit niets blijkt dat Decor van dit voorgebruik op de hoogte was. Het enkele feit dat [eiseressen] haar merk op 27 oktober 2004 heeft ingeschreven voor de Benelux maakt Decor niet ineens te kwader trouw. Toen Decor eenmaal op de hoogte was van de merkinschrijving van [eiseressen] heeft zij zich vervolgens verweerd met standpunten (UNIFIX is louter beschrijvend, de waar is niet dezelfde, er is geen verwarringsgevaar) die niet bij voorbaat kansloos waren. De rechtbank zal daarom, gelet op het bepaalde in artikel 2.21 lid 4, 2e zin BVIE, de vordering onder (x) b) tot afdracht van de door Decor met de verkoop van verpakkingen steenlijm met daarop Uni Fix of UniFix gemaakte nettowinst afwijzen. De rechtbank zal tevens de vorderingen onder (iv), (v) en (viii) afwijzen voor zover deze vorderingen betrekking hebben op de gevorderde afdracht van genoten winst (waaronder de vorderingen die neerkomen op het afleggen van rekening en verantwoording en de vordering tot overhandiging van een accountantsverklaring).

3.23. Nu in deze procedure is vastgesteld dat sprake is van inbreuk en dat Decor het gebruik van de tekens Uni Fix en UniFix gestaakt dient te houden, dient Decor te worden veroordeeld in de proceskosten op de voet van 1019h Rv, zoals gevorderd door [eiseressen]. [eiseressen] heeft specificaties overgelegd, waaruit blijkt dat haar raadsman voor de conventie en de reconventie tezamen in totaal ongeveer € 41.333,-- in rekening heeft gebracht. De rechtbank schat dat ongeveer driekwart van dit bedrag gemoeid zal zijn geweest met de conventie. De kosten aan de zijde van [eiseressen] in conventie worden daarom begroot op € 31.000,--. De over deze kosten gevorderde wettelijke rente zal worden toegewezen vanaf de datum van deze uitspraak.

Lees de uitspraak: scan C/01/216139 / HA ZA 10-1825, LJN BZ1407.

Rechtbank Amsterdam 6 februari 2013, zaaknr. C/13/517223 / HA ZA 12-603 (eiser tegen K. Beheer)

Uitspraak ingezonden door Marc de Boer, Boekx.

In navolging van IEF 10955. Mediarecht. Pilotaflevering. Contract en (spel)voorwaarden. Immateriële schade. Over het willen verzilveren van een prijs. Eiser vordert een rol in de tv-serie "Who's in, who's out" omdat hij via internet een rol in een pilot heeft gewonnen. In de algemene (spel)voorwaarden staat dat de winnaar van de pilot ook gegarandeerd een van de hoofdrollen heeft in de serie als deze op tv wordt uitgezonden. Het winnen van de rol in de pilot levert, na opnieuw ontwikkelen van de serie, geen rol op. K Beheer heeft geen invloed op de keuze van de acteurs en kan de overeenkomst niet nakomen.

Eiser vordert een verklaring voor recht dat K. Beheer aansprakelijk is voor de door eiser geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade. Eiser heeft niet gesteld wat de waarde van de prestatie is, het verzoek tot vervangende schadevergoeding wordt afgewezen. Van materiële schade is geen sprake aangezien het enkel opwerpen van een puur hypothetische mogelijkheid onvoldoende is om schade aan te nemen. Vergoeding van immateriële schade vindt slecht plaats wanneer aan de voorwaarden van artikel 6:106 BW is voldaan. Niet gesteld nog gebleken is dat aan deze voorwaarden is voldaan, de vordering tot immateriële schadevergoeding wordt afgewezen. De rechtbank wijst de vordering af.

Leestips: 4.5, 4.7 en 4.10.