Domeinnaamrecht  

Rechtbank Leeuwarden 28 september 2011, LJN BV 7389 (Smeedatelier De Jong tegen Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje Kachelparadijs)

Met dank aan Lars Bakers, Bingh advocaten.

Overgang van onderneming. Overdracht van IE-rechten rondom Kachels.  Merkenrecht. Normaal gebruik onder licenties; persbericht en marktplaats. Geen licentie tot merkregistratie. Domeinnaam als reclame onder licentie. Deeplink maakt merkinbreuk. Sublicentiëren is toegestaan. Doen van mededelingen toegestaan, m.u.v. bericht rondom vernieling en filmpje daarvan. Geen slaafse nabootsing. Bijzonder proceskostenvergoeding (Indicatietarieven in IE-zaken : 10 x 3).

Alle partijen houden zich bezig met siersmederij en fabricage en verkoop van houtkachels. Smeedatelier De Jong, gevestigd in een boerderij te Oldeberkoop, heeft de 'Januskachel' en later de Jacobuskachel ontwikkeld. 'T Stokertje heeft dealerwerkzaamheden verricht.

Oud-werknemers van De Jong richten , wegens beëindiging Smeedatelier De Jong de Siersmederij Oldeberkoop op. In een overeenkomst worden bedrijfsinventaris, goederen en voorraad overgekocht, waarbij het De Jong niet is toegestaan personeel aan te nemen tbv smederij-activiteiten, dit is wel aan De Jong toegestaan.

De Jong heeft aantal merken gedeponeerd waaronder beeldmerk 'aambeeld met hamer', JANUS, JACOBUS en aantal domeinnamen met daarin haar woordmerk. Oldeberkoop heeft janusoldeberkoop laten registreren, 'T Stokertje heeft januskachels.nl, orginielejanushoutkachel.nl en janusdealers.nl geregistreerd. Op deze sites zijn enkele (schadelijke) berichten geplaatst over "de originele Janus" en kwaadsprekerij.

Merkenrecht
4.3. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje voeren als (zelfstandig) verweer aan dat Siersmederij Oldeberkoop contractueel tot het gebruik van de woord- en beeldmerken gerechtigd is en dat deze overeenstemming is neergelegt in de schriftelijke afspraken van 1 februari 1996. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje stellen dat 't Stokertje op haar beurt van Siersmederij Oldeberkoop toestemming tot dat gebruik heeft gekregen.

4.4. Siersmederij Oldeberkoop legt primair aan haar verweer ten grondslag dat zij in 1996 met Smeedatelier De Jong overeengekomen is dat zij de gehele onderneming van Smeedatelier De Jong zou overnemen en daarmee ook de woord- en beeldmerken. Subsidiair stelt Siersmederij Oldeberkoop dat toen in ieder geval is overeengekomen dat zij de (deels toekomstige) merk- en auteursrechten zou overnemen. Siersmederij Oldeberkoop legt meer subsidiair - naar de rechtbank begrijpt - aan haar verweer ten grondslag dat in 1996 is afgesproken dat (ook) zij het recht verkrijgt om de woord- en beeldmerken te vestigen. Uiterst subsidiair legt Siersmederij Oldeberkoop aan haar verweer ten grondslag dat zij een licentierecht op de ingeroepen merkrechten heeft verkregen.

Echter in deze procedure kan er niet worden uitgegaan van (algehele) bedrijfsovername, dit omdat niet alle machines zijn overgegaan. Uit (getuigen)verklaring volgt dat een bedrag van 150.000 gulden minder is betaald en niet alle goederen van de onderneming zijn overgenomen (r.o. 4.11). Overdracht van merk- en auteursrechten dient schriftelijk te zijn ex 2.31(2)(a) BVIE en 2(2) Aw (r.o. 4.12). Dat geen mallen voor de productie van de Januskachels in de overdrachtsdocumenten zijn opgenomen, is niet doorslaggevend of Oldeberkoop mag produceren. Er is sprake van een gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht is niet beëindigd (r.o. 4.20).

4.19 Gelet op deze op 1 februari 1996 door Smeedatelier De Jong aan Siersmederij Oldeberkoop verstrekte gebruiksrechten [red. voor vier kalenderjaar voor gebruik benaming JANUS, JANUShoofden en aambeeld met hamer en (lease)bestelbus met afbeelding JANUShoofden], beschikt Siersmederij Oldeberkoop naar het oordeel van de rechtbank thans (...) over een niet exclusieve merkenrechtelijke licentie waarbij zij gerechtigd is om het woordmerk JANUS te gebruiken voor de Januskachel die zij mag produceren en verhandelen. Daarnaast beschikt Siersmederij Oldeberkoop naar het oordeel van de rechtbank over niet exclusieve licenties ten aanzien van de beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer', zij het dat Siersmederij Oldeberkoop bij het gebruik van het beeldmerk 'aambeeld met hamer' de letter 'O' dient te gebruiken.

Merkregistratie
Depot van de JANUShoofden van Oldeberkoop is in rangorde na depot van De Jong, beroep op rechtsverwerking ex 2.24 BVIE en de (impliciete) toestemming om beeldmerk in te schrijven wordt verworpen. Gebruik in een persbericht is normaal gebruik (r.o. 4.26) en veelvuldig gebruik op andere openbare bronnen zoals marktplaatsadvertenties valt onder de licentie (r.o. 4.28/29). Strijd met 2.20 lid 1 onder b BVIE (r.o. 4.32)

4.26. Het gebruik van het beeldmerk JANUShoofden in een persbericht moet naar het oordeel van de rechtbank worden gekwalificeerd als normaal gebruik en valt daarmee onder de aan Siersmederij Oldeberkoop verstrekte licentie. Eén van de kenmerkende functies van een merk is de reclamefunctie. In het persbericht, waarvan een deel onder 2.24 is geciteerd, worden de voordelen van de Januskachel omschreven. De rechtbank oordeelt aannemlijk dat met het persbericht niets anders is beoogd dat het maken van reclame voor de Januskachel. Dit valt onder normaal licentiegebruik. Smeedatelier De Jong kan op die grond dan ook niet haar uitsluitend recht op het beeldmerk JANUShoofden tegen Siersmederij Oldeberkoop inroepen.

4.29. De rechtbank oordeelt dat evident is dat het gebruik van het woordmerk JANUS ter aanduiding van de Januskachel in overeenstemming met de licentie van het woordmerk JANUS is. (...) naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet een naar waren ongelimiteerde licentie verkregen voor het gebruik van het woordmerk JANUS. (...) Het gebruik van het woordmerk JANUS voor een andere kachel dan de Januskachel (...) kan naar het oordeel van de rechtbank niet op de licentieovereenkomst worden gegrond.

Domeinnaamrecht: afwijzing vorderingen
4.36. (...) De domeinnamen zijn niet de handelsnamen waaronder de ondernemingen van Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje worden gedreven. De domeinnamen worden niet als handelsnaam gebruikt maar als verwijzing naar producten. Het publiek zal de domeinnamen naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet opvatten als namen van ondernemingen, maar als naam van één van de waren die Siersmederij Oldeberkoop en/of 't Stokertje aanbiedt. (...)

4.37 (...) Nu de link Jacobus uitkomt bij (...)//Alles-over-JACOBUS-houtkachels-uw-houtkachel stelt de rechtbank vast dat 't Stokertje op de grond van art. 2.20. lid 1 sub a BVIE inbreuk heeft gemaakt op het woordmerk JACOBUS. Hoewel 't Stokertje de verwijzingen naar het teken JACOBUS van haar website heeft verwijderd, heeft 't Stokertje geweigerd een onthoudingsverklaring te ondertekenen. (...) De vordering onder 5 zal worden toegewezen [red. met een dwangsom met een maximum].

Gebruik beeldmerken door 't Stokertje
4.40. Zoals hiervoor al is overwogen beschikt Siersmederij Oldeberkoop over een licentie op grond waarvan zij gerechtigd is tot het gebruik van de beeldmerken (...) en valt het gebruik van de beeldmerken als reclame voor de Januskachel onder normaal gebruik van de licentie. Het staat Siersmederij Oldeberkoop als rechthebbende vrij om 't stokertje het gebruik toe te staan van haar gebruiksrechten, nu gesteld noch gebleken is dat Smeedatelier De Jong en Siersmederij Oldeberkoop daarover andersluidende afspraken hebben gemaakt. Vaststaat dat Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje op de websites waarop zij de JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' afbeelden (ook) reclame maken voor de Januskachels. Dit gebruik van de afbeeldingen/beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' is onder de licentie toegestaan en vormt daarom geen inbreuk op (mogelijke) auteursrechten van Smeedatelier De Jong. De vorderingen onder 6 en 7 zullen worden afgewezen.

Misleidende mededelingen ex 6:194 BW. Strijd over toepassing met of zonder wijziging van 15 oktober 2008. Er is geen sprake van ongeoorloofde mededinging onrechtmatig aanhaken of parasiteren (r.o. 4.41 t/m 4.48), m.u.v. de beschuldiging van Smeedatelier De Jong van de vernieling en 't Stokertje zal de gepubliceerde filmpjes dienen te verwijderen onder last van een dwangsom met maximum.

Slaafse nabootsing afgewezen en daardoor geen rekening en verantwoording noch rectificatie (r.o. 4.49 - 4.51): "Uit het door Smeedatelier De Jong gestelde volgt niet dat de Januskachel zich door gekozen herkenbare elementen onderscheidt van de rest van de markt en dat de Januskachel een eigen plaats op de markt van houtkachels inneemt".

Schadevergoeding/reputatieschade Afgewezen
4.53 Uit het voorgaande volgt dat maar een deel van de op inbreuk van de intellectuele eigendomsrechten en op ongeoorloofde mededinging gegronde vorderingen wordt toegewezen.

Proceskostenveroordeling
4.55. (...) Nu Smeedatelier De Jong heeft nagelaten te stellen in hoeverre de werkzaamheden waarvoor hij € 54.169,83 claimt, zijn te herleiden tot de vorderingen die  zijn gegrond op een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, gaat de rechtbank ervan uit, dat daar maximaal een bedrag van € 25.000,00 in redelijkheid aan kan worden toegekend. Van de tien vorderingen die betrekking hebben op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten worden er slechts drie deels toegewezen. Gelet daarop komt uit hoofde van art. 1019h Rv gevorderde bedrag tot een bedrag van € 7.500,00 (€ 25.000,00: 10 x 3) voor toewijzing in aanmerking. Voor wat betreft de op het algemene leerstuk van de onrechtmatige daad gebaseerde grondslag sluit de rechtbank voor de berekening van de tegemoetkoming in het salaris van de advocaat aan bij de vordering zoals die wordt toegewezen. De rechtbank stelt de tegemoetkoming in het salaris van de advocaat op € 1.808,00 (4 punten x tarief € 452,00). De proceskosten aan de zijde van Smeedatelier De Jong worden daarmee vastgesteld op € 12.194,03, zijnde €2.886,03 aan verschotten en € 9.308,00 aan tegemoetkoming in het salaris van de advocaat (...)

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 09-896, LJN BV7389, schone pdf).

Vzr. Rechtbank Arnhem 24 augustus 2011, LJN  BT2759 (Mucos tegen Sano-Pharm)

Merkenrecht. Gedaagde, licentiehouder op woordmerk WOBENZYM, en distributeur waarmee overeenkomst is beëindigd, maakt gebruik van het teken / domeinnaam "wobenzym.nl". Dat levert een inbreuk op het merkenrecht van eiseressen, waarvoor geen geldige reden is, art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. Door door te linken naar eigen site wordt  de indruk gewekt dat Sano-Pharm nog steeds distributeur van Mucos is, om zogenaamd 'traffic' te genereren: dit wordt voor de voorzieningenrechter onrechtmatig geacht. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv á €3.793,46; het valt binnen de de IE-indicatietarieven á €6.000 en dus toegewezen.

4.4.  Voorop wordt gesteld dat Mucos Emulsionsgesellschaft houder is van het woordmerk Wobenzym en dat Mucos Pharma licentiehouder was en is van dit woordmerk.

4.5.  Mucos Emulsionsgesellschaft beroept zich ter onderbouwing van haar vorderingen, voor zover gegrond op het merkenrecht, op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Ingevolge dit artikel kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.6.  In dit verband heeft allereerst te gelden dat de distributieovereenkomst op 31 december 2010 rechtsgeldig is geëindigd. Sano-Pharm heeft dit ter zitting ook bevestigd. Ingevolge paragraaf 5 lid 2 van de distributieovereenkomst gaan door Sano-Pharm tijdens de looptijd van die overeenkomst gebruikte intellectuele eigendomsrechten van Mucos Pharma bij beëindiging van de overeenkomst weer over op Mucos Pharma, zonder dat daarvoor een uitdrukkelijke verdere rechtsgeldige verklaring nodig is.

4.7.  Vaststaat verder dat Sano-Pharm op 10 januari 2003 de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ bij SIDN heeft geregistreerd. In overeenstemming met uitspraken van andere feitenrechters moet worden aangenomen dat reeds het registreren en geregistreerd houden van een domeinnaam die het (woord)merk van een ander bevat, gebruik inhoudt “anders dan ter onderscheiding van waren of diensten” in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Daarnaast staat vast dat de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ automatisch doorlinkt naar de website van Sano-Pharm, www.sanopharm.com. Anders dan Sano-Pharm stelt, volgt hieruit genoegzaam dat via de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ zogenaamde ‘traffic’ wordt gegenereerd naar de website van Sano-Pharm. Ook dit levert gebruik op van het woordmerk Wobenzym anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

4.8.  De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat Sano-Pharm geen geldige reden heeft voor het gebruik van het woordmerk Wobenzym. Het is vaste rechtspraak dat het hebben van een redelijk belang tot gebruik van een teken op zichzelf geen geldige reden oplevert. In zoverre kan de stelling van Sano-Pharm, dat haar belang om de domeinnaam te kunnen blijven gebruiken is gelegen in het feit dat zij probeert de schade die zij lijdt als gevolg van de handelwijze van Mucos zoveel mogelijk te beperken, haar dan ook niet baten.

4.9.  Van een geldige reden is eerst sprake wanneer voor de gebruiker van het teken een zodanige noodzaak bestaat om juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij zich van dat gebruik onthoudt. Van een zodanige noodzaak is in het onderhavige geval niet gebleken. Die noodzaak volgt ook niet uit het door Sano-Pharm gedane beroep op een opschortingsrecht in verband met door Mucos gepleegde wanprestatie ten tijde van de looptijd van de distributieovereenkomst.

4.10.  Ten slotte is de voorzieningenrechter van oordeel dat door het gebruik van het woordmerk Wobenzym in de domeinnaam ‘wobenzym.nl’, en deze domeinnaam door te linken naar haar eigen website, Sano-Pharm bij (potentiële) afnemers ten onrechte de indruk wekt dat zij nog steeds distributeur is van het product Wobenzym. Hierdoor is er sprake van een reëel gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het woordmerk Wobenzym. Bovendien wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dit woordmerk, nu voldoende aannemelijk is geworden dat Sano-Pharm op haar website (onder meer) met het product Wobenzym vergelijkbare en dus concurrerende producten verkoopt, zoals bijvoorbeeld het product Innovazym.

4.11.  Een en ander voert tot de slotsom dat Sano-Pharm door het gebruik van het teken ‘wobenzym.nl’ inbreuk maakt op het merkenrecht van Mucos Emulsionsgesellschaft in de onder 4.5 bedoelde zin.

4.12.  Gelet op het feit dat Mucos Pharma licentiehouder is van het woordmerk Wobenzym, alsmede tegen de achtergrond van de distributieovereenkomst, die was gesloten tussen Mucos Pharma en Sano-Pharm en die op 31 december 2010 rechtsgeldig is geëindigd, handelt Sano-Pharm onrechtmatig jegens Mucos Pharma, door na die beëindiging het gebruik van de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ voort te zetten en deze domeinnaam door te linken naar haar eigen website, waarop, zoals hiervoor reeds is overwogen, met het product Wobenzym vergelijkbare en dus concurrerende producten worden verkocht. Het is alleszins aannemelijk dat (potentiële) afnemers van Mucos Pharma als gevolg van dit doorlinken het product Wobenzym of vergelijkbare producten niet bij Mucos Pharma, maar bij Sano-Pharm afnemen, ten gevolge waarvan Mucos Pharma schade lijdt.

Lees het vonnis hier (LJN / pdf).

Vzr. Rechtbank Amsterdam 27 september 2011, KG A 11-1349 MvW/JWR (Amsterdam Tennis Academy tegen Laurense Tennis Academy BV)

Met dank aan Tommy van 't Hul en Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD.

In't kort: Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Nieuwe naam en website voor de Academy: Laurense Tennis Academy Amsterdam, verwarringsgevaar met Amsterdam Tennis Academy. Domeinnamen ouder dan de handelsnaam, maar doorlinken is geen handelsnaamgebruik ex art. 5 Hnw. Handelnaaminbreukvordering wordt toegewezen. Maar geen overdracht of doorhaling, linken is geen handelsnaamgebruik. ATA vordert 1019h Rv, echter betwist dus IE-indicatietarief €6.000. en €90,81 dagvaaardingskosten en €260 griffierecht.

4.11 De vordering gericht op overdracht dan wel doorhaling van de domeinnamen <tennisacademyamsterdam.com> en <tennisacademyamsterdam.nl> zal worden afgewezen. Deze waren reeds voordat Amsterdam Tennis Academy met haar activiteiten van start ging op naam van LTA gesteld. Tot december 2010 heeft LTA daarvan alleen gebruik gemmaakt om door te linken naar een andere website. Dit gebruiken is niet onrechtmatig jegens Amsterdam Tennis Academy, en het is geen gebruik als handelsnaam. Nu de vordering van Amsterdam Tennis Academny ter zake het gebruik van de handelsnaam zal worden toegewezen mag LTA de domeinnamen niet meer als handelsnaam gebruiken. Zij mag de domeinnamen wel gebruiken om door te linken naar een website met rechtmatige (handels)naam. Overdracht of doorhaling van de domeinnamen is daarom niet aan de orde.

Hof Arnhem 13 september 2011, zaaknr. 200.084.029 (arrest in kort geding; Otoplus B.V. tegen Oto Nijkerk)

In navolging van IEF 9406. Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. OTO voor auto’s. Voldoende onderscheidend vermogen.

Dat Oto Nijkerk eerder haar handelsnaam staat vast. Hof bekrachtigd het vonnis van de voorzieningenrechter: Verwarring is vanwege de geringe afstand van 400m te duchten. Otoplus B.V. maakt inbreuk op handelsnaamrecht van Oto Nijkerk en daarbij ook op met de door haar geregistreerde domeinnaam otoplus.nl en vakgarage-otoplus.nl.

4.12. Als gevolg van het overeenstemmende en dominerende element ‘Oto’, het feit dat beide ondernemingen een garagebedrijf in ruimere zin exploiteren en in het bijzonder de geringe afstand waarop zij binnen dezelfde plaats van elkaar zijn gevestigd (ongeveer 400 m), valt voorshands verwarring te duchten bij het relevante publiek (de consumenten en de toeleveranciers). Aannemelijk is dat dit publiek beide ondernemingen met elkaar zal (kunnen) verwarren of een niet bestaande bedrijfsmatige band tussen beide ondernemingen zal (kunnen) veronderstellen. Dat zich in de praktijk reeds verwarring heeft voorgedaan, heeft Oto Nijkerk met haar productie 6 (drie verkeerd geadresseerde facturen) voldoende aannemelijk gemaakt, waarbij het hof nog in aanmerking neemt dat aan de onderbouwing van het verwarringsgevaar in dit kon geding geen al te hoge eisen mogen worden gesteld, juist omdat een deel van de verwarring voor Oto Nijkerk onopgemerkt zal blijven.

Rechtbank Dordrecht 15 september 2011, LJN BT1520 (ARTIESTENVERLONINGEN B.V. tegen PRAE ARTIESTENVERLONING B.V.)

Artiestenverloningen.nl tegen website Artiestverloning.nl. De domeinnaam van Artiestenverloningen is de naam waarmee zij aan het handelsverkeer deelneemt. Het is niet ongebruikelijk dat een onderneming haar handelsnaam als domeinnaam voert. Het verwarringsgevaar heeft zich al gerealiseerd en deze hoeft Artiestenverloningen niet te duchten. Het verweer dat [betrokkene] de site heeft geregistreerd treft geen doel, immers er bestaat een gebruikersovereenkomst en Prae houdt de website in stand. Dit levert tevens een onrechtmatige daad op (vergelijk met Taartenwinkel.nl, IEF 8665 en IEF 7102).

In reconventie wordt beroep gedaan op mogelijk voornemen tot "ruilen". Er is geen twijfel over de juistheid van deze verklaringen van beiden partijen, maar het ontbeert de vordering aan een spoedeisend belang. Proceskosten: indicatietarieven in IE-zaken; in reconventie begroting overeenkomstig gewone liquidatietarieven.

4.5.  Naar voorlopig oordeel heeft Artiestenverloningen verwarringsgevaar niet slechts te duchten, maar heeft dit gevaar zich bovendien al gerealiseerd. Onder meer blijkt dit uit het volgende: (...) Er is dus niet slechts sprake van enige onoplettendheid en/ of het lichtvaardig de verkeerde domeinnaam intypen door internetgebruikers.

4.6.  Aan het oordeel doet niet af het verweer dat het woord "artiestenverloning" louter beschrijvend zou zijn. Dit neemt het verwarringsgevaar niet weg. Prae spreekt niet tegen de stelling dat Artiestenverloningen een zeer grote speler is in de onderhavige markt. De positie van Artiestenverloningen blijkt ook uit de door haar overgelegde verklaringen, waaronder, onder veel meer, een verklaring van FNV KIEM (Kunsten, Informatie, Entertainment en Media) dat zij voor haar leden al 10 jaar een zeer bevredigende zakelijke relatie heeft met Artiestenverloningen. Dat die verklaringen zijn geschreven door bevriende relaties maakt het voorgaande niet anders. Prae leunt met haar domeinnaam nagenoeg geheel aan tegen de naamsbekendheid van Artiestenverloningen. Anders dan Prae betoogt, voerde Artiestenverloningen haar handelsnaam al voordat Prae haar handelsnaam ging voeren.

4.7.  De handelwijze van Prae levert voorts een onrechtmatige daad op. In het arrest van 9 maart 2010 LJN: BL7683 kwam het Gerechtshof 's-Gravenhage tot een gelijk oordeel in een geschil over de domeinnamen Taartenwinkel.nl. versus TaartwinkeI.nl. De onderhavige situatie is vrijwel identiek.

4.9.  Prae voert aan dat de verkeerde wederpartij is gedaagd, omdat de domeinnaam artiestenverloning.nl niet op haar naam geregistreerd staat, maar op naam van de heer [betrokkene], zijnde de persoon die voorheen de onderneming van UMO B.V. dreef. Voorts voert Prae aan dat er een onderscheid bestaat tussen een website en domeinnaam en dat zij, Prae, geen zeggenschap heeft over de domeinnaam van [betrokkene], zodat daarover niets ten nadele van Prae mag worden beslist. Dit verweer kan Prae niet (ten volle) baten. De domeinnaam mag dan van [betrokkene] zijn, maar het is Prae die de website in stand houdt waar men op uit komt als men de
domeinnaam van [betrokkene] intypt. Prae erkende ter zitting dat zij een gebruikersovereenkomst heeft gesloten met [betrokkene]. Prae heeft het in ieder geval in haar macht om haar website niet meer te (laten) gebruiken. Dit leidt er toe dat de vordering op dat onderdeel wel toewijsbaar is. Niet toewijsbaar is de vordering slechts voor zover het de rechten van [betrokkene] op de domeinnaam zou aantasten.

reconventie
4.12.  Ter zitting heeft Prae gesteld niet voornemens te zijn om de domeinnamen “Prae artiestenverloning.nl” en "Prae-artiestenverloning.nl” zelf te gaan gebruiken. Prae vindt het slechts "handig ze er bij te hebben." Van haar kant heeft Artiestenverloningen ter zitting verklaard zelf evenmin voornemens te zijn om deze domeinnamen te gaan gebruiken. Artiestenverloningen verklaarde deze domeinnamen te hebben laten registreren om deze met Prae te kunnen “ruilen” tegen de domeinnaam “Artiestenverloning.nl.” Er bestaat geen reden om te twijfelen aan de juistheid van beide verklaringen. Aldus ontbeert de vordering in reconventie een spoedeisend belang en zal deze worden afgewezen.

Proceskosten 4.10. Prae zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Artiestenverloningen. Deze kosten worden begroot op: 
- dagvaarding EUR 76,31
- betaald griffierecht 560,00 
-salaris advocaat 5.000,00 
Totaal 5.636,31 
Het salaris advocaat is begroot conform de "Indicatietarieven in IE-zaken " als zijnde een eenvoudige zaak als daar bedoeld. De omstandigheid dat geen deugdelijke specificatie is overgelegd, maakt dit oordeel niet anders

4.13. Prae zal als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Artiestenverloningen. Artiestenverloningen vordert EUR 3.000,-, maar de voorzieningenrechter begroot de proceskosten op EUR 816,-, overeenkomstig de gewone Liquidatietarieven. Onaannemelijk is dat Artiestenverloningen hogere proceskosten heeft gemaakt. De vordering in reconventie zal bepaald niet een verrassing zijn geweest voor Artiestenverloningen en de aard van het geschil is beperkt. Slechts een klein deel van de pleitnota van de raadsman van Artiestenverloningen en een klein deel van de mondelinge behandeling was aan de reconventie gewijd. De factor ½ wordt niet toegepast nu de vordering in reconventie een zelfstandige vordering is, zonder voort te vloeien uit het verweer in conventie.

Lees het vonnis hier (link / pdf).

Vrz. Rechtbank Haarlem, LJN BR6505 (De Staat der Nederlanden tegen A)

Na de voorbeschouwing door Arnoud Engelfriet, ICTrecht (hier). Kort geding over ministerpresidentrutte.nl Gedaagde weigert die domeinnaam aan de Staat over te dragen. Gedaagde maakt naar het oordeel van de voorzieningenrechter misbruik van de bevoegdheid tot registratie en instandhouding van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl. Als gedaagde zijn gedachtegoed via internetsites aan de man wil brengen, dient hij dat te doen op eigen kracht en niet via de domeinnaam van een website die het publiek bezoekt om informatie over minister-president Rutte te krijgen.

Naast misbruik van bevoegdheid is tevens sprake van onrechtmatig handelen van gedaagde. Het feit dat gedaagde bezoekers van www.ministerpresidentrutte.nl doorgeleidt naar www.klokkenluider.nl brengt het risico met zich dat de minister-president en de Staat worden geassocieerd met verdachtmakingen op die site. Het enkel vasthouden van een domeinnaam om de Staat te beletten die voor haar van belangzijnde domeinnaam te registeren, levert ook misbruik van bevoegdheid op (3.13 lid 1 BW). Dat wordt niet anders indien de domeinnaam zou zijn geregistreerd met het enkele oogmerk die te zijner tijd met winst aan de Staat te verkopen.

5.7.  De voorzieningenrechter overweegt als volgt. In artikel 3:13 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald dat degene aan wie een bevoegdheid toekomt die bevoegdheid niet kan inroepen voor zover hij haar misbruikt. Lid 2 van voormeld artikel bepaalt dat een bevoegdheid onder meer kan worden misbruikt in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter doet een dergelijke situatie zich hier voor.

5.10.  Bij de hiervoor geschetste stand van zaken is vooralsnog aannemelijk dat [A] misbruik maakt van de bevoegdheid tot registratie en instandhouding van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl. Gelet op de onevenredigheid, die blijkt uit hetgeen hiervoor is overwogen, tussen het belang van de Staat bij het gebruik van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl en [A]’s belang bij die aanduiding, kan [A] niet in redelijkheid die domeinnaam ten nadele van de Staat blokkeren. Uiteraard staat het [A], binnen de grenzen van het recht, vrij om aandacht te vragen voor zijn ideeën. In de thans bestaande situatie lift [A] daarvoor mee op de naamsbekendheid en de positie van de minister-president. Als hij zijn gedachtegoed via internetsites aan de man wil brengen, dient hij dat te doen op eigen kracht en niet via de domeinnaam van een website die het publiek bezoekt om informatie over minister-president Rutte te krijgen.

5.11.  Naast misbruik van bevoegdheid is hier naar het oordeel van de voorzieningenrechter tevens sprake van onrechtmatig handelen van [A]. Zoals onder 2.4 is vermeld wordt op de website www.klokkenluideronline.nl onder meer gesuggereerd dat diverse (meer of minder bekende) personen zich schuldig hebben gemaakt aan of betrokken zijn bij zeer ernstige misdrijven. Wat de status is van de uitlatingen op www.klokkenluideronline.nl is in dit kort geding niet aan de orde. Het enkele feit dat [A] de bezoekers van www.ministerpresidentrutte.nl doorgeleidt naar www.klokkenluideronline.nl brengt het risico met zich dat de minister-president en de Staat worden geassocieerd met de verdachtmakingen op die website. De wijze waarop [A] gebruik maakt van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl is daarom te kwalificeren als strijdig met de in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid.

5.12.  Nu [A], zoals onder 5.8 werd overwogen, de Staat belemmert in de informatievoorziening van het publiek, heeft de Staat een rechtens te respecteren belang bij de gevorderde overdracht van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl.

5.13.  Ten overvloede merkt de voorzieningenrechter nog op dat, indien [A] de bezoekers van www.ministerpresidentrutte.nl niet zou doorgeleiden naar een andere website, maar de domeinnaam slechts zou vasthouden om de Staat te beletten deze te registreren, eveneens sprake zou zijn van misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW. In die situatie zou [A] de bevoegdheid de domeinnaam te registreren immers uitoefenen met geen ander doel dan de Staat te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend. Dat laatste zou ook aan de orde zijn indien [A] de domeinnaam zou hebben geregistreerd met het enkele oogmerk - hetgeen [A] heeft ontkend - die te zijner tijd met winst aan de Staat - en daarmee ten koste van de gemeenschap - te verkopen.

Vrz. Rechtbank 's-Gravenhage 31 augustus 2011, KG ZA 11-787 (Prof Save, H.T.C., Pardoel, Ecodrive en Axus)

Met dank aan Marcoline van der Dussen, C'M'S' Derks Star Busmann.

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatig handelen. Software-applicatie voor de iPhone.

Pardoel ontwikkelt de Ecodrive snelheidsbegrenzer voor personen- en vrachtauto's, houdster van Benelux en gemeenschapsmerk ECODRIVE, H.T.C. registreerde ecodrive.nl, thans gehouden door Prof Save. Axus  is actief op het gebied van autoleasing en wagenparkbeheer en heeft een (gratis) iPhone applicatie genaamd ALD Ecodrive en de website aldecodrive.

Ecodrive niet beschrijvend. Merkinbreuk op basis van 2.20 lid 1 onder d BVIE onvoldoende gemotiveerd, omdat Ecodrive er geheel vanuit gaat dat de applicatie concurreert. Geen inbreuk handelsnaam via domeinnaam, want Axus gebruikt Ecodrive niet ter aanduiding van haar onderneming, maar ter aanduiding van de applicatie.

Slaafse nabootsing van het product van Ecodrive is niet aan de orde omdat een software applicatie niet een nabootsing kan vormen van een fysiek product.

Beschrijvend / Inburgering
4.8. Ecodrive heeft aangevoerd dat de merken zouden zijn ingeburgerd, maar die door Axus bestreden stelling heeft zij niet aannemelijk gemaakt. Uit de door haar overlegde producties 3a tot en met 3f (een aantal publicaties in de pers en foto's van stands op een of meer beurzen) volgt weliswaar dat Ecodrive zich heeft ingespannen bekendheid aan haarmerken en haar product te geven, maar de producties zijn onvoldoende om aan te nemen dat zij daarin zodanig is geslaagde dat de merken zijn ingeburgerd.

4.9. Vooralsnog is niet in te zien, en Axus heeft ook niet gemotiveerd, dat de merken
tevens beschrijvend zijn voor de waren toestellen en apparaten voor het verwerken en weergeven van gegevens. In zoverre staan de ingeroepen merken niet ter discussie.

Merkinbreuk
4.13. Dat ook verwarringsgevaar zou bestaan voor zover de merken zijn ingeschreven voor de waren toestellen en apparaten voor het verwerken en weergeven van gegevens heeft. Ecodrive echter onvoldoende gemotiveerd. Zij wijst er in dit verband slechts op dat in het handelsregister als bedrijfsomschrijving van haar onderneming is vermeld 'verkoop van hard- en software voor automotive sector', en dat de applicatie van Axus eveneens software is, maar de relevantie daarvan voor de beoordeling van het verwarringsgevaar van merk en teken is niet in te zien. Mede gelet op de uitvoerig gemotiveerde betwisting van het bestaan van verwarringsgevaar door Axus, kan daarvan in deze procedure niet worden uitgegaan.

4.14. Voor het gestelde gebruik van het teken als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE geldt eveneens dat dit in het licht van de betwisting van Axus onvoldoende is gemotiveerd omdat het betoog van Ecodrive er geheel vanuit gaat dat de applicatie van Axus concurreert met de waren toeren- en/of snelheidsbegrenzers voor (vracht)auto's en snelheidscontrole-apparaten voor voertuigen. Of en zo ja waarom inbreuk zou bestaan, uitgaande van de inschrijving van het merk voor de waren toestellen en apparaten voor het verwerken en weergeven van gegevens heeft zij niet aangegeven.

Inbreuk op het handelsnaamrecht
4.15. Axus bestrijdt terecht dat de domeinnaam aldecodrive.nl als handelsnaam kan worden aangemerkt. Op de webpagina's die via dit adres bereikbaar zijn, gebruik Axus deze naam niet ter aanduiding van haar onderneming, maar ter aanduiding van de applicatie. Voorshands moet dus worden geoordeeld dat geen inbreuk wordt gemaakt op het handelsnaamrecht van Ecodrive.

Onrechtmatige handelen
4.16. Slaafse nabootsing van het product van Ecodrive is niet aan de orde omdat een software applicatie niet een nabootsing kan vormen van een fysiek product. Ook overigens kan het handelen van Axus niet als onrechtmatig worden aangemerkt.

WIPO Arbitration and Mediation Center 21 juni 2011, zaaknr. DCO2011-0026 (Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) tegen Steven Vickers) Arbiter: Warwick Smith.

Met Commentaar in't kort van Thijs van den Heuvel, Bird & Bird LLP.

Domeinnaamrecht: champagne.co. Beschermde oorsprongsbenaming. Unregistered trademark (handelsnaamrecht). Champagne geen “Rights” zoals onder artikel 4(a)(i) van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP Policy”). Klacht afgewezen. 

Het CVIC behartigt de belangen van producenten van Champagnewijnen en heeft zich vaak met succes verzet tegen het gebruik van de aanduiding Champagne. Zo kreeg Unilever bijvoorbeeld een verbod om haar Andrélon Champagne shampoo nog langer te verkopen (IEF 9142). Wel merkte de rechtbank hierbij nog op dat “niet ieder gebruik van de beschermde oorsprongsbenaming Champagne verboden is”. En bij toewijzing van de proceskosten werd overwogen dat beschermde oorsprongsbenamingen weliswaar niet genoemd worden in artikel 1019 Rv, maar dat dit “niet het gevolg [lijkt] te zijn van een bewuste keuze van de wetgever om beschermde oorsprongsbenamingen uit te sluiten, maar van een omissie.”

Uit WIPO beslissing volgt dat in de UDRP Policy de beschermde oorsprongsbenaming wel bewust is uitgesloten en wordt een voorbeeld gegeven van gebruik van de beschermde oorsprongsbenaming “Champagne” die niet verboden is. Geen reden voor Champagne dus voor CIVC.

Op grond van artikel 4 (a)(i) van de UDRP Policy dient een klager aan te tonen dat de domeinnaam “identical or confusingly similar [is] to a trademark or service mark in which the complainant has rights”. In deze procedure beroept CIVC zich niet op een geregistreerd merkrecht, maar uitsluitend op (i) de beschermde oorsprongsbenaming “Champagne” en (ii) op een “unregistered trademark” gebaseerd op “the English law of passing off”.

Het panel gaat na of het CIVC inderdaad houder is van deze rechten en of een beschermde oorsprongsbenaming en een “unregistered trademark” kunnen worden beschouwd als een recht in de zin van artikel 4 (a)(i) UDRP Policy.

(i) Na wat procedurele overwegingen – het CIVC voelde na een aantal vragen van het panel een negatief oordeel wellicht al aankomen en wilde haar klacht intrekken, de verweerder wilde de procedure voortzetten – stelt het WIPO-panel eerst vast dat CIVC inderdaad houder is van de beschermde oorsprongsbenaming. Maar volgens het panel blijkt uit twee WIPO Reports (30 april 1999, nr. 439 en 3 september 2001, nr. 843 ) de WIPO Overview, 2.0 par. 1.5 dat het een bewuste keuze is geweest van de beleidsmakers om beschermde oorsprongsbenamingen uit te sluiten van de werkingssfeer van de UDRP Policy. Volgens het panel “There has been no change in that position: geographical indications, as such, remain outside the scope of the Policy.”

Het CIVC had nog vier andere procedures aangehaald, waarin zij wel succesvol de overdracht van verschillende champagne-domeinnamen had gevorderd, maar dit was volgens het WIPO-panel niet relevant. In die procedures werd namelijk niet beslist op grond van de UDRP Policy, maar op grond van andere geschillenregelingen. De regelingen van onder meer Frankrijk en België zijn bijvoorbeeld niet beperkt tot “ownership of a trademark or service mark” zoals de UDRP dat wel is. De geschillenregeling van het SIDN voor “.nl” domeinnamen biedt overigens ook meer ruimte dan de UDRP policy, omdat naast beschermde merken ook handelsnamen een grondslag kunnen vormen. (artikel 2.1 (a) (I) SIDN Geschillenbeslechting voor .nl-domeinnamen).

(ii) Ook het beroep op het “unregistered trademark” was voor CIVC niet succesvol:

In this case, the Panel is not satisfied that the Complainant has shown that its rights in the expression “Champagne” constitute an unregistered trademark right of the kind that would satisfy paragraph 4(a)(i) of the Policy. First, the Panel notes that it is generally accepted that, to be a trademark, a sign must be capable of distinguishing the goods or services of an individual undertaking from those of other undertakings. It seems to this Panel that a geographical indication per se does not distinguish the wine of one champagne producer from the wine of another, and so does not fulfill the fundamental function of a trademark of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. (…)

Belangrijker nog is volgens het panel dat het, zoals gezegd, een bewuste keuze is geweest om beschermde oorsprongsbenamingen niet onder de UDRP Policy te brengen.

’Champagne’ may be among the world’s most famous geographical indications, but that in itself is not enough for it to qualify as an unregistered “trademark or service mark” under the Policy.

Verordening 491/2009 EG tot aanpassing van Verordering 1234/2007 EG
De belangenbehartiger van de Champagneboeren heeft tenslotte tevergeefs een beroep gedaan op artikel 118m (quaterdecies) van Verordening EG 491/2009, de bepaling die succesvol werd ingeroepen tegen Unilever’s Champagne shampoo. “Niet in geschil” was destijds dat door Unilever inbreuk werd gemaakt in de zin van dit artikel. Het WIPO-panel gaat nu echter inhoudelijk niet in op dit artikel, maar kijkt strikt naar de UDRP Policy. Zeker gezien de genoemde WIPO-reports – beschermde oorsprongsbenamingen zijn bewust uitgesloten - is het vervolgens een logische beslissing van het panel om de klacht van CIVC af te wijzen. Een beslissing die het CIVC wellicht ook had kunnen verwachten, al oordeelt het panel nog wel dat van kwade trouw van klager geen sprake is: “[it seems] to point more towards incomplete thinking than to bad faith.”

Vrz. Rechtbank Leeuwarden 24 augustus 2011, LJN BR5864 (De Scheidingsplanner B.V. tegen Scheidingskantoor [X] B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Jos Borsboom en Michelle Peters, Borsboom & Hamm advocaten. 

Adwords. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Vordering staken gebruik Scheidingsplan(ner), ook op website en verwijderen uit Adwords inclusief een rectificatie op de website.

Scheidingsplanner houdt zich vanaf 2006 bezig met geven van (financiële en juridische) adviezen rondom relatiebeëindigingen. Diverse Benelux beeld- en woordmerken.

Gebruik moet worden gestaakt obv 2.20 lid 1 sub a en b BVIE. Ook op website: terzitting heeft Scheidingskantoor [X] verklaard dat zij het woord 'Scheidingsplanner' ook niet nodig heeft voor het uitoefenen van haar bedrijf, vorderingen stuk voor stuk toegewezen, daarom in citaten;

Gebruik merknaam
4.3.10. Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat Scheidingskantoor [X] zonder toestemming van De Scheidingsplanner gebruik maakt, dan wel heeft gemaakt van een trefwoord gelijk aan het door De Scheidingsplanner gedeponeerde woordmerk en van trefwoorden die overeenstemmen met door De Scheidingsplanner gedeponeerde beeldmerken. Voorts acht de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk geworden dat Scheidingskantoor [X] deze trefwoorden heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst opinternet (Google AdWords).

4.3.12. Vervolgens moet worden getoetst of hierdoor verwarringsgevaar is ontstaan naar de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen ontwikkelde maatstaf.
Dit is het geval wanneer (zie ro 4.3.5.) de advertentie van Scheidingskantoor [X], die zichtbaar wordt als gevolg van het gebruik van een zoekwoord dat overeenstemt met een merk van De Scheidingsplanner, het de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van De Scheidingsplanner of eeneconomisch met haar verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van Scheidingskantoor [X].

4.3.13. Door De Scheidingsplanner is aangevoerd dat zij veel heeft geïnvesteerd om haar naam en merk zo groot mogelijk te maken. Zo adverteert zij in landelijke en regionale bladen, via radiocommercials en heeft zij haar eigen bedrijfswagens en bedrijfskleding. Voorts is door De Scheidingsplanneronweersproken aangevoerd dat Scheidingskantoor [X] een kleine speler is, terwijl De Scheidingsplanner marktleider isop het gebied van financiële advisering rond echtscheiding met 84 franchisevestigingen en een grote (merk)naamsbekendheid in de scheidingswereld. Volgens De Scheidingsplanner is het voor de consument bij het intikken van de door Scheidingskantoor [X] gebruikte trefwoorden 'Scheidingsplanner, 'scheidingsplanner', 'De Scheidingsplanner' en 'de Scheidingsplanner' niet duidelijk dat zij middels de getoonde link niet verwezen wordt naar de merkhouder De Scheidingsplanner of één van haar franchisenemers maar naar Scheidingskantoor [X]. Deze onduidelijkheid wordt versterkt doordat in de advertentie van Scheidingskantoor [X] de woorden (De) Scheidingsplanner vetgedrukt staan afgebeeld en Scheidingskantoor [X] in haar advertentie op geen enkele wijze de indruk wegneemt dat zij is gelieerd aan De Scheidingsplanner.
Scheidingskantoor [X] heeft het verwarringsgevaar slechts betwist met de stelling, onder verwijzing naar het aantal "hits", dat het woord scheidingsplanner onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Echter, hiervoor is reeds overwogen dat deze stelling wegens een gebrek aan onderbouwing niet gevolgd kan worden.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is aldus op grond van het voorgaande voorshands voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van verwarringsgevaar in de hiervoor bedoelde zin.

4.3.14. De vordering sub a kan worden toegewezen. Nu een verbod als door De Scheidingsplanner gevorderd reeds toewijsbaar is wegens inbreuk op haar merken, kan toewijzing daarvan op andere grondslagen (gestelde inbreuk op de handelsnaam dan wel anderszins onrechtmatig handelen van Scheidingskantoor [X]) -nog daargelaten welk (spoedeisend) belang zij daarbij zou hebben- onbesproken blijven.

Gebruik op website
4.4. De Scheidingsplanner heeft letterlijk gevorderd “dat de voorzieningenrechter gedaagde zal verbieden”om de namen en merken 'de Scheidingsplanner', 'Scheidingsplanner' en 'Scheidingsplan' te verwijderen van de website van Scheidingskantoor [X]. De voorzieningenrechter begrijpt deze vordering inde context van de overige vorderingen aldus dat De Scheidingsplanner een veroordeling wenst, althans een gebod, dat voormelde namen en merken van de website van Scheidingskantoor [X] verwijderd worden. De voorzieningenrechter zal deze vordering toewijzen nu door Scheidingskantoor [X] geen gronden zijn aangevoerd die het gebruik van voormelde namen en merken van De Scheidingsplanner op haar website kunnen rechtvaardigen. Bovendien is door Scheidingskantoor [X] bij monde van haar bestuurder, mevrouw [X], terzitting verklaard dat zij het woord 'Scheidingsplanner' ook niet nodig heeft voor het uitoefenen van haar bedrijf.

Adwords-vordering
4.5.3. De vordering sub c kan dan ook worden toegewezen met dien verstande dat Scheidingskantoor [X] enkel zoekmachine Google behoeftaan te schrijven ten aanzien van de zoekwoorden 'De Scheidingsplanner', 'Scheidingsplanner' en 'scheidingsplanner'.

Rectificatie
4.6. Scheidingskantoor [X] heeft ter zake de vordering tot rectificatie geen zelfstandig gemotiveerd verweer gevoerd zodat deze vordering kan worden toegewezen.

Dwangsommen
4.7. De gevorderde oplegging van dwangsommen zal worden toegewezen, zoals in het dictum zal worden geformuleerd. De voorzieningenrechter zal een maximum aan de te verbeuren dwangsommen verbinden. Het bedrag van zowel de dwangsom als het maximum staat in een redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging.

5. onder e. bepaalt dat Scheidingskantoor [X] voor iedere overtreding van voormelde veroordelingen een dwangsom verbeurt van € 5.000,00 vermeerderd met € 2.000,00 voor iedere dag of gedeelten van een dag dat de overtreding

f. verbindt aan de aldus te verbeuren dwangsommen een maximum van €50.000,00;

Proceskosten + nakosten
4.9 (...) Nu Scheidingskantoor [X] voor het overige niet dan wel onvoldoende gemotiveerd heeft bestreden dat de gevorderde kosten redelijk en evenredig zijn, worden de proceskosten aan de zijde van De Scheidingsplanner overeenkomstig haar opgave begroot op€ 13.196,98 aan salaris advocaat en explootkosten en € 568,- aan vast recht, derhalve in totaal € 13.764,98. Voorts wordt Scheidingskantoor [X] veroordeeld in de gevorderde nakosten.

Lees het vonnis hier (link / pdf)

Rechtbank Breda 25 augustus 2011, KG ZA 11-397 (Bradford & Hamilton en Australian Gold tegen ThoBa)

Met dank aan Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Auteursrecht. Domeinnaamrecht.

Eiseressen vorderen staken van gebruik van AUSTRALIAN GOLD en AG USA, dat wordt gebruikt voor zonnebrandpreparaten en huid/haarverzoring. Verweerder meent dat er toestemming is gekregen van haar toeleverancier, de officiële Duitse distributeur en exclusieve Europese distributeur van eiseressen (Regarding our phone conversation you can use the Australian Gold name and trademark for your normal sales activities). Echter dit betekent niet, zo ook de rechter,

dat ook toestemming is gegeven voor het gebruik van het merk in domeinnamen. De toestemming in de brief is immers uitdrukkelijk beperkt tot het gebruik van het merk voor "normal sales activities" en derhalve uitsluitend voor normale verkoopactiviteiten.

Doorlinken van australiangold.com en australiangold-shop.com naar site van Thoba is niet voldoende duidelijk dat het om een niet-officiële website van merkhouder gaat. Bewerking van het logo is inbreuk op auteursrecht van AG USA. Geen bezwaar tegen gebruik door ThoBa in het kader van promotie en verkoop activiteiten.

Matiging veroordeling ThoBa in de proceskosten volgens indicatietarief voor eenvoudig kort geding in IE-zaken tot €6.000.

4.6 De stelling van ThoBa dat zij van Rottmann & Borm toestemming heeft gekregen om de domeinnamen www.australiangold-shop.nl en www.australiangold.com te gebruiken om de producten van Australian Gold te verkopen is door eiseressen betwist en door ThoBa niet aannemelijk gemaakt. Uit de door ThoBa overgelegde brief van Rottmann & Borm blijkt weliswaar dat ThoBa toestemming heeft gekregen voor het gebruik van het merk voor de aanprijzing en verkoop van de Australian Gold producten, maar niet dat ook toestemming is gegeven voor het gebruik van het merk in domeinnamen. De toestemming in de brief is immers uitdrukkelijk beperkt tot het gebruik van het merk voor “normal sales activities” en derhalve uitsluitend voor normale verkoopactiviteiten.

Voldoende aannemelijk is dat door het gebruik van het merk AUSTRALIAN GOLD met de toevoeging “-shop” in de domeinnamen van ThoBa bij het publiek de indruk zal ontstaan dat ThoBa onderdeel uitmaakt van het officiële netwerk van distributeurs van Australian Gold in Europa, althans dat er tussen AG USA en ThoBa een commerciële band zou bestaan. Een dergelijk gebruik komt er immers feitelijk op neer dat je de eigen webwinkel presenteert als een officiële winkel van Australian Gold. Dat na het doorlinken op de site van ThoBa duidelijk zou worden gemaakt dat het geen officiële website van Australian Gold betreft, zoals ThoBa stelt, is niet relevant, omdat op dat moment de potentiele consument al naar de website van ThoBa is geleid.

4.7. Het gevaar van associatie met het merk AUSTRALIAN GOLD wordt nog versterkt doordat ThoBa ook het logo van AG USA (in bewerkte vorm) heeft overgenomen. Het logo van AG USA dat als eerste is afgebeeld op pagina 3 van de dagvaarding en bestaat uit de woorden Australian Gold voorzien van een afbeelding bestaande uit een door een cirkel omkaderd tafereel, kan worden aangemerkt als een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt en is daarom auteursrechtelijk beschermd. Het door ThoBa gebruikte logo dat is afgebeeld op pagina 5 van de dagvaarding stemt in grote mate overeen met het logo dat AG USA gebruikt en heeft ontworpen.
Het logo van ThoBa bestaat uit de woorden Australian Gold in een schrijfwijze die overeenstemt met de wijze waarop deze woorden in het logo van AG USA zijn afgebeeld en is eveneens voorzien van een afbeelding bestaande uit een door een cirkel omkaderd tafereel. De totaalindrukken van het logo van ThoBa en het logo van AG USA, die bepalend zijn bij een onderlinge vergelijking in het kader van auteursrechtelijke bescherming, zijn in zodanige mate overeenstemmend dat sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van AG USA. Het logo van ThoBa moet immers worden aangemerkt als een bewerking van het logo van AG USA in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt.

4.8 Op grond van het voorgaande ligt de vordering sub 1 voor toewijzing gereed. Niet ieder gebruik van het merk AG USA zal echter worden verboden, omdat eiserressen geen bezwaar hebben tegen het gebruik door ThoBa in het kader van promotie en verkoop activiteiten. Het gevorderde verbod zal daarom worden toegewezen voor uitsluitend het gebruik van het merk in een domeinnaam, handelsnaam of logo. Ondanks dat ThoBa heeft toegezegd het gebruik van het merk in de domeinnamen, tevens inhoudende gebruik als handelsnamen te staken, hebben eiseressen bij toewijzing van de vordering sub l voldoende belang. ThoBa heeft geweigerd een onthoudingsverklaring te tekenen en als onbetwist staat vast dat de domeinnaam www.australiangold-shop.nl nog met status "actief op naam van ThoBa in het SIDN-register staat geregistreerd. Gelet op de status "actief" kan de domeinnaam www.australiangold-shop.nl, naar moet worden aangenomen, ieder moment weer door ThoBa in gebruik genomen worden.