Handelsnaamrecht  

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 juni 2013, KG ZA 13-638 (Le Salon tegen X [LE SALON])
Uitspraak ingezonden door Anja Dekhuijzen, Whitebridge.
Handelsnaamrecht. Le Salon exploiteert vanaf 1995 een kapperszaak te Amsterdam. De namen 'Le Salon Hairstyling, Le Salon en Le Salon Amsterdam' zijn als handelsnamen geregistreerd. De website www.lesalonhairstyling.eu is in 2013 als domeinnaam geregistreerd. In 2012 heeft X een zaak geopend waar onder andere kappersactiviteiten worden verricht in dezelfde stad op iets meer dan drie kilometer afstand van eiser. Op het pand van X staat de naam 'LE SALON'. X heeft de naam 'La Biosthetique Flagshipstore Amsterdam' als handelsnaam en 'lesalon-amsterdam.nl' als domeinnaam geregistreerd.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er verwarring tussen partijen te duchten is in de zin van artikel 5 Hnw. Beide ondernemingen richten zich op het leveren van hoogwaardige haarverzorging en zij leveren soortgelijke diensten van soortgelijke waarde. Hoewel X heeft aangevoerd dat zij ook andere diensten levert en haar zaak zich meer richt op het 'total beauty concept', is aannemelijk dat haar onderneming voor een groot deel ook gericht is op kapperswerkzaamheden. X dient de naam 'Le Salon (Amsterdam)' te staken en de domeinnaam 'www.lesalon-Amsterdam.nl' offline te zetten.

4.4. (...) De naam Le Salon verdient met name bescherming vanwege het gebruik van het lidwoord 'Le'. Dat geeft de naam karakter. Vast staat dat X voor haar onderneming vanaf 2012 de namen 'LE SALON of LE SALON AMSTERDAM' gebruikt. De toevoeging 'hair & skin' kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet als onderdeel van de handelsnaam worden beschouwd. Ook in deze benamingen is de term 'Le Salon', al dan niet in hoofdletters, het meest kenmerkende bestanddeel. Aangenomen kan verder worden dat de aard van de ondernemingen van partijen gelijk is. Zij richten zich beide op het leveren van hoogwaardige haarverzorging en zij leveren soortgelijke diensten van soortgelijke waarde. Hoewel X heeft aangevoerd dat zij ook andere diensten levert en haar zaak zich meer richt op het 'total beauty concept', is aannemelijk dat haar onderneming voor een groot deel ook gericht is op kapperswerkzaamheden. Immers bijna al haar medewerkers zijn kappers zoals uit haar website volgt. Bovendien kan worden aangenomen dat in de zaak van eiser  ook aan visagie wordt gedaan. Aannemelijk is dat partijen zich dan ook van dezelfde klantengroep bedienen. Bovendien bevinden de ondernemingen zich in dezelfde stad op iets meer dan drie kilometer afstand van elkaar. Dit alles maakt dat aannemelijk is dat door het gebruik van de term 'Le Salon' in de handelsnamen van beide ondernemingen sprake is van het in artikel 5 Hnw bedoelde verwarringsgevaar, in die zin dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van partijen te duchten is. De geografische aanduiding 'Amsterdam', het als dan niet gebruik van hoofdletters of de toevoeging 'hair & skin' nemen het gevaar op verwarring ook niet weg. Het is verder ook niet uit te sluiten dat doordat de handelsnaam van eiser lokaal is ingeburgerd er zich ook daadwerkelijk verwarring bij (potentiele) klanten heeft voorgedaan. Uit het voorgaande volgt derhalve dat voldoende aannemelijk is geworden dat X inbreuk maakt op de oudere handelsnaamrechten van eiser doordat haar handelsnamen in een te geringe mate afwijken van de oudere handelsnamen van eiser.

4.7. (...) Ingeval een domeinnaam echter identiek is aan een handelsnaam en het gebruik hiervan vrijwel gelijk opgaat met het gebruik van de handelsnaam, kan het gebruik van deze domeinnaam die gelijk is aan een in verband met verwarringsgevaar verboden handelsnaam in strijd zijn met de maatschappelijke zorgvuldigheid, nu immers met het gebruik van deze domeinnaam verwarring kan optreden. Ook hiervan is in onderhavige zaak sprake met betrekking tot de door X gebruikte domeinnaam 'www.lesalon-amsterdam.nl'. Door het gebruik van deze domeinnaam kan verwarring optreden. Derhalve zal X geboden worden het gebruik van deze domeinnaam te staken.

Extra leestip: 4.8.

Op andere blogs:
DomJur (2013-974)

Vzr. Rechtbank Den Haag 14 juni 2013, KG ZA 13-411 (Systec Designs B.V. tegen gedaagde)
Uitspraak ingezonden door Lars Bakers en Astrid Sixma, BINGH advocaten.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Systec Designs houdt zich bezig met het vervaardigen van meet-, regel-, navigatie-, en controleapparatuur en is rechthebbende op het Benelux woordmerk SYSTEC. Gedaagde houdt zich bezig met het technische ontwerp en advies over productontwikkeling van elektronica en software. Zij heeft een onderneming opgericht onder de naam Systek VOF, zij is tevens houder van de domeinnamen systek.nl en systec.nl. Systec Designs is van mening dat gedaagde inbreuk maakt op haar handelsnaam- en merkenrecht en vordert overdracht van de domeinnamen van gedaagde.

Bij de mondelinge behandeling heeft gedaagde toegezegd de domeinnaam systec.nl aan Systec Designs over te dragen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er verwarringsgevaar bestaat voor wat betreft de handelsnamen van beide partijen, waardoor gedaagde inbreuk maakt op het oudere handelsnaamrecht van Systec Designs. Ten aanzien van het gebruik van de domeinnaam systek.nl oordeelt de voorzieningenrechter dat deze een inbreuk vormt op het merk SYSTEC. Dat gedaagde er belang bij heeft om de domeinnaam systek.nl te kunnen blijven gebruiken zodat oude klanten hem nog op internet kunnen vinden, staat daar niet aan in de weg.

Inbreuk op handelsnaamrecht
4.9.    Gelet op hetgeen is overwogen in r.o. 4.5 tot en met 4.8, is er naar voorlopig oordeel gevaar voor verwarring bij het publiek tussen beide ondernemingen te duchten voor het gebruik van de jongere handelsnaam 'Systek'. [Gedaagde] heeft daarmee inbreuk gemaakt op de oudere handelsnaamrechten van Systec Designs door het gebruik van de handelsnaam 'Systek' zoals die werd gevoerd tot, in ieder geval, medio maart 2013. Het door Systec Designs gevorderde handelsnaamrechtelijke verbod is derhalve toewijsbaar.
 
Inbreuk op merkrecht
4.12.    Nu een verbod van het gebruik van de handelsnaam 'Systek' al toewijsbaar is op grond van het handelsnaamrecht, ziet de voorzieningenrechter niet in welk belang Systec Designs daarnaast nog heeft bij een merkenrechtelijk verbod van datzelfde handelsnaamgebruik. Ten aanzien van het gebruik van de domeinnaam systek.nl overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

4.15.    Naar voorlopig oordeel vormt het gebruik van de domeinnaam systek.nl derhalve een inbreuk op het merk SYSTEC in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Dat [gedaagde] er belang bij heeft om de domeinnaam systek.nl te kunnen blijven gebruiken zodat oude klanten hem nog op internet kunnen vinden, staat daar niet aan in de weg. Artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE bevat immers geen uitzondering op de uitsluitende rechten van de merkhouder op grond van een belangenafweging. Het gevorderde merkenrechtelijke verbod is derhalve toewijsbaar.

Op andere blogs:
DomJur (2013-972)
Emerce (Doorlinken levert merkinbreuk op)

Rechtbank Overijssel 31 mei 2013, LJN CA2274 (Dealerstation B.V. tegen Dealerdirect BV)
Handelsnaamrecht. Domeinnaam. Onrechtmatige daad/verwarring. Geen handelsnaaminbreuk, want geregistreerde domeinnaam van gedaagde is geen handelsnaam. Dealerstation verzorgt en exploiteert een online veilingsite voor auto's en bedrijfswagens. Dealerdirect handelt ook in auto's. Dealerstation heeft in januari 2013 de domeinnaam besteautobod.nl geregistreerd.

Nu gedaagde de door haar geregistreerde domeinnaam niet als handelsnaam gebruikt, staat een geslaagd beroep op artikel 5 Hnw in de weg. Dat gedaagde Dealerdirect feitelijk gebruik maakt van de domeinnaam beste-autobod.nl doordat zij via deze website doorlinkt naar de website ikwilvanmijnautoaf.nl maakt dit niet anders. Dit is immers op zichzelf nog geen gebruik van beste-autobod.nl als handelsnaam. Een beroep op 6:162 BW baat evenmin, de vorderingen worden afgewezen.

4.3 Het meest verstrekkende verweer van Dealerdirect is haar standpunt dat Dealerstation de domeinnaam besteautobod.nl niet tevens als handelsnaam voert. Daarbij is eveneens van belang, aldus Dealerdirect, dat Dealerdirect de door haar geregistreerde domeinnaam

beste-autobod.nl ook niet als handelsnaam voert, zodat zowel aan de zijde van Dealerdirect - als aan de zijde van Dealerstation - geen sprake is van handelsnaamgebruik. Reeds hierom kan geen sprake kan zijn van handelsnaaminbreuk.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de beantwoording van de vraag of Dealerstation de door haar geregistreerde domeinnaam besteautobod.nl als handelsnaam gebruikt in het midden kan blijven, nu reeds de niet, althans onvoldoende, weersproken stelling van Dealerdirect dat zij de domeinnaam beste-autobod.nl niet als handelsnaam gebruikt een geslaagd beroep op artikel 5 Hnw in de weg staat. Het enkele feit dat Dealerdirect feitelijk gebruik maakt van de domeinnaam beste-autobod.nl doordat zij via deze website doorlinkt naar de website ikwilvanmijnautoaf.nl maakt dit niet anders. Dit is immers op zichzelf nog geen gebruik van beste-autobod.nl als handelsnaam.

4.5. (...) Waar het gaat om het profiteren van het onderscheidingsmiddel van een ander mag dit er echter niet toe leiden dat het publiek op onrechtmatige wijze in verwarring wordt gebracht. Dat laatste is hier echter kennelijk niet het geval. Tussen partijen staat weliswaar vast dat de domeinnamen besteautobod.nl en beste-autobod.nl slechts in geringe mate afwijken, nu een koppelteken het enige onderscheid is, maar ook dat beste-autobod.nl slechts gebruikt wordt om door te linken naar de website van Dealerdirect, meer specifiek ikwilvanmijnautoaf.nl. Aannemelijk is ook dat Dealerdirect gebruik maakt van tags en/of labels en/of adwords en/of keywords die overeenkomen met besteautobod.nl, nu ikwilvanjeautoaf.nl tevoorschijn komt in google wanneer besteautobod.nl als zoekopdracht wordt ingegeven.

4.6. Daar houdt echter de vergelijking met besteautobod.nl op. Tussen partijen staat immers ook vast dat ikwilvanjeautoaf.nl een handelsnaam is van Dealerdirect en ook als zodanig op de gelijknamige website wordt gebruikt. Op de website ikwilvanjeautoaf.nl wordt geen enkele verwijzing dan wel vermelding gemaakt naar beste-autobod.nl dan wel besteautobod.nl. De voorzieningenrechter is met Dealerdirect eens dat het relevante publiek bij kennisneming van de inhoud van de website ikwilvanmijnautoaf.nl wel begrijpt dat zij niet op de website besteautobod.nl is beland dan wel daar aan gelieerd is. Dat aldus op deze wijze verwarring, zowel direct als indirect, zou kunnen ontstaan acht de oorzieningenrechter dan ook onaannemelijk.

Op andere blogs:
AMS advocaten (Online veilingsite mag bijna identieke domeinnaam concurrent houden)

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 24 mei 2013, KG ZA 13-102 (Eiser tegen Fysiosupplies B.V.)
Uitspraak ingezonden door Diederik Donk, The Legal Group.

Handelsnaamrecht. Bij tussen partijen gewezen vonnis d.d. 19 maart 2013 heeft de voorzieningenrechter eiser veroordeeld tot het staken van de handelsnaam Fysiosupplies onder last van een dwangsom. Volgens de voorzieningenrechter heeft eiser inbreuk gepleegd op het handelsnaamrecht van FysioSupplies B.V.. Eiser vordert thans schorsing van executie van voormeld vonnis, tot het moment dat in eerste aanleg is beslist.

Volgens de voorzieningenrechter strekt het bestreden dictum niet zover dat eiser gehouden was en is om actief recherche te plegen naar oude vermeldingen op websites van derden die, naar eigen beweging, de inbreukmakende handelsnaam van eiser hebben opgenomen. Eiser heeft derhalve tijdig voldaan aan het bestreden vonnis, waardoor hij geen dwangsommen heeft verbeurd. De voorzieningenrechter wijst de gevorderde voorlopige voorzieningen toe en de onrechtmatige executie van het vonnis van 19 maart 2013 wordt geschorst totdat in een bodemprocedure over de zaak is beslist.

4.5. Het voorgaande in aanmerking genomen brengt een redelijke uitleg van de onder 2.1. aangehaalde veroordeling naar het oordeel van de voorzieningenrechter in dit kort geding mee dat Windhorst het actief gebruik van de handelsnaam 'FysioSupplies' acht dagen na betekening van het desbetreffende vonnis diende te staken en gestaakt te houden. De bewoordingen wijzen slechts op het zelf staken en gestaakt houden van dat gebruik. Anders dan FysioSupplies stelt, brengt een redelijke uitleg van die veroordeling niet mee dat Windhorst ook gehouden was op te treden tegen ieder gebruik van de handelsnaam 'FysioSupplies' door derden, bijvoorbeeld in de vorm van de vermelding op internet van die handelsnaam door derden die daartoe eigener beweging zijn overgegaan. Naar voorlopig oordeel strekt het dictum van het desbetreffende vonnis niet zover dat Windhorst gehouden was en is om actief recherche te plegen naar - zonder zijn toedoen tot stand gekomen - oude vermeldingen op websites van derden die de naam van Windhorst op basis van eigen onderzoek naar leveranciers in een bepaalde branche in hun site hebben opgenomen. In de overwegingen van het desbetreffende vonnis zijn ook geen aanknopingspunten te vinden die op het tegendeel wijzen.

4.7. Ten aanzien van het gebruik door Windhorst van een invallende tekst 'All4Fysiobraces en andere fysiosupplies kopen' overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Windhorst is bij het meerbedoeld vonnis in het licht van het bepaalde in artikel 5 Hnw veroordeeld tot het staken en gestaakt houden van de handelsnaam 'FysioSupplies'. In dit verband kan het gebruik van fysiosupplies als beschrijvende term (bijvoorbeeld in de aangehaalde zin 'braces en andere fysiosupplies') voor de producten die Windhorst verkoopt, hem niet worden tegengeworpen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter valt dat gebruik niet onder de veroordeling in het vonnis. Immers, dat gebruik is niet aan te merken als gebruik als handelsnaam, zodat dat reeds daarom niet valt onder de bescherming die artikel 5 Hnw biedt. Weliswaar vermeldt het dictum van het vonnis 'ieder gebruik', doch dat moet vanzelfsprekend worden bezien in het licht van de bescherming die artikel 5 Hnw biedt.

4.8. Gelet op het voorgaande en nu enig ander actief gebruik van de vermelding 'FysioSupplies' na de in het vonnis genoemde termijn niet is gebleken, wordt voorshands aangenomen dat Windhorst tijdig heeft voldaan aan het vonnis d.d. 19 maart 2013 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Nederland, zittingsplaats Arnhem (nr. C/05/238883/KG ZA 13-40) en dat Windhorst - naar voorlopig oordeel - geen dwangsommen heeft verbeurd.
Er bestaat dan ook alle aanleiding om de tenuitvoerlegging te schorsen totdat in de bodemprocedure zal zijn beslist.
De vordering wordt dan ook toegewezen.

Vzr. Rechtbank Den Haag 21 mei 2013, KG ZA 13-395 (Wolfrat Boten B.V. tegen Rederij WK B.V.)
Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Rederij WK is na een aantal overdrachten het rondvaartbedrijf gaan exploiteren onder de handelsnaam 'Rederij Wolfrat'. Wolfrat WK is houdster van twee domeinnamen: redererijwolfrat.nl en wolfratrondvaarten.nl. Wolfrat Boten is houdster van Beneluxwoordmerk WOLFRAT en de domeinnaam rederij-wolfrat.nl. In 2010 is onenigheid tussen partijen ontstaan. Wolfrat Boten vordert thans een verbod op het gebruik van de handelsnamen 'Wolfrat' en 'Rederij Wolfrat' en de domeinnamen 'rederijwolfrat.nl' en 'wolfratrondvaarten.nl'. Rederij WK vordert op haar beurt overdracht van de handelsnaam 'Rederij Wolfrat', alsmede verbod op gebruik van die handelsnaam en de domeinnamen van Wolfrat Boten.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat Rederij WK inbreuk heeft gemaakt op het handelsnaamrecht en het merkrecht van Wolfrat Boten. Voldoende aannemelijk is dat er sprake is van verwarringsgevaar, wat volgt uit het nauwe verband tussen de activiteiten van de ondernemingen en de samenwerking tussen partijen in de afgelopen jaren. Het verweer van Rederij WK dat een mondeling overeengekomen licentie nog altijd van kracht is, moet naar voorlopig oordeel worden verworpen. Rederij WK kan redelijkerwijs niet verwachten dat de licentie zou doorlopen als de beoogde plannen niet zouden doorgaan, laat staan dat deze ook zou gelden voor gebruik ten behoeve van een concurrerende onderneming. Overdracht en verbod op het gebruik van de handelsnaam 'Rederij Wolfrat' en de domeinnamen zijn toewijsbaar. De vorderingen in reconventie worden afgewezen.

4.2. Naar voorlopig oordeel heeft Rederij WK inbreuk gemaakt op het handelsnaamrecht en het merkrecht van Wolfrat boten. Als niet, althans onvoldoende bestreden, staat vast dat Wolfrat Boten de rechthebbende is op de handelsnaam 'Wolfrat' en het Beneluxwoordmerk WOLFRAT en dat het gebruik van de handelsnaam 'Rederij Wolfrat' en de domeinnamen rederijwolfrat.nl en wolfratrondvaarten.nl onder de beschermingsomvang van die rechten valt. Voor het geval dat Rederij WK de handelsnaaminbreuk heeft willen betwisten met haar opmerking dat Wolfrat Boten de afgelopen jaren geen rondvaarten heeft georganiseerd onder de handelsnamen 'Wolfrat' en 'Rederij Wolfrat', wordt dat verweer verworpen. Vast staat dat Wolfrat Boten de afgelopen jaren in ieder geval rondvaartboten heeft verhuurt onder de naam 'Wolfrat Boten'. Omdat het element 'Wolfrat' het meest onderscheidende element is van zowel die handelsnaam als van de door Rederij WK gebruikte handelsnaam van Wolfrat Boten in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet. Dat door gebruik van die handelsnaam het publiek zou kunnen menen dat Rederij WK gelieerd is aan Wolfrat Boten en dus sprake is van verwarringsgevaar in de zin van die bepaling is voorshands voldoende aannemelijk. Dit volgt naar voorlopig oordeel uit het nauwe verband tussen de activiteiten van de ondernemingen (verhuur van boten van rondvaarten op onder meer de Loosdrechtse plassen, respectievelijk de organisatie van rondvaarten op onder meer de Loosdrechtse plassen) en de samenwerking tussen partijen in de afgelopen jaren.

4.3. Het verweer van Rederij WK dat de tussen partijen mondeling overeengekomen licentie nog altijd van kracht is, moet naar voorlopig oordeel worden verworpen. (...) Daarvan uitgaande kon Rederij WK naar voorlopig oordeel redelijkerwijs niet verwachten dat de licentie zou doorlopen als de bedoelde plannen niet zouden doorgaan, laat staan dat de licentie ook zou gelden voor gebruik ten behoeve van een concurrerend rondvaartbedrijf in Maarsen. (...)

4.14. Rederij WK heeft erop gewezen dat het voor haar ondoenlijk is om iedere verwijzing naar Rederij Wolfrat van internet te laten verwijderen omdat sommige websites - buiten Rederij WK om - gegevens van andere websites kopiëren. Dat heeft Wolfrat Boten niet bestreden. Ter voorkoming van executiegeschillen zal daarom worden bepaald dat Rederij WK geen dwangsommen verbeurt met betrekking tot verwijzingen op internet als zij die laat verwijderen binnen vijf dagen nadat zij door Wolfrat Boten schriftelijk is gewezen op de betreffende verwijzing.

Ex parte beschikking Vzr. Rechtbank Utrecht 18 mei 2009 (Opsis B.V. tegen Gerekwesteerde)
Beschikking ingezonden door Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten.

Voor een samenhangend geheel, zie ook IEF 12655.
Als randvermelding: Handelsnaamrecht. Auteursrecht. Domeinnaam. Opsis, een oogartskliniek, dreigt haar enige operationele internetdomein kwijt te raken aan gerekwesteerde als ex-werkneemster omdat zij het domein Oogartsenpraktijk.nl op haar eigen naam heeft aangevraagd in plaats van op naam van haar werkgever. Nu dreigt het domein naar een andere host te worden gezet, waardoor het voor Opsis onmogelijk wordt haar bedrijf te voeren. Opsis verzoekt een aanzegging van beslag en aanzegging hiervan bij SIDN. De voorzieningenrechter wijst het ex parte bevel toe, met uitzondering van het verzochte onder 3 (conservatoir derdenbeslag).

Ex parte beschikking Rechtbank Arnhem 20 december 2012 (Il Mito Modegroep B.V. tegen Basic Wear B.V.);    beschikking Rechtbank Almelo 20 december 2012 (Il Mito Modegroep B.V. tegen Moda Italia) ;   beschikking Rechtbank Arnhem 18 december 2012 (Il Mito Modegroep B.V. tegen Rigans B.V.)
Beschikkingen ingezonden door Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten.

Samenvatting uit het verzoekschrift: Ex parte bevel. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Modelrecht. Auteursrecht. Gerekwesteerden maken inbreuk op de handelsnaamrechten, merkrechten en ongeregistreerde gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten van Il Mito op kledingstukken. Il Mito heeft bij beslag een ex parte bevel tot staking van de inbreuk verzocht. Daarnaast heeft zij belang bij de bewijsbescherming en verzoeken zij om inzage/afschrift van bepaalde bescheiden ex art. 843a Rv. jo 1019b jo 1019c RV, beschrijving en monsterneming van de inbreukmakende kledingstukken ex art. 1019b jo 1019d Rv. en conservatoir derdenbeslag op banktegoed van gerekwesteerden. Na sommatie hebben gerekwesteerden de beweerde inbreuk ontkend, maar laten zij de goederen in opslag en zullen zij niet overgaan tot verkoop. Il Mito weet niet of dit zo blijft en om welke hoeveelheden het gaat. Zij vreest verduistering en/of vernietiging zodat hun bewijspositie wordt uitgehold. De voorzieningenrechter wijst de ex parte-verzoeken toe.

Gerecht EU 7 mei 2013, zaak T-579/10 (macros consult/OHMI - MIP Metro (makro))
Gemeenschapsmerk. Handelsnaamrecht. Beroep ingesteld door de houder van de handelsnaam „macros Consult GmbH” strekkende tot vernietiging van beslissing R 339/20094 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 oktober 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende afwijzing van de door verzoekster ingestelde vordering tot nietigverklaring van het beeldmerk dat het woordelement „makro” bevat, voor waren en diensten van de klassen 1 tot en met 42. Het beroep wordt verworpen, de loutere aanvraag tot woordmerkregistratie is onvoldoende om gebruik van de handelsnaam ex § 5 Duitse Markengesetz te bewijzen. Ook een briefwisseling volstaat niet ten bewijze van duurzaam gebruik van de firmanaam. Er is geen fout gemaakt bij de toepassing van Duits recht.

85 Met haar vaststelling dat een loutere aanvraag tot inschrijving van een woordmerk, ingediend bij het Deutsches Patent‑ und Markenamt, niet volstond ten bewijze van het gebruik van de firmanaam macros consult GmbH in het economisch verkeer, heeft de kamer van beroep geen beoordelingsfout gemaakt bij de toepassing van het Duitse recht zoals zij de strekking daarvan heeft omschreven.

86 Zoals de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, vooronderstelt noch impliceert de aanvraag tot inschrijving van een merk immers dat gebruik wordt gemaakt van het merk, en staat vast dat verzoekster de inschrijvingsprocedure niet heeft voortgezet. Aangezien de kamer van beroep van oordeel was dat de in § 5 Markengesetz gestelde voorwaarde van het gebruik in het economisch verkeer een zekere mate van werkzaamheid en een voldoende duurzaam karakter diende te hebben (punten 23 en 25 van de bestreden beslissing), kon zij daaruit op goede gronden afleiden dat een loutere briefwisseling als zodanig niet volstond ten bewijze van het duurzaam gebruik van verzoeksters firmanaam in het economische verkeer.

87 Verzoekster heeft geen enkel ontvankelijk bewijselement aangevoerd waaruit het tegendeel blijkt. Bijgevolg is zij niet geslaagd in het bewijs dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing ten onrechte van oordeel was dat zij niet het bestaan had aangetoond van een ouder recht dat de grondslag kon bieden voor een vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009.

Op andere blogs:
IPKat (Case T‑579/10, a list of dos and don'ts for trade mark litigation in the EU)

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 2 mei 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:5911, zaaknr. C/15/201731 / KG ZA 13-144 (Landelijke vereniging van Wereldwinkels tegen stichting Wereldwinkels Nederland)
Uitspraak ingezonden door Paul Mazel, Trip Advocaten & Notarissen.
Collectieve actie (3:305a BW). Geen inbreuk handelsnaamrecht. Misleidende mededeling in combinatie met landkaart over inwisselbaarheid cadeaubon.

De Vereniging is opgericht in 1972 en voert de handelsnamen wereldwinkel en wereldwinkels, in haar Formulehandboek staat "de naam Wereldwinkel is generiek (...en...) kan niet worden gedeponeerd en juridisch beschermd. Elke winkel kan zich dus Wereldwinkel noemen. Het onderscheid zit dan in de huisstijl waarvan het logo dus wel is gedeponeerd.". De Stichting is opgericht in 2012 en gebruikt dezelfde handelsnamen, zij heeft via haar website en via brieven (aan ook leden van de vereniging) opgeroepen tot aansluiting bij haar stichting.

De voorzieningenrechter concludeert dat de aanduiding 'wereldwinkel' een algemeen gebruikte en generieke term is voor winkels die handelen in fair trade producten en als zodanig inmiddels tot het publieke domein is gaan behoren. Dat brengt mee dat het anderen vrij moet staan deze aanduidingen in hun handelsnaam te gebruiken, zodat de vereniging geen exclusief recht kan claimen op het gebruik daarvan. Het is, mede vanwege het gebruik van een andere huisstijl en logo, niet aannemelijk gemaakt dat de brief tot verwarring heeft geleid.

De Stichting wordt bevolen om de misleidende mededelingen in combinatie met de landkaart en een lijst van alle wereldwinkels in Nederland en per provincie van haar website te verwijderen. Het gaat hierbij om de mededeling over de inwisselbaarheid van cadeaubonnen bij deze wereldwinkels.

4.6. In het formulehandboek dat de Vereniging aan haar leden zendt, is over het gebruik van de naam ‘wereldwinkel’ door niet-leden vermeld dat elke winkel zich wereldwinkel kan noemen, omdat de naam ‘wereldwinkel’ generiek van karakter is. Dat deze passage een misvertand is, zoals de Vereniging ter zitting heeft betoogd, acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk. Veeleer is aannemelijk dat ook ten tijde van de opstelling van dit handboek al sprake was van gebruik van de aanduiding wereldwinkel als generieke aanduiding, en dat de Vereniging het met haar ideële doelstellingen vond stroken om daarbij aan te sluiten. Van belang is ook dat de Vereniging nooit is opgetreden tegen het gebruik van de aanduiding ‘wereldwinkel’ door de zoëven genoemde ongebonden wereldwinkels.
De Vereniging heeft in dat verband ook benadrukt dat dit kort geding zich uitsluitend richt tot de Stichting en niet mede tot de bij haar aangesloten winkeliers.
Bijkomend argument is tenslotte nog dat het woord ‘wereldwinkel’ in de Van Dale is opgenomen met als omschrijving “verkooppunt van producten uit ontwikkelingslanden” en dat in de ons omringende landen voor die verkooppunten vergelijkbare termen als ‘weltladen’, ‘worldshop’ en ‘magasins du monde’ worden gebruikt.
4.7.
Concluderend acht de voorzieningenrechter aannemelijk dat de aanduiding ‘wereldwinkel’ een algemeen gebruikte en generieke term is voor winkels die handelen in fair trade producten en als zodanig inmiddels tot het publieke domein is gaan behoren. Dat brengt mee dat het anderen vrij moet staan deze aanduidingen in hun handelsnaam te gebruiken, zodat de Vereniging geen exclusief recht kan claimen op het gebruik daarvan. Dat exclusieve recht kan temeer niet worden geclaimd in een situatie waarin de winkeliers die zich bij de Stichting hebben aangesloten zelf de aanduiding wereldwinkel rechtmatig als (onderdeel van hun) handelsnaam gebruiken. Het ligt immers voor de hand dat een associatie van deze wereldwinkels in haar (handels)naam tot uitdrukking wil brengen dat zij een associatie van wereldwinkels is.

Onrechtmatige publicatie
4.10.
Hetgeen hiervoor is overwogen omtrent het rechtmatige gebruik van de aanduidingen ‘wereldwinkel’ en ‘wereldwinkels’ als handelsnaam door de Stichting brengt reeds mee dat voorshands niet aannemelijk is geworden dat de brief die de Stichting aan de leden van de Vereniging heeft gestuurd en op haar website heeft geplaatst onrechtmatig is. Dit geldt te meer nu de Stichting in haar brief een geheel andere huisstijl en logo heeft gebruikt dan de Vereniging hanteert en niet aannemelijk is geworden dat juist het gebruik van de aanduidingen ‘wereldwinkel’ en ‘wereldwinkels’ in de brief tot verwarring heeft geleid. De vordering van de Vereniging tot rectificatie van de brief van de Stichting zal dan ook worden afgewezen.

Misleidende mededelingen
4.14. De Stichting heeft betwist dat sprake is van misleidende mededelingen. Zij stelt dat tussen partijen afspraken zijn gemaakt over het over en weer inwisselen van cadeaubonnen. De Vereniging betwist echter dat dergelijke afspraken zijn gemaakt en nu deze afspraken door de Stichting niet nader zijn onderbouwd, is voorshands niet aannemelijk geworden dat het mogelijk is door (wereldwinkels die zijn aangesloten bij) de Stichting uitgegeven cadeaubonnen in te wisselen bij leden van de Vereniging. Gelet op het vorenstaande zijn de op de website geplaatste teksten “De cadeaubon van Wereldwinkels Nederland kun je gebruiken bij je aankopen in de wereldwinkel”en “De bon is gegarandeerd en inwisselbaar bij de wereldwinkel, kijk onder het kopje 'Wereldwinkels' voor een winkel bij jou in de buurt”5in combinatie met de landkaart met alle wereldwinkels in Nederland6 en de lijst met alle wereldwinkels per provincie7 naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter eveneens misleidend als bedoeld in artikel 6:194 BW. De Stichting dient van alle winkels die zij op haar site vermeldt na te gaan hoe die omgaan met de door haar uitgegeven cadeaubonnen en haar informatie dienovereenkomstig aan te passen.

Lees de uitspraak hier Zaaknr. C/15/201731 / KG ZA 13-144, ECLI:NL:RBNHO:2013:5911 (pdf)

Rechtbank Amsterdam 24 april 2013, zaaknr. C/13/517711 / HA ZA 12-633, LJN CA3178 (Vliegtickets.nl tegen E-Pepper Digital Media B.V.)
Uitspraak ingezonden door Gijsbert Brunt, Wenckebach Bax Brunt.

Merkenrecht. Inburgering. Handelsnaamrecht. Afwijzing vordering, beslag op domeinnaam opgeheven. Vliegtickets.nl is houdster van deze domeinnaam en merkinschrijvingen. E-Pepper is houdster van de domeinnaam vliegticket.nl, een zogeheten portal website waarop reisaanbieders tegen betaling hyperlinks kunnen laten plaatsen. De Geschillenbeslechter heeft in de WIPO-procedure de vordering afgewezen vanwege onvoldoende bewijs dat E-Pepper geen recht of een legitiem belang heeft [IEF 10443, DNL2011-0055].

Het teken "vliegtickets(.nl)" is beschrijvend en de toevoeging van het niet onderscheidende element ".nl" verleent geen onderscheidend vermogen. Inburgering in Nederland is voldoende, nu de rechtbank het van belang acht dat door het onderdeel ".nl" en de gelijkluidende domeinnaam van nature richt op de Nederlandse consumentenmarkt. Het relevante publiek beperkt zich geografisch tot Nederland, zodat inburgering van het merk in Nederland volstaat. Het ontbreken van een deugdelijk marktonderzoek naar het percentage van het publiek dat de diensten herkent, staat niet in de weg dat het woordmerk herkend kan worden door het in aanmerking komende publiek.

De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van verwarringsgevaar nu een internetgebruiker bij het bezoeken van Vliegticket.nl dat hij op een portal website is beland met hyperlinks naar online reisorganisaties en niet op de website van Vliegtickets.nl bij wie op de site zelf vliegreizen kunnen worden geboekt. Er is geen sprake van inbreuk 2.20 BVIE lid 1 onder b, noch onder c noch onder d.

E-Pepper heeft onder de naam vliegticket.nl niet op commerciële wijze deelgenomen aan het handelsverkeer. Daarom is er geen inbreuk op de handelsnaamrechten van Vliegtickets.nl. De vorderingen van Vliegtickets.nl worden afgewezen en in reconventie wordt bevolen het door vliegtickets.nl gelegde beslag op de domeinnaam op te heffen.

4.8. E-Pepper stelt dat inburgering van het teken "vliegtickets.nl" voor het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux moet worden aangetoond, dus ook voor de Nederlandstalige gedeelten van België. De rechtbank volgt E-Pepper daarin niet. In het algemeen geldt voor inburgering, dat het merk in een aanmerkelijk deel van de Beneluxlanden onderscheidend vermogen moet hebben verkregen. voor de bepaling van het relevante publiek, acht de rechtbank in het onderhavige geval van belang dat de aanduiding "vliegtickets.nl" zich, door het onderdeel ".nl" en de gelijkluidende domeinnaam van nature richt op de Nederlandse consumentenmarkt. Het relevante publiek voor de diensten die Vliegtickets.nl onder het merk aanbiedt is geografisch dan ook beperkt tot Nederland, zodat inburgering van het merk in NEderland volstaat. De rechtbank verwijst in dit verband naar het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 20 september 2011 (LJN: BT1971). Het feit dat de website van Vliegtickets.nl wereldwijd toegankelijk is, zoals E-Pepper heeft aangevoerd, vloeit voort uit het mondiale karakter van het internet en zegt niets over het publiek waarop de website zich richt.

Overige suggesties: overweging 4.24 t/m 4.26, 4.32 t/m 4.34.

Lees de uitspraak HA ZA 12-633 (LJN CA3178/ pdf )