Handelsnaamrecht  

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 17 november 2010, KG ZA 10-891, DIGI-D tegen De Staat der Nederlanden c.s.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Wellicht nootwaardig vonnis. Eiser Digi-D (reclame, ontwerp- en webdiensten) maakt bezwaar tegen het gebruik door de Staat van de aanduidingen DigiD en Digi-d. Vorderingen afgewezen. Geen gebruik als handelsnaam door de Staat. Geen merkgebruik, nu de Staat de tekens ‘DigiD’ niet gebruikt “in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd.” Daadwerkelijke verwarring is onvoldoende om onrechtmatig handelen aan te nemen, "ook dan zal pas sprake zijn van onrechtmatig handelen als er bijkomende omstandigheden zijn die het veroorzaken van de verwarring verwijtbaar maken."

Handelsnaam: 4.3 (…) Van het drijven van een onderneming is alleen dan sprake indien het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwezig is (vergelijk H.R. 24-12-1976, LJN: AC5861). Het DigiD-systeem van de Staat is niet gericht op het behalen van materieel voordeel. Het gebruik van ‘DigiD’ is daarmee niet aan te merken als het gebruik van een handelsnaam.

4.4 [X]heeft met verwijzing naar onder meer H.R. 20 november 2009 (LJN BJ9431, Euro- Tyre / Eurotyre) aangevoerd dat de Staat voorts onrechtmatig handelt door een merknaam te gebruik die verwarring wekt met zijn oudere handelsnaam.

Merkgebruik: 4.5 Ook in dit verband wijst de Staat er terecht op dat hij het teken ‘DigiD’ weliswaar heeft doen inschrijven als merk maar dat geen sprake is van merkgebruik omdat hij het teken niet gebruikt om afzet te vinden voor waren of diensten in het economisch verkeer. Uit het arrest HvJEG 12 november 2002, zaak C-206/01 (LJN AK3864, Arsenal – Reed, r.o. 40) en HvJEG 25 januari 2007, zaak C-48/05 (LJN BA3332, Opel – Autec, r.o. 18) volgt dat slechts sprake is van merkgebruik indien de tekens ‘DigiD’ worden gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd. Naar voorlopig oordeel is daarvan geen sprake wanneer, zoals in het onderhavige geval, het teken in het kader van het uitvoeren van een overheidstaak wordt gebruikt ter aanduiding van een authenticatiesysteem waarmee burgers zich in hun communicatie met de overheid kunnen identificeren. Verwarring moet verwijtbaar zijn, alleen verwarring is onvoldoende grond voor onrechtmatigheid. Niet is gebleken dat het aanbod  van De Staat van €100.000,- ‘ter vergoeding voor maatregelen die een einde moeten maken aan de bestaande verwarring’ onvoldoende is.

Onrechtmatig handelen: 4.6 [X]stelt zich tot slot op het standpunt dat het verwarringwekkend gebruik van het teken ‘DigiD’ als jegens hem onrechtmatig moet worden aangemerkt, ook al is dat gebruik niet op te vatten als handelsnaam- of merkgebruik. Partijen zijn het erover eens dat uitsluitend de omstandigheid dat het teken verwarring kan veroorzaken het handelen van de Staat nog niet onrechtmatig maakt. Volgens [X] is echter sprake van bijkomende omstandigheden die tezamen het handelen onrechtmatig maken. In dit verband heeft hij er op gewezen dat er niet slechts gevaar voor verwarring bestaat, maar dat daadwerkelijk verwarring optreedt en dat de Staat in een aantal gevallen nog verder bijdraagt aan de verwarring door in publicaties de tekens ‘Digi-D’ te gebruiken in plaats van ‘DigiD’. Ook wijst hij in dit verband op verwatering van zijn handelsnaam door het gebruik van de tekens door de Staat.

4.7 Voor het onrechtmatig karakter van het handelen van de Staat wordt niet relevant geoordeeld dat niet slechts gevaar voor verwarring ontstaat, maar dat daadwerkelijk verwarring optreedt. Ook dan zal pas sprake zijn van onrechtmatig handelen als er bijkomende omstandigheden zijn die het veroorzaken van de verwarring verwijtbaar maken. Nu niet anders is gesteld is verder aan te nemen dat de vermelding ‘Digi-D’ in plaats van ‘Digid’ in sommige ambtelijke stukken bij vergissing plaatsvindt. Niet weersproken is dat de Staat na overleg met [X] maatregelen heeft genomen om de verwarring bij het publiek tegen te gaan en dat hij [X] een bedrag van € 100.000 heeft aangeboden als vergoeding voor maatregelen van [X] die een einde moeten maken aan de bestaande verwarring. [X] meent dat dit bedrag onvoldoende is, maar daarvan blijkt in deze procedure niet.

4.8 Voorshands worden gezien het voorgaande de door [X] gestelde bijkomende omstandigheden onvoldoende geoordeeld om aan te nemen dat sprake is van onrechtmatig handelen van de Staat. De vorderingen dienen te worden afgewezen met veroordeling van [X] in de proceskosten. (…)

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 13 oktober 2010,  LJN: BO1296, Ortho King Europe B.V. en [C] c.s. tegen [Y] & Voxel Works S.L.

Auteursrecht. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Stukgelopen samenwerking. m.b.t. software m.b.t. orthopedische producten. Geschil in hoofdzaak betreft de gestelde inbreuk op diverse ie-rechten, dit vonnis in incident ziet op de internationale bevoegdheid. De rechtbank dient per (onderdeel van elke) afzonderlijke vordering van eiseres te onderzoeken of zij bevoegd is van (dat onderdeel van) die vordering kennis te nemen.  De rechtbank verklaart zich grotendeels onbevoegd. Aanhouding i.v.m. onduidelijkheid over soort merk (BX of CTM).

5.10.  Voor zover de vordering is gebaseerd op het merkrecht op “Ortho King”geldt het volgende. Onduidelijk is of Ortho King c.s. zich baseren op een voor de Benelux gedeponeerd merk dan wel op een Gemeenschapsmerk. Voor zover het een Benelux-merk betreft is de rechtbank niet bevoegd gelet op het volgende. Ingevolge artikel 4.6. Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken, behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst, bepaald door de woonplaats van de gedaagde, of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Gelet op het feit dat de vordering bestaat uit een zich onthouden van economisch gebruik (naar de rechtbank aanneemt: in de gehele EU) kan evenmin als met betrekking tot het non-concurrentiebeding een plaats van uitvoering worden bepaald, aangezien die verbintenis wordt gekarakteriseerd door een veelvoud van plaatsen waar zij is of moe(s)t worden uitgevoerd. Ortho King c.s. stellen dat omtrent de vervolgsamenwerking verschillende gesprekken zijn gevoerd in Nederland en Spanje, zodat niet valt vast te stellen waar de in het geding zijnde verbintenis is ontstaan. Derhalve kan de bevoegdheid met betrekking tot het door Ortho King c.s. gestelde merkrecht enkel worden bepaald door de woonplaats van gedaagde.

Voor zover de vordering is gebaseerd op een Gemeenschapsmerk is niet deze rechtbank, maar de rechtbank te ’s-Gravenhage bevoegd. Immers betreft het in dat geval een vordering terzake een vermeende inbreuk als bedoeld in artikel 92 van de verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (de Gemeenschapsmerkverordening). In artikel 3 van de uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk voor vorderingen als bedoeld in artikel 92 van de Gemeenschapsmerkverordening is de rechtbank ’s-Gravenhage aangewezen als uitsluitend bevoegde rechter in Nederland.

Voor zover de vordering is gebaseerd op de (Nederlandse) Handelsnaamwet geldt het volgende. De Handelsnaamwet kent geen bijzondere bevoegdheidsbepaling. Derhalve geldt de hoofdregel dat de gedaagde dient te worden opgeroepen voor de rechter van zijn woonplaats. Een en ander betekent dat de rechtbank ook ten aanzien van dit onderdeel van het onder 2. gevorderde niet bevoegd is daarvan kennis te nemen.

Het onder 3. gevorderde gebod iedere inbreuk op het auteursrecht van Ortho King c.s. op het fotomateriaal te staken.

5.11.  De (Nederlandse) Auteurswet is van toepassing op alle auteursrechtelijke werken die voor de eerste maal of binnen dertig dagen na de eerste uitgave in een ander land zijn uitgegeven in Nederland, alsmede op alle zodanige werken waarvan de maker Nederlander is. Ortho King c.s. stellen dat het gewraakte fotomateriaal is gemaakt door [C], zodat de Auteurswet op de vordering van toepassing is. De Auteurswet kent geen bijzondere bevoegdheidsbepaling met betrekking tot auteursrechtinbreuk. Dat betekent dat de hoofdregel van artikel 2 lid 1 EEX-Vo van toepassing is, zodat de rechtbank niet bevoegd is om van deze vordering kennis te nemen.

Conclusie

5.12.  De conclusie is dat deze rechtbank slechts bevoegd is kennis te nemen van de vordering tot verklaring voor recht dat [Y] c.s. onrechtmatig hebben gehandeld en van de vordering tot overdracht van stukken en dat de rechtbank onbevoegd is om van de overige vorderingen kennis te nemen.

5.13.  De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen opdat Ortho King c.s. zich uitlaten omtrent de vraag of Ortho King c.s. zich baseren op een voor de Benelux gedeponeerd merk dan wel op een Gemeenschapsmerk en (in het laatste geval) of zij wensen dat de vordering terzake het Gemeenschapsmerk wordt verwezen naar de rechtbank te ’s-Gravenhage. Tevens dienen Ortho King c.s. zich uit te laten omtrent de vraag of zij de vorderingen waarvan deze rechtbank kennis kan nemen door deze rechtbank behandeld willen zien dan wel of zij ervoor kiezen alle vorderingen in te trekken teneinde deze aan de Spaanse rechter voor te leggen.

Lees het vonnis hier. 

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 12 oktober 2010, KG ZA 10-1669 WT/JS, City Spa tegen De Zwaluwhoeve (met dank aan Maartje Hülsenbeck, Blenheim).

Handelsnaamrecht. City Spa tegen CitySpa. Eiseres, de in het Amsterdamse Okura hotel gevestigde schoonheidssalon City Spa, maakt bezwaar tegen de opening van een (nabijgelegen) welnesscenter met de naam CitySpa. Vorderingen toegewezen. Verwarringsgevaar en verbod, maar: “een dergelijke woordcombinatie, wanneer deze gangbaar is geworden, [mag] niet door middel van het gebruik als handelsnaam worden gemonopoliseerd. (…) D. kan dus het gebruik van de term City Spa (op deze of andere wijze geschreven) niet geheel verbieden. (…) leidt het vorenstaande tot de conclusie dat het De Zwaluwhoeve zal worden verboden om de naam CitySpa of CitySpa Amsterdam te gebruiken, tenzij zij deze aanduiding voorziet van een toevoeging met voldoende onderscheidend vermogen.

4.6. Anders dan De Zwaluwhoeve stelt moet worden aangenomen dat de onderneming van D. een zekere naamsbekendheid bij het publiek geniet (…) wordt geoordeeld dat D. en De Zwaluwhoeve kennelijk, althans gedeeltelijk dezelfde doelgroep bedienen met een in ieder geval overlappend aanbod van diensten. Daarbij in aanmerking genomen dat beide ondernemingen in Amsterdam (op relatief korte afstand van elkaar) zijn gevestigd, moet worden geconcludeerd dat verwarringsgevaar aanwezig is.

4.7. Aan de andere kant wordt geoordeeld dat, zoals De Zwaluwhoeve aannemelijk heeft gemaakt, de term cityspa inmiddels aanmerkelijk aan bekendheid heeft gewonnen bij het publiek. Ook een woordcombinatie als de onderhavige, die bestaat uit woorden die oorspronkelijk niet tot de Nederlandse taal behoren, kan zodanig aan bekendheid winnen dat de onderscheidende kracht daarvan in belangrijke mate vermindert. Onbetwist is dat een dergelijke woordcombinatie, wanneer deze gangbaar is geworden, niet door middel van het gebruik als handelsnaam mag worden gemonopoliseerd. Andere ondernemingen kunnen de ingeburgerde woordcombinatie dan eveneens ter aanduiding van hun onderneming gebruiken. D. kan dus het gebruik van de term City Spa (op deze of andere wijze geschreven) niet geheel verbieden. De handelsnamen mogen echter, in hun geheel beschouwd, niet een zodanig grote gelijkenis vertonen dat bij het normaal oplettende, relevante publiek verwarring is te duchten.

4.8. In het onderhavige geval heeft De Zwaluwhoeve, voor de naam van haar onderneming aan de Sarhatistraat. het woord Amsterdam aan de naam CitySpa toegevoegd. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter verkrijgt de handelsnaam van De Zwaluwhoeve door deze toevoeging onvoldoende onderscheidende kracht in relatie tot de handelsnaam City Spa van de onderneming van D. Deze toevoeging geeft de onderneming van De Zwaluwhoeve immers louter en alleen nadere geografische bepaaldheid, die evenwel in dit geval allerminst onderscheidend is, nu de onderneming van D. eveneens in Amsterdam is gevestigd. De door De Zwaluwhoeve beoogde handelsnaam wekt daarentegen wel de indruk dat de onderneming van De Zwaluwhoeve de enige, eerste of belangrijkste cityspa van Amsterdam is.

4.9. Ten aanzien van het onder l, 2 en 4 gevorderde leidt het vorenstaande tot de conclusie dat het De Zwaluwhoeve zal worden verboden om de naam CitySpa of CitySpa Amsterdam te gebruiken, tenzij zij deze aanduiding voorziet van een toevoeging met voldoende onderscheidend vermogen. Opgemerkt wordt dat in dit verbod het onder 4 gevorderde reeds ligt besloten. Voor een verdergaand verbod is voorshands geen plaats. Het ware aan te bevelen indien partijen, met het in dit vonnis vervatte (voorlopig) oordeel als uitgangspunt en teneinde executiegeschillen te voorkomen, alsnog trachten tot een (al dan niet voorlopige) wederzijds acceptabele oplossing van dit geschil te komen.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 september 2010, zaaknr. 200.003.254, Hinrichs GmbH & & Siladent /B&S  tegen Siladent Nederland B.V. en A. (met dank aan Josine van den Berg, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Tandheelkundige preparaten. Stukgelopen samenwerking. Tussenarrest. Duitse merkhouder stelt dat de voormalige Nederlandse distributeur inbreuk maakt op het merk Siladent door voortgezet gebruik van merk en handelsnaam.

Voldoende onderscheidend vermogen woordmerk ‘Siladent’. Gebruik ‘Siladent’ door eiser op producten naast een andere productnaam is gebruik ter onderscheiding en als herkomstaanduiding. Merkinbreuk aangenomen, ook door gebruik van handelsnamen waarin element ‘Siladent’ voorkomt. Vorderingen tegen gedaagde sub 3, de directeur van gedaagden sub 1 en 2, eveneens toewijsbaar: “onvoldoende betwist dat de grote kans bestaat dat hij weer een ander bedrijf opricht met een naam waarin ook het element ‘Siladent voorkomt.”

Eiser sub 2, kan zijn licentie niet aan gedaagden tegenwerpen, nu de licentie niet is ingeschreven en “dat Siladent /B&S die vorderingen zou instellen krachtens volmacht van de merkgerechtigde ligt niet voor de hand, nu deze zelf [als eiser sub 1-IEF] in rechte optreedt.” Geen gebruik van de handelsnaam Siladent door eisers: “Handelsnaamgebruik door Siladent Nederland, hoezeer ook geschiedt met instemming van Siladent Duitsland, wordt niet als handelsnaamgebruik hier te lande aan Siladent Duitsland toegerekend.” Overdracht domeinnaam op grond van 6:103 BW. Geen rechtsverwerking na beëindiging samenwerking: “Het is heel goed voorstelbaar dat HSBS geen goede gronden zag om op te treden, zolang Siladent Nederland uitsluitend producten die zij van Siladent Duitsland betrok onder de naam “Siladent” op de markt bracht”

Gedaagden stellen op grond van nadere schriftelijke afspraken met eisers, en dus met geldige reden, voor onbepaalde  tijd gebruik te kunnen mogen maken van het merk. De echtheid van deze documenten wordt echter betwist en het hof stelt gedaagde in de gelegenheid de authenticiteit te bewijzen en houdt de zaak aan. 

Lees het arrest hier.
 

Gerechtshof Amsterdam, 21 september 2010, LJN: BN8149, Appellant tegen Geïntimeerde (geëxpireerde domeinnaam)

Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Geen feitenrelaas in het arrest, maar de casus betreft de registratie door een derde van een (per abuis) niet door appellant verlengde domeinnaamregistratie. De voormalige houder van de domeinnaam stelt dat de nieuwe houder inbreuk maakt op haar handelsnaamrecht dan wel anderszins onrechtmatig handelt door de domeinnaam geregistreerd te houden.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank Utrecht, niet gepubliceerd). Het bezet houden van een domeinnaam kan onrechtmatig zijn, maar hoewel het belang van appellant bij de beschikking over de domeinnaam evident is, is naar het voorlopig oordeel van het hof, “in verband met het feit dat het ervoor gehouden moet worden dat de domeinnaam was vrijgevallen (hetgeen voor risico van appellant komt) en op rechtmatige wijze door geïntimeerde is geregistreerd, het enkele feit dat appelant  thans niet kan beschikken over die domeinnaam, echter onvoldoende om thans onrechtmatig handelen van geïntimeerde te kunnen aannemen. Wel merkt het hof volledigheidshalve op dat verlenging van de registratie van de domeinnaam na 13 november 2010 door geïntimeerde mogelijkerwijs wel onrechtmatig zal zijn”.

4.3  [appellant A sub 1] beroept zich primair op de stelling dat [geïntimeerde] aldus in strijd handelt met artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw). (…) Reeds vanwege het feit dat – naar het voorlopig oordeel van het hof – noch het enkele doorlinken van een domeinnaam naar een eigen website, noch het te koop aanbieden van een domeinnaam, voldoende is om gebruik van die domeinnaam als handelsnaam aan te nemen, gaat het beroep van [appellant A sub 1] op handelen in strijd met artikel 5 Hnw niet op. Niet is immers gesteld of anderszins aannemelijk geworden, dat [geïntimeerde] de naam ‘[website]’ (in verband met door haar onder die naam verrichte bedrijfsmatige activiteiten) anderszins als handelsnaam voerde.

(…) 4.5  Ten aanzien van de vraag of [geïntimeerde] al dan niet op rechtmatige wijze de beschikking heeft gekregen over de domeinnaam [website] overweegt het hof dat reeds het feit dat [geïntimeerde] (zoals blijkt uit productie 1 bij de pleitnota in eerste aanleg) bij VeriSign die domeinnaam vanaf [datum] heeft kunnen laten registreren, de stelling van [appellant A sub 1] dat zij haar registratie bij VeriSign niet heeft laten expireren, onaannemelijk maakt. (…)  Op grond van dit alles oordeelt het hof de stelling van [appellant A sub 1] dat [geïntimeerde] op onrechtmatige wijze de beschikking over de domeinnaam heeft verkregen onvoldoende aannemelijk.

4.6  Het feit dat een vrijgevallen domeinnaam op rechtmatige wijze is geregistreerd, laat echter onverlet dat het bezet houden van de domeinnaam, die door een andere onderneming als handelsnaam wordt gevoerd, onder omstandigheden onrechtmatig kan zijn.

4.7  In casu heeft [appellant A sub 1], gezien haar nadere adstructie in hoger beroep, voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de domeinnaam [website] als handelsnaam gebruikte. Voormelde website gaf – zoals het hof bij het bekijken van de cd-rom ter gelegenheid van het pleidooi heeft geconstateerd – veel informatie over de door [appellant A sub 1] gevoerde onderneming, terwijl die website het de bezoekers ervan bovendien mogelijk maakte een formulier (waarop eventueel een bestelling kon worden doorgegeven) naar het aan [appellant A sub 1] toebehorende e-mailadres “[e-mailadres]” te verzenden. De website had aldus een bedrijfsmatig karakter. Naar de domeinnaam [website] werd ook verwezen in de door [appellant A sub 1] uitgezonden commercials, terwijl die domeinnaam ook voorkwam op door [appellant A sub 1] gebruikte bestelbusjes en op haar facturen en visitekaartjes. Het was de enige website die [appellant A sub 1] in gebruik had en waarnaar door haar werd verwezen. Op grond van voormelde omstandigheden gaat het hof er voorshands vanuit dat [appellant A sub 1] haar onderneming (mede) drijft onder de naam [website]. Dat die naam naar de mening van [geïntimeerde] slechts een gering onderscheidend vermogen heeft, staat daaraan niet in de weg.

4.8  Aannemelijk is dat het doorlinken van de website die (in ieder geval tot 26 oktober 2009) bij [appellant A sub 1] in gebruik is geweest naar de website van haar concurrent [geïntimeerde], het publiek dat die website bezocht in verwarring kon brengen omtrent de identiteit van de aanbieder van de op die website vermelde producten. Het profiteren van een dergelijke verwarring (en het daarmee mogelijk schaden van de concurrent), kan onrechtmatig zijn. Nu echter tussen partijen vaststaat dat [geïntimeerde] reeds op [datum] op het eerste verzoek van [appellant A sub 1] deze link heeft gestaakt, ziet het hof geen aanleiding in verband met voormeld doorlinken een ordemaatregel te gelasten.

4.9  Datzelfde geldt evenzeer met betrekking tot het te koop aanbieden van de domeinnaam. De domeinnaam staat immers niet langer te koop en [geïntimeerde] heeft ter zitting in hoger beroep aangegeven geen voornemen te hebben de domeinnaam te verkopen.

4.10  Daarmee komt het hof toe aan de vraag of voldoende aannemelijk is dat het enkele bezet houden van die met een door [appellant A sub 1] gebruikte handelsnaam overeenstemmende domeinnaam, onrechtmatig is (dan wel misbruik van recht oplevert).
Het belang van [appellant A sub 1] bij de beschikking over de domeinnaam [website] is gelet op het vooroverwogene evident. [geïntimeerde] heeft daarentegen niet duidelijk kunnen maken welk belang zij heeft bij (het voortduren van) registratie van die domeinnaam. In verband met het feit dat het ervoor gehouden moet worden dat de domeinnaam was vrijgevallen (hetgeen voor risico van [appellant A sub 1] komt) en op rechtmatige wijze door [geïntimeerde] is geregistreerd, is – naar het voorlopig oordeel van het hof – het enkele feit dat [appellant A sub 1] thans niet kan beschikken over die domeinnaam, echter onvoldoende om thans onrechtmatig handelen van [geïntimeerde] te kunnen aannemen.
Wel merkt het hof volledigheidshalve op dat verlenging van de registratie van de domeinnaam na 13 november 2010 door [geïntimeerde] mogelijkerwijs wel onrechtmatig zal zijn. Immers, [geïntimeerde] heeft zelf geen belang bij het beschikken over die domeinnaam, terwijl haar, met de entamering van het onderhavige kort geding, duidelijk is geworden dat [appellant A sub 1] haar – als handelsnaam gebruikte – domeinnaam niet (bewust) heeft willen prijsgeven en een groot belang heeft om wederom over die domeinnaam te gaan beschikken. Daarbij komt dat niet goed valt in te zien dat [geïntimeerde] gebruik van de domeinnaam zal kunnen maken, zonder daarmee (een onrechtmatige) inbreuk te maken op het handelsnaamrecht van [appellant A sub 1] Het feit dat [geïntimeerde] geen (of weinig) en [appellant A sub 1] veel belang heeft bij het gebruik van de onderhavige domeinnaam ligt, naar het hof aanneemt, ook ten grondslag aan de ter zitting in hoger beroep van de zijde van [geïntimeerde] gedane mededeling dat zij de registratie waarschijnlijk zal laten verlopen.

4.11   Gelet op al het voorgaande bestaat er thans geen aanleiding tot het treffen van (één of meer van de) door [appellant A sub 1] gevorderde ordemaatregelen. Voorzover [appellant A sub 1] in hoger beroep nog persisteert bij haar voorwaardelijke vordering [geïntimeerde] te veroordelen tot het overleggen van stukken waaruit volgt hoe en op welke wijze zij de domeinnaam heeft bemachtigd, bestaat daartoe, in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen, evenmin aanleiding. Ook die vordering kan derhalve niet worden toegewezen.

Lees het arrest hier. 

Rechtbank Maastricht, 25 augustus 2010,  HA ZA 09-390, Atlas International Brielle B.V. tegen Atlas 2000 B.V. (met dank aan Michiel van Gastel, Van Gastel en Bal).

Vervolg op Rechtbank Maastricht, 26 september 2007 en 12 maart 2008, waarbij het gedaagde werd verboden nog langer gebruik te maken van de naam 'Atlas'. Het geschil betrof, kort gezegd,  de ontbinding van de toestemming om het bestanddeel Atlas te gebruiken in de handelsnaam van een hotel. De toestemming kon worden ontbonden op grond van onvoorziene omstandigheden, namelijk de verwarring van het publiek. Aan gedaagde werd een redelijke tegemoetkoming in de kosten van de omschakeling naar een nieuwe handelsnaam toegekend.

In het onderhavige geschil stelt eiseres dat gedaagde nog steeds inbreuk maakt op haar  handelsnaam- en merkrechten, onder meer door vermeldingen en afbeelding (van het pand) op sites van derden. De vorderingen van eiser worden grotendeels toegewezen. 

Hernieuwde vordering: 3.3. Als uitgangspunt moet worden genomen dat een hernieuwde vordering tot veroordeling van een partij op straffe van een hoger maximum van in totaal te verbeuren dwangsommen dan opgelegd bij de oorspronkelijke veroordeling, omdat de dwangsommen tot het maximum zijn verbeurd zonder dat de veroordeling is nagekomen, toelaatbaar is (vergelijk gerechtshof 's-Gravenhage 24 augustus 2004, NJF 2004,532). Vast moet wel komen te staan dat er nog steeds sprake is van onrechtmatig handelen of nalaten dat de gevorderde verboden en geboden, op straffe van een dwangsom, rechtvaardigt.

Merkrechten: 3.6. Het gevorderde sub I betreft ondermeer het verbod van het gebruik van de merknaam "Atlas" door gedaagde.(…)

3.9. Uit het debat tussen partijen is gebleken dat gedaagde  na het vonnis van 12 maart 2008 tot november 2008 is doorgegaan met het gebruiken van "hotel Atlas 2000". Ook daarna heeft zij nog tot begin 2009 gewacht met het aanschrijven van enkele hotelbookingssites die desverzocht direct zijn overgegaan tot de verzochte aanpassing nl. om "Atlas" uit de vermelding van het hotel van gedaagde op de desbetreffende sites te verwijderen. Een groot aantal van de bookingssites die eiseres heeft genoemd, zijn door gedaagde niet met eenzelfde verzoek benaderd. Daarmee is door eiseres in ruime mate aangetoond dat de noodzaak aanwezig is om gedaagde - die reeds € 100.000,- aan dwangsommen heeft verbeurd - andermaal een dwangsomveroordeling op te leggen, zodat de vordering sub I in zoverre voor toewijzing gereed ligt.

(…)

3.11. Ook ten aanzien van dit deel van de vordering geldt dat de rechtbank in haar vonnis van 12 maart 2008 al (impliciet) heeft beslist dat de bedoelde afbeelding kan worden beschouwd als beeldmerk. Uit een afdruk van de webpagina van 4 februari 2009 van de website uw-adres.nl blijkt dat gedaagde kennelijk nog steeds het bedoelde beeldmerk gebruikt. Op die zoeksite wordt, indien als zoekopdracht de gegevens van het hotel van gedaagde in Valkenburg aan de Geul wordt opgegeven, naast bedrijfgegevens van dat hotel, ook een link naar de website van gedaagde getoond. Boven die link staat het omstreden beeldmerk met daarboven de naam Atlas Hotels afgebeeld. Het feit dat beeldmerk daarop staat afgebeeld moet worden beschouwd als een gebruik van dat beeldmerk door gedaagde nu niet is gesteld of gebleken dat gedaagde dat gebruik heeft getracht te (laten) beëindigen. Daarenboven heeft gedaagde toegegeven dat zij gebruik maakt van de domeinnaam "atlas2000hotel.nl" en evident is dat dit in strijd is met hetgeen reeds op goede gronden in kort geding is beslist. Ook het resterende gevorderde sub I ligt voor toewijzing gereed.

Domeinnaam: 3.13. Het gevorderde sub I1 betreft de overdracht van de domeinnaam "Hotel Atlas2000.nl”en  "Atlas 2000 hotel.nl" aan eiseres.

(…)

3.15. Het verweer dat hangende de hoger beroepsprocedure tegen het vonnis van 12 maart 2008 slechts voorlopige voorzieningen kunnen worden getroffen, moet aanstonds worden verworpen, omdat deze stelling geen steun in het recht vindt. (…)

3.16. Wat betreft de domeinnaam "atlas2000hotel.nl" overweegt de rechtbank het volgende. De stelling dat overdracht van deze laatste domeinnaam slechts kan worden gevorderd indien de deponering daarvan te kwader trouw zou zijn geschied vindt geen steun in het recht. Dat de domeinnaam indertijd te goeder trouw is gedeponeerd, is niet relevant. Nu is geoordeeld dat door opzegging door eiseres een einde is gekomen aan het recht van gedaagde om het merk "Atlas" te gebruiken, is deze ook niet meer gerechtigd die naam te gebruiken in haar domeinnaam, omdat zulks verwarringscheppend is. (…)

Gebruik ter correctie: 3.22. Gedaagde voert als verweer dat zij de naam "Atlas" niet gebruikt als merk, handelsnaam of domeinnaam, maar dat zij de naam enkel vermeldt ter aanduiding van het feit dat haar naam niet meer luidt "Hotel Atlas 2000", maar is gewijzigd in "Hotel 2000."

3.23. Naar het oordeel van de rechtbank is voormeld gebruik van de naam "Atlas" niet te beschouwen als een gebruik van de naam "Atlas" als merk, handelsnaam of domeinnaam dat op grond van het vonnis van 12 maart 2008 als onrechtmatig moet worden beschouwd. Het gebruik van de naam "Atlas" geschiedt juist in het kader van de voldoening aan voormeld vonnis, doordat een onrechtmatig geoordeeld merk, respectievelijk onrechtmatig geoordeelde handelsnaam of domeinnaam wordt gewijzigd in een niet ten opzichte van eiseres onrechtmatig merk onrechtmatige handelsnaam of domeinnaam. (…) Anno 2010 is, gelet op de verstreken tijd sinds dat vonnis van 2008, geen redelijke noodzaak meer die vermelding op haar website nog langer te handhaven, zodat de rechtbank ervan uit gaat dat gedaagde die vermelding zal gaan verwijderen.

Gebruik foto pand: 3.25. 3.26. Eiseres heeft als productie 15 bij de dagvaarding een pagina van de website van gedaagde overgelegd daterend van 28 januari 2009. Op een van de drie foto's op die pagina is bet terras bij het hotel van gedaagde te zien, op welk terras een bord staat met de naam "Hotel Atlas 2000." Het staat gedaagde uiteraard vrij om op baar eigen website een afbeelding van haar hotel c.a. te plaatsten, maar indien op die foto is te zien dat op het terrein van haar hotel een bord met de naam "Hotel Atlas 2000" staat, moet dat worden beschouwd als gebruik van het merk "Atlas" door gedaagde, tot welk gebruik gedaagde echter niet is gerechtigd.

3.27. Het gevorderde sub V betreft het verwijderen van de naam "Atlas" en een foto van het pand van gedaagde van alle bij derden in gebruik zijnde websites.

3.28. (…) De rechtbank is van oordeel dat het feit dat de naam "Atlas" gebruikt wordt op die sites, dan wel dat op die sites een foto van het hotel van gedaagde staat afgebeeld met daarop een bord met de naam "Hotel Atlas 2000" heeft te gelden als gebruik van het merk "Atlas." door gedaagde, nu niet is gesteld of gebleken dat gedaagde dat gebruik heeft getracht te (laten) beëindigen. Van gedaagde kan worden verlangd dat zij de beheerders van de betreffende websites verzoekt, en zonodig sommeert de aanduidingen "Hotel Atlas 2000" alsmede de betreffende foto te verwijderen van hun sites. Voorzover de daarop betrekking hebbende bescheiden door gedaagde zijn overgelegd, hebben deze sites daaraan ook zonder dralen voldaan, zodat niet valt in te zien waarom gedaagde dat niet voor alle door eiseres genoemde sites heeft gedaan. Het gevorderde sub V ligt dan ook voor toewijzing gereed.

Lees het vonnis hier. Vonnis Rb Maastricht van 26 september 2007 hier, vonnis Rb Maastricht van 12 maart 2008 hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 31 augustus 2010, LJN: BN6235, Maximus Security B.V. tegen Maximum Security B.V.

Vzr. Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 7 juli 2010, KG ZA 10-309, Maximum Security B.V. tegen Maximus Security B.V. (met dank aan Marie José Spit, Bousie)

Handelsnaamrecht. Gestelde handelsnaaminbreuk na overeenkomst om elkaars handelsnaam te respecteren en daarover niet te procederen. Anders dan de voorzieningenrechter, oordeelt het hof dat de bepalingen van de Handelsnaamwet niet in de weg staan aan een dergelijke afspraak. Nu voorshands geen sprake lijkt van een rechtsgeldige ontbinding van de overeenkomst, zijn partijen gehouden aan hun afspraak. Geen 1019h kostenveroordeling: “Gelet op het feit dat het hof niet toekomt aan een beoordeling van de rechten van partijen met betrekking tot de handelsnaam is er geen reden voor toepassing van de bijzondere regels inzake kostenveroordeling bedoeld in artikel 1019h Rv.”

"Aan de vraag of Maximum Security jegens Maximus Security een verbod kan vorderen tot het voeren van haar naam gaat vooraf de vraag of Maximum Security deze vordering kan instellen gelet op de tussen partijen gesloten co-existentieovereenkomst. Anders dan de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 5.11 heeft geoordeeld staan de bepalingen van de Handelsnaamwet niet in de weg aan een afspraak tussen partijen dat zij elkaars handelsnaam zullen respecteren en wederzijds geen maatregelen zullen nemen om gebruik van die naam te verbieden of te beperken. Een rechthebbende op een handelsnaam waarmee die van een ander kan worden verward kan zijn recht zich tegen gebruik van die laatste handelsnaam te verzetten immers verwerken (HR 14 oktober 1994, NJ 1995, 173) en ook toestemming tot gebruik heeft tot gevolg dat eerstgenoemd bedrijf zich gelet op die toestemming niet langer tegen gebruik van de verwarrende handelsnaam kan verzetten. Dat derden-belanghebbenden zich ook tegen gebruik van verwarrende handelsnamen kunnen verzetten, en dat het Openbaar Ministerie op grond van artikel 7 Handelsnaamwet iemand kan vervolgen die een handelsnaam voert in strijd met die wet, doet daaraan niet af. Dergelijke procedures zijn thans immers niet aan de orde.

Alvorens in te kunnen gaan op de vraag of aan Maximus Security het gebruik van de Handelsnaamwet kan worden verboden dient het hof dus in te gaan op de vraag of het beroep van Maximus Security op de tussen partijen gesloten overeenkomst slaagt, dan wel of - zoals Maximum Security stelt - die overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden.

(…)

Het hof overweegt als volgt. Weliswaar heeft Maximum Security de overeenkomst ontbonden, maar daarop kan zij zich jegens Maximus Security slechts beroepen indien dat rechtsgeldig is gebeurd, hetgeen - nu Maximus Security dat bestrijdt - door de rechter dient te worden onderzocht. Partijen verschillen in de eerste plaats van mening over de inhoud van de co-existentieovereenkomst voor wat betreft de daarin opgenomen afspraken over samenwerking. Maximum Security stelt dat de overeenkomst meebrengt dat zij steeds als eerste moet worden ingehuurd bij evenementen die door Maximus Security worden beveiligd, maar Maximus Security bestrijdt dat de afspraak een zo ver gaande strekking heeft. Het hof acht de inhoud van de overeenkomst wat dit betreft - mede gelet op het feit dat de inhoud van de overeenkomst niet alleen wordt bepaald door de letterlijke tekst daarvan - voorshands niet zonder meer duidelijk. De vraag wie van beide partijen wat dit betreft gelijk heeft dient dan ook nader te worden onderzocht, terwijl geenszins is uitgesloten dat daarvoor bewijslevering nodig zal zijn. Dit geding leent zich - mede gelet op de verregaande spoedeisendheid - daar niet toe. Derhalve kan reeds op deze grond er in dit geding niet van worden uitgegaan dat de overeen¬komst door Maximum Security rechtsgeldig is ontbonden.

(…)

Indien de stelling van de Maximus Security dat Maximum Security haar beveiligingsdiensten niet verrichtte zoals dat van een beveiligingsdienst mag worden verwacht juist is, is naar het oordeel van het hof - mede gelet op de op Maximum Security rustende, uit artikel 1 lid 4 van de co-existentieovereenkomst voortvloeiende verplichting "de werkzaamheden naar beste kunnen en weten uit te voeren" - voorshands aannemelijk dat Maximum Security in verzuim verkeerde, zodat zij de overeenkomst niet kon ontbinden, nog afgezien van de vraag of er sprake was van een tekortkoming aan de zijde van Maximus Security. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Maximus Security haar stellingen wat dit betreft voorshands voldoende aannemelijk gemaakt gelet op de overgelegde verklaringen. Het feit dat, zoals Maximum Security heeft aangevoerd, deze diensten deels niet voor Maximus Security werden verricht is onvoldoende weerlegging daarvan. In ieder geval dient ook deze kwestie nader te worden onderzocht, waarvoor in dit kort geding geen plaats is. (…)

Gelet hierop dient het vonnis van de voorzieningenrechter te worden vernietigd en dient de vordering van Maximum Security alsnog te worden afgewezen, reeds omdat naar het voorlopig oordeel van het hof niet is komen vast te staan dat Maximum Security de co-existentieovereenkomst tussen partijen rechtsgeldig heeft ontbonden en er derhalve voorshands van moet worden uitgegaan dat deze nog gold, zodat partijen gehouden waren aan hun afspraak geen juridische beletselen op te werpen tegen het gebruik van de door de wederpartij gevoerde handelsnaam.

(...)

Gelet op het feit dat het hof niet toekomt aan een beoordeling van de rechten van partijen met betrekking tot de handelsnaam is er geen reden voor toepassing van de bijzondere regels inzake kostenveroordeling bedoeld in artikel 1019h Rv. Als in het ongelijk gestelde partij zal Maximum Security worden veroordeeld in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep."
 
Lees het arrest hier. Vonnis Rechtbank 's-Hertogenbosch hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 3 september 2010, KG ZA 10-384, Connect Uitzendbureau B.V. tegen EU-Connect B.V. (met dank aan Laurens Kamp, Simmons & Simmons & Gert Jan van de Kamp, CS Advocaten)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiser Connect Uitzendbureau stelt dat gedaagde EU-Connect inbreuk maakt op het woordmerk Connect en de handelsnamen van Conenct Uitzendbureau. Vorderingen toegewezen. Het woordmerk Connect heeft ‘tenminste enig onderscheidend vermogen’ en de handelsnamen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau zijn niet louter beschrijvend. Verwarring is te duchten, volgens de voorzieningenrechter.

Merkenrecht (inbreuk sub b): 4.5. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt voorshands het navolgende geoordeeld. (…) De stelling van EU-Connect dat het Benelux-Bureau als gevolg van nieuw beleid dit woordmerk thans niet meer zou inschrijven, is door Connect Uitzendbureau betwist en door EU-Connect niet van een concrete onderbouwing voorzien. Zij heeft enkel, zonder nadere toelichting, verwezen naar door haar overgelegde (gedeelten) van richtlijnen en voorts gerefereerd aan een betwist en niet verifieerbaar telefoongesprek met het Benelux-Bureau. Dat is onvoldoende om te kunnen oordelen dat het merk voldoende onderscheidend vermogen mist en derhalve nietig zou zijn. Het verweer van EU-Connect dat honderden bedrijven het element Connect in hun naam voeren, slaagt evenmin. Voor de vaststelling van de beschermingsomvang van het woordmerk Connect dient te worden uitgegaan van de opvattingen van het relevante publiek ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk door EU-Connect. Sinds januari 2007 is EU-Connect onder die naam actief op de markt. Dat betekent dat merkinschrijvingen van na die tijd buiten beschouwing dienen te blijven, zodat aan de door EU-Connect in het geding gebrachte uitdraai uit het merkenregister in dit verband weinig betekenis toekomt. Geoordeeld moet daarom worden dat het woordmerk Connect voor de door Connect Uitzendbureau aangeboden diensten, tenminste enig onderscheidend vermogen heeft en aldus in ieder geval als een 'zwak merk' kan worden aangemerkt. Het nietigheidsberoep van EU-Connect stuit daarop voorshands af.

4.10. Gelet op de grote mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het woordmerk Connect en het teken EU-Connect, het feit dat de aangeboden diensten in hoofdzaak dezelfde of soortgelijk zijn, alsmede de aanwezigheid van in elk geval enige onderscheidingskracht van het woordmerk Connect, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat bij het in aanmerking komende publiek, in dit geval werkzoekenden en opdrachtgevende bedrijven, verwarring kan ontstaan. (…)

Handelsnaamrecht: 4.16. (…) Volgens vaste rechtspraak wordt de grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. Vastgesteld wordt dat het bij de handelsnamen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau, gelet op de combinatie van de woorden 'Connect' en '(Technisch) Uitzendbureau ' in relatie tot de door Connect Uitzendbureau aangeboden diensten, niet gaat om louter beschrijvende aanduidingen.

4.1 8. Gelet op de geringe mate waarin de handelsnaam EU-Connect afwijkt van de handelsnamen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau, en voorts gelet op de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd [actief in heel Nederland – IEF], is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voldoende mate aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen Connect Uitzendbureau en EU-Connect. Het relevante publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen beide ondernemingen. Dat er tot op heden geen verwarring is opgetreden, zoals EU-Connect heeft gesteld, is niet maatgevend. Een en ander leidt tot de conclusie dat EU-Connect haar handelsnaam voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Domeinnaam EU-Connect.nl: 4.19. (…) Daarbij wordt EU-Connect op de betreffende website niet aIleen gebruikt als domeinnaam, maar ook als handelsnaam voor de aangeboden uitzenddiensten. In feite wordt daarmee de domeinnaam gekleurd tot handelsnaam. Deze is zozeer met het gebruik van EU-Connect verweven, dat het gebruik van de domeinnaam moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik. (…)

Merk/handelsnaam: 4.20. Gelet op hetgeen hiervoor ten aanzien van het merkenrecht is overwogen, handelt EU-Connect ook in strijd met artikel 5a Hnw, nu EU-Connect een handelsnaam voert die het merk bevat waarop Connect Uitzendbureau ter onderscheiding van haar diensten recht heeft, en waarbij dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de diensten is te duchten.

Lees het vonnis hier. Eerdere uitspraken m.b.t. Connect Uitzendbureau hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 13 augustus 2010, 370789/ KG ZA 10-877, Burger tegen Stichting Ideëel Verzekeringen.

Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Verstekvonnis in kort geding. Kostenveroordeling conform liquidatietarief. "De proceskosten bij verstek kunnen slechts worden toegewezen indien die kosten zijn gespecificeerd in de dagvaarding of nadien aan de niet verschenen gedaagde zijn kenbaar gemaakt bij afzonderlijk exploot."

De inbreukvorderingen m.b.t. ‘Ideëel Verzekeringen’ komen de voorzieningenrechter niet ongegrond of onrechtmatig voor. De vorderingen worden toegewezen, met het oog op de uitvoerbaarheid wordt de termijn voor voldoening aan het verbod bepaald op zeven dagen na betekening van het vonnis. Met betrekking tot de dwangsom wordt een matigingsclausule opgenomen. Gedaagde wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld:

2.4. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De proceskosten kunnen jegens een niet in het geding verschenen gedaagde slechts overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) worden toegewezen indien die kosten zijn gespecificeerd in de dagvaarding of nadien aan de niet verschenen gedaagde zijn kenbaar gemaakt bij afzonderlijk exploot overeenkomstig artikel 130 lid 3 Rv. Aangezien eiser de werkelijk gemaakte proceskosten niet heeft gespecificeerd in de dagvaarding en gesteld noch gebleken is dat een specificatie bij exploot aan gedaagde is bekendgemaakt, zullen de kosten overeenkomstig het reguliere liquidatietarief worden vastgesteld.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 9 juli 2010, LJN: BN3222, Rhijnsburger Kok tegen  FF-Tijd Strandclub
 
Handelsnaamrecht. FF Verse Friet tegen FF Tijd. Samenvatting rechtspraak.nl: “Eiser en gedaagden exploiteren beide een horecagelegenheid op korte afstand van elkaar aan een strandboulevard. Eiser vordert staking van de door gedaagden gebruikte handelsnaam. Volgens eiser handelen gedaagden in strijd met artikel 5 Hnw, nu het kenmerkende element van de door partijen gevoerde handelsnamen gelijk is. Voorts handelen gedaagden volgens eiser onrechtmatig jegens haar, nu eiser door de verwarring tussen beide horecagelegenheden inkomsten misloopt.

De vordering wordt afgewezen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er sprake is van een bepaalde mate van overeenstemming tussen de handelsnamen van partijen, nu gedeeltelijk dezelfde letters, die tevens als kenmerkend kunnen worden aangemerkt, worden gebruikt. Dat betekent evenwel niet zonder meer, dat de beide handelsnamen “slechts in geringe mate” van elkaar afwijken. De overeenstemming acht de voorzieningenrechter bovendien, gelet op het feit dat beide horecagelegenheden een verschillend publiek aanspreken en hun handelsnaam op duidelijk van elkaar verschillende wijze presenteren, niet van dien aard dat verwarringsgevaar zoals bedoeld in artikel 5 Hnw te duchten is. Dit brengt met zich mee dat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat eiser in een bodemprocedure in het gelijk zal worden gesteld, zodat een voorlopige voorziening niet op zijn plaats is.”
 
 Lees het vonnis hier.