Alle rechtspraak  

Op andere blogs:
Hoogenraad & Haak

Hof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2015, IEF 15491 (H&M tegen Adidas)
Uitspraak ingezonden door Gregor Vos, Klos Morel Vos & Reeskamp. Merkenrecht. Verwarringsgevaar. Verwatering. Al sinds 1997 zijn H&M en Adidas in een geschil verwikkeld vanwege de H&M twee-strepensportkleding vgl. IEF 10477 en IEF 8447. Deze producten maken volgens Adidas inbreuk op haar drie-strepenmerk. Na verschillende uitspraken stelde de Nederlandse rechter prejudiciële vragen aan het HvJ. Na terugverwijzing oordeelt het Hof dat Adidas in het gelijk moet worden gesteld, op grond van zowel gevaar voor verwarring als gevaar voor verwatering. De grieven worden afgewezen, H&M dient het gebruik van de tekens in de Benelux te staken.

Verwarringsgevaar: H&M miskent de mogelijkheid van zogeheten ‘post sale confusion’, dat wil zeggen de verwarring die kan ontstaan bij het publiek dat wordt geconfronteerd met het twee-strepenteken nadat het kledingstuk is aangeschaft en buiten de omgeving waar het is aangekocht (vgl. HvJ EG Arsenal/Reed). Die verwarring wordt niet weggenomen door het aanbrengen van een (duidelijk zichtbaar) H&M label. Die visuele overeenstemming wordt niet weggenomen door enige auditieve of begripsmatige verschillen.

Dat Adidas Cruyff tijdens het WK 1974 en de tweelingbroers Van de Kerkhof tijdens het WK 1978 hebben toegestaan om een twee-strepenmotief te gebruiken, staat daaraan evenmin in de weg. Uit dit incidentele gebruik kan, gelet op het door Adidas gevoerde handhavingsbeleid, geen verwatering van het drie-strepenbeeldmerk worden afgeleid.

Mate van bekendheid driestrepenbeeldmerk
7.10. Het hof is van oordeel dat Adidas c.s. met het door hen overgelegde materiaal in het kader van dit kort geding genoegzaam hebben aangetoond dat het drie-strepenmerk in de Benelux over de gehele periode van 1997 tot heden bij een breed publiek bekend was en is. Dit is door H&M, gelet op het door Adidas c.s. overgelegde materiaal, onvoldoende onderbouwd betwist. De enkele omstandigheid dat het drie-strepenbeeldmerk in genoemde top 100 slechts een 59ste plaats inneemt, staat niet in de weg aan de voorlopige conclusie dat het drie-strepenbeeldmerk bij de gemiddelde consument van sport- en vrijetijdskleding algemeen bekend is. Dat Adidas c.s. Cruyff tijdens het WK van 1974 en de tweelingbroers van de Kerkhof tijdens het WK van 1978 hebben toegestaan om een twee-strepenmotief te gebruiken, staat daaraan evenmin in de weg. Uit dit incidentele gebruik kan, mede gelet op het door Adidas c.s. gevoerde handhavingsbeleid, geen verwatering van het drie-strepenbeeldmerk worden afgeleid.

Verwarringwekkende overeenstemming?
7.14. Het hof kan H&M evenmin volgen in haar stelling dat de strepen op haar fitnesskleding niet, althans niet op de wijze zoals deze blijkt uit de in het geding zijn merkinschrijvingen van Adidas c.s., afsteken tegen de basiskleur van het kledingstuk. Het contrast is wat betreft het gele kledingstuk minder groot, maar naar het oordeel van het hof nog steeds voldoende groot om te kunnen spreken van een met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur. Het enige verschil is dat H&M twee strepen gebruikt in plaats van drie. Naar het voorlopig oordeel van het hof weegt dit punt van verschil, gelet op de totaalindruk die door het rie-strepenbeeldmerk en het twee-strepenteken wordt opgeroepen, niet op tegen de punten van overeenstemming. Die visuele overeenstemming wordt niet weggenomen door enige auditieve of begripsmatige verschillen. Naar het oordeel van het hof is daarom aan de noodzakelijke vereiste van overeenstemming tussen merk en teken voldaan. De daarop betrekking hebbende principale grief XIV faalt.

7.15. Gelet op de mate van bekendheid van het drie-strepenbeeldmerk, de gelijkheid van de waren waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor het teken door H&M wordt gebruik en de mate van overeenstemming daartussen, is het hof voorshands van oordeel dat het door H&M gebruikte twee-strepenteken zodanig met het drie-strepenbeeldmerk overeenstemt dat door het gebruik van dat teken bij potentiële kopers van de betrokken sport- en vrijetijdskleding verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE. Dat niet te verwachten is dat potentiële kopers zich zullen vergissen, omdat de kledingstukken door H&M uitsluitend in haar eigen winkels worden aangeboden waar geen kleding van Adidas c.s. wordt verkocht, zoals H&M onder grief X in het principaal appel stelt, doet daaraan niet af. Met die stelling miskent H&M de mogelijkheid van zogeheten ‘post sale confusion’, dat wil zeggen de verwarring die kan ontstaan bij het publiek dat wordt geconfronteerd met het twee-strepenteken nadat het kledingstuk is aangeschaft en buiten de omgeving waar het is aangekocht (vgl. HvJEU 12 november 2002, nr. C-206/01, ECLI:NL:XX:2002:AK3864, Arsenal/Reed). Die verwarring wordt evenmin weggenomen, zoals H&M stelt, door het aanbrengen van het H&M label, nog daargelaten dat H&M niet heeft aangetoond dat de betrokken kledingstukken zijn voorzien van een, volgens H&M, duidelijk zichtbaar H&M label. De grief faalt.

7.19. Het voorgaande leidt tot de tussenconclusie dat Adidas c.s. zich in beginsel kunnen verzetten tegen het gewraakte gebruik van het twee-strepenteken door H&M, wat betreft de toekomst op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub BVIE en voor wat betreft 1997 op grond van artikel 13 A lid 1 aanhef en sub b BMW. De principale grieven XVI, XVII, XVIII en XIX, die alle vanuit verschillende gezichtspunten bestrijden dat er sprake is van verwarringsgevaar en inbreuk, falen dus.

Afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het driestrepenbeeldmerk
7.21. Met betrekking tot het vereiste verband tussen drie-strepenbeeldmerk en twee-strepenteken kan het hof kort zijn. De bij de beoordeling van de b-grond vastgestelde overeenstemming geldt tevens en eens temeer voor de c-grond. Het voorlopig oordeel van het hof dat er sprake is van verwarringsgevaar betekent noodzakelijkerwijs dat het relevante publiek een verband legt tussen het drie-strepenbeeldmerk en het twee-strepenteken. Dat het publiek een verband legt, is op zich nog niet voldoende voor een geslaagd beroep van Adidas c.s. op artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE. Daarvoor is nodig dat Adidas c.s. aantonen dat door dit gebruik tevens afbreuk wordt gedaan of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen (ook wel “verwatering”, “verschraling” of “vervaging” genoemd) of de reputatie van hun driestrepenbeeldmerk (ook wel “aantasting” of “degeneratie” genoemd) of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of zou worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of reputatie (het zogenaamde “meeliften”) van het driestrepenbeeldmerk. Voor inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE volstaat het dat er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken (vgl. HvJEU, 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:NL:XX:2009:BJ1503, L’Oréal/Bellure). Uit de stellingen van Adidas c.s. begrijpt het hof dat zij zich in het bijzonder beroepen op de verwatering van hun merkrechten. Uit het Intel-arrest volgt dat de vraag of er sprake is van verwatering bevestigd moet worden beantwoord indien er een grote kans bestaat dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de betrokken waren waarvoor het driestrepenbeeldmerk is ingeschreven als gevolg van het gebruik van het twee-strepenteken in de toekomst zal wijzigen.

Op andere blogs:
Bright-advocaten.nl

Gerecht EU 8 oktober 2015, IEF 15486; ECLI:EU:T:2015:769 (Rummikub-doos)
Merkenrecht. Vormmerk. Aanvraag voor driedimensionaal gemeenschapsmerk in de vorm van een spellendoos wordt afgewezen op absolute grond, vanwege gebrek aan onderscheidend vermogen. Het BHIM kan zich baseren op algemeen bekende feiten die volgen uit de praktische ervaring die doorgaans wordt opgedaan bij de commercialisering van algemene verbruiksgoederen, zonder dat het nodig is specifieke voorbeelden aan te geven. Het beroep wordt verworpen.

43      Bovendien kan evenmin worden ingestemd met het argument waarmee wordt betoogd dat de kamer van beroep een fout zou hebben begaan door geen bewijzen aan te dragen tot staving van haar omschrijving van het relevante publiek en zijn aandachtsniveau. Van het BHIM kan niet worden verlangd dat het een economische marktanalyse maakt of zelfs een enquête onder de consumenten houdt om vast te stellen in hoeverre deze letten op de verschijningsvorm van waren die tot een bepaalde categorie behoren [arrest van 5 maart 2003, Unilever/BHIM (Ovaloïde tablet), T‑194/01, Jurispr., EU:T:2003:53, punt 48].

51      Daaruit volgt eveneens, zonder dat uitspraak over de ontvankelijkheid van de daartoe overgelegde bewijzen hoeft te worden gedaan, dat verzoeksters stelling dat de kamer van beroep een fout zou hebben begaan door te verwijzen naar andere waren die op de markt voorhanden zijn terwijl het gaat om namaak, niet relevant is.

53      In casu is de kamer van beroep op basis van een volledig onderzoek en rekening houdend met de perceptie door het relevante publiek tot de slotsom gekomen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist. Zoals blijkt uit de punten 42 tot en met 51 hierboven, volstaat deze vaststelling op zich om te besluiten dat de in artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bedoelde absolute weigeringsgrond in de weg staat aan inschrijving van het betrokken driedimensionale teken als gemeenschapsmerk voor de betrokken waren.

55      Hieruit volgt dat de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld dat het aangevraagde merk voor alle betrokken waren onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

Gerecht EU 18 november 2015, IEF 15485; ECLI:EU:T:2015:863 (Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto)
Merkenrecht. Oorsprongsbenaming. Nietigheidsprocedure gericht tegen Gemeenschapswoordmerk PORT CHARLOTTE voor whiskey op basis van oudere oorsprongsbenamingen PORTO en PORT. Onjuiste feitelijke vaststelling betreffende de naam Oporto, bescherming van de woorden „porto” en „port” als geografische aanduidingen per se en niet als „equivalenten” en bescherming van de oorsprongsbenamingen voor wijn niet alleen krachtens verordening nr. 491/2009, maar ook krachtens het nationale recht. De beslissing wordt vernietigd, vanwege vermeende miskenning van de Portugese oorsprongsbenaming „porto” of „port” op basis van nationale recht.

40      In casu staat vast dat de oorsprongsbenamingen „porto” of „port” zijn beschermd op grond van Decreto-Lei n° 173/2009 en Decreto-Lei n° 212/2004, de 23 de Agosto de 2004 (Portugees wetsdecreet nr. 212/2004 van 23 augustus 2004) en van het Portugees wetboek van intellectuele eigendom, met als gevolg dat zij eerst in de lijst van de v.q.p.r.d. en vervolgens in de database E-Bacchus zijn opgenomen (zie artikel 118 vicies, lid 1, laatste volzin, juncto artikel 118 quindecies van verordening nr. 491/2009). Overeenkomstig artikel 54, lid 2, onder a), van verordening nr. 1493/1999 omvatten de v.q.p.r.d. immers „in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitslikeurwijn, hierna ,v.l.q.p.r.d.’ genoemd, die beantwoordt aan de definitie van likeurwijn”, en krachtens artikel 54, lid 4, van diezelfde verordening moeten de lidstaten met betrekking tot die v.q.p.r.d. de Commissie de lijst verstrekken van door hen erkende v.q.p.r.d., met opgave, voor elk van deze v.q.p.r.d., van de nationale bepalingen die voor de productie en de bereiding ervan gelden. Voor de toepassing van artikel 118 quaterdecies, lid 2, van verordening nr. 491/2009 moest het BHIM bijgevolg rekening houden met het feit dat deze oorsprongsbenamingen krachtens het nationale recht beschermd waren, hetgeen de kamer van beroep in casu heeft gedaan (zie de punten 17 en 18 van de bestreden beslissing). Overigens wordt dit oordeel niet ontkracht door het argument dat er op nationaal niveau en op het niveau van de Unie beschermingsregelingen naast elkaar bestaan, dat verzoeker met name ontleent aan bepaalde voorstukken van de Commissie (zie punt 28 hierboven), aangezien deze stukken noch de omvang noch de precieze voorwaarden van deze bescherming betreffen.

48      In casu blijkt uit het dossier dat verzoeker zich zowel tijdens de procedure voor het BHIM als in de loop van het geding herhaaldelijk met behulp van diverse bewijsstukken heeft beroepen op de toepasselijke regels van Portugees recht betreffende de bescherming van de oorsprongsbenamingen „porto” en „port” en de beslissingspraktijk van de Portugese rechterlijke instanties en autoriteiten dienaangaande. Bovendien heeft de kamer van beroep noch het BHIM gesteld dat verzoeker niet heeft voldaan aan de op hem rustende bewijslast. De kamer van beroep was in die omstandigheden, gelet op haar verplichting krachtens artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 om de feiten ambtshalve te onderzoeken en gelet op haar zorgvuldigheidplicht [zie in die zin arrest van 15 juli 2011, Zino Davidoff/BHIM – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T‑108/08, Jurispr., EU:T:2011:391, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak), evenwel niet gerechtigd om geen acht op de bewijsstukken te slaan en de betrokken Portugese regeling niet toe te passen op grond dat de bescherming van deze oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen uitsluitend door verordening nr. 491/2009 werd geregeld of zelfs tot de uitsluitende bevoegdheid van de Unie behoorde (punt 14 van de bestreden beslissing).

Gerecht EU 26 november 2015, IEF 15483; T-390/14; ECLI:EU:T:2015:897 (KANGOO JUMPS)
Positie/vormmerk. Établissement Amra vraagt een gemeenschapspositiemerk aan voor Kangoo Jumps, dat wordt geweigerd op absolute gronden vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen. Het beroep wordt afgewezen. Het aangevraagde merk is slechts de som van elementen die een technische, functionele of ornamentele rol vervullen en daarom geen herkomstfunctie heeft.

22      In that connection, first, it should be recalled that it is clear from the case-law that, in so far as the applicant relies on the distinctive character of the mark applied for, notwithstanding the examiner’s findings, the onus is on the applicant to provide specific and substantiated evidence that the trade mark applied for has an intrinsic distinctive character, since it is much better placed to do so, given its thorough knowledge of the market (see judgments of 15 March 2006 in Develey v OHIM (Shape of a plastic bottle), T‑129/04, ECR, EU:T:2006:84, paragraphs 19 and 21 and the case-law cited, and 15 June 2010 in X Technology Swiss v OHIM (Orange colouring of the toe of a sock), T‑547/08, ECR, EU:T:2010:235, paragraph 43 and the case-law cited).

23      Furthermore, it should be observed that when the Board of Appeal finds that the mark applied for has no intrinsic distinctive character, it may base its examination on the facts arising from practical experience generally acquired from the marketing of general consumer goods which are likely to be known by anyone and are, in particular, known by the consumers of those goods. In such cases, the Board of Appeal is not obliged to give examples of such practical experience (see judgments of 3 February 2011 in Gühring v OHIM (Combination of the colours broom yellow and silver grey), T‑299/09 and T‑300/09, EU:T:2011:28, paragraph 36 and the case-law cited, and of 19 September 2012 in Fraas v OHIM (Tartan pattern in dark grey, light grey, black, beige, dark red and light red), T‑50/11, EU:T:2012:442, paragraph 27).

24      Therefore, in the light of the case-law cited in paragraphs 22 and 23 above, it must be held, first, that it is indeed for the applicant to provide specific and substantiated evidence establishing the distinctive character of the mark applied for and, second, that the Board of Appeal could, where appropriate, base its reasoning on practical experience generally acquired from the marketing of general consumer goods, the goods covered by the mark applied for belonging to that category.

25      Second, it should be recalled that novelty or originality are not relevant criteria for the assessment of the distinctive character of a trade mark, so that, in order for a trade mark to be registered it is not sufficient for it to be original, but it must differ substantially from the basic shapes of the goods concerned, commonly used in trade, and that it does not appear as a simple variant of those shapes (see judgments of 14 September 2009 in Lange Uhren v OHIM (Geometric shapes on a watch face), T‑152/07, EU:T:2009:324, paragraph 71 and the case-law cited and of 11 July 2013 in Think Schuhwerk v OHIM (Red shoe lace end caps), T‑208/12, EU:T:2013:376, paragraph 47).

26      As OHIM rightly states, it cannot be held that the applicant’s trade mark, which is essentially composed of two arching springs separated by elastic plastic straps, departs significantly from the basic shape of the goods concerned. The way in which the elements of the mark applied for are combined cannot confer on it a distinctive character. The mark applied for therefore consists of a simple variation of the basic shapes of the goods concerned. The fact that various models of rebound boots exist on the market does not give the model covered by the mark applied for a distinctive character. Even if the lower part of the model of the applicant’s rebound boots could be regarded as unusual that is not sufficient, in the present case, to influence the overall impression made by the mark applied for to such a degree that it could be said to depart significantly from the norm or customs of the sector and thereby to be capable of fulfilling its essential function.

27      Third, it must be stated that the word and figurative elements of the mark applied for, namely the expression ‘kangoo jumps’, placed on the upper and lower spring layer and the groups of letters ‘kj’ and ‘xr’ appearing on the ends of the intermediate elastic plastic straps are extremely minor in the mark applied for, regardless of the quality of the representation of the latter provided by the applicant and, therefore, they are of such a superficial nature that they do not bring any distinctive character to the mark applied for as a whole. In the present case, such elements do not present any aspect enabling that mark to accomplish its essential function as regards the goods and services concerned by the application for registration.

28      Fourth, as regards the argument, that the relevant public is easily able to recognise the shape of the spring mounted on the applicant’s rebound boots as that shape appears in different media such as video clips, magazines or promotional articles, which show that rebound boots carrying the mark applied for are widely distributed in the European Union, it suffices to hold that at no time has the applicant claimed the existence of distinctive character acquired through use, for the goods for which registration is sought, within the meaning of Article 7(3) of Regulation No 207/2009. Furthermore, the applicant has not produced any evidence to show that its presence on the market could establish in itself that the mark applied for had intrinsic distinctive character within the meaning of the case-law cited in paragraph 22 above.

29      Therefore, the finding of the Board of Appeal, in paragraph 30 of the contested decision, that the mark applied for as a whole is only the sum of various elements fulfilling a technical, functional or ornamental role and that it is accordingly not capable of indicating the origin of the goods must be upheld.

Vzr. Rechtbank Den Haag 27 november 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:13582 (Stichting BKR tegen Dynamiet)
Merkenrecht. Misleidende reclame. BKR is een stichting die onder meer het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) beheert en woordmerkhouder van 'BKR' is. Via Adwords, haar website en Facebook plaatst zij mededelingen dat zij alle (terechte en onterechte) registraties bij het BKR kan (laten) verwijderen. In reclame-uitingen wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van korte, compact geformuleerde zinnen die de kern van hetgeen de reclamemaker wil communiceren weergeven; de consument wordt duidelijk gemaakt dat verwijdering niet zonder meer gegarandeerd is. BKR onderkent dat Dynamiet zich kan beroepen op refererend merkgebruik en dus eerlijk gebruik in de handel (artikel 2.23 lid 1 BVIE, slotzin).

4.5. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. In reclame-uitingen wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van korte, compact geformuleerde zinnen die de kern van hetgeen de reclamemaker wil communiceren weergeven. De gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument is hiermee bekend en zal naar het oordeel van de voorzieningenrechter de stelling van Dynamiet dat zij (terechte en onterechte) BKR-registraties kan verwijderen niet opvatten in die zin dat Dynamiet zelf die handelingen verricht die voor de daadwerkelijke verwijdering noodzakelijk zijn. De reclame-uitingen zoals onder meer weergegeven onder 2.8 zijn daarom niet om die reden misleidend te noemen. Hierbij speelt tevens een rol dat ook BKR zich bedient van de uiting “Registratie verwijderen”, terwijl zij naar eigen zeggen evenmin daar zelfstandig toe in staat is. Alleen de kredietverstrekker die de registratie verrichtte kan dit, aldus BKR. Tot slot wordt naar voorlopig oordeel in het vervolg van de website van Dynamiet voldoende duidelijk gemaakt dat zij een juridische dienstverlener is die een bemiddelende rol vervult bij het betwisten van BKR registraties. Een gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument zal daaruit afleiden dat Dynamiet niet zelf de registraties verwijdert.

4.6. Wat betreft de claim van Dynamiet dat zij terechte BKR-registraties kan verwijderen spitst het geschil tussen partijen zich toe op de vraag in welk geval sprake is van terechte registraties. Het standpunt van BKR komt er naar de kern genomen op neer dat ingeval geoordeeld wordt dat een registratie moet worden verwijderd deze onterecht is, zodat de claim van Dynamiet onjuist is. De voorzieningenrechter is evenwel met Dynamiet van oordeel dat van een terechte registratie kan worden gesproken indien op het moment dat deze registratie voor het eerst plaatsvond werd voldaan aan de daaraan gestelde criteria. Onbetwist is dat het mogelijk is dat een latere belangenafweging ertoe leidt dat een dergelijke registratie alsnog wordt verwijderd, zoals in de hiervoor genoemde Santander-zaak. Het daarvoor kernachtig gebruiken van de uitdrukking “terechte BKR-registratie verwijderen” acht de voorzieningenrechter niet misleidend. Zelfs tot het moment dat het verzoek tot verwijdering van de registratie wordt ingediend, is immers sprake van een terechte registratie. Het is pas de door betrokkene overgelegde aanvullende informatie over zijn specifieke belangen, die maakt dat de kredietverstrekker de registratie dient te herbeoordelen en desnodig te verwijderen (Santander r.o. 3.3). Voor zover BKR betoogt dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat iedere (terechte) BKR-registratie kan worden verwijderd, is de voorzieningenrechter van voorlopig oordeel dat Dynamiet op haar website dit beeld – zo dit al zou zijn ontstaan – in voldoende mate corrigeert. De onder 2.9 weergegeven teksten op de website maken de consument die zijn BKR-registratie wenst te laten verwijderen in voldoende mate duidelijk dat verwijdering niet zonder meer gegarandeerd is.

Merkenrecht
4.8. BKR onderkent dat Dynamiet zich kan beroepen op refererend gebruik van het teken BKR maar stelt dat er geen sprake is van eerlijk gebruik in de handel (artikel 2.23 lid 1 BVIE, slotzin) omdat er sprake is van misleiding. Zij verwijst daarbij naar hetgeen zij daarover aangaande misleidende reclame heeft gesteld. Aangezien hiervoor is overwogen dat van misleidende reclame geen sprake is, kan het beroep van BKR op haar merkrechten haar daarom evenmin baten.

Vzr. Rechtbank Den Haag 26 november 2015, IEF 15479; ECLI:NL:RBDHA:2015:13519 (Secto Design tegen Lforlight)
Uitspraak mede ingezonden door Daan van Eek, Hoogenraad & Haak. Auteursrecht. Merkenrecht. Secto is licentiehouder voor de in 2005 openbaargemaakte Octo-lamp en heeft merken SECTO en OCTO ingeschreven. LforLight brengt de Octo-lamp op de markt. De eenzijdig opgestelde onthoudingsverklaringen van LforLight zijn echter niet toereikend voor Secto, de lampen zijn niet omschreven en de boete is te laag. Dus er is nog belang, er volgt toewijzing van auteursrecht- en merkenrechtelijke vorderingen.

3.2. Daartoe heeft Secto c.s. het volgende gesteld. De verhandeling van de inbreukmakende lampen door LforLight maakt inbreuk op de merk- en auteursrechten van Secto c.s. Dat er een inbreuk heeft plaatsgevonden wordt door LforLight erkend. De eenzijdig opgestelde onthoudingsverklaringen van LforLight zijn echter niet acceptabel voor Secto c.s. In de onthoudingsverklaring staat bijvoorbeeld geen duidelijke omschrijving van de inbreukmakende lampen en de boete van € 500,-- is te laag. Secto c.s. heeft een spoedeisend belang bij de door haar gevorderde voorzieningen teneinde de inbreuk te beëindigen. Secto c.s. wenst voorts direct actie te ondernemen teneinde de verdere verhandeling van de inbreukmakende lampen tegen te gaan. Van Secto c.s. kan niet worden gevergd dat zij de uitkomst van een bodemprocedure of eventuele schadestaatprocedure moet afwachten voordat zij de door LforLight onrechtmatig verkregen winst, of althans een voorschot daarop, ontvangt.

3.3. LforLight voert de volgende verweren. Secto c.s. heeft de dagvaarding te laat verstuurd. Daarnaast heeft de oproeping door Secto c.s. verkeerd plaatsgevonden. Bovendien heeft Secto c.s. geen spoedeisend belang bij haar vorderingen, aangezien LforLight reeds voldaan heeft aan hetgeen door Secto c.s. wordt gevorderd. Zo heeft LforLight verklaard zich te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten en Gemeenschapsrechten van Secto c.s. Ook heeft LforLight een volledige, juiste opgave verstrekt van de gegevens die beschikbaar waren over de leverancier(s) van de lampen, het aantal ingekochte lampen, het aantal verkochte lampen, het aantal lampen op voorraad en de berekening van de behaalde winst.

Vrz. Rechtbank Amsterdam 16 oktober 2015, IEF 15476; ECLI:NL:RBAMS:2015:8380 (Optieclub.nl tegen Stichting AFM)
Mediarecht. Adwords. Optieclub.nl verhandelt via haar website zogenoemde ‘binaire opties’, haar AFM-vergunningsaanvraag werd afgewezen. Het CBb besluit en geeft een persbericht af met als kop “AFM moet vergunning verlenen aan Optieclub.” De AFM heeft de vergunning alsnog afgegeven en daarover bericht. Optieclub vordert verwijdering van mededelingen op AFM-website en staken internetcampagne met adwords. Het bericht van 1 april is niet onrechtmatig en er is geen spoedeisend belang bij verwijdering of aanpassing. Gezien de gemotiveerde betwisting door de AFM dat zij geen adwords gebruikt, is onderzoek naar de technische werkwijze van Google Adwords in kort geding geen plaats. De vorderingen worden afgewezen.

4.10. Volgens Optieclub.nl voert de AFM een gerichte campagne, door ‘optieclub’ op te geven als zoekwoord voor Google Adwords, zodat het publiek dat de naam ‘optieclub’ googelt meteen terecht komt bij het nieuwsbericht met de gewraakte berichtgeving over Optieclub.nl. AFM heeft deze stelling echter gemotiveerd betwist. Zij stelt het woord ‘optieclub’ niet als zoekwoord aan Google te hebben opgegeven. Wel is het volgens haar mogelijk dat Google dit zoekwoord automatisch als ‘adword’ genereert, via de zogenoemde ‘Dynamic search’ methode, wat ertoe kan leiden dat de bezoeker naar de AFM pagina wordt doorgeleid.

4.11. Zonder nader onderzoek naar de feiten, en de technische werkwijze van Google in dit verband, waarvoor dit kort geding zich niet leent, kan tegen de achtergrond van de betwisting van de AFM niet worden aangenomen dat de AFM een specifiek op Optieclub.nl gerichte campagne voert, waarmee een onrechtmatig handelen jegens Optieclub.nl zou zijn gegeven. De enkele verklaring van de medewerker van Team Nijhuis, weergegeven bij 2.9, is daartoe onvoldoende.
Voor het toewijzen van het door Optieclub.nl gevorderde verbod bestaat daarom evenmin voldoende grond. Ook deze vordering zal worden afgewezen.

Rechtbank Den Haag 18 november 2015, IEF 15470; ECLI:NL:RBDHA:2015:13222 (Crocs tegen Real SB Warenhaus)
Gemeenschapsmerk. Bevoegdheidsincident. Bevoegdheid ogv 97 lid 5 GMVo, 82 lid 5 GModVo en 7 lid 2 EEX-II Vo door invoer in Nederland. Crocs vordert een inbreukverbod tegen Real. Real stelt dat de Nederlandse rechter onbevoegd is. De rechter wijst dit verweer af. De goederen zijn aangetroffen door de douane in Nederland, wat leidt tot een inbreuk op artikel 9 GMVo en een dreigende inbreuk in Nederland. Dat de goederen voor winkels in Duitsland bestemd zijn doet niet af aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. De rechtbank is internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen.

4.2. Crocs heeft gesteld dat Real inbreuk maakt op haar merkrechten door invoer van goederen die merkinbreuk maken. Uit de dagvaarding blijkt voorts dat de goederen waarvan Crocs stelt dat deze inbreukmakend zijn, door de douane in Nederland zijn aangetroffen. Invoer is op grond van artikel 9 GMVo een aan de merkhouder voorbehouden handeling. Er is derhalve sprake van een dreigende inbreuk in Nederland. Dit leidt ertoe dat de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is. Die bevoegdheid is op grond van artikel 97 lid 5 jo. 98 lid 2 GMVo beperkt tot de dreigende inbreuk in Nederland.

4.3. Dat de goederen bestemd zijn voor winkels in Duitsland en Real geen winkels in Nederland heeft, zoals zij stelt, leidt niet tot een ander oordeel. Nog afgezien van de door Crocs aangevoerde omstandigheid dat Real onderdeel is van een concern waartoe ook rechtspersonen behoren die wel vestigingen in Nederland hebben, is het enkele invoeren (evenals uitvoeren) een aan een merkhouder voorbehouden handeling.

4.4. Het voorgaande geldt evenzeer voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht. De rechtbank verwijst naar artikel 82 lid 5 GmodVo. Op grond van artikel 83 lid 2 GmodVo is ook deze bevoegdheid beperkt tot de inbreuk in Nederland.

4.5. De rechtbank is op grond van artikel 7 lid 2 Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX II-Vo) eveneens bevoegd ter zake de auteursrechtelijke vorderingen. Gezien de vastgestelde dreiging van invoer en in het verkeer brengen in Nederland vormt Nederland het “handlungsort”, de plaats waar de schadeveroorzakende feiten zich dreigen voor te doen.

4.6. Wat betreft de slaafse nabootsing is eveneens gesteld dat een onrechtmatige verhandeling in (onder meer) Nederland dreigt. De rechtbank is daarom ter zake deze vorderingen eveneens bevoegd op grond van artikel 7 lid 2 EEX II-Vo.

Rechtbank Rotterdam 25 november 2015, IEF 15468; ECLI:NL:RBROT:2015:8646 (Recom tegen Newcorp c.s.)
Merkenrecht. Geen beeldmerkinbreuk vanwege instemming merkhouder met fabricage zonnepanelen [vgl. IEF 14721]. Of er ook toestemming was voor invoer behoeft niet te worden onderzocht, nu het gaat om niet-communautaire goederen. Tussen partijen staat immers vast dat de zonnepanelen niet-communautaire goederen zijn die nog niet in het vrije verkeer van de EU zijn gebracht. Er is onrechtmatig douanebeslag gelegd, deze dienen te worden vrijgegeven en de schade dient te worden vergoed.

5.2. De rechtbank verklaart voor recht dat:
( a) Recom met het handelen zoals omschreven in de conclusie van eis in reconventie
onrechtmatig heeft gehandeld en handelt jegens APL doordat Recom misbruik maakt van Verordening 608/2013;
( b) het door Recom gepretendeerde merkrecht “Recom” de ‘lien’ van APL op de twee door
haar vervoerde containerladingen zonnepanelen tot zekerheid van de betaling door de
‘Merchant’ van de overeengekomen container demurrage vergoeding en de door APL
gemaakte wegtransport kosten, surveykosten en opslagkosten niet inperkt, anders dan
de consequentie dat bij executie van de ‘lien’ van APL de zonnepanelen niet op de
Europese markt mogen worden gebracht;

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 6 november 2015, IEF 15466 (Gold Meat Belgium tegen Leyco)
Uitspraak ingezonden door Lisbeth Depypere en Tom Heremans, CMS. Merkenrecht. Geen normaal gebruik beeldmerk. Vervallenverklaring. Gold Meat is houdster van het beeldmerk Pickanterie. Waar eerst Gold Meat leverancier van pikanterie aan Delhaize was, werd begin 2015 deze positie overgenomen door Leyco. Gold Meat vordert dat Leyco het gebruik van het beeldmerk staakt. De voorzitter oordeelt het beeldmerk vervallen wegens gebrek aan normaal gebruik. De vorderingen worden afgewezen.

24. Uit de van het dossier blijkt dat Gold Meat op haar internet-pagina's enkel de omschrijvende woorden "pickanterie” of "Pick'antede" gebruikt, maar niet haar beeldmerk, om pickanterie aan te duiden (zie stukken C1 en C2 bundel Delhaize). Dat wordt bevestigd door het merendeel van de stukken die Gold Meat zelf voorlegt waarin geen enkele keer het beeldmerk voorkomt:
(…)
AI die stukken hebben gemeen dot er nergens gebruik wordt gemaakt van het litigieuze beeldmerk. Ze bevatten Iouter een verwijzing naar het soortproduct pickanterie (zoals bijvoorbeeld ook naar kipkap wordt verwezen), overigens zonder dat zelfs maar wordt bewezen dat dat woord - laat staan her beeldmerk - op de producten zelf werd aangebracht.

25. Het gebruik van de woorden "pickanterie" of "Pick'anterie" is geen normaal gebruik van het beeldmerk, noch is het gebruik van een gewijzigd teken een normaal gebruik van het beeldmerk.

26. Het beeldmerk PICK'ANTERIE bevat eveneens belangrijke figuratieve elementen. Die figuratieve elementen domineren her beeldmerk en het zijn bijgevolg die figuratieve elementen die ervoor zouden kunnen zorgen dat her merk eventueel voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk ingeschreven te zijn voor vleesproducten en met name pikanterie. De eenvoudige vermelding van de woord "Pickanterie" en/of "Pick'anterie" ter aanduiding van de pickanterie kan dus bezwaarlijk gelden als een normaal gebruik van het litigieuze beeldmerk.

27. Maar ook het gebruik van een gewijzigd teken kan niet gelden als een normaal gebruik van her Iitigieuze beeldmerk, zoals blijkt uit de geciteerde rechtspraak.

30. Het bewijs van een normaal gebruik moet objectief en concreet worden geleverd: "Het bewijs van her normaal gebruik dient te worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.“

Dit afdoend gebruik moet worden bewezen aan de hand van concrete objectieve elementen over "de plaats, de tijd, de omvang en de wijze van bet gebruik.

Het normale gebruik van een merk kan "niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens (...) worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van bet merk op de betrokken markt bewijzen.

De Rechtbank van koophandel te Gent oordeelde aldus dat het merk POWERROOF moest worden doorgehaald omdat "Uit de door verweerster voorgelegde stukken blijkt dat verweerster bet merk Powerroof gebruikt in haar catalogi, folders en promotiemateriaal zonder dat verweerster een daadwerkelijke commercialisering van de waren op de markt aantoont (...).,,

De loutere publicatie van het litigieuze beeldmerk van Gold Meat in vier advertenties in vaktijdschriften en her gebruik van de drie etiketten bij een etiketcontrole tonen geenszins een daadwerkelijke commercialisering aan van de waren onder dat beeldmerk en gelden niet als een normaal gebruik. Her enige gebruik dat Gold Meat heeft gemaakt in de relevante periode strookt niet met de voornaamste functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben.