Alle rechtspraak  

Rechtbank Den Haag 16 december 2015, IEF 15549; ECLI:NL:RBDHA:2015:14357 (ITT tegen Karl Dungs)
Uitspraak mede ingezonden door Muriel van den Hazenkamp, Bernhaege Advocaten. Domeinnaamrecht. Merkenrecht. ITT Controls heeft onder de domeinnaam dungs.nl meet- en regelapparatuur van het merk DUNGS aangeboden. Karl Dungs, is houder van merk DUNGS en eigenaar van dungs.com. Eiser meent ten onrechte dat de WIPO-Arbitrage de Oki Data-criteria onjuist toepast, omdat de andere producten met andere specificaties niet met de Dungs-producten concurreren. Een andere look and feel van de website kan de indruk van een commerciële band niet wegnemen; de disclaimer staat onderaan de site en zal niet onmiddellijk in het oog springen. Het gebruik van de domeinnaam is deloyaal ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, Karl Dungs. Met het gebruik van de domeinnaam dungs.nl wordt derhalve inbreuk gemaakt op de Gemeenschapsmerkrechten van Karl Dungs. Vorderingen van ITT worden afgewezen.

5.7. Volgens [X] c.s. heeft de WIPO geschillenbeslechter daarbij de Oki Data-criteria onjuist toegepast, omdat de andere producten die [X] aanbood niet met de Dungs-producten concurreren. Van concurrerende producten is volgens [X] c.s. geen sprake omdat die andere producten andere specificaties hebben, zodat zij niet inwisselbaar zijn voor Dungs-producten en niet als reserveonderdeel van een Dungs-product gebruikt kunnen worden. In het verweerschrift in de WIPO procedure, heeft [X] slechts bestreden dat er op de in 3.5 beschreven pagina concurrerende producten werden aangeboden, zonder de in de vorige zin beschreven nadere motivering voor die betwisting. Dat verweer is in die procedure niet gevoerd. Reeds daarom is het feit dat de arbiter tot de slotsom is gekomen dat er op de website concurrerende producten werden aangeboden niet evident onjuist. Bovendien hebben [X] c.s. ter comparitie verklaard dat die andere producten wel dezelfde functionaliteit hebben als de Dungs-producten. Tegen deze feitelijke achtergrond is het oordeel van de WIPO geschillenbeslechter dat er sprake was van het aanbieden van concurrerende producten evenmin evident onjuist.

5.8. Volgens [X] c.s. heeft de WIPO geschillenbeslechter ook nagelaten om latere WIPO beslissingen waarin de Oki Data-criteria nader zouden zijn genuanceerd toe te passen. Ook die stelling kan niet tot de conclusie leiden dat de beslissing van 6 mei 2014 evident onjuist is. [X] c.s. hebben ter comparitie geciteerd uit een beslissing met nummer D2004-0481, waarop [X] zich ook in de WIPO procedure heeft beroepen. Uit die beslissing zou volgens [X] c.s. volgen dat aan het vereiste “to sell only the trademarked goods” ook is voldaan, indien de links naar pagina’s op de website met andere producten duidelijk herkenbaar (“clearly designated links”) zijn. In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat het niet navolgen van een specifieke andere beslissing van WIPO geschillenbeslechting nog niet betekent dat de beslissing van 6 mei 2014 evident onjuist is. [X] c.s. verliezen bij hun betoog bovendien uit het oog dat de door henzelf ter comparitie geciteerde jurisprudentie het voorbehoud maakt dat die links een klein deel van de website moeten innemen en dat de algemene indruk van de website er een blijft van een website die producten van de merkhouder aanbiedt. In de beslissing van 6 mei 2014 is overwogen dat er zowel bovenaan de pagina een link ‘Products’ en een link ‘Brands’ wordt geboden, als logo’s met links naar pagina’s met (deels) concurrerende producten aan de rechterzijde van de webpagina. Voorts wordt overwogen dat al die links verwijzen naar pagina’s van dezelfde website. Op grond daarvan concludeert de WIPO geschillenbeslechter dat het gebruik van de website niet plaatsvindt uitsluitend voor de verkoop van producten van de merkhouder, alsmede dat de links het relatief eenvoudig maken voor internetgebruikers om te switchen naar producten van andere aanbieders. Die beoordeling acht de rechtbank geenszins onbegrijpelijk en in lijn met de door [X] c.s. aangehaalde WIPO beslissingen. Immers, uit die beslissingen volgt dat het totaalbeeld van de website doorslaggevend is en uit de beslissing van 6 mei 2014 blijkt dat de WIPO geschillenbeslechter dat totaalbeeld aan zijn beoordeling ten grondslag heeft gelegd.

Merkinbreuk
5.13. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat er een reële kans dat het gebruik van de domeinnaam ‘dungs.nl’ bij het publiek de indruk wekt dat de onderneming van [X] c.s. een officiële wederverkoper van Karl Dungs is of anderszins een commerciële band heeft met Karl Dungs. Daarvoor is het volgende redengevend. De domeinnaam bestaat uitsluitend uit het Merk gevolgd door ‘.nl’. Het publiek is er aan gewend dat een website met een dergelijke domeinnaam wordt beheerd door of met toestemming van de merkhouder. Het feit dat [X] c.s. de handelsnaam ITT Controls gebruiken, die geen verband met Karl Dungs suggereert, neemt die indruk niet weg. Ook zelfstandige ondernemingen met afwijkende handelsnamen kunnen immers een commerciële band hebben met de merkhouder, bijvoorbeeld als distributeur. Dat de professionele consumenten van brandersystemen en brandermanagementapparatuur zouden weten dat daarvan in dit geval geen sprake is, hebben [X] c.s. onvoldoende onderbouwd. Ook het feit dat [X] c.s. een andere look and feel voor hun website gebruiken dan Karl Dungs doet, kan die indruk niet wegnemen. [X] c.s. hebben niet aannemelijk gemaakt dat de gemiddelde consument van de betreffende producten de look and feel van de website van Karl Dungs zo goed kent, dat die bij het bezoek van de website van [X] c.s. zal opmerken dat deze een andere look and feel heeft. Bovendien kunnen ook ondernemingen die een ander ontwerp voor hun website gebruiken, een commerciële band hebben met de merkhouder. Die andere look and feel kan de indruk van een commerciële band dus niet wegnemen.

5.14. Die indruk kan wel worden weggenomen als het relevante publiek in alle gevallen de disclaimer op de website van [X] c.s. zou lezen. Een niet te verwaarlozen deel van de bezoekers zal de betreffende disclaimer echter niet lezen, omdat die onderaan een lang stuk tekst is vermeld en daardoor niet onmiddellijk in het oog springt. De bezoeker die het wel leest is bovendien al op de website van [X] c.s. aangekomen, waardoor zij al een commercieel voordeel behalen met de aanvankelijk gewekte onjuiste indruk. Gelet op het voorgaande dient het gebruik van de domeinnaam te worden aangemerkt als deloyaal ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, Karl Dungs. Met het gebruik van de domeinnaam dungs.nl wordt derhalve inbreuk gemaakt op de Gemeenschapsmerkrechten van Karl Dungs.

Rechtbank Den Haag 16 december 2015, IEF 15545 (Converse tegen Carmika)
Uitspraak ingezonden door Reindert van der Zaal en Stijn Wijnker, Kennedy Van der Laan. Gemeenschapsmerk. Converse spreekt Carmika in rechte aan vanwege inbreuk op haar Gemeenschapsmerk door met 13.908 paar namaak Converse Chuck Taylor All Star schoenen. De rechter verklaart zich bevoegd op grond van art. 5 lid 3 EEX, nu de inbreuk plaatsvindt in Nederland. Deze regel prevaleert boven artikel 4.6 van het BVIE, aldus het Gerechtshof Den Haag in een eerder arrest. De rechtbank wijst de vorderingen van Converse toe en gebiedt Carmika de merkinbreuk in Nederland te staken en beveelt de vernietiging van de schoenen.

2.2 Voor zover de vorderingen gebaseerd zijn op de Beneluxmerkrechten geldt het volgende. In een arrest van het Gerechtshof Den Haag is geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo, voor zover die regeling in materieel formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekening of modellen) (hierna: BVIE) (r.o. 34 van dat arrest). Uitgaande van dat oordeel is de Nederlandse rechter internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen op grond van artikel 5 lid 4 EEX-Vo oud, nu Converse c.s. stelt dat Carmika inbreukmakende handelingen verricht in Nederland. Aan te nemen is dat op deze grond bevoegdheid bestaat kennis te nemen van het gevorderde verbod op merkinbreuk voor de gehele Benelux. Hetzelfde geldt voor zover de internationale bevoegdheid zou moeten worden vastgesteld aan de hand van artikel 4.6 BVIE. Relatieve bevoegdheid is in dat geval reeds aan te nemen op grond van verknochtheid met de op de Gemeenschapsmerkrechten gebaseerd vorderingen.

2.3 De vorderingen komen de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor en zullen worden toegewezen, met dien verstande dat gezien het voorgaande het onder I gevorderde verbod zal worden beperkt tot Nederland c.q. de Benelux en het onder II gevorderde verbod zal worden beperkt tot Nederland. Voor het gevorderde en de gronden van de beslissing, waaronder begrepen de feiten, wordt verwezen naar het gestelde in de dagvaarding. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd. Voor zover de vorderingen overigens op onderdelen worden afgewezen, geldt dat voor het gevorderde geen wettelijke grondslag bestaat of zulks onnodig aanleiding geeft tot executiegeschillen.

Conclusie AG HvJ EU 17 december 2015, IEF 15544; ECLI:EU:C:2015:834; zaak C-163/15 (Hassan tegen Breiding)
Merkenrecht. Vraag gesteld [IEF 14945] Licentiehouder heeft recht om een vordering wegens inbreuk in te stellen hoewel de licentie niet in het register van gemeenschapsmerken is ingeschreven. Conclusie AG:

1) Artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [Gemeenschapsmerkenrechtverordening] staat niet eraan in de weg dat de houder van een licentie die niet is ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk instelt.

2)      Aangezien de tweede prejudiciële vraag alleen wordt gesteld in het geval dat de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, hoeft daarop geen antwoord te worden gegeven.

Gestelde vraag:

1)      Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [de] verordening [...] eraan in de weg dat een licentiehouder die niet is ingeschreven in het register [...] een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk instelt?

2)      Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord: Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [de] verordening [...] in de weg aan een nationaalrechtelijke praktijk volgens welke de licentiehouder de aanspraken van de merkhouder tegen de inbreukmaker kan handhaven op grond van de bevoegdheid om in eigen naam een procedure te voeren over diens recht (,Prozessstandschaft’)?

Gerecht EU 16 december 2015, IEF 15534; ECLI:EU:T:2015:979 (Perfetti Van Melle tegen OHIM)
Uitspraak ingezonden door Maarten Haak, Hoogenraad & Haak Advertising + IP Advocaten. Merkenrecht. Kraft Foods Global Brand heeft bij het OHIM een aanvraag ingediend voor het Gemeenschapsmerk TRIDENT PURE. Perfetti gaat in oppositie tegen deze aanvraag, gebaseerd op eerdere merken (art. 8(1)(b) Gemeenschapsmerkenverordening). Oppositie divisie wijst de oppositie toe op grond van verwarringsgevaar. De kamer van beroep vernietigt deze beslissing. Perfetti vordert voor het Gerecht om aanpassing uitspraak van de kamer van beroep en dat de aanvraag voor een merkdepot wordt afgewezen. Het Gerecht merkt op dat de kamer van beroep bij de beoordeling van het onderscheidende karakter van “pure" terecht onderscheid heeft gemaakt tussen het deel van het publiek dat het woord wel kent en het deel dat het woord niet kent. Dit heeft tevens invloed op de vergelijking van de merken en het verwarringsgevaar. Zo is het begripsmatige overeenstemming voor het publiek dat het woord “pure” niet kent neutraal. Net als de kamer van beroep oordeelt het Gerecht dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen beide merken. Het beroep wordt verworpen.

3.     The comparison of the signs and the likelihood of confusion

44      In the present case, the word element ‘pure’ exists in English and also in a similar form in other languages, including Italian (puro), French (pur), Spanish (puro), Portuguese (puro), German (pur), and Dutch (puur), which is the reason why it may be assumed that that word will be understood by consumers in those countries. In other languages, however, the word has no equivalent originating from the same stem (‘pur-’). While it is true that a large portion of the population of those language areas will understand the English word ‘pure’, which forms part of the basic vocabulary frequently used in advertising to describe the characteristics of goods, it nevertheless cannot be accepted, contrary to what the intervener submits, that, in the absence of any supporting evidence, it is understood throughout the territory of the European Union. The Board of Appeal therefore correctly found that there was a significant number of consumers for whom the word ‘pure’ was devoid of any meaning. For that portion of the relevant public, the word is fanciful and has, as the Board of Appeal correctly found, an average inherent distinctiveness, which, moreover, is not disputed by the applicant.

47 In the first place, the argument that the word ‘pure’ is not commonly used in confectionery and candy advertisements and that purity is not a characteristic of those goods does not resolve the question of how the relevant public will perceive that word element. That question does not depend on whether or not that word element is frequently used in advertisements or whether use of that element in the context of marketing a product is logically or scientifically correct. The only relevant question in this case, for the purposes of determining whether the element ‘pure’ is distinctive or whether it is, on the contrary, descriptive, is whether or not use of a term in the marketing of a product leads the consumer to perceive that term as a description of the product, since a word mark which is descriptive of the characteristics of goods or services is, on that account, necessarily devoid of any distinctive character in relation to those goods or services (see, to that effect, judgment of 29 March 2012 in Kaltenbach & Voigt v OHIM (3D eXam), T‑242/11, EU:T:2012:179, paragraph 39 and the case-law cited).

48      In the second place, the applicant’s argument that the distinctiveness of the element ‘pure’ is even greater given that the applicant has demonstrated intensive use of a family of trade marks that share the element ‘pure’ is unrelated to the question of whether the inherent distinctiveness of an element of a composite mark is higher or lower. This argument will be addressed in the context of the global assessment of the likelihood of confusion.

49      In the third place, the applicant’s argument that OHIM’s decision-making practice indicates that the word element ‘pure’ is not descriptive also cannot succeed. The applicant relies, first, on the decision of the Opposition Division of OHIM of 29 August 2011 in Case B 1 771 164, Pure Collection Limited v Tina Baum. At page 7 of that decision, the Opposition Division noted that the word element ‘pure’ had no particular meaning in relation to the goods at issue, namely clothing, footwear and bags adapted for sporting articles. Consequently, the Opposition Division found that the distinctive character of the word element ‘pure’ was normal. However, contrary to what the applicant apparently infers from that decision, the Opposition Division in no way concluded that the element ‘pure’ had, as a general rule, an average distinctive character. Although it is true that the element ‘pure’ did not characterise the goods at issue in that case, the same reasoning cannot apply to the goods in the present case, as has been shown in paragraph 45 above. Second, the applicant relies on the decision of the Opposition Division of OHIM of 18 February 2013 in Case B 1 916 546, Euroquimica SA v The Dial Corporation. That case involved laundry detergents sold under the marks PUREX and PUREX COMPLETE. The Opposition Division concluded, at page 6 of that decision, that the word ‘purex’ had no meaning for a major part of the relevant public, comprising the Spanish public, whereas it would be associated by a small portion of consumers in that public with the concept of purity of the detergent derived from use of the product. The Opposition Division stated that, for that smaller part of the relevant public, the word elements ‘purex’ and ‘complete’ had an equivalent distinctive character. With regard to the mark PUREX, the Opposition Division stated that that word was distinctive even for consumers who associated it with the concept of the purity or cleanliness of detergent, since that word does not exist in Spanish as such. However, it cannot be inferred from the reasoning followed by the Opposition Division in that case that the word element ‘pure’, in the present case, also has a distinctive character, since the comparison made by the Opposition Division in the case mentioned above did not involve the word ‘pure’, but a different expression. It follows that the decisions relied on by the party relate to circumstances that differ significantly from those in the present case and that they are, therefore, not relevant to the outcome of the present dispute.

50      It must therefore be concluded that the Board of Appeal acted correctly in finding that, for the part of the relevant public that understood the meaning of the word ‘pure’, that word was descriptive. As has been shown in paragraph 45 above, the word element ‘pure’ has a sufficiently direct and specific link with the goods in question to enable consumers immediately to perceive, without further thought, a description of one of the characteristics of those goods. For those consumers who understand the word ‘pure’, that term is, therefore, devoid of any distinctive character (see, to that effect and by analogy, judgment of 27 February 2002 in REWE-Zentral v OHIM (LITE), T‑79/00, ECR, EU:T:2002:42, paragraphs 35 to 39). By contrast, for those consumers who do not understand the meaning of the word ‘pure’, the element ‘pure’ is, as the Board of Appeal correctly concluded, without being challenged on this point by the parties, a fanciful term endowed with average distinctive character.

 The comparison between the mark applied for and Community figurative mark No 9291634 (word element ‘pure’ above a design representing a mint leaf) and the likelihood of confusion

107    In the light of all of the foregoing, the view must therefore be taken that, for those consumers who do not understand the word ‘pure’, the differences which have been identified between the marks at issue, particularly the critical importance that consumers attribute to visual appearance characterised, as regards the earlier mark, by the significant role played by the figurative element and, as regards the mark applied for, by its beginning, are sufficient to lessen phonetic similarity even for the category of consumers who pronounce the word ‘pure’ in two syllables. It must therefore be held that the overall impressions created by the marks at issue are, despite the similarities identified, sufficiently different to justify the conclusion that there is no likelihood of confusion for consumers who do not understand the word ‘pure’.

108    For those consumers who do understand that word, any likelihood of confusion must also a fortiori be ruled out, since, first, those consumers will attribute even less importance to the element ‘pure’, which to them is merely descriptive, and, second, the impact of the identified conceptual similarity on the overall impression created by the marks at issue is very low and is thus not decisive for the purposes of the global assessment of the likelihood of confusion. The conceptual similarity results solely from the descriptive element ‘pure’, which attracts those consumers’ attention only in a limited manner.

109    Accordingly, the Board of Appeal was right to conclude that there was no likelihood of confusion between the marks at issue, even if it committed two errors, first, in concluding that there was no visual similarity between those marks and, second, in taking the view that the conceptual similarity of those marks resulting from the presence of the word element ‘pure’ was not relevant for the purposes of the conceptual comparison. However, those errors had no bearing on the result of the assessment which it carried out.

The comparison between the mark applied for and Community trade mark No 6771869 (PURE WHITE) and the likelihood of confusion

120    With regard to the global assessment of the likelihood of confusion between the two marks, it is necessary to take into consideration the fact that, for those consumers who do not understand the words ‘pure’ and ‘white’, the marks at issue are of low visual similarity and are, at most, of average phonetic similarity and are each of average distinctiveness. As has been demonstrated in paragraph 101 above, the applicant has proved neither that there was an enhanced distinctive character by reason of use nor that there was a family of trade marks. Taking into account the fact that, first, consumers pay more attention to the beginnings of marks than to their ends and that, second, visual appearance plays a more important role than phonetic appearance in the present case, it must be concluded that there is no likelihood of confusion for consumers who understand neither the word ‘pure’ nor the word ‘white’. For those consumers who understand the word ‘pure’, but not the word ‘white’, the differences between the marks at issue are even greater, since these consumers attach more weight to the elements which they do not understand, with the result that the only element which those marks have in common, namely the element ‘pure’, will attract their attention less in comparison with consumers who understand neither of the words ‘pure’ and ‘white’. Finally, for the reasons set out in paragraph 108 above, the same conclusion must apply in regard to consumers who do understand the words ‘pure’ and ‘white’.

121    Accordingly, the Board of Appeal was correct to exclude, also for Community trade mark No 6771869, all likelihood of confusion for all groups of consumers.

The comparison between the mark applied for and French word mark No 63431610 (PURE FRESH)

125    With regard to the global assessment of the likelihood of confusion, it is appropriate to refer, in essence, to the findings already made in the context of the examination of the other marks examined. Given that the similarities between the marks at issue are even less evident than in the context of the other marks examined and that the element ‘pure’ is descriptive for all of the relevant public concerned, the Board of Appeal’s conclusion — that a likelihood of confusion between the marks at issue is excluded — must be endorsed.

The comparison between the mark applied for and the other earlier marks relied on by the applicant

132    In that regard, it must be pointed out that the applicant has provided no evidence capable of proving that the umbrella brand MENTOS was widely known by the relevant public. Even on the assumption that it has been proved that the element ‘mentos’ was readily known by the relevant public, that element is not, for that reason, less important for the purposes of the comparison of the signs at issue. On the contrary, the Court of Justice has indicated that the overall impression produced by a mark made up of a widely-known element and an element which was not widely known was, as a general rule, characterised more by the former than by the latter (see, to that effect, judgment in Medion, paragraph 76 above, EU:C:2005:594, paragraph 34). It must also be pointed out that a widely-known word element incorporated in a composite mark is particularly appropriate for indicating the commercial origin of the goods sold under that mark, for which reason it is impossible to regard such an element as ancillary, or even as negligible.

Gerecht EU 15 december 2015, IEF 15531; T-64/15; ECLI:EU:T:2015:973 (Twee strepen op broekspijp)en T-63/15 ECLI:EU:T:2015:972 (strepen op mouw)
Merkenrecht. Shoe Branding verricht een merkdepot voor twee parallelle strepen op een broek / mouw. Dit wordt geweigerd op absolute gronden, vanwege het niet onderscheidend vermogen. Het patroon is extreem eenvoudig, aanvrager heeft ook niet aangetoond dat onder een bepaalde hoek plaatsen van de lijnen onderscheidend vermogen geven aan het patroon. Het beroep wordt verworpen.

20      First, as the Board of Appeal correctly observed in the contested decision, the pattern concerned is extremely simple which, as such, lacks a distinctive character (paragraphs 22,  32 and 33 of the contested decision).

21      Second, the Board of Appeal was also correct in considering that the applicant had not established that such a pattern would acquire a distinctive character from the fact that it was affixed, at a certain angle, to a specific part of the pants (paragraphs 24 to 26 and 28 of the contested decision).

22      Contrary to what the applicant maintains, the fact that the two stripes in question are placed along the lower lateral side of a pair of pants, that they are distinct lines that seem to come alive when the person who wears the pants moves and these lines are inclined relative to the axis of these pants is not likely to distinguish that pattern from other purely decorative patterns which can be used on the products at issue.

Uit de mouw-zaak:

29 Moreover, accepting that any geometric shape, including the simplest one, has a distinctive character because it is affixed to a particular portion of the sleeve of a sport shirts would result in some manufacturers being able to appropriate simple, primarily decorative, shapes, which must remain accessible to all, except where the distinctive character of the sign has been acquired through use.

Op andere blogs:
Bright-advocaten.nl

Gerecht EU 4 december 2015, IEF 15526; ECLI:EU:T:2015:937 (K-Swiss tegen OHIM)
Merkenrecht. K-Swiss verzoekt via een internationale registratie voor de EG om een positie-beeldmerk voor vijf strepen op een schoen. Het BHIM weigert (terecht) de inschrijving vanwege gebruik aan onderscheidend vermogen. De strepen zijn niets meer dan een nogal banaal generieke verfraaiing gezien de wijdverbreide praktijk van het plaatsen van streeppatronen op sportschoenen. Beroep wordt verworpen.

33      In any event, even if it were accepted that the average consumer pays particularly close attention to the shapes placed on the side of the shoe, to the point that that consumer considers that those shapes generally constitute trade marks, the applicant has not adduced sufficient evidence to establish that, in view of the banal nature of the sign at issue, the average consumer would consider that sign to be an indication of the origin of the goods at issue and not a mere decorative element.

34      Moreover, to accept that every geometric shape, even the most simple, has distinctive character because it features on the side of a sports shoe would make it possible for some manufacturers to appropriate simple, and above all decorative, shapes, which must remain accessible to everyone, with the exception of those situations in which the distinctive character of the sign has been acquired by use.

36      The Court has already found, in relation to the clothing sector, that this comprises goods which vary widely in quality and price and that, while it is possible that the consumer may be more attentive to the choice of mark when he or she buys a particularly expensive item of clothing, such an approach on the part of the consumer cannot be presumed without evidence with regard to all goods in that sector (judgment of 6 October 2004 in New Look v OHIM — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE and NLCollection), T‑117/03 to T‑119/03 and T‑171/03, ECR, EU:T:2004:293, paragraph 43).

37      That finding also applies to the sector of sports shoes and casual shoes.

Op andere blogs:
Dirkzwager
Bright-advocaten.nl
IP Kat

Vzr. Rechtbank Gelderland 9 november 2015, IEF 15525; ECLI:NL:RBGEL:2015:7724 (Lifemaxx)
Auteursrecht. Merkenrecht. Lifemaxx verkoopt sportartikelen en fitnessproducten via haar website en is houdster van gelijkluidend woordmerk en van beeldmerk crossmaxx. Power Impact heeft foto's van fitnessproducten van Lifemaxx op haar website gebruikt waarbij het merk op een slordige wijze is geprobeerd onzichtbaar te maken. De foto's getuigen van eigen oorspronkelijk karakter dragen het persoonlijk stempel van de fotografen. Met een eenvormige wijze van belichting, geringe schaduwvorm, de hoek waaronder is gefotografeerd, tegen een witte achtergrond en volledig scherp zijn producten in beeld gebracht. Staking op grond van auteursrecht wordt bevolen. Niet is gebleken dat het beeldmerk ook op de door gedaagde gebruikte foto’s is weergegeven, het woordmerk LIFEMAXX is wel herhaaldelijk gebruikt om producten te verkopen. Staking van het woordmerk wordt bevolen, voorschot op schadevergoeding wordt afgewezen. 

4.5. Lifemaxx heeft aangevoerd dat bij het maken van de foto’s van de fitnessproducten subjectieve keuzes zijn gemaakt door de fotografen met betrekking tot de eenvormige wijze van belichting (vanuit de linker- en rechterzijde belicht) en de geringe schaduwvorming die daardoor ontstaat, de hoek waaronder gefotografeerd is (tussen 20 en 70 graden), de positionering van de producten tegen een witte achtergrond (waardoor de producten een zelfde kleurstelling hebben die afsteekt tegen die achtergrond) en het scherp en volledig in kleur in beeld brengen van de producten (en dus niet fotograferen met scherpte diepte). Ter onderbouwing hiervan heeft Lifemaxx twee verklaringen van door haar ingeschakelde fotografen van respectievelijk 21 en 23 oktober 2015 overgelegd.

4.6. Vastgesteld kan worden dat als gevolg van deze door Lifemaxx, althans van de door haar ingeschakelde fotografen, gemaakte keuzes bij het maken van de foto’s een duidelijke en herkenbare lijn ontstaat. De onder 4.5. genoemde subjectieve keuzes hebben erin geresulteerd dat voldoende aannemelijk is geworden dat de foto’s een eigen oorspronkelijk karakter hebben en een persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat dit anders zou zijn is onvoldoende gemotiveerd uiteengezet. De foto’s van Lifemaxx omvatten dan ook meer dan een uitsluitend technische weergave van gefotografeerde objecten en zijn daarom aan te merken als auteursrechtelijk beschermde werken in de zin van artikel 10 Aw.

4.8. [bedrijf] en haar vennoten hebben voorts betoogd dat zij toestemming hadden om de foto’s van Lifemaxx op de website van [bedrijf] te plaatsen, omdat [bedrijf] , en daarvoor PI Sports, de producten van Lifemaxx via de website van [bedrijf] verkocht. Ten aanzien daarvan overweegt de voorzieningenrechter dat wat er ook zij van de vraag of door Lifemaxx toestemming aan [bedrijf] zou zijn verleend om de foto’s te gebruiken voor de verkoop van Lifemaxx producten, ter zitting is komen vast te staan ( [vennoot 1] heeft dat desgevraagd verklaard) dat [bedrijf] de producten van Lifemaxx vanaf begin 2015 niet meer heeft verkocht. Bovendien heeft [vennoot 2] tijdens een telefonisch overleg in februari 2015 met de heer Doolhof te kennen gegeven dat [bedrijf] de fitnessproducten rechtstreeks uit China zou gaan betrekken. Dit laat geen andere conclusie toe dan dat [bedrijf] foto’s van fitnessproducten van Lifemaxx heeft gebruikt om andere dan de producten van Lifemaxx te verkopen – hetgeen ook overigens volgt uit de omstandigheid dat op enkele foto’s het merk “Lifemaxx” onzichtbaar is geprobeerd te maken – waarvoor zij geen toestemming van Lifemaxx had. Dat de in het verleden gegeven toestemming van Lifemaxx om haar foto’s te gebruiken voor de verkoop van fitnessartikelen door [bedrijf] op haar website nog steeds zou gelden, ook indien niet langer de producten van Lifemaxx door [bedrijf] op haar website werden verkocht, is niet aannemelijk.

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 21 augustus 2015, IEF 15521 (Köylü Kip tegen verweerder)
Uitspraak ingestuurd door Ernst-Jan Louwers, Louwers IP Technology Advocaten. Merkenrecht. Benelux woordmerk. Depot ter kwader trouw. Verweerder is houder van Beneluxmerk KÖYLÜ en de domeinnaam koylufood.be. Enkele jaren voor het depot van dit merk registreerde Köylü Kip reeds de domeinnaam www.koylufood.com en voerde zij de handelsnaam rechtmatig. Köylü Kip vordert met succes de nietigverklaring van het Beneluxwoordmerk KÖYLÜ op grond van depot ter kwader trouw. Eiser heeft rechtmatig en eerder het teken feitelijk gebruikt. Rechtbank acht het, mede vanwege de registratie van haar domeinnaam, niet aannemelijk dat hij niet van dit gebruik op de hoogte was. De vordering wordt toegewezen.
 

Het staat vast dat bij een correct uitgevoerd antecedentenonderzoek het bestaan van de website www.koylufood.com, die op 23.03.05 werd geregistreerd door KOYLO KIP, en het eerder feitelijk gebruik van KOYLO aan het Iicht zouden zijn gekomen.

Bovendien zou verweerder , voor zover hij onwetend zou zijn geweest van het gebruik van II KOYLO" in een door de op halal voeding gerichte consument beperkte markt in de Benelux, door een eenvoudige opzoeking op internet zelf en voorafgaand aan het depot van het merk met inschrijvingsnummer 0854809 dit feitelijk gebruik en het bestaan van "KOYLU" achterhaald hebben zodat hij behoorde te weten, voorafgaand aan zijn depot, dat er minstens voor wat kipproducten betreft eerder gebruik was.

Verweerder registreerde op 09.05.11 zelf de website www.koylufood.be : aldus acht de rechtbank niet aannemelijk dat hij niet minstens vanaf deze registratie op de hoogte was van het bestaan van www.koylufood.com.

Gerecht EU 10 december 2015, IEF 15519; ECLI:NL:EU:T:2015:952; T-615/14 (FC Barcelona)
Merkenrecht. FC Barcelona heeft merkaanvraag gedaan voor de de omlijning van haar FCB-logo. Het OHIM verwierp deze aanvraag en het Gerecht gaat hierin mee. Volgens het Gerecht bezit het teken geen karakteristieken die de aandacht van de consument kan trekken en zal slechts als een vorm worden waargenomen. Het beroep wordt afgewezen op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen.

58. Il convient de considérer que quasiment aucun des éléments de preuve ne concernent spécifiquement la marque demandée. En effet, ils se rattachent surtout à l’écusson du club de football de Barcelone, aux lettres majuscules « F », « C » et « B », initiales du nom du club, à la combinaison des couleurs bleu et rouge, qui sont celles du tee-shirt de l’équipe de football, et au drapeau catalan ainsi qu’à celui de la ville de Barcelone. En ce qui concerne les éléments de preuve consistant en des impressions du site « www.fcbarcelona.es », où apparaissent uniquement l’écusson de la requérante, il y a lieu d’observer que, au regard des impressions des sites Internet, ces preuves ne concernent pas les produits et services en cause. De même, s’agissant des éléments de preuve consistant en des publications du club de football de Barcelone, par lesquels la requérante cherche à démontrer qu’elle a utilisé la marque demandée pour la prestation des services éducatifs ou culturels compris dans la classe 41, il n’est pas possible d’établir, sur la base de ceux-ci, quel est le public pertinent auquel ils ont été adressés. En tout cas, ce public pertinent semble être limité à la communauté autonome de Catalogne (Espagne) ou à l’Espagne, étant donné que le texte est écrit en catalan, tandis que les signes utilisés consistent en un écusson coloré dont les contours coïncident avec ceux de la marque demandée et sur lequel se superposent les slogans suivants, rédigés en catalan : « Som el que mengem » (nous sommes ce que nous mangeons), « Som el que respectem » (nous sommes ce que nous respectons), « Som el que ens proposem » (nous sommes ce que nous nous proposons) ou « Som el que fem » (nous sommes ce que nous faisons).

59. En tout état de cause, la requérante n’a produit aucune déclaration des milieux concernés permettant d’établir que le signe en question était perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause dans l’ensemble de l’Union.

60. Ainsi, il y a lieu de juger que, eu égard à la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus, même si l’on considérait que la marque avait été utilisée comme un signe, aucun des éléments de preuve présentés par la requérante ne permet d’établir que les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque demandée les produits et services visés par celle-ci. Les éléments de preuve présentés permettent seulement d’établir que le signe dont l’enregistrement a été demandé a été utilisé par la requérante tant en ce qui concerne lesdits produits et services que dans le cadre de différentes activités promotionnelles. Cependant, ils ne permettent pas d’établir que ledit signe sera perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.

Op andere blogs:
MARQUES

Rechtbank van Koophandel Gent 9 april 2015, IEF 15516; eerder als IEFbe 1612 (Engicon e.a. tegen Geldof)
Merkenrecht. Recht op gebruik eigen naam. Depot ter kwader trouw. Eiseressen exploiteren een bedrijf in metaalconstructies onder de handelsnaam “Geldof metaalconstructie”. Zij vorderen, op grond van deze oudere handelsnaam, de doorhaling van het door mevrouw Geldof gedeponeerde Benelux merk GELDOF en beroepen zich hierbij op depot ter kwader trouw. De rechtbank oordeelt dat er inderdaad sprake van kwader trouw is nu zonder toestemming en concrete intentie tot gebruik is gedeponeerd en vernietigt het merkdepot. De vordering tot een verbod op nieuwe registratie wijst de rechtbank af, omdat zij niet kan ingrijpen op uitoefening van hypothetische rechten.

Registratie ter kwader trouw
Kwade trouw wordt in  ieder geval uitgesloten wanneer de  merkhouder, dan wel  een andere relevante voorgebruiker, de  toestemming tot gebruik zou hebben gegeven. Te dezen komt het gebruik van de benaming "GELDOF". in de overeenkomst van overdracht van aandelen afgesloten tussen partijen, op twee plaatsen aan bod.
(…)

Het staat vast  dat er in hoofde van verweerster ten tijde van het depot geen concrete intentie was het zelf als merk te gebruiken voor de aanduiding van waren of  diensten, maar  eerder als een instrument om de activiteiten van eiseressen te  belemmeren in  hun (verdere)  gebruik van de handelsnaam "GELDOF" terwijl de ingebrekestelling zelf  bewijst dat dit gebruik in hoofde van eiseressen nog actueel was.

Elke uittegging  van de overeenkomst die erop zou neerkomen dat de  voornoemde relevante bepalingen ervan een  toestemming uitmaken voor verweerster en verkopende partu, om tot een onmiddellijk depot als Benelux woordmerk over te gaan, is niet bestaanbaar met het overige van de inhoud van de overeenkomst.

Het staat vast dat  verweerster niet de toestemming van de houder van  de oudere handelsnaam had bekomen tot depot van een  identieke benaming  voor soortgelijke waren of diensten.

Ten  overvloede bieden de na  tussenvonnis van 26.06.2014 door verweerster bijgebrachte stukken, ongeacht of zij voldoen aan het  tegensprekelijk karakter van de procedure, geen bewus van het feit dat zij voorbereidingen getroffen heeft om na 1 januari 2014 onder de eisen naam "GELDOF" zelfstandige activiteiten te ontwikkelen: de interne nota's, haalbaarheids- en opportuniteitsstudies bevatten niet de minste verwijzingen naar een  toekomstige bedrijvigheid onder de benaming "GELDOF".

Een en ander is niet van aard haar kwade  trouw te weerleggen.

De omstandigheid van kwade trouw dient beoordeeld te  worden op het tijdstip van het depot en rekening houdend met alle begeleidende omstandigheden (HvJ 11juni 2009, Lindt & Sprtigli/ Franz Hauswirth, C-529l07, BIE 2009, 59)

(…)

Deze omstandigheden worden zonder ultzondering aangetroffen in het concreet litigieus geval: er is sprake van een gelijk teken voor dezelfde concurrerende activiteiten in een beperkte markt waar het verwarringrisico acuut is, terwijl de ware bedoelingen van de deposant ten tijde van het depot niet  stroken met de goede trouw.

Het volstaat dat deze  voorwaarden verenigd zijn om van een depot ter kwader trouw te kunnen spreken: de sanctie is geen andere dan de nietigverklaring van de  registratie'

Aan het onderdeel van de vordering om verweerster verbod op te leggen om de naam "GELDOF", of enige daarmee overeenstemmende naam op enigerlei wijze als merk' in welk register dan ook,  te deponeren voor identieke of soortgelijke waren en diensten als de waren en diensten waarvoor eiseressen het  teken "GELDOF" gebruiken, op straffe van een dwangsom, kan geen gevolg gegeven  worden gegeven.

De rechtbank is niet bij machte om anticipatief in te grijpen op de uitoefening van hypothetische toekomstige rechten.