Alle rechtspraak  

Rechtbank ’s-Gravenhage, 8 oktober 2008, HA ZA 07-287, Mag Instrument, Inc. tegen Volume Trading B.V.

Merkenrecht. Voortzetting procedure over vormmerk Mini Maglite na intrekken nietigheidsprocedure bij OHIM. Geen inherent onderscheidend vermogen, maar mogelijk wel ingeburgerd:  bewijsopdracht aan eiser Mag Instrument. Op grond van reciprociteitsbeginsel BC geen auteursrecht. Wel slaafse nabootsing, althans oneerlijke concurrentie, door het aanbieden van een op de Mini Maglite lijkende zaklamp in een vergelijkbare verpakking. Beoordeling BX-merk in beginsel inhoudelijk gelijk aan beoordeling gemeenschapsmerk. De voormalige procureurs worden nu als enig advocaat in het vonnis genoemd, dat belooft een indrukwekkend IE-trackrecord te worden voor de Knijffen en Grabandten van deze wereld. Afbeeldingen in vonnis.

De procedure heeft betrekking op twee verschillende types zaklampen van Mag Instrument, de zogeheten Mini Maglite en de Solitaire. Bij tussenvonnis heeft de rechtbank de procedure met betrekking tot beide zaklampen geschorst omdat de Gemeenschapsvormmerken van Mag Instrument met betrekking tot beide zaklampen, waarop Mag Instrument zich onder meer beroept, onderwerp waren van reeds aanhangige nietigheidsprocedures bij het BHIM. Nu de nietigheidsprocedure is  ingetrokken, dient de rechtbank te beslissen over de geldigheid van het Gemeenschapsmerk.

Gemeenschapsmerk

“4.5. (…) Het BHIM heeft op een eerdere aanvraag van Mag Instrument voor (onder meer) een merk bestaande uit de vorm van de Mini Maglite zaklamp geoordeeld dat dit teken van huis uit onderscheidend vermogen mist. Het BHIM heeft daarom de inschrijving van de vorm van de Mini Maglite als merk geweigerd. Dat oordeel is door de kamer van beroep van het BHIM, het Gerecht van Eerste Aanleg (…) in stand gelaten. Aangezien het Gemeenschapsmerk waarop Mag Instrument zich thans beroept betrekking heeft op hetzelfde teken, te weten de vorm van de Mini Maglite zaklamp, kan niet anders worden geoordeeld dan dat ook dit Gemeenschapsmerk geen inherent onderscheidend vermogen heeft.

(…) 4.7. Het voorgaande laat onverlet dat het Gemeenschapsmerk onderscheidend vermogen kan hebben verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Dat zou meebrengen dat het merk terecht is ingeschreven, althans niet nietig kan worden verklaard (…). De gegrondheid van het beroep op inburgering van de vorm van de Mini Maglite hebben het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie uitdrukkelijk buiten beschouwing gelaten in hun voornoemde oordelen over het onderscheidend vermogen van de vorm van de Mini Maglite (…). In het kader van de procedure met betrekking tot de eerdere merkaanvrage had Mag Instrument namelijk geen beroep op inburgering gedaan. Het Gemeenschapsmerk waarop Mag Instrument zich thans beroept, is daarentegen juist aangevraagd en inschreven op grond van acquired distinctiveness, dat wil zeggen door inburgering verkregen onderscheidend vermogen. Derhalve zal in het kader van deze procedure moeten worden beoordeeld of de inschrijving op die grond geldig is.

(…) 4.9. Mag Instrument heeft ter onderbouwing van haar beroep op inburgering reeds een aantal stukken overgelegd. Zij heeft echter nog niet, althans onvoldoende toegelicht hoe uit deze stukken volgt dat er sprake is van inburgering van haar Gemeenschapsmerk, dat wil zeggen dat de inherent onderscheidend vermogen missende vorm van de Mini Maglite als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt inmiddels door het in aanmerking komend publiek daadwerkelijk wordt opgevat als een teken ter identificatie van de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming. De rechtbank zal Mag Instrument in de gelegenheid stellen die toelichting alsnog bij akte te geven.

Oneerlijke concurrentie:

4.13. Mag Instrument stelt dat Volume onrechtmatig handelt door een op de Mini Maglite lijkende zaklamp aan te bieden in een vergelijkbare verpakking, te weten een hard plastic zwart doosje, onder een vergelijkbare naam, te weten “Mini”. Hieronder worden de Mini Maglite en “Mini” naast elkaar afgebeeld in de verpakking: Mini Maglite Mini

4.14. Aangezien Mag Instrument de gestelde onrechtmatigheid baseert op een combinatie van drie elementen (vormgeving, verpakking en naam), kan in het midden blijven of die elementen afzonderlijk beschouwd voldoende onderscheidend vermogen hebben. Als niet, althans onvoldoende weersproken staat namelijk vast dat de Mini Maglite in ieder geval door de combinatie van vormgeving, verpakking en naamgeving een eigen plaats inneemt op de markt. Uit het door Volume aangeleverde overzicht van de markt blijkt niet één voorbeeld waarin alle drie de elementen samenkomen.

4.15. Voorts is de rechtbank met Mag Instrument van oordeel dat de vormgeving, verpakking en naam van de Mini Maglite en “Mini”, in samenhang beschouwd, dermate overeenstemmen dat verwarringsgevaar bij het publiek aannemelijk is. Volume erkent dat de door haar verhandelde “Mini” lijkt op de Mini Maglite omdat het beide staafvormige zaklampen zijn van ongeveer dezelfde lengte. De overeenkomsten gaan bovendien verder dan zij erkent. (…)

4.16. Het door deze combinatie van overeenstemmende elementen veroorzaakte verwarringsgevaar wordt niet weggenomen door verschillen in de vormgeving van de lamp. Die verschillen zijn daarvoor te gering. Ook het feit dat op het doosje van Volume, anders dan op het doosje van Mag Instrument, de naam van de producent ontbreekt, leidt niet tot afwezigheid van verwarringsgevaar. Integendeel, een duidelijke vermelding van de herkomst van de Mini zou de mogelijkheid van verwarring bij het publiek juist hebben kunnen verminderen.

4.17. Ten slotte moet worden aangenomen dat het door de voornoemde overeenkomsten veroorzaakte verwarringsgevaar nodeloos is. Gesteld, noch gebleken is dat de overeenkomsten worden gedicteerd door eisen van deugdelijkheid of bruikbaarheid. Integendeel, Mag Instrument heeft onweersproken aangevoerd dat wat betreft de vormgeving, de verpakking en de naamgeving vele andere en mindere verwarringwekkende mogelijkheden denkbaar en uitvoerbaar zijn. Derhalve komt de rechtbank tot de conclusie dat Volume niet alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de genoemde overeenstemming verwarring bij het publiek ontstaat en dat zij derhalve onrechtmatig jegens Mag Instrument heeft gehandeld.

Beneluxmerk

4.18. Het voorgaande kan echter niet leiden tot toewijzing van alle vorderingen, omdat Mag Instrument niet alleen vordert een verklaring voor recht dat Volume oneerlijk heeft geconcurreerd, maar ook een verklaring voor recht dat Volume inbreuk heeft gemaakt op haar intellectuele eigendomsrechten, in combinatie met nevenvorderingen die uitsluitend toewijsbaar zijn bij inbreuken op die rechten. Derhalve dient ook het beroep van Mag Instrument op haar Gemeenschapsmerk, Beneluxmerk en auteursrecht te worden beoordeeld.

4.21. (…) Dat laat onverlet dat de maatstaven voor de beoordeling van inherent onderscheidend vermogen van een merk overeenkomstig de GMVo en het BVIE – op zijn minst – vergelijkbaar zijn. Daar komt bij dat de Gemeenschapswetgever uitdrukkelijk heeft bepaald dat voorkomen moet worden dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op vorderingen waarbij dezelfde partijen betrokken zijn en die wegens dezelfde handelingen zijn ingesteld op grond van een Gemeenschapsmerk en parallelle nationale merken (overweging 16 GMV0).

4.22. Gelet op het voorgaande zal de rechtbank het afwijzende oordeel van BHIM, het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie over het inherent onderscheidend vermogen van de vorm van de Mini Maglite ook volgen ten aanzien van het Beneluxmerk. (…)

4.23. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat ook voor de geldigheid van het Beneluxmerk de inburgering van het merk beslissend is. Derhalve zal de rechtbank partijen de gelegenheid geven zich daarover nader uit te laten overeenkomstig hetgeen in reconventie is bepaald ten aanzien van de inburgering van het Gemeenschapsmerk. auteursrecht

Auteursrecht

4.25. Dat ten aanzien van de Mini Maglite de Verenigde Staten moet worden aangemerkt als land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie en dat de Mini Maglite niet wordt beschermd door het Amerikaanse auteursrecht, acht de rechtbank onvoldoende weersproken. Een en ander is reeds vastgesteld in een in kracht van gewijsde gegaan arrest van het hof Amsterdam (hof Amsterdam 13 september 2001, BIE 2002/80) in een procedure waarin Mag Instrument uitvoerig de gelegenheid heeft gehad haar standpunt naar voren te brengen. Op de vraag van de rechtbank ter comparitie waarom dit oordeel onjuist is, heeft Mag Instrument slechts naar voren gebracht dat een Nederlandse rechter zich bij gebreke van een uitspraak van een Amerikaanse rechter geen oordeel zou dienen te vormen over de bescherming van de Mini Maglite onder het Amerikaanse auteursrecht. Dat standpunt vindt geen steun in het recht. De Nederlandse rechter is in deze zaken juist verplicht op dit punt een oordeel te geven. Gelet op het feit dat het oordeel van het hof is gebaseerd op verklaringen van deskundigen en dat Mag Instrument niets heeft aangevoerd waaruit zou kunnen volgen dat het oordeel van het hof over het Amerikaanse auteursrecht inhoudelijk onjuist is, gaat ook de rechtbank ervan uit dat de Mini Maglite in de Verenigde Staten geen bescherming toekomt op grond van het auteursrecht. Daaruit volgt dat het beroep van Mag Instrument op het Nederlandse auteursrecht moet worden afgewezen.

Conclusie

4.27. Gelet op het feit dat een beslissing over de vorderingen voor zover die zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerk en het Beneluxmerk, pas mogelijk is nadat partijen zich nader hebben uitgelaten over de inburgering van die merken, zal de rechtbank die beslissing aanhouden. Voor de goede orde zullen ook de overige beslissingen worden aangehouden."

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 8 oktober 2008, HA ZA 08-2048, Deere and Company & John Deere International GmbH tegen VR-Products B.V. & Van Ruiten

Vonnis in incident. Vordering tot zekerheidstelling afgewezen. Proceskosten incident voor eiser in incident.

In de hoofdzaak stelt Deere dat Van Ruiten inbreuk op haar woord-, beeld- en kleurmerken door het verkopen, te koop aanbieden, ten verkoop in voorraad hebben en/of (doen) vervoeren van grasmaaiers afkomstig van buiten-Europese parallelimport. In incident vordert Van Ruiten dat eisers als buitenlandse vennootschappen zekerheid moeten stellen voor proceskosten en schadevergoeding.

De rechtbank wijst de vordering af omdat zo een verplichting tot het stellen van zekerheid i.c. niet bestaat, omdat Deere, kort gezegd,  op grond van het Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika  is vrijgesteld van het stellen van de in artikel 224 Rv bedoelde zekerheid. John Deere is gevestigd in Zwitserland, zodat haar op grond van artikel 45 EVEX geen zekerheid kan worden opgelegd.  De Proceskosten van het incident komen voor rekening van Van Ruiten, af te rekenen bij het eindvonnis in de hoofdzaak. 

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 oktober 2008, KG ZA 08-885, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft tegen Inter-Tyre Holland B.V.

Modellenrecht. Merkenrecht. BMW maakt succesvol bezwaar tegen het aanbieden door gedaagde, op haar website, van velgen die, zoals de rechtbank stelt, ‘vrijwel tot in detail lijken te zijn nagemaakt’ van de modellen van BMW. Nu niet is gesteld dat de modellen van BMW nietig zouden zijn, is een verwijzing naar de rest van de markt niet relevant.

Op een eerdere sommatie van BMW heeft gedaagde de aanduiding bij de velgen gewijzigd van BMW in BMVV (BVIE zou misschien ook een aardige vervanger zijn geweest). De rechtbank oordeelt dat dit inbreukmakend merkgebruik is en geen toegestane aanduiding om de bestemming van de waar, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven. Afbeeldingen in het vonnis.

Proceskosten: In geval van betwisting dient aansluiting te worden gezocht bij de indicatietarieven. Beide partijen hebben aangegeven dat de omvang van de procedure naar hun mening die van een eenvoudig krot geding ontstijgt en ‘daarvan uitgaande’ worden de kosten begroot op €15.000,- .

Nietigheid: 4.3. Inter-Tyre stelt dat er zeer veel verschillende velgen op de markt zijn, die bovendien noodzakelijk veel op elkaar lijken. Desgevraagd heeft Inter-Tyre ter zitting verklaard zich in deze procedure niet op het standpunt te stellen dat de modellen van BMW nietig zouden zijn omdat de nieuwheid of het eigen karakter van de modellen zou ontbreken. Ook is door Inter-Tyre niet gesteld dat en gemotiveerd waarom de gestelde omstandigheid van invloed zou moeten zijn op de beschermingsomvang van de modellen. Vooralsnog is dan niet in te zien dat het gestelde voor beoordeling van het geschil relevant is. In ieder geval kan Inter-Tyre niet worden gevolgd in haar opvatting dat het inbreuk op de modelrechten van BMW zou kunnen rechtvaardigen.

(…) 4.5. Voorshands bestaat geen reden te twijfelen aan de geldigheid van het internationale model. Niet is in te zien dat de inschrijving onvoldoende duidelijk zou zijn. Een nadere beschrijving van de afbeeldingen, zoals Inter-Tyre kennelijk verlangt, is niet dwingend voorgeschreven.”

4.6. (…)  Indien Inter-Tyre meent dat er reden is voor nietigverklaring van (één van) de Gemeenschapsmodellen van BMW, dient zij, zoals zij ter zitting heeft aangekondigd, bij het in de verordening bedoelde Bureau een vordering tot nietigverklaring in te stellen. Zolang dat niet is gebeurd, brengt het vermoeden van geldigheid in beginsel mee dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van de Gemeenschapsmodellen.”

Inbreuk modelrechten. “4.8. Voorshands wordt geoordeeld dat de door Inter-Tyre aangeboden velgen bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan de ingeschreven Gemeenschapsmodellen. De voorzieningenrechter merkt in dit verband op dat de Gemeenschapsmodellen vrijwel tot in detail lijken te zijn nagemaakt. BMW heeft ter illustratie terecht gewezen op onder meer een gefreesde rechthoekige figuur in één van de velgen (zie de hieronder opgenomen afbeelding). Dat de velgen van Inter-Tyre qua maatvoering zouden afwijken is niet te zien, omdat uit de modellen geen andere maten zijn af te leiden dan de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende delen van de velgen. Voor zover de modellen kleur en textuur vertonen zijn geen significante verschillen met de door Inter-Tyre verhandelde velgen waarneembaar. Voorshands moet dan ook worden geoordeeld dat Inter-Tyre inbreuk maakt op de Gemeenschapsmodellen van BMW. Met toepassing van de in artikel 3.16 lid 1 BVIE gegeven maatstaf geldt voor het internationale model hetzelfde.”

Inbreuk merkrechten:   “4.10. (…) Het beroep van Inter- Tyre op deze bepaling slaagt echter niet omdat, zie de hiervoor onder rechtsoverweging 2.6. weergegeven afbeelding, Inter-Tyre het merk niet slechts gebruikt om aan te geven dat de velg geschikt is voor auto’s van het merk BMW. Uit de afbeelding wordt immers niet duidelijk dat de velgen weliswaar geschikt zijn voor auto’s van het merk BMW maar niet van BMW afkomstig zijn. Het publiek zal er daarom vanuit kunnen gaan dat het gaat om velgen die afkomstig zijn van de merkhouder BMW, hetgeen als ongeoorloofd gebruik van het merk door Inter-Tyre moet worden aangemerkt. Nu het merk gebruikt wordt voor dezelfde waren, als waarvoor het merk is ingeschreven, kan BMW op grond van artikel 9 lid 1 onder a GMVo dit gebruik in het economisch verkeer verbieden.
 
Proceskosten: “4.16. Voor vonnissen gewezen na 1 augustus 2008 dient voor de hoogte van de proceskosten in het geval van betwisting aansluiting te worden gezocht bij de per die datum in werking getreden regeling Indicatietarieven in IE-zaken (raadpleegbaar op www.rechtspraak.nl). Het door BMW in rekening gebrachte bedrag is aanzienlijk hoger dan het daarin vermelde indicatietarief voor een niet eenvoudig kort geding. De door BMW in rekening gebrachte kosten dienen daarom in beginsel als niet redelijk en evenredig te worden aangemerkt. De door BMW gegeven verklaring voor de omvangrijke kosten overtuigen niet. De aard van de kort geding procedure brengt met zich dat niet zelden moet worden ingespeeld op niet op voorhand bekende stellingen en verweren van de wederpartij. Desgevraagd heeft Inter-Tyre aangegeven dat ook naar haar mening de omvang van deze procedure die van een eenvoudig kort geding overstijgt. Daarvan uitgaande worden de kosten aan de zijde van Inter-Tyre begroot op € 15.000, vermeerderd met € 254 aan vast recht en € 85,44 aan explootkosten.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 2 oktober 2008, KG ZA 08-1705 MH/PvV, ANWB B.V. tegen Media Mij B.V. (met dank aan Radboud Ribbert, Ribbert Advocaten).

Eiser ANWB is sinds 2002 uitgeefster van het tijdschrift 'Buitenleven' en houdster van het Benelux woordmerk "ANWB BUITENLEVEN en  twee Benelux beeldmerken met de naam "Buitenleven". Gedaagde Media Mij geeft de naam 'Welke' thematische tijdschriften uit, o.a. , sinds februari 2007,  het tijdschrift "Welke buitenleven" . Woordmerk wordt niet gebruikt, maar de rechtbank volgt de ANWB in de stelling dat gedaagde hiermee inbreuk maakt (sub b) op de beeldmerkrechten van de ANWB.  Vordering tot bevel tot terughalen van de tijdschriften wordt toegewezen. Indicatietarieven: eenvoudig kort geding, €6000,-

 “4.5. Wel is er naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake vaneen teken dat overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer  gebruikt word1 voor dezelfde of soortgelijke waren. als bedoeld in artikel2.20, eerste lid. sub b. BVIE. Daartoe wordt overwogen dat het woord"Welke" in de titel "Welke Buitenleven" van ondergeschikt belang moet worden geacht nu dat woord, zoals terecht door ANWB betoogd, in zeer kleine letters en verticaal weergegeven en daarmee niet opvallend op de cover van het tijdschrift van Media Mij is geplaatst. Het woord"Buitenleven" is door Media Mij daarentegen horizontaal en in grote lettersop de cover van het tijdschrift geplaatst en trekt daardoor de aandacht op de cover. Door de kopers van het tijdschrift zal het woord "Welke" dan ook nauwelijks worden waargenomen. Voor zover door Media Mij is betoogt dat op de cover van haar tijdschrift ter onderscheiding ook een vraagteken is afgebeeld terwijl achter het woord "Buitenleven" op het tijdschrift van ANWB een punt is geplaatst, wordt overwogen dat het vraagteken op dec over op her tijdschrift van Media Mij in eerste instantie niet opvalt omdat het vraagteken in de foto's op de cover is verwerkt. De punt achter"Buitenleven" op het tijdschrift van ANWB valt in het geheel niet op. Voorshands stemt het door Media Mij gebruikte teken dan ook auditief en visueel voldoende overeen met het beeldmerk van ANWB.

4.6. Daarnaast is voldoende aannemelijk dat Media Mij het teken in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren als ANWB gebruikt. Het gaat hier immers in beide gevallen om een tijdschrift, met ophet buitenleven gerichte onderwerpen. De covers van beide tijdschriftenlijken erg op elkaar. Het zijn glossy's met ongeveer hetzelfde format die dezelfde in het oog springende nam "Buitenleven" dragen. De onderdelen die verschillend van elkaar zijn. vallen in vergelijking daarmee onvoldoende op, "Look and feel" van beide tijdschriften stemmen overeen. Dit brengt met zich dat tevens voorshands wordt geoordeeld dat de totaal indruk van het door Media Mij gebruikte teken overeenstemt met het beeldmerk van ANWB en dat daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan en dat beide tijdschriften met elkaar zullen worden geassocieerd. Dat, zoals door Media Mij betoogd, het voor de adverteerders in beide tijdschriften wel duidelijk is dat het om twee verschillende tijdschriften en doelgroepen gaat,maakt dat niet anders. Dit betekent nog niet dat het daarmee ook voor de kopers van deze tijdschriften voldoende duidelijk is dat het om verschillende tijdschriften gaat.

4.7. Uit het voorgaande volgt dat het gebruik van het teken "Welke Buitenleven"door Media Mij voorshands in strijd moet worden geacht met artikel 2.20.eerste lid aanhef en onder b. BVIE. (…) Gelet op de ernst van de inbreuk acht de voorzieningenrechter het gevorderde bevel tot terughalen van de tijdschriften "Welke Buitenleven"uit de handel en tot vernietiging van de voorraad toewijsbaar. Ter zitting heeft Media Mij gesteld dat zij van plan is de laatste editie (najaar 2008) op 10 november 2008 uit de schappen te laten halen. Zij dient dit thans vervroegd te doen. Ter zitting is gebleken dat Media Mij reeds langere tijdbekend is met het bezwaar van ANWB tegen het gebruik van het reken"Welke Buitenleven" voor het tijdschrift van Media Mij, zodat Media Mij met deze vordering rekening heeft kunnen houden. (…).

4.9. Media Mij zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. (…) In verband daarmee wordt overwogen dat het hier een eenvoudig kort geding betreft waarvoor in het indicatietarief IE-zaken een bedrag van EUR 6.000.00 als redelijk en evenredig is begroot.”

Lees het vonnis hier. Vakantietip hier.

HvJ EG, 2 oktober 2008, zaak C-144/07 P, K-Swiss Inc. tegen OHIM.

Gemeenschapsmerkenprocesrecht. Merkenrecht ontaardt in volledig procesrechtelijk geschil.

“K-Swiss erkent dat de litigieuze beschikking haar door middel van een door de onderneming DHL afgehandelde expreslevering is bezorgd op 28 oktober 2005, maar stelt zich evenwel op het standpunt dat moet worden bepaald of deze bezorging moet worden geacht te hebben plaatsgevonden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in de zin van regel 62, lid 1, van verordening nr. 2868/95.” Dat het document de geadresseerde wel heeft bereikt is echter afdoende. Het te laat instellen van beroep, twee maanden na ontvangst van de beschikking,  komt derhalve voor rekening van K-Swiss.

“21. In punt 22 van de bestreden beschikking heeft het Gerecht vastgesteld dat partijen noch beweerden dat de door de onderneming DHL afgehandelde en bij rekwirante bezorgde expreslevering in de vorm van een aangetekende brief was verzonden, noch dat deze onderneming in Duitsland aangetekende zendingen mocht verrichten, en dat de begeleidende brief niet vermeldde dat het een aangetekende brief betrof, maar enkel beklemtoonde dat van deze zending „enkel per DHL kennis wordt gegeven”.

22. Het Gerecht heeft derhalve terecht geconcludeerd dat een dergelijke kennisgeving niet een „kennisgeving per aangetekende brief met ontvangstbevestiging” in de zin van regel 62, lid 1, van verordening nr. 2868/95 vormde.

23. Wanneer het BHIM echter niet in staat is te bewijzen dat het naar behoren van een document kennis heeft gegeven dan wel wanneer de voor de kennisgeving geldende bepalingen niet zijn nagekomen, maar dit document de geadresseerde wel heeft bereikt, volgt, anders dan het BHIM betoogt, uit regel 68 van verordening nr. 2868/95, die het Gerecht op goede gronden heeft toegepast, dat het BHIM het bewijs van de datum van die ontvangst kan leveren en dat de kennisgeving wordt geacht op die datum te zijn geschied.

24. Het Gerecht heeft ook terecht overwogen dat het op 16 januari 2006 door K-Swiss ingestelde beroep tardief was en niet-ontvankelijk moest worden verklaard.
Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten."

De hogere voorziening wordt afgewezen.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, zaaknr. 105.005.268/01, The Bo-Dean Company B.V. & LIEF! B.V. tegen Prenatal Moeder en Kind B.V. (met dank aan Daniëlle van der Kolk, Houthoff Buruma).

Eerst even voor jezelf lezen. Merkenrecht. Onderscheidend vermogen LIEF! voor kinder- en babykleertjes. Hof vernietigt vonnis vzr. Rechtbank Rotterdam.

“15 (…) De voorzieningenrechter is niet toegekomen aan beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar omdat zij het gebruik door Prénatall van de aanduiding LIEF niet heeft aangemerkt als gebruik als merk.

16. Het hof is voorshands van oordeel dat het merk LIEF!, mede gelet op het gebruik daarvan als omschreven in  rechtsoverweging 7, een normaal onderscheidend vermogen bezit. Dit brengt mee dat principale grief I, gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat her merk LIEF! zwak is en een beperkte beschermingsomvang heeft, slaagt.

17. Nu het teken LIEF en het merk LIEF! zowel visueel, auditief als begripsmatig overeenstemmen, beide worden gebruikt voor baby- en peuterartikelen en niet gemotiveerd betwist is dat zich al een aantal gevallen van daadwerkelijke verwarring hebben voorgedaan, acht het hof voorshands aannemelijk dat sprake is van verwarringsgevaar. Dat Prénatal ook haar eigen merk op haar producten aanbrengt leidt niet tot een ander oordeel, nu het niet ongebruikelijk is dat verschillende merken (al dan niet van verschillende merkhouders) op producten voorkomen en dat het Prénatal-merk bovendien niet steeds zichtbaar is. Dit brengt mee dat het gevorderde inbreukverbod voor toewijzing in aanmerking komt, tenzij het in eerste aanleg gevoerde, niet behandelde verweer dat het merk LIEF! te kwader trouw is gedeponeerd zou slagen.

(…) 19 (…) Op grond van deze stukken acht het hof voorshands aannemelijk dat Prénatal in juni 2004 een aantal DE LIEF ALLERLIEFSTE producten in Turkije heeft besteld, die in augustus 2004 geleverd moesten worden, waarna distributie over de winkels moest plaatsvinden. Dit is echter onvoldoende om aan te nemen dat Prénatal deze aanduiding voor 14 oktober 2004 al zodanig gebruikte dat Bo-Dean van dat gebruik op de hoogte was of behoorde te zijn. het verweer dat het merk te kwader trouw is gedeponeerd faalt dan ook al om die reden.”

Lees het arrest hier. Lees het vonnis van de Rb. Rotterdam hier.

Rechtbank Almelo, 22 september 2008, LJN: BF3796, Hair Club BVBA Kreatos tegen Kreatos Kappers V.O.F.

Handelsnaam en merkenrecht. Haarkappers. “Een domeinnaam is in beginsel niet meer dan een zoekterm die een internetgebruiker zal geleiden naar een bepaalde website.” Handelsnaam van een buitenlandse onderneming. Merkrecht versus oudere handelsnaam. Inbreuk op handelsnaam en merkrechten door gedaagden niet aangenomen. Indicatietarieven: €2000,-.
 
Eiseres stelt dat gedaagden onrechtmatig jegens haar handelen door het gebruik van de handelsnaam “Kreatos Kappers”. Zij vordert daarom -zakelijk weergegeven- veroordeling van gedaagden tot staking en gestaakt te houden van ieder gebruik van de handelsnaam ‘Kreatos Kappers ’ en van iedere andere handelsnaam die daaraan identiek is, van ieder gebruik van het beeldmerk ‘Kreatos, ‘t is zo geknipt’, alsmede van het woordmerk ‘KREATOS’, waaronder begrepen het gebruik van ‘Kreatos kappers’ en ‘kreatoskappers.nl’, alsook ieder gebruik van de domeinnaam ‘kreatoskappers.nl’ en iedere domeinnaam met daarin de naam ‘Kreatos’.

Partijen zijn woonachtig op het grondgebied van verschillende staten. Hierdoor draagt de zaak een internationaal karakter. Aan de Nederlandse rechter komt rechtsmacht toe nu gedaagden in Nederland gevestigd dan wel woonachtig zijn. De Wet conflictenrecht onrechtmatige daad van april 2001 is van toepassing.

Handelsnaam. “4.6.  De handelsnaam van een buitenlandse onderneming kan in Nederland ingevolge artikel 5 Hnw worden beschermd. Voorwaarde voor bescherming is a) dat de buitenlandse handelsnaam reeds (in het buitenland) werd gevoerd op het tijdstip dat met het voeren van de binnenlandse naam werd begonnen, en b) of -indien vraag a bevestigend wordt beantwoord- bij het Nederlandse publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten was toen gedaagde sub 1. haar handelsnaam ging voeren.

4.7.  Eiseres heeft tot 10 november 1993 enkel salons in België opgericht, zodat in het onderhavige geval allereerst van belang is het antwoord op de vraag of eiseres op  10 november 1993 de in geschil zijnde handelsnaam ‘Kreatos’ reeds voerde in België. Zo ja, dan dient eiseres bescherming te genieten van de Handelsnaamwet indien verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is bij het Nederlandse publiek.

4.8.  (…) Ook uit de overige producties blijkt niet dat eiseres de handelsnaam ‘Kreatos’ reeds voerde op het moment van oprichting en vestiging van gedaagde sub 1., zodat niet genoegzaam is gebleken dat eiseres op 10 november 1993 de handelsnaam ‘Kreatos’ reeds voerde. Op het van belang zijnde tijstip, 10 november 1993, moet worden aangenomen dat verwarring bij het relevante Nederlandse publiek dus niet mogelijk was. Eiseres heeft haar stelling dat gedaagden onrechtmatig jegens haar handelen door gebruik te maken van de handelsnaam ‘Kreatos’ dan ook onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Niet is gebleken dat zij de bescherming geniet van de Handelsnaamwet.

Merkrechten. 5.1.  Er is reeds voorlopig geoordeeld dat de handelsnaam ‘Kreatos Kappers’ mag worden gevoerd door gedaagden en dat eiseres daartegen niet de bescherming van de handelsnaamwet kan inroepen. Een domeinnaam is in beginsel niet meer dan een zoekterm die een internetgebruiker zal geleiden naar een bepaalde website. Bij het registeren van een domeinnaam geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Bij de keuze van een domeinnaam moet echter wel rekening worden gehouden met handelsnaam- en merkrechten van anderen.

5.2.  Eiseres stelt weliswaar dat het recht op het uitsluitende gebruik van het beeldmerk “Kreatos, ’t is zo geknipt’ en het woordmerk ‘Kreatos’ zijn grondslag vindt in de inschrijving van deze merken bij het Benelux-Merkenbureau, vaste rechtspraak is echter dat de rechthebbende op een oudere handelsnaam het gebruik ervan in zijn gevestigde bedrijfsdebiet niet kan worden verboden met een beroep op een jonger merkenrecht. Dit volgt ook met zoveel woorden uit artikel 16 lid 1 derde volzin Agreement on Trade Related Apects of Intellectual Property Rights (TRIPs-Verdrag ). De stelling van eiseres dat zij zich op grond van haar merkinschrijvingen kan verzetten tegen het gebruik door gedaagden van hun handelsnaam, waaronder het gebruik van de domeinnaam ‘www.kreatoskappers.nl’ wordt dan ook verworpen. Eiseres heeft bovendien onvoldoende aannemelijk gemaakt dat gedaagden zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel hebben getrokken uit de reputatie van de merken van eiseres. Zij stelt dat gedaagden met het gebruik van de domeinnaam, internetgebruikers die op zoek zijn naar een kapperssalon van eiseres naar hun kapperssalon lokken, waardoor consumenten ten onrechte kunnen veronderstellen dat de onderneming en website van gedaagden gelieerd zijn aan de onderneming van eiseres. Nog afgezien van de vraag of dat gevaar voor verwarring, gelet op de uiteenlopende vestigingsplaatsen van de salons van eiseres en gedaagden, zich niet enkel bij een klein -verwaarloosbaar- deel van het publiek zal voordoen, gedaagden kunnen zich er met recht en reden op beroepen dat zij voor het voortgezet gebruik van hun handelsnaam, waarmee zij gedurende jaren goodwill hebben opgebouwd, een geldige reden hebben. Er is daarom geen enkele reden om aan te nemen dat eiseres op grond van haar jongere merkinschrijving gedaagden zal kunnen beletten hun handelsnaam te blijven gebruiken.

5.3. Het beeldmerk bestaat echter niet alleen uit de naam ‘Kreatos’, maar ook uit een kenmerkende toevoeging ‘’t is zo geknipt’. Op voorhand is aannemelijk dat eiseres merkenrechtelijke bescherming toekomt voor deze toevoeging, gelet op diens depot van het merk en het gebruik van dat merk. Echter, onvoldoende gesteld of gebleken is dat gedaagden (onrechtmatig) gebruik maken van het beeldmerk ‘Kreatos, ’t is zo geknipt’, zodat eiseres geen belang heeft bij toewijzing van de daarop betrekking hebbende vordering.

Proceskosten. 5.5.  Als de in het ongelijk gestelde partij wordt eiseres veroordeeld in een vergoeding van de proceskosten van gedaagden. Dit doet de voorzieningenrechter aan de hand van de lijst “Indicatietarieven in IE-zaken.” Deze lijst is goedgekeurd door het LOVC, geldt voor vonnissen vanaf 1 augustus 2008 en komt de voorzieningenrechter als rechtens juist voor. De voorzieningenrechter maakt, conform de lijst, een onderscheid in de proceskosten. De proceskosten ter zake van schending van het gemene recht (onrechtmatige daad) worden begroot op € 816,- (het standaard tarief). De proceskosten ter zake van het intellectuele eigendomsrecht worden, ex artikel 1019h Rv, begroot op € 2.000,- nu de intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten van deze zaak van relatief eenvoudige aard zijn en gedaagden geen gedetailleerde opgave hebben gedaan van het uurtarief, het aantal gewerkte uren en de concreet verrichte werkzaamheden. Het te vergoeden griffierecht bedraagt € 254,-.”

Lees het vonnis hier.

GvEA, 24 september 2008, zaak T-116/06, Oakley, Inc. tegen OHIM / Venticinque Ltd.

Gemeenschapsmerk. Gedeeltelijk geslaagde nietigheidsprocedure tegen gemeenschapswoordmerk O STORE (winkel) op grond van ouder nationaal woordmerk THE O STORE (warenmerk). Vergelijking van in kader van detailhandel verrichte diensten met overeenkomstige waren. ‘Store’ is voor Fransen voldoende onderscheidend.

Overeenstemming waren en diensten: “49. Anders dan verzoekster stelt, is het feit dat de in het kader van de detailhandel verstrekte diensten in dezelfde verkooppunten als de waren verkrijgbaar zijn, een relevante factor voor het onderzoek van de soortgelijkheid van de betrokken diensten en waren. Het Hof heeft in dit verband in punt 23 van het arrest Canon (punt 16 supra) geoordeeld dat bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Het Hof heeft gepreciseerd dat deze factoren met name de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan betreffen, zodat het geenszins heeft geoordeeld dat alleen met deze factoren rekening kan worden gehouden, daar deze opsomming louter illustratief was. Het Gerecht heeft daaruit afgeleid dat ook andere relevante factoren die de verhouding tussen de betrokken waren en diensten kenmerken, in aanmerking kunnen worden genomen, zoals de distributiekanalen van de betrokken waren

(…) 51. Bij de vergelijking van de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten is in punt 22 van de bestreden beslissing dus op goede gronden rekening gehouden met de omstandigheid dat deze waren en diensten doorgaans in dezelfde verkooppunten worden verkocht.

52 . Ten derde zij wat de door de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing vastgestelde complementariteit van de betrokken diensten en waren betreft eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak waren complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming.

54 . Vastgesteld zij dus dat de verhouding tussen de in de detailhandel aangeboden diensten en de door het oudere merk aangeduide waren in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden naar aanleiding van de verkoop van deze waren. Zoals het Hof in punt 34 van het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (punt 17 supra) heeft geoordeeld, is het doel van de detailhandel de verkoop van waren aan consumenten, waarbij het Hof overigens heeft opgemerkt dat deze handel naast de verkoop als rechtshandeling alle activiteiten omvat die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Dergelijk diensten, die dus worden verricht met het oog op de verkoop van een aantal specifieke waren, hebben zonder deze waren geen enkel nut.

(…) 62. Gelet op al het voorgaande, heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat de „detailhandel en groothandel in kledingstukken, hoofddeksels, schoeisel, sporttassen, ransels en knapzakken, en portefeuilles” alsmede de „detailhandel en groothandel, waaronder on-linedetailhandelzaken” soortgelijk zijn aan de door het oudere merk aangeduide waren.

Overeenstemming tekens: (…) 71. Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat de conflicterende tekens in hoge mate overeenstemmen aangezien zij hetzelfde element „o store” bevatten en het enige verschil erin bestaat dat het niet-onderscheidende lidwoord „the” is weggelaten in het bestreden gemeenschapsmerk.

Verwarringsgevaar: “77. Aangaande, ten slotte, verzoeksters argument dat er geen verwarringsgevaar bestaat doordat het onderscheidend vermogen van de elementen „the” en „o” in het oudere merk THE O STORE minimaal en zelfs onbestaand is, te meer daar interveniënte niet heeft aangetoond dat dit merk een sterke positie inneemt op de Franse markt, zij opgemerkt dat, zoals het BHIM terecht heeft gesteld, de combinatie van deze elementen waarvan twee uit het Engels stammen, hoewel zij afzonderlijk beschouwd een gering onderscheidend vermogen hebben, voor de Franse consumenten een normaal onderscheidend vermogen heeft met betrekking tot de erdoor aangeduide waren. Aangezien het oudere merk een normaal onderscheidend vermogen bezit, mist verzoeksters argument feitelijke grondslag en moet het dus worden afgewezen.

78 . Uit al wat voorafgaat volgt dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat er sprake is van verwarringsgevaar en de nietigheid van het gemeenschapsmerk O STORE terecht heeft bevestigd voor de diensten „detailhandel en groothandel in kledingstukken, hoofddeksels, schoeisel, sporttassen, ransels en knapzakken, en portefeuilles” alsmede voor de „detailhandel en groothandel, waaronder on-linedetailhandelzaken”.

85. Hoewel, zoals in de punten 63 tot en met 70 supra is vastgesteld, de tekens in hoge mate overeenstemmen, zijn met name de diensten verricht in het kader van de detailhandel in brillen geenszins soortgelijk aan kledingstukken en producten in leder. Het oudere merk ziet rechtstreeks noch indirect op waren die soortgelijk zijn aan „brillen, zonnebrillen, optische artikelen (brillen, lenzen e.d.) en accessoires, horloges, uurwerken, juwelierswaren, overdrukplaatjes, aanplakbiljetten”.

Lees het arrest hier.

GvEA, 24 September 2008, T-179/07, Anvil Knitwear, Inc. tegen OHIM / Aprile e Aprile Srl ( Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder national merk ANVIL tegen  gemeenschapsbeeldmerkaanvraag APRILE. Oppositie afgewezen. Niet-betwisting beïnvloedt de vaststelling niet.

“74 In so far as this plea is to be understood as meaning that the Board of Appeal should have found that the similarity between the marks at issue asserted by the applicant had been proved, since Aprile e Aprile had not disputed it, it must be rejected.

75. Such a line of argument misconstrues the meaning of Article 74 of Regulation No 40/94. As is apparent from the considerations and the case-law set out in paragraphs 70 to 72 above, while that provision precludes OHIM, in proceedings relating to relative grounds for refusal, from taking into consideration facts which were not put forward by the parties, with the exception of facts which are well known, it does not prevent it, on the basis of its assessment of the facts actually put forward by one of the parties, from arriving at a conclusion which is different from that desired by the party in question.

76 . The existence or lack of similarity between two marks in opposition does not, as such, constitute a fact within the meaning of Article 74(1) of Regulation No 40/94, but the result of a factual assessment.”

Lees het arrest hier. 

GvEA, 24 september 2008, zaak T-248/05, HUP Uslugi Polska sp. z o.o., formerly HP Temporärpersonalgesellschaft mbH tegen OHIM / Manpower Inc. (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerk. Mislukte nietigheidsprocedure tegen I.T.@MANPOWER. Het begrip emailadres komt 1 keer in de uitspraak voor, bij de stellingen van de eisende partij. Merk is niet misleidend, beschrijvend en beschikt over onderscheidend vermogen.

“43. The combination of an acronym, a symbol and a word is not the usual way of designating goods or services. Furthermore, the intervener’s mark, which consists of such a combination of three different elements, cannot, viewed as a whole, be regarded as a known English expression designating the goods or services in question or referring to one of their characteristics.

44. Moreover, even if some of the relevant consumers could perceive the intervener’s mark as conveying the meaning of ‘information technology at Manpower’, that would suggest that the mark refers to an entity called Manpower and therefore performs the essential function of a trade mark which is to provide identification of commercial origin. Alternatively, even if some of the relevant consumers could perceive that mark as conveying the meaning of ‘information technology in the workforce’ – which would, however, require the intervener’s mark to be analysed in a certain way – that mark cannot be perceived as a descriptive indication of the goods or services in question or of one of their characteristics in the everyday language of the relevant public. The message conveyed by the intervener’s mark is not sufficiently clear and direct for it to be considered to be descriptive of the goods or services in question.”

(…) 52. Secondly, the Board of Appeal did not err in stating that the intervener’s mark has a minimum degree of distinctiveness (paragraph 17 of the contested decision).

54. (…)  it is an original and uncommon combination owing, in particular, to the insertion of the symbol ‘@’ between ‘it’ and ‘manpower’. It is not common to have a word mark consisting of an acronym, a symbol and a word. (…)

(…) 67. (…) Contrary to the applicant’s claim, the intervener’s mark does not convey a clear message concerning the goods and services in question or their characteristics but, at the very most, hints at them.

68. In particular, the intervener’s mark cannot be understood as being equivalent to ‘manpower in the sector of information technology’. Although it may call to mind, to a certain extent, something connected with information technology and a workforce, it is not a designation which is sufficiently specific to be capable of giving rise to actual deceit or a sufficiently serious risk that the consumer will be deceived.

69. Furthermore, consumers are, in any event, able to assess directly, when choosing the goods or services in question, whether they relate to information technology or are connected with a workforce. They are not therefore generally characteristics to which a serious risk of deceit may apply.

70 . It follows from all of the above that the fourth part of the applicant’s plea and, therefore, the single plea in law must be rejected, and accordingly, the action in its entirety dismissed.”

Lees het arrest hier.