Alle rechtspraak  

HvJ EG, 3 december 2008, conclusie A-G Kokott in zaak C-59/08, Copad SA tegen Christian Dior couture SA e.a. (verzoek van de Cour de Cassation (Frankrijk) om een prejudiciële beslissing).

Merkenrecht. Merkenrichtlijn. Uitputting van rechten van merkhouder. Verkoop van met merk voorziene producten onder schending van licentieovereenkomst. Verkoop door een discounter. Schending van merkreputatie. Ontbrekende toestemming merkhouder.

Dior heeft met SIL een merklicentieovereenkomst gesloten voor de vervaardiging en distributie van korsetterieartikelen onder het merk Christian Dior. In deze overeenkomst was bepaald dat „met het oog op de handhaving van de algemene bekendheid en het prestige van het merk de licentiehouder zich ertoe verbindt, niet te verkopen aan groothandelaren, inkoopcombinaties, discounters, postorderbedrijven, bedrijven die verkopen via het systeem van huis-aan-huis-verkoop of thuisparty’s, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiegever. Hij neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze bepaling door zijn distributeurs of kleinhandelaren wordt nagekomen.”

SIL heeft vervolgens aan Copad International (hierna: „Copad”), een discounter, waren verkocht, voorzien van het merk dat het voorwerp is van de licentieovereenkomst. Copad heeft een deel van de waren doorverkocht aan derden. Dior heeft SIL en Copad gedagvaard wegens merkinbreuk.

Met de eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of SIL door de verkoop van de waren aan Copad inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Dior. De tweede vraag heeft betrekking op de mogelijke uitputting van het merkrecht. Handelt een licentiehouder zonder toestemming van de merkhouder als hij  waren in de handel brengt onder het betrokken merk en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst die de verkoop aan discounters verbiedt? En, voor het geval dat de merkhouder door het verbod van verkoop aan discounters de uitputting niet kan uitsluiten, kan de merkhouder zich op grond van artikel 7, lid 2, van deze richtlijn tegen verdere verhandeling van de waren kan verzetten?

“67. Tegen deze achtergrond geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden:

1) Artikel 8, lid 2, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd, dat de aan het merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst die de verkoop aan discounters verbiedt, indien de reputatie van de waren door deze verkoop zo ernstig wordt geschaad dat afbreuk wordt gedaan aan hun kwaliteit.

2) Artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een licentiehouder die in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst waren onder een merk in de handel brengt, slechts dan zonder toestemming van de merkhouder handelt indien de licentiehouder door de distributie tegelijkertijd de aan het merk verbonden rechten in de zin van artikel 8, lid 2, van die richtlijn schendt.

3) Artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 biedt de merkhouder niet de mogelijkheid zich te verzetten tegen de distributie van zijn gemerkte waren door een discounter op de loutere grond dat een beding in de licentieovereenkomst de verkoop van de waren aan discounters verbiedt.”

Lees de conclusie hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 3 december 2008, HA ZA 07-1918, G.A. Modefine S.A. tegen Nisu International B.V.

Eerst even kort: Merkenrecht.  Gestelde versiering maakt inbreuk op beeldmerk Armani. Geen rechtsverwerking omdat een bij eerdere door de douane vastgehouden partij geen inbreukprocedure is gestart. Onbetwiste proceskosten: € 25.504,14.

Eiser Modefine is houdster van de merkrechten met betrekking tot het modehuis Giorgio Armani en stelt dat gedaagde Nisu middels het op de zonnebrillen van gedaagde voorkomende teken (klik voor vergroting, afbeeldingen in vonnis) inbreuk maakt op de merkrechten van Armani.  De rechtbank wijst de vorderingen toe.

Rechtsverwerking: “4.2. Het meest vergaande verweer van Nisu houdt in dat Modefine haar rechten om ter zake van merkinbreuk op te treden heeft verwerkt. Dit verweer slaagt niet. Nisu mocht er naar het oordeel van de rechtbank niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat Modefine haar rechten jegens Nisu niet zou handhaven. De omstandigheid dat de Douane in oktober 2006 de vrijgave van een voor Nisu bestemde partij met onder andere 240 zonnebrillen met het Nisu-teken op grond van art. 9 Vo. 1383/2003 heeft geschorst en deze partij vervolgens is vrijgegeven omdat Modefine niet binnen de vereiste (twee keer) 10 dagen een inbreukprocedure is gestart, is daartoe onvoldoende. Van een verzwaarde zorgplicht voor de merkhouder op grond van Vo. 1383/2003, als door Nisu gesteld, is geen sprake.

Voorts kan niet gezegd worden dat Modefine heeft stilgezeten. Modefine heeft weliswaar niet binnen de in Vo. 1383/2003 genoemde termijn een procedure ingeleid, maar heeft Nisu vervolgens bij brief van 17 november 2006 laten weten bezwaar te maken tegen verdere verhandeling van de (240) zonnebrillen met het Nisu-teken. Ook nadien heeft Modefine niet stilgezeten. Na de brief van 21 november 2006, waarin Nisu de inbreuk betwist, heeft Modefine Nisu bij brief van 13 februari 2007 wederom gesommeerd ten aanzien van een partij zonnebrillen met het Nisu-teken. De daartussen gelegen periode is, zeker gelet op de sommatie van 17 november 2006, veel te kort om enig vertrouwen aan te ontlenen dat Modefine haar rechten niet zou handhaven.

4.3. Ook voor zover Nisu stelt dat zij in haar positie onredelijk wordt benadeeld en Modefine om die reden haar rechten heeft verwerkt, slaagt haar verweer niet. (…)  De rechtbank is van oordeel dat voor Nisu op grond van de aan haar verzonden sommatie van 17 november 2006 voorzienbaar was dat Modefine handhavend zou optreden, zodat Nisu hierop had kunnen anticiperen. Modefine heeft ook na deze sommatie niet stilgezeten en Nisu bij brief van 13 februari 2007 wederom gesommeerd inzake het gebruik van het Nisu-teken. Van rechtsverwerking is derhalve geen sprake.”

Inbreuk: “4.5. De rechtbank stelt voorop dat de omstandigheid dat het in aanmerking komende publiek een teken als versiering opvat, niet in de weg kan staan aan de door artikel 9 lid 1 aanhef en sub b GMVo. verleende bescherming, wanneer dat teken, niettegenstaande het decoratieve karakter ervan, zodanig overeenstemt met het ingeschreven merk dat het betrokken publiek kan menen dat de waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (HvJEG 10 april 2008, zaak C-102/07, Adidas/Marca, LJN: BD9710, r.o. 34, 35 en 36). Het gaat er om of de gemiddelde consument zich, bij het zien van zonnebrillen die zijn voorzien van het Nisuteken, kan vergissen omtrent de herkomst van die zonnebrillen door te menen dat die worden verhandeld door Modefine of een daaraan verbonden onderneming. Hierbij speelt niet uitsluitend de mate van overeenstemming tussen het merk en teken een rol, maar ook het gemak waarmee het teken kan worden geassocieerd met het merk, met name gelet op de bekendheid daarvan op de markt. Hoe bekender het merk, hoe groter namelijk het aantal marktdeelnemers dat overeenstemmende tekens zal willen gebruiken.

4.6. (…) Daarvan uitgaande is het Nisu-teken in feite vrijwel gelijk aan het Gemeenschapsmerk van Modefine, met weglating van de letters ‘GA’ en de kop van de ‘vogel’. Niet gezegd kan worden dat nu juist de letteraanduiding en de ‘kop’ de totaalindruk van het Gemeenschapsmerk domineren. In overige zin is het Nisuteken gelijk aan het Gemeenschapsmerk van Modefine. Zelfs het aantal ribbels van het Nisu-teken stemt daarmee overeen. (…)  Het feit dat Nisu haar zonnebrillen (tevens) aanbiedt onder vermelding van de merken SAY en KOST en het prijsverschil tussen haar zonnebrillen en die van Modefine, doet daaraan niet af. Ook kan niet gezegd worden dat de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmerk aldus wordt opgerekt tot de letter ‘V’, gelijk Nisu stelt. Zij gaat er daarmee immers aan voorbij dat haar teken, ervan uitgaande dat dit een ‘V’ is, op een bijzondere wijze is vormgegeven. Het is juist de wijze waarop zij de ‘V’ heeft gestileerd op grond waarvan de rechtbank tot het oordeel komt dat sprake is van een grote mate van overeenstemming met het Gemeenschapsmerk van Modefine.”

Lees het vonnis hier.

GvEA, 2 december 2008, zaak T-67/07, Ford Motor Co tegen OHIM.

Gemeenschapsmerkenrecht. Onterechte weigering inschrijving gemeenschapswoordmerk FUN voor klasse 12, motorvoertuigen en accessoires). Fun is niet beschrijvend. “Het teken FUN op de achterkant van een voertuig kan niet dienen om rechtstreeks een motorvoertuig of een van de wezenlijke kenmerken ervan aan te duiden.”

“34. Het teken FUN voor motorvoertuigen kan worden begrepen als een aanduiding dat deze voertuigen leuk of een bron van plezier kunnen zijn. Het teken FUN kan dus worden gezien als een teken waardoor aan de waar een positief imago – dat veel weg kan hebben van een verkoopbevorderend imago – wordt verleend, door bij de relevante consument het idee op te roepen dat een voertuig een bron van plezier kan zijn. In bepaalde gevallen kan een motorvoertuig weliswaar een bron van plezier zijn voor de bestuurder ervan, maar het teken FUN gaat niet verder dan suggereren.

35. In deze omstandigheden dient te worden vastgesteld dat de band tussen de betekenis van het woord „fun” en motorvoertuigen te vaag, onbepaald en subjectief is om dit woord een beschrijvend karakter voor die waren te verlenen. 

36. Anders dan bepaalde aanduidingen die kenmerken van een voertuig beschrijven, zoals turbo, ABS of 4x4, kan het teken FUN op de achterkant van een voertuig niet dienen om rechtstreeks een motorvoertuig of een van de wezenlijke kenmerken ervan aan te duiden. Op die plaats zal het door de relevante consument worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar.

37. De vaststelling door de kamer van beroep dat de consument het woord „fun” voor de betrokken waren zal opvatten als een aanduiding dat een voertuig een origineel aspect heeft of leuk te rijden is, volstaat dus niet om het teken FUN een beschrijvend karakter in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 te verlenen.

38. Uit het voorgaande volgt dat het teken FUN met motorvoertuigen niet een voldoende rechtstreeks en concreet verband heeft waardoor het betrokken publiek daarin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van deze waren of van een van de kenmerken ervan kan zien. Het teken FUN valt dus niet onder het verbod van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.”

(…) 54. De kamer van beroep heeft dus in wezen het ontbreken van onderscheidend vermogen van het teken FUN afgeleid uit het beschrijvend karakter ervan. Hierboven werd evenwel geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte van mening was dat het teken FUN viel onder het verbod van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. Bijgevolg moet de redenering van de kamer van beroep met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 worden afgewezen voor zover deze is gebaseerd op de hierboven vastgestelde onjuiste opvatting.”

Lees het arrest hier.

GvEA, 2 december 2008, zaak T-275/07, Ebro Puleva tegen OHIM /  Luis Berenguel, SL.

Gemeenschapsmerkenrecht. Oppositieprocedure o.g.v. oudere Spaanse beeldmerken met het woordbestanddeel “Brillante” tegen aanvraag gemeenschapswoordmerk BRILLO’s. (Klassen 29, 30, 31, kort gezegd, voedingswaren). Oppositie afgewezen: overeenstemming bestanddeel ‘brill’ is onvoldoende.

"28. Il ressort de ce qui précède, d’une part, que les signes en cause sont clairement différents sous l’aspect visuel, qui joue un rôle prépondérant dans les circonstances de l’espèce, et d’autre part, que s’ils présentent une faible similitude phonétique et conceptuelle, véhiculée par leur élément commun « brill », la pertinence d’une telle constatation est réduite en raison du rôle prépondérant de l’élément visuel. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les signes en cause, appréciés par rapport à l’impression d’ensemble qu’ils produisent, ne sont pas similaires et que, par conséquent, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur concerné peut être exclue, nonobstant l’identité ou la similitude entre certains produits visés. Partant, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante sur lesquels la demande en annulation de la décision attaquée est fondée et, de ce fait, de rejeter le recours dans son intégralité."

Lees het arrest hier.

GvEA, 2 december 2008, zaak T-212/07, Harman International Industries, Inc. tegen OHIM / Barbara Becker.

Gemeenschapsmerkenrecht. Familienamen. Oppositieprocedure o.g.v. ouder gemeenschapswoordmerk BECKER tegen anvraag voor gemeenschapswoordmerk Barbara Becker (klasse 9). Gerecht vernietigt de beslissing van het OHIM en wijst de oppositie toe.

“36. Dat Barbara Becker in Duitsland het statuut van een beroemdheid heeft als ex-echtgenoot van de heer Boris Becker, betekent voorts niet dat de conflicterende merken begripsmatig niet overeenstemmen. Het oudere merk BECKER en het merk Barbara Becker verwijzen immers naar dezelfde familienaam Becker. Zij hebben dus een punt van overeenstemming, temeer daar in een deel van de Gemeenschap aan het element „becker” van het aangevraagde merk als familienaam mogelijkerwijs een groter onderscheidend vermogen wordt toegekend dan aan het element „barbara”, dat gewoon een voornaam is. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het relevante publiek een onvolmaakt beeld van de conflicterende merken bijblijft.

37. (…) In casu dient te worden vastgesteld dat het element „becker” zal worden opgevat als een familienaam, die vaak wordt gebruikt ter aanduiding van een persoon. Er dient te worden geoordeeld dat dit element een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het merk Barbara Becker.

 (…) 40. Wat het verwarringsgevaar betreft, dient eraan te worden herinnerd dat niet wordt betwist dat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde of soortgelijk zijn, en dat het merk Barbara Becker en het merk BECKER op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak punten van overeenstemming vertonen. Zelfs al zijn de betrokken waren bestemd voor een betrekkelijk oplettend publiek, toch kan dit publiek menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Derhalve dient te worden vastgesteld dat er gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat.

42. Tevens faalt het argument van interveniënte dat de rechtspraak inzake samengestelde merken in casu niet van toepassing is doordat het aangevraagde merk bestaat uit een voornaam en een familienaam. In het geval van merken bestaande uit een persoonsnaam zijn de criteria ter beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 immers bij ontbreken van een andersluidende bepaling in deze verordening dezelfde als die welke gelden voor de andere categorieën van merken. Aldus kan een teken dat de voornaam en de familienaam van een natuurlijke persoon bevat, niet als gemeenschapsmerk worden ingeschreven indien het in strijd is met een relatieve weigeringsgrond voor inschrijving na oppositie door de houder van een ouder merk."

Lees het arrest hier.

GvEA, 26 november 2008, zaak T-100/06, Deepak Rajani tegen OHIM / Artoz-Papier AG (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerken. Oppositieprocedure op basis van ouder international woordmerk ARTOZ (klassen 35, 41) tegen aanvraag gemeenschapswoordmerk ATOZ (klassen 35, 41). Oppositie toegewezen: Zeer overeenstemmende merken voor identiek waren. Gebruikstermijn ouder merk was nog niet verstreken (Duits recht van toepassing).

“37. It must therefore be held that, in the present case, since the Board of Appeal based the contested decision on an earlier international registration having effect in Germany, reference must be made to German trade mark law both for the date on which the international registration first took effect in Germany and for the starting point for the five-year time-limit.

(…) 43. It follows that if, in Germany, an applicant for a trade mark seeks proof of use of an earlier international registration in respect of which the German Patent and Trade Marks Office first made a declaration under Article 5 of the Madrid Agreement, but to which it later granted protection, the date of receipt by the International Bureau of WIPO of the final notification of the granting of protection constitutes the starting point for the calculation of the five-year time-limit. In the context of the German procedures, that date is therefore the date on which the registration procedure for an international registration is regarded as being completed.

(…) 46. Thirdly, as regards the complaint that by adding, of its own motion, the one-year time-limit to the five-year time-limit, the Board of Appeal turned the exception into the general rule, it should be noted that Paragraph 115(2) of the Markengesetz provides for such addition as a general rule. Moreover, OHIM rightly pointed out that an applicant for an international trade mark cannot be required to use and invest in the trade mark applied for before he knows whether the latter does actually enjoy the protection sought in the territory concerned, which was not the position before the expiry of the time-limit laid down in Article 5(2) of the Madrid Agreement.

47. Fourthly (…) it should be noted that that directive does not harmonise the procedural aspect of trade mark registration and it is thus for the Member State to determine the time at which the registration procedure comes to an end (…).”

Lees het arrest hier.

GvEA, 26 november 2008, zaak T-147/06 En Route International Ltd tegen OHIM

Gemeenschapsmerken. Terechte weigering beschrijvend woordmerk FRESHHH voor, kort gezegd, eten en drinken.

“21. Nach dem vorstehend Gesagten wird der betroffene Verbraucher, wenn ihm die angemeldete Marke begegnet, diese ungeachtet der doppelten Hinzufügung des Endbuchstabens „h“ als eine Variante des Ausdrucks „fresh“ wahrnehmen. Das Wort „fresh“ ist aber ein gängiges englisches Wort, das zur Bezeichnung eines der relevanten Merkmale der von der Anmeldemarke erfassten Waren verwendet werden kann, nämlich der Frische, was bedeutet, dass die angemeldete Marke beschreibend ist.“

Lees het arrest hier.

GvEA, 26 November 2008, zaak T-184/07, Avon Products, Inc. tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerk. Terechte weigering niet onderscheidend woordmerk ANEW ALTERNATIVE voor zeepjes e.d. (ANEW inderdaad zonder spatie).

“26. (…) The sign ‘a new alternative’ will be perceived from the outset as an advertising slogan indicating to the consumer that the product or service concerned offers an alternative to the existing goods or services, and not as an indication of its commercial origin. Consequently, in accordance with the case-law set out in paragraph 22 above, the mark applied for is devoid of distinctive character and its registration is for that reason impermissible on the ground for absolute refusal laid down in Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94.”

Lees het vonnis hier.

GvEA, 26 November 2008, zaak T-435/07, New Look Ltd. Tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerken. Terechte weigering niet onderscheidend woordmerk NEW LOOK voor kleding e.d. Het is niet meer dan “an advertisement with the sole aim of making a claim about a product or the change that that product can confer on a person’s appearance”.

“23. In the present case, at the very least, a basic understanding of English on the part of the general public, in any event, in the Scandinavian countries, the Netherlands and Finland must be regarded as a well-known fact. Therefore, the Board of Appeal was entitled to take the view that the target public in those countries would understand the sign applied for and would not see it as a badge of a particular trade origin for the goods and services at issue, but as an advertisement with the sole aim of making a claim about a product or the change that that product can confer on a person’s appearance. Consequently, the Board of Appeal did not err in finding that the sign applied for is devoid of any inherent distinctive character in those countries.”

Lees het arrest hier.

GvEA, 25 novembre 2008, T-325/07, Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre-Est Europe (CFCMCEE) tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerkenrecht. Weigering van OHIM tot inschrijving gesteld beschrijvend woordmerk SURFCARD (creditcards) wordt gedeeltelijk ongedaan gemaakt, weigering is terecht voor creditcards, maar  gaat niet op voor alle gegevensdragers en  creditcarddiensten.

"(…) La décision de la première chambre de recours est annulée dans la mesure où elle refuse l'enregistrement comme marque communautaire du signe verbal SURFCARD pour les « supports de données magnétiques, support de données optiques » relevant de la classe 9 ainsi que les « services de cartes de crédit, services de cartes de débit » relevant de la classe 36 au sens de l'arrangement de Nice (…)"

Lees het arrest hier.