Tegen de achtergrond van de rechtspraak van het Hof van Justitie over artikel 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn, en bepalingen van het EG-Verdrag inzake het vrije verkeer van goederen, oordeelt de Hoge Raad dat gerede twijfel bestaat of de “relatief strikte” maatstaven uit de Davidoff-rechtspraak vatbaar zijn voor toepassing in het geval dat de goederen (voor het eerst) binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. De Hoge Raad overweegt:
“3.6.4.3 Aldus lijkt op grond van het ten tijde van de totstandkoming van de Merkenrichtlijn gevormde communautair acquis, dat bij de invoering van art. 7 zijn gelding heeft behouden, te kunnen worden geconcludeerd dat voor het aannemen van uitputting ten aanzien van goederen die eerder binnen de EER in het verkeer zijn gebracht een, op de verwezenlijking van de functie van het merk als herkomst- en kwaliteitswaarborg georiënteerde, maatstaf bestaat, die ongetwijfeld ruimer is dan de, op controle door de merkhouder op de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER georiënteerde, maatstaven van de Davidoff-rechtspraak ten aanzien van goederen die eerder buiten de EER in het verkeer zijn gebracht en vervolgens in de EER worden geïmporteerd.”
Door de Hoge Raad worden de volgende prejudiciële vragen gesteld:
“1. Moeten, in het geval dat waren onder het merk van de merkhouder, maar niet door hem en evenmin met zijn uitdrukkelijke toestemming, eerder binnen de EER in de handel zijn gebracht, voor de beoordeling of dit is gebeurd met (impliciete) toestemming van de merkhouder als bedoeld in art. 7 lid 1 van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), dezelfde maatstaven worden aangelegd als in het geval dat zodanige waren eerder door de merkhouder of met diens toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht?
2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt: welke - al dan niet (mede) aan de hiervoor in 3.6.4.2 genoemde rechtspraak van het Hof van Justitie in zijn arrest van 22 juni 1994 C-9/93, Jur. 1994, p. I-2757, NJ 1995, 480, inzake IHT Danzinger/Ideal Standard, ontleende - maatstaven moeten dan in het in die vraag als eerste genoemde geval worden aangelegd voor de beoordeling of sprake is van (impliciete) toestemming van de merkhouder in de zin van de genoemde richtlijn?”
De vraag in hoeverre gezag van gewijsde toekomst aan het arrest van het Hof van Valencia in de onderhavige zaak, wordt volgens de Hoge Raad primair beantwoord door artikel 33 en 36 EEX-Verordening. Op grond van deze artikelen is volgens de Hoge Raad niet voor redelijke twijfel vatbaar dat de vraag naar de omvang van het gezag van gewijsde dat aan de beslissing van de Spaanse rechter toekomt en het rechtsgevolg daarvan, wordt bepaald door het recht van Spanje als het land waarin de beslissing is gegeven. De oordeel dat het Hof Amsterdam heeft gegeven over de omvang van het gezag van gewijsde van het arrest van het Hof te Valencia berust volgens de Hoge Raad klaarblijkelijk op de uitleg die het hof geeft gegeven aan het Spaanse recht. Derhalve gaat om een vraag die op grond van artikel 79 lid 1 onder b RO in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht.
In de conclusie van A-G Verkade wordt uitgebreid aandacht bestaat aan de achtergrond en ontwikkeling van het leerstuk van uitputting in de Europese rechtspraak en de vraag naar welk recht beoordeeld moet worden of Diesel toestemming heeft verleend voor het in de handel brengen van de schoenen in de EER.
Lees het arrest hier.
Rechtbank Leeuwarden, 6 augustus 2008, LJN: BD9727, [Y] Roggebroodbakkerij Tegen [C], H.O.D.N. De Breabakker & Eurobanket Vof.
Rechtbank Amsterdam, 9 juli 2008, LJN: BD9579 Novartis Vaccines And Diagnostics Limited tegen Solvay Pharmaceuticals B.V.
