Alle rechtspraak  

CvdM 17 maart 2015, IEF 14834 (Omroep Max - Heel Holland Bakt)
Mediarecht. Rechtenlicentie. Merkenrecht. Boete Omroep MAX voor overtreding van het dienstbaarheidsverbod ten aanzien van de Heel Holland Bakt producten. Door het Commissariaat voor de Media is in het kader van zijn toezichthoudende taak op grond van de Mediawet 2008, onderzoek verricht naar een mogelijke overtreding door Omroep MAX van het dienstbaarheidsverbod van artikel 2.141 van de Mediawet 2008. Aanleiding voor het onderzoek waren de Heel Holland Bakt producten die te koop zijn (geweest) via de winkels van Albert Heijn, ah.nl en Bol.com, alle eigendom van Ahold. Merkdepots zijn verricht door Omroep Max als houder.

Merchandise en het dienstbaarheidsverbod 61. Merchandise is het commercieel exploiteren van rechten op karakters/figuren, namen en (beeld)merken door het op de markt brengen van producten en diensten. Het op de markt brengen van merchandise rondom programma’s van publieke media-instellingen is in beginsel niet verboden, mits de publieke media-instellingen zich houden aan de reclameen sponsorregels, het dienstbaarheidsverbod en toestemming van het Commissariaat krijgen voor het uitvoeren van deze nevenactiviteit. Het Commissariaat merkt hierbij duidelijkheidshalve op dat in het onderhavige geval geen sprake is van een nevenactiviteit van een publieke media-instelling. Merchandise is dus mogelijk, maar mag er niet toe leiden dat commerciële partijen daar meer dan normaal van profiteren. Het dienstbaarheidsverbod betreft immers alle activiteiten van publieke media-instellingen

62. Zoals gezegd is merchandise rondom programma’s in beginsel niet verboden, mits er wordt voldaan aan een aantal vereisten zoals naleving van het dienstbaarheidsverbod. De exclusiviteit van de verkoop van de Heel Holland Bakt merchandise door Ahold in combinatie met het grote aantal producten, hebben tot de vraag geleid of een commerciële derde (Ahold) daarmee een meer dan normale winst of andere concurrentievoordelen heeft kunnen behalen.

67. Omroep MAX had zich tijdens het ondertekenen van het contract met de BBCW bewust moeten zijn van het dienstbaarheidsverbod door het uit handen geven van de merchandiserechten. Dat deze dienstbaarheid zich in de praktijk realiseerde door het op de markt brengen van een Heel Holland Bakt productlijn door Ahold was daarbij voor Omroep MAX te voorzien nu al voordat Omroep MAX de licentieovereenkomst sloot, in andere landen waar een soortgelijke licentie voor een lokale versie van The Great British Bake Off was verleend, eveneens een productlijn met het lokale woordbeeldmerk op de markt is gebracht. Omroep MAX was zich bewust of had zich bewust moeten zijn van het feit dat er merchandise rondom het programma op de markt zou kunnen worden gebracht. Het Commissariaat acht daartoe mede van belang dat Omroep MAX, in overeenstemming met de bepalingen in de licentieovereenkomst, het woordbeeldmerk van Heel Holland Bakt deponeerde en vervolgens overdroeg aan BBCW (zie hierover verder randnummer 75). Ook hierdoor had Omroep MAX er extra alert op moeten zijn dat in de met BBCW afgesloten overeenkomsten voldoende waarborgen werden ingebouwd om overtreding van het dienstbaarheidsverbod te voorkomen.

Merkrechten uit handen gegeven 74. Zoals Omroep MAX ter hoorzitting heeft bevestigd, was zij op grond van haar contract met BBCW verplicht haar merkrechten over te dragen aan BBCW. Het Commissariaat stelt vast dat uit artikel 8.2 van de Key terms in de Format rights license agreement inderdaad volgt dat Omroep MAX Heel Holland Bakt als merk diende te deponeren en op verzoek van BBCW over moest dragen aan BBCW.

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 6 maart 2015, IEF 14833; ECLI:NL:RBMNE:2015:1450 (Gelders Isolatiebedrijf hodn GIB tegen G.I.B. Techniek)

4.5. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het beeldmerk van Gelders Isolatiebedrijf is ingeschreven bij het BBIE en dat de geldigheidsduur van de inschrijving niet is verstreken. G.I.B. Techniek heeft aangevoerd dat het beeldmerk van Gelders Isolatiebedrijf in een bodemprocedure vervallen kan worden verklaard, omdat Gelders Isolatiebedrijf dit beeldmerk al gedurende vijf jaar niet op normale wijze heeft gebruikt doordat zij een onderscheidend kenmerk van dit beeldmerk (de kleur) heeft gewijzigd.
Aangezien het verval van een merkrecht werkt vanaf het moment dat de reden van het verval zich voordoet, zal de voorzieningenrechter beoordelen of er een serieuze, niet te verwaarlozen kans is dat het merk in een bodemprocedure vervallen zal worden verklaard. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat hiervan geen sprake is. De enige gestelde of gebleken wijziging is dat (op de busjes en het bord bij de ingang van Gelders Isolatiebedrijf) gebruik wordt gemaakt van witte tekens op een rood font of (op de website en het briefpapier van Gelders Isolatiebedrijf) van groene tekens. Nu het merk verder precies zo is gebruikt als geregistreerd (zie 2.2), waarbij zij opgemerkt dat het hier geen kleurmerk betreft, maakt deze enkele wijziging van de kleur van de tekens niet dat het onderscheidende vermogen van het merk is gewijzigd,

4.14. Gelders Isolatiebedrijf heeft gesteld dat zij in totaal € 20.750,83 (inclusief 6% kantoorkosten en exclusief verschotten en BTW) aan advocaatkosten heeft moeten maken. Gelders Isolatiebedrijf vordert op grond van artikel 1019h Rv dat G.I.B. Techniek wordt veroordeeld in de volledige door haar gemaakte proceskosten, waarbij zij dat bedrag beperkt tot het in de Indicatietarieven in IE-zaken (versie september 2014) genoemde tarief voor een complex kort geding van € 15.000,00. Dat sprake zou zijn van een dermate complex kort geding dat de kosten van € 15.000,00 als redelijk en evenredig zijn aan te merken onderbouwt Gelders Isolatiebedrijf – verkort weergegeven – als volgt. Gelders Isolatiebedrijf heeft extra werkzaamheden moeten uitvoeren doordat G.I.B. Techniek van advocaat is gewisseld (hierdoor was extra correspondentie in het voortraject noodzakelijk) en doordat G.I.B. Techniek heel veel verweren heeft gevoerd (hierdoor was een uitgebreid feitenonderzoek en een uitgebreide dagvaarding noodzakelijk), daarbij zijn de vorderingen van Gelders Isolatiebedrijf gebaseerd op verschillende grondslagen. Gelders Isolatiebedrijf heeft ervoor gewaakt dat de betrokkenheid van twee advocaten niet tot hogere kosten heeft geleid door eventuele doublures in werkzaamheden niet te declareren.

G.I.B. Techniek heeft hier tegen aangevoerd dat er geen sprake is van een complex kort geding als bedoeld in de Indicatietarieven in IE-zaken en onderbouwt dit, onder meer, als volgt. De advocaten van Gelders Isolatiebedrijf zijn IE-specialisten, (mede) gelet hierop is de casus eenvoudig en was er weinig onderzoek vereist. Gegeven de eenvoud van de zaak is de betrokkenheid van twee advocaten overbodig. Daarbij komt dat er geen grote hoeveelheid producties is overgelegd en dat in het voortraject slechts sprake is geweest van een paar brieven van slechts een paar pagina’s. Bovendien bestaat er een (grote) overlap tussen de verschillende brieven en processtukken.

De voorzieningenrechter is – mede gelet op bovenstaande verweren van G.I.B. Techniek – van oordeel dat er geen sprake is van een dermate complex kort geding dat toepassing van het tarief van € 15.000,00 rechtvaardigt en acht een kostenveroordeling op basis van het tarief van € 6.000,00 voor een eenvoudig kort geding zoals genoemd in de Indicatietarieven in IE-zaken in casu redelijk en evenredig. De voorzieningenrechter verwerpt het verweer van G.I.B. Techniek dat Gelders Isolatiebedrijf haar kosten niet voldoende tijdig en/of voldoende duidelijk zou hebben gespecificeerd. Met de toepassing van het tarief van € 6.000,00 is bovendien voldoende tegemoet gekomen aan het verweer van G.I.B. Techniek dat oppositiewerkzaamheden in het declaratieoverzicht van Gelders Isolatiebedrijf zouden zijn opgenomen of dat daaruit niet voldoende blijkt dat er geen dubbele uren zouden zijn gedeclareerd, wat daar verder ook van zij.
(...)

Lees de uitspraak (pdf/html)

Rechtbank Den Haag 1 april 2015, IEF 14831; ECLI:NL:RBDHA:2015:3649 (Bacardi tegen Van Caem c.s.)
Uitspraak ingezonden door Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Groen. Merkenrecht. Parallelhandel. Gedecodeerde goederen. Partijen verzoeken om Bacardi nieuw bewijs in het geding te laten brengen "ter onderbouwing van de door haar bij dagvaarding gedane feitelijke stellingen’. Nu in deze zaak reeds vonnis was bepaald, wordt het verzoek als tardief geweigerd. De rechtbank houdt het geding geschorst tot na beantwoording van het HvJ EU van de prejudiciële vragen in de Mevi-Bacardi [IEF 14058].

Nieuw bewijs?
4.2. Bij brief van 19 december 2014 (vgl. 1.3.) is door partijen onder meer verzocht toe te staan Bacardi nieuw bewijs in het geding te laten brengen ‘ter onderbouwing van de door haar bij dagvaarding gedane feitelijke stellingen’. Nti in deze zaak reeds vonnis was bepaald wordt het verzoek als tardief geweigerd.4.6. De rechtbank is na de zitting ambtshalve bekend geworden met de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in de procedure tussen Mevi/Top Logistics en (onder meer) Bacardi, waarin Van Caem is toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van Mevi/Top Logistics, van 22juli 2014’ Daarin heeft het Haagse hof de volgende prejudiciële vragen aan het HvJ EU voorgelegd:

“Deze vragen betreffen goederen die afkomstig zijn van buiten de EER en die, nadat zij (niet door of met toestemming van de merkhouder) zijn binnengebracht op het grondgebied van de EER, in een lidstaat van de Europese Unie zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of onder de regeling douane-entrepot (een en ander als bedoeld in het Communautair douanewetboek, Verordening (EEG) nr. 2913/92 (oud) en Verordening (EG) nr. 450/2008).

1 .Wanneer, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, dergelijke goederen vervolgens worden geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling moeten zij dan worden aangemerkt als ingevoerd in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van Richtlijn 89/104/EEG (thans Richtlijn 2008/95/EG), aldus dat sprake is van ‘gebruik (van het teken) in het economisch verkeer” dat door de merkhouder kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, van genoemde richtlijn?
2.Wanneer vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, heeft dan te gelden dat, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, de enkele aanwezigheid in een lidstaat van dergelijke goederen (die zijn geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling in die lidstaat) geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, zodat de merkhouder die zich beroept op nationale merkrechten in die lidstaat zich niet kan verzetten tegen die aanwezigheid?”

Schorsing
4.7. Ook is inmiddels op 30 september 2014 arrest gewezen in het hoger beroep aangetekend tegen het tussenvonnis 2010 en het eindvonnis 201 1. Het Haagse hof heeft in dit arrest onder meer overwogen, dat voor de beantwoording van de in die procedure voorliggende vragen, het antwoord op de in de Mevi/Bacardi-zaak aan het HvJ EU gestelde vragen van belang is. Om die reden heeft het hof geoordeeld dat zijn beslissing over de vraag of opslag van en handel in Bacardi-producten met een AGP-status merkinbreuk oplevert, dient te worden aangehouden tot na de beantwoording van de prejudiciële vragen in de Mevi/Bacardi-zaak. Ook voor de beoordeling van de vraag of handel in gedecodeerde producten met een AGP-status merkinbreuk oplevert, is het oordeel van het HvJ EU in de Mevi/Bacardi-zaak voor de beoordeling door het Haagse hof van belang. Bij de beoordeling van de overige grieven die zich richten tegen de toewijzing van het inbreukverbod en een aantal nevenvorderingen, de formulering en/of de omvang dan wet de motivering daarvan is de beantwoording door het HvJ EU van Justitie van de voorgelegde vragen eveneens van belang. Daarom heeft het hof zijn oordeel aangehouden tot na de beantwoording van die vragen.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Rechtbank Den Haag 1 april 2015, IEF 14828; ECLI:NL:RBDHA:2015:3731 (Louboutin tegen Van Haren)
Uitspraak ingezonden door Wim Maas en Eelco Bergsma, Deterink. Meer Louboutin-zoolmerkuitspraken. Rechtbank formuleert een mogelijke vraag van uitleg aan HvJ EU in bodemprocedure na verstekvonnis [IEF 12902], partijen kunnen zich over dit voornemen uitlaten:

Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1 en onder iii van de Merkenrichtljn (in de Duits, Engels en Franse versie van de Merkenrichtljn respectievelijk Form, shape en forme) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken,) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur?

4.30. Zoals hiervoor is overwogen bestaat het merk ttit een kleureigenschap van de zool van een schoen. Het merk valt dus, zoals Van Haren aanvoert, samen met een onderdeel van de waar. Het is echter onduidelijk of het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1 onder iii van de Merkenrichtlijn (in de Duits, Engels en Franse versie van de Merkenrichtlijn respectievelijk Form, shape enforme) beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van (delen van) de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel mede ziet op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur. Indien dit laatste niet door de uitzondering wordt bestreken, zou het merkrecht van een merkhouder concurrenten zonder tijdslimiet beperken hun producten te voorzien van door het publiek gezochte en gewaardeerde eigenschappen, zoals een rode zool van een hooggehakte damesschoen, hetgeen in strijd lijkt met de ratio van de uitzondering.’1 Evenzo zou een merkrecht bijvoorbeeld kunnen verhinderen dat een concurrent reflecterende veiligheidskleding op de markt zou brengen of frisdrank in een reflecterende en daardoor isolerende verpakking, terwijl daarmee een technische uitkomst wordt verkregen.

4.35. Gelet op het voorgaande en nu, zoals hierna zal blijken, de beslissing van het geschil afhangt van de beantwoording van de hiervoor onder 4.30 opgeworpen vraag, acht de rechtbank het noodzakelijk een vraag van uitleg aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen. De rechtbank overweegt de vraag te formuleren als volgt:

Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1 en onder iii van de Merkenrichtljn (in de Duits, Engels en Franse versie van de Merkenrichtljn respectievelijk Form, shape en forme) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken,) conto uren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur?

Aan partijen zal gelegenheid worden geboden zich over dit voornemen en de voor te leggen vraag uit te laten.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Vzr. Rechtbank Overijssel 31 maart 2015, IEF 14827; ECLI:NL:RBOVE:2015:1569 (Easy2.company tegen gedaagde)
Easy2 verkoopt een step aangedreven door een voetplank naar voren en naar achteren te bewegen onder de naam SPACE SCOOTER (merk, BNL-  EUR beeldmerk, domeinnaam). Gedaagde verkoopt steps via marktplaats en bva-auctions.com. Inbreuk wordt door gedaagde erkent en onthoudingsverklaring wordt geweigerd te ondertekenen. De nevenvorderingen worden afgewezen (opgave, recall en vernietiging), het spoedeisend belang bij deze vordering is niet (voldoende) gemotiveerd. Het inbreukverbod en de daaraan te verbinden dwangsom zal een voldoende waarborg bieden om verdere inbreuken op het merk SPACE SCOOTER te voorkomen.

4.3. In dit kader heeft [gedaagde] ter zitting erkend dat hij op de “SPACE SCOOTER” gelijkende steps heeft verkocht met gebruik van de naam SPACE SCOOTER alsmede dat hij daarvoor geen toestemming van Easy2 had verkregen. Voorts heeft hij erkend dat hij daarmee inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Easy2. Gelet op deze erkenning, de weigering de onthoudingsverklaring te ondertekenen en de onderbouwde stellingen van Easy2 ligt het onder I. gevorderde voor toewijzing gereed.

4.6. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is door Easy2 onvoldoende gemotiveerd gesteld welk spoedeisend belang zij heeft bij opgave van de onder II. gevorderde informatie. Hiertoe is van belang dat de gevraagde informatie, gezien de stellingen van Easy2, uitsluitend is bestemd om de hoogte van de schadevergoeding dan wel de winstafdracht te berekenen en zij daarmee niet een versterking van het inbreukverbod op het merk SPACE SCOOTER beoogt. Deze vordering van Easy2 zal daarom worden afgewezen.

4.7. De vordering onder III. komt evenmin voor toewijzing in aanmerking. Daargelaten dat Easy2 het spoedeisend belang bij deze vordering niet gemotiveerd heeft onderbouwd, wordt geoordeeld dat voor het verzenden van een dergelijke brief, gelet op de – thans aannemelijk gemaakte – omvang van de inbreuk, voorshands onvoldoende grond bestaat.

4.8. Dit geldt ook voor de gevorderde vernietiging van de voorraad inbreuk makende steps. Het inbreukverbod en de daaraan te verbinden dwangsom zal in dit geval naar het oordeel van de voorzieningenrechter een voldoende waarborg bieden om verdere inbreuken op het merk SPACE SCOOTER te voorkomen.

Vzr. Rechtbank Overijssel 13 januari 2015, IEF 14808; ECLI:NL:RBOVE:2015:326 (eiseres tegen Bonna c.s.)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiseres heeft BONNANOTTE-merken en bonnanotte.nl geregistreerd. Gedaagde gebruikt diverse bonna-domeinnamen. Voorzieningenrechter oordeelt dat een overtreding van het in artikel 5a Hnw genoemde verbod om een handelsnaam te voeren die het merk van een ander bevat niet aan de orde is. De voorzieningenrechter veroordeelt Bonna c.s. om ieder gebruik van alleen het merk “Bonnaletto” te staken en gestaakt te houden.

4.2. (...) Het onder “I” gevorderde gebod ieder gebruik van de woord- en beeldmerken “BONNA” en “BONNANOTTE” of daarmee overeenstemmende tekens, waaronder het gebruik van het merk “BONNALETTO”, te staken of gestaakt te houden.
4.2.5.
De vordering het gebruik van het merk “BONNANOTTE” en/of “BONNA” te staken en gestaakt te houden is niet toewijsbaar omdat gesteld noch gebleken is dat Bonna c.s. deze merken heeft gebruikt. Voor zover de vordering ziet op met “BONNANOTTE” en/of “BONNA” overeenstemmende tekens, zonder dit nader te specificeren, is de vordering niet toewijsbaar omdat zij onvoldoende bepaald is.

Het onder “II” gevorderde gebod ieder gebruik van de handelsnaam “BONNANOTTE” of daarmee overeenstemmende handelsnamen te staken en gestaakt te houden.
4.2.7.
Anders dan [eiseres] betoogt is de voorzieningenrechter van oordeel dat een overtreding van het in artikel 5a Hnw genoemde verbod om (kort gezegd) een handelsnaam te voeren die het merk van een ander bevat niet aan de orde is. In dit verband verwijst de voorzieningenrechter naar hetgeen hiervoor onder 4.2.4. is overwogen. Daaruit volgt dat het gevorderde onder “II” niet toewijsbaar is voor zover deze betrekking heeft op het gebruik van de handelsnaam Bonna Benelux B.V.. Voor zover de vordering betrekking heeft op “met “BONNANOTTE” overeenstemmende handelsnamen” is zij onvoldoende concreet zodat zij ook overigens niet toewijsbaar is.

Het onder “III” gevorderde gebod om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen www.bonnabenelux.nl, www.bonnabagno.nl, www.bonnabambino.nl en www.bonnaletto.nl of daarmee overeenstemmende domeinnamen waarvan Bonna c.s. houdster is via het SIDN over te dragen aan [eiseres].

4.2.11.
Het voorgaande in aanmerking genomen is het onder “III” gevorderde niet toewijsbaar.

Het onder “IV” gevorderde gebod ieder gebruik van de e-mail adressen en social media accounts waar de merknamen “BONNA” en “BONNANOTTE”, of soortgelijke tekens in voorkomen te staken en gestaakt te houden en de e-mail adressen en social media accounts over te dragen aan [eiseres]
4.2.13.
Aangezien [eiseres] daarnaast heeft nagelaten inzichtelijk te maken dat Bonna c.s. op social media accounts, in e-mail adressen etcetera, gebruik maakt van de merknaam “BONNANOTTE” is de vordering ook op dit punt niet toewijsbaar. Voor zover de vordering ziet op ‘soortgelijke tekens’ is zij niet toewijsbaar omdat zij onvoldoende bepaald is.

Het onder “V” gevorderde bevel de Benelux-woordmerkregistratie “BONNALETTO” (961330) door te (laten) halen.
4.2.14.
Voor het treffen van een zo vergaande maatregel als doorhaling bestaat in dit kort geding geen reden. Ten overvloede wordt overwogen dat gezien de toewijzing van het onder “I” ten aanzien van Bonneletto gevorderde, het belang bij doorhaling van de Benelux-woordmerkregistratie voor [eiseres] gering is.

Het onder “VI” gevorderde bevel alle artikelen met de merknaam “BONNA” terug te roepen uit het handelsverkeer.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 16 maart 2015, IEF 14801; ECLI:NL:RBROT:2015:1916 (Tumble trimmer)
Merkenrecht. Slaafse nabootsing. De voorzieningenrechter is voorlopig van oordeel dat de aanduiding ‘tumble trimmer’ in zijn geheel beschouwd, niet als een (in de Benelux) gebruikelijke of voor de handliggende omschrijving van een knipmachine als de onderhavige is aan te merken. Eisers hebben met het overleggen van afbeeldingen van acht andere in de markt verkrijgbare knipmachines voor het toppen van (ondermeer) hennep voldoende aannemelijk gemaakt dat een dergelijke knipmachine niet (noodzakelijkerwijs) de uiterlijke vormgeving hoeft te hebben van de Tumble Trimmer en dat een andere weg had kunnen - en dus moeten - worden ingeslagen zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk zou worden gedaan. Immers, als exacte gelijkenis niet is vereist, is die niet toegelaten.

4.6.4.
Het teken ‘tumble trimmer’ wordt door [gedaagde] in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor [eiseres2] haar woordmerk heeft geregistreerd. Het teken wordt immers gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, te weten het aanbieden van knipmachines, terwijl het woordmerk ‘tumble trimmer’ is ingeschreven in klasse 35,
dat (ondermeer) ziet op knipmachines (zie 2.4). Het gaat hier om verschillen tussen de knipmachines die in zijn geheel beschouwd dermate onbeduidend klein zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument zullen ontsnappen. Door [gedaagde] is bovendien niet betwist dat hij gebruik maakt van de identieke naam ‘tumble trimmer’ voor een knip-machine die vrijwel identiek is aan de Tumble Trimmer.

4.6.5.
Dat er inmiddels sprake is van verwatering in die zin dat het woordmerk ‘tumble trimmer’ geen associatie meer kan oproepen met de door [eiser1] ontworpen Tumble Trimmer is binnen dit kort geding niet aannemelijk geworden. Niettemin kan het merk als een ‘zwak merk’ worden aangemerkt, waarvan het onderscheidend vermogen relatief beperkt is.

Slaafse nabootsing
4.11. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.
Na vergelijking van de Tumble Trimmer en de door [gedaagde], onder dezelfde naam, in het verkeer gebrachte en op de markt verhandelde knipmachine - die beide ter zitting zijn getoond - is de conclusie dat sprake is van vrijwel identieke producten, waarmee verwarring bij het publiek te duchten valt.
Het verweer van [gedaagde] dat de - hiervoor onder 4.10 genoemde - kenmerken van de Tumble Trimmer zijn gevolgd in de knipmachines die hij aanbood en verkocht vanwege de wens functionele- en technische effecten met betrekking tot deugdelijkheid en bruikbaarheid te bewerkstelligen, dient te worden gepasseerd. [eisers] heeft met het overleggen van afbeeldingen van acht andere in de markt verkrijgbare knipmachines voor het toppen van (ondermeer) hennep (productie 13 van de zijde van [eisers]) voldoende aannemelijk gemaakt dat een dergelijke knipmachine niet (noodzakelijkerwijs) de uiterlijke vormgeving hoeft te hebben van de Tumble Trimmer en dat een andere weg had kunnen - en dus moeten - worden ingeslagen zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk zou worden gedaan. Immers, als exacte gelijkenis niet is vereist, is die niet toegelaten.
[gedaagde] maakt aldus op ongeoorloofde wijze mede gebruik van de goede naam en reputatie van de Tumble Trimmer en daarmee indirect van de marketinginspanningen van [eisers]
4.12.
Het voorgaande brengt met zich mee dat de vordering onder b op grond van slaafse nabootsing als na te melden zal worden toegewezen, waarbij de gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd.

Rechtbank Gelderland 25 februari 2015, IEF 14799; ECLI:NL:RBGEL:2015:2084 (Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseur tegen gedaagde)
Merkenrecht. Collectief beeldmerk. Gedaagde gebruikt na een onvoldoende herkansing van de verplichte permanente educatie het collectief beeldmerk van de Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseur. Daardoor wordt de indruk wordt gewekt dat gedaagde nog altijd voldoet aan de eisen voor inschrijving van het register van de stichting, terwijl vaststaat dat gedaagde onvoldoende PE-punten heeft behaald en hij door het bestuur van de stichting op goede gronden uit dat register is verwijderd. Vordering tot staking gebruik collectief beeldmerk bevolen.

4.4.
[gedaagde] voert als verweer aan dat hem op rechtens onjuiste wijze de bevoegdheid tot gebruik van het merk en het logo is ontzegd. Ingevolge de artikelen 4 en met name 7.1 sub b van het Reglement op het gebruik van het collectief merk RFEA eindigt het recht op gebruik van het collectief beeldmerk en logo namelijk door de ontzegging van de bevoegdheid tot gebruik door de Commissie van Toezicht van de SRFEA. In dit geval is er nimmer sprake geweest van een ontzegging door die Commissie. Alle in deze procedure door de stichting verzonden brieven en/of e-mails zijn namelijk door of namens het bestuur van de stichting verstuurd, terwijl het bestuur niet de bevoegdheid had tot ontzegging van het gebruik van het collectief beeldmerk en logo, aldus [gedaagde].

4.5.
De rechtbank stelt voorop dat het hier niet gaat om de ontzegging van de bevoegdheid tot gebruik van het collectief beeldmerk en logo als zodanig. Het gaat primair om de verwijdering uit het betreffende Register, waarna ook geen gebruik meer mag worden gemaakt van het collectief beeldmerk en logo van de stichting. Dit laatste kan worden afgeleid uit artikel 2.1 van het Reglement op het gebruik van het collectief merk RFEA, waarover hierna meer.

4.6.
Als uitgangspunt geldt dus dat een RFEA (dit is volgens de begripsomschrijving van het Reglement voor Permanente Educatie de natuurlijk persoon die door de stichting in het door haar gehouden Register van Financieel Echtscheidingsadviseurs is ingeschreven) uit het register wordt verwijderd indien hij in gebreke blijft de permanente educatie met goed gevolg af te leggen (artikel 6 Reglement voor Permanente Educatie). Op grond van artikel 6 lid 4 van het Reglement voor Permanente Educatie kan de uit het Register verwijderde RFEA binnen een maand na de schriftelijke mededeling tot verwijdering uit het Register hiertegen gemotiveerd bezwaar maken bij het bestuur. Tegen het besluit van het bestuur staat ingevolge artikel 6 lid 5 Reglement voor Permanente Educatie gedurende twee maanden na de beslissing van het bestuur schriftelijk beroep open bij de Commissie van Toezicht RFEA.

4.7.
Vast staat dat [gedaagde] de permanente educatie niet met goed gevolg heeft afgelegd en dat hij van de mogelijkheden van bezwaar en beroep tegen de mededeling tot verwijdering uit het Register geen gebruik heeft gemaakt. Daarmee is de verwijdering van [gedaagde] uit het Register Financieel Echtscheidingsadviseurs onherroepelijk.

4.19.
De rechtbank overweegt nog dat het [gedaagde] wel is toegestaan om op zijn websites te verwijzen naar een samenwerkingsverband met iemand die wel een erkend register financieel echtscheidingsadviseur is en/of is aangesloten bij RFEA. Daarbij dient duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen wel en niet gecertificeerde adviseurs.

Rechtbank Rotterdam 25 maart 2015, IEF 14795; ECLI:NL:RBROT:2015:2044 (FKP Sojuzplodoimport tegen Spirits)
Wodkamerken. Sinds 2003 twisten partijen in de kern genomen over de vraag aan wie een viertal Benelux-merkrechten betreffende de wodkamerken "Moskovskaya", "Stolichnaya" en "Na Zdorovye" toekomen (hierna: de VO-merkrechten). Overgang tijdens uiteenvallen Sovjet-Unie. De vormgeving van het woord Stolichnaya is in al deze merken vrijwel identiek aan die van het woord Stolichnaya, Moskovskaya. Spirits heeft hierover aangevoerd dat de vorm, kleur en uitstraling van de fles het onderscheidende bestanddeel is, terwijl het woord Stolichnaya (evenals het woord Elit) van ondergeschikte betekenis is.  De voorzieningenrechter beveelt overdracht van merkregistraties van Spirits' Moskovskaya, Stolichnaya en Na Zdorovye. Andere latere merkregistraties worden nietig verklaard. Ieder onrechtmatig gebruik dient te worden gestaakt.

3.20. De merkregistraties met de nummers 711014, 717459 en 717463 (Stolichnaya Elit) zien op de hierna afgebeelde beeld-/vormmerken.(...)

Spirits heeft hierover aangevoerd dat de vorm, kleur en uitstraling van de fles het onderscheidende bestanddeel is, terwijl het woord Stolichnaya (evenals het woord Elit) van ondergeschikte betekenis is. Volgens haar is verder van enige verwarringwekkende overeenstemming geen sprake omdat de nadruk ligt op het bestanddeel Elit. Dat woord geeft ook aan dat het begripsmatig om een bijzonder luxe wodka gaat die een geheel eigen plaats in de markt inneemt.
FKP heeft betoogd dat zij geen bezwaren heeft tegen de vormgeving en kleurstelling van de fles, maar wel tegen het gebruik van het woord Stolichnaya. Zij is van mening dat de naam Elit een ondergeschikte positie heeft die niet afdoet aan het verwarringsgevaar.
Alle drie de merkregistraties bevatten de weergave van een fles met daarop een etiket met het woord Stolichnaya bovenaan in schrijfletters en schuin geplaatst, en daaronder - met ertussen een driehoekig teken - het woord Elit horizontaal geplaatst in een ander lettertype. Daar direct onder staan een aantal tekens die het woord Elit in cyrillisch schrift weergeven.
Voor de beoordeling is relevant welke totaalindruk vluchtige kennisneming van de fles met etiket achterlaat bij de gemiddelde consument. Het woord Stolichnaya vormt in dit samengestelde vorm- en beeldmerk van Spirits, ook al domineert dit niet, wel een onderscheidend bestanddeel. De schuine plaatsing en het lettertype van Stolichnaya zijn (vrijwel) identiek aan de vormgeving van dat woord midden in het witte veld op het VO-beeldmerk 318391. Er is daarom sprake van visuele overeenstemming. Daarbij gevoegd dat Stolichnaya een bekend merk is en het gaat om dezelfde waren, te weten wodka, zal het woord Elit, hoewel dat een centrale positie op het etiket inneemt, door de consument toch worden gezien als een aanduiding voor een (moderne, luxe) variant van het merk Stolichnaya. De overeenstemming van het onderscheidend element Stolichnaya leidt ertoe dat de totaalindruk van deze beeld-/vormmerken dermate overeenstemt met het VO-beeldmerk 318391 dat daardoor gevaar voor verwarring over de herkomst van de waren bij de gemiddelde consument bestaat. De vordering voor zover betrekking hebbende op deze registraties zal dan ook worden toegewezen.

geografische (herkomst)aanduidingen
3.25. De vordering van FKP dat Spirits ieder gebruik van de onjuiste geografische (herkomst)aanduidingen in merkregistraties en ieder onrechtmatig gebruik van (wodka)flessen met de misleidende geografische (herkomst)aanduidingen "Russian" en "Russian vodka" zal staken, is toewijsbaar voor zover het de verhandeling, import, export of ander gebruik van wodkaflessen met de misleidende geografische (herkomst)aanduiding "Russian" al dan niet in andere talen betreft. Zoals in het tussenvonnis onder 3.72 en 3.73 is overwogen, staat vast dat de door Spirits in Nederland geïmporteerde wodka niet in de Russische Federatie wordt geproduceerd; de wodka is dus niet Russisch. De genoemde aanduidingen, die daarmee in strijd zijn, hebben enige tijd op het etiket gestaan. Dat Spirits heeft toegezegd genoemde aanduidingen niet langer te gebruiken, maakt niet dat de vordering niet toewijsbaar is; het belang van FKP is dat duidelijkheid voor de toekomst ontstaat dat niet alsnog dergelijke waren op de markt worden gebracht. De rechtbank heeft daarbij wel nota genomen van de toezegging ter zitting van FKP, inhoudende dat zij het uit te spreken ge/verbod niet zal gebruiken om op te treden tegen enkele flessen met een oud etiket die bij toeval nog ergens in de handel worden aangetroffen.
Voor het overige zal de vordering als te onbepaald worden afgewezen.

Conclusie AG HvJ EU 24 maart 2015, IEF 14794; zaak C-125/14; ECLI:EU:C:2015:195 (Iron & Smith tegen Unilever)
Verzoekster heeft bij het Hongaars bureau voor intellectuele eigendom (BIE) een aanvraag ingediend voor de inschrijving van het gekleurde beeldteken „be impulsive” als merk. Unilever beroept zich op haar oudere – communautaire en internationale – woordmerken „Impulse”. Geografische en economische reikwijdte van bekendheid. Zie eerder IEF 13873. Conclusie AG:

1) Voor de toepassing van artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten kan het – afhankelijk van het specifieke merk dat als bekend wordt omschreven, en dus afhankelijk van het betrokken publiek – volstaan dat een gemeenschapsmerk bekend is in één lidstaat, die niet de staat hoeft te zijn waarin een beroep wordt gedaan op die bepaling. Dienaangaande zijn de beginselen die in de rechtspraak zijn ontwikkeld voor het vereiste van normaal gebruik van een merk, niet relevant om vast te stellen of er sprake is van bekendheid in de zin van artikel 4, lid 3, van de richtlijn.

2)      Wanneer het oudere gemeenschapsmerk niet bekend is in de lidstaat waarin een beroep wordt gedaan op artikel 4, lid 3, van de richtlijn, moet worden aangetoond dat een commercieel relevant gedeelte van het relevante publiek in die lidstaat een verband zal leggen met het oudere merk om te bewijzen dat zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit of afbreuk is gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het gemeenschapsmerk in de zin van die bepaling. In dat verband is de sterkte van het oudere merk een belangrijk element bij het bewijs van een dergelijke associatie.

Gestelde vragen:

1)      Volstaat de bekendheid van een gemeenschapsmerk in één lidstaat om aan te tonen dat dit merk bekend is in de zin van artikel 4, lid 3, van [de richtlijn], ook wanneer de nationale merkaanvraag waartegen oppositie is ingesteld op basis van deze bekendheid, in een ander land dan deze lidstaat is ingediend?

2)      Kunnen de beginselen die [het Hof] heeft ontwikkeld met betrekking tot het normale gebruik van een gemeenschapsmerk worden gehanteerd bij de toepassing van de territoriale criteria op basis waarvan de bekendheid van een gemeenschapsmerk wordt beoordeeld?

3)      Indien de houder van een ouder gemeenschapsmerk aantoont dat zijn merk bekend is in andere landen dan de lidstaat waarin de nationale merkaanvraag is ingediend – die een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie bestrijken – kan hij dan los daarvan gehouden zijn om ook voor die lidstaat genoegzaam bewijs te leveren?

4)      Indien [vraag 3] ontkennend wordt beantwoord, is het, gelet op de specifieke kenmerken van de interne markt, mogelijk dat een merk dat in een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie intensief wordt gebruikt, volkomen onbekend is bij het relevante nationale publiek, en dat daardoor niet is voldaan aan de andere voorwaarde voor de weigeringsgrond van artikel 4, lid 3, van de richtlijn, aangezien er geen risico is dat afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk? Zo ja, welke feiten dient de houder van het gemeenschapsmerk dan aan te tonen opdat deze tweede voorwaarde vervuld zou zijn?