Alle rechtspraak  

Gelet op de inhoud van de brief van de deskundige, voorafgaand aan het eventuele onderzoek, en de gewisselde akten, "(...) kan echter niet langer worden aangenomen dat het mogelijk zal zijn met behulp van een marktonderzoek door een deskundige de vereiste duidelijkheid te kunnen verkrijgen." Immers, ECH heeft (nagenoeg) geen activiteiten in België en Luxemburg onder de aanduiding Eurocommerce ontplooit en bovendien lijkt het niet mogelijk om nu nog anno 2006 bij het relevante publiek na te gaan of genoemde aanduiding reeds medio 2002 bij dit publiek bekend was. Er zal aldus aan de hand van de akte van ECH moeten worden nagegaan of de aanduiding Eurocommerce geschikt is geworden om medio 2002 in de Benelux de waren en diensten van ECH van andere ondernemingen te onderscheiden. De rechtbank komt tot de slotsom dat ECH er niet in is geslaagd aan te tonen dat sprake is van inburgering medio 2002 van de aanduiding Eurocommerce binnen de Benelux, "(...) in die zin dat door een intensief, frequent, wijdverbreid en exclusief gebruik deze aanduiding zich toen en aldaar tot een onderscheidend teken heeft ontwikkeld." Evenmin is aangetoond dat het teken in 2002 de waren en diensten van ECH kan onderscheiden. ECP maakt met het gebruik van de aanduidingen 'Eurocommercial' of 'Eurocommercial Properties' geen inbreuk. "Het afwachten van de antwoorden van het Benelux Gerechtshof op de prejudiciële vragen in de 'Europolis-zaak' zal bovenstaande uitkomst naar het oordeel van de rechtbank niet anders kunnen maken."

Handelsnaam. Verder stelt ECH dat zij zich als houder van de oudste handelsnaam mag verzetten tegen het gebruik door ECP van een overeenstemmend en verwarringstichtend jonger beeldmerk. Het logo van ECH, (in hoofdzaak het woord) 'Eurocommerce', wordt volgens haar door het publiek opgevat als handelsnaam van ECH en ook als zodanig gebruikt. ECP verweert zich door onder meer te stellen dat het in aanmerking komend (deskundig) publiek de handelsnamen niet door elkaar zal halen, nu beide partijen altijd de volledige handelsnamen voeren (te weten Eurocommercial Properties en Eurocommerce Robex Groep) en dat ECH zich niet op grond van art. 6:162 BW kan verzetten tegen het gebruik van het ECP-logo, nu de handelsnaam 'Eurocommerce' jonger is dan het gebruik van dit logo. Bovendien kan voor beschrijvende aanduidingen dit artikel niet worden ingeroepen.

De rechtbank stelt allereerst vast dat het gebruik van de handelsnaam 'Eurocommerce' door ECH ouder is dan het gebruik van de handelsnaam 'Eurocommercial Properties' door ECP. Ten aanzien van het gebruik van de handelsnaam 'Eurocommerce' komt de rechtbank op grond van feiten en omstandigheden tot de conclusie "(...) dat niet alleen niet is komen vast te staan dat sprake is geweest van een méér dan summier en incidenteel gebruik door ECH van de enkele aanduiding 'Eurocommerce', maar dat voorts evenmin is komen vast te staan dat ECH reeds vóór 31 mei 2001, toen ECP haar handelsnaam heeft gewijzigd in 'Eurocommercial Properties', gebruik heeft gemaakt van de enkele aanduiding 'Eurocommerce'". Ook acht de rechtbank ten aanzien van de volledige handelsnamen geen gevaar voor verwarring en nu de precieze activiteiten in belangrijke mate van elkaar verschillen, valt ook hier niet onmiddellijk gevaar voor verwarring te duchten. Ook deze vordering wordt aldus afgewezen. Tevens wordt de vordering tot nietigverklaring van het depot van het door ECH geregistreerde merk 'Eurocommerce' toegewezen.
 
Lees het vonnis hier.

Ook het verweer dat eiser geen belang meer heeft bij de vorderingen omdat Grolsch de naam van haar lederhose inmiddels heeft gewijzigd in Hollandhose: "Volgens vaste jurisprudentie hoeft de enkele omstandigheid dat een gedaagde toezegt een bepaalde handeling niet meer te zullen plegen, de voorzieningenrechter in kort geding niet te beletten om een verbod op te leggen tot het plegen van zodanige handeling. Of ondanks een toezegging een verbod dient te worden opgelegd hangt af van de omstandigheden van het geval." Uit die omstandigheden blijkt dat Grolsch, ook na sommatie, nog gebruik heeft gemaakt van de naam Nederhose. Dat Grolsch stelt haar relaties al op de hoogte te hebben gesteld van het feit dat zij de naam Nederhose niet meer gebruikt, blijkt volgens de rechtbank niet uit de producties: het overgelegde emailbericht is gericht aan 37 mailadressen, terwijl de flyer aan 5700 relaties is verzonden. Grolsch dient aldus een rectificatie te versturen aan alle 5700 relaties.

Modelrecht. Allereerst wordt ingegaan op de vraag of eiser met het depot van de oranje lederhose een geldig modelrecht heeft verkregen. Nee, aldus de rechtbank: "De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het door Eiser gedeponeerde model niet voldoet aan het vereiste van nieuwheid. De lederhose is eeuwen bekend als een traditioneel Duits/Oostenrijks kledingstuk en in die zin al voor het publiek beschikbaar gesteld. Daar komt bij dat uit de door Grolsch overgelegde catalogus ‘Oranje 2006’ van november 2005 van Boland PartyPartners blijkt dat er al vóór de datum van het modeldepot van Eiser een soortgelijke oranje lederhose aan het publiek ter beschikking is gesteld."

Ook de door Eiser aangevoerde stelling, dat het gedeponeerde model door de onderscheidende kleur reeds een eigen karakter heeft, wordt door de rechtbank verworpen: "Dat Eiser de lederhose in het kader van het wereldkampioenschap voetbal in een oranje kleur heeft uitgevoerd maakt niet dat er sprake is van een eigen karakter. Immers, de kleur oranje is de enige optie voor de lederhose, nu de Nederhose volgens Eiser bestemd is als kledingstuk voor de supporter van het Nederlands elftal, dat zoals bekend als handelskleur oranje heeft. Daarbij wordt deze kleur reeds decennia lang toegepast op allerlei soortgelijke kleding in het kader van sportevenementen waar Nederland als land aan deelneemt." Eiser heeft aldus geen geldig modelrecht verkregen.

Overig. Aangezien door Eiser voldoende aannemelijk is gemaakt dat hij inspanningen dient te verrichten om de eventuele winst die hij door de inbreukmakende handelwijze van Grolsch is misgelopen te compenseren, kent de rechtbank een voorschot op de schadevergoeding toe.

"Eiser vordert tenslotte veroordeling van Grolsch tot betaling van het volledige salaris en de verschotten van de procureur, dan wel een door de voorzieningenrechter te bepalen vergoeding conform artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Eiser beroept zich op richtlijnconforme interpretatie van artikel 237 Rv. Grolsch stelt dat de in voornoemd artikel neergelegde liquidatietarieven gelden als wettelijke regelgeving en daarom in de weg staan aan een richtlijnconforme interpretatie. [...] De bepaling uit de richtlijn welke voor de onderhavige zaak van belang is, is evenwel nog niet geïmplementeerd. Inmiddels is een wetsvoorstel dat strekt tot implementatie van de richtlijn, door een aanpassing van Rv, tot stand gekomen. Echter, op grond van het in artikel 10 van het EG-verdrag neergelegde beginsel van gemeenschapstrouw is de nationale rechter gehouden mee te werken aan de toepassing van richtlijnen, door interne regelgeving zoveel mogelijk richtlijnconform uit te leggen. Dit betekent dat de uitleg en de toepassing van nationale regelgeving zoveel mogelijk in het licht van de bewoording en het doel van de betrokken richtlijn dient te geschieden. Verder dient de nationale rechter in het kader van de toepassing van het ter uitvoering van een richtlijn vastgestelde nationale recht ervan uit te gaan dat de wetgever de bedoeling heeft gehad om ten volle uitvoering te geven aan de uit de richtlijn voortvloeiende verplichtingen.
 
In het licht van de richtlijn zal de rechter voor de proceskostenveroordeling in intellectuele eigendomszaken moeten komen tot een veroordeling van de redelijke en evenredige kosten, te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Deze billijkheid zal een rol kunnen spelen wanneer er sprake is van een inbreukmaker te goeder trouw. In een dergelijke situatie ligt een beperking van de proceskostenveroordeling tot hetgeen onder het huidige recht gebruikelijk is voor de hand. Wanneer er sprake is van grootschalige inbreuk dan wel piraterij ligt een volledige kostenveroordeling voor de hand. Voor de inbreuken die daartussen liggen zal naar bevind van zaken gehandeld dienen te worden en alsdan de redelijke en evenredige kosten bepaald dienen te worden.

De voorzieningenrechter is gezien het voorgaande voorshands van oordeel dat een richtlijnconforme interpretatie van artikel 237 Rv voor de onderhavige zaak ertoe leidt dat Grolsch veroordeeld dient te worden de werkelijk door Eiser gemaakte kosten te vergoeden. Hiervoor is van belang dat Grolsch wetenschap had van het merkrecht van Eiser en, zoals hiervoor overwogen, hoewel daartoe diverse malen gesommeerd door Eiser, bewust inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Eiser en dat niet onmiddellijk heeft gestaakt."

Lees het vonnis hier.

De opdracht is: schrijf een gemotiveerd bezwaarschrift tegen deze voorlopige weigering en zend dat (met vermelding van naam, adres en studentnummer) vóór 15 juli 2006 aan dirk.visser@kmvs.nl

Eerste prijs: een IE-boekenpakket ter waarde van 500 euro en (desgewenst) een student-stage bij Klos Morel Vos & Schaap (kantoorinfo hier)

Tweede t/m zesde prijs: een krokettenlunch bij Klos Morel Vos & Schaap en gratis deelname aan de Leidse PAO cursus actualiteiten auteursrecht in het najaar van 2006."

Talpa wenst hiertoe het cijfer 10 in de rechterbovenhoek van het televisiescherm te tonen en slogans te gebruiken met de zinsnede “bij Talpa op 10”. 

Op grond van hetgeen partijen naar voren hebben gebracht wordt er vooralsnog van uitgegaan dat Talpa het cijfer 10 niet zal gebruiken ter onderscheiding van haar televisie- diensten dan wel haar onderneming. Daarvoor gebruikt Talpa het merk Talpa. Het cijfer 10 zal in de campagne steeds in combinatie met het logo en/of de naam van Talpa worden gebruikt. Ook indien het cijfer 10 onafgebroken in de rechterbovenhoek van het televisiescherm is te zien, wordt dit aangemerkt als uitsluitend beschrijvend gebruik van het kanaalnummer, nu ook het logo van Talpa onafgebroken in beeld is. Niet is komen vast te staan dat het cijfer 10 door Talpa zelfstandig wordt gebruikt ter onderscheiding van haar televisiediensten dan wel haar onderneming.

De voorzieningenrechter verbiedt TV 10 Talpa te verhinderen het cijfer 10 zoals afgebeeld in de  dagvaarding (10 in cirkel in rechterbovenhoek, zie afbeelding) en in slogans met de zinsnede “bij Talpa op 10”.

Lees het vonnis hier. Genoemde eerdere uitspraken hier.

(TV 10 heeft inmiddels aangekondigd in hoger beroep te gaan)

Het Gerecht preciseert eerst "[...] dat geen onderscheid behoeft te worden gemaakt tussen darmen zonder meer en „darmen voor charcuterie bestemd voor professionele afnemers”. Aangezien lege darmen voor charcuterie als zodanig geen levensmiddelen voor courant gebruik zijn, is de afnemer, of het nu gaat om een professionele charcuterieproducent dan wel om een particuliere persoon, noodzakelijkerwijs in zekere mate vertrouwd met de sector."

Ten aanzien van het relevante publiek oordeelt het Gerecht "[...] dat met betrekking tot verpakkingswaren is geoordeeld dat, ook al zijn het in beginsel professionelen en niet eindverbruikers in het algemeen die deze waren kopen, deze aankoop niettemin gebeurt met het oog op de latere verkoop van verpakte waren aan de eindverbruikers, en dat de perceptie door laatstgenoemden bijgevolg ook in aanmerking moet worden genomen. [...] Of een merk als merk van de verpakking dan wel als merk van de eindproducten wordt gebruikt, is een commerciële keuze van de houder van het merk, die kan veranderen na de inschrijving ervan, en dit mag de beoordeling of het teken als merk kan worden ingeschreven, dan ook op geen enkele wijze beïnvloeden."

Vervolgens gaat het Gerecht in op de vraag of de kamer van beroep terecht heeft geconcludeerd dat het het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist voor darmen van charcuterie, uitgaande van de perceptie door het relevante publiek. Deze perceptie is niet noodzakelijk dezelfde als bij een woord- of beeldmerk, omdat de gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van de waar bij gebreke van enige grafisch of tekstueel element af te leiden ui de vorm ervan of uit die van de verpakking. Onderscheidend vermogen zou dus moeilijker kunnen worden aangetoond. Volgens vaste jurisprudentie bezit de vorm van de verpakking van dergelijke waren slechts onderscheidend vermogen wanneer hij onmiddellijk kan worden waargenomen als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren.

Ten aanzien van de vorm stelt het Gerecht "[...] dat voor de beoordeling of de betrokken vorm van de darm door het publiek kan worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de waar, de door de uiterlijke verschijningsvorm van deze darm opgeroepen totaalindruk moet worden onderzocht. Zoals de kamer van beroep heeft verklaard, vormen nieuwe of originele elementen bovendien geen relevante criteria voor de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen bezit, zodat een driedimensionaal merk niet op grond van originaliteit alleen kan worden ingeschreven. Het moet zich wezenlijk onderscheiden van de basisvormen van de betrokken waar die gewoonlijk in de handel worden gebruikt, en mag geen gewone variant van deze vormen zijn."

"Wat de in casu aan de orde zijnde vorm betreft, zij vastgesteld dat de door het merk opgeroepen totaalindruk wordt gedomineerd door de langwerpige vorm, en dat het getorste aspect ervan minder in het oog springt. Een langwerpige vorm is echter de meest gangbare vorm voor darmen en charcuteriewaren, zoals blijkt uit de voorbeelden die het BHIM heeft gegeven. Ook het oppervlak verschilt niet wezenlijk van de basisvormen die in de charcuteriesector worden gebruikt."

"De vorm waarvan verzoeker de inschrijving vraagt, wijkt derhalve slechts in zoverre af van de vormen die gewoonlijk in de betrokken sector worden gebruikt, dat het geometrische patroon ervan duidelijker uitkomt. Zoals de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld, is het getorste aspect van de als merk aangevraagde vorm slechts wat meer geaccentueerd dan die van andere charcuteriewaren, en aangezien de overige kenmerken geenszins ongebruikelijk zijn, volstaat dat niet om de betrokken verpakkingsvorm een voldoende specifiek globaal aspect te verlenen waardoor de consument deze op ondubbelzinnige wijze zal opvatten als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren (zie in die zin arrest Henkel, reeds aangehaald, punt 49). De aangevraagde vorm is dus een variant van de basisvormen voor charcuterie, zodat het relevante publiek, ook al bestaan er geen identieke vormen, niet zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid de door verzoeker verkochte darmen of de door hem verpakte charcuterie kan onderscheiden van die van andere ondernemingen."

Tot slot: "Aangaande verzoekers argument dat volgens de rechtspraak de gemiddelde consument zich ervan bewust is dat de vorm van de verpakking van de betrokken waren wordt gebruikt als een aanduiding van de commerciële herkomst, behoeft slechts te worden vastgesteld dat het Gerecht in de door verzoeker aangehaalde rechtspraak geenszins heeft geoordeeld dat de eindverbruikers zich bewust zijn van de vorm van de verpakking van alle courante verbruiksgoederen, doch zijn beoordeling heeft beperkt tot de in geding zijnde waren. In casu is er echter geen enkele reden om aan te nemen dat de producenten van darmen of charcuterie ernaar streven, hun waren te onderscheiden door de vorm van de darmen, en dat de charcuterieproducenten en de consumenten daardoor in staat zijn, de vorm van de darmen en van de charcuterie als een aanduiding van herkomst te beschouwen. Dat argument dient dus te worden afgewezen."

Hieruit volgt dat de kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden. Het beroep wordt aldus verworpen.

Lees het arrest hier.

WE heeft tot 1999 de handelsnamen HIJ, ZIJ en YOU gevoerd. Vanaf 1999 voert zij de handelsnaam WE. Voorts heeft WE door inschrijving in het Benelux Merkenregister het uitsluitend recht op de hele reeks persoonlijk-voornaamwoordmerken.
Niet in geschil is dat het door Hachette gebruikte merk ELLE zeer bekend is hij een omvangrijk publiek, met name door het tijdschrift ELLE. De rechtbank is met Hachette van oordeel dat het merk ELLE een eigen identiteit bezit, die samenhangt met de specifieke schrijfwijze van het merk.

Evenmin is tussen partijen in geschil dat de handelsnamen WE, HIJ en ZIJ grote bekendheid genieten bij het Nederlandse publiek. De rechtbank stelt voorts vast dat de naam ELLE en de handelsnamen WE, HIJ en ZIJ al sinds lange tijd door partijen naast elkaar worden gevoerd, zonder dat sprake is van verwarring hij het publiek. De rechtbank houdt hierbij rekening met het feit dat de namen WE, HIJ en ZIJ hun bekendheid hebben te danken aan de gelijknamige kledingwinkels, terwijl de naam ELLE in Nederland met name bekendheid geniet door het gelijknamige tijdschrift.

Gelet op voornoemde omstandigheden, waaronder met name de bekendheid van het merk ELLE, is de rechtbank van oordeel dat het publiek de handelsnaam ELLE veeleer in verband zal brengen met de reeds bestaande naam ELLE, en niet met (merken of
handelsnamen van) de onderneming WE. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat Hachette de door haar te voeren handelsnaam onder welke naam zij de winkels zal openen, op gelijke wijze zal schrijven als de wijze waarop zij het merk ELLE tot op heden altijd heeft geschreven. Dat de naam ELLE tot op heden slechts als merk is gebruikt en niet als handelsnaam, doet aan het vorenstaande niet af, nu de bekendheid samenhangt met de naam ELLE en het publiek naar het oordeel van de rechtbank geen onderscheid zal maken tussen merk en handelsnaam.

Naar het oordeel van de rechtbank is bij het publiek geen verwarring te duchten tussen de ondernemingen. Dit te minder nu WE slechts

Nederlandstalige en Engelstalige handelsnamen gebruikt, en geen Franstalige zoals ELLE. De enkele omstandigheid dat de in het geding zijnde merken en handelsnamen alle persoonlijke voornaamwoorden betreffen, is in het licht van het vorenstaande onvoldoende om anders te oordelen.

De rechtbank is verder van oordeel dat het voeren van de handelsnaam ELLE niet zal leiden tot verwatering van de handelsnamen van WE. Gezien de bekendheid van de naam ELLE en het feit dat deze naam altijd naast de door WE gevoerde namen heeft bestaan, valt niet in te zien waarom thans door het voeren van de handelsnaam ELLE afbreuk zal worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de door WE gebruikte namen, dan wel dat daaruit voordeel zal worden getrokken.
Hachette vordert in reconventie de vervallenverklaring van enkele merken, omdat WE geen normaal gebruik zou hebben gemaakt van deze merken.

Naar het oordeel van de rechtbank kan Hachette als belanghebbende in de zin de BMW worden aangemerkt, nu vaststaat dat Hachette de naam ELLE reeds zelf als merk gebruikt en het gebruik van de naam ELLE  binnen de Benelux verder wenst uit te breiden. WE heeft de vordering tot vervallenverklaring van de merken ELLE en ELLE & LUI voor het overige niet (voldoende) gemotiveerd betwist, zodat de vordering op deze onderdelen zal worden toegewezen.

De rechtbank is daarom van oordeel dat Hachette met betrekking tot de vervallenverklaring van de andere persoonlijk-voornaamwoordmerken niet als belanghebbende in de zin van artikel l4C, eerste lid van de BMW kan worden aangemerkt.

De gevorderde verklaring voor recht dat Hachette niet onrechtmatig handelt jegens WE door de winkels of andersoortige verkooppunten van ELLE gemerkte kleding ELLE te (laten) noemen, zal worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Geldige reden?

Omdat vast staat dat het niet om soortgelijke waren gaat en ervan uit gegaan wordt dat “The Bulldog” een bekend merk is, volgt beoordeling onder 13a lid 1 sub c en d BMW

De rechtbank begint met te onderzoeken of er sprake is van een ‘geldige reden’:

4.16. Het bestaan van een geldige reden dient primair te worden beoordeeld naar het moment van de eerste registratie door '"Z" van de domeinnaam www.bulldog.com in november 1997.

Waarom?  Dit impliceert dat het (alleen of met name) om de registratie gaat én het suggereert dat de (loutere) registratie als zodanig merkenrechtelijk relevant gebruik oplevert. Het is zeer de vraag of je voor loutere registratie een geldige reden nodig hebt.

M.i. heb je voor (merkenrechtelijk relevant) gebruik een geldige reden nodig. Niet duidelijk is waarom voor de beoordeling voor een geldige reden daarvoor het moment van eerste registratie of het direct daarop volgende eerste gebruik relevant zou zijn. Het lijkt mij goed verdedigbaar dat evenzeer onderzocht moet worden of de gebruiker thans een geldige reden heeft. Het gaat immers om een verklaring voor recht ex nunc.

Áls je tenminste aan de beoordeling van het bestaan van een geldige reden toe zou moeten komen. Volgens mij behoeft de rechtbank in de door hem overigens gevolgde redenering helemaal niet toe te komen aan die beoordeling.

Hij blijkt immers verderop in het vonnis van oordeel dat er geen sprak is van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Dan is een geldige reden dus niet nodig.

De rechtbank vervolgt:

4.17. Deze beoordelingsdatum brengt met zich dat, anders dan volgens het vóór 1 januari 1996 geldende Beneluxrecht, "Z" niet zonder meer gehouden is om aan te tonen dat er voor hem een noodzaak bestond voor een domeinnaam met het teken bulldog te opteren.

Dit is een belangrijke overweging. De rechtbank is blijkbaar van oordeel dat het Claeryn/Klarein criterium dat een geldige reden een ‘eigen recht’ of een ‘noodzaak’ om het teken te gebruiken vereist niet meer van kracht is. Dat zou waar kunnen zijn, maar we weten het niet omdat het HvJ EG zich er nog niet over heeft uitgesproken. Hof Den Haag ging recent nog wel van het noodzaak-criterium uit. (Zie Hof Den Haag 23 februari 2006 rolnr 03/410 (Marie Claire), ov. 5, te vinden op IEForum.nl).

4.18. "Z" stelt dat hij de aanduiding bulldog heeft gekozen omdat het een normaal zelfstandig naamwoord is, dat gemakkelijk te onthouden is en dat ook niet direct verwijst naar adult-websites. Bij de registratie van de domeinnaam in 1997 was hij niet bekend met de bulldog-merken van De Vries.

4.19. In beginsel is het door "Z" aangevoerde motief voldoende om een geldige reden op te leveren voor zijn keuze het teken bulldog te gebruiken als kenmerkende deel van zijn domeinnaam. De rechtbank merkt daarbij op dat De Vries heeft verklaard om vergelijkbare redenen geopteerd te hebben voor het merk The Bulldog.

Dit kan niet waar zijn. Het feit dat een aanduiding “een normaal zelfstandig naamwoord is, dat gemakkelijk te onthouden is” en niet direct verwijst naar de diensten waarvoor het wordt gebruikt kan naar mijn overtuiging op zich zelf geen “geldige reden” opleveren in de zin van art. 13A lid 1 sub c en d. En het feit dat De Vries die aanduiding ooit om die reden zelf heeft gekozen heeft er niets mee te maken. De Vries is die aanduiding vervolgens als merk gaan voeren en registeren.

4.20. Of "Z" bekend was met het merk van De Vries is in beginsel niet relevant. Uitgangspunt is dat men het merk van een ander, als daar een geldige reden toe is, mag gebruiken als kenmerkend onderdeel van een domeinnaam.

"Z" heeft (volgens mij) geen geldig reden, althans niet op grond van de redenering die de rechtbank hier noemt. (Maar misschien heeft "Z" ook helemaal geen geldige reden nodig, zie hierna).

4.22. Overgelegde cijfermatige gegevens tonen aan dat "Z" na november 1997 zijn domeinnaam is gaan gebruiken en dagelijks zeer grote aantallen bezoekers heeft getrokken. Het is eigenlijk niet goed denkbaar dat dat De Vries is ontgaan. Niettemin heeft De Vries pas voor het eerst in 2003 actie ondernomen tegen de domeinnaam van "Z", aanvankelijk vanwege het onrechtmatige gebruik van een beeldmerk van De Vries. In feite heeft De Vries zes jaar lang de geldige reden van "Z" gerespecteerd.

4.23. De rechtbank is dan ook van oordeel dat "Z" met geldige reden het teken bulldog in zijn .com domeinnamen is gaan gebruiken en is blijven gebruiken.

"Z" heeft de domeinnaam zes jaar ongestoord gebruikt. En daarmee zou De Vries de geldige reden hebben “gerespecteerd”. Deze overweging is moeilijk te plaatsen. Iemand heeft wel of niet een geldige reden. Of die al dan niet wordt gerespecteerd doet niet terzake. Het lijkt er meer op dat de Rechtbank hier aan rechtsverwerking heeft gedacht. Of aan het feit dat (ongestoord) gebruik gedurende enkele jaren een ‘eigen recht’ zou kunnen opleveren, dat vervolgens een ‘geldige reden’ oplevert. Dat zijn beide m.i. plausibele gedachten maar ze komen niet erg uit de verf, als er al op gedoeld is.

Levert het ongestoorde gebruik van een domeinnaam een eigen recht op (dat als geldige reden zou kunnen dienen?) Als het domeinnaam gebruik als handelsnaamgebruik gekwalificeerd kan worden is dat natuurlijk goed mogelijk. Het is de vraag of daarvan in dit geval sprake is.

Dat hij met de exploitatie van zijn websites onder die namen voordelen heeft behaald is dan ook niet ongerechtvaardigd.

Als er sprake is van een geldige reden dan is er inderdaad geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel. Maar het gaat niet om ongerechtvaardigd voordel sec, maar om ongerechtvaardigd voordeel uit bekendheid of onderscheidend vermogen van het merk. En die vraag beantwoordt de rechtbank niet.

Geen schade?

Dat door het gebruik afbreuk is gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk The Bulldog voor de onder dat merk aangeboden diensten en waren heeft De Vries geheel niet aannemelijk gemaakt. Dat het gebruik van het teken voor pornosites afbreuk doet aan een merk dat is opgebouwd vanuit en rond een coffeeshop is niet aannemelijk. De Vries miskent dat zijn onderneming zijn fundament vindt in uitsluitend hier te lande gedoogde handel, terwijl de handel van "Z" hier te lande maar ook elders is aan te merken als geoorloofde handel. Dat een der genoemde omstandigheden zich zou voordoen en dat daardoor schade zou zijn ervaren is overigens ook niet te rijmen met het stilzitten van De Vries gedurende circa zes jaar.

De associatie met porno is niet schadelijk voor een bekend coffeeshop-merk (dat dus vooral bekend is vanwege handel in softdrugs). En impliciet: er is ook geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken. Dat is samengevat het feitelijk oordeel van de rechtbank. Daar kan je het mee eens zijn of niet, maar het lijkt mij de kern van de zaak, althans dat zou het moeten zijn. Daarbij zit er een element van rechtsverwerking in, dat de veronderstelling dat geen sprake is van schade zou kunnen ondersteunen. Het (weliswaar tijdelijke) gebruik van het logo van de coffeeshop vormt daarentegen weer een indicatie voor kwade trouw en opzet om voordeel te trekken uit het merk.

Volgens mij had de rechtbank beter kunnen beginnen met de vraag of sprake was van ‘afbreukdoen aan’ of  ‘voordeeltrekken uit’. Dan had zij haar (m.i. discutabele) overwegingen over geldige reden niet nodig gehad.

Dirk Visser

(Eerder bericht en vonnis hier)

De Vries stelt in conventie dat "Z" geen belang heeft bij de door hem gevorderde verklaring, nu hij heeft nagelaten tevens de vernietiging van het arbitraal vonnis ex artikel 1064 en 1065 te vragen. "Deze stelling is kennelijk gebaseerd op de opvatting dat de beslissing van het WIPO Arbitration and Mediation Center van 7 juni 2004 is aan te merken als een arbitraal vonnis.

Deze zienswijze is evenwel onjuist. (...) Het bestaan en het gebruik van deze adminstratieve procedure depriveren domeinnaamhouder en derde evenwel niet van het recht zich tot de gewone rechter te wenden ter beoordeling van hun geschil in volle omvang. (...) De eerdere beoordeling door het Panel bindt de rechtbank dan ook niet, als feitelijk omstandigheid kan zij evenwel van belang zijn."

Dan de beoordeling van de vorderingen in conventie en reconventie (deze worden gezamenlijk besproken). "Z" heeft aangevoerd dat het teken The Bulldog beschrijvend is en niet onderscheidend kan zijn. De rechtbank ontkracht dit. Ten tweede voert "Z" aan dat het teken niet overeenkomt, omdat het zonder het lidwoord 'the'  wordt gebruikt en slechts met één 'l' wordt geschreven. Dit verweer slaagt ook niet.

De rechtbank stelt vast dat de tekens voor waren of diensten worden gebruikt die niet soortgelijk zijn (doorverwijzen naar porno versus horecadiensten, fietsverhuur en energiedrankjes). De bezwaren zijn dus gegrond voorzover zij steunen op artikel 13-A1 sub c of sub d. De rechtbank gaat er veronderstellenderwijs van uit van de bekendheid van de merken van De Vries. Zeer groot is deze volgens de rechtbank echter niet.

Blijft over de vraag of Van "Z" een geldige reden had voor het gebruik. Dit dient primair te worden beoordeeld naar het moment van de eerste registratie van de domeinnaam. "Z" stelt dat hij de aanduiding bulldog heeft gekozen omdat het een normaal zelfstandig naamwoord is, dat gemakkelijk te onthouden is en dat ook niet direct verwijst naar adult-websites. Bij de registratie van de domeinnaam in 1997 was hij niet bekend met de bulldog-merken van De Vries. In beginsel is het door "Z" aangevoerde motief voldoende om een geldige reden op te leveren voor zijn keuze het teken bulldog te gebruiken als kenmerkende deel van zijn domeinnaam."

"Of "Z" bekend was met het merk van De Vries is in beginsel niet relevant. Uitgangspunt is dat men het merk van een ander, als daar een geldige reden toe is, mag gebruiken als kenmerkend onderdeel van een domeinnaam. Enkel bij een zeer bekend merk is hierop een uitzondering denkbaar.  Het is ook niet zo dat een merkrecht zonder meer een soort voorrang op de overeenkomende domeinnaam met zich meebrengt. Die vooronderstelling zou immers afbreuk doen aan het in domeinland geldende beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

In beginsel zou "Z" – binnen de grenzen van artikel 14B sub 1 juncto artikel 3 lid 2 sub c BMW – het teken bulldog zelfs als merk mogen gebruiken. Hierboven is immers reeds overwogen dat "Z" zijn (overeenstemmende) teken voor waren of diensten gebruikte die niet soortgelijk zijn aan de door De Vries aangeboden waren of diensten." Nu De Vries pas voor het eerst in 2003 actie ondernam tegen de domeinnaam van De Vries, heeft De Vries in feite zes jaar lang de geldige reden van "Z" gerespecteerd.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat "Z" met geldige reden het teken bulldog in zijn .com domeinnamen is gaan gebruiken en is blijven gebruiken. Dat hij met de exploitatie van zijn websites onder die namen voordelen heeft behaald is dan ook niet ongerechtvaardigd. “

Dat door het gebruik afbreuk is gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk The Bulldog voor de onder dat merk aangeboden diensten en waren heeft De Vries geheel niet aannemelijk gemaakt en is volgens de rechtbank eigenlijk sowieso niet aannemelijk.

“Dat het gebruik van het teken voor pornosites afbreuk doet aan een merk dat is opgebouwd vanuit en rond een coffeeshop is niet aannemelijk. De Vries miskent dat zijn onderneming zijn fundament vindt in uitsluitend hier te lande gedoogde handel, terwijl de handel van "Z" hier te lande maar ook elders is aan te merken als geoorloofde handel. Dat een der genoemde omstandigheden zich zou voordoen en dat daardoor schade zou zijn ervaren is overigens ook niet te rijmen met het stilzitten van De Vries gedurende circa zes jaar.

De vordering van De Vries wordt afgewezen. "Z" heeft een geldige reden voor het gebruik van zijn merk waar thans nog bij komt dat hij een merk heeft gedeponeerd dat overeenkomt met het kenmerkende deel van de domeinnaam waarmee hij zich een marktpositie heeft verworven.

De slotsom is enigzins curieus. De rechtbank verklaart dat de domeinnamen die inmiddels, na de WIPO-procedure, in bezit zijn van De Vries "geen inbreuk maken op enig recht van De Vries, met betrekking tot het teken 'The Bulldog.'"

Lees het vonnis hier.