Alle rechtspraak  

In de procedure hebben Josephine & Co zich onder meer beroepen op hun woordmerk en woord/beeldmerk "Josephine & Co" en op hun handelsnaamrechten. Aangezien de naam "Josephine" in de merken van Josephine & Co en de naam 'Josefien' (hoe ook gespeld) in het teken 'Josefien Amsterdam' als de meest onderscheidende en dominerende bestanddelen van de betreffende tekens moeten worden beschouwd, is volgens de Voorzieningenrechter sprake van een grote mate van overeenstemming, ongeacht het andere lettertype en het groene logo van Josefien Amsterdam. Ook oordeelt de Voorzieningenrechter dat sprake is van verwarringsgevaar, zodat aangenomen wordt dat sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 13A lid 1 sub b BMW. Daarnaast is sprake van een handelsnaaminbreuk, aangezien Josephine & Co genoegzaam hebben aangetoond dat Josefien Amsterdam ook geografisch gezien in hun vaarwater zit.

Het argument van Van Gelovene dat het merk Josephine & Co weinig onderscheidend vermogen heeft omdat er andere Benelux-merkinschrijvingen ook de term Josephine bevatten, wordt niet onderschreven omdat Josephine & co voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij ook tegen het gebruik van andere merken die het woord Josephine bevatten optreedt.

Lees het vonnis hier.

Het Gerecht concludeert:

39. Aangaande de visuele en fonetische vergelijking van de merken ORO en ORO SAIWA met het aangevraagde merk SELEZIONE ORO Barilla is het Gerecht van oordeel dat er aanzienlijke visuele en fonetische verschillen bestaan in de perceptie van de conflicterende merken door de consument, en dat het feit alleen dat de term „oro” in beide tekens voorkomt, niet volstaat om te kunnen spreken van overeenstemmende merken.

40. Wat het begripsmatige aspect betreft, speelt de betekenis van het gemeenschappelijke naamwoord „oro” een ondergeschikte, ja zelfs een onbeduidende, rol in de perceptie door de consument, die niet de gewoonte heeft, dit woord in verband te brengen met een welbepaalde fabrikant, zoals de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld. De geringe begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken kan dus niet opwegen tegen de visuele en fonetische verschillen.

41. Ten slotte heeft de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat het woord „oro” in het aangevraagde merk beschrijvend is ten opzichte van de term „selezione”, om de consument erop te wijzen dat het gaat om een Barilla-product van topkwaliteit. Doordat het woord „oro” onmiddellijk na het woord „selezione” staat, vervult het immers geen zelfstandige onderscheidende functie, maar moet het worden begrepen als een bijstelling bij de beschrijvende term „selezione”. In het aangevraagde merk ligt het onderscheidend vermogen van het teken dus bij de term „Barilla”.

42. Uit het voorgaande volgt dat, gelet op de door de conflicterende merken opgeroepen totaalindruk en rekening houdend met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van deze merken, de onderlinge overeenstemming niet volstaat om bij de consument verwarringsgevaar te doen ontstaan.

Lees het arrest hier.

Volgens het Gerecht zijn de eventuele schadelijke gevolgen van onjuist gebruik van een farmaceutisch product evenwel te wijten aan de mogelijke verwarring bij de consument met betrekking tot de identiteit of de kenmerken van de betrokken waar, en niet met betrekking tot de commerciële herkomst ervan die een rol speelt bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. (Interessante vraag: hoe onderscheiden we de identiteit van een product van de commerciële herkomst?).

In elk geval, voor zover overwegingen inzake de gevolgen van onjuist gebruik van een product relevant zijn voor de beoordeling van het verwarringsgevaar, dient te worden vastgesteld dat het OHIM met dergelijke overwegingen rekening heeft gehouden toen het de kenmerkende eigenschappen van de betrokken consumenten vaststelde. Zoals het OHIM terecht heeft verklaard, bestaat het relevante publiek in casu uit gemiddelde consumenten van twee types van waren. Met betrekking tot de farmaceutische producten zij vastgesteld dat de consumenten bij hun keuze worden bijgestaan door hooggekwalificeerde vakmensen.

Zonder overigens aan te geven waarom dit zo is, stelt het Gerecht vast dat met betrekking tot de fytotherapeutische producten de consumenten moeten worden geacht redelijk geïnformeerd, oplettend en omzichtig te zijn, en ook vertrouwd te zijn met het gebruik van producten waarvan het merk het voorvoegsel „echina-” bevat. Volgens het Gerecht mag aangenomen worden dat consumenten met belangstelling voor dit type van waren bijzondere aandacht besteden aan hun gezondheid, zodat zij minder snel de verschillende varianten van deze waren met elkaar zullen verwarren. Met andere woorden, het eventuele gevaar dat de onjuiste keuze, en vervolgens het onjuiste gebruik van een product bepaalde schadelijke gevolgen met zich mee brengen, wordt geneutraliseerd door de kennis en de oplettendheid die bij de betrokken gemiddelde consumenten in grote mate aanwezig is.

Lees het arrest hier

Tijdens het kort geding zou het gebruik van het merk GLOBAL PACK door TPG niet ter sprake zijn geweest, terwijl NMBS daarvan wel op de hoogte was of had kunnen zijn.

Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechte levert het gebruik van het merk GLOBAL PACK geen inbreuk op op het merk WORLDPACK. De vraag of de enkele omstandigheid dat het gebruik van GLOBALPACK niet aan de orde is geweest al moet voeren tot de slotsom dat een dergelijk gebruik niet valt onder het dictum, behoeft volgens de voorzieningenrechter dan ook geen beantwoording.

De voorzieningenrechter oordeelt in rechtsoverweging 4.3:  “Weliswaar is er duidelijke begripsmatige overeenstemming tussen  ‘Global’en  World’ maar de visuele en auditieve verschillen tussen WORLDPACK en GLOBALPACK zijn dermate groot dat zij tegen die begripsmatige overeenstemming opwegen, met als gevolg dat de totaalindruk van het teken zodanig met die van het merk verschilt dat verwarring bij het publiek niet te duchten valt.”

De executie van het vonnis van 10 juni 2005 wordt derhalve geschorst voor zover die betrekking heeft op het gebruik van GLOBALPACK, totdat in de bodemzaak een onherroepelijke beslissing terzake zal zijn genomen.   

Lees het vonnis hier. 

N.B: Bericht op webstte TPG: "Internationaal Pakket vervangt Worldpack. Per 1 oktober 2005 heeft TPG Post de naamgeving van Worldpack Basic en Worldpack Special veranderd in Internationaal Pakket Basis  respectievelijk Internationaal Pakket Plus. De oude namen worden per 1 oktober 2005 niet meer gebruikt."

“Met betrekking tot een merk dat overeenkomt met de naam van een persoon, doet de overweging van openbare orde die ten grondslag ligt aan het in artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104 vervatte verbod van inschrijving van een merk dat tot misleiding van het publiek kan leiden, te weten de bescherming van de consument, noodzakelijkerwijs de vraag rijzen welk verwarringsgevaar een dergelijk merk bij de gemiddelde consument dreigt te doen ontstaan, met name wanneer de persoon met wiens naam het merk overeenkomt, aanvankelijk de producten personifieerde waarop dit merk was aangebracht.

De in artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104 bedoelde gevallen van weigering van inschrijving onderstellen evenwel dat een werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument kan worden vastgesteld.

In casu kan de gemiddelde consument weliswaar bij zijn aankoop van een kledingstuk van het merk „ELIZABETH EMANUEL” worden beïnvloed doordat hij ervan uitgaat dat verzoekster in het hoofdgeding aan de creatie van dit kledingstuk heeft deelgenomen, maar blijven de kenmerken en de kwaliteit van dit kledingstuk gewaarborgd door de onderneming die houder is van het merk.

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat de naam Elisabeth Emanuel op zichzelf kan leiden tot misleiding van het publiek over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren.

De nationale rechter dient evenwel te onderzoeken of de onderneming die de aanvraag tot inschrijving van het merk „ELIZABETH EMANUEL” heeft ingediend, door de wijze waarop zij dit merk presenteert, de consument wil doen geloven dat Emanuel nog steeds de ontwerpster is van de waren waarop dit merk is aangebracht, of aan de creatie ervan heeft deelgenomen. In dat geval gaat het immers om een manoeuvre dat als bedrieglijk zou kunnen worden aangemerkt, maar dat niet kan worden geanalyseerd als een misleiding in de zin van artikel 3 van richtlijn 89/104, en bijgevolg het merk zelf, en dus de mogelijkheid om het in te schrijven, niet aantast.

Het Hof van Justitie (Derde kamer) verklaart voor recht:

1) De inschrijving van een merk dat overeenkomt met de naam van de ontwerper en eerste producent van de waren waarop dit merk is aangebracht, kan wegens deze bijzonderheid alleen niet worden geweigerd op grond dat dit merk tot misleiding van het publiek zou leiden in de zin van in artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, met name wanneer de clientèle die is verbonden aan het betrokken merk, dat voorheen onder een andere grafische vorm was ingeschreven, is overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop het merk betrekking heeft.

2) Een merk dat overeenkomt met de naam van de ontwerper en eerste producent van de waren waarop dit merk is aangebracht, kan wegens deze bijzonderheid alleen niet vervallen worden verklaard op grond dat het het publiek zou misleiden in de zin van artikel 12, lid 2, sub b, van richtlijn 89/104, met name wanneer de aan het betrokken merk verbonden clientèle is overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop het merk betrekking heeft.”

Lees het arrest hier. Eerder bericht en conclusie AG hier.