Alle rechtspraak  

Inbreuk.

Voor wat betreft de inbreukvordering stelt Ipko ten eerste dat zij een geldige reden heeft in de zin van artikel 13A lid 1 sub c BMW, omdat zijn een geldig merk heeft. Het Hof gaat daar niet in mee:

"Ook als sprake zou zijn van een geldig merkrecht van Ipko, levert dat enkele feit geen geldige reden voor het gebruik op. Niet gesteld of gebleken is dat voor Ipko een zodanige noodzaak bestond juist het teken MARIE CLAIRE te gebruiken, dat van haar in redelijkheid niet kon worden verwacht dat zij zich van dat gebruik zou onthouden."

Ipko stelt daarnaast dat het MARIE CLAIR merk van MCA niet als bekend merk dient te worden gezien. Het Hof is van mening dat er sprake is van een bekend merk en wijst in dat verband op jurisprudentie over op welk moment het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld: op het moment dat bescherming wordt ingeroepen:

"In het kader van een inbreukvordering moet het onderscheidend vermogen van het merk worden beoordeeld op het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen, derhalve in 2000, en in de periode daarna. Het gaat dus niet, zoals Ipko stelt, om bekendheid van het merk op het moment dat zij (Ipko) het vermeend inbreukmakende teken heeft gedeponeerd (in 1992) of voor het eerst is gaan gebruiken (in 1995 of 1996)."

Vervolgens is de vraag of Ipko ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit of dat er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van MCA.

"Het hof is van oordeel dat, gelet op de omstandigheden dat:

- het merk MARIE CLAIRE van MCA als een bekend merk moet worden aangemerkt,
- de zaken waarvoor het merk MARIE CLAIRE van MCA en het teken van Ipko worden gebruikt, bestemd zijn voor dezelfde doelgroep, namelijk (modebewuste) vrouwen,
- het door Ipko gebruikte teken vrijwel exact gelijk is aan de MARIE CLAIRE merken en
- de wijze waarop Ipko zich heeft gepresenteerd aansluit bij het luxe imago van het tijdschrift MARIE CLAIRE,
ervan kan worden uitgegaan dat door het gebruik van het teken MARIE CLAIRE door Ipko ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken en/of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de MARIE CLAIRE merken van MCA."

In het licht van het bovenstaande is het Hof van oordeel is dat Ipko inbreuk als bedoeld in artikel 13A lid 1, sub c, BMW heeft gemaakt op de merkrechten van MCA en dat het inbreukverbod terecht is toegewezen.

Nietigheid.

Maar dan is de rechtbank er nog niet. MCA heeft verder nietigverklaring van Ipko’s  Benelux-depot uit 1992 gevorderd op grond van artikel 14B, lid 2, juncto artikel 4, lid 5, BMW en artikel 6bis van het Unieverdrag (bekende merken).

(NB: Het Hof overweegt dat MCA waarschijnlijk op deze bepalingen een beroep heeft gedaan en niet op artikel 4 lid 6 BMW (depot te kwader trouw), omdat de termijn van 5 jaar, zoals genoemd in artikel 4 lid 6 BMW, ten tijde van dagvaarding al was verstreken.)

De rechtbank heeft de vordering van MCA toegewezen. Daartoe heeft zij overwogen dat aan artikel 16 TRIPs rechtstreekse werking toekomt, het merk MARIE CLAIRE van MCA in 1992 een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag was, dat het merk van Ipko te kwader trouw is gedeponeerd en dat aan de in artikel 16 lid 3 TRIPS-verdrag vermelde eisen is voldaan.

Ipko komt op tegen deze overwegingen van de Rechtbank. Het Hof gaat uitgebreid in op deze kwestie:

- Geen rechtstreeks beroep op TRIPs: 

"De bepalingen van het TRIPS-verdrag zijn niet van dien aard dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop deze zich krachtens het gemeenschapsrecht voor de rechter rechtstreeks kunnen beroepen. Op terreinen waarop de Gemeenschap regelgevend is opgetreden, zoals op het gebied van het merkenrecht, moeten de rechterlijke autoriteiten van de lidstaten (wel) hun nationale recht zoveel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van het TRIP's-verdrag toepassen (vergelijk HvJEG 14december2000, NJ 2001, 403 (Dior/Tuk en Assco/Layer) en 13 september 2001, IER 2001, 59 (Route 66)."

- Artikel 4 lid 5 BMW in samenhang gelezen met TRIPS geldt ook voor niet-soortgelijke waren. Ook geldt dat er sprake kan zijn van een algemeen bekend merk als deze bekend is binnen een bepaalde sector van het publiek:

"Gelet op voormelde bepalingen in het TRIPS-Verdrag, is het hof van oordeel dat voor merken, gedeponeerd/ingeschreven na inwerkingtreding en toepassing van de bepalingen van het TRIPS-Verdrag (de uiterste datum als bedoeld in artikel 65, lid 1, TRIPS-verdrag), derhalve na 1 januari 1996, geldt dat artikel 4 lid 5 BMW aldus moet worden uitgelegd dat ook het depot/de inschrijving van een merk voor niet-soortgelijke waren nietig kan worden verklaard en ook sprake is van een algemeen bekend merk als het merk slechts bekend is bij de desbetreffende sector van het publiek."

- Artikel 4 lid 5 BMW mag voor merken die zijn ingeschreven/gedeponeerd vóór de inwerkingtreding van TRIPS niet zo worden uitgelegd dat het ook voor niet- soortgelijke waren geldt:

"In dit geval gaat het echter om de nietigverklaring van een in 1992 gedeponeerd merk.
Het hof stelt voorop dat een grondbeginsel van overgangsrecht is dat wanneer een nieuwe wet van toepassing wordt, dit niet tot gevolg heeft dat alsdan iemand een vermogensrecht verliest dat hij onder het tevoren geldende recht rechtsgeldig had verkregen. Hiermee acht het hof in strijd om in dit geval artikel 4 lid 5 BMW in overeenstemming met artikel 16 TRIPS-Verdrag uit te leggen als dat ertoe zou leiden dat een in 1992 rechtsgeldig verkregen merkrecht alsnog op grond daarvan komt bloot te staan aan nietigverklaring.

In inbreukzaken heeft het heeft het Hof van Justitie bepaald dat het TRIPS- verdrag van toepassing is in geval van een conflict tussen een merk en een teken dat daarop beweerdelijk inbreuk maakt, wanneer de verweten handelingen hebben plaatsgevonden voor 1 januari 1996, maar zijn voortgezet na 1 januari 1996 (Route 66 / Budweiser).

Nu in casu de verweten handeling, het depot in 1992, zich geheel en al vóór 1996 heeft voorgedaan is naar het oordeel van het hof lid 1 van artikel 70 van toepassing en legt het TRIPS-verdrag geen verplichtingen op.

Het hof zal derhalve bij de beoordeling van de vraag of het ten name van Ipko ingeschreven Benelux-depot (uit 1992) nietig is op grond van artikel 4, lid 5, BMW en artikel 6bis van het Unieverdrag artikel 16 TRIPs-Verdrag buiten beschouwing laten.

Ook na uitsluiting van TRIPS blijven de volgende vragen staan: 

1. Kan op grond van artikel 4 lid 5 BMW ook het depot/de inschrijving van een
merk voor niet-soortgelijke waren (als waarvoor het algemeen bekende merk is ingeschreven, wordt gebruikt of algemeen bekend is) nietig worden verklaard?

2. Is er ook sprake van een algemeen bekend merk als het merk slechts bekend is bij de desbetreffende sector van het publiek?

Artikel 6bis Unieverdrag verplicht de landen der Unie tot nietigverklaring van depots van merken die verwarring kunnen wekken met een algemeen bekend merk dat wordt gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. In dit artikel wordt niet gesproken over soortgelijke of niet- soortgelijke waren of diensten. Op zichzelf is de tekst van artikel 6bis Unieverdrag niet bepalend nu dit verdrag een minimumbescherming biedt en het de landen der Unie vrij staat een verdergaande bescherming te bieden.

Het hof is van oordeel dat het criterium "verwarring stichten" in artikel 4 lid 5 erop wijst dat beoogd is bescherming te bieden tegen depots voor soortgelijke waren. In het systeem van de BMW wordt in het algemeen voor bescherming van een merk tegen gebruik of depot voor niet-soortgelijke waren vereist dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (in de oude BMW)schade kan worden toegebracht.

Ook in artikel 16 lid 3 TRIPS-verdrag, dat de bescherming van artikel 6bis Unieverdrag uitbreidt tot depots voor niet- soortgelijke waren, is vereist dat schade wordt toegebracht, terwijl artikel 6bis Unieverdrag, dat slechts beschermt tegen depots voor soortgelijke waren, voor nietigverklaring (slechts) het kunnen wekken van verwarring vereist. Het hof gaat er dan ook van uit - hoewel daarover door rechters ook wel anders is geoordeeld — dat ten aanzien van vóór 1996 verrichte depots slechts nietig kan worden verklaard het depot/de inschrijving van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk voor soortgelijke waren."

Nu het algemeen bekende merk zijn bescherming ontleent aan zijn algemene bekendheid, het gaat om de waren waarvoor het merk algemeen bekend is, althans de waren door het gebruik waarvan het merk algemeen bekend is geworden.

In casu is er volgens het Hof echter geen sprake van soortgelijke waren:

"Het hof is van oordeel dat MCA onvoldoende heeft gesteld om aan te nemen dat haar merk in 1992 algemeen bekend was als merk voor kleding en er dus hooguit sprake kan zijn van algemene bekendheid voor tijdschriften en dat panty's, ondergoed en badmode (waarvoor Ipko haar merk heeft gedeponeerd), gelet op de verschillen in aard, bestemming en gebruik van de waren, niet soortgelijk zijn aan tijdschriften.

Gelet op het bovenstaande komt de gevorderde nietigverklaring op grond van artikel 14B, lid 2 juncto artikel 4 lid 5 BMW al niet voor toewijzing in aanmerking omdat het merk van Ipko niet gedeponeerd is voor soortgelijke waren"

Hoewel reeds op grond van het bovenstaande het beroep op nietigheid faalt, overweegt het hof nog het volgende ten overvloede. Zowel in artikel 4, lid 5, BMW als in artikel 6bis Unieverdrag wordt geen definitie gegeven van het begrip "algemeen bekend merk".

Het hof is van oordeel dat het daarbij, vóór de toepasselijkheid van het TRIPS- verdrag, ging om bekendheid bij de overgrote meerderheid van het algemene publiek en enkel bekendheid op het niveau van de relevante branche of geïnteresseerde kringen onvoldoende is."

MCA heeft tenslotte gesteld dat het merk van Ipko nietig moet worden verklaard op grond van artikel 14A, lid 1, sub e (voorheen c), juncto artikel 4, lid 2 BMW, omdat het tot misleiding van het publiek kan leiden. Het Hof oordeelt dat er dit artikel niet ziet op "misleiding" ten aanzien van de herkomst van een bepaalde onderneming. Daar is de verwarring voor:

“Merken zijn in deze zin misleidend indien zij bij het publiek niet met de werkelijkheid overeenkomende voorstellingen wekken omtrent de aard, (geografische) herkomst, samenstelling of andere kenmerken van de waren. MCA heeft gesteld dat misleiding met name, doch niet uitsluitend, zal plaatsvinden omtrent de aard, de hoedanigheid en de herkomst van de betrokken waren, nu het publiek — ten onrechte afgaande op het kwalitatieve imago en de reputatie van het beroemde merk van MCA — onjuiste verwachtingen zal koesteren omtrent de aard en de hoedanigheid van die waren en hun herkomst. Aan de stelling van MCA dat sprake zou zijn van misleiding omtrent de aard of de hoedanigheid van de waren gaat het hof als onvoldoende onderbouwd voorbij.

Het hof is van oordeel dat gelijkenis met een merk van een derde in beginsel geen misleiding in de zin van artikel 4, lid 2 BMW kan opleveren. Het wekken van een onjuiste indruk omtrent de herkomst uit een bepaalde onderneming wordt van oudsher verwarring genoemd. Bescherming tegen die verwarring is mogelijk door een beroep op artikel 14B juncto artikel 3, lid 2 BMW. Met “herkomst” in de zin van artikel 4, lid 2, BMW wordt bedoeld: geografische herkomst.
Gelet op het bovenstaande faalt het beroep op nietigheid wegens misleiding.”

Het Hof houdt de zaak nog aan ten aanzien van een aantal nevenvorderingen.

Lees het arrest hier.

 Voor andere dan dergelijke waren en diensten kon naar het oordeel van het hof evenwel aan de woordcombinatie een zekere originaliteit niet worden ontzegd. In het dictum heeft het hof het BMB bevolen over te gaan tot inschrijving van het depot van het woordmerk EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL voor de waren en diensten in de verschillende in het dictum vermelde klassen, maar voor een gedeelte daarvan met de toevoeging "voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter".

Het HvJEG heeft met betrekking tot de toelaatbaarheid van deze, in de zojuist bedoelde toevoeging tot uitdrukking gebrachte zogenoemde "disclaimer" zich ertegen verzet dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten. Het Benelux-Gerechtshof heeft in aansluiting daarop beslist dat met het stelsel van de (oude) BMW niet verenigbaar is dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voorzover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten, en dat daarmee evenmin verenigbaar is dat het BMB de weigering van de inschrijving mag beperken tot een of meer van de in het depot vermelde waren voorzover deze betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden.

Hieruit volgt dat het hof in zijn beschikking ten onrechte de hiervoor bedoelde "disclaimer" aan het gegeven bevel tot inschrijving met betrekking tot een aantal klassen van waren en diensten heeft toegevoegd.

Het onderdeel houdt tevens de klacht in dat het hof heeft miskend dat het alleen bevoegd is een bevel te geven (of te weigeren) tot inschrijving van het depot zoals dat door de deposant is verricht, althans zoals door de deposant is voorgesteld. Volgens het onderdeel betekent dit dat het, afgezien van de toevoeging van een "disclaimer", het hof ook niet vrijstond ambtshalve tot wijziging, aanvulling of beperking van het depot over te gaan.

Nu verweerder de mogelijkheid om het depot te wijzigen, aan te vullen of te beperken niet aan het BMB heeft voorgelegd, ook niet na de voorlopige weigering van de inschrijving, stond het het hof, naar moet worden afgeleid uit de aangehaalde overwegingen van het Benelux-Gerechtshof, niet vrij ambtshalve een bevel te geven om tot gedeeltelijke inschrijving van het depot over te gaan. Zulks valt immers buiten het kader van de beoordeling of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd, en komt neer op kennisneming van aanspraken die niet aan het BMB zijn voorgelegd, een en ander als bedoeld in het aangehaalde arrest van het Benelux-Gerechtshof.

Lees het arrest hier.

Het Gerecht gaat met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub d mee met het oordeel van het OHIM dat de door interveniënte aan het OHIM overgelegde documenten een afdoend bewijs vormen dat de term WEISSE SEITEN op de datum van indiening van verzoeksters aanvraag tot inschrijving van het merk WEISSE SEITEN voor het doelpubliek een gebruikelijke term was geworden als algemene benaming van de gids van particuliere telefoonabonnees. Dit geldt niet alleen voor de analoge versie.

Artikel 7, lid 1, sub c levert niet veel meer op.  De term is in het Duits synoniem van gids van particuliere telefoonabonnees geworden. Bijgevolg kan deze term ook worden beschouwd als een beschrijving van de waren die onder deze gebruikelijke benaming vallen, te weten „magnetische gegevensdragers en bespeelde opslagmedia voor computers en gegevensverwerkende apparatuur, met name banden, schijven, cd-roms” en „drukwerken, naslagwerken, handelsadresboeken”, aangezien deze term de soort van deze waren aanduidt.

Het betoog dat een uitgave niet uit witte bladen bestaat, omdat nagenoeg alle uitgaven met zwarte inkt op wit papier zijn gedrukt, en dat het woord „Seiten” niet op een boek kan duiden, omdat de bladen slechts een bestanddeel van een boek zijn en deze term dus niet volstaat om de consument erop te wijzen dat hij een boek zal ontvangen wanneer hij de „weiße Seiten” bestelt, zijn derhalve niet ter zake dienend, aangezien de kamer van beroep heeft vastgesteld dat het merk WEISSE SEITEN deze waren beschrijft, omdat WEISSE SEITEN synoniem is van gids van particuliere telefoonabonnees en niet omdat de pagina’s van een dergelijke gids wit zijn.

Verzoeksters argument dat niemand bij het zien van het teken WEISSE SEITEN denkt aan een uitgeverij, een uitgave of een redactiebureau, faalt, want de kamer van beroep heeft vastgesteld dat er een voldoende band bestaat tussen deze diensten en de waren waarvoor de term „weiße Seiten” „gids van particuliere telefoonabonnees” betekent.

De betrokken term kan gemakkelijk worden begrepen in de zin van „weißfarbige Seiten” en kan – zoals het OHIM en interveniënte stellen – worden gebruikt als synoniem van „weißfarbige Blätter”. Bijgevolg kan worden aangenomen dat deze term ten minste de waar „papier” beschrijft, alsmede de waren „papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voorzover niet begrepen in andere klassen”, aangezien verzoekster geen onderscheid heeft gemaakt binnen deze algemene categorie.

Met betrekking tot „materiaal voor kunstenaars”, „leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)” en  “kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen)” zij opgemerkt dat hieronder ook papier kan vallen, en aangezien verzoekster binnen deze categorie de opgave van de waren niet heeft beperkt door papier uit te sluiten, moet worden aangenomen dat de term „weiße Seiten” de categorie „materiaal voor kunstenaars” beschrijft.

Uit deze overwegingen volgt dat het verband tussen het merk WEISSE SEITEN en de kenmerken van alle betrokken waren en diensten voldoende nauw is om onder het verbod van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 te vallen.

Lees het arrest hier.

Met betrekking tot het relevante publiek oordeelt het GVEA dat het in casu gaat om levensmiddelen voor courant gebruik. Bijgevolg bestaat het relevante publiek uit alle consumenten. Het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk moet dus worden beoordeeld met in aanmerkingneming van de vermoedelijke verwachtingen van de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument.

Aangezien verzoekster geen bewijzen heeft overgelegd die tegen toepassing van de rechtspraak waarin is bepaald dat de consument in de eerste plaats een loutere functie van verpakking toeschrijft aan flessen met dergelijke waren - dient haar stelling te worden afgewezen.

In de tweede plaats dient aangaande de vier kenmerken die volgens verzoekster onderscheidend vermogen geven aan de fles, om te beginnen te worden opgemerkt dat het feit alleen dat een vorm een variant is van een van de gebruikelijke vormen van een bepaalde soort waren, geen voldoende bewijs is dat het uit deze vorm bestaande merk onderscheidend vermogen bezit. Steeds moet worden nagegaan of een dergelijk merk het de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument mogelijk maakt, de betrokken waar zonder analytisch onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden. De kans dat de als merk aangevraagde vorm van een waar elk onderscheidend vermogen mist, wordt immers groter naarmate deze vorm een grotere gelijkenis vertoont met de meest waarschijnlijke vorm van de betrokken waar.

Wat de langgerekte hals en de afgeplatte buik betreft, zij vastgesteld dat deze parameters van het aangevraagde merk niet verschillen van de gebruikelijke vorm van een fles voor waren als die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft. De lengte en de diameter van de hals noch de verhouding tussen de breedte en de dikte van de fles zijn in enig opzicht opvallend. Hetzelfde geldt voor de kussenvormige voet. Dit designkenmerk is immers gebruikelijk voor flessen in de betrokken sector.

Het enige kenmerk waardoor het aangevraagde merk verschilt van de gebruikelijke vorm, zijn de uitsparingen in de zijkanten. Anders dan de door het BHIM gegeven voorbeelden vertoont het aangevraagde merk scherpe krommingen, waardoor bijna de indruk van een halve cirkel ontstaat.

Maar ook al zou dit kenmerk als ongebruikelijk worden aangemerkt, het is op zich niet voldoende om de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk zodanig te beïnvloeden dat het aangevraagde merk op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve zijn essentiële functie van herkomstaanduiding kan vervullen.
De totaalindruk die de vier genoemde kenmerken, in hun geheel beschouwd, oproepen, kan deze vaststelling niet op losse schroeven zetten. Uitgaande van de totaalindruk die het aangevraagde merk oproept, mist dit dus elk onderscheidend vermogen.

Lees het arrest hier.

Met betrekking tot de spoedeisendheid overweegt de rechter in 4.3

"Hiertoe is redengevend dat Pepsico in het geheel niet heeft gemotiveerd waarom zij haar vordering bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag - ingesteld op 15 november 2005 - uitsluitend heeft gebaseerd op het bepaalde in de Gemeenschapsmerkenverordening en niet mede op het bepaalde in de Benelux Merken Wet (BMW). Dit had wel op haar weg gelegen, nu de door haar in de onderhavige procedure gestelde inbreuk op de BMW destijds evenzeer aanwezig was; ípsei is immers reeds in september 2004 op de Nederlandse markt geintroduceerd. Een spoedeisend belang had thans nog kunnen worden aangenomen indien zich sedert het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag een feitelijke wijziging in die inbreuk zou hebben voorgedaan. Hiervan is echter niet gebleken"

Lees het vonnis hier.

"La présente affaire est donc différente de celle ayant donné lieu à l’arrêt ALADIN, précité (point 98), dans laquelle les produits en question, outre qu’ils étaient partiellement similaires, appartenaient à une même gamme de produits. Par ailleurs, comme le fait observer l’OHMI, la protection offerte aux marques renommées par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’a pas été invoquée par la requérante dans la procédure d’opposition et la renommée des marques antérieures n’a pas été prouvée par la requérante devant le Tribunal."

OHIM heeft haar oordeel bovendien voldoende gemotiveerd. Verwijzing door naar motivering eerdere (interne) instanties was gelegitimeerd. "En outre, compte tenu de la continuité fonctionnelle existant entre les différentes instances de l’OHMI, il est parfaitement loisible à la chambre de recours de se référer, en la confirmant, à la motivation de la décision de la division d’opposition.

Lees het arrest hier.

 Dominerende bestanddeel. Het GvEA is evenals de Kamer van Beroep en de oppositieafdeling van mening dat het woordelement "Ferro"het dominerend bestanddeel van het beeldmerk is. "Anders dan verzoekster stelt, is de banier – gelet op de door het aangevraagde merk opgeroepen visuele totaalindruk- immers geen beeldelement dat voldoende belangrijk is om meer de aandacht van de consument te trekken dan het woordelement."

"Het Gerecht is van oordeel dat het woord „ferró" de overhand heeft boven het beeldelement van het aangevraagde merk en daadwerkelijk zijn stempel drukt op de perceptie van dit merk, door de grote afmetingen en de plaats ervan op de banier, die een louter decoratieve functie als achtergrond heeft en daardoor niet als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk kan worden beschouwd. De kamer van beroep heeft derhalve geen beoordelingsfouten gemaakt door vast te stellen dat „ferró" het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is en dat de banier slechts van ondergeschikt belang is."

Overeenstemming. Het Gerecht is van oordeel dat de tekens visueel overeenstemmen. "Ook al bestaat het oudere woordmerk uit zeven letters en drie lettergrepen, terwijl het woordelement van het aangevraagde merk slechts vijf letters en twee lettergrepen bevat, dit neemt niet weg dat de twee tekens dezelfde letters bevatten, te weten „f", „e", „r" en „o". Bovendien zijn deze letters in dezelfde volgorde geplaatst. Zo heeft zowel het woordelement van het aangevraagde merk, te weten „ferró", als het woordelement dat het oudere merk vormt, te weten „ferrero", dezelfde begin en eindletter, met name „f" en „o". Bovendien hebben de twee tekens de eerste drie letters, te weten „fer", gemeen. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de consument in beginsel vooral aandacht besteedt aan het begin van het woord."

 "Verder verschilt de lettergreepstructuur van de twee betrokken tekens alleen door de herhaling van het foneem „er" in het oudere merk „ferrero", die ontbreekt in het woordelement „ferró" van het aangevraagde merk. Dit verschil in de lettergreepstructuur van de betrokken tekens heeft evenwel niet de overhand boven de punten van overeenstemming tussen deze tekens, omdat de letters van de extra lettergreep in het woordelement dat het oudere merk vormt, te weten „e" en „r", ook aanwezig zijn in het dominerende woordbestanddeel van het aangevraagde merk, en meer bepaald in de eerste lettergreep ervan.

De extra lettergreep in het oudere merk kan derhalve de visuele totaalindruk die de betrokken merken bij de gemiddelde consument oproepen, niet wijzigen." 

"Met betrekking tot de beeldelementen van het dominerende woordbestanddeel van het aangevraagde merk, zoals de lichtjes gebogen schrijfwijze van het woord „ferró", is het Gerecht verder van oordeel dat deze nauwelijks waarneembaar is en derhalve in casu elk onderscheidend vermogen mist. Hetzelfde geldt voor het gebruik van een grotere eerste en laatste letter in dit woord."

Het Gerecht is eveneens van oordeel dat de tekens fonetisch overeenstemmen. "Er dient immers te worden benadrukt dat alle letters van het woordelement dat het oudere merk vormt, te weten „ferrero", voorkomen in het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, te weten het woordelement „ferró", en dat dit laatste woordelement geen andere letters bevat dan die van het oudere merk, te weten „f", „e", „r" en „o". Verder zij opgemerkt dat deze letters in dezelfde volgorde zijn geplaatst in de twee betrokken tekens, die overigens beginnen met dezelfde drie letters, te weten „f", „e" en „r", en eindigen op dezelfde letter „o". De twee betrokken tekens stemmen dus uit fonetisch oogpunt in zekere mate overeen."

Eerdere beslissingen. Dat Griekse rechterlijke instanties van mening zijn, dat er geen verwarring tussen de tekens zou bestaan, doet volgens het Gerecht niet terzake, het communautaire merkensysteem is immers een autonoom systeem.

Ook eerdere beslissingen van oppositieafdelingen hebben geen invloed op de beoordeling door het Gerecht.

Lees het arrest hier.