Alle rechtspraak  

Rechtbank Breda vindt echter dat het merk van Van Gelderen ieder onderscheidend vermogen mist, het is geen emergent merk en inburgering is niet aangetoond. Bovendien heeft Mensen de tekens “de ontslaglijn”en öntslaglijn.nl” slechts gebruikt in beschrijvende zin en zelfs als het merk onderscheidend zou zijn geweest, zou er dus nog geen sprake zijn van inbreuk.

Finview heeft daarnaast een geldige reden om het teken te gebruiken, nu zijn dienstverlening ziet op ontslagkwesties en hij het teken reeds voor het gedeponeerd werd als domeinnaam gebruikte. Aldus beschikt hij over “een eigen recht om dat teken te gebruiken en dat recht behoeft niet voor de toepassing van artikel 13 A BMW te wijken.” Ook  is er geen sprake van nodeloseze verwarring of misleiding en van ongerechtvaardigd voordeel trekken van de reputatie van Van Gelderen of van een onrechtmatige daad kan dus geen sprake zijn.

In reconventie spreekt de Rechtbank de nietigheid uit van dit woord/beeldmerk van Van Gelderen en beveelt tot doorhaling.

Lees het vonnis hier.

Zij stelt daartoe dat de licentieovereenkomst inmiddels door haar is beëindigd en dat voormelde flesjes rum bevatten die niet van haar afkomstig is. Bharat c.s. voeren aan dat de flesjes rum van SAB bevatten en dat zij gerechtigd zijn de door SAB geleverde rum onder de Mariënburg-merken te verkopen, ongeacht of de licentieovereenkomst inmiddels is geëindigd, nu partijen niet zijn overeengekomen dat de voorraad binnen een bepaalde periode moet zijn verkocht.

SAB stelt zich op het standpunt dat Bharat c.s. na het einde van de overeenkomst niet meer gerechtigd waren de Mariënburg-merken te gebruiken, ook niet voor door SAB geleverde rum. Het Gerechtshof is van mening dat – nu de overeenkomst geen regeling op dit punt bevat – Bharat c.s. geen gebruik meer mogen maken van het merk:

“In artikel 11 B BMW is bepaald dat het uitsluitend recht op een merk kan worden ingeroepen door de merkhouder tegen een licentiehouder die handelt in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake onder meer de duur daarvan en de waren waarvoor de licentie is verleend.

Nu de overeenkomst geen regeling bevat over het gebruik van de merken na beëindiging van de overeenkomst, moet naar het voorlopig oordeel van het hof, behoudens wellicht bijzondere omstandigheden waaromtrent niets is gesteld, worden aangenomen dat Bharat c.s. niet gerechtigd zijn de merken te gebruiken na beëindiging van de overeenkomst en zij dus merk- en handelsnaaminbreuk plegen als zij gebruik maken van de merken en de handelsnaam nadat de licentieovereenkomst is geëindigd. Het hof heeft hierbij mede in aanmerking genomen dat uit de overeenkomst valt af te leiden dat naast de koopprijs (waarvan de betaling is geregeld in artikel 10) voor de in bulk te leveren rum, op grond van artikel 6 voor het gebruik van de merken een aparte licentievergoeding verschuldigd is per in de handel te brengen fles, welke vergoeding niet verschuldigd is als geen gebruik wordt gemaakt van de merken. Voorts merkt het hof op dat SAB in eerste aanleg (vergelijk punt 10 van haar pleitnota van 3 juni 2004) heeft aangeboden het eventuele restant van de door haar geleverde rum terug te kopen.”

In het tussenarrest van 17 november 2005 bepaalt het Gerechtshof dat een comparitie zal plaatsvinden. Het Gerechtshof wil – kort gezegd - weten of Bharat c.s. nog rum van SAB op voorraad heeft. Het Gerechtshof is van mening dat SAB geen belang heeft bij een inbreukverbod, omdat Bharat c.s. geen voorraad meer lijkt te hebben. Vóór de comparitie is er tussen partijen een vonnis gewezen in de bodemprocedure. Het Gerechtshof sluit – op basis van de huidige jurisprudentie – aan bij het vonnis in de bodemprocedure:

“Voorafgaand aan de comparitie heeft SAB het tussen partijen in de bodemzaak gewezen vonnis van de rechtbank ‘s-Gravenhage van 28 september 2005 toegezonden. Daarbij zijn Bharat c.s. bevolen elke inbreuk op de aan SAB toekomende Benelux merkenrechten SAB, MARIËNBURG en MARIËNBURG RUM te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom. Het gevorderde verbod om inbreuk te maken op de handelsnaamrechten van SAB (op de handelsnaam SAB) is in de bodemzaak afgewezen, waarbij het hof opmerkt dat dit van weinig praktisch belang is, nu de rechtbank heeft overwogen dat Bharat c.s. door het in casu verweten gebruik van het woord SAB (op de dop van de rumflessen) inbreuk maken op het beeldmerk SAB (van SAB. Tevens zijn de in kort geding gevorderde twee (in hoger beroep resterende) nevenvorderingen in het vonnis in de bodemzaak (onder d. en g.) toegewezen als omschreven in het dictum van dat vonnis. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Bharat c.s. zijn van het vonnis in hoger beroep gekomen.

Indien in kort geding moet worden beslist op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen, dient de kort-gedingrechter in beginsel zijn vonnis af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter, ongeacht of dit oordeel is gegeven in de overwegingen of in het dictum van het vonnis en ongeacht of dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan (vergelijk HR 19mei 2000, NJ 2001, 407).”

Lees het vonnis hier en het arrest
hier. Lees het vonnis van 28 september 2005 hier.

De stelling van ITpreneurs dat Think haar depots te kwader trouw heeft verricht, omdat er sprake is van voorgebruik van Customers in de Benelux, gaat niet op nu Customers geen deel neemt aan het geding. Dat Think de merken niet in de Benelux gebruikt is ook niet relevant, eenvoudigweg omdat Think de merken nog niet hoeft te gebruiken.

ITpreneurs levert, althans leverde, bovendien ook aan de VS, waarmee volgens de rechtbank voldoende vaststaat dat ITpreneurs inbreuk maakt op de merkrechten van THINK. ITpreneurs dient daarom met onmiddelijk ingang ieder gebruik van het teken HDI dan wel een overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden.

Lees het vonnis hier

“Wanneer de merkhouder goederen, die in de EER door hem (rechtmatig) zijn vervaardigd en van zijn merk zijn voorzien, in de EER aan een derde verkoopt, brengt hij deze “in de handel” in de zin van artikel 7, lid 1 van de Merkenrichtlijn en van artikel 9 lid 1 van de Verordening en “in het verkeer” in de zin van artikel 13A lid 9 BMW.

Aangaande de aflevering door Glaxo te Evreux overweegt het hof het volgende. Het gaat hier om in een lidstaat (Verenigd Koninkrijk) in de EER (rechtmatig) vervaardigde geneesmiddelen van Glaxo, die zijn verkocht aan een in Afrika gevestigde derde (AAA); de geneesmiddelen zijn vervoerd naar een tot hetzelfde Glaxo-concern behorende vestiging in een andere lidstaat (Frankrijk) om te worden verscheept naar Afrika. Gesteld noch gebleken is dat Glaxo deze geneesmiddelen aan de vestiging in Evreux heeft verkocht. Bovendien is het de vraag of deze Glaxo-vestiging als derde is te beschouwen (vgl. het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 30 november 2004, zaak 0-16/03, inzake Peak Holding).

In zoverre is er sprake van doorvoer als bedoeld in artikel 30 EG-Verdrag (hierna: EG) hetgeen naar het oordeel van het hof niet valt aan te merken als het in de EER in de handel (of in het verkeer) brengen van die geneesmiddelen (arrest van het Hof van Justitie EG van 23 oktober 2003, zaak 0-115/02, inzake Rioglass S.A.). De door Askiepios gestelde en door Glaxo betwiste omstandigheid dat Glaxo later heeft besloten in Evreux afgeleverde geneesmiddelen, die volgens haar (Asklepios) bestemd waren voor afzet op de Europese markt, voor een deel in te zetten voor het humanitaire programma in Afrika maakt dit oordeel niet anders. Uit het arrest inzake Peak Holding volgt immers dat de (aanvankelijke) bestemming van de goederen niet van doorslaggevend belang is bij de beoordeling of goederen al dan niet in de EER in de handel zijn gebracht.”

Schadevergoeding: Asklepios stelt dat zij geen schadevergoeding zou hoeven betalen, omdat zij niet wist dat ze inbreuk maakte op de merkenrechten van Glaxo. Het Hof ziet dat – op basis van de toepasselijke regelgeving en de huidige jurisprudentie - anders:

“Met betrekking tot de inbreuk op een Gemeenschapsmerk (hof: zoals Trizivir) bepaalt artikel 14, lid 1 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk dat de rechtsgevolgen van een Gemeenschapsmerk uitsluitend worden beheerst door de genoemde verordening en dat daarnaast bij inbreuk op een Gemeenschapsmerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing is overeenkomstig Titel X.

Artikel 98 (dat van die titel deel uitmaakt) bepaalt dat, wanneer een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk van oordeel is dat de gedaagde inbreuk op een Gemeenschapsmerk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken, zij de gedaagde verbiedt de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden; voorts, dat zij tevens maatregelen treft overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd, alsmede dat de rechtbank het recht, met inbegrip van het internationaal privaatrecht, toepast van de lidstaat waar de handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken zijn verricht.

Artikel 13.A BMW bepaalt ten aanzien van BMB-merken (zoals Epivir en Combivir), voor zover van belang:

“4. Onder dezelfde voorwaarden als in het eerste lid bedoeld kan de merkhouder schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door het gebruik als bedoeld in het eerste lid lijdt.
5. Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouder een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van dit gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande; indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij die vordering af.”

Artikel 45, lid 1 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS-Agreement) luidt:

“De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid de inbreukmaker te gelasten aan de houder van het recht een toereikende schadevergoeding te betalen ter compensatie van de schade die de houder van het recht heeft geleden wegens een inbreuk op zijn recht uit hoofde van de intellectuele eigendom door een inbreukmaker die wist of redelijke gronden had om te weten dat hij inbreuk pleegde.”

Hoewel volgens de arresten van het Hof van Justitie EG van 23november1999, 0-149/96 inzake Portugal/Raad en van 14 december 2000, zaken 0-300/98 en 0-392/98, inzake Dior/Tuk en Layher/Assco, NJ 2001, 403 de bepalingen van de WTO-overeenkomst en van het TRIPS-Verdrag niet van dien aard zijn dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop deze zich krachtens het gemeenschapsrecht rechtstreeks kunnen beroepen, volgt uit laatstgenoemd arrest dat, wanneer het een gebied betreft waarop het TRIPS- Verdrag van toepassing is en de Gemeenschap reeds regelend is opgetreden, zoals het geval is met het merkenrecht, de rechterlijke autoriteiten van de lidstaten, wanneer zij met toepassing van hun nationale recht (voorlopige) maatregelen treffen ter bescherming van rechten die tot dat gebied behoren, krachtens het gemeenschapsrecht hun nationale regels zoveel mogelijk moeten toepassen in het licht van de bewoordingen en het doel van de desbetreffende bepaling van het TRIPS.

Het vorenstaande brengt mee dat, anders dan Asklepios betoogt, voor aansprakelijkheid voor schadevergoeding niet is vereist dat handelaar die van een merk voorziene waren invoert en in de handel brengt in de EER, weet dat hij inbreuk pleegt.

Het hof merkt nog op dat ook de Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (PbEG van 30 april 2004, L 157/45), die binnen twee jaren na inwerkingtreding moet zijn geïmplementeerd, in het kader van schadevergoeding spreekt van de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde.” (vet door EvG)

Winstafdracht: Glaxo dient aan te tonen dat Asklepios wist dat zij inbreuk maakte om winstafdracht te kunnen bewerkstelligen. Het Hof houdt de zaak daartoe aan:

“Ingevolge artikel 13.A, lid 5 BMW en artikel 2.21 van het nog niet van kracht zijnde Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, waardoor de BMW zal worden vervangen, wijst de rechter een vordering tot winstafdracht af indien hij van oordeel is dat het gebruik (van het merk) niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven.

De vorderingsmogelijkheid is opgenomen om te voorkomen dat de pleger van moedwillige inbreuk ondanks een rechterlijke veroordeling baat uit zijn onrechtmatig handelen trekt. (Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 1992).Voor kwade trouw is naar ‘s hofs oordeel in elk geval vereist dat Asklepios wist dat zij inbreuk maakte.
In dit verband wordt nog opgemerkt dat het TRIP5-Verdrag geen rechtstreeks toepasbare bepaling omtrent winstafdracht bevat (zie artikel 45, lid 2).

Thans uitgaande van de huidige stand van de verdragswetgeving wordt Glaxo verzocht - in verband met haar vordering tot winstafdracht - bij akte nader in te gaan op de mogelijke kwade trouw van Asklepios en aan te geven of, en zo ja op welke wijze zij eventueel bewijs wenst te leveren.”

Lees het arrest hier.