Alle rechtspraak  

 Dominerende bestanddeel. Het GvEA is evenals de Kamer van Beroep en de oppositieafdeling van mening dat het woordelement "Ferro"het dominerend bestanddeel van het beeldmerk is. "Anders dan verzoekster stelt, is de banier – gelet op de door het aangevraagde merk opgeroepen visuele totaalindruk- immers geen beeldelement dat voldoende belangrijk is om meer de aandacht van de consument te trekken dan het woordelement."

"Het Gerecht is van oordeel dat het woord „ferró" de overhand heeft boven het beeldelement van het aangevraagde merk en daadwerkelijk zijn stempel drukt op de perceptie van dit merk, door de grote afmetingen en de plaats ervan op de banier, die een louter decoratieve functie als achtergrond heeft en daardoor niet als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk kan worden beschouwd. De kamer van beroep heeft derhalve geen beoordelingsfouten gemaakt door vast te stellen dat „ferró" het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is en dat de banier slechts van ondergeschikt belang is."

Overeenstemming. Het Gerecht is van oordeel dat de tekens visueel overeenstemmen. "Ook al bestaat het oudere woordmerk uit zeven letters en drie lettergrepen, terwijl het woordelement van het aangevraagde merk slechts vijf letters en twee lettergrepen bevat, dit neemt niet weg dat de twee tekens dezelfde letters bevatten, te weten „f", „e", „r" en „o". Bovendien zijn deze letters in dezelfde volgorde geplaatst. Zo heeft zowel het woordelement van het aangevraagde merk, te weten „ferró", als het woordelement dat het oudere merk vormt, te weten „ferrero", dezelfde begin en eindletter, met name „f" en „o". Bovendien hebben de twee tekens de eerste drie letters, te weten „fer", gemeen. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de consument in beginsel vooral aandacht besteedt aan het begin van het woord."

 "Verder verschilt de lettergreepstructuur van de twee betrokken tekens alleen door de herhaling van het foneem „er" in het oudere merk „ferrero", die ontbreekt in het woordelement „ferró" van het aangevraagde merk. Dit verschil in de lettergreepstructuur van de betrokken tekens heeft evenwel niet de overhand boven de punten van overeenstemming tussen deze tekens, omdat de letters van de extra lettergreep in het woordelement dat het oudere merk vormt, te weten „e" en „r", ook aanwezig zijn in het dominerende woordbestanddeel van het aangevraagde merk, en meer bepaald in de eerste lettergreep ervan.

De extra lettergreep in het oudere merk kan derhalve de visuele totaalindruk die de betrokken merken bij de gemiddelde consument oproepen, niet wijzigen." 

"Met betrekking tot de beeldelementen van het dominerende woordbestanddeel van het aangevraagde merk, zoals de lichtjes gebogen schrijfwijze van het woord „ferró", is het Gerecht verder van oordeel dat deze nauwelijks waarneembaar is en derhalve in casu elk onderscheidend vermogen mist. Hetzelfde geldt voor het gebruik van een grotere eerste en laatste letter in dit woord."

Het Gerecht is eveneens van oordeel dat de tekens fonetisch overeenstemmen. "Er dient immers te worden benadrukt dat alle letters van het woordelement dat het oudere merk vormt, te weten „ferrero", voorkomen in het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, te weten het woordelement „ferró", en dat dit laatste woordelement geen andere letters bevat dan die van het oudere merk, te weten „f", „e", „r" en „o". Verder zij opgemerkt dat deze letters in dezelfde volgorde zijn geplaatst in de twee betrokken tekens, die overigens beginnen met dezelfde drie letters, te weten „f", „e" en „r", en eindigen op dezelfde letter „o". De twee betrokken tekens stemmen dus uit fonetisch oogpunt in zekere mate overeen."

Eerdere beslissingen. Dat Griekse rechterlijke instanties van mening zijn, dat er geen verwarring tussen de tekens zou bestaan, doet volgens het Gerecht niet terzake, het communautaire merkensysteem is immers een autonoom systeem.

Ook eerdere beslissingen van oppositieafdelingen hebben geen invloed op de beoordeling door het Gerecht.

Lees het arrest hier.

Floortje en Ellen stellen dat gedaagde door het gebruik van hun persooonsnamen inbreuk maakt op artikel 1:8 BW, het artikel dat specifiek voor de bescherming van het naamrecht is geschreven. Gedaagde stel de domeinnamen slechts te hebben geregistreerd met het oog op het opzetten van een fansite van de uiteindelijke winnaar van het programma Idols. Voorshands geoordeeld heeft gedaagde, volgens de rechtbank, met dit verweer voldoende aannemelijk gemaakt dat hij met zijn site niet de schijn zal wekken “die ander te zijn, dan wel tot diens geslacht of gezin te behoren” en handelt hij dus niet onrechtmatig op grond van artikel 1:8 BW.

Op grond van Zumpolle heeft Hoffs bovendien gelijk dat het enkele feit dat eisers ten gevolge van zijn registratie geen gebruik meer kunnen maken van de domeinnaan nog niet leidt tot het oordeel dat de registratie van Hoffs onrechtmatig is.

Maar de als merk geregistreerde Floortje Smit en Ellen Eeftink kunnen zich volgens de rechter wel beroepen op 13 A lid 1 sub d BMW. Omdat er een reële mogelijkheid bestaat dat gebruikers van het internet die de website en de internetdiensten van door hen gezochte personen trachten te bereiken de naam van deze personen met het achtervoegsel .nl intypen, is er een reëel gevaar voor verwarring, waardoor er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk en er een reële kans bestaat dat de reputatie van de merken schade ondervinden van de website van gedaagde waarop zij geen enkele invloed kunnen uitoefenen.

Dat de domeinnaamregistratie ouder is dan de merkregistratie doet hieraan niet af, omdat Hoffs voorafgaande aan het merkdepot nog geen daadwerkelijk gebruik van de domeinnamen heeft gemaakt en heeft volgens de rechter dus geen recht verkregen waardoor de later gedeponeerde merken zouden moeten wijken. Bovendien heeft gedaagde geen geldige reden  aangevoerd waarom hij nu juist deze domeinnamen nodig had voor het opzetten van een fansite.

De rechtbank vindt het wel aannemelijk dat de name van eiseressen inmiddels bekende (merk)namen zijn en dat zij met het registreren daarvan een gerechtvaardig doel nastreven, namelijk het in de toekomst gebruiken van hun eigennamen voor de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven.

Hoffs dient de registratie van de domeinnamen op te heffen. Voor overdracht aan eiseressen zie de rechtbank (ongemotiveerd) onvoldoende aanleiding.

Lees het vonnis hier.

Hukla is houdster van het in Spanje ingeschreven nationale woordmerk MATRATZEN voor meubels e.d. (klasse 20). In 1996 heeft Matratzen Concord bij OHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving als gemeenschapsmerk van een woord- en beeldmerk dat met name het woord „Matratzen” bevat, voor verschillende waren van o.a. klasse 20.

Hukla heeft succesvol oppositie ingesteld tegen deze inschrijving (eerste oppositiezaak die het HvJ bereikte). Gelijktijdig met deze oppositieprocedure heeft Matratzen Concord bij de Spaanse rechter nietigverklaring van het nationale merk MATRATZEN gevorderd.

De verwijzende Spaanse rechter is van oordeel dat in de bij hem aanhangige zaak het Spaanse merk MATRATZEN de houder ervan de mogelijkheid geeft om de invoer van matrassen uit Duitstalige lidstaten te beperken en bijgevolg het vrije verkeer van goederen te belemmeren, maar vraagt zich af of een dergelijke beperking op grond van artikel 30 EG, vrij verkeer van goederen, kan worden gerechtvaardigd. De uit deze twijfel ontsproten prejudiciële vraag aan het HvJ luidt als volgt: 

„Kan de geldigheid van de inschrijving van een merk in een lidstaat een verkapte beperking van de handel tussen lidstaten opleveren wanneer dat merk in de taal van een andere lidstaat, die in de lidstaat van inschrijving niet wordt gesproken, elk onderscheidend vermogen mist of in de handel dient tot aanduiding van de waren waarop het betrekking heeft, dan wel van de soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of andere kenmerken van de waren, zoals het geval kan zijn met het Spaanse merk ‚MATRATZEN’ ter aanduiding van matrassen en aanverwante waren?”

Het Hof maakt er weinig woorden aan vuil:

Het is mogelijk dat wegens taalkundige, culturele, sociale en economische verschillen tussen de lidstaten een merk dat in een lidstaat onderscheidend vermogen mist of de betrokken waren of diensten beschrijft, in een andere lidstaat wel onderscheidend vermogen heeft of niet beschrijvend is. Bijgevolg verzet artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn zich niet ertegen dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen. Deze uitlegging van de richtlijn stemt overeen met het Verdrag, in het bijzonder met de artikelen 28 EG en 30 EG. Het Verdrag laat in het kader van de toepassing van het beginsel van het vrije verkeer van goederen de door de wetgeving van een lidstaat erkende rechten inzake intellectuele eigendom immers onverlet, maar beperkt het naar gelang van de omstandigheden alleen de uitoefening van deze rechten

Het beginsel van het vrije verkeer van goederen een lidstaat verbiedt niet om een teken dat in de taal van een andere lidstaat beschrijvend is voor de betrokken waren of diensten, in te schrijven als nationaal merk. Dit geldt ook wanneer het betrokken teken in de taal van een andere lidstaat dan de lidstaat van inschrijving geen onderscheidend vermogen zou hebben voor de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren of diensten.

Daarenboven, zoals de advocaat-generaal in de punten 59 tot en met 64 van zijn conclusie heeft opgemerkt, verbiedt de inschrijving in een lidstaat van een merk als in het hoofdgeding aan de orde, de marktdeelnemers in deze lidstaat niet elk gebruik van het woord waaruit dit merk bestaat (‘A trade mark proprietor cannot therefore invoke his right under Article 5(1) to prevent a third party from referring to the mark for purely descriptive purposes where the reference cannot be interpreted as indicating the origin of the product. (…) Accordingly, even on the assumption that in the present case the mark MATRATZEN was validly registered in Spain, its owner will not be entitled to prevent the word Matratzen being used in contexts falling either outside Article 5(1) or within Article 6(1)(b), such as, for example, in a catalogue written in German to refer to mattresses.’).

Lees het arrest hier.

Het hof oordeelt dat de voorzieningenrechter in rechtbank Amsterdam wel degelijk bevoegd was, nu het hier een beweerde merkinbreuk betreft, gepleegd door het gebruik van domeinnamen, en de bij deze domeinnamen behorende websites in heel Nederland, dus ook in het arrondissement Amsterdam,  zijn te raadplegen. ‘Dat het gevolg hiervan is dat de weg wordt geopend voor ‘forum shopping’ maakt dit niet anders.’

Met betrekking tot de inbreuk stelt Bosch allereerst dat het woordmerk PON onvoldoende onderscheidend vermogen bezit, o.a. omdat het een familienaam is die alleen of in combinatie met ‘du’ regelmatig voorkomt. Het hof gaat hier niet in mee.

Pon is het dominerende en meest onderscheidende element van de domeinnamen. Naar het voorlopig oordeel van het hof is het niet aannemelijk dat de bedrijven niets met elkaar uitstaande hebben, zodat ervan moet worden uitgegaan dat Bosch ongerechtvaardigd voordeel trekt van het doorlinken.

Dat Pon haar merk pas een dag na de domeinnaamregistratie van Bosch heeft uitgebreid met de klassen 7 en 12 is volen het hof niet relevant, te minder nu Pon onweersproken heeft gesteld dat er sprake is van overlapping tussen deze nieuwe klassen en de klassen waarvoor het merk al was geregistreerd.  

Ook de stelling van Bosch dat er een geldige reden is voor het gebruik van de domeinnamen, omdat er sprake zou zijn van toekomstig gebruik van een vooralsnog geheim Pay On Need concept is onvoldoende is gesubstantieerd en baat Bosch niet.

Lees het arrest hier.

Dat het hof bescherming voor de 'reukstof' heeft aangenomen, is hier alleen louter taalkundig mee in tegenspraak. Het hof spreekt immers van 'de stof die als gevolg van haar samenstelling een bepaalde geur verspreidt' en volgens Verkade kan je in deze zin de nadruk net zo goed op 'bepaalde geur' leggen in plaats van op 'stof.' De geur is belichaamd in de reukstof of bepaalbaar via de reukstof in het flesje.

Maar, in dit geval is er echter geen sprake van inbreuk, althans van deugdelijk bewezen inbreuk. Verkade concludeert dat hofs oordeel omtrent de (te grote) mate van auteursrechtelijk relevante gelijkenis tussen het parfums uitsluitend is gebaseerd op het in opdracht van Lancôme opgestelde rapport, zonder zelfs een eigen zintuiglijk onderzoek te hebben gedaan met het rechterlijke reukorgaan. Het is de vraag of Kecofa voldoende in gelegenheid is geweest om een adequate reactie te formuleren op het rapport en het hof had hierop ambtshalve acht moeten slaan. Dat de advocaat van Kecofa heeft nagelaten protest aan te tekenen tegen de late indiening van het rapport doet daaraan niet af. Conclusie strekt derhalve tot vernietiging van het arrest van het Hof en verwijzing.

62 pagina’s lijkt veel, maar Verkade heeft ook deze keer weer een juridische page-turner afgeleverd. Droge feiten worden afgewisseld met juweeltjes als: 

“Bepaald niet ondenkbaar is de openbaarmaking van een parfum in de zin van art. 12 lid 1 onder 4: de ‘voorstelling in het openbaar’, die zich volgens art. 12 lid 4 reeds voordoet in besloten kring, tenzij die kring zich beperkt tot de (nader) besloten familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring. Hier kunnen bijv. dameskappers mee te maken krijgen, die de behandeling van hun clientèle niet compleet vinden zonder een vleugje - eerlijk gekochte - Trésor. Een parfumeur als Lancôme zal daartegen misschien niet aanstonds willen optreden, maar wél als zij een bijv. een relatief lucratief contract kan afsluiten (en dan waarschijnlijk meteen voor alle Lancôme-parfums) met het Hilton-concern, waarbij de Hilton-coiffeurs daartoe het exclusieve recht krijgen.

Wie er ook mee te maken kunnen krijgen zijn dansschoolhouders, zaalverhuurders, en winkeliers die in hun bedrijfsruimten Trésor of een ander (eerlijk gekocht) parfum willen gebruikt om een aangename atmosfeer te scheppen: alles vanwege het (qua informele wetshistorie vooral voor Buma bedoelde) zo ruime wettelijke openbaarmakingsbegrip. Ik zeg niet dat het recht van de parfumeur-auteur beslist niet zo ver zou mogen gaan, maar ik wijs op de consequentie bij ongewijzigde toepassing en uitleg van deze openbaarmakingsbegrippen.

Aanzienlijke moeite krijg ik wel als iemand die bijv. Trésor gekocht heeft en dat wil laten merken inbreuk op het auteursrecht van de parfumeur pleegt, zodra hij dat parfum ook in besloten kring ruikbaar met zich draagt en (in de aan een muziekzaak ontleende woorden van de Hoge Raad) ‘er een beroeps- of bedrijfsbelang bij heeft dat ook anderen dan hij zelf’ het parfum kunnen ruiken. Ook al zal het ze wel vergeven worden: een stewardess en een receptioniste zitten dus parfumauteursrechtelijk fout; een lerares en een secretaresse zitten in de gevarenzone. Een gewone rechter niet, denk ik, maar de persrechter? Een luchtvaartmaatschappij die al haar stewardessen ‘standaard’ met Trésor uitgerust wil zien, zal in het bestaande auteursrechtelijk systeem niet alleen theoretisch maar allicht ook in de praktijk toestemmingsafhankelijk kunnen blijken.”

Lees de gehele conclusie hier.

Wurde am Anfang die Wirklichkeit im Kleinen zugunsten einer ganz konkreten Zielgruppe, nämlich der Kinder, wiedergegeben, um ihnen, ihrer Größe angepasst, die Welt der Erwachsenen näher zu bringen, so hat sich mit der Zeit der Kreis der Empfänger erweitert, um auch den erwachsenen Sammler zu erfassen. Wahrscheinlich haben gerade die Sammler die Anforderungen an die Qualität der Nachbildung angehoben, indem sie gefordert haben, dass das Modell in höchstem Maße originalgetreu ist. Deshalb werden solche Artikel nicht mehr entworfen, ohne dass außer den charakteristischsten Merkmalen auch die kleinsten Details nachgebildet werden.

Die Kommission weist zutreffend darauf hin, dass der Hersteller derartiger Nachbildungen die Wünsche des Kunden nach einem zuverlässigen Abbild des Originals nur dann erfüllt, wenn ihm gestattet wird, alle Details bis ins Letzte zu beachten und z. B. auch in seine Kataloge Angaben zum Originalmodell aufzunehmen.

Die Automobilindustrie hat jedoch erst vor nicht allzu langer Zeit erkannt, welches wirtschaftliche Potenzial mit diesen Objekten im Hinblick auf das „Merchandising“ verbunden ist, und sie als Werbemittel, um die Treue der Kundschaft zu gewinnen, eingesetzt, wie Opel vorträgt und wie sich bei diesem Unternehmen daraus ergibt, dass sein Logo nach seinen eigenen Erklärungen bis 1990 für Spielzeug nicht geschützt war. Deshalb lässt sich kaum eine automatische Assoziation des Verkehrs zwischen dem Zeichen auf den Automobilen und dem Hersteller vorstellen.

Auch bestünde, wie die Kommission bemerkt, die Gefahr eines Monopols auf dem Modellmarkt, die sich aus einem äußerst strikten Verständnis der Tragweite des Untersagungsrechts ergibt, soweit ausschließlich die Lizenznehmer zur minuziösen Nachbildung der echten Kraftfahrzeuge berechtigt wären, wodurch die unternehmerische Freiheit der Wettbewerber in ungerechtfertigter Weise eingeschränkt würde.

Die Benutzungen außerhalb der eigentlichen Markenfunktion bilden, kurz zusammengefasst, eine offene Kategorie, die im Wege von Einzelfallentscheidungen nach und nach zu ergänzen ist, weshalb sie im Gegensatz zu den Fallgruppen des Artikels 6 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 nicht restriktiv ausgelegt werden müssen, da sie keine Ausnahmen sind, sondern Grenzen für die Geltendmachung des Untersagungsrechts darstellen.

In der vorliegenden Rechtssache gehört die Anbringung des „Opel-Blitz“-Logos auf dem Spielzeug aus zweierlei Gründen zu einer Benutzungsart, die nichts mit der Funktion der Marke zu tun hat.

Ich bin mit der Kommission der Ansicht, dass aus den dargelegten Erwägungen nicht hervorgeht, dass im Ausgangsrechtsstreit die Marke verletzt wird, was nur dann der Fall wäre, wenn der Verbraucher das Opel-Logo auf den Modellfahrzeugen Dritter mit dem auf den von Opel vermarkteten Modellfahrzeugen in Verbindung bringen würde. Dass der Verbraucher die Marke auf dem Spielzeug mit der auf dem Original angebrachten Marke in Verbindung bringt, ist jedenfalls die unausweichliche Folge der exakten Nachbildung, die angestrebt wird, um den Verkehr durch eine Anpassung an seine Wünsche für sich zu gewinnen.

Außerdem bin ich der Ansicht, dass das Modell und sein Vorbild nicht zur selben Warenkategorie gehören; es handelt sich also nicht um identische Waren im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/104.

Im Licht der angestellten Überlegungen schlage ich dem Gerichtshof vor, dem Landgericht Nürnberg-Fürth wie folgt zu antworten:

Die Benutzung eines eingetragenen Zeichens für Spielzeug stellt keine Benutzung als Marke im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken dar, wenn der Hersteller eines Spielmodellautos ein real existierendes Vorbildfahrzeug in verkleinertem Maßstab einschließlich der auf dem Vorbild angebrachten Marke des Markeninhabers nachbildet und in Verkehr bringt.

Falls der Gerichtshof hinsichtlich der ersten Frage diesen Standpunkt nicht teilt, schlage ich ihm vor, die zweite und die dritte Frage wie folgt zu beantworten:

2. Die in Ziffer 1 beschriebene Art der Benutzung der Marke ist eine Angabe über andere Merkmale des Modellfahrzeugs im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104.

3. In Fällen wie dem vorliegenden sind die vom Gerichtshof in den Urteilen Anheuser-Busch sowie Gillette Company und Gillette Group Finland aufgestellten Kriterien für die Beurteilung der Frage maßgebend, ob die Benutzung der Marke den anständigen Gepflogenheiten in Handel oder Gewerbe entspricht.

Bringt der Hersteller des Modellfahrzeugs auf der Verpackung und einem zur Benutzung des Spielzeugs erforderlichen Zubehörteil ein für den Verkehr als Eigenmarke erkennbares Zeichen sowie seine Unternehmensbezeichnung unter Nennung seines Firmensitzes an, so handelt er, vorbehaltlich der vom nationalen Gericht vorzunehmenden Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände, in einer Weise, die den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

Lees de conclusie hier.

Met betrekking tot Mivena’s woordmerk Granumaster beroept Scotts zich op haar woordmerk Greenmaster. Greenmaster is volgens de rechtbank echter geen emergent merk, heeft dus zelf geen onderscheidend vermogen en kan niet worden ingeroepen tegen het merk Granumaster.

Van nodeloze verwarring door aanhaken is volgens de rechtbank ook geen sprake. Mivena heeft voldoende afstand genomen van de producten van Scotts en ook de afnemers van de producten zijn voldoende gespecialiseerd en geïnformeerd , ondermeer via internet, om bijvoorbeeld het doel van de door partijen voor het assortiment gebruikte kleurstellingen te begrijpen. De vorderingen worden als ongegrond afgewezen. Lees het vonnis hier.

It is important, first, to point out that, by taking the figurative element as the dominant element of the trade mark sought, the Board of Appeal did not in the least ignore, in the comparison of the two signs from the visual point of view, the verbal element of that mark. In making that comparison the Board of Appeal expressly took into account the way in which the words were written. The Board of Appeal also correctly took the figurative element as the dominant element of the mark sought. It is certainly the polo player, that is to say the figurative element, which gives that mark its distinctiveness and which will be the most easily remembered by consumers. By contrast, the verbal element of the mark sought, consisting of six words written in relatively small characters which are, because of their position in the roundel, particularly difficult to read, is negligible in the overall impression produced by that mark. In addition, the presence of the verbal element in the form of a roundel only emphasises the figurative element of that mark, with the result that the latter’s dominance is strengthened.

Secondly, the applicant’s argument that the reference made, in the contested decision, to the arbitrary nature of the mark takes no account of the fact that it is a mark of origin, identifying those products as originating from The Royal County of Berkshire Polo Club. In that regard, it must be observed that the Board of Appeal had observed that the figurative element of the mark sought, taken as the dominant element of that mark, was arbitrary in relation to the goods for which that mark was sought. That observation is entirely correct, since it cannot be denied that the concept of the sport of polo deriving from the mark sought has no connection with the goods in Class 3 for which registration of the Community trade mark was applied for. It follows that the question whether the contested decision took account of the fact that it was a mark of origin is irrelevant to the resolution of this dispute.

Thirdly, the Court considers that the argument that, were it not to be annulled, the Board of Appeal’s decision would have the effect of according the intervener an unfair and unjustifiable monopoly over the polo player device, and would enable it to prevent any later application containing a similar logo cannot be accepted. It must be observed, in that regard, that the Board of Appeal was entirely correct in maintaining that the device of a polo player is intrinsically highly distinctive in relation to the Class 3 goods for which registration of the mark is sought and which are currently covered by the earlier UK registration because, in relation to those products, the device of a polo player is an image with high imaginative content. Such a device must be regarded as arbitrary for the goods in question and deserves to be protected against subsequent applications depicting confusingly similar devices. Indeed, the advantage of the legal regime of the Community trade mark lies precisely in the fact that it enables holders of an earlier trade mark to oppose the registration of later marks which take unfair advantage of the distinctiveness or repute of the earlier trade mark. Hence, far from according an unfair and unjustifiable monopoly to the proprietors of an earlier mark, that regime enables those proprietors to protect and exploit the substantial investment made to promote their earlier mark.

Finally, the applicant’s argument that the Board of Appeal substituted for the test of likelihood of confusion between the marks in question a test based on the assumed degree of similarity between the marks must also be rejected as unfounded. The existence of a likelihood of confusion between the marks in question was correctly established by the Board of Appeal, since it took into account, in its analysis, all the factors relevant to the circumstances of the case: the partial identity or similarity of the goods, the visual and conceptual similarities between the signs, the enhanced distinctiveness, both inherent and through use, of the polo player device in the intervener’s trade mark and the existence of a family of trade marks belonging to the intervener linked to the concept of polo for goods in Class 3.

By asking the Court, first, to alter the Board of Appeal’s decision in so far as it rejected the opposition concerning bleaching preparations and other substances for laundry use and polishing, scouring and abrasive preparations, and, secondly, to uphold the opposition for all the goods covered by the application for the Community trade mark, on the basis both of the earlier trade mark registered in the United Kingdom under No 657 864 and of the other earlier trade marks, the intervener is making use of the opportunity afforded to it by Article 134(3) of the Rules of Procedure to seek, in its response, a form of order altering the decision of the Board of Appeal on a point not raised in the application.

In such a case, the other parties may, under Article 135(3) of the Rules of Procedure, within a period of two months of service upon them of the response, submit a pleading confined to responding to the form of order sought for the first time in the intervener’s response. Neither OHIM nor the applicant made use of that opportunity. By contrast, at the hearing both the applicant and OHIM gave their views on the intervener’s application. In that context, the applicant invited the Court to reject that application as unfounded. OHIM addressed only the part of the application concerning the rejection by the Board of Appeal of the opposition in respect of bleaching preparations and other substances for laundry use, and polishing, scouring and abrasive preparations. It pointed out that it shared, in that regard, the intervener’s approach.

It must be noted, first of all, that, while it is true that most of the goods covered by the earlier figurative trade mark registered in the United Kingdom under No 657 864 are used solely as beauty or personal hygiene products, the same cannot be said for soaps, which have a dual function. Even if soaps are used to wash the body and give it an agreeable scent or aspect, it is none the less true that, as the Board of Appeal failed to point out in paragraph 22 of the contested decision, they are also used as housekeeping products. In that respect they are comparable to bleaching preparations and other substances for laundry use, as well as to cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations. It follows that a similarity exists between, on the one hand, soaps covered by the earlier figurative mark registered in the United Kingdom under No 657 864, and, on the other hand, bleaching preparations and other substances for laundry use, and polishing, scouring and abrasive preparations, for which registration is applied for by the applicant. Taking account of that similarity, the likelihood of confusion found by the Board of Appeal extends also to bleaching preparations and other substances for laundry use and to polishing, scouring and abrasive preparations, with the result that the Board of Appeal’s decision must be annulled in part inasmuch as it did not refuse the application for registration of the Community trade mark for those goods. Under Article 63 of Regulation No 40/94, it is for OHIM to take the measures entailed by such partial annulment.

In so far as concerns the intervener’s application for the opposition to be upheld on the basis of its earlier trade marks other than that registered in the United Kingdom under No 657 864, it is appropriate to observe that such an application could, at the very most, lead to the same result as does the preceding paragraph, that is to say to the outright refusal of the application for the Community trade mark for the goods in Class 3.

The Court  annuls the contested decision in so far as it allows the registration for the benefit of The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd of the trade mark application for the following goods in Class 3: bleaching preparations and other substances for laundry use, and polishing, scouring and abrasive preparations. Lees het arrest hier.