Merkenrecht  

Een rechtsgeldig ouder gebruik

Met dank aan Remco Klöters, Van Kaam 

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Eiser maakt op grond van handelsnaam en beeldmerk ‘Tradersonly’ bezwaar tegen het gebruik van de domeinnamen traderonly.nl en traderonly.be. Vorderingen afgewezen: het voorgebruik van de oudere domeinnaam prevaleert, voorshands.

4.4. (…) Er zal sprake moeten zijn van een zekere mate van naar buitentreden van de onderneming onder die handelsnaam. In het onderhavige geval heeft Caesar Capiral tegenover de betwisting door Today's echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten tijde van de registratie van de domeinnamen traderonly.nl en traderonly.be door Today's, reeds met de naam Tradersonly.nl als handelsnaam van haar onderneming naar buiten was getreden. De enkele door Caesar Capital genoemde registratie van deze handelsnaam in het handelsregister en de registratie daarvan als tweede naam van de onderneming bij de AFM is voorshands onvoldoende. Stukken waaruit zou blijken dat zij reeds vóór 22 september 2010 die handelsnaam daadwerkelijk gebruikte zijn niet overgelegd. Of Caesar Capital nog op andere wijze met de naam Tradersonly voor haar onderneming naar buiten was getreden vergt dan ook, gelet op de betwisting door Today's, een nader onderzoek naar de feiten, waar een kort geding zich niet voor leent, Op dit moment is echter onvoldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Today's door het gebruik van de domeinnamen traderonly.nl en traderonly.be inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaam van Caesar Capital en dat haar dit op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet zal worden verboden.

4.5. Ten aanzien van de gestelde inbreuk op het beeldmerk van Caesar Capital wordt voorop gesteld dat Today's de domeinnamen uaderonly.nl en traderonly.be heeft geregistreerd en doorgelinkt voordat Caesar Capital het beeldmerk Tradersonly had gedeponeerd. Gelet op hetgeen hiervoor onder 4.4. ten aanzien van de door Caesar Capital gestelde inbreuk op haar handelsnaam is overwogen, volgt daaruit dat voorshands niet kan worden uitgesloten dat sprake is van een rechtsgeldig ouder gebruik door Today's van een met het merk overeenstemmend teken. Op grond van artikel 2.23, derde lid, BVIE kan Caesar Capital zich in dat geval niet verzetten tegen dat gebruik door Today's. Daarmee is op dit moment evenmin aannemelijk dat in een bodemprocedure de stelling van Caesar Capital dat Today's met de in het geschil zijnde domeinnamen een inbreuk heeft gemaakt op haar beeldmerk, zal slagen.

Lees het vonnis pdf / DomJur. 

De verschijningsvorm van dat woord

met dank aan Aron Das Gupta, VMW Taxand Advocaten

Merkenrecht. Vuurwerk Eiser Schuurmans stelt dat gedaagde met het gebruik van het teken Excellent inbreuk maakt op het beeldmerk Excellent van eiser. Vorderingen afgewezen. Weinig ongebruikelijk casus, in twee citaten:

4.5. Ter comparitie heeft Schuurmans verklaard dat zij geen bescherming inroept van het woord "excellent", maar van de verschijningsvorm van dat woord in het beeldmerk EXCELLENT, Ook indien Schuurmans dit standpunt niet zou hebben ingenomen, zou haar alleen bescherming van de vormgeving kunnen toekomen, nu het woord "excellent" een gewoon woord is in de Nederlandse taal, dat bovendien een eigenschap van de daaronder aangeboden waar, vuurwerk, beoogt te beschrijven. De omstandigheid dat dat merk - EXCELLENT daarmee deels een beschrijvend karakter heeft, betekent dat alleen de visuele elementen van het beeldmerk, waaronder de schrijfwijze van het woord, voor bescherming in aanmerking kunnen komen. Alleen in zoverre komt aan het beeldmerk onderscheidend vermogen toe. Het voorgaande betekent dat ook alleen die elementen van het merk en teken met elkaar dienen te worden vergeleken om te kunnen concluderen tot overeenstemming.

4.8, Ten aanzien van de toewijsbaarheid van de vorderingen op grond van artikel 2.20 li 1 sub b BVIE overweegt de rechtbank dat Schuurman heeft nagelaten een kleurenversie van haar beeldmerk aan de rechtbank over te leggen. Daardoor is de rechtbank niet in staat om te beoordelen of de kleuren van merk en teken met elkaar overeenstemmen. Echter, ook indien zou moeten worden aangenomen dat die kleuren inderdaad overeenstemmen, geldt dat de totaalindrukken van merk en teken te zeer van elkaar verschillen om te spreken van overeenstemming de zin van artikel 2.20 lid l sub b BVIE (…) .

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Almelo 26 november 2010, 7302010 (U. tegen BP)

met dank aan Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Advocaten

Ex Parte. Merkenrecht. Auteursrecht. Ex parte bevel (zonder uitgebreide motivering) tegen handelaar die zich onrechtmatig middels advertenties en krantenartikelen heeft geprofileerd als officiële dealer van Quick-Step vloerproducten. Het verzoek wordt toegestaan als verzocht.

Lees de beschikking hier (geanonimiseerd op aanvraag).

Voor advocatenkantoren

met dank aan Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Advocaten

Auteursrecht. Merkenrecht. Software. Ex parte bevel (met uitgebreide beoordeling) m.b.t. tot door een distributeur buiten een distributieoveeenkomst om verhandelde software voor advocatenkantoren. Geen voorlopig inbreukverbod i.v.m. de distributieovereenkomst, wel bewijsbeslag.

2.2. Het verzoek strekkende tot het geven van een voorlopig inbreukverbod zal worden afgewezen omdat het niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een dergelijk ingrijpende maatregel te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van de gestelde inbreuk op het gestelde recht en ten aanzien van de spoedeisendheid van de zaak. In dat verband is mede van belang dat tussen verzoekers en gerekwestreerden ter zake de verhandeling van de Cicero software sinds zeer lange tijd een distributieovereenkomst bestaat en zonder het horen van gerekwestreerden in dit geval niet eenvoudig kan worden beoordeeld of de hen verweten handelingen niet bij overeenkomst aan een of meer van hen zijn toegestaan.

2.3. Naar voorlopig oordeel is de stelling van verzoekers dat gerekwestreerden inbreuk op het gestelde recht hebben gemaakt wel voldoende voor toewijzing van maatregelen tot bescherming van bewijs, zij het dat het verlof slechts betrekking zal hebben op beslag op afschriften van relevante documentatie waaruit de (omvang van de) inbreuk kan blijken, zoals facturen en correspondentie,, alsmede op kopieën van elektronische data die één of meer van de in paragraaf 28 van het verzoekschrift onder de eerste drie gedachtestreepjes bedoelde gegevens (kunnen bevatten).

Lees de beschikking hier.

Het loutere afvullen

Merkenrecht. Afvullen van blikjes op verzoek van derde. Exportmerken. ‘Wie zonder toestemming het merk van een derde of een soortgelijk teken in het economisch verkeer gebruikt, maakt inbreuk op de rechten van de houder van dit merk. Geldt dat echter ook voor een onderneming die in opdracht van een derde blikjes waarop het teken in kwestie is aangebracht, afvult met frisdrank? En welke consequenties moeten daaraan worden verbonden wanneer de waren bestemd zijn voor rechtstreekse uitvoer buiten het grondgebied waar het merk bescherming geniet? Deze vragen zijn aan de orde in het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing.’

62. Derhalve geef ik het Hof in overweging, de gestelde prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt:

„1)  Het loutere ‚afvullen’ van verpakkingen die van een teken zijn voorzien, moet niet worden aangemerkt als gebruik van dat teken in het economisch verkeer in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, wanneer dit afvullen louter wordt verricht als dienstverlening voor en in opdracht van een derde.

2) Op grond van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 mag het gebruik van een teken dat met een merk kan worden verward, worden verboden in het gebied waarvoor het merk is ingeschreven, indien de van het teken voorziene waren uitsluitend bestemd zijn voor uitvoer naar landen buiten dit gebied en zij in dit gebied – behalve in de onderneming waar het afvullen heeft plaatsgevonden – niet door het publiek kunnen worden waargenomen.

3) Het gevaar voor verwarring moet worden beoordeeld op basis van de perceptie van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument in het gebied waarvoor het merk is ingeschreven.”

Lees de vragen hier. Conclusie hier, hier (allen links) en hier (pdf)

Schending van grondrechten

Auteursrecht. Internetfilters. Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (Sabam). Volgens advocaat-generaal Cruz Villalón schendt een maatregel, waarbij een internetprovider wordt bevolen een systeem toe te passen voor het filteren en blokkeren van elektronische communicaties ter bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, in beginsel de grondrechten.

Een dergelijke maatregel moet, wil hij geoorloofd zijn, voldoen aan de in het Handvest van de grondrechten gestelde voorwaarden voor de beperking van de uitoefening van rechten en dus met name berusten op een rechtsgrondslag die voldoet aan de vereisten van een „formele wet”.

Lees het persbericht hier, de  conclusie hier (Nederlandse versie nog niet beschikbaar), 
Voorlopig geautomatiseerd-vertaalde versie hier.

In bepaalde gevallen beperkt

 Merkenrecht. De gemeenschapsmerkenverordening moet aldus worden uitgelegd dat de werking van het verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk, zich in beginsel uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Europese Unie. De uitzondering op dit beginsel staat in 45 t/m 50 van het arrest en heeft te maken met “de functies van het merk”: Wanneer “de verwerende partij het bewijs levert dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen, moet deze rechtbank de territoriale werking van het verbod dat zij oplegt, beperken”.

46. De territoriale werking van het verbod kan evenwel in bepaalde gevallen beperkt zijn. Het in artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94 bedoelde uitsluitend recht van de houder van het gemeenschapsmerk is immers verleend om deze merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als zodanig te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. De uitoefening van dit recht moet derhalve beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (zie, in die zin, arrest van 23 maart 2010, Google France en Google, C 236/08   C 238/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 75, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

47. Hieruit volgt dat, zoals de Europese Commissie heeft opgemerkt, het uitsluitend recht van de houder van een gemeenschapsmerk en bijgevolg de territoriale omvang van dit recht niet verder kunnen gaan dan hetgeen de houder op grond daarvan mag doen ter bescherming van zijn merk, te weten louter elk gebruik dat afbreuk kan doen aan de functies van het merk, verbieden. De handelingen of toekomstige handelingen van de verwerende partij, te weten de persoon aan wie het gewraakte gebruik van het gemeenschapsmerk ten laste wordt gelegd, die geen afbreuk doen aan de functies van het gemeenschapsmerk, kunnen derhalve niet worden verboden.

48. Wanneer de rechtbank voor het gemeenschapsmerk, waarbij in omstandigheden als die van het hoofdgeding een procedure aanhangig wordt gemaakt, vaststelt dat de inbreuk of dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk zich beperkt tot één lidstaat of tot een deel van het grondgebied van de Unie, in het bijzonder omdat de partij die het verbod vordert, de territoriale werking van haar vordering heeft begrensd in het kader van de uitoefening van haar bevoegdheid om de omvang van de door haar ingestelde vordering te bepalen, of omdat de verwerende partij het bewijs levert dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen, moet deze rechtbank de territoriale werking van het verbod dat zij oplegt, beperken.

49.Ten slotte dient te worden gepreciseerd dat de territoriale werking van een verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk zich kan uitstrekken tot het gehele grondgebied van de Unie. Evenwel moeten de overige lidstaten overeenkomstig artikel 90 van verordening nr. 40/94, dat de toepassing van het Verdrag van Brussel betreft, gelezen in samenhang met artikel 33, lid 1, van verordening nr. 44/2001, in beginsel de rechterlijke beslissing erkennen en ten uitvoer leggen, waardoor aan deze beslissing grensoverschrijdende gevolgen worden verleend.

50. Derhalve dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 aldus moet worden uitgelegd dat de werking van het verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk, dat door een krachtens de artikelen 93, leden 1 tot en met 4, en 94, lid 1, van deze verordening bevoegde rechtbank voor het gemeenschapsmerk wordt opgelegd, zich in beginsel uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Unie.

Lees het arrest hier (link) en hier (pdf volgt)

Rechtbank Breda 6 april 2011, LJN BQ1346 (Chinalux SA tegen Seminvest Inestments B.V. (met dank aan Willem Hoorneman, C'M'S' Derks Star Busmann)

Merkenrecht. Chinalux vordert het verval en de doorhaling voor de Benelux van het internationale beeldmerk ICEBERG van gedaagde (horloges), omdat het merk gedurende vijf jaar niet zou zijn gebruikt. Na overweging over de stelplicht en bewijslastverdeling bij non-uses concludeert de rechtbank tot aanhouding om gedaagde in de gelegenheid te stellen om de gestelde heilung aan te tonen.

3.6 Op grond van de onweersproken stelling van Chinalux dat zij er belang bij heeft om ten behoeve van haar klanten in de horloge industrie het merkenregister vrij te houden van niet gebruikte merken voor waren in de klasse 14, oordeelt de rechtbank dat Chinalux als vorderingsgerechtigde belanghebbende is aan te merken.

3.8. De rechtbank heeft met Seminvest vastgesteld dat Chinalux in de dagvaarding slechts heeft gesteld: "Voor zover Chinalux heeft kunnen nagaan heeft Seminvest het onderhavige beeldmerk in de afgelopen vijf jaren niet normaal gebruikt binnen het Benelux gebied voor de waren in klasse 14 als onder l genoemd". Dit is een blote stelling die, anders dan Chinalux in de dagvaarding stelt, geen aanleiding geeft de bewijslast van "normaal gebruik" op Seminvest te leggen. (…) De rechtbank beoordeelt de vraag of partijen aan hun stelplicht hebben voldaan en welke partij de bewijslast draagt op grond van de tot en met de zitting naar voren gebrachte stellingen.

3.9. Inhoudelijk oordeelt de rechtbank als volgt. Aan de orde is allereerst of Seminvest gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk heeft gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. (…) Gelet op de door Chinalux ter zitting gegeven nadere toelichting van haar stellingen, was van Seminvest te vergen dat zij ten minste stelde wanneer en op welke wijze zij haar beeldmerk vóór 2007 heeft gebruikt. Dat heeft zij niet gedaan. De conclusie luidt dan dat Seminvest haar verweer, dat geen sprake is van non-usus in een onafgebroken periode van vijf jaren, onvoldoende gemotiveerd heeft gehandhaafd. De vordering van Chinalux ligt daarmee in beginsel voor toewijzing gereed, tenzij het beroep van Seminvest op Heilung als bedoeld in artikel 2.27, lid 2 BVIE slaagt.

3.13. Seminvest heeft gesteld dat zij is gestart met "normaal gebruik" van het beeldmerk in Nederland en dat aldus sprake is van Heilung. Indien sprake is van "normaal gebruik" in Nederland is tevens sprake van "normaal gebruik" in de Benelux. (…)

3.15. Seminvest heeft ter zitting haar bewijsaanbod herhaald. Seminvest zal worden toegelaten bewijs te leveren van haar stelling dat zij, waaronder te verstaan derden die met haar toestemming handelen, na 1 januari 2007 en voorafgaande aan de dagvaarding van 25 november 2010 is gestart met "normaal gebruik" van het beeldmerk ICEBERG op horloges in de Benelux. Seminvest zal in de bewijslevering het onder 3.13. overwogene dienen te betrekken. Afhankelijk van de feiten die na bewijslevering als vaststaand kunnen worden aangenomen, wordt beoordeeld of van "normaal gebruik"sprake is. Op deze beoordeling kan niet worden vooruitgelopen.

Lees het vonnis hier en hier (link en pdf)

Geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid

Merkenrecht. Nietigverklaring inschrijving woordmerk MAN’S PERFECT (uitsluitend beschrijvend) Eindarrest na Gerechtshof ’s-Gravenhage 16 november 2010, IEF 9225. De aanhouding betrof slechts het geven van gelegenheid aan Dramers om te reageren op juistheid van de tenaamstelling van merkregistraties (naamswijziging Henkel) en op de proceskosten-specificatie m.b.t. het hoger beroep.

2. (...)Bij memorie van antwoord heeft Henkel gesteld dat [het merk] door Schwarzkopf inmiddels is overgedragen aan Henkel AG. (…) Het hof heeft in (rechtsoverweging 2 van) het tussenarrest overwogen voorshands uit te gaan van de juistheid van deze stellingen en Dramers in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Nu Dramers van die mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, gaat het hof thans definitief uit van de juistheid van deze stellingen.

5. (...) Henkel heeft bij memorie van antwoord gevorderd Dramers te veroordelen in de volledige proceskosten van het beroep op grond van artikel 1019h Rv. Zij vordert ter zake van salaris van haar advocaat een bedrag van € 6.500,-- en heeft daarvan een specificatie als productie 21 overgelegd. Nu Dramers daarop nog niet had gereageerd, heeft het hof haar in voormeld tussenarrest in de gelegenheid gesteld alsnog op deze vordering en de specificatie te reageren. Dramers heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Nu de gevorderde en gespecificeerde kosten derhalve niet worden betwist zal het hof deze toewijzen. 

Lees het arrest hier en hier (

Vullen en verkopen

Merkenrecht. Vormmerk gasfles. Gestelde merkinbreuk door concurrent van Deense licentiehouder door het navullen en verkopen (en bestickeren) van gasflessen die afkomstig zijn van genoemde licentiehouder. Naar de conclusie van de A-G kan de merkhouder hier niet tegen optreden, indien afdoende duidelijk is dat het verkochte gas niet door de merkhouder is nagevuld en er verder ook geen verband is met de merkhouder. (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar)

Darf ein Unternehmen sein Produkt in die gebrauchte Verpackung eines Konkurrenten füllen und in dieser Form verkaufen, wenn diese Verpackung als Marke geschützt ist? Diese Frage stellt sich im vorliegenden Fall. Denkt man dabei etwa an die bekannte Flasche von Coca Cola, so scheint die Antwort auf der Hand zu liegen. Doch gilt das auch dann, wenn es sich um eine innovative Gasflasche handelt, für die der Kunde mehr bezahlt hat als für das darin enthaltene Gas?

(…) 73. Ich schlage dem Gerichtshof daher vor, das Vorabentscheidungsersuchen wie folgt zu beantworten:

Der Inhaber des Markenrechts an einer als Marke registrierten Gasflasche kann dem Verkauf von Gas in Exemplaren dieser Flasche, die er zuvor in Verkehr gebracht hat, durch ein anderes Unternehmen nicht widersprechen, wenn ausreichend klargestellt wird, dass das verkaufte Gas nicht von ihm herrührt und auch keine Verbindung zu ihm besteht.

Lees de conclusie hier.