Merkenrecht  

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 13 januari 2010, HA ZA 07- 847, Loods 5 Zaandam B.V. c.s. tegen Vissers & De Waart (met dank aan BNO / Lisette Varossieau,Varossieau IP).

Merkenrecht, handelsnaamrecht, domeinnamen. Loods 5 maakt o.g.v. haar merkrechten bezwaar tegen de domeinnaam Loods5.com van Loods 5 Ontwerpers. Vorderingen afgewezen. Oudere handelsnaam is goede reden voor gebruik.

4.28. Thans staat dan ook vast dat Vissers c.s. reeds gebruik maakte van de handelsnamen "Loods 5" en "Loods 5 Ontwerpers" in de periode voor 17 januari 2001 (zijnde het tijdstip waarop Loods 5 Holding haar beeldmerk, (…) heeft geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De rechtbank is derhalve van oordeel dat, nu sprake is van een oudere handelsnaam van Visser c.s. en een jonger merkrecht van Loods 5 c.s., Vissers c.s. daadwerkelijk een goede reden hebben voor het gebruik van de domeinnaam Loods5.com. Loods 5 c.s. kan haar dit gebruik dan ook niet op grond van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE verbieden.

Gebruik domeinnaam als merkgebruik dan wel niet als gebruik van de handelsnaam van Vissers C.S..

4.29. Het standpunt van Loods 5 C.S., inhoudende dat het gebruik van de domeinnaam loods5.com niet als een uitoefening van het recht op de handelsnaam Loods 5 (ontwerpers) kan worden beschouwd, wordt door de rechtbank niet gevolgd. Uit de verwijzing naar het vonnis van de rechtbank Den Haag leidt de rechtbank af dat Loods 5 c.s. zich op het standpunt stelt, hoewel zij dat niet met zoveel woorden zegt, dat de domeinnaam Loods5.com door Vissers c.s. als merkgebruik dient te worden aangemerkt. Loods 5 c.s. heeft echter op geen enkele wijze onderbouwd waarom dat zo zou zijn. zodat zij haar stellingen omtrent dit gestelde merkgebruik onvoldoende heeft onderbouwd. Voorts heeft zij evenmin aangegeven op grond waarvan er van uit dient te worden gegaan dat de domeinnaam van Vissers c.s. niet als uitoefening van het recht op de handelsnaam kan worden beschouwd.

Overige overwegingen.

4.30. Namens Loods 5 c.s. is er nog op gewezen dat, als de vormgeving van de domeinnaam Loods5.com wordt vergeleken met de vormgeving van de door Loods 5 gebruikte domeinnaam Loods5.nl, het opvalt dat Vissers c.s. voor de website www.loods5.com bewust een identieke vormgeving in gebruik hebben genomen. De rechtbank overweegt hieromtrent dat, als dit al juist zou zijn, dit niet tot toewijzing van de vorderingen van Loods 5 c.s. kan leiden, die immers zien op overdracht van de domeinnaam Loods5.com, doch hooguit tot aanpassing van de website van Vissers c.s., hetgeen niet gevorderd is. De rechtbank kan aan die stelling van Loods5 c.s. dan ook voorbij gaan.

Lees het vonnis hier.

Het Gerecht, 27 januari 2010, zaak T-331/08, REWE-Zentral AG tegen OHIM/Grupo Corporativo Teype, SL

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk SOLFRUTTA o.g.v. ouder Gemeenschapswoordmerk FRUTISOL. Gerecht vernietigt de toewijzing van het OHIM. De similarity is op alle punten niet zo high als het OHIM dacht, maar eerder weak. 

17. In respect of visual similarity, it is not appropriate to state, as did the Board of Appeal in the contested decision, that simple inversion of two identical elements is generally insufficient to make marks different. On the contrary, in certain circumstances and in certain languages, inversion of a composite word’s two constituent elements can significantly change the overall visual perception of that word. In the present case, the two signs at issue are visually similar to some extent since they both contain the elements ‘frut’ and ‘sol’. However, the fact that those elements are presented in a different order means that the two marks are significantly different, since each mark begins with a completely different set of letters. That inversion, together with the fact that the letter ‘t’ is doubled in the mark ‘Solfrutta’, and the fact that the letter ‘a’ is placed after the ‘frut’ element in ‘Solfrutta’ whereas the letter ‘i’ is placed after it in the mark ‘FRUTISOL’, make the signs sufficiently different to undermine the Board of Appeal’s conclusion that the two marks are highly similar in visual terms. In fact the two marks are visually only very weakly similar.

(…) 22. In the first category of Member States, consumers are liable to associate both marks with the notions of ‘fruit’ and ‘sunshine’. Contrary to the applicant’s argument that ‘FRUTISOL’ evokes the idea of the sun shining on fruits whereas ‘Solfrutta’ evokes a fruit ripened under the sun, both marks are liable to be perceived by the public in such Member States as evoking, in a general and unspecific way, the ripening of fruits in the sun. There will consequently be a certain level of conceptual similarity between them. However, since neither sign consists exclusively of two actual words in any Community language, joined together as one without any modification in their spelling, this conceptual similarity will not be high, contrary to the Board of Appeal’s conclusion.

(…) 29 In evaluating the Board of Appeal’s assessment of the likelihood of confusion in the present case, the Court c.onsiders that, although it is not disputed that the goods covered by the two trade marks include goods that are identical or similar, the Board of Appeal made a significant error in finding that the two signs at issue are highly similar. That error undermines the Board of Appeal’s assessment of the likelihood of confusion.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 25 januari 2010, Connect uitzendbureau B.V. tegen Connection Uitzendbureau B.V. (met dank aan Gert Jan van de Kamp, CS Advocaten, en Bas Berghuis van Woortman, Simmons & Simmons)

Merkenrecht, handelsnaamrecht. Eiseres, Uitzendbureau Connect stelt dat gedaagde middels de handelsnaam Conenction Uitzenbureau inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrecht. Het merk CONNECT is onderscheidend (ómdat het door het BBIE is ingeschreven), hoewel het door de voorzieningenrechter wel als een zwak merk wordt aangemerkt. Ex tunc beoordeling. Grote mate van overeenstemming, identieke diensten: merkinbreuk en handelsnaaminbreuk. Domeinnamen gedaagde zijn gekleurd tot handelsnaam en gebruik van de domeinnamen is eveneens in strijd met art. 5 Hnw.

4.7. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt het volgende overwogen. Voorshands geoordeeld is het door Connect ingeschreven woordmerk Connecr niet louter beschrijvend voor de diensten waarvoor inschrijving is gevraagd, te weten - kort gezegd - uitzenddiensten. Dat het woordmerk Connect in elk geval enig onderscheidend vermogen heeft, vindt ook steun in de omstandigheid dat een (woord)merk pas wordt ingeschreven nadat door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom een onderzoek heeft plaatsgevonden (onder meer) naar de vraag of het in de aanvraag voorkomende teken geacht moet worden elk onderscheidend vermogen te missen (zie artikel 2.1 1 lid 1 onder b BVIE). Indien inschrijving volgt, kan daaruit worden afgeleid dat het Benelux-Bureau na onderzoek geen aanleiding heeft gevonden om het merk te weigeren wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.
 
Niettemin kan het merk als een 'zwak merk' worden aangemerkt, waarvan het onderscheidend vermogen relatief beperkt is. Het woord 'Connect' is immers een veel voorkomend Engels woord, wat zoveel betekent als 'verbinden' of 'in verband brengen', dat veelvuldig wordt gebruikt in handelsnamen van ondernemingen die actief zijn in de uitzendbranche, zo heeft Connection ter zitting onweersproken gesteld. In dit verband is wel nog van belang dat voor de vaststelling van de beschermingsomvang van het woordmerk Connect dient te worden uitgegaan van de opvattingen van het relevante publiek ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk door Connection (vergelijk HvJ EG 27 april 2006, C-145/05, Levi Strauss). Zoals uit 2.5 blijkt is Connection sinds 2001 op de markt actief. Dit betekent dat merkinschrijvingen van na die tijd buiten beschouwing dienen te blijven, zodat aan de door Connection in het geding gebrachte uitdraai uit het merkenregister in dit verband weinig betekenis toekomt, nu Connect onweersproken heeft gesteld dat veruit de meeste van de daarop voorkomende merkinschrijvingen dateren van na april 2001. Dat het woordmerk Connect door intensief gebruik (inburgering) alsnog sterk onderscheidend vermogen heeft verworven (artikel 2.28 lid 2 BVTE), is overigens gesteld noch gebleken.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Zwolle, 25 november 2009, LJN: BL0184, Eisers tegen Rescue 3000 B.V.

Merkenrecht. Onrechtmatige daad. Geen inbreuk. Eisers, maken op grond van hun Gemeenschapsbeeldmerk STABFAST ( hulpverlenings/stabilisatie-instrument) bezwaar tegen beeldmerk STABALL van gedaagde. Rechtbank Zwolle verwerpt nietigheidsverweer gedaagde en concludeert dat er geen sprake is van merkinbreuk. “Bij de vergelijking van beide tekens dient uitgegaan te worden van het min of meer vage totaalbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen.”

En van een onrechtmatige daad kan dan volgens de voorzieningenrechter geen sprake meer zijn: Hiervoor is reeds geoordeeld dat er met het thans door Rescue gehanteerde teken geen sprake is van een op het merk van [eisers] inbreukmakend teken. Daarmee is gegeven dat er geen sprake kan zijn van onrechtmatig handelen op grond van de onrechtmatige daadsactie van 6:162 BW.”

Merkenrecht: 4.8.Ten aanzien van de gepretendeerde inbreuk op grond van art. 9 lid 1 sub b van de Verordening is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat hiervan bij het thans door Rescue gebruikte teken geen sprake (meer) is. Bij de vergelijking van beide tekens dient uitgegaan te worden van het min of meer vage totaalbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken. Het teken dat nu door Rescue wordt gevoerd (bijlage 3) wijkt als geheel zowel auditief als visueel in overwegende mate af van het merk van [eisers] (bijlage 1). De enige overeenkomst die beide tekens met elkaar hebben is het eerste deel van het woord: “STAB”. Op visueel gebied verschillen het merk (van [eisers]) en het teken (van Rescue) echter ook op dit punt. Voorts is door [eisers] weliswaar gesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar, maar deze stelling is niet geconcretiseerd of nader onderbouwd met feiten of omstandigheden.

Onrechtmatige daad: 4.9.  Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan aan het nationale recht (in dit geval de onrechtmatige daad) geen bescherming worden ontleend die verder strekt dan het specifieke merkenrecht. Hiervoor is reeds geoordeeld dat er met het thans door Rescue gehanteerde teken geen sprake is van een op het merk van [eisers] inbreukmakend teken. Daarmee is gegeven dat er geen sprake kan zijn van onrechtmatig handelen op grond van de onrechtmatige daadsactie van 6:162 BW.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, HA ZA 04/3785, Inter Ikea Systems B.V. & IKEA B.V. tegen Serboucom B.V. (met dank aan Gregor Vos & Moïra Truijens, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. “Over ovalen en kleurcombinaties. In een herkenbare stijl stelt de Haagse Rechtbank dat verwarring uitgesloten moet worden geacht.”, aldus IEF 2431 over de eerste instantie (Rechtbank ‘s-Gravenhage, 2 augustus 2006, IEF 2431). Het hof vernietigt het vonnis in hoger beroep.

Het geel/blauwe beeldmerk van IKEA is een bekend merk, ook zonder het woordelement IKEA. Geen non usus logo zonder woordelement IKEA. Pago-criterium: Benelux (althans Nederland en België) kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Gemeenschap. Inbreuk door MULTIMATE-logo van Serboucom. Het hof acht niet denkbeeldig dat het publiek ervan uitgaat dat het bij de met de logo's aangeduide waren of diensten gaat om waren of diensten van een bepaald onderdeel van IKEA of een daarmee gelieerd bedrijf. Beroep op rechtsverwerking faalt, omdat het  merk in zwart/wit is gedeponeerd en door het gebruik van het logo inbreuk wordt gemaakt omdat het in blauw en geel wordt gebruik. Pan-Europees verbod. 

Bekendheid: 14. Gelet op het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat merk B [geel/blauw ovaal met woord IKEA – IEF]  in de Benelux een bekend merk is met een groot onderscheidend vermogen. Dit wordt nog versterkt door het gebruik van dezelfde felgele kleur in combinatie met de kleur blauw op en in haar winkels.  Nu naar het oordeel van het hof het grondgebied van de Benelux (althans Nederland en België) in dit verband kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Gemeenschap (zie HvJEG 6 oktober 2009, C-301107 inzake PAGO) en het merk B herhaaldelijk (in ieder geval in 2005, 2007, 2008 en 2009) door derden is aangemerkt als een van de "most valuable/best/influential (retail) brands" van Europa en/of de wereld, moet het merk ook als bekend merk worden beschouwd in de Europese Gemeenschap.

Gebruik: (…) 19. Gelet op het bovenstaande is het hof is van oordeel dat merk A [geel/blauw ovaal zonder het woord IKEA – IEF] door het relevante publiek wordt gezien als een onderscheidingsteken voor waren en diensten afkomstig van IKEA nu
  -merk B een bekend merk is
  -zowel het beeldelement als het woordelement in merk B naar het oordeel van het hof, mede door de   bekendheid van merk B, elk onderscheidende bestanddelen daarvan zijn;
  - uit de door IKEA overgelegde rapporten valt af te leiden dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek bij het zien van merk A aan IKEA denkt.
Het hof is dan ook van oordeel dat door het gebruik van merk B ook merk A wordt gebruikt en door de enkele toevoeging van IKEA aan merk A het onderscheidend vermogen van dat merk niet is gewijzigd. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat ook het merk A een bekend merk is. Het merk A is dm ook niet vervallen wegens non-usus.

(…)

22. Het hof is van oordeel dat, gelet op de grote bekendheid van het merk, zowel het beeldelement als het woord (even) onderscheidende elementen zijn.

(…)

Inbreuk: Gelet op de mate van overeenstemming, de bekendheid van de merken van IKEA, de (soort)gelijkheid van (een deel van) de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor de tekens door Serboucom worden gebruikt en de omstandigheid dat partijen zelfs deels dezelfde waren en diensten aanbieden, is het hof van oordeel dat de door Serboucom gebruikte logo's zodanig met de merken A en/of B van IKEA overeenstemmen dat door het gebruik van die tekens bij het in aanmerking komende publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Wat betreft de inbreuk op merk B geldt bovendien dat het woord MULTIMATE – evenals in het merk van IKEA - is afgebeeld in blauwe blokletters in (vrijwel) hetzelfde lettertype als het woord IKEA. Dat in het oude logo ook nog een wit streepje om de ovaal en een witte balk voorkomt kan aan het verwarringsgevaar onvoldoende afdoen. Deze zijn zo weinig opvallend dat zij het totaalbeeld niet mede bepalen. In het nieuwe logo komen zij bovendien niet voor. Het hof acht niet denkbeeldig dat het publiek ervan uitgaat dat het bij de met de logo's aangeduide waren of diensten gaat om waren of diensten van een bepaald onderdeel van IKEA of een daarmee gelieerd bedrijf. Het hof is van oordeel dat het bovenstaande ook geldt voor de barcode/prijskaartjes, Ook deze bestaan uit voormeld gekleurd beeldelement en een in merkenrechtelijke zin niet onderscheidend bestanddeel (een prijs en een barcode). Serboucom heeft betwist dat daarbij sprake is van merkgebruik. Dat het gaat om prijskaartjes in de winkel staat er niet aan in de weg dat sprake is van merkgebruik. Het is in het algemeen niet ongebruikelijk dat daarop merken worden afgebeeld.

Rechtsverwerking: 24. in eerste aanleg heeft Serboucom zich nog beroepen op rechtsverwerking wegens het Gedurende vijf jaar (bewust) gedogen van het gebruik van het (oude) MULTIMATE-merk, als bedoeld in artikel I4 bis, lid 1, BMW, thans artikel 2.24, lid 1, BVIE. Daar de grieven slagen en tot vernietiging leiden, moet het hof dit verweer nog bespreken. Nu het merk in zwart/wit is gedeponeerd en door het gebruik van het logo inbreuk wordt gemaakt omdat het in blauw en geel wordt gebruik, faalt dit verweer. (…)

Lees het arrest hier (afbeeldingen in vonnis rechtbank)

Het Gerecht (v/h Het GvEA), 20 januari 2010, zaak T-460/07, Nokia Oyj tegen OHIM/ Medion AG

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure  tegen aanvraag voor gemeenschapswoordmerk LIFE BLOG van Nokia o.g.v. ouder nationaal woordmerk LIFE van Medion. Verwarringsgevaar. Gedeeltelijke (niet voor reddingstoestellen e.d.) weigering van inschrijving. Ook, wellicht vooral, omdat co-existentie van oudere merken niet genoegzaam is aangetoond, zoals het gerecht

57 Wat in de derde plaats de begripsmatige vergelijking betreft, dient te worden vastgesteld dat de term „life” een gangbaar Engels woord is dat gemakkelijk kan worden begrepen door een gemiddeld Duitstalig publiek. Voor alle betrokken waren en diensten verwijst deze term „life” eerder naar het begrip leven (life) dan naar een bepaalde levensduur van deze waren en diensten. Dezelfde begripsinhoud kan worden gevonden in het aangevraagde merk, dat – ten minste voor zij die de betekenis van het woord „blog” begrijpen – verwijst naar een persoonlijk online dagboek.

58 Er dient te worden vastgesteld, zoals het BHIM heeft opgemerkt, dat het extra begrip „blog” dat is verbonden aan het aangevraagde merk, niet in staat is om de verwijzing te verdringen naar het begrip leven (life) dat beide tekens gemeen hebben en niet kan worden geacht van weinig belang of zelfs verwaarloosbaar te zijn, zodat er sprake is van een zekere begripsmatige overeenstemming van de betrokken tekens.

(…) 60 In dit verband is het juist dat de consument normaal meer belang hecht aan het eerste deel van de woorden, aangezien dit met meer nadruk wordt uitgesproken, maar noch het bestanddeel „life” noch het bestanddeel „blog” komt duidelijk naar voren als het dominerende bestanddeel van het in casu aangevraagde merk. Dienaangaande zou het onnatuurlijk zijn te stellen dat het woord „life” dominerend is omdat het het eerste bestanddeel van het aangevraagde merk is, maar evenmin bestaat er enige reden om het bestanddeel „blog” als dominerend aan te merken (zie, in die zin, arrest Westlife, punt 55 supra, punt 36).

(…) 68 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het door de instanties van het BHIM vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert, maar hiermee kan slechts rekening worden gehouden indien de aanvrager van het gemeenschapsmerk ten minste in de loop van de procedure voor het BHIM betreffende de relatieve weigeringsgronden, genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de aanvrager zich beroept en het oudere merk van de interveniënt waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn [zie arrest Gerecht van 7 november 2007, NV Marly/BHIM – Erdal (Top iX), T-57/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 97, en aangehaalde rechtspraak].

69 Er dient evenwel te worden vastgesteld dat in casu niet het bewijs is geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt in punt 27 van de bestreden beslissing (punt 28 van de Engelse versie van deze beslissing). Bovendien heeft verzoekster in elk geval geenszins aangetoond dat deze co-existentie berustte op het ontbreken van verwarringsgevaar [arrest Gerecht van 11 mei 2005, Grupo Sada/BHIM – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Jurispr. blz. II-1667, punt 87].

(…0 71 Hieruit volgt dat de mate van overeenstemming van de betrokken merken en de gelijkheid of de mate van soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren en diensten tezamen genomen hoog genoeg zijn. Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat er bij het betrokken publiek gevaar voor verwarring van de betrokken tekens bestond.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 januari 2010, KG ZA 09-1705, Askelen B.V. & Backyard Adventures B.V. tegen Melkwit B.V. & X.

Auteursrecht. Modellenrecht. Verplaatsbaar, komvormig, houtgestookt buitenbad (‘Dutchtub’). Stukgelopen samenwerking. Geschil over IE-rechten gezamenlijke onderneming (Backyard). Werkgeversfictie niet van toepassing. Geen opdrachtgevers-model- en auteursrecht (‘Electrolux’ betoog). Rechtmatigheid opzegging licentieovereenkomst niet betwist.

Aan haar vorderingen Melkwit c.s. te verbieden om gebruik van haar auteursrechten en niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechten te maken, legt eiser Askelen ten grondslag dat zij medeauteursrechthebbende en mede-rechthebbende ter zake het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel is,  zodat Melkwit c.s. voor enige exploitatie de toestemming van Askelen behoeft. Dit betoog wordt verworpen:

5.7. (…) Desgevraagd heeft Askelen c.s. ter zitting erkend dat X de Dutchtub zelf heeft ontworpen, zodat dit niet in geschil is. Askelen c.s. heeft evenwel betoogd dat er in de loop van de tijd wijzigingen zijn doorgevoerd ten aanzien waarvan Askelen althans Y ook in scheppende zin heeft bijgedragen. Askelen c.s. heeft die stelling geprobeerd te onderbouwen aan de hand van haar producties 9a en 9b, doch Melkwit c.s. heeft dat betoog ten pleidooie op al haar onderdelen gemotiveerd weersproken, onder meer door verwijzing naar de licentieovereenkomst (waaruit blijkt dat Backyard aan Melkwit royalty betaalde voor de exploitatie van de Dutchtubs – vgl. r.o. 2.5.) en voorts naar door haar in het geding gebrachte (getuigen)verklaringen en correspondentie. Askelen c.s. heeft haar andersluidende stelling vervolgens niet nader onderbouwd, zodat die wordt verworpen. Dit betekent dat de stelling dat het beweerdelijke mede-auteurs- en nietingeschreven gemeenschapsmodelrecht van Y dat via de werkgeversfictie van artikel 7 Auteurswet (hierna: Aw) en artikel 14 lid 3 GModVo aan Askelen zou toekomen, welke vennootschap ten aanzien van dat recht aan Backyard een mondelinge licentie zou hebben verstrekt, evenzeer wordt verworpen. Het beroep op de artikelen 7, 10 lid 2 en 26 Aw respectievelijk artikelen 14 lid 3 jo. lid 2 GModVo strandt hierop dan ook. Onder die omstandigheden kan in het midden blijven of, zoals Melkwit c.s. stelt en Askelen c.s. betwist, het auteursrecht door X op de daartoe voorgeschreven wijze aan Melkwit is overgedragen, nu dit punt voor de beoordeling van de vorderingen in conventie niet beslissend is.

5.8. Het door Askelen c.s. eerst ten pleidooie nog gevoerde ‘Electrolux’ betoog dat Backyard een opdrachtgevers-model- en auteursrecht toekomt in de zin van artikel 3.8.2 jo. artikel 3.29 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken of tekeningen of modellen) wordt reeds verworpen nu Askelen c.s. aan haar vorderingen een niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht ten grondslag heeft gelegd, zodat de aangehaalde bepalingen toepassing missen. Voor zover uit bedoeld betoog moet worden begrepen dat Askelen c.s. de grondslag van haar vorderingen wenst uit te breiden naar een (niet-gedeponeerd) Beneluxmodelrecht in de zin van artikel 3.8.2, komt het, gezien ook het buiten beschouwing laten van de akte houdende vermeerdering van eis, waarin dit punt ook aan de orde is gesteld, evenzeer in strijd met de eisen van een goede procesorde, zodat daaraan wordt voorbij gegaan.

(…)

5.11. Het sub 6 van het petitum gevorderde wordt, onder verwijzing naar hetgeen ten aanzien van het primair sub 1 van het petitum gevorderde verbod is overwogen, eveneens afgewezen. Uit het feit dat Askelen c.s. de (rechtmatigheid van de) opzegging van de licentieovereenkomst niet (mede) tot inzet van dit geding heeft gemaakt, leidt de voorzieningenrechter af dat zij in die opzegging klaarblijkelijk berust. Door de opzegging heeft Melkwit/X naar voorlopig oordeel weer de vrije beschikking over haar intellectuele eigendomsrechten verkregen, zodat er geen grondslag bestaat voor een verbod als gevorderd sub 7 en 8 van het petitum.

Lees het vonnis hier.

Handelingen 2009-2010, nr. 18, pag. 1343-1366,  2e Kamer.  Behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag tot herziening Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie.

"De heer Ten Broeke (VVD): (...) Andere voorbeelden zijn (...), zeker niet onbelangrijk, het merkenrecht, waarbij meer dan 1 miljoen merken binnen de Benelux worden beschermd. Als je als ondernemer wacht op een EU-trademark, kun je wachten tot je een ons weegt. Ondertussen moet je in 27 landen je merk deponeren. Mijn vrouw is zo’n innovatieve ondernemer met een nieuw product waarop patenten rusten, en ze is erg blij met het Benelux-merkenbureau dat direct een markt van 28 miljoen inwoners voor haar opent. (...)"

Lees het kamerstuk hier.

Dirk Visser, Universiteit Leiden, Klos Morel Vos & Schaap: Kort commentaar bij BBIE, 15 januari 2010, IEF 8524 (oppositiebeslissing ONEL /OMEL).

BBIE: alle slechts lokaal gebruikte (MKB) merken zijn vervallen, want lokaal gebruik is geen normaal gebruik.

In een oppositie-beslissing  heeft het BBIE geoordeeld dat normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk in één lid-staat geen normaal gebruik in de EU is:

“36. Een merkrecht biedt immers een monopolie. Om dat monopolie te rechtvaardigen en zijn wezenlijke functie te vervullen, moet het merk worden gebruikt. Een monopolie dat (veel) verder strekt dan het territorium waarbinnen het merk wordt gebruikt, vormt beslist een belemmering van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten binnen de interne markt. Dit zal uiteraard nu juist niet zijn wat de wetgever voor ogen zal hebben gehad. Het komt zeer ongerechtvaardigd voor dat een onderneming die zijn merk slechts lokaal gebruikt, daarmee de mogelijkheden voor andere ondernemingen in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied zou kunnen belemmeren. Het komt nog ongerechtvaardigder voor dat een onderneming die slechts lokaal actief is (hetgeen geldt voor het merendeel van de MKB-bedrijven, een zeer aanzienlijk deel van de Europese economie) in de ontplooiing van zijn activiteiten gehinderd zou kunnen worden door en zich zou moeten verweren tegen een andere onderneming die ook slechts lokaal actief is en die geen enkele economische activiteit heeft
in een gebied dat ook maar enigszins bij hem in de buurt komt, waardoor er dus ook geen gevaar voor verwarring bij het voor beide ondernemingen relevante publiek kan ontstaan”.

Het BBIE geeft hiermee impliciet duidelijk aan dat ook normaal gebruik van een Beneluxmerk niet kan bestaan in lokaal gebruik (bijvoorbeeld slechts in één Benelux-land of in één provincie).

Dat betekent dat iedere onderneming “die slechts lokaal actief is (hetgeen geldt
voor het merendeel van de MKB-bedrijven, een zeer aanzienlijk deel van de [Nederlandse] economie)” volgens het BBIE zijn merkrechten na vijf jaar wegens niet-normaal gebruik vervallen kan zien verklaren.

DV

BBIE, beslissing inzake oppositie van 15 januari 2010, No. 2004448, Leno Merken B.V. tegen Hagelkruis Beheer B.V. (ONEL tegen OMEL) (met dank aan Arnaud Bos, Onel Trademarks)

Merkenrecht.  Is gebruik van een Gemeenschapsmerk in één enkel Europees land voldoende is om het gehele Gemeenschapsmerk in stand te kunnen houden?  Volgens het BBIE niet. "37. Alles in overweging nemend is het Bureau van oordeel dat de in de Joint Statements vermelde opvatting dat normaal gebruik in één land per definitie instandhoudend gebruik in de Gemeenschap oplevert, niet kan stand houden." Eerst even kort in citaten:

33. Bovendien is de overweging in strijd met (het systeem van) de Gemeenschapsmerkenverordening zelf, meer bepaald met artikel 112, dat betrekking heeft op omzetting van een Gemeenschapsmerk in nationale merken. In lid 2, sub a, van dit artikel wordt bepaald dat geen omzetting plaatsvindt: 

“indien het Gemeenschapsmerk wegens niet gebruiken vervallen is verklaard, tenzij het Gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd”

Deze bepaling zou zinloos zijn als normaal gebruik in een lidstaat per definitie voldoende zou zijn om een Gemeenschapsmerk in stand te houden, temeer aangezien het begrip “normaal gebruik” door Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “Richtlijn”) is geharmoniseerd.

34. Daarnaast zij opgemerkt, dat het gelijkstellen van het grondgebied van de Gemeenschap met dat van één lidstaat, tot onwenselijke en onrechtvaardige resultaten kan leiden. Sinds de totstandkoming van de Gemeenschapsmerkenverordening is de EU in gestaag tempo gegroeid tot 27 lidstaten en verdere uitbreiding staat voor de deur. De feitelijke en economische context is hierdoor ingrijpend gewijzigd. Op een grondgebied van (momenteel) meer dan 4 miljoen vierkante kilometer en een bevolking van (momenteel) bijna 500 miljoen mensen, kan gebruik in één lidstaat in wezen neerkomen op slechts lokaal gebruik. Een dergelijk gebruik is, naar mening van het Bureau, niet voldoende om een zo omvangrijk exclusief recht te rechtvaardigen. Dit zou ook geen recht doen aan de negende considerans bij de Richtlijn:

“Om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen, moet de eis worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard. Bepaald moet worden, dat de nietigheid van het recht op een merk niet kan worden uitgesproken wegens het bestaan van een ouder niet gebruikt merk, met de bevoegdheid van de lidstaten hetzelfde beginsel toe te passen in de inschrijvingsprocedure of te bepalen dat het recht op een merk niet kan worden ingeroepen indien naar aanleiding van een exceptie in een inbreukprocedure komt vast te staan dat het recht vervallen zou kunnen worden verklaard. Het is aan de lidstaten voor al deze gevallen de toepasselijke procedureregels vast te stellen.”

35. De overweging in de Joint Statements zou zelfs de belangrijkste doelstellingen van de zowel de Richtlijn (tweede considerans) als de Verordening (vierde considerans), kunnen ondermijnen:

“De merkenwetgevingen in de lidstaten van voor de inwerkingtreding van Richtlijn 89/104/EEG vertoonden verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten konden belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt konden vervalsen. De wetgevingen van de lidstaten moesten derhalve worden aangepast om de goede werking van de interne markt te verzekeren.” (tweede considerans bij de Richtlijn, onderstreping toegevoegd)

“De aanpassing van de nationale wettelijke regelingen is niet bij machte de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen der lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te heffen. Om aan de ondernemingen een ongehinderde ontplooiing van activiteiten in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied mogelijk te maken, is het bestaan noodzakelijk van merken welke worden geregeerd door één enkele communautaire rechtsregeling die rechtstreeks in alle lidstaten toepasselijk is.” (vierde considerans bij de Gemeenschapsmerkenverordening, onderstreping toegevoegd)

36. Een merkrecht biedt immers een monopolie. Om dat monopolie te rechtvaardigen en zijn wezenlijke functie te vervullen, moet het merk worden gebruikt. Een monopolie dat (veel) verder strekt dan het territorium waarbinnen het merk wordt gebruikt, vormt beslist een belemmering van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten binnen de interne markt. Dit zal uiteraard nu juist niet zijn wat de wetgever voor ogen zal hebben gehad. Het komt zeer ongerechtvaardigd voor dat een onderneming die zijn merk slechts lokaal gebruikt, daarmee de mogelijkheden voor andere ondernemingen in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied zou kunnen belemmeren. Het komt nog ongerechtvaardigder voor dat een onderneming die slechts lokaal actief is (hetgeen geldt voor het merendeel van de MKB-bedrijven, een zeer aanzienlijk deel van de Europese economie) in de ontplooiing van zijn activiteiten gehinderd zou kunnen worden door en zich zou moeten verweren tegen een andere onderneming die ook slechts lokaal actief is en die geen enkele economische activiteit heeft in een gebied dat ook maar enigszins bij hem in de buurt komt, waardoor er dus ook geen gevaar voor verwarring bij het voor beide ondernemingen relevante publiek kan ontstaan.

37. Alles in overweging nemend is het Bureau van oordeel dat de in de Joint Statements vermelde opvatting dat normaal gebruik in één land per definitie instandhoudend gebruik in de Gemeenschap oplevert, niet kan stand houden.

38. Het ingeroepen recht is een Gemeenschapsmerk en tussen partijen is in confesso dat het slechts in Nederland is gebruikt. De diensten waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven zijn uit hun aard bestemd voor een ruim publiek dat zich in de gehele Gemeenschap bevindt. Gezien deze elementen is er geen normaal gebruik van het ingeroepen recht aangetoond.

Lees de beslissing hier.