Merkenrecht  

Stuttgarter lezing Omkeringbewijslast

Met dank aan Peter Claassen en Janneke Klompmakers, AKD advocaten & notarissen

In navolging van IEF 9683 en serie Converse-uitspraken. Duitsland. Merkenrecht. "Official Dealer/ offizieller Händler". Wederverkoop en (tussen)handelaren. Geen omkering bewijslast inzake uitputting.

Eerder werd de uitspraak OLG Düsseldorf 10 mei 2011, I-20 U 157/10 (REWE Großflächengesellschaft mbH tegen Converse Inc.) gepubliceerd. Meer dan een jaar eerder oordeelde het OLG Stuttgart anders. Belang van de uitspraak is dat het OLG in Stuttgart in de zaak tussen Converse en een wederverkoper oordeelt dat Converse niet in haar bewijs is geslaagd dat er sprake is van counterfeit en belast Converse, op basis van de Hof van Justitie uitspraak Van Doren/Lifestyle Sports van 8 april 2003, met het bewijs dat de beweerdelijk inbreukmakende schoenen buiten de EU in het verkeer zijn gebracht. Dit is feitelijk omkering van de bewijslast. Slaagt Converse niet in de bewijslast, dan gaat het Gerechtshof ervan uit dat het merkrecht, berustende op de betreffende schoenen, is uitgeput.

De uitspraak van het OLG Stuttgart (met beëdigde vertaling) hier pdf en origineel link. 

Ter aanvulling:  hiertegen is cassatie aangetekend. En deze uitspraak is al eens aangehaald (en hieraan voorbij gegaan) door het LG Düsseldorf , zie hier (link):

Vergleichbar, Die Feststellungen des Oberlandesgerichts Stuttgarts in dem Urteil vom 4. März und ein Interview mit dem Co-Inhaber der All Star DACH GmbH Herrn Willy Umland (Bl. 215 GA) vermögen keinen Rückschluss auf ein faktisch selektiv wirkendes Vertriebssystem der Beklagten zulassen.

Incidenten: dubbel in vrijwaring oproepen

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Inbreuk op kleding. Sporttrading levert aan Dirx Drogisterijen. Dirx roept leverancier op in vrijwaring, mocht inbreuk vaststaan, aansprakelijkheid verhalen op Sporttrading (incident A). Sporttrading doet hetzelfde met twee van haar leveranciers (incident B).

Incident A: Vertraging in procedure staat toewijzing niet in de weg. Dirx heeft belang bij het in vrijwaring oproepen van Sportrading ondanks dat deze ook is gedagvaard in hoofdzaak. Incident B: Betwisting van rechtsverhouding waardoor veroordeling kan afwentelen, is niet relevant. Misbruik procesrecht, conclusie volgt niet uit de omstandigheden.

6.2. Björn Borg en DBM betwisten dat de door Sporttrading genoemde vennootschappen betrokken zijn bij enige rechtsverhouding met Sporttrading. Die betwisting is echter niet relevant. Voldoende is de stellling van Sporttrading dat zij de kleding van deze vennootschappen geleverd heeft gekregen. Of dit juist is zal in de vrijwaringsprocedure moeten blijken. Bewijs daarvan in dit incident kan niet worden verlangd.

6.3. Evenmin is noodzakelijk dat, zoals Björn Borg en DBM verlangen, Sporttrading in dit incident bewijst dat de vennootschappen gehouden zijn de nadelige gevolgen van een veroordeling van Sporttrading in de hoofdzaak te dragen. Indien juist is de stelling dat Sporttrading de kleding van de vennootschappen heeft betrokken, volgt daaruit in beginsel dat zij een veroordeling in de hoofdzaak op de vennootschappen kan afwentelen. Voor toewijzing van de incidentele vordering is dat voldoende.

6.4. Björn Borg en DBM menen dat Sporttrading misbruik van procesrecht maakt omdat zij met de oproeping in vrijwaring slechts beoogt de hoofdprocedure te vertragen. Deze conclusie kan niet worden afgeleid uit de door Björn Borg en DBM gestelde omstandigheden dat Sporttrading ook in andere procedures buitenlandse partijen in vrijwaring heeft opgeroepen en eerder heeft geweigerd haar leveranciers bekend te maken. Het overige verweer tegen de incidentele vordering van Sporttrading is gelijk aan dat tegen de incidentele vordering van Dirx als weergegeven onder 5.2 en wordt op dezelfde gronden verworpen.

Lees het vonnis hier (pdf)

Incidenten: ambtshalve schorsing

Indicentele conclusie tot schorsing ex artikel 104 Gemeenschapsverordening, ambtshalve schorsing, nietigheidsprocedure gestart bij BHIM, het is aannemelijk dat Gemeenschapsmerk nietig zal worden verklaard. Schorst en houdt beslissingen aan.

2.2. Tevea en Ranex vorderen dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de onderhavige procedure ambtshalve schorst, met veroordeling van [X] in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Zij voeren hiertoe aan dat, gelet op de door All-Line International Inc. – door Tevea en Ranex in de onderhavige procedure in vrijwaring opgeroepen – op 21 september 2010 bij het Bureau voor de Harmonisatie binnen de Interne Markt (hierna: BHIM) aanhangig gemaakt nietigheidsprocedure tegen het Gemeenschapsmerk van [X], de rechtbank de onderhavige procedure dient te schorsen, nu er geen bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten en het aannemelijk is dat het Gemeenschapsmerk nietig zal worden verklaard.

Lees vonnis hier (pdf)

Embleem van staat  |  Spaanse spraakgelijkenis

Gerecht EU 25 mei 2011, zaak T-397/09 (Prinz von Hannover tegen OHMI)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Beeldmerk met wapen. Absolute weigeringsgronden. Imitatie van heraldisch embleem van een staat. Verwerping van beroep tegen weigering OHIM in te schrijven. Art. 6 ter Unieverdrag van Parijs, 7(1)(h) GemVo 207/2009. Embleem van staat kan niet als merk worden ingeschreven. Afwijzing van het beroep. Lees het arrest hier.

Gerecht EU 25 mei 2011, zaak T-422/09 (São Paulo Alpargatas tegen OHMI - Fischer)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Aanvraag gemeenschapsbeeldmerk BAHIANAS LAS ORIGINALES, ouder gemeenschaps en nationaal woordmerk HAVAIANES. Relatieve weigeringsgrond, Geen verwarringsgevaar. Overeenstemmende tekens. Welisweer soortgelijke uitspraak elevante Spaanse publiek kan hier voldoende onderscheid maken, visuele en begripsmatige verschil neutraliseert fonetische gelijkenis. Vernietiging van weigering van inschrijving. Lees het arrest hier.

32. Force est de constater que les termes « havaianas » et « bahianas » sont pratiquement identiques sur le plan phonétique, du point de vue du public espagnol. En effet, les lettres « b » et « v » étant prononcées de manière identique en langue espagnole et la lettre « h » n’étant pas prononcée,

sauf lorsque le public comprend le mot comme un terme étranger venant d’une langue dans laquelle cette lettre est prononcée, le terme « bahianas » se prononce de la même manière que s’il s’écrivait « vaianas ». De même, le terme « havaianas » pourrait être prononcé par le public espagnol soit en aspirant la lettre « h », s’il établit le rapport avec le terme « hawaianas », soit sans prononcer cette lettre, conformément à la règle de base de la langue espagnole. Dans les deux hypothèses, le terme « bahianas » est, du point de vue phonétique, intégralement repris dans le terme « havaianas », celui-ci ne comportant qu’un son, « ha » ou « a » supplémentaire.

42      Dans ces circonstances, il y lieu de considérer que, dès lors qu’il n’est pas possible de constater une différence conceptuelle entre les signes en conflit à l’égard d’une partie du public espagnol – que ce soit parce qu’il n’attribue aucune signification à chacun des signes ou parce qu’il leur attribue des significations qui ne peuvent pas être considérées comme complètement différentes –, la similitude phonétique élevée et les éléments similaires sur le plan visuel entre la marque demandée et la marque espagnole figurative antérieure ne sont pas neutralisés dans l’esprit de ce public et, par conséquent, empêchent de qualifier les signes de différents. Dès lors, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que les signes étaient différents pour l’ensemble du public espagnol.

Tekst nieuwe Anti-Piraterij Verordening

In navolging van de aangekondigde Blueprint voor Intellectuele Eigendomsrechten (IEF 9695) het voorstel voor de nieuwe Anti-Piraterij Verordening (EG 1383/2003). De Europese verordening inzake handhaving van intellectuele eigendomsrechten door douane (COM/2011/285), lees het voorstel hier (link).

Meer over de impact assessment en afgeronde publieke consultatieronde hier (link).

Proposal for a regulation of the european parliament and of the council concerning customs enforcement of intellectual property rights

Chapter I subject matter, scope and definitions
Chapter II  applications for action by the customs authorities
section 1  submission of applications for action
section 2  decisions on applications for action
Chapter III provisions governing action by the customs authorities
section 1  suspension of the release or detention of goods suspected of infringing an intellectual property right
section 2  initiation of proceedings and anticipated release of goods
section 3  counterfeit and pirated goods
Chapter IV liability, costs and penalties
Chapter V committee, delegation and final provisions

Lees het voorstel hier (link).

Familienaam, domeinnaam en naamtelefoonnummer

oude uitspraak, gepubliceerd op 24 mei 2011, met dank aan DomJur

Merkenrecht. Domeinnaam. Naamtelefoonnummer. Familienaam. Registratie onvoldoende om te spreken van merkgebruik of gebruik overeenstemmend teken in het economisch verkeer. Geen verzet tegen gebruik door natuurlijk persoon van diens familienaam, mits niet ter onderscheiding van waren of diensten, i.c. bij de domeinnaam wordt het merk gebruikt in de particuliere sfeer (een genealogisch onderzoek), zodat te dien aanzien aan de voorwaarde wordt voldaan. Vorderingen domeinnaam afgewezen.

Naamtelefoonnummer geen sprake van voeren van handelsnaam in de zin van Handelsnaamwet. Thans niet meer door gedaagde in gebruik, merkhouder heeft belang bij registratie, opdracht tot overdracht volgens de OPTA-instructies.

3.7. Voor zover de stelling van Dikkerboom Betonboringen betrekking heeft op het gebruik van de domeinnaam en het naamtelefoonnummer, faalt deze eveneens. Ingevolge artikel 13A lid 6 sub a BMW kan een merkhouder zich niet verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een natuurlijk persoon van diens familienaam. Daarbij geldt dan wel de voorwaarde dat die naam niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten.

Bij de domeinnaam wordt het merk gebruikt in de particuliere sfeer (een genealogisch onderzoek), zodat te dien aanzien aan de voorwaarde wordt voldaan. Het feit dat - indien een schermafdruk gemaakt wordt van de internetpagina's die zich in het domein "dikkerboom.com" bevinden - aan de onderzijde van deze pagina's de tekst "https://www.interboor.nl/..." zichtbaar wordt, maakt dit niet anders. Deze tekst vormt immers slechts de aanduiding van (het voor Interboor gereserveerde gedeelte van) de server waarop de internetpagina's die zich bevinden binnen het domein "dikkerboom.com", zijn geplaatst.

Anders dan Dikkerboom Betonboringen heeft gesteld, betreft het in deze ook geen zogenaamde "link", waarmee men op eenvoudige wijze de internetpagina van Interboor zou kunnen bereiken. Indien een bezoeker van de website "www.dikkerboom.com" de website van Interboor wenst te bereiken, zal hij het volledige internetadres van Interboor (www.interboor.nl) moeten ingeven. Bovendien is voormelde tekst - zoals gezegd - slechts zichtbaar op het moment dat de betreffende internetpagina op papier wordt afgedrukt. Gezien de overige inhoud van de website van [gedaagde sub 2] is niet erg aannemelijk dat een potentiële opdrachtgever voor betonboringen een dergelijke afdruk zal maken. Daarbij komt dat - zoals Interboor ter zitting heeft toegezegd - de internetpagina's die zich bevinden in het domein "dikkerboom.com" binnen afzienbare termijn van de server van Interboor verwijderd zullen worden.

3.10. Vooropgesteld wordt dat door de enkele registratie van de domeinnaam en het naamtelefoonnummer nog geen sprake is van het voeren van een handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet. Voor zover de stelling van Dikkerboom Betonboringen ziet op deze registratie, dient deze dan ook te worden afgewezen.

3.18. De stelling van Dikkerboom Betonboringen dat het top level-domein ".com" duidt op een domeinnaam van een commerciële onderneming en dat zij dientengevolge meer belang heeft bij deze domeinnaam dan [gedaagde sub 2], wordt afgewezen. Op dit moment bevinden zich in vorenbedoeld top level-domein zowel domeinnamen van commerciële instellingen als van particulieren.

3.19. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat niet geoordeeld kan worden dat het belang van [gedaagde sub 2] bij handhaving van de domeinnaamregistratie niet opweegt tegen de belangen van Dikkerboom Betonboringen bij overdracht daarvan.

3.23. [gedaagde sub 2] heeft - desgevraagd - ter zitting verklaard dat hij het naamtelefoonnummer thans niet gebruikt en dat hij het naamtelefoonnummer slechts gekocht heeft in verband met mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

3.24. De president is op grond van het voorgaande van oordeel dat het belang van [gedaagde sub 2] op geen enkele wijze opweegt tegen het belang van Dikkerboom Betonboringen. De vordering tot overdracht van het naamtelefoonnummer aan Dikkerboom Betonboringen zal dan ook worden toegewezen.

Lees het vonnis hier (link en pdf)

"Official Dealer" omkeringbewijslast

Met dank aan Leonie Kroon en Niels Mulder, DLA Piper.

In navolging van IEF 9669 en serie Converse-uitspraken. Duitsland. Merkenrecht. "Official Dealer/ offizieller Händler". Wederverkoop en (tussen)handelaren. Omkering bewijslast inzake uitputting. Namaak hoeft de eiser niet te bewijzen. Op de beweerdelijke inbreukmaker rust stel- en bewijsplicht ten aanzien van bevrijdend uitputtingsverweer.

Gründe I, p. 3. Die Klägerin, die diese Schuhe für Fälschungen hält, hat die Beklagte aut Unterlassung und Auskunft in Anspruch genommen. Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt und zur Begründung ausgeführt, es könne dahinstehen, ob es sich um Fälschungen handele, da die Beklagte jedenfalls ein von der Zustimmung der Klägerin getragenes Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftraum nicht dargelegt habe. Die Beklagte sei hierfür darlegungs- und beweispflichtig, da sie die Gefahr einer Abschottung der Märkte, die eine Umkehr der Darlegungs- und Beweislast rechtfertigen könne, nicht nachgewiesen habe. Eine ausschließliches oder selektives Vertriebssystem unterhalte die Klägering unstreitig nicht. Die Auszeichnung offizieller Händler sei auch nicht mit einem selektiven Vertriebssystem vergleichbar. Das System der Auszeichnung offizieller Händler sei für Außenseiter nicht nachteilig, eine faktische Marktabschottung bewirke es jedoch nicht.

Gründe II p. 7. Selbst eine von Markeninhaber nicht verlangte, aber geduldete Praxis der Vertriebsberechtigden, die Waren ausschließlich an augewählte Händler abzugeben, vermag daher eine Beweislastumkehr nicht zu rechtfertigen. Ein solches Verhalten hätte zwar eine faktische Abschottung des Marktes zur Folge, diese wäre allerdings, solange sich alle Vertriebsberechtigten daran halten, total. Ein legaler Erwerb von Ware wäre überhaupt nur möglich, wenn einer der Vertriebsberechtigten ausscheren würde. Da diese Ausscheren für ihn allerdings in Ermangelung einer Verpflichtung gegenüber dem Markeninhaber keine Konsequenzen hätte, ist nicht zu erkennen, weshalb dem Dritten eine Offenbarung seiner Quelle nicht zuzumuten sein sollte.

Gründe II p. 8.Im Übrigen ist eine faktische Abschottung des deutschen Absatzmarktes durch die Official-Dealer-Kampagne der AllStar Dach GmbH nicht festzustellen. Der Verkehr ist an das Nebeneinander von Vertragshändlern und sonstigen Anbietern gewöhnt.

Lees de uitspraak hier (pdf)

Gerecht EU 24 mei 2011, zaak T-392/10 (Euro-Information tegen OHIM)

Gemeenschapsmerk. Inschrijving woordmerk EURO AUTOMATIC CASH voor o.m. geldautomaten geweigerd. Beschrijvend merk voor alle waren en diensten waarvoor aangevraagd. Lees het arrest hier.

Gerecht EU, 24 mei 2011, zaak T-408/09 (Ancotel GmbH tegen OHIM-Acotel SpA)

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvraag gemeenschapsbeeldmerk ANCOTEL, ouder beeldmerk ACOTEL. Oppositie gedeeltelijk toegewezen, Gerecht vernietigt de beslissing, aangezien het OHIM zich bij de vaststelling van het relevante publiek ook gebaseerd op voorgenomen merkgebruik en niet slechts op de in de aanvrage vermelde waren en diensten. Lees het arrest hier

Gerecht EU 24 mei 2011, zaak T-161/10 (Longevity Health Products, Inc. tegen OHIM-Tecnifar, Industria Tecnica Farmaceutica SA)

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. aanvraag woordmerk E-PLEX, ouder nationaal woordmerk EPILEX. Relatieve weigeringsgrond. Verwarringsgevaar door overeenstemmende tekens. Lees het arrest hier.

Geografische aanduiding is niet onderscheidend

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure (hier) Gemeenschapsaanvrage beeldmerk SPS SPACE OF SOUND tegenover oudere, Spaanse beeldmerken SPACE IBIZA, DANCE MADRID etc. en woordmerk SPACE VIVA.  Relatieve weigeringsgrond. Art. 8(1)(b) GemVo. 207/2009 verkeerd geïnterpreteerd. Geografisch indicatie geen onderscheidenen karakter. Geen verwarringsgevaar. Gerecht wijst beroep af.

64. D’autre part, s’agissant du maintien d’une différence conceptuelle entre les marques en conflit eu égard à la présence des indications géographiques dans les marques antérieures, il convient de constater que, ainsi que le relève la requérante, lesdites indications géographiques ne présentent pas de caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt CK CREACIONES KENNYA, point 48 supra, point 43). (...) Dès lors, l’invocation par la requérante de l’absence de caractère distinctif des indications géographiques figurant dans les marques intérieures ne peut contribuer à démontrer l’existence d’un plus grand risque de confusion entre les marques en conflit. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la présence des indications géographiques compréhensibles par le consommateur moyen était susceptible de contribuer au maintien des différences entre les marques en conflit.

65. Eu égard à l’ensemble ce qui précède, il y a lieu de conclure, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si le public anglophone percevra une similitude conceptuelle entre les marques en conflit, que la chambre de recours a considéré, à juste titre, sur le fondement des différences visuelle et phonétique ainsi que de la moindre pertinence, pour le public non anglophone, de la comparaison conceptuelle des marques en conflit, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre lesdites marques, pour le consommateur moyen.

Lees het arrest hier (link)

Ondergoed in transito

Hof ’s-Gravenhage 26 april 2011, LJN BQ5676 (Yves Saint Laurent Parfums S.A. (YSL)  tegen Trifor International B.V.)

Merkenrecht. Rechtspraak.nl: Vordering tot afgifte van kleding die zich bevindt in transito, geplaatst onder de regeling extern douanevervoer. Afgewezen nu wederpartij slechts de douaneformaliteiten heeft verzorgd en niet blijkt dat zij feitelijk over de goederen beschikt en deze kan (doen) afgeven. Ten overvloede overwegingen over de vraag of sprake kan zijn van inbreuk op een ie-recht indien de (namaak) goederen zich bevinden in transito en zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer (kan vervaardigingsfictie worden aangenomen en wat houdt dat in?)

5. Om de zaken te kunnen afgeven is nodig dat Trifor daarover feitelijk kan beschikken als houder of anderszins. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de enkele omstandigheid dat Trifor de douaneformaliteiten heeft verzorgd en de partij is aangetroffen op de douanepost onvoldoende reden is om aan te nemen dat Trifor daarover feitelijk kan beschikken. (...) Naar het oordeel van het hof kan noch uit de omstandigheid dat Trifor de douaneformaliteiten heeft verzorgd, noch uit voormelde akte worden afgeleid dat Trifor feitelijk over de zaken kan beschikken en/of deze kan (doen) afgeven. (...)

6. Gelet op het bovenstaande behoeft grief 1 geen behandeling. Het hof merkt in dit verband nog (ten overvloede) op dat het, gelet op de uitspraken van het Hof van Justitie EG van 18 oktober 2005, C-405/03, IER 2006, 8 (Class/KB) en 9 november 2006, C-281/05, IER 2007, 30 (Montex/Diesel) maar de vraag is (nu er sprake is van doorvoer uit Turkije naar Groot-Brittanië) of aangenomen kan worden dat sprake is van inbreuk in de Benelux en het beroep van YSL op de “vervaardigingsfictie” in deze zaak - waar de vordering is gegrond op een vermeende inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht - kan opgaan. Het hof wijst nog op de conclusie van advocaat-Generaal bij het HvJ EU P. Cruz Villalón van 3 februari 2011 in de zaak Philips/Lucheng e.a. (C-446/09), die van oordeel is dat artikel 6, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 3295/94 niet in die zin kan worden uitgelegd dat het rechterlijk orgaan van de lidstaat dat overeenkomstig artikel 7 van de verordening is aangezocht door de houder van een intellectuele-eigendomsrecht, mag voorbijgaan aan het statuut van tijdelijke opslag of het transit-statuut van de betrokken goederen, en derhalve ook niet aldus, dat dit orgaan de fictie mag toepassen dat die goederen in diezelfde lidstaat zijn vervaardigd, om vervolgens met toepassing van het recht van diezelfde lidstaat te kunnen beslissen of die goederen inbreuk maken op het intellectuele-eigendomsrecht in kwestie.

7. Het hof gaat voorbij aan het door YSL gedane bewijsaanbod nu dit niet is geconcretiseerd en YSL bovendien reeds door de rechtbank bij het bestreden tussenvonnis in de gelegenheid is gesteld over haar stelling dat Trifor in staat is de goederen af te geven duidelijkheid te verschaffen, hetgeen zij heeft nagelaten. 

Lees het arrest hier (link en pdf)