Merkenrecht  

IEF 8968

Nabootsing van een woord

Vzr. Rechtbank Zwolle, 19 april 2010, LJN: BN0557, Quaron Cleaning Systems B.V. tegen Ewepo B.V.

Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Stukgelopen samenwerking. Reinigingsmiddelen. Eiser QCS stelt dat gedaagde middels de de door haar aangeboden huismerkproducten inbreuk maakt op de merkrechten van QCS en dat er ‘sprake is van onrechtmatige daad wegens ‘slaafse nabootsing.’ Wel merkinbreuk (vergissinggevaar door omstandigheden), geen slaafse nabootsing van de samenstelling van de reinigingsmiddelen, wel onrechtmatige ‘nabootsing van als onderscheidingsmiddel te beschouwen woorden.” De wat minder gebruikelijk formulering van de rechtbank noopt tot een wat langere samenvatting in citaten:

Merkenrecht: 5.4.  QCS is wel houder van het woordmerk ‘Relaxin’ zodat haar uit hoofde daarvan bescherming toekomt. Ewepo heeft één van haar huismerkproducten ‘EW Relaxin’ genoemd. De voorzieningenrechter acht aannemelijk dat door het gebruik van deze naam door Ewepo ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de kring van klanten waaraan Ewepo het product met de naam ‘EW Relaxin’ afzet grotendeels wordt gevormd door klanten die daarvóór, via Ewepo, producten van QCS afnamen. Onder deze omstandigheden is aannemelijk dat de eindgebruiker zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van het door Ewepo aangeboden product met de naam ‘EW Relaxin’ en ten onrechte kan menen dat dit product deel uitmaakt van de (reeks) door QCS aangeboden producten waarbij het bestanddeel ‘Rela’ uit het woordmerk ‘Relaxin’ in de naam verwerkt is. Het voorgaande geldt evenzeer voor het gebruik door Ewepo van het bestanddeel ‘Rela’ in de door haar gebruikte naam ‘Relafood 20’.

5.5. Geconcludeerd moet dan ook worden dat Ewepo door haar gebruik van de namen ‘EW Relaxin’ en ‘Relafood 20’ inbreuk maakt op het merkrecht van QCS.

Slaafse nabootsing:  5.7.  (…) ‘nabootsing’, dat wil zeggen dat een product gelijk is aan het ‘nagebootste’ product of zodanige elementen bevat uit het ‘nagebootste’ product dat moet worden aangenomen dat zij aan het ‘nagebootste’ product zijn ontleend.

(…) 5.9.  Gelet op het voorgaande - en nog daargelaten het feit dat van slechts vier productvergelijkingen een spectrophotoscan is overgelegd - is met de door QCS overgelegde spectrophotoscans onvoldoende aannemelijk geworden dat de huismerkproducten zijn nagebootst.

5.10. (…) Onvoldoende aannemelijk is geworden dat een periode van enkele maanden ontoereikend is voor het ontwikkelen van een beperkt aantal schoonmaakproducten.

5.11. (…)  Dat de omstandigheid dat het concentraat van het gebruikte middel in twee schoonmaakproducten gelijk is tevens moet leiden tot de conclusie dat de producten zelf ook identiek zijn is echter onvoldoende onderbouwd.

(…) 5.13. Nu niet aannemelijk is geworden dat de huismerkproducten van Ewepo gelijk zijn aan de producten van QCS zal de vordering Ewepo te verbieden haar huismerkproducten te verkopen worden afgewezen.

Nabootsing woorden:  5.14.  Nabootsing van een als onderscheidingsmiddel te beschouwen woord kan onrechtmatig zijn indien daardoor gevaar voor verwarring ontstaat.

5.15. Gezien de omstandigheid dat Ewepo tevens dealer is van de producten van QCS en zij haar (vervangende) huismerkproducten levert aan eindgebruikers die zij voorheen voorzag van QCS-producten zullen gelijkenissen in de namen van deze producten relatief snel voor verwarring kunnen zorgen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de huismerkproducten. Dit betekent dat wanneer de door Ewepo gebruikte naam voor haar huismerkproduct (sterk) lijkt op de naam die QCS voor het vergelijkbare product gebruikt - of tot voor kort gebruikt heeft - aannemelijk is dat Ewepo ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het product van QCS. Dit zal slechts anders zijn als de gelijkenis in de naam slechts betrekking heeft op woorden die geen onderscheidend vermogen hebben omdat zij bijvoorbeeld zeer algemeen zijn dan wel slechts de aard, werking, samenstelling en/of verschijningsvorm van het product beschrijven.

5.15.1. Het voorgaande in aanmerking genomen is het gebruik van de productnamen ‘EW Cetaclean’, ‘EW Pervit Pre’, ‘EW 44 Ovencip’, ‘EW 77 Supermousse’, ‘EW W8 AS’, ‘Bacto Gel’, ‘EW Ovencip’, ‘EW TCU’, ‘EW 15 ontvetter 60’, ‘EW Clean HG’, ‘EW Vertaclean’, ‘EW Deo Breeze’, ‘EW Hypomat’, ‘EW Deo Fresh’ en ‘Episan S’ onrechtmatig jegens QCS. Het betreft hier immers het zonder (geldige) reden gebruiken van - niet algemene - woorden en/of cijfers die tevens voorkomen in de (oude) namen van de ‘corresponderende’ QCS-producten, terwijl deze woorden en/of cijfers niet de aard, werking, samenstelling of verschijningsvorm van het product beschrijven. Aannemelijk is dat Ewepo met het gebruik van deze namen heeft willen aanhaken bij de namen van de producten van QCS en dat Ewepo door het gebruik van deze woorden in de benaming van haar huismerkproducten ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de producten van QCS.

5.15.2. Dit geldt niet voor het gebruik van het woord ‘liquide’ in het product met de naam ‘EW liquide’ dat dient ter vervanging van het QCS product met de (oude) naam ‘Diswash liquid’. Het woord ‘liquid’ heeft onvoldoende onderscheidend vermogen omdat het de verschijningsvorm van het product beschrijft. (…)

5.15.3. De woorden ‘Extra en ‘Maxi’ die voorkomen in de namen van de QCS producten ‘Relavit Extra’ en ‘Relavit Maxi’ alsmede in de namen van de huismerkproducten ‘EW Extra’ en ‘EW maxi’ zijn zo algemeen dat zij om die reden onderscheidend vermogen missen.

5.15.4. Het gebruik van het woord ‘Pure’ (…)  is evenmin voldoende onderscheidend te noemen. (…)

5.15.5. Het woord ‘Antifoam’ (…)  moet worden aangemerkt als een beschrijving van de aard en de werking van het product. (…)

(…) 5.16. Gelet op hetgeen is overwogen in de overwegingen 5.5 en 5.15.1 zal de vordering van eiseres het gebruik van de in de vordering genoemde namen te verbieden worden toegewezen voor zover het de in deze overwegingen genoemde namen betreft.

Rectificatie: “De afgelopen maanden heeft EWEPO B.V. 17 producten verkocht onder namen die identiek waren, dan wel sterk leken op namen van producten van Quaron Cleaning Systems B.V. te Mijdrecht. Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad is het EWEPO BV verboden deze namen nog langer voor deze producten te gebruiken”

Lees het vonnis hier.

IEF 8965

HvJ EU Portakabin - Primakabin

HvJ EU, 8 juli 2010, zaak C-558/08, Portakabin Ltd, Portakabin B.V. tegen Primakabin B.V. (prejudiciële vragen Hoge Raad der Nederlanden).

Merkenerecht. Keyword advertising. AdWords. Prejudiciële antwoorden van het Hof van Justitie  op de vraag of het opgeven van andermans merk als zoekwoord merkgebruik in de zin van één van de categorieën van art. 5 van de Richtlijn oplevert, en of daarbij de uitzonderingen van art. 6 en 7 van toepassing kunnen zijn. Geen legitiem gebruik wanneer het onmogelijk of moeilijk is om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een ander. In beginsel is merkgebruik wel toegestaan bij verkoop uitgeputte, tweedehands waren (behalve bij debranding).

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 5, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk een adverteerder kan verbieden om op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van de merkhouder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer die reclame het de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

2) Artikel 6 van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat wanneer het gebruik door adverteerders van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken als zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet kan worden verboden ingevolge artikel 5 van die richtlijn, deze adverteerders zich in het algemeen niet op de in dit artikel 6, lid 1, vermelde uitzondering kunnen beroepen om aan dat verbod te ontkomen. De nationale rechter dient echter na te gaan of er, gelet op de omstandigheden van de zaak, inderdaad geen gebruik in de zin van artikel 6, lid 1, is geweest dat kan worden beschouwd als gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

3) Artikel 7 van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk een adverteerder niet kan verbieden om, op basis van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat deze adverteerder zonder toestemming van die houder als zoekwoord heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor de wederverkoop van waren die door deze houder zijn vervaardigd en door hem of met zijn toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht, tenzij een gegronde reden in de zin van lid 2 van voormeld artikel rechtvaardigt dat deze houder zich hiertegen verzet, zoals een gebruik van dat teken dat de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen de wederverkoper en de merkhouder, of een gebruik dat de reputatie van het merk ernstig schaadt.

De nationale rechter, die dient te beoordelen of in de bij hem aanhangige zaak al dan niet sprake is van een gegronde reden:

–  kan niet op basis van het enkele feit dat een adverteerder het merk van een ander gebruikt onder de toevoeging van woorden die aangeven dat de betrokken waren worden doorverkocht, zoals „gebruikt” of „tweedehands”, constateren dat de advertentie de indruk wekt dat de wederverkoper en de houder van het merk economisch zijn verbonden of de reputatie van het merk ernstig schaadt;

–  moet vaststellen dat een dergelijke gegronde reden bestaat wanneer de wederverkoper zonder toestemming van de houder van het merk dat hij in het kader van de reclame voor zijn wederverkoopactiviteiten gebruikt, de vermelding van dit merk heeft verwijderd van de waren die door deze merkhouder zijn vervaardigd en in de handel gebracht en deze vermelding heeft vervangen door een etiket waarop de naam van de wederverkoper vermeld staat, waardoor dat merk onzichtbaar wordt gemaakt, en

–  moet in zijn overweging betrekken dat het een wederverkoper die is gespecialiseerd in de verkoop van tweedehands waren van een merk niet kan worden verboden gebruik te maken van dit merk om bij het publiek te adverteren voor zijn wederverkoopactiviteiten, die behalve de verkoop van tweedehands waren van bedoeld merk de verkoop van andere tweedehands waren omvatten, tenzij de wederverkoop van deze andere waren, gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan, het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren, ernstig zou kunnen schaden.

Lees het arrest hier

IEF 8959

Het voortgezette gebruik van een figuratief element

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 juli 2010, Kroon Kozijn Nederland B.V. tegen Elbas B.V.

Merkenrecht. Eiser Kroon maakt bezwaar tegen het gebruik van een kroon en andere vormgevingselementen in het nieuwe logo van voormalig dealer Elbas. Vorderingen afgewezen.  Geen verwarringen en hoewel “het voortgezette gebruik van een figuratief element dat conceptueel verwijst naar een vroege samenwerkingspartner veelal onrechtmatig” is, is in dit geval geen sprake van een identiek figuratief element en bovendien gebruikt gedaagde, met gestelde toestemming, in haar nieuwe logo een kroon die identiek is aan die van een van haar huidige leveranciers. 

4.3. De voorzieningenrechter stelt vast dat naar voorlopig oordeel de door Elbas gebruikte tekens weliswaar op enkele punten – het gebruik van de kleuren geel en rood, het lettertype, de term “kozijn”, (een deel van) het kader met afgeronde hoeken en wellicht ook het gebruik van een gestileerde kroon – overeenkomsten vertonen met de Kroonmerken, maar dat er ook belangrijke verschillen zijn. De verschillen – de afwijkende firmanamen, waarbij Elbas, respectievelijk Kroon de dominerende woordelementen zijn, de verschillen in vormgeving van de kaders, de verschillen in vormgeving van de afgebeelde kronen (in de Kroonmerken opgenomen als onderdeel van het kader), de in de tekens van Elbas ontbrekende driedimensionale suggestie – acht de voorzieningenrechter van groter gewicht dan de overeenkomsten. Er is naar voorlopig oordeel dan ook geen sprake van gelijke of overeenstemmende tekens, en zo is er ook geen sprake van inbreuk op de merkrechten van Kroon c.s.

4.4. Door Kroon c.s. is voorts aangevoerd dat Elbas door het gebruik van een gestileerde afbeelding van een kroon op onrechtmatige wijze zou suggereren dat er een verband is tussen haarzelf en Kroon Kozijn. Kroon c.s. stelt dat met name het voortgezette gebruik van een gestileerde kroon een voortzetting van de vroegere samenwerking suggereert en daarom onrechtmatig is.

4.5. Naar voorlopig oordeel is het voortgezette gebruik van een figuratief element dat conceptueel verwijst naar een vroege samenwerkingspartner veelal onrechtmatig. In dit geval is er geen sprake van een identiek figuratief element. Van het figuratieve element in de Kroonmerken kan zelfs betwijfeld worden of zij als een kroon zijn aan te merken, mede door de 3D weergave zal eerder worden gedacht aan een serie dakkappen dan aan een kroon. Dit neemt echter niet weg dat de huidige kroon van Elbas conceptueel wel verwijst naar de naam van haar vroegere partner.

4.6. Elbas heeft er evenwel op gewezen dat de kroon die zij thans gebruikt gelijk is aan de kroon welke volgens Elbas wordt gebruikt als logo door haar leverancier van profielen waaruit zij haar kozijnen samenstelt. Het bedoelde logo is door Elbas ter zitting getoond en ziet er uit als volgt.

4.7. Elbas heeft toegelicht dat Schüco al jaren, ook van voor en tijdens de samenwerking met Kroon Kozijn, haar leverancier is. Zij stelt toestemming van Schüco te hebben gekregen om dit logo, het kroontje, te gebruiken.

4.8. Door Kroon c.s. is dit relaas niet deugdelijk betwist. Naar voorlopig oordeel is het gebruik van dit kroontje met toestemming van de rechthebbende niet onrechtmatig jegens de rechthebbende maar ook gerechtvaardigd in de relatie van Elbas tot Kroon c.s. Kroon c.s. kan zich niet verzetten tegen het gebruik door Elbas van een logo van haar leverancier. Het gebruik van dit specifieke kroontje is dan ook niet onrechtmatig.

 Lees het vonnis hier.

IEF 8951

Voor alle deelnemers was duidelijk wat het ‘concept’ inhield

Rechtbank Rotterdam, 30 juni 2010, HA ZA 09-1052, Kamer van Koophandel Nederland tegen Kantoor voor Klanten BVBA c.s. (met dank aan Olaf van Haperen, Lawton Advocaten en Nanda Ruyters, AKD Prinsen van Wijmen).

Auteursrecht. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. Uitgebreid tussenvonnis, 29 pagina's, in de bodemzaak tussen Kamer van Koophandel en Kantoor voor Klanten, betreffende de acquisitiefraude van december 2008 (zie vanaf IEF 7804). Een zoals de rechtbank overweegt ‘zowel feitelijk als juridisch grootschalige zaak’ waarin uiteindelijk tot het oordeel wordt gekomen dat inbreuk is gemaakt op zo goed als alle IE- rechten van de KvK (zelfs “Kantoor voor Klanten" en "Kantoor voor Klantenservice" maken inbreuk op de merkrechten van Kamer van Koophandel waarin het woord "KvK" of "Kamer van Koophandel voorkomt) en,  heel interessant, dat er aanleiding is om de natuurlijke personen achter de rechtspersonen aansprakelijk te stellen ingevolge de groepsaansprakelijkheid van art 6:166 BW en hoofdelijk te veroordelen tot de schade (ca. €400.000) en de (o.a. 1019h) proceskosten (ca. €75.000). Mogelijk verbeurde dwangsommen na KG vonnis: €950.000 p.p.). Kort in citaten:

Merkenrecht: 5.6 Hoewel er tussen het beeld van merk en laatstbedoeld logo ook diverse verschillen zijn, vertonen zij als totaalindruk een duidelijke en overwegende visuele gelijkenis. Aan te nemen valt dat bij het in aanmerking komende publiek, bestaande uit Nederlandse ondernemers die merk en logo veelal niet naast elkaar zien, verwarring kan ontstaan. (…)  De conclusie moet zijn dat het gebruik van het logo inbreuk maakt op het merkrecht van Kamer van Koophandel (met name het woord-beeldmerk met inschrijvingnummer 0801253) als bedoeld in art. 2.20 lid 1 aanhef en onder b BVIE.

5.7 In de aanbiedingsbrief en op de website www.kvkhandelsregister.nl wordt (meermalen) het woord "KvKhandelsregister.nl" en het woord "www.kvkhandelsregister.nl" gebruikt. "KvK" respectievelijk "kvk" is een belangrijk onderdeel van het betreffende woord en dit element is gelijk aan of sterk overeenstemmend met het woordmerk "KvK" van Kamer van Koophandel, waardoor tussen beide woorden en het merk een grote gelijkenis bestaat. (…) Het gebruik van deze woorden maakt derhalve inbreuk op het bedoelde merk van Kamer van Koophandel.

5.8 Mede gelet op de wijze waarop de aanduiding "Kantoor voor Klanten" door Kantoor voor Klanten c.s. is gebruikt, acht de rechtbank de - voluit geschreven - aanduidingen "Kantoor voor Klanten" en "Kantoor voor Klantenservice" eveneens inbreukmakend op de merkrechten van Kamer van Koophandel waarin het woord "KvK" of "Kamer van Koophandel" voorkomt, doordat deze zodanig overeenstemmen dat verwarring bij het publiek te duchten is.

Auteursrecht: 5.9 Vaststaat dat Kamer van Koophandel het auteursrecht bezit op het logo dat ook door haar als merk is gedeponeerd. Voorts kan worden gezegd dat de vormgeving van zowel haar factuur voor de jaarlijkse bijdrage als die van haar website www.kvk.nl een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. (…)

5.11 (…) Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van ontlening aan en nabootsing van de werken van Kamer van Koophandel - in het bijzonder van de auteursrechtelijk kenmerkende elementen daarvan - en zijn de bijdragebrief en de website www. kvkhandelsregister.nl te beschouwen als verveelvoudiging van die werken. Dat betekent dat daarmee inbreuk is gemaakt op de auteursrechten van Kamer van Koophandel.

Handelsnaamrecht: 5.13 Ten aanzien van het gebruik van de namen "Kantoor voor Klanten" en "Kantoor voor Klantenservice" moet, gelet ook op de wijze waarop Kantoor voor Klanten c.s. de eerstgenoemde naam hebben gebruikt (met de bedoeling om 'aan te sluiten' bij Kamer van Koophandel) en de aard van de betrokken ondernemingen, eveneens worden geoordeeld dat deze namen zo weinig afwijken van de handelsnaam "KvK" van Kamer van Koophandel dat gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat.

Aansprakelijkheid: 5.48 Op grond van hetgeen hiervoor is vermeld onder 5.25 tot en met 5.47, een en ander in onderling verband en samenhang bezien, komt de rechtbank tot het oordeel dat sprake is geweest van onrechtmatig handelen in groepsverband, waaraan de verschillende deelnemers, te weten Kantoor voor Klanten, […], […],[…],[…],[…] en Kantoor voor Klantenservice, eik bewust hebben bijgedragen. Er was een plan gemaakt ("concept"), waarvoor een groot aantal onderling op elkaar afgestemde activiteiten nodig was (zie onder 5.23) en samenwerking vereist was. Het schadeveroorzakend onrechtmatig handelen gebeurde in naam van de daartoe opgerichte rechtspersoon Kantoor voor Klanten, de natuurlijke personen hadden elk één of meer taken op zich genomen en ook Kantoor voor Klantenservice had een rol. Voor alle deelnemers - ten aanzien van de twee rechtspersonen: hun bestuurders - was duidelijk wat het "concept" inhield en moet ook duidelijk zijn geweest dat de uitvoering ervan tot aanmerkelijke schade zou kunnen leiden, zowel voor de zeer omvangrijke groep van geadresseerde ondernemingen als voor Kamer van Koophandel. Dit heeft hen echter niet ervan weerhouden om bij te dragen aan de voorbereiding en uitvoering van het "concept". Er zijn geen omstandigheden gesteld of gebleken op grond waarvan het deelnemen niet aan ieder van de deelnemers zou kunnen worden toegerekend. Niet is bestreden dat het onrechtmatig handelen tot schade heeft geleid. Dat betekent dat Kantoor voor Klanten c.s. daarvoor hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Lees het vonnis hier.

IEF 8943

Niet beperkt

Benelux Gerechtshof, 24 juni 2010, A 2009/5/10, Van Hilst B.V. e.a. tegen The Jaguar Collection Ltd.  (met dank aan Monique Hennekens, Banning)

Merkenrecht. BMW, BVIE en TRIPs Antwoord op prejudiciële vragen (Hoge Raad,  26 juni 2009 IEF 8017) over de uitleg van art. 4, aanhef en onder 5, oud BMW voor de periode vóór inwerkingtreding van art. 16 lid 3 Trips-Verdrag. De nietigverklaring van een merkinschrijving wegens overeenstemming met een ouder bekend merk beperkte zich niet tot gevallen waarin het jongere merk voor dezelfde of soortgelijke waren werd gebruikt als het oudere. De term ‘verwarring’ in artikel 4 BMW  moet aldus worden uitgelegd dat het ook de zogeheten ‘indirecte verwarring’ omvatte.
 
Met betrekking tot de eerste vraag: 20. Voor de periode voorafgaande aan de inwerkingtreding van art: 16 lid 3 TRIPS-Verdrag, moet art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) aldus worden uitgelegd dat deze bepaling de bescherming die zij het algemeen bekende merk biedt, niet beperkt tot het recht zich te verzetten tegen inschrijving van dat merk door een ander voor gelijke of soortgelijke waren als waarvoor het algemeen bekende merk wordt gebruikt.

Met betrekking tot de tweede vraag: 21. Voor de bescherming op de voet van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) van het algemeen bekende merk als bedoeld in art. 6bis Verdrag van Parijs geldt de in de eerste vraag genoemde periode de eis dat het ingeschreven merk directe of indirecte verwarring kon stichten met het ingeroepen algemeen bekende merk. Bij de beoordeling van dit verwarringsgevaar kan de mate van gelijksoortigheid van de waren een rol spelen.

Lees het arrest hier.

IEF 8938

Alleen algemene overwegingen zijn onvoldoende

HvJ EU, 24 juni 2010, zaak C-51/09, Harman International Industries, Inc. tegen Barbara Becker

Gemeenschapsmerken. Persoonsnamen. Oppositie tegen woordmerk ‚Barbara Becker’ op grond van oudere gemeenschapswoordmerken ‚BECKER’ en ‚BECKER ONLINE PRO’. Het Hof vernietigt het arrest van het Gerecht. Het Gerecht, dat de oppositie toewees, heeft niet alle relevante factoren van het  concrete geval onderzocht. “Rekening moet ook worden gehouden met de mogelijke bekendheid van de persoon die verzoekt om de inschrijving als merk van zijn voornaam en zijn familienaam in hun geheel, aangezien het voor de hand ligt dat deze bekendheid een weerslag op de perceptie van het merk door het relevante publiek kan hebben.”

35 In casu heeft het Gerecht, na alle in de punten 30 tot en met 33 van het onderhavige arrest uiteengezette regels in herinnering te hebben gebracht, in het kader van zijn beoordeling van de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken in wezen geoordeeld, ten eerste, dat aangezien de consument in een deel van de Unie doorgaans in een merk een groter onderscheidend vermogen aan de familienaam toekent dan aan de voornaam, aan het element „Becker” van het aangevraagde merk mogelijkerwijs een groter onderscheidend vermogen zal worden toegekend dan aan het element „Barbara”, ten tweede, dat de omstandigheid dat mevrouw Becker in Duitsland beroemd is de overeenstemming tussen de conflicterende merken onverlet liet aangezien deze naar dezelfde familienaam verwijzen en het element „Barbara” gewoon een voornaam is, en ten derde, dat het element „Becker” een zelfstandige onderscheidende plaats in het samengestelde merk behield aangezien het als een familienaam zal worden opgevat.

36. Ook al bezit in een deel van de Unie de familienaam mogelijkerwijs meer onderscheidend vermogen dan de voornaam, dient niettemin rekening te worden gehouden met de specifieke elementen van de aan de orde zijnde zaak en inzonderheid met de vraag of de betrokken familienaam weinig dan wel veel voorkomt, hetgeen een invloed op dit onderscheidend vermogen kan hebben. Voor de naam „Becker”, waarover de kamer van beroep heeft opgemerkt dat deze veel voorkomt, is dat het geval.

37. Rekening moet ook worden gehouden met de mogelijke bekendheid van de persoon die verzoekt om de inschrijving als merk van zijn voornaam en zijn familienaam in hun geheel, aangezien het voor de hand ligt dat deze bekendheid een weerslag op de perceptie van het merk door het relevante publiek kan hebben.

38. Verder moet worden geoordeeld dat een familienaam in een samengesteld merk niet in alle gevallen een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt, louter omdat deze als een familienaam zal worden opgevat. Tot een dergelijke plaats kan immers enkel worden geconcludeerd nadat alle relevante factoren van het concrete geval zijn onderzocht.

39. Bovendien zouden, zoals de advocaat-generaal in punt 59 van zijn conclusie in wezen heeft aangegeven, de door het Gerecht geformuleerde gronden om tot het bestaan van begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende merken te concluderen, indien deze gronden conform artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 zouden worden bevonden, ertoe leiden dat elke familienaam die een ouder merk vormt, kan worden tegengeworpen aan de inschrijving van een merk dat uit een voornaam en uit die naam bestaat, ook al komt laatstgenoemde naam bijvoorbeeld veel voor of beïnvloedt de toevoeging van de voornaam de perceptie van het relevante publiek van het aldus samengestelde merk vanuit begripsmatig oogpunt.

40. Uit een en ander volgt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door zijn beoordeling van de begripsmatige overeenstemming van de merken op aan de rechtspraak ontleende algemene overwegingen te baseren, zonder alle relevante – voor de onderhavige zaak specifieke – elementen te hebben onderzocht, in weerwil van het vereiste dat het gevaar voor verwarring globaal dient te worden beoordeeld, met inaanmerkingneming van alle relevante factoren van het concrete geval en op basis van de door de conflicterende merken opgeroepen totaalindruk.

41. Hieruit volgt dat het aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ontleende middel van de hogere voorziening moet worden toegewezen en dat het bestreden arrest dus moet worden terugverwezen naar het Gerecht.

Lees het arrest hier.

IEF 8935

Tweelingschoenen

CAmperVzr. Rechtbank Amsterdam, 24 juni 2010, KG ZA 09-1258 P/TF, Van Gastel Shoes B.V. c.s. tegen Camper S.L. c.s. (met dank aan Maarten Haak, Hoogenraad & Haak).

Merkenrecht. Schoenen. Vorderingen afgewezen, geen belang. TWS niet verwarringwekkend overeenstemmend met TWINS.

Eiser Van Gastel is houder van het beeldmerk Twins voor Schoenen. Eerder gebruik van gedaagde Camper van het teken TWINS (voor ‘tweelingschoenen’, die net even van elkaar afwijken) resulteerde in 2002 onthoudingsverklaring. Na gebruik door Camper van TWINS in 2008, heeft Camper het teken TWINS vervangen door TWS (‘The Walking Society’).  De voorzieningenrechter oordeelt dat TWS geen inbreuk maakt op TWINS, verwarringsgevaar  is niet aannemelijk. “Slechts als men op de hoogte is van de geschiedenis tussen partijen zou het idee kunnen ontstaan dat TWS mogelijk verwijst naar TWINS.” Compensatie proceskosten, omdat “ook mede door toedoen van Camper deze procedure [is] blijven voortduren.”

4.4. Nu er in zijn geheel beschouwd aanmerkelijke verschillen bestaan tussen het beeldmerk TWINS en het teken TWS. is niet aannemelijk geworden dat er bij het in aanmerking komend publiek enig gevaar voor verwarring kan ontstaan. Slechts als men op de hoogte is van de geschiedenis tussen partijen zou het idee kunnen ontstaan dat TWS mogelijk verwijst naar TWINS. De gemiddelde en normaal geïnformeerde consument zal daar echter niet bij stilstaan, mede gelet op het beperkte gebruik van het teken TWINS door Camper in de Benelux. De vorderingen met betrekking tot het inbreukmakend gebruik van een overeenstemmend teken dienen dan ook eveneens te worden afgewezen nu niet voldoende aannemelijk is geworden dat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat er sprake is inbreukmakend handelen op dit punt.

 4.5. Nu - zoals hiervoor onder 4.2 overwogen - er aanwijzingen zijn dat ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding Camper het teken TWINS nog gebruikte, althans Camper niet de toezegging wilde doen geen inbreukmakend gebruik te maken van het teken TWINS is derhalve ook mede door toedoen van Camper deze procedure blijven voortduren. Daar staat tegenover dat de vordering met betrekking tot TWS wordt afgewezen. Onder deze omstandigheden komt het redelijk voor om de proceskosten tussen partijen te compenseren, met dien verstande dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Lees het vonnis hier

IEF 8927

Geen omkering van de bewijslast

Rechtbank ’s-Gravenhage,  16 juni 2010,  HA ZA 09-195, Zino Davidoff, Joop!, Jlo Holding Company Llc & Coty Prestige Lancaster Group tegen gedaagden

Merkenrecht. Parallelimport parfum. Geen uitputting. Geen omkering bewijslast ex Van Doren/Lifestyle, nu Davidoff weet volgens gedaagde ‘welke dépositairs in haar distributiesysteem op grote schaal zouden verkopen aan handelaren buiten het distributiesysteem.’ Geen omkering bewijslast ex. Art 150 Rv. Geen misbruik van recht omdat Davidoff c.a. haar merkrechten zou gebruiken voor ‘marktordening’. Vordering Jennifer Lopes afgewezen, aangezien merk nog niet is geregistreerd.

Omkering bewijslast: 4.2. (…)  de bewijslast ter zake de uitputting bij degene ligt die zich daarop beroept, tenzij deze er in slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen. Tussen partijen is niet in geschil dat deze uitzondering zich in casu niet voordoet. (…) Integendeel, volgens de stellingen van [XY] weet Davidoff c.s. welke dépositairs in haar distributiesysteem op grote schaal zouden verkopen aan handelaren buiten het distributiesysteem, zodat de reden die ten grondslag ligt aan de uitzondering die het Hof van Justitie in dat arrest heeft geformuleerd, niet van toepassing is op de onderhavige situatie. De uitzondering diende immers ter bescherming van aan de merkhouder nog niet bekende informatie over parallel handelende distributeurs, die de merkhouder vervolgens in staat zou stellen in de toekomst markten af te schermen.

4.3. Ingevolge artikel 150 Rv zou omkering van de bewijslast voorts nog mogelijk kunnen zijn op grond van de redelijkheid en billijkheid. Van deze mogelijkheid dient terughoudend en slechts in bijzondere omstandigheden gebruik te worden gemaakt. Het feit dat Davidoff c.s. nalaat om door middel van een markering of codering aan te geven welke producten wel of niet door haar in de EER in het verkeer zijn gebracht terwijl dit voor haar mogelijk zou zijn, vormt op zichzelf geen reden tot omkering van de bewijslast. Ook de enkele, door Davidoff c.s. betwiste en niet met stukken onderbouwde, stelling van [XY] dat er veelvuldig wordt verkocht vanuit het selectief distributiestelsel van Davidoff c.s. aan niet tot dat stelsel behorende handelaren en dat Davidoff c.s. dat gedoogt, is onvoldoende om de bewijslast om te keren.

4.4. De slotsom is dat de bewijslast van de stelling dat de door hem verhandelde producten zijn uitgeput, op [XY] rust. [XY] heeft zijn stellingen ter zake naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd. (…)

Misbruik van recht: 4.6. [XY] stelt voorts dat Davidoff c.s. misbruik van recht maakt door in de gestelde omstandigheden haar merkrechten te handhaven. Volgens [XY] gebruikt Davidoff c.s. haar merkrechten in dit geval niet voor de functie waarvoor deze zijn bedoeld, maar voor marktordening. Dit verweer slaagt niet. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Davidoff c.s. voldoende gemotiveerd dat zij er belang bij heeft om de verkoop door [XY] tegen te gaan omdat het exclusieve imago van haar merken door die verkoop kan worden geschaad aangezien [XY] niet gebonden is aan de voorwaarden van haar selectieve distributiesysteem. [XY] heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat Davidoff c.s. haar merkrechten uitsluitend met een ander doel handhaaft dan het doel, althans één van de doelen, waarvoor deze rechten zijn verleend.

4.7. Er is evenmin sprake van misbruik van recht op de grond dat het belang dat Davidoff c.s. heeft bij handhaving niet opweegt tegen de belangen van [XY] bij het ongestoord verhandelen van de niet-uitgeputte waren. [XY]’s stelling dat Davidoff c.s. de grote ‘lekken’ in haar selectief distributiesysteem ongemoeid laat is, zoals hiervoor al overwogen, in het licht van de betwisting daarvan door Davidoff c.s. onvoldoende onderbouwd. Bovendien heeft [XY] niet gemotiveerd wat zijn eigen zwaarwegende belang is, zodat de rechtbank er vanuit gaat dat dit bestaat uit zijn eigen belang bij het vrij kunnen verhandelen van de waren onder de merken van Davidoff c.s.. Onder deze omstandigheden kan niet worden aangenomen dat er sprake is van een belang dat zwaarder dient te wegen dan het belang van Davidoff c.s., zodat het beroep op misbruik van recht faalt.

Lees het vonnis hier.

IEF 8926

Dat gedaagde nog altijd achter de betreffende websites zit

Vzr. Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 16 juni 2010, LJN: BM7956, De maatschap tegen gedaagden.

Onrechtmatige publicatie op het internet, met paar IE-componenten. Eisers vorderen de verwijdering van uitlatingen over de maatschap en haar medewerkers die, zo stellen eisers, door gedaagden op diverse websites en blogs op het internet zijn gepubliceerd. Vorderingen gedeeltelijk toegewezen. Verwijzing naar Pirate Bay-vonnis i.v.m. betrokkenheid / persoon ‘achter de betreffende websites’. Inbreuk merkenrecht, auteursrecht en portretrecht niet aannemelijk. Geen 1019h proceskosten.

Betrokkenheid: 4.7.   Door eisers is in dit kader nog gewezen op een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam (LJN: BK1067). Eisers stellen zich op het standpunt dat voldoende aannemelijk is dat [gedaagde sub 1] nog altijd achter de betreffende websites zit, onder meer omdat hij niet heeft aangegeven aan wie hij de domeinnamen heeft overgedragen.

De voorzieningenrechter is echter voorlopig van oordeel dat – anders dan eisers menen – geen sprake is van een zelfde soort situatie als aan de orde in voornoemde zaak. Daarbij weegt de voorzieningenrechter met name de volgende omstandigheden mee:
-  in de door eisers aangehaalde zaak is sprake van een strafrechtelijke veroordeling door de Zweedse rechter op grond van overtreding van de “Copyright Act 1960:729” en het Zweedse wetboek van strafrecht. In deze procedure heeft de strafrechter in eerste instantie de betrokkenheid van eisers in de procedure bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam bij de website The Pirate Bay bewezen verklaard en alhoewel dit oordeel nog onderhevig is aan hoger beroep, vormt het – naar het oordeel van de voorzieningenrechter Amsterdam – wel een aanwijzing voor hun betrokkenheid;
-  in de door eisers aangehaalde zaak hebben eisers, ook na het vonnis van de Zweedse strafrechter, veelvuldig de publiciteit gezocht en daarin te kennen gegeven dat The Pirate Bay, ondanks het feit dat zij zijn veroordeeld, zal doorgaan. Daaruit moet – naar het oordeel van de voorzieningenrechter Amsterdam – worden geconcludeerd dat eisers op dat moment van mening waren, of de indruk hebben willen wekken, dat zij The Pirate Bay vertegenwoordigen, dan wel een leidinggevende rol bij de website vervullen (LJN: BK1067 rechtsoverweging 5.16 en 5.17). Van dergelijke omstandigheden is in de thans voorliggende zaak geen sprake.

4.8. Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen, zoals weergegeven onder 1 a tot en met e van de dagvaarding, zullen worden afgewezen voor zover ze betrekking hebben op andere uitlatingen dan die op “[domeinnaam]”.

Inbreuk merkenrecht, auteursrecht en portretrecht: 4.17.  Ten aanzien van de vorderingen onder 1 e en f overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Gelet op hetgeen door [gedaagde sub 2] is aangevoerd, hebben eisers onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd ter onderbouwing van hun stelling dat momenteel op de website “[domeinnaam]” (nog) foto’s staan afkomstig van werknemers van de maatschap, of dat het beeldmerk of woordmerk van [eiseres sub 1] (nog) op de website staat. Nu onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat sprake is van een inbreuk op de merk- en auteursrechten of de portretrechten van eisers, zullen de vorderingen onder 1 e en f daarom, evenals de vorderingen onder 5 en 6 in de dagvaarding, worden afgewezen.

Proceskosten: 4.18.  Er is, gelet op het relatief geringe belang van de op het intellectuele eigendomsrecht gebaseerde vorderingen van eisers en hetgeen onder 4.16 is overwogen, geen aanleiding om af te wijken van het uitgangspunt dat de proceskosten worden berekend volgens het liquidatietarief. (…)

Lees het vonnis hier.

IEF 8923

Valse merkkleding en het wegmaken van een lijk

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 16 juni 2010, LJN: BM7688, Strafzaak (wegmaken lijk en merkinbreuk)

Merkenrecht. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het wegmaken van een lijk, door dat weg te voeren naar een braakliggend terrein en het aldaar te verbranden. Niet is vast te stellen wat de mogelijke betrokkenheid van de verdachte bij het om het leven brengen van het slachtoffer is geweest. Onder deze omstandigheden kan dan ook niet anders worden geconcludeerd dan dat, bij het ontbreken van voldoende wettig en overtuigend bewijs, de verdachte dient te worden vrijgesproken van de onder 1 tenlastegelegde moord dan wel doodslag. Voorts heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het telen, verwerken, voorhanden hebben en verkopen van hennep. Ten slotte heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het (ter verspreiding) voorhanden hebben van valse merkkleding. Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 34 maanden, met aftrek van voorarrest, een passende en geboden reactie vormt.
 
Lees het arrest hier.