Merkenrecht  

Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 3 maart 2010, KG ZA 10-37, Bodum AG & PI-Design tegen Ten Berg’s Handelsmaatschappij B.V.

Merkenrecht. Auteursrecht. Modellenrecht. Dubbelwandige glazen. Kort geding na opheffingskortgeding na ex parte(Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 december 2009, IEF 8486). Bodum stelt dat gedaagde middels haar tweewandige glazen (‘Double Feeling”) en door het gebruik van de metatag BODUM  inbreuk maakt op de aan Bodum toekomende auteurs- model- en merkrechten. Vordering toegewezen (afgewezen in opheffingskortgeding).

Strijd met de goede procesorde. Auteurs- en modelrechtelijke  vorderingen afgewezen nu deze zelfde vorderingen op grond van dezelfde juridische en feitelijke grondslagen zijn afgewezen in  het opheffingskortgeding.  Merkenrechtelijk vordering m.b.t. metatag wel toegewezen:  Ongerechtvaardigd voordeel trekken uit onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk van Bodum.

Goede procesorde: 4.2. Het is vaste rechtspraak dat het aanhangig maken van een kort geding nadat in een eerder kort geding dezelfde vorderingen op grond van dezelfde juridische en feitelijke grondslagen zijn afgewezen, in strijd is met de goede procesorde, althans misbruik van procesrecht oplevert (vgl. HR 27 mei 1983, LJN AG4601). Deze regel geldt wellicht niet onverkort als de eerste procedure een ex parte procedure in de zin van artikel 1019e Rv betreft, aangezien in die procedure strengere eisen aan de aannemelijkheid van de inbreuk en de spoedeisendheid van de voorziening plegen te worden gesteld dan in een kort geding in de zin van artikel 254 Rv. Die situatie doet zich echter niet voor als in de eerste procedure de verzochte maatregelen aanvankelijk ex parte zijn toegewezen, maar in het kader van een daarop volgende herzieningsprocedure op tegenspraak krachtens artikel 1019e lid 3 Rv zijn herroepen. (…)

4.3 (…)  De hoofdvordering die Bodum in deze procedure heeft ingediend, is hetzelfde als de in de ex parte procedure verzochte maatregel, te weten een voorlopig bevel om inbreuken op de auteursrechten en modelrechten van Bodum te staken. De feitelijke grondslagen die Bodum voor deze maatregel heeft aangevoerd, zijn ook identiek. (…) Geconcludeerd moet dus worden dat Bodum in strijd heeft gehandeld met de goede procesorde, althans misbruik van haar processuele rechten heeft gemaakt. Gelet daarop kan een inhoudelijke beoordeling van de grondslagen van haar vorderingen met betrekking tot de glazen achterwege blijven.

Slaafse nabootsing: 4.5. Het betoog van Bodum dat zij haar vorderingen ook baseert op een nieuwe grondslag, te weten slaafse nabootsing, kan evenmin leiden tot een andere conclusie. Bodum vordert namelijk geen bevel tot staking van slaafse nabootsing of ander onrechtmatig handelen. Haar vordering heeft uitsluitend betrekking op inbreuken op auteursrechten en modelrechten (zie het in r.o. 3.1 weergegeven citaat). Zelfs nadat de voorzieningenrechter Bodum daar ter zitting op had gewezen, is het gebrek niet hersteld.(…)

Metatag: 4.6. De voorgaande conclusies over de processuele handelswijze van Bodum gelden niet voor het geschil over het gebruik van het teken BODUM als metatag. Dat geschil maakte namelijk geen onderdeel uit van de eerder tussen partijen gevoerde procedures omdat Bodum dat gebruik – naar zij stelt – pas begin februari 2010 heeft geconstateerd. Dit gebruik vergt dus wel een inhoudelijke beoordeling.

(…)

4.8. Naar voorlopig oordeel is het gewraakte gebruik van het teken BODUM strijdig met artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE omdat Ten Berg ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk van Bodum. Voorshands moet namelijk worden aangenomen dat het gebruik van het teken BODUM als metatag op zijn minst bepaalde zoekmachines beïnvloedt in die zin dat door dat gebruik de website van Ten Berg in de lijsten met zoekresultaten staat die verschijnt als internetgebruikers het woord “Bodum” als zoekterm invoeren in die zoekmachines, althans dat de website van Ten Berg een hogere plaats in die lijsten inneemt dan die zou hebben gehad zonder dat gebruik. Ten Berg erkent ook dat zij de metatag heeft gebruikt om de vindbaarheid van haar internetpagina te vergroten.

4.10. Op grond van het voorgaande komt het gevorderde verbod voor toewijzing in aanmerking. Hoewel Ten Berg stelt het gebruik van de metatag al te hebben staakt, heeft Bodum een spoedeisend belang bij toewijzing van het verbod omdat Ten Berg niet onvoorwaardelijk heeft willen toezeggen het gebruik gestaakt te houden. (…)

Lees het vonnis hier.

Tractatenblad Jaargang 2010, nr. 59. Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT) (1996); Genève, 20 december 1996

“Het Verdrag zal ingevolge artikel 21, onder ii, voor het Koninkrijk der Nederlanden op 14 maart 2010 in werking treden. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag alleen voor Nederland gelden.”

Lees het verdrag hier.

HvJ EG, 25 februari 2010, zaak C-408/08 P, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC tegen OHIM / CMS Hasche Sigle

Merkenrecht. Artikelen 55, lid 1, sub a, en 7, lid 1, sub c. Nietigverklaring beschrijvend woordmerk COLOR EDITION (cosmetica). Nietigheidsprocedure ingesteld door Advocatenkantoor: procesbelang voor instelling van vordering tot nietigverklaring van merk op grond van absolute nietigheidsgrond?

Artikel 55, lid 1, sub a: 39  Zoals het Gerecht in wezen in de punten 22 tot en met 25 van het bestreden arrest heeft opgemerkt, bepaalt artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening voorts dat een vordering tot nietigverklaring op grond van een absolute nietigheidsgrond kan worden ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsmede iedere groepering die opgericht is om de belangen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaars of consumenten te behartigen en die bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden, terwijl artikel 55, lid 1, sub b en c, van de verordening, betreffende vorderingen tot nietigverklaring op grond van een relatieve nietigheidsgrond, het recht om een dergelijke vordering in te stellen, enkel toekent aan bepaalde specifieke personen die een procesbelang hebben. Het Gerecht heeft terecht daaruit geconcludeerd dat uit de systematiek van dit artikel blijkt dat de wetgever de personen die een vordering tot nietigverklaring kunnen instellen, heeft willen beperken in het tweede geval, maar niet in het eerste.

40. Ten slotte heeft het Gerecht eveneens op goede gronden in punt 26 van het bestreden arrest in wezen gesteld dat, terwijl de relatieve weigeringsgronden de belangen van de houders van een aantal oudere rechten beschermen, de absolute weigeringsgronden de bescherming beogen van het algemeen belang dat eraan ten grondslag ligt, hetgeen verklaart dat artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening niet eist dat degene die nietigverklaring vordert, een procesbelang aantoont.

41. Verder faalt het betoog van Lancôme, dat artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat een daadwerkelijk of potentieel economisch belang bij doorhaling van het litigieuze merk is vereist om een vordering tot nietigverklaring van dit merk bij het BHIM te kunnen instellen.

Artikel 7, lid 1, sub c: 63. In casu heeft het Gerecht zich eerst op het standpunt gesteld dat het teken „COLOR EDITION” uitsluitend bestond uit aanwijzingen die konden dienen tot aanduiding van bepaalde kenmerken van de betrokken waren. Vervolgens heeft het Gerecht in punt 49 van het bestreden arrest geoordeeld dat de associatie van de woorden „color” en „edition” geen ongebruikelijke, maar een gangbare structuur vertoonde gelet op de lexicale regels van de Engelse taal en dat het aangevraagde merk bij het doelpubliek dus geen indruk wekte die voldoende ver verwijderd was van de indruk die ontstond door de nevenschikking zonder meer van woordelementen waaruit het merk bestond zodat de betekenis of de draagwijdte ervan werd gewijzigd.

64. Zoals de advocaat-generaal in punt 98 van zijn conclusie heeft opgemerkt, geeft deze benadering gelet op de in de punten 61 en 62 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Lees het arrest hier. 

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 16 februari 2010, LJN: BL5296, Stichting Oosteuropa Zending e.a. tegen Stiftung Osteuropa Mission (Schweiz).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Gebruik adressenbestand. Stukgelopen samenwerking. Hof bekrachtigt vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank Rotterdam, 28 maart 2006, helaas niet gepubliceerd). Stiftung Osteuropa Mission Schweiz (“OEM”) vordert ondermeer een verbod op het gebruik door Stichting Oosteuropa Zending (“SOZ”) van de naam “Osteuropa Mission International Schweiz” alsmede een verbod om een naam te registreren waarin de woorden “Osteuropa” voorkomen. Vorderingen deels toegewezen. Verbod op gebruik naam en logo zendingsorganisatie.

SOZ heeft niet aannemelijk gemaakt dat OEM de bevoegdheid om haar naam en het bewuste logo te hanteren heeft ontleend aan SOZ en/of de (internationale) samenwerking en dat die bevoegdheid is geëindigd met het eindigen van die samenwerking.

“8. [appellanten] hebben in eerste aanleg een beroep gedaan op een inschrijving ten name van SOZ van het door (SOZ en) OEM (Schweiz) gebruikte logo als beeldmerk bij het Benelux Merkenbureau (thans: Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom) van 10 november 2005 en op een depot van het gecombineerde woord/beeldmerk dat bestaat uit het bedoelde logo in combinatie met de woorden "Osteuropa Mission International Schweiz", bij de Zwitserse merkenautoriteit (productie 13, gedateerd 23 november 2005). Het verweer van [appellanten] dat SOZ en de nieuw opgerichte organisatie daaraan het exclusieve recht ontlenen om het logo te gebruiken en dat het OEM (Schweiz) is die daarop inbreuk maakt is echter in het geheel niet onderbouwd. Gelet op het feit dat OEM (Schweiz) al bij inleidende dagvaarding een beroep heeft gedaan op de aan haar toekomende merk- (en handelsnaam)rechten, alsmede gelet op het feit dat de depots zijn verricht na het eindigen van de samenwerking tussen [appellanten] en OEM (Schweiz), had het op de weg van [appellanten] gelegen gemotiveerd te stellen dat is voldaan aan de in de diverse regelingen gestelde voorwaarden voor het kunnen uitoefenen van de aan een merkrecht verbonden bevoegdheden, respectievelijk dat en waarom de door SOZ verrichte depots tot de conclusie leiden dat geen sprake is van onrechtmatig handelen van [appellanten] Voor het kunnen uitoefenen van die bevoegdheden is immers de enkele inschrijving van het merk niet voldoende. Het gebrek aan onderbouwing klemt temeer in het licht van het door OEM (Schweiz) gestelde en door het hof vooralsnog erkende eerdere gebruik, waardoor zich de conclusie opdringt dat de depots van SOZ te kwader trouw zijn verricht, in elk geval wat betreft de Benelux-depots (vgl. art. 4 lid 6 van de Benelux Merkenwet/art. 2.4 sub f van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom). De grief faalt derhalve in zoverre.”

“11. Het hof is van oordeel dat OEM (Schweiz) voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het adressenbestand haar toebehoort. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat [appellanten] in eerste aanleg hebben erkend (pleitnota sub 24) dat SOZ beschikt over de adressen van OEM (Schweiz) en stellen dat haar deze door OEM (Schweiz) zijn geleverd (zodat deze er zelf ook over zou moeten beschikken). Voorts neemt het hof in aanmerking dat, zoals bij de bespreking van grief I is overwogen, van de door [appellanten] gestelde ondergeschiktheid niets is gebleken, maar wél van een zakelijke samenwerking, waarin past dat [appellanten] de adressen van OEM (Schweiz) beheerde. Ook grief III faalt derhalve.”

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof 's-Gravenhage, 16 februari 2010, LJN: BL5298. Technisch Installatiebureau "Rotterdam" B.V. mede h.o.d.n. "TIB Rotterdam" tegen TBI holdings B.V.

Handelsnaamrecht. Het hof bekrachtigt grotendeels het vonnis waarvan beroep (Rechtbank Rotterdam 2 april 2008, IEF 6038). Gevaar voor verwarring. Andere partijen dan de rechthebbende als belanghebbende. Schade echter onvoldoende aannemelijk. Tevens gebruik als dienstmerk (Céline), maar verband tussen handelsnaam en diensten is onvoldoende onderbouwd. In citaten:

Handelsnaam: 10. De grief van TIB Rotterdam faalt, omdat de formulering van artikel 5 Hnw. meebrengt dat niet alleen de rechthebbende op een handelsnaam zich tegen (het gevaar voor) verwarringwekkend gebruik van een jongere handelsnaam kan verzetten, maar een ieder die onder het beschermingsbereik van de norm valt, te weten: ieder die een concreet belang heeft bij het voorkomen van verwarring. Voldoende is komen vast te staan dat de TBI Techniek bedrijven, gelet op het feit dat zij tot het TBI-concern behoren, in die zin belang hebben bij het gevraagde verbod.

11. (…) Het enkele feit dat zij tot het TBI-concern behoren brengt - hoewel zij daardoor als belanghebbende zijn aan te merken - niet met zich mee dat daarmee ook wat hen betreft sprake is van eerder handelsnaamgebruik. Overigens laten TBI c.s. na aan te geven welk belang zij, gegeven de door de rechtbank aan TIB Rotterdam opgelegde geboden en uitgesproken veroordelingen, bij deze grief hebben.

Verwarringsgevaar: 22. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat, door de geringe mate van afwijking tussen de handelsnamen, gelet op de aard van de beide ondernemingen en hun plaats van vestiging, in die zin gevaar voor verwarring bestaat dat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat de ondernemingen met elkaar zijn verbonden en/of tot hetzelfde concern behoren. Het hof verwijst daartoe naar hetgeen de rechtbank in r.o. 5.9 heeft overwogen. De omstandigheid dat TBI Holdings en TBI Bouw (zelf) geen installatiewerkzaamheden verrichten is niet van belang, omdat, zoals het hof in r.o. 7 heeft overwogen, enerzijds heeft te gelden dat bouw en techniek verwante activiteiten zijn en anderzijds TBI Holdings door middel van haar dochterondernemingen wel degelijk deelneemt in installatietechniek. In elk geval hebben TIB Rotterdam enerzijds en TBI Holdings en TBI Bouw anderzijds voldoende raakpunten. Voorts heeft TIB Rotterdam niet aannemelijk gemaakt dat de oorsprong van TBI Holdings en TBI Bouw het publiek in relevante mate bekend is, nog daar gelaten of daardoor het gevaar voor verwarring zou worden weggenomen. Tenslotte neemt ook de omstandigheid dat TBI Holdings en TBI Bouw landelijk werken en TIB Rotterdam plaatselijk het gevaar voor verwarring niet weg, nu er in elk geval in de Rotterdamse regio een aanmerkelijke overlap blijft.

Schadevergoeding: 26. Overtreding van het in artikel 5 Hnw. neergelegde verbod is onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW. Indien op die grond schadevergoeding wordt gevorderd dient (onder meer) te worden bewezen dat sprake is van schade. Aan TBI c.s. kan worden toegegeven dat schade als gevolg van gevaar voor verwarring zich niet nauwkeurig laat vaststellen. Dat neemt echter niet weg dat het bestaan van enige schade moet worden aangetoond. De enkele stelling dat door het gevaar voor verwarring sprake is van verlies aan exclusiviteit en reputatie is daartoe onvoldoende. TBI c.s. hebben in dat verband, zoals TIB Rotterdam stelt, geen enkel concreet feit gesteld. Uit de omstandigheid dat TBI c.s., naar zij zelf stellen, pas in 2004 bij toeval hebben ontdekt dat er een onderneming is die de handelsnaam TIB Rotterdam voert, volgt veeleer het tegendeel. De grief slaagt derhalve en de vordering tot schadevergoeding zal worden afgewezen.

Merkenrecht: TIB Rotterdam stelt dat zij haar naam uitsluitend als handelsnaam gebruikt en niet (tevens) ter onderscheiding van de door haar aangeboden diensten. Zij stelt daartoe geen enkele aspiratie te hebben (MvA inc. onder 3.10). Het door haar gebruikte logo is volgens TIB Rotterdam slechts te beschouwen als vormgeving van haar handelsnaam (CvD onder 5.1). Ook overigens betwist zij inbreuk te maken op de merkrechten van TBI Holdings.

36. In zijn arrest van 11 september 2007 in de zaak Céline SARL/Céline SA (C-17/06) heeft Hof van Justitie van de EU overwogen dat een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem op zich niet dient ter onderscheiding van waren of diensten, maar dat desalniettemin sprake kan zijn van gebruik voor waren of diensten wanneer een derde het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat de maatschappelijke benaming, handelsnaam of het bedrijfsembleem van de derde vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht (r.o. 21 en 23).

37. Het hof is van oordeel dat TBI c.s., op wie ten deze de bewijslast rust, niet hebben aangetoond dat TIB Rotterdam haar handelsnaam op zodanige wijze gebruikt dat een verband is ontstaan tussen die naam en de door TIB Rotterdam verrichte diensten. TBI c.s. stellen dat wel, maar onderbouwen het niet. Ook de wijze waarop TIB Rotterdam haar naam heeft vormgegeven op bv. haar briefpapier en haar bedrijfsauto (zie productie 9 bij conclusie van eis), door TBI c.s. aangeduid als logo, leidt niet zonder meer tot de conclusie dat bedoeld verband aanwezig is. De grief faalt derhalve.

(…)

Het hof (…) gebiedt TIB Rotterdam om met ingang van twee maanden na betekening van dit arrest het gebruik van de lettercombinatie TIB, dan wel een met TBI overeenstemmend teken ter aanduiding van haar onderneming, waaronder de domeinnaam www.tibrotterdam.nl, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom (...) gebiedt TIB Rotterdam binnen drie weken na betekening van dit arrest al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam www.tibrotterdam.nl uit te (doen) schrijven bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. 

Lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 14 juli 2009, LJN: BL4887, [Naam] tegen DELL Inc. c.s.

Merkenrecht. Hof bekrachtigt vonnis waarvan beroep (Rechtbank Den Haag, 19 april 2006,  IEF 1953). Dell vordert succesvol de vervallenverklaring wegens non-usus van beeldmerk (liggende E) wederpartij. Geen commerciële activiteit. Geen gebruik voor 11 februari 2005 (merk ingeschreven op 11 februari 2000).

10. Tussen partijen staat vast dat het merk van [appellant] voor 11 februari 2005 (vanaf december 2004 of januari 2005) is afgebeeld op zijn website www.xxell.com.
Dell betwist echter dat daarbij sprake was van normaal gebruik, nu via deze website geen goederen of diensten werden aangeboden. (…)  niet gesteld of gebleken is dat voormelde teksten al voor 11 februari 2005 op de website voorkwamen. Voorts blijkt niet dat hier sprake is van enige commerciële activiteit. Het lijkt veeleer te gaan om mededelingen over abstracte algemene (wereld)beschouwingen. Dat ooit daadwerkelijk aan of voor derden over de genoemde onderwerpen is geadviseerd of geanalyseerd of terzake dienstverlening wordt aangeboden, is gesteld noch gebleken, waarbij het hof nog in het midden laat of hier sprake is van diensten waarvoor het merk is ingeschreven.  Ok is gesteld noch gebleken dat met licentiering van merken enige omzet is verworven en of serieuze pogingen zijn gedaan omzet te verwerven. (…) naar het oordeel van het hof dan ook geen sprake van normaal gebruik van het merk via deze website.

11. Tenslotte beroept [appellant] zich op gebruik van zijn merk met zijn toestemming door [T] vanaf februari (vóór 11 februari begrijpt het hof) 2005 op onder meer de website www.exxellland.nl. (…)  Uit geen van deze producties, zowel afzonderlijk als in combinatie bezien, blijkt van daadwerkelijk gebruik van het merk voor 11 februari 2005. Dit wordt evenmin aannemelijk. (…)  Het hof gaat er dan ook van uit dat het merk niet op deze website voor 11 februari 2005 is gebruikt. Dat brengt mee dat in het midden kan blijven of het gebruik dat daarna (…) heeft plaatsgevonden, gelet op de geringe omvang van de leveranties en dienstverlening, wel als normaal gebruik kan worden aangemerkt.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 18 augustus 2009, LJN: BL4893, inzake BG Star Productions Inc. in de zaak NCP Marketing Group tegen Silhouette Internationaal c.s.

Merkenrecht. Incident. Na eerdere afwijzing vordering tot voeging wordt vordering tot tussenkomst ex art. 217 Rv toegewezen. “De omstandigheid dat BG Star thans merkrechthebbende is voldoende om het voor tussenkomst vereiste belang aan te nemen.”

2. Ter onderbouwing van haar vordering tot tussenkomst stelt BG Star dat de merkrechten op grond van de Europese merkinschrijving 001126432 en de Benelux merkinschrijving 659945 (van het woordmerk, respectievelijk beeld/woordmerk TAE BO), waarop de onderhavige vorderingen van NCP zijn gebaseerd, enige tijd geleden (op 21 december 2001 volgens haar stellingen in haar incidentele conclusie tot voeging van 23 mei 2002) door NCP aan haar zijn overgedragen, zodat zij als houdster van die merkrechten als enige bevoegd is inbreukvorderingen en aanverwante vorderingen in te stellen. Zij stelt dat zij aldus bij tussenkomst belang heeft, temeer daar de vorderingen van NCP door de overdracht niet meer voor toewijzing in aanmerking komen.

3. (…) Naar het oordeel van het hof blijkt hierdoor in dit kader voldoende dat sprake is van de gestelde overdrachten en kan nader bewijs in dit verband, waarbij het gaat om de beoordeling van een vordering tot tussenkomst (in een kort geding), niet worden gevorderd. Daarmee heeft BG Star belang bij (de toewijzing van) de inbreukvordering en de nevenvorderingen, die tevens zien op de periode na de overdrachten. NCP heeft immers gesteld dat er sprake is van een voortdurende inbreuk en een inbreukverbod voor de toekomst gevorderd. Gelet daarop is voor de beoordeling van de vordering tot tussenkomst niet relevant of NCP ook haar vorderingen heeft overgedragen betreffende vermeende inbreuken vóór de overdracht van de merkrechten. De omstandigheid dat BG Star thans merkrechthebbende is voldoende om het voor tussenkomst vereiste belang aan te nemen.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 24 februari 2010, HA ZA 09-2667, Emergo c.s. (kledingmerken McGregor & Gaastra) tegen X

Merkenrecht. Kledingmerken McGregor en Gaastra maken bezwaar tegen verkoop van namaakkleding via marktplaats.nl. Inbreuk aangenomen, verbod en nevenvorderingen toegewezen.

4.4. Uit de vaststelling van de merkinbreuk volgt dat McGregor Finance en X-One als houders van de merkrechten waarop de inbreuk is gemaakt, recht hebben op vergoeding van door hen geleden schade. Ook Emergo en Gaastra kunnen als licentiehouders door hen geleden schade ten gevolge van de merkinbreuk in deze procedure vorderen op grond van artikel 22 lid 4 GMVo en artikel 2.32 lid 4 BVIE. Adam en McGregor Retail zijn echter geen licentienemers van McGregor Finance en X-One, zodat het merkenrecht geen grondslag biedt voor hun schadevergoedingsvordering. Door Emergo c.s. is voorts onvoldoende gemotiveerd waarom de handelwijze van [X] tevens moet worden aangemerkt als een onrechtmatige daad jegens Adam en McGregor Retail. Het enkele feit dat deze vennootschappen de exploitanten zijn van de winkelketens waar Emergo en Gaastra hun producten (onder meer) aan leveren, vormt daarvoor onvoldoende grondslag. De schadevergoedingsvorderingen van de laatstgenoemde twee vennootschappen dienen derhalve te worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 23 februari 2010, zaaknr. 200.018.999/01, Solvay Pharmaceuticals B.V. tegen Novartis Vaccines and Diagnostics  Ltd (met dank aan Marjolein Bronneman, De Brauw Blackstone Westbroek).

Merkenrecht. Geneesmiddelen. Professioneel publiek. Paraplumerk. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank Amsterdam, 9 juli 2008, IEF 6583). Novartis vorderde op grond van haar oudere merk FLUVIRIN de nietigheid en doorhaling van de jongere Benelux merkregistratie en FLURALIN van Solvay (griepvaccins). Vordering alsnog afgewezen.

Zekere gelijkenis, maar geen verwarring, nu het gaat om “een professioneel en relatief oplettend publiek gaat, dat bovendien werkzaam is in een branche waar het niet ongebruikelijk is dat de naam van een product naar eigenschappen daarvan verwijst en derhalve regelmatig sprake is van een zekere gelijkenis van de (niet zelden drielettergrepige) naam waaronder de onderscheidene producten worden verhandeld. Mede in het licht hiervan ligt voor de hand dat - zoals Solvay verdedigt - bij de herkenning/identificatie van het product ook de op de verpakking vermelde naam c.q . het (paraplu)merk van de producent (te weten: SOLVAY) een rol zal spelen.”

4.6. Aan Novartis moet worden toegegeven dat de twee tekens een zekere gelijkenis vertonen. Daar staat echter tegenover dat, zoals Solvay heeft aangevoerd, de geli j kenis vooral woordelementen betreft die beschrijvend van aard zijn ( "f lu" is de Engelse term voor griep; "in" is de eerste lettergreep van injection of injectable) die door het relevante (professionele) publiek als zodanig herkend zullen worden en ook veelvuldig in de benaming van farmaceutische producten worden gebruikt (zie met betrekking tot het gebruik van "flu" onder meer producties l en 2 van Solvay in eerste aanleg) en waaraan, bij de bepaling van de onderscheidende kracht van het merk van Novartis, dan ook slechts beperkte betekenis kan worden toegekend. Voorts is van belang dat het teken FLWIRIN geheel is samengesteld uit dergeli j ke beschrijvende elementen (naast 'flu" en "in", "vir" dat refereert aan het virale karakter van griep). Hoewel het hof het oordeel van de rechtbank deelt dat dit laatste nog niet wil zeggen dat de naam FLWIRIN als (louter) beschrijvend moet worden aangemerkt - en deze naam dus in zoverre meer is dan de som van zijn bestanddelen - is de intrinsieke onderscheidende kracht van het merk daardoor wel beperkt en stelt Solvay zich terecht op het standpunt dat het merk FLWIRIN slechts een relatief geringe beschermingsomvang heeft. 

4.7. Solvay voert voorts terecht aan dat bij de beoordeling van de (mogelijk) verwarringwekkende overeenstemming tussen de twee tekens in aanmerking moet worden genomen dat het om een professioneel en relatief oplettend publiek gaat, dat bovendien werkzaam is in een branche waar het niet ongebruikelijk is dat de naam van een product naar eigenschappen daarvan verwijst en derhalve regelmatig sprake is van een zekere gelijkenis van de (niet zelden drielettergrepige) naam waaronder de onderscheidene producten worden verhandeld. Mede in het licht hiervan ligt voor de hand dat - zoals Solvay verdedigt - bij de herkenning/identificatie van het product ook de op de verpakking vermelde naam c.q . het (paraplu)merk van de producent (te weten: SOLVAY) een rol zal spelen.

4.8. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat, hoewel sprake is van een zekere gelijkenis tussen de twee merken/tekens, FLURALIN door de afwijkende vierde tot en met zesde letters (RAL in plaats van VIR) in de gegeven omstandigheden voldoende afstand houdt van het merk FLWIRIN van Novartis en van een overeenstemming die tot een relevant gevaar voor verwarring leidt geen sprake is.

lees het arrest hier.

Hoge Raad, 19 februari 2010, 08/01901, Frisdranken Industrie Winters B.V. tegen Red Bull GmbH (met dank aan Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap).

Merkenrecht. Arrest waarvan beroep: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 29 januari 2008, IEF 5795. Is afvullen van (reeds met tekens bedrukte) frisdrankblikjes die voor verhandeling buiten Benelux bestemd zijn merkgebruik? Hoge raad stelt prejudiciële vragen:

5. Vragen van uitleg

I.a. Moet het loutere 'afvullen' van verpakkingen die zijn voorzien van een teken (zoals hiervoor bedoeld onder 3.1 (iv)) worden aangemerkt als gebruik van dat teken in het economisch verkeer in de zin van art. 5 van de Merkenrichtlijn, óók indien dit afvullen geschiedt als dienstverlening voor en in opdracht van een ander ter onderscheiding van de waren van die opdrachtgever?
b. Maakt het voor het antwoord op vraag 1.a verschil of sprake is van inbreuk als bedoeld in art. 5 lid 1, aanhef en onder a, of onder b?

II. Indien het antwoord op vraag 1.a bevestigend luidt, kan het gebruik van het teken ook dan op grond van art. 5 van de Merkenrichtlijn in de Benelux worden verboden indien de van het teken voorziene waren uitsluitend bestemd zijn voor export naar landen buiten (a) het Beneluxgebied, of (b) de Europese Unie en zij daarbinnen - behalve in de onderneming waar het afvullen heeft plaatsgevonden - niet door het publiek kunnen worden waargenomen?

III. Indien het antwoord op vraag I1 (a of b) bevestigend luidt, welke maatstaf moet dan worden aangelegd bij de beantwoording van de vraag of sprake is van merkinbreuk: geldt dan als maatstaf de perceptie van de (gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone) consument in de Benelux, onderscheidenlij k de Europese Unie - die dan in de gegeven omstandigheden niet anders dan fictief of abstract bepaald kan worden - of moet terzake een andere maatstaf worden aangelegd, bijvoorbeeld de perceptie van de consument in het land waarheen de waren worden geëxporteerd?

Lees het arrest hier.