Merkenrecht  

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 12 januari 2010, Revillon Cocolatier tegen Trianon Chocolatiers (met dank aan Charles Gielen en Anna Marie Verschuur, NautaDutilh)

Merkenrecht. Vormmerken chocoladestaafjes. Hoger beroep tegen Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 16 april 2008, IEF 6081. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep. Vormmerken chocoladestaafjes (driedimensionale staafjes voor klasse 30) zijn wèl geldige merken. (Afbeelding: links Trianon, rechts Revillon).

Wezenlijke waarde: “In het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen is de smaak en de substantie.”

Marktonderzoek: “Het is echter niet van belang of de consument weet aan wie het product moet worden toegeschreven, het gaat er slechts om dat de vorm van het staafje van Revillon kan dienen om haar chocoladeproduct te onderscheiden van producten van andere herkomst.”

Inbreuk aangenomen: gelijke tekens voor identiek waren: "Of Trianon het teken gebruikt voor haar waren hangt ervan af of het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen de door Tianon gehanteerde staafvorm en haar chocoladeproducten. Dat is naar het oordeel van het hof het geval, reeds omdat het bedoelde teken de vorm van het product zelf is, maar ook omdat het teken (als tweedimensionale afbeelding) staat afgedrukt op de verpakkingen waarin Trianon de desbetreffende producten op de markt brengt. "

De functie van herkomstaanduiding: 4.10.1. Het hof merkt allereerst op dat Trianon niet heeft aangetoond dat de staafvormen waarnaar zij verwijst al op de markt waren op 7 maart 2003, de datum van depot van het merk van Revillon. Dat acht het hof echter van essentieel belang, nu de vraag of het depot van het staafmerk nietig is wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen moet worden beantwoord naar het tijdstip van depot.

4.10.2. Bovendien is het hof van oordeel dat het door Revillon op de markt gebrachte staafje significant afwijkt van de vorm van de staafjes waarnaar Trianon verwijst. Het grootste deel van de laatstgenoemde staafjes is aanzienlijk dikker dan het staafje van Revillon. Geen van de door Trianon getoonde staafjes heeft de eigenschappen dat het van chocolade is, gelijktijdig rank en gekronkeld is en uitstulpingen van chocolade heeft. Geen van de door Trianon getoonde staafjes lijkt op een takje of wijnrank, zoals het staafje van ReviXlon (sarment betekent: wijnrank). Het hof is daarom van oordeel dat het staafmerk niet slechts een variant is van gebruikelijke staafvormen, maar daaraan door zijn originele verschijning een waarde toevoegt, waardoor het onderscheidend vermogen bezit. Het staafmerk kan daarmee de functie van herkomstaanduiding vervullen.

Marktonderzoek: 4.11. Trianon heeft aangevoerd dat uit een marktonderzoek blijkt dat 46% van de ondervraagden niet in staat was de vorm van het chocoladestaafje aan een merk of fabrikant te koppelen en dat slechts 5% het staafje kon toeschrijven aan Revillon. Het is echter niet van belang of de consument weet aan wie het product moet worden toegeschreven, het gaat er slechts om dat de vorm van het staafje van Revillon kan dienen om haar chocoladeproduct te onderscheiden van producten van andere herkomst.

De wezenlijke waarde van de waar: 4.12. Uit het vorenstaande blijkt dat het hof de primair door Trianon aangevoerde grond voor haar vordering tot nietigverklaring van het staafmerk verwerpt, Het hof komt daarom toe aan de subsidiair aangevoerde grond, inhoudend dat het staafmerk niet als merk kan worden beschouwd omdat in dit geval de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt. Het hof is van oordeel dat Trianon deze stelling onvoldoende heeft onderbouwd. In het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen is de smaak en de substantie. Trianon heeft niet aangetoond dat dat in dit geval anders is. Ook de subsidiaire grondslag verwerpt het hof.

Vrijhoudingsbehoefte: 4.13. Trianon heeft ook nog een beroep gedaan op het algemeen belang van vrijhouding van een vorm als die van het staafmerk. Het hof laat de juridische aspecten van deze stelling in het midden, omdat Trianon naar het oordeel van het hof geen overtuigende argumenten heeft aangevoerd waarom deze specifieke vorm van chocolade door een ieder vrij zou moeten kunnen worden gebruikt, nu vaststaat dat chocolade in zeer veel fantasievormen kan worden en ook wordt geproduceerd. Het hof verwerpt daarom ook dit standpunt van Trianon.

4.17. Het hof overweegt dat blijkens art. 2-20 lid 1 sub a BVIE verwarringsgevaar geen vereiste - en dus het desbetreffende verweer van Trianon niet relevant is - indien een teken dat gelijk is aan het merk in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is gedeponeerd, Dat de waren van Trianon gelijk zijn aan die waarvoor Revillon het staafmerk heeft gedeponeerd is niet in geschil. Van een teken dat gelijk is aan het merk is ook sprake wanneer het teken in zijn geheel beschouwd met het merk verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dal zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ EG 20 maart 2003 C-291/00 Arthur en Félicie). Het hof stelt vast dat dat hier aan de orde is. Of Trianon het teken gebruikt voor haar waren hangt ervan af of het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen de door Tianon gehanteerde staafvorm en haar chocoladeproducten. Dat is naar het oordeel van het hof het geval, reeds omdat het bedoelde teken de vorm van het product zelf is, maar ook omdat het teken (als tweedimensionale afbeelding) staat afgedrukt op de verpakkingen waarin Trianon de desbetreffende producten op de markt brengt. Op grond van dit alles oordeelt het hof dat Trianon derhalve inbreuk maakt op het merk van Revillon in de zin van art. 2.20 lid l sub a BVIE.

Lees het arrest hier en LJN BQ4735.

Hoge Raad, 8 januari 2010, LJN: BK3164, Utrima N.V. tegen Vansh Jewelry & Fashion N.V. (met conclusie A-G Verkade)

Merkenrecht. Arubaanse zaak. Verkrijging merkrecht op de voet van art. 2 lid 1 Merkenverordening Aruba, rechtscheppend eerste gebruik van merk in Aruba; maatstaf.

Geschil over de vraag of Utrima, een juwelier op St. Maarten - krachtens eerste gebruik – m.b.t. het woord/beeldmerk 'MAJESTY JEWELERS' een ouder merkrecht op Aruba kan claimen dan de Arubaanse juwelier Vansh, die op Aruba een overeenstemmend merk is gaan gebruiken en het daar ook heeft doen inschrijven. Met name is het de vraag of advertenties van Utrima in tijdschriften die in de passagiershutten van de cruiseschepen worden neergelegd als (eerste) gebruik in Aruba kunnen gelden. Het antwoord is ontkennend.

3.4.2 Gelet op de belangen van derden die betrokken zijn bij de rechtsgevolgen die aan het eerste gebruik van een merk in Aruba verbonden zijn - de verkrijging van een uitsluitend recht op het merk - moet het gebruik van dien aard zijn dat, hoe gering het in kwantitatieve zin ook is, voor derden die met dat gebruik geconfronteerd worden, voldoende kenbaar is dat het gebruik ertoe strekt specifiek het Arubaanse publiek te bereiken.
Aan die eis is voldaan indien onder het merk waren of diensten in Aruba worden verhandeld of met dat doel worden aangeboden. Maar indien het merkgebruik zich beperkt tot advertenties die geen betrekking hebben op verhandeling in Aruba, is dat niet zonder meer het geval.
Onder de destijds nog geldende Merkenwet, die dezelfde wijze van rechtverkrijging kende als de MA, heeft de Hoge Raad beslist, in een geval waarin voor het in Nederland niet verkrijgbare benzinemerk Aral reclame was gemaakt in een Nederlands tijdschrift (HR 15 januari 1965, NJ 1965, 288):
"dat immers Aral door in een Nederlands tijdschrift onder vermelding van haar merk reclame te maken voor haar benzine teneinde aldus het Nederlandse publiek tot het kopen van de onder dit merk verhandelde benzine op te wekken, in Nederland van dat merk ter onderscheiding van haar waar gebruik maakte, immers in Nederland een daad verrichtte, welke op de verhandeling van haar waar onder dat merk was gericht, waaraan niet afdoet dat die reclame een verhandeling van die waar niet binnen Nederland, doch in Duitsland betrof." 

De omstandigheid dat de advertentie was opgenomen in een Nederlands - en dus in Nederland verspreid - tijdschrift en ertoe strekte specifiek het Nederlandse publiek te bereiken, was derhalve voldoende voor de hiervoor bedoelde kenbaarheid.

3.4.3 Het hof heeft dan ook terecht geoordeeld dat de enkele aanwezigheid in de passagiershutten aan boord van Aruba aandoende cruiseschepen van tijdschriften waarin advertenties zijn opgenomen waarin het woord/beeldmerk van Utrima ter onderscheiding van haar in haar winkel op St. Maarten aangeboden waren voorkomt, welke advertenties de passagiers onder ogen zijn gekomen, niet kan worden aangemerkt als rechtscheppend gebruik in meerbedoelde zin. De onderdelen I en II falen dus. Onderdeel III mist eveneens doel, nu het een andere rechtsopvatting voorstaat dan de hiervoor in 3.4.2 als juist aanvaarde.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 17 november 2009, zaaknr. 105.00.386/01, Firma Hauck GmbH & Co tegen Stokke A/S c.s. (met dank aan Sjo Anne Hoogcarspel, Freshfields Bruckhaus Deringer )

Auteursrecht. Merkenrecht Tripp Trapp-zaak. Tussenarrest in een al 10 jaar durende procedure tussen Hauck en Stokke. Uitgebreide bespreking begrip  ‘publiek’ en in samenhang daarmee het begrip ‘thans’ in Buma/Chellonmedia. Partijen krijgen de gelegenheid zich hierover, en over een aantal andere vragen, nader uit te laten.

Stokke maakt bezwaar tegen de verhandeling van de ALPHA (afbeelding) en BETA kinderstoelen van Hauck op basis van haar auteursrechten op het ontwerp van de Tripp Trapp stoel en op basis van haar vormmerk voor deze stoel  Het tussenarrest bevat onder andere overwegingen over of Hauck openbaarmakings- en/of verveelvoudigingshandelingen in Nederland heeft verricht: is de levering van deze stoelen dan wel openbaarmaking/verspreiding van een catalogus enkel aan groothandel/detaillisten (geen eindgebruikers/consumenten) een openbaarmaking in de zin van artikel 12 Aw of niet?

(“22. (…) Dit lijkt er op te duiden dat ‘thans’ naar Nederlands auteursrecht, ook voor materiële openbaarmaking, onder ‘publiek’ in het algemeen moet worden verstaan: ‘(de potentiële)eindconsumenten/eindgebruikers’ en niet reeds ‘doorverkopers/tussenpersonen’, zoals groothandels en detaillisten.” (…) “29. (…) De vraag rijst of tussenpersonen/doorverkopers bij materiële openbaarmaking niet in zeker zin op één lijn te stellen zijn met de kopstations en DTH-platforms” (…) “35. (…) dat misschien discussie mogelijk is over de vraag of afbeeldingen op één lijn zijn te stellen met fysieke exemplaren. (…)”).

Het Hof laat partijen toe zich hierover (en over een aantal andere zaken) nader uit te laten.

Hof concludeert wel dat de ALPHA en BETA stoelen geen inbreuk maken op de persoonlijkheidsrechten van de maker van de Tripp Trapp stoel, Peter Opsvik.

(47. (…) ook het persoonlijkheidsrecht van de auteur, zich niet uitstrekt tot de trekken van het werk die functioneel zijn bepaald (…).”

Met betrekking tot het merkenrecht, oordeelde de rechtbank In eerste instantie dat het Tripp Trapp merk nietig was, omdat ‘de fraaie, oorspronkelijke vormgeving’ van de Tripp Trapp bij aankoop daarvan de doorslag geeft, waardoor het vormmerk niet toelaatbaar is (het merk is doorgehaald). Het Hof laat partijen nu toe zich nader uit te laten over de vraag in hoeverre het Tripp Trapp merk wordt bepaald door gebruikskenmerken en wat daarvan de gevolgen zijn in licht van het Philips/Remmington arrest. “52 (…) In ieder geval lijkt het de bedoeling dat gebruikskenmerken niet door het merkenrecht kunnen worden beschermd. (…).”

Het hof geeft eveneens aan dat partijen kunnen laten weten of zij het raadzaam achten om prejudiciële vragen aan het HvJ te stellen en zo ja, welke.

Lees het tussenarrest hier, het vonnis van de Rechtbank van 4 oktober 2000 hier en het tussenarrest van 13 oktober 2005 hier.

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 30 december 2009, HA ZA 08434, Beauté Prestige International tegen Cosentra B.V. (met dank aan Fleur Folmer, NautaDutilh)

Merkenrecht. Vormmerk parfumfles. Sensible Lady fles van gedaagde maakt inbreuk op Jean Paul Gaultier fles. Althans, geen inbreuk op, ondoorzichtige, Gemeenschapsvormmerk (geen  bekend merk (niet aangetoond), geringe overeenstemming), wel inbreuk op het, doorzichtige, Beneluxvormmerk (grote mate van overeenstemming en groot onderscheidend vermogen door gebruik). Prior art betreft alleen collectors item. Afwijkende verpakking is niet van belang. Vordering winstafdracht toegewezen: gedaagde kon niet in redelijkheid menen dat haar betwisting van het verwarringsgevaar kans van slagen had (Ondeo Nalco)

4.1 1. Deze verschillen doen echter onvoldoende af aan de overeenstemmende totaalindruk die met name het gevolg is van het gebruik van lichtdoorlatende vrouwentorso's uitgevoerd in helder en matglas. Daarbij dient bedacht te worden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Hierdoor kan niet teveel gewicht worden toegekend aan verschillen die maar een gering effect hebben op de totaalindruk van merk en teken.

Onderscheidend vermogen door gebruik: 4.12. (…) Ook heeft BPI stukken overgelegd waaruit blijkt het parfum 'La Femme' verpakt in het 167 vormmerk in Nederland gedurende meerdere jaren in de top 10 van damesgeuren van verschillende parfumerieketens voorkomt. Voorts blijkt uit de overgelegde tijdschriftartikelen uit Nederland en België dat kt 167 vormmerk veelvuldig en prominent wordt getoond in publiciteit voor dit parfum, naast de vermelding van het woordmerk Jean Paul Gaultier. De fles wordt daarbij regelmatig zelfs prominenter getoond dan het woordmerk Jean Paul Gaultier. in het licht van deze feiten stelt de rechtbank vast dat het 167 vormmerk door intensief gebruik en veel publiciteit een grote mate van onderscheidend vermogen heeft verkregen in de Benelux.

4.13. Aan dat onderscheidend vermogen doet niet af dat er reeds in 1936 een parfum in het verkeer is gebracht dat verpakt was in een fles in de vorm van een vrouwentorso. Door Coscentra is onvoldoende concreet onderbouwd dat die fles, anders dan als collectors item, heden ten dage nog in het verkeer wordt gebracht. (…)

Verpakking: 4.15. Dit gevaar voor verwarring wordt niet weggenomen door het  feit dat het parfum 'La Femme' in de fles die is ingeschreven als het 167 vormmerk, op de markt wordt gebracht in een blik voorzien van het merk 'Jean Paul Geuttier', terwijl de Sensible Lady fles in een plastic doosje is verpakt, waarbij zij tevens de namen 'Sensible lady' en 'Omerta' gebruikt Allereerst dient bij de vraag of er sprake is van inbreuk te worden uitgegaan van het l67 vormmerk zoals ingeschreven, niet van het feitelijk gebruik door BPI. Bovendien heeft het 167 vormmerk, mals hiervoor overwogen, los van het blik waarin het wordt verpakt, aanzienlijke onderscheidende kracht. De verpakking van Coscentra mag dan wel afwijken van dat blik, maar bestaat aan één zijde vrijwel volledig uit doorzichtig plastic zodat de voorkant van de Sensible Lady fles in de verpakking geheel is waar te nemen. Daarom zal dit de zijde zijn die in de winkelschappen aan het publiek wordt getoond. (…)

Winstafdracht: 4.21. De rechtbank overweegt hierover als volgt. Voor een inbreuk te kwader trouw in de zin van de artikelen 2.21 lid 4 en 3.17 lid 4 BVIE is enerzijds niet vereist dat er sprake is van piraterij, terwijl er anderzijds geen sprake is van kwade trouw als de inbreukmaker in redelijkheid kon menen dat zijn verweer niet bij voorbaat kansloos was (Benelux Gerechtshof 11 februari 2008, A 2006/4, Ondeo Nalco v Michel Company, IEPT 20080211; IEF 5609). De vraag is derhalve of Coscentra in redelijkheid kon menen dat haar bewtisting van het verwarringsgevaar kans van slagen had.

4.22. Naar het oordeel van de rechtbank dient die vraag ontkennend te worden beantwoord. Daarvoor is redengevend dat er in het onderhavige geval sprake is van identieke waren en van een merk met een grote mate van onderscheidend vermogen. Gezien deze omstandigheden kon Coscentra niet in redelijkheid hebben gemeend dat de afwijkingen in de vormgeving van de Sensible Lady fles voldoende zouden zijn om verwarringsgevaar te voorkomen. Immers, zelfs een geringe mate van overeenstemming kan al leiden tot verwarringsgevaar indien er sprake is van identieke waren en een merk met een grote mate van onderscheidend vermogen. De vordering tot afdracht van winst za1 dan ook worden toegewezen, evenals de vordering tot het doen van rekening en verantwoording daarover.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zwolle, 29 oktober 2009, LJN: BK7559, Quantum-Touch tegen Inc. Acknowledge B.V.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Quantum-Touch, Inc. is merkgerechtigde van het gemeenschapswoordmerk Quantum-Touch en houdt zich bezig met ‘genezen met de handen’. Ze leidt mensen op om quantum-touch healingen te geven. Bij het voldoen aan de door Quantum-Touch, Inc. gestelde eisen, wordt een certificaat verstrekt. In 2007 heeft Quantum-Touch, Inc. gedaagde sub 2 en gedaagde sub 3 een certificaat verstrekt, maar in juni 2008 zijn de  certificaten weer ingetrokken.

Eiser Quantum-Touch stelt dat gedaagden sindsdien inbreuk maken op haar merkrechten. De vorderingen worden echter afgewezen, omdat eiser onvoldoende heeft aangetoond dat het certificaat op goede gronden is ingetrokken: de toestemming voor gebruik van het merk is niet derhalve niet vervallen.

Merkenrecht. 4.13.  Quantum-Touch, Inc. heeft desgevraagd haar stelling dat het  gedaagde sub 2  duidelijk was welke gedragingen hem werden verweten alsook dat zij hem voor de intrekking gewaarschuwd had dat bij het niet voldoen aan het door haar verlangde de certificaten zouden worden ingetrokken, nog niet met één van de vele door haar overgelegde producties weten te onderbouwen. Zonder nadere bewijsvoering, waar in kort geding geen plaats voor is, kan er niet van uit worden gegaan dat Quantum-Touch, Inc. het certificaat van  gedaagde sub 2  op goede gronden heeft ingetrokken. Dit betekent dat evenmin kan worden aangenomen dat het uit hoofde van het certificaat aan  gedaagde sub 2  toekomende recht het merk Quantum-Touch te gebruiken als domeinnaam en de toestemming om het merk Quantum-Touch als handelsnaam te gebruiken is vervallen. De op grond van het gemeenschapsrecht ingestelde vorderingen zijn derhalve niet toewijsbaar.

Handelsnaamwet: 4.14.  De vordering gegrond op het handelen in strijd met de handelsnaamwet kan ook niet worden toegewezen. Zoals in overweging 4.13 reeds is aangegeven, kan bij de beoordeling van het geschil niet worden aangenomen dat  gedaagde sub 2  niet gerechtigd is een dergelijke handelsnaam te voeren.

Onrechtmatige daad: 4.15.  De vordering gegrond op het jegens Quantum-Touch, Inc. onrechtmatig handelen kan evenmin worden toegewezen. Niet gebleken is dat  gedaagde sub 2  handelt als zijnde rechthebbende op het merk Quantum Touch of als vertegenwoordiger van Quantum-Touch, Inc.. Quantum-Touch, Inc. heeft ter zitting nog betoogd dat  gedaagde sub 2  zich op onrechtmatige wijze jegens haar heeft uitgelaten. De door haar ingestelde vorderingen zien daar echter niet op, zodat aan dit punt voorbij wordt gegaan.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 22 december 2009, LJN: BK7383, Mercis B.V. & Hendrik Magdalenus Bruna tegen Punt.nl B.V.

Auteursrecht. Parodie-exceptie auteursrecht en Parodie-exceptie merkrecht Nijntje. Aansprakelijkheid hosting provider. Dick Bruna vordert in kort geding tegen hostingprovider het verwijderen van zeven afbeeldingen die op het internet staan, omdat die afbeeldingen volgens hem inbreuk maken op de auteursrechten en merkenrechten die rusten op Nijntje. Ten aanzien van vijf van de zeven afbeeldingen wordt geoordeeld dat geen sprake is van inbreuk. Het betreft toelaatbare parodieën. Met de overige twee afbeeldingen wordt merkinbreuk gepleegd en ten aanzien van die twee afbeeldingen worden de vorderingen toegewezen. (Vonnis op rechtspraak.nl inclusief plaatjes)

Auteursrecht: 4.3. De auteursrechtelijk beschermde trekken van Nijntje, zoals hiervoor omschreven, zijn overgenomen in de gewraakte afbeeldingen. De elementaire kleuren, de dikke lijnen, de verhouding tussen hoofd en lichaam, de vorm van het hoofd van Nijntje, de oren, de (stand van de) ogen en het zogenaamde “andreaskruis” als neusje zijn nagenoeg identiek aan de originele Nijntje. Bij afbeelding 1 tot en met 5 bevindt zich naast de beeltenis van Nijntje ook een tekst, geschreven in een stijl die doet denken aan die van Dick Bruna. Afbeelding 7 (nijn-eleven) is, afgezien van het flatgebouw, een letterlijke kopie van de voorkant van het boek “Nijntje vliegt”. De totaalindrukken van het originele werk van Dick Bruna en van de gewraakte afbeeldingen zijn daardoor nagenoeg identiek. Of in dit geval sprake is van auteursrechtinbreuk, hangt af van de vraag of Punt.nl zich terecht heeft beroepen op de zogenaamde parodie-exceptie van artikel 18b Aw. In artikel 18b Aw is – kort gezegd – bepaald dat een parodie geen inbreuk op een auteursrecht kan vormen. Een parodie kan worden omschreven (zie Auteursrecht van Spoor, Verkade, Visser, derde druk, blz. 293) als een nabootsing van een ander werk in gewijzigde vorm waardoor dit tot voorwerp van de lachlust wordt gemaakt of waardoor althans de teneur ervan ingrijpend wordt gewijzigd.

Hiervan is in ieder geval sprake voor zover het de afbeeldingen 2 tot en met 6, in combinatie met de bijbehorende teksten, betreft. De bedoeling van die afbeeldingen is het opwekken van de lachlust. Dat niet iedereen de gewraakte afbeeldingen even grappig of gepast zal vinden (smaken verschillen nu eenmaal), doet aan die bedoeling niet af. Er is in dit geval bovendien sprake van een ingrijpende wijziging van de teneur, met name in de begeleidende teksten. Waar de teksten van Dick Bruna bij uitstek kindvriendelijk en geweldloos zijn, zijn de teksten bij de gewraakte afbeeldingen veelal grof en agressief. Juist dit contrast lijkt bedoeld om de lachlust op te wekken. Bovendien geldt dat de teneur is gewijzigd in die zin dat bij de afbeeldingen beeldelementen zijn toegevoegd die niet bij Nijntje horen, zoals de draaitafel op een “hardcore” feest of om “trance” te draaien, de rode ogen van Zwijntje omdat Zwijntje “zo stoned is als een garnaal”, Lijntje die met “pep” voor zich zit, of Nijntje die met grote ogen gaat “hakkûh”.

Vanwege de humoristische bedoeling, het ontbreken van concurrentiebedoelingen en het ontbreken van verwarringsgevaar, wordt geoordeeld dat het gebruik van de afbeeldingen 2 tot en met 6 als parodie in dit geval in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is, zoals artikel 18b Aw vereist. Mercis en Bruna worden derhalve wat betreft afbeeldingen 2 tot en met 6 niet gevolgd in hun stelling dat het publiek in verwarring zal worden gebracht. Niet voor de hand liggend is dat kleine kinderen, voor wie Nijntje bedoeld is, de desbetreffende websites zullen bezoeken. Volwassenen zullen de “grote mensen humor”, zoals door Punt.nl aangeduid, begrijpen omdat de teneur van de begeleidende teksten ingrijpend is gewijzigd en omdat er beeldelementen die niet bij Nijntje horen zijn toegevoegd. Volwassenen zullen de afbeeldingen 2 tot en met 6 daarom niet in verband brengen met Dick Bruna in die zin dat men denkt dat die afbeeldingen, direct of indirect, afkomstig zijn van Dick Bruna.

4.4. De zaak ligt gecompliceerder bij afbeelding 1 (Nijntje staat strak) en bij afbeelding 7 (nijn-eleven). Hier is de afbeelding van Nijntje letterlijk gekopieerd. Bij afbeelding 1 is de gewijzigde vorm alleen te vinden in een nauwelijks zichtbaar plaatje op het jack van Nijntje en in de aard van de tekst. Bij afbeelding 7 bestaat de wijziging ten opzichte van het origineel alleen uit de toevoeging van het woord “nijn-eleven” en uit de toevoeging van het flatgebouw, dat overigens in de stijl van Dick Bruna is getekend. Beantwoording van de vraag of deze twee afbeeldingen onder de parodie-exceptie van artikel 18b Aw vallen, kan echter in het midden blijven gezien hetgeen hierna wordt overwogen over de door Mercis en Bruna gestelde merkinbreuk.

Merkenrecht: 4.7. (…) Vooropgesteld wordt dat het merkenrecht niet, zoals het auteursrecht, een algemene parodie-exceptie kent. Of en in hoeverre een merk mag worden geparodieerd, hangt af van de vraag of het parodiëren als een geldige reden in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE kan worden aangemerkt. De mogelijkheid een merkenrechtelijk beschermd figuur te parodiëren is daarmee beperkter dan in het auteursrecht. Gegeven de aard en strekking van het merkenrecht mogen in een parodie op een merk elementen van het merk worden overgenomen, maar dient er wel afstand van dat merk te worden genomen. Het moet voldoende duidelijk zijn dat de parodie niet afkomstig is van de merkgerechtigde.

4.9. Dit ligt anders bij de afbeeldingen 1 en 7. Hier wordt onvoldoende afstand genomen van de woord- en beeldmerken van Mercis. De afbeeldingen zijn nagenoeg letterlijke kopieën van het werk van Dick Bruna en vertonen zeer grote gelijkenis met de geregistreerde beeldmerken. Behalve het flatgebouw in afbeelding 7 zijn er geen beeldelementen toegevoegd. Het flatgebouw is bovendien getekend in de stijl van Dick Bruna. Hier is geen sprake van toelaatbare parodieën, zodat evenmin sprake is van een geldige reden als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Afbeeldingen 1 en 7 doen bovendien afbreuk aan de reputatie van de merken omdat Nijntje in verband wordt gebracht met drugsgebruik en terrorisme.

4.10. Ook de vrijheid van meningsuiting – waarop Punt.nl zich nog heeft beroepen – kan in geval van afbeelding 1 en 7 geen geldige reden (als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE) vormen. Hiervoor zou vereist zijn dat er ook daadwerkelijk – in het kader van een maatschappelijk debat – een mening wordt geuit en dat dit niet gebeurt in een nodeloos grievende context. De twee afbeeldingen voldoen niet aan deze vereisten.

Aansprakelijkheid host: 4.12. (…) De vrijstelling van aansprakelijkheid geldt voor gevallen waarin de activiteit van de host beperkt is tot het technische proces van het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk. Punt.nl doet terecht een beroep op artikel 6:196c BW. Haar activiteit heeft een louter technisch, automatisch en passief karakter; zij heeft kennis noch controle over de informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen. Van Punt.nl kan dan ook niet worden gezegd dat zij zelf inbreuk pleegt op de merkenrechten van Mercis. Van haar kan en hoeft niet te worden verwacht dat zij steeds alle weblogs en websites die zij host controleert op inbreukmakende content. Indien zij echter gewezen wordt op een inbreuk, en in dit geval is merkinbreuk ten aanzien van een tweetal afbeeldingen vastgesteld, dan is zij verplicht die afbeeldingen op grond van artikel 6:162 BW van het internet te (doen) verwijderen. Ten aanzien van die twee afbeeldingen is vordering (1), zoals weergegeven onder 3.1, dan ook, op straffe van een dwangsom, toewijsbaar. Het primaire gedeelte van vordering (2) – Punt.nl te verbieden inbreuk te maken op de rechten van intellectuele eigendom van Mercis – is te ruim geformuleerd om te kunnen worden toegewezen. Het subsidiaire gedeelte van die vordering is echter wel (op straffe van een dwangsom) toewijsbaar. Punt.nl zal worden veroordeeld om zodra zij een melding krijgt van een inbreuk op de merkenrechten van Mercis, binnen 48 uur (weekenden uitgezonderd) die inbreukmakende content van de betreffende website te verwijderen. Indien tussen partijen discussie ontstaat of een (toekomstige) afbeelding inbreuk maakt op de merkenrechten van Mercis, dan zal die vraag en de vraag of Punt.nl om die reden dwangsommen verbeurt (opnieuw) aan de rechter moeten worden voorgelegd. Dwangsommen worden dan alleen verbeurd, indien de rechter oordeelt dat sprake is van merkinbreuk. Nu voorshands is geoordeeld dat Punt.nl geen inbreuk maakt op de persoonlijkheidsrechten van Dick Bruna is vordering (3) niet toewijsbaar.

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank Rotterdam, 17 december 2009, LJN: BK6982, Sanofi-Aventis S.A. tegen Euro Registratie Collectief B.V.

Merkenrecht. Gebruik na heretikettering parallel geïmporteerd medicijn van in Nederland beschermd merk in plaats van merknaam waaronder medicijn in land van uitvoer wordt verhandeld (ERC brengt op het etiket naast het Griekse merk Dogmatyl ® het (Nederlandse) merk Dogmatil® aan. Ook op de bijsluiter staat Dogmatil® vermeld). Dat het gebruik van het in Nederland beschermde merk op het geheretiketteerd medicijn niet noodzakelijk is om dat medicijn op de Nederlandse markt te kunnen brengen, levert géén gegronde reden op voor de merkhouder om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van een medicijn.

De noodzakelijkheidsvoorwaarde heeft alleen betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt - en op de keuze tussen ompakking en heretikettering - teneinde het te kunnen verhandelen op de markt van de Staat van invoer, en niet op de wijze of de stijl van deze ompakking. De wijze of stijl van uitvoering bij ompakking/heretikettering dient slechts te worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. 

Lees het vonnis hier. 

GvEA (althans voorheen het GvEA, per 1 december, Verdag van Lissabon: het Gerecht), 17 december 2009, zaak T-490/07, Notartel SpA tegen OHIM / SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk R.U.N. o.g.v. oudere Gemeenschaps- en nationale woordmerken RAN (televisiediensten). Gedeeltelijke toewijzing.

71. Il y a donc lieu de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé, au point 22 de la décision attaquée, que le signe antérieur ran était doté d’un caractère distinctif moyen et que, en raison de la similitude entre les signes et entre certains produits et services des marques antérieures et certains services de la marque demandée, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les produits de la classe 9 et les services des classes 38 et 42 en cause.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 16 december 2009, HA ZA 06-2291, Wrangler Apparel Corp tegen Sarl Dogg Label (met dank aan Paul Reeskamp, Allen & Overy)

Merkenrecht. Eindvonnis is stikselzaak (zie tussenvonnis: Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 maart 2008, IEF 5900). BenGH-Corblok-variant: Hoewel de rechtbank geen moedwillige inbreuk aanneemt en dus de vordering tot winstafdracht afwijst, wijst zij wel de vordering tot het afgeven van een RA-verklaring omtrent de gemaakte inbreukwinst toe, zodat die gebruikt kan worden in de schadestaatprocedure. Kort in citaten:

2.1 (…) Volgens het [Benelux Gerechts]Hof wordt op deze wijze een onderscheid gemaakt tussen moedwillige, opzettelijke inbreuk en niet-opzettelijke inbreuk. Gelet hierop is de rechter, aldus het Hof, gehouden de vordering [tot winstafdracht] af te wijzen, indien niet is komen vast te staan dat de inbreuk te kwader trouw heeft plaatsgevonden of dat de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. (…)”

2.3. Wrangler wordt in haar standpunt niet gevolgd, Uit het arrest volgt dat het toepassingsbereik van artikel 2.2 1 lid 4 BVIE zeer duidelijk is beperkt tot gevallen van - eventueel met vermoedens te bewijzen - bewuste inbreuk en dat niet voldoende is dat de inbreukmaker zich redelijkerwijze van de inbreuk bewust geweest moet zijn. Anders dan Wrangler bepleit, ziet de rechtbank geen reden om aan te nemen dat het Hof dit laatste geval onder het toepassingsbereik heeft willen brengen. Integendeel, in een zodanig geval is voor vorenbedoelde uitzondering naar het oordeel van het Hof geen plaats, en wordt teruggevallen op hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan, te weten een schadevergoedingsplicht (vgl. r.o. 12 van het arrest). Dat de bewijspositie van de merkouder in zo'n geval lastiger is moge waar zijn, doch dat vormt geen rechtvaardiging voor de door Wrangler bepleite uitleg van het begrip 'kwade trouw”

2.5. (…) Een en ander onderstreept dat er geen grond is om artikel 2.21 lid 4 BVIE uit te leggen conform artikel 45 lid 2 TRIPS en artikel 13 lid 2 Handhavingsrichtlijn.

2.6. Uit het bovenstaande volgt dat de rechtbank dient uit te gaan van de door het Hof gegeven uitleg van kwade trouw in artikel 2.21 lid 4 BVIE. Die uitleg tot maatstaf nemend, is de rechtbank van oordeel dat van kwade trouw aan de zijde van Dogg Label niet is gebleken. Weliswaar moet Dogg Label vanaf de publicatie van de inschrijving van het Gemeenschapsmerk in het merkenregister geacht worden bekend te zijn met het Gemeenschapsmerk aangezien zij de gewraakte tekens bedrijfsmatig in het economische verkeer heeft gebruikt, haar verweer dat de door haar gebruikte tekens niet op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met dat Gemeenschapsmerk kan naar het oordeel van de rechtbank echter niet als bij voorbaat kansloos in de zin van het arrest van het Hof worden aangemerkt,  mede gelet op de gedeeltelijke afwijzing van de vorderingen. Dit kan evenmin worden gezegd van het eveneens door Dogg Label gevoerde verweer dat de tekens op de broeken uitsluitend ais decoratie zuilen worden opgevat.

2.7. Voor zover de vordering sub 3 van het petitum moet worden begrepen dat Wrangler afdracht vordert van genoten winst (vgl. r.o. 4.18. en r.o. 4.19. van het tussenvonnis van 26 maart 2008), wordt deze derhalve afgewezen.(…)

2.8. (…) Van de opgave van de behaalde winst wordt in dit verband nog overwogen dat, hoewel de vordering strekkende tot winstafdracht als hiervoor uiteengezet wordt afgewezen, deze informatie niettemin dienstbaar kan zijn bij het vaststellen en van de door Wrangler geleden schade omdat daarbij volgens artikel 2,21 lid 2 onder a BVIE rekening gehouden kan worden met de door de inbreukmaker genoten winst. Wrangler heeft bij die opgave een rechtmatig belang en deze is als vorm van schadevergoeding anders dan in geld passend te achten. De opgave zal, zoals gevorderd, beperkt worden tot de Benelux.” 

Lees het vonnis hier.

GvEA, 15 december 2009, zaak T-476/08, Media-Saturn-Holding GmbH tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Weigering inschrijving Gemeenschapsbeeldmerk BEST BUY (vrijwel alle klassen). Niet onderscheidend.

27. Darüber hinaus ist festzustellen, dass das Zeichen BEST BUY von einem Rechteck eingefasst ist, das eine einfache geometrische Form mit der Funktion ist, die Information hervorzuheben, und der angemeldeten Marke keine Unterscheidungskraft verleiht. Die visuelle Präsentation von Werbeslogans hat den Zweck, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu erregen.

28. Auch wenn hinsichtlich des Vorbringens der Klägerin, dass der hervorgehobene Buchstabe „B“, der jeweils den ersten Buchstaben der Wörter „Best“ und „Buy“ bilde, eine originelle, eigentümliche und nicht werbeübliche grafische Gestaltung aufweise, eingeräumt werden kann, dass die Anordnung des Zeichens BEST BUY in der Werbung nicht sehr gängig ist, bleibt doch festzustellen, dass in großflächigen Einzelhandelsgeschäften verwendete Werbeslogans im Allgemeinen bildlich gestaltet sind. Auch die Tatsache, dass der Buchstabe „B“ am Anfang des Zeichens seinen beiden Wortbestandteilen gemeinsam ist, kann allein dem Zeichen keine Unterscheidungskraft verleihen. Ebenso wenig kann das Zeichen Unterscheidungskraft aus der verwendeten Schriftart gewinnen, da diese allgemein gebräuchlich ist.

29. Im Übrigen wird, wie die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt hat, der Buchstabe „B“ von den maßgebenden Verkehrskreisen ohne weiteres als Teil jedes der beiden Worte „Best“ und „Buy“ aufgefasst werden. Somit ist ausgeschlossen, dass das angemeldete Zeichen als „est Buy“ oder „Best uy“ gelesen werden könnte.

Lees het arrest hier.