Merkenrecht  

HvJ EG, 18 juni 2009, in zaak C-487/07, L’Oréal S.A. c.s. tegen Bellure N.V. c.s. (Prejudiciële vragen Court of Appeal (England & Wales)

Merkenrecht. Boeiend arrest in de vergelijkende parfumreclamezaak. Gebruik door een adverteerder van het merk van een derde in vergelijkende reclame die met name bestaat uit vergelijkingslijsten. Deze lijsten betreffen i.c. een vergelijk tussen tussen de geur van relatief zeer goedkope parfums en een met de merknaam aangeduid luxeparfums (Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa Noa). Dat de geuren van de goedkope parfums lijken op die van de bekende luxeparfums is geen toeval, de imitatie van de geur is een doelbewuste keuze van de fabrikant. Eerst even kort:

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

1)      Artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.

2)      Artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde in vergelijkende reclame die niet voldoet aan alle voorwaarden voor geoorloofdheid genoemd in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997, het gebruik te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan dat merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, ook wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van het merk.

3)      Artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, moet aldus worden uitgelegd dat een adverteerder die in vergelijkende reclame expliciet of impliciet vermeldt dat de waar die hij in de handel brengt, een imitatie is van een waar met een algemeen bekend merk, „goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak” in de zin van genoemd artikel 3 bis, lid 1, sub h. Het voordeel dat de adverteerder dankzij een dergelijke ongeoorloofde vergelijkende reclame behaalt, moet als een „oneerlijk voordeel” ten gevolge van de bekendheid van dat merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, worden beschouwd.

Lees het arrest hier.

MANO – nano (Toegew.)
KIDIBOO - KIDDYBOO (Afgew.)
CROC-TAIL – CROCTAIL (Toegew.)
CRIT INTERIM - I-CRUIT  (Afgew.)
TWINNERS - TWINNER SPORT (Afgew.)
PIRANHA - PIRANA CONCEPTS (Toegew.)
MICROVIT - Microvital (Afgew.)
VOLVO – SOLVO (Toegew.)
VENAL – VENATURAL (Afgew.)
CHÉRIE - cherine (Toegew.)
LOTTO - LOTTO BILYONARYO (Afgew.)
mind - MIND CTI (Gedeelt.)
mind - MIND CMS (Gedeelt.)
mind - MIND  (Gedeelt.)
GAROBE – GARDENROBE (Toegew.)
NO MAN'S LAND - NO MAN'S LAND (Afgew.)
NICK JR. - NICK COMPANY (Toegew.)
SENJA – SONJA (Gedeelt.)
Appel (fig.) - Peer (fig.) (Gedeelt.)
FLCN  - NLFC (Afgew.)
LAVINIA – LAVINIA (Toegew.)
Easycruit - I-CRUIT (Afgew.)
ARROW - Arrow Jazz in the park (Toegew.)
INSPIRE - inspire BEAUTY (Toegew.)
FLCN  - FCNL (Toegew.)

Lees de volledige oppositeibeslissingen hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage 12 juni 2009, KG ZA 09-510, VF International SAGL tegen Masita Sportswear B.V. (met dank aan Wim Maas, Banning).

Vonnis in kort geding. Merkenrecht. Auteursrecht. Modellenrecht en concept-nabootsing. VF heeft naar voorlopig oordeel een depot te kwader trouw verricht van het merk met de N met een Noorse vlag. Geen ontlening nu Masita geen kennis heeft kunnen nemen van de ingeroepen kledingstukken van VF.

VF maakt onderdeel uit van een groep van vennootschappen die zich bezig houden met onder meer de handel in kleding en accessoires, onder meer onder het merk NAPAPIJRI. VF is houdster van een aantal merkinschrijvingen waaronder een Benelux merk, ingeschreven op 20 maart 2009, bestaande uit een gestileerde N met een Noorse vlag. Masita houdt zich bezig met de handel in sportkleding. Zij verhandelt producten onder het merk Nordal. Zij maakt daarbij gebruik van een gestileerde N met een Noorse vlag.

VF vordert onder meer een merkenrechtelijk verbod op het gebruik van de gestileerde N met de Noorse vlag en een verbod voor de verhandeling van de Nordal-kleding nu deze volgens VF inbreuk maken op haar auteursrechten en niet-geregistreerde modelrechten.

De Voorzieningenrechter stelt voorop dat voorshands moet worden aangenomen dat gedaagde Masita de Noorse vlag eerder op haar producten is gaan gebruiken dan eiser VF. Masita heeft namelijk niet weersproken aangevoerd dat zij de Noorse vlag al in 2000 heeft aangebracht op haar Nordal-collectie en dat zij de combinatie van de Noorse vlag met de N vanaf 2002 gebruikt. De stelling van VF dat zij de Noorse vlag al voor die tijd in de Benelux als merk gebruikte, namelijk sinds 1996, is onvoldoende onderbouwd. De merkenrechtelijke vordering slaagt om deze reden niet. Het depot van het Benelux merk op 20 maart 2009, op een moment dat zij wist dat Masita haar vlaglogo’s al gebruikte, kan naar voorlopig oordeel worden aangemerkt als een depot te kwader trouw.

De Voorzieningenrechter kan in het midden laten of de inschrijving van een merk, waarvan de Noorse vlag een bestanddeel vormt, op grond van artikel 6ter van het verdrag van Parijs voor vernietiging in aanmerking komt.

Ook het beroep op het auteursrecht slaagt niet, nu voorshands aannemelijk is dat Masita de vlag eerder gebruikte.

De badge die door Napapijri wordt gebruikt verschilt qua totaalindruk van de badge van Masita. De punten van overeenstemming (ronde vorm en contrasterende kleuren en de plaatsing van de tekst) zijn gebruikelijk en vormen geen auteursrechtelijk beschermde trekken.

Voorts falen ook de vorderingen ten aanzien van de kleding nu wordt aangenomen dat Masita deze kleding van Napapijri niet heeft kunnen kennen toen zij haar eigen ontwerpen maakte in mei 2008. Onweersproken is immers dat de kleding van Napapijri pas op zijn vroegst begin 2009 aan het publiek beschikbaar is gesteld.

De totaalindruk van de folder wordt door de rechter ook niet als overeenstemmend beschouwd.

Concept-nabootsing zou in theorie wel zou kunnen volgens de voorzieningenrecht, maar i.c. is voorshands geen sprake van concept-nabootsing - nabootsing van verschillende elementen van het Napapijri-concept die afzonderlijk beschouwd geen inbreuk maken op de rechten van VF – nu het belangrijkste element (de Noorse vlag) eerder door Masita werd gebruikt. Daarnaast gebruikt Masita overal duidelijk haar merk Nordal en op die manier heeft zij dus juist afstand genomen van het concept. Verwarring staat voorshands onvoldoende vast.

VF wordt veroordeeld in de proceskosten van EUR 15.000, zoals vooraf door partijen overeengekomen.

Lees het vonnis hier en inmiddels ook hier (doorzoekbare pdf Rb. Den Haag)

HvJ EG, 11 juni 2009, zaak C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG tegen Franz Hauswirth GmbH (prejudiciële vragen Oberste Gerichtshof (Oostenrijk).

Arrest in de chocoladehazenzaak. Vormmerk. Relevante criteria voor beoordeling van ‚kwade trouw’ van aanvrager bij indiening van gemeenschapsmerkaanvraag. Alle omstandigheden van het geval moeten in aanmerking genomen worden, maar met name het weten of behoren te weten van het gebruik door een derde, het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.

Zowel in Oostenrijk als in Duitsland worden sinds minstens 1930 in verscheidene vormen en kleuren chocoladehazen verkocht, gewoonlijk „Osterhasen” genoemd. Lindt & Sprüngli produceert sinds het begin van de jaren vijftig een chocoladehaas waarvan de vorm erg lijkt op die welke wordt beschermd door haar in de loop van 2000 geregistreerde driedimensionale gemeenschapsmerk (afbeelding). Lindt verkoopt deze chocoladehaas sinds 1994 in Oostenrijk.

Lindt & Sprüngli heeft via een inbreukprocedure tegen Franz Hauswirth staking gevorderd van de fabricage en de verkoop op het grondgebied van de Europese Unie van chocoladepaashazen die soortgelijk zijn (afbeeldingen in het arrest) met de paashaas die wordt beschermd door het gemeenschapsmerk. Franz Hauswirth heeft een reconventionele vordering tot nietigverklaring van bedoeld merk ingesteld, omdat Lindt & Sprüngli te kwader trouw zou zijn geweest bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van voornoemd merk.

Met de prejudiciële vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welke relevante criteria hij in aanmerking dient te nemen om uit te maken of een aanvrager op het tijdstip van de aanvraag tot inschrijving van een teken te kwader trouw was in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Weten of behoren te weten. Het hof beperkt zich vanzelfsprekend tot de rechtsvragen en concludeert allereerst dat, heel kort gezegd, weten of behoren te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, op zich niet volstaat als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager. Ook het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag moet in aanmerking worden genomen.

Oogmerk. Het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, kan in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager wijzen. Dat is met name het geval wanneer achteraf blijkt dat de aanvrager een teken als gemeenschapsmerk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen. In dat geval vervult het merk immers niet zijn wezenlijke functie.

Bestaande rechtsbescherming. Ook het feit dat het door een derde al geruime tijd gebruikte teken een zekere mate van rechtsbescherming genoot kan relevant zijn voor de beoordeling van de gestelde kwade trouw. De aanvrager zou immers  het gemeenschapsmerk kunnen gebruiken met als enige bedoeling, een concurrent die al een bepaalde mate van rechtsbescherming heeft verkregen, oneerlijk te beconcurreren. De aanvrager kan echter ook een legitiem doel nastreven met de inschrijving, bijvoorbeeld wanneer de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag weet dat een derde – een nieuwkomer op de markt – van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen.

Aard van het merk. De aard van het aangevraagde merk kan eveneens relevant zijn. Ingeval het betrokken teken bestaat in de vorm en presentatie van een product als geheel, kan de kwade trouw van de aanvrager immers sneller worden vastgesteld wanneer de keuzevrijheid van concurrenten ten aanzien van de vorm en de presentatie van een product om technische of commerciële redenen beperkt is, in die zin dat de merkhouder dan in staat is zijn concurrenten niet alleen te beletten een gelijk of overeenstemmend teken te gebruiken, maar zelfs om vergelijkbare producten op de markt te brengen.

Bekendheid. Een andere relevante factor is de mate van bekendheid die een teken genoot op het tijdstip van de indiening van de aanvraag. Deze mate van bekendheid kan immers juist het belang van de aanvrager rechtvaardigen om zich van een ruimere rechtsbescherming van zijn teken te verzekeren.

Dictum. Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Bij de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, moet de nationale rechter rekening houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en met name met:

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd;

- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en

- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.

Lees het arrest hier.

GvEA, 11 juni 2009, gevoegde zaken T-114/07 en T-115/07, Last Minute Network Ltd tegen OHIM / Last Minute Tour SpA.

Gemeenschapsmerk. Nietigheidsprocedure tegen Gemeenschapsbeeldmerk LAST MINUTE TOUR o.g.v. niet-ingeschreven ouder nationaal merk LASTMINUTE.COM. Relevant publiek. Inburgering in UK.

67. Hieruit volgt dat de kamer van beroep, door de in het Verenigd Koninkrijk wonende, normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten te beschouwen als het relevante publiek, terwijl volgens de regeling inzake de vordering wegens misbruik dit publiek louter bestaat uit de klanten van de verzoekende partij, is voorbijgegaan aan de verwijzing door artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, dat van toepassing is op het niet-ingeschreven oudere nationale merk LASTMINUTE.COM, dat door verzoekster in het economisch verkeer werd gebruikt op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.

(…)

87. In casu heeft de kamer van beroep vastgesteld dat „de reputatie [was] verbonden met het teken LASTMINUTE.COM als zodanig, met alle bestanddelen ervan, maar niet met de generieke vermelding ‚last minute’”. Zij heeft daaraan toegevoegd dat „[d]eze reputatie uitsluitend [werd] erkend in het kader van en met het oog op de toepassing van de wettelijke regeling [van het Verenigd Koninkrijk] inzake misbruik (passing off) en niet [kon] dienen als grondslag voor het verlenen van een monopolie op de vermelding [‚last minute’], die geen onderscheidend vermogen [had] voor de betrokken diensten en complementaire waren”.

88. Tegen de achtergrond van bovengenoemde nationale rechtspraak kon de kamer van beroep evenwel niet aldus weigeren, een zelfstandige reputatie toe te kennen aan de vermelding „last minute”, louter wegens de generieke aard ervan en het ontbreken van onderscheidend vermogen voor de betrokken diensten en complementaire waren.

89. Hieruit volgt dat de kamer van beroep is voorbijgegaan aan de verwijzing door artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, dat van toepassing is op het niet-ingeschreven oudere nationale merk LASTMINUTE.COM, dat door verzoekster in het economisch verkeer werd gebruikt op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.

(…)

101. Door louter over te gaan tot een dergelijke formele vergelijking van de twee betrokken tekens, zonder rekening te houden met het eventuele bestaan van een zelfstandige reputatie van de uitdrukking „last minute” bij de klanten van LMN, ten einde in punt 40 van beslissing R 256/2006-2 en in punt 41 van beslissing R 291/2006-2 uit te sluiten dat het publiek in het Verenigd Koninkrijk kan geloven dat waren en diensten die worden aangeboden door de onderneming die houder is van het merk LAST MINUTE TOUR, afkomstig zijn van de onderneming die houder is van het niet-ingeschreven oudere nationale merk LASTMINUTE.COM, is de kamer van beroep derhalve voorbijgegaan aan de verwijzing door artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, dat van toepassing is op dit merk, dat door verzoekster in het economisch verkeer werd gebruikt op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.

102. Bijgevolg moet het middel inzake onjuiste toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 worden toegewezen en dienen de bestreden beslissingen te worden vernietigd.

103. Overeenkomstig artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009) zal het BHIM de vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk LAST MINUTE TOUR opnieuw moeten onderzoeken tegen de achtergrond van alle voorwaarden van de vordering wegens misbruik, daaronder begrepen, in voorkomend geval, de voorwaarde inzake de schade die voortvloeit uit de eventueel misleidende aard, uit het oogpunt van de klanten van LMN, van een aanbieding van de betrokken waren en diensten die wordt verondersteld in het Verenigd Koninkrijk onder het teken LAST MINUTE TOUR plaats te vinden op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 5 juni 2009, ex parte beschikking inzake N.V. Luchthave Schiphol c.s. tegen Optitrade Holding B.V.  & Oogmerk Marketing (Met dank aan Sophie van Loon, Kennedy Van der Laan).

Merkenrecht. Gedaagden Optitrade/Oogmerk gebruiken een logo en slogan TRY BUY SEE voor een reclamecampagne voor zonnebrillen. Schiphol, merkhouder van SEE BUY FLY woord- en beeldmerken See Buy Fly, maakt succesvol bezwaar tegen dit gebruik.

“Gezien aangehecht verzoekschrift: Beveelt gerequestreerden sub 1 en 2 om binnen twee werkdagen na betekening van deze beschikking zich te onthouden van ieder gebruik van de woordcombinatie en de afbeelding 'TRY BUY SEE', zoals omschreven in het aangehechte verzoekschrift;'

beveelt gerequestreerden sub I en 2 om binnen twee werkdagen na betekening van deze beschikking telefonisch en schriftelijk de individuele deelnemers van de OOGMERK keten te vragen ieder gebruik van de woordcombinatie en de afbeelding 'TRY BUY SEE', zoals omschreven in het aangehechte verzoekschrift, te staken en gestaakt te houden, inclusief, maar niet beperkt tot het verwijderen van reclamemateriaal met bedoelde tekens en/of afbeelding uit de desbetreffende winkel; veroordeelt gerequestreerden sub 1 en 2 hoofdelijk tot betaling aan verzoeksters van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,-- (zegge vijfduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gerequestreerden 1 en / of 2 in strijd handelen met de hiervoor gegeven bevelen, met een maximum van € 50.000,--; ”  

bepaalt de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv en artikel 50 lid 6 TRIPS op 3 (zegge drie) maanden na betekening van deze beschikking; verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders verzochte af.

Lees de beschikking hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 26 mei 2009, zaaknr. 200.017.095/01, CSL Behring GmbH tegen BBIE (Met dank aan het BBIE).

Merkenrecht. Bekrachtiging weigering woordmerk Factors for Life (farmaceutische praparaten).

7. (…)  Het Bureau meent dat ook patiënten tot het relevante publiek moeten worden gerekend aangezien tegenwoordig patiënten worden betrokken in de te maken keuzes en zeker patiënten met een bloedstollingsziekte, vanwege het chronische karakter daarvan, vanzelf kennis zullen verkrijgen over de verschillende middelen. Het hof is van oordeel dat het Bureau, om de door haar genoemde redenen, op dit punt het gelijk aan zijn zijde heeft, en dat dus zowel specialisten als patiënten zijn te beschouwen als de gemiddelde consumenten van de waren waarvoor (alsnog) inschrijving wordt verzocht. Samen met de fabrikanten van en handelaren in medicijnen- zie rov. 4 bij vi en vii - vormen zij de 'betrokken kringen' naar wier opvattingen moet worden beoordeeld of het teken FACTORS FOR LIFE beschrijvend is voor bloedstollingsmiddelen.

9. Het hof verenigt zich met de stelling van het Bureau (onder 10 van zijn pleitnotities) dat de betrokken kringen het bestanddeel 'for life' in de woordcombinatie FACTORS FOR LIFE in de eerste plaats de betekenis zullen toekennen van 'voor het leven' in de zin van 'ten behoeve van het leven' of' om in leven te blijven'/'om te (doen) overleven'. In deze betekenis is 'for life' beschrijvend voor de waren waarvoor de inschrijving is verzocht.

10. Onder verwijzing naar het onderdeel van de gepubliceerde 'Richtlijnen inzake de criteria voor toetsing van merken op absolute gronden' van het Bureau waarin invulling wordt gegeven aan de in rov. 4 bij ix. vermelde uitlegregel, heeft Behring naar voren gebracht dat het bestanddeel 'for life', in combinatie met 'factors', een dubbele bodem heeft: in puur medische zin betekent het: 'om te overleven', maar daarnaast heeft het de betekenis: 'voor het hele leven'/ 'levenslang', waarmee wordt gerefereerd aan het feit dat hemofiliepatiënten hun leven lang bloedstollingsfactoren moeten gebruiken. Het hof overweegt dat de bij de onderhavige warencategorie betrokken kringen niet alleen weten dat bloedstollingsfactoren nodig zijn om hemofiliepatiënten te doen overleven, maar ook doordrongen zullen zijn van het besef dat deze patiënten tot levenslang gebruik van dat medicijn veroordeeld zijn. Zij zullen, wanneer zij met het teken van Behring worden geconfronteerd, deze tweede betekenis (de 'dubbele bodem') dan ook onderkennen. De tweede betekenis van 'for life' duidt ook een kenmerk van bloedstollingsfactoren aan, namelijk dat zij levenslang moeten worden gebruikt.

11. De tweede betekenis in FACTORS FOR LIFE vormt derhalve niet een zodanig ongebruikelijke wijziging van semantische of syntactische aard dat er een merkbaar verschil bestaat tussen die woordcombinatie en de som van haar bestanddelen. Dit betekent dat FACTORS FOR LIFE op de c-grond als merk moet worden geweigerd voor de waren waarvoor het is aangevraagd. Derhalve staat ook de b-grond aan inschrijving in de weg.

Lees de beschikking hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 26 mei 2009, zaaknr. 105.007.848/01, Bovemij Verzekeringen N.V. tegen BBIE (Met dank aan het BBIE).

Merkenrecht. Beschikking in de langlopende (via het HvJ en weer terug) Bovemij-zaak. Hof bekrachtigt i.c. de weigering van het BBIE om het merk EUROPOLIS in te schrijven. “Niet valt uit te sluiten dat inburgering in één (aanzienlijk) gedeelte van het Beneluxgebied, in welk gedeelte zich een aanzienlijk deel van de betrokken kringen bevindt (zoals Nederland), voldoende moet worden geacht.” Maar ook dat mag niet baten, ook inburgering in het Nederlandstalige gebied is onvoldoende  aangetoond.

7. Uit de hiervoor geciteerde overwegingen uit het voornoemde arrest van het Hof van Justitie van 7 september 2006 volgt dat de inschrijving van een merk op grond van artikel 3, lid 3 van de richtlijn enkel toelaatbaar is indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat. Hoewel niet valt uit te sluiten dat inburgering in één (aanzienlijk) gedeelte van het Beneluxgebied, in welk gedeelte zich een aanzienlijk deel van de betrokken kringen bevindt (zoals Nederland), voldoende moet worden geacht, hoeft deze vraag thans niet te worden beantwoord aangezien het hof van oordeel is dat het teken EUROPOLIS geen onderscheidend vermogen heeft gekregen door gebruik in het Nederlandstalige gedeelte van het Beneluxgebied.

9.  Bovemij heeft niet aangetoond, noch door middel van een onderzoek noch anderszins, dat het gebruik van het teken Europolis door een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek in het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux wordt opgevat als teken bestemd ter onderscheiding van diensten als afkomstig van één bepaalde onderneming (en dus niet louter als handelsnaam). (…) De slotsom moet zijn dat Bovemij de door haar gestelde inburgering onvoldoende heeft aangetoond. 

Lees de beschikking hier.

Rechtbank Amsterdam, 13 mei 2009, KG ZA 09-938 SR/MdB, Zwartepoorte Goes B.V. tegen Schoonderwoerd c.s.

Uitgebreide motivering na eerder kop-staartvonnis (zie IEF 7911). Exploitant website is verantwoordelijk voor Google-zoekresultaat. Gedaagde Schoonderwoerd wordt veroordeeld om “de inrichting van de website klup.nl zodanig aan te passen en aangepast te houden, dat niet langer via deze website, door middels van de website van Google, een zoekresultaat wordt weergegeven waarin de onjuiste indruk wordt gewekt dat Zwartepoorte failliet is.” Eerst even kort, in citaten:

“Zoeken met de termen Zwartepoorte failliet leverde als eerste resultaat op: "zwartepoorte bedrijven.klup.nl - Informatie en meningen over ...†- [ Translate this page ] Volledige naam: Zwartepoorte Specialiteit: BMW ... Dit bedrijf is failliet verklaard, het is overgenomen door het motorhuis Ik heb bij Boot Rialto gewerkt ... zwartepoorte.bedrijven.klup.nl/"

4.3 (…) De weergave van beide teksten op www.klup.nl (de bedrijfsgegevens van Zwartepoorte en het commentaar over Boot Rialto), is op zichzelf niet onrechtmatig. De teksten geven geen onwaarheden weer, betreffen geen vertrouwelijke gegevens en schaden op zichzelf ook niet de reputatie van Zwartepoorte. Aannemelijk is echter dat de ongelukkige samenvoeging door Google van deze twee op zichzelf staande teksten, bij een groot aantal mensen de indruk kan wekken dat Zwartepoorte failliet zou zijn verklaard. De samenvoeging staat bovenaan de zoekresultatenpagina van Google. 

4.4. Schoonderwoerd heeft aangevoerd dat Zwartepoorte Google dient te dagvaarden, omdat het probleem is ontstaan door de zoekbewerking die Google uitvoert. Schoonderwoerd kan daarop geen invloed uitoefenen. Hoewel het zeker zo is dat er vragen bestaan over de wijze waarop zoekresultaten door Google worden gegenereerd en vervolgens weergegeven zonder dat daarop enige invloed kan worden uitgeoefend door de eigenaren van de websites, geldt dat deze vragen binnen een bredere discussie aan de orde dienen te worden gesteld. Nu Schoonderwoerd gebruik maakt van de diensten van Google, hij daarvan ook voordeel heeft, althans kan hebben, en hij rijn website zo beeft ingericht dat deze "hoog" scoort bij Google, heeft Schoonderwoerd in deze ook een eigen verantwoordelijkheid.

4.7 (…) Nu voldoende aannemelijk is geworden dat het voor Zwartepoorte aanmerkelijke schade oplevert als Schoonderwoerd de aanpassingen niet verricht, is de voorzieningenrechter van oordeel dat in dit concrete geval, nadat Zwartepoorte Schoonderwoerd daartoe meermalen heeft gesommeerd, Schoonderwoerd onrechtmatig jegens Zwartepoorte handelt na te laten de kleine aanpassing te verrichten. Het belang van Zwartepoorte weegt in deze zwaarder dan dat van Schoonderwoerd.

4.8. Het voorgaande betekent niet dat een websitehouder als Schoonderwoerd bij de inrichting van een website zoals www.klup.nl voortdurend moet controleren of er mogelijk schadelijke zoekresultaten ontstaan. Het betekent slechts dat, wanneer door de inrichting van de website bij zoekresultaten voor degene die op die website wordt genoemd schade ontstaat en de benadeelde de websitehouder verzoekt die schade op heffen, zal moeten worden bezien wat het zwaarste weegt, de vrijheid van meningsuiting van de websitehouder of de schade van de benadeelde. Deze toets behoeft niet altijd in het voordeel van de benadeelde uit te vallen. Alle omstandigheden van het concrete geval dienen in aanmerking te worden genomen. In de onderhavige zaak valt de belangenafweging ten gunste van Zwartepoorte uit. Daarbij spelen een rol de schade die Zwartepoorte lijdt, de geringe omvang van de ingreep die Schoonderwoerd moet toepassen om de schade op te heffen, het feit dat Schoonderwoerd uit zijn website inkomsten genereert, althans wil genereren, en Schoonderwoerd zijn eigen website zo heeft ingericht dat deze hoog scoort bij de weergave van zoekresultaten van Google.

Lees het vonnis hier.

HvJ EG, beschikking van 12 februari 2009, gevoegde zaken C-39/08 en C-43/08, Bild Digital & Co. En Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH tegen de president van het Deutsche Patent- und Markenamt (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Prejudiciële vragen Bundespatentgericht over de bekende vraag waarom het ene merk geweigerd wordt, terwijl een ander, min of meer het zelfde soort, merk wel is ingeschreven. De (wel vertaalde) prejudiciële vragen luidden:

1) Vereist artikel 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 een gelijke behandeling van identieke of overeenstemmende merkaanvragen teneinde gelijke mededingingskansen te waarborgen?

2) Zo ja, is het Bundespatentgericht dan gehouden om concrete aanwijzingen voor een mededingingsverstorende ongelijke behandeling na te trekken en hierbij rekening te houden met oudere beslissingen van de bevoegde autoriteit in soortgelijke gevallen?

3) Zo ja, is het Bundespatentgericht dan gehouden om bij de uitlegging en de toepassing van artikel 3 van richtlijn 89/104/EEG het verbod van een mededingingsverstorende ongelijke behandeling in aanmerking te nemen, wanneer het een dergelijke ongelijke behandeling heeft geconstateerd?

4) Wanneer de eerste tot en met de derde vraag ontkennend worden beantwoord, moet de nationale wettelijke regeling dan, ter voorkoming van verstoring van de mededinging, voorzien in een verplichting voor de nationale merkenautoriteit om ambtshalve een nietigverklaringsprocedure tegen oudere ten onrechte ingeschreven merken in te leiden?

Het antwoord van het HvJ EG op de vragen is vrij kort. Ieder merk moet op zijn eigen merites en niet in relatie tot andere merken worden beoordeeld:

Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, die über eine Markenanmeldung zu entscheiden hat, ist nicht verpflichtet, die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der durch die Entscheidung 92/10/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 geänderten Fassung aufgeführten Eintragungshindernisse unberücksichtigt zu lassen und dem Antrag auf Eintragung deshalb stattzugeben, weil das Zeichen, dessen Eintragung als Marke begehrt wird, auf identische oder vergleichbare Art und Weise wie ein Zeichen gebildet wird, dessen Eintragung als Marke sie bereits gebilligt hat und das sich auf identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen bezieht.

Lees de beschikking hier.