Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Breda, 22 juli 2009, KG ZA 09-292, Bullaert & I AM N.V. tegen Van Haren Schoenen B.V. (met dank aan Josine van den Berg, Klos Morel Vos & Schaap).

Merkenrecht. Eiser is eigenaar van woord-/beeldmerken I AM, voor schoenen, en maakt bezwaar tegen het gebruik door gedaagde Van Haren Schoenen van het merk AM. Inbreuk merkrecht. Vorderingen (grotendeels) toegewezen. Visuele (“de in het beeldmerk I AM aanwezige apostrof in de vorm van een zaadcel, is van ondergeschikte betekenis.”), auditieve [em] en begripsmatige overeenstemming (“Van Haren heeft zelf bij het publiek de indruk gewekt dat haar teken AM een vervoeging is van het werkwoord to be”). Toewijzing van een vordering tot vernietiging op grond van art. 2.22 BVIE vereist volgens de Reb. Breda kwade trouw van de inbreukmaker. 1019h proceskosten: €11.647,82. (Afbeelding: boven eiser I AM, onder Van Haren. Klik op afbeelding voor vergroting)

3.7. Voorshands is niet aannemelijk dat I AM een "sterk merk" is, noch in België noch in een ander Beneluxland. Uitgangspunt bij de beoordeling is dat het merk I AM onderscheidend vermogen bezit, zoals vereist, en niet meer dan dat.

3.10. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is er begripsmatige overeenstemming tussen het merk I AM en het AM-teken. Vaststaat dat de introductie van de AM-schoenen in de Van Haren winkels gepaard is gegaan met een grootscheepse reclamecampagne waarbij Van Haren gebruik heeft gemaakt van slogans met het teken AM als "I AM individual", 'I AM creative", "I AM energized", "I AM expressive" en "I AM exciting". Hierdoor heeft Van Haren zelf bij het publiek de indruk gewekt dat haar teken AM een vervoeging is van het werkwoord to be. Am heeft in dit verband geen zelfstandige betekenis maar impliceert de aanwezigheid van "I". Hierdoor maakt het AM-teken dezelfde totaalindruk als het merk I AM. De stelling van Van Haren dat individualisering een trend is en er een sterke toename is in het gebruik van de woorden "I am" in reclamecampagnes is aannemelijk, maar doet niets aan af aan de begripsmatige overeenstemming. Doordat Van Haren het AM-teken in de slogans heeft geplaatst, krijg het teken voor het publiek die met het merk I AM overeenstemmende betekenis als hiervoor genoemd.

3.1 1. Ook auditief stemmen het merk I AM en het AM-teken sterk overeen. (…) 3.12. Visueel is er ook sprake van overeenstemming tussen het (beeld)merk I AM en her AM-teken. Vaststaat dat Van Haren ook alleen de letters AM als teken gebruikt. Het verschil tussen merk en teken is enkel gelegen in de letter "I". De in het beeldmerk I AM aanwezige apostrof in de vorm van een zaadcel, is van ondergeschikte betekenis. De letters zijn de onderscheidende bestanddelen die in het totaalbeeld opvallen. Van Haren gebruikt het AM-teken daarnaast ook zoals het gedeponeerd is, met ellips en het onderschift "shoe company". In zoverre wijkt het teken af van het merk. Echter dit verschil is van ondergeschikt belang nu Van Haren het teken niet consequent op deze manier maar op diverse manieren gebruikt. De lettercombinatie AM is het enige bestanddeel van het gebruikte teken dat consistent is. Hierdoor blijft de lettercombinatie AM het dominerende bestanddeel dat bij het publiek het meest zal opvallen en bijblijven. Dit geldt ook ten aanzien van de overige manieren waarop Van Haren het AM-teken gebruikt.

(…) 3.18. De sub 3. gevorderde vernietiging van de inbreukmakende schoenen wordt eveneens afgewezen. Toewijzing van een vordering tot vernietiging op grond van art. 2.22 BVIE vereist kwade trouw van de inbreukmaker. Daarvan is slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk. Van moedwillig gepleegde inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Van bewustheid in bedoelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit laatste is hier het geval, zodat kwade trouw aan de zijde van Van Haren thans niet aannemelijk is.

Lees het vonnis hier.

HvJ EG, 16 juli 2009, zaak C-385/07 P,  Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH tegen de Europese Commissie (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Mededingingsrecht. Systeem voor inzameling en verwerking van in Duitsland in handel gebrachte verpakkingen met het (verplichte) logo van Der Grüne Punkt, mededinging, misbruik van machtspositie, licentievergoeding die verschuldigd is krachtens overeenkomst.

De centrale vraag is of Der Grüne Punkt kan eisen dat producenten en verkopers een licentievergoeding moeten betalen voor alle verpakkingen waarop dit logo is aangebracht, ook al wordt een deel van deze verpakkingen niet via het systeem van Der Grüne Punkt, maar via een concurrerend systeem teruggenomen. De commissie oordeelde bij besluit van niet en het GvEA verwiep het beroep van DSD. Het Hof concludeert dat ook de hogere voorziening moet worden afgewezen. De merkenrechtelijke overwegingen:

Trdae Mark Agreement. 87. (…) the object of the Trade Mark Agreement is to allow DSD’s contractual partners to be relieved of their obligation to collect and recover packaging which they notify to DSD. The agreement provides that undertakings participating in the DSD system must affix the DGP logo to all packaging notified to DSD and intended for domestic consumption in Germany.

88. It follows that the Trade Mark Agreement which DSD’s customers entered into concerns the affixing of the DGP logo to all packaging notified to DSD and intended for domestic consumption in Germany.

89. As is apparent, in particular, from Article 1 of the decision at issue, the abuse of a dominant position established by the Commission arises from the fact that the Trade Mark Agreement requires DSD’s customers to pay a fee in respect of all packaging notified to DSD, even where it is proved that some of it has been taken back and recovered through competing exemption systems or self-management solutions.

90. It is clear that the Court of First Instance did not distort that part of the evidence on the file.

91. Thus, at paragraph 141 of the judgment under appeal, the Court of First Instance correctly stated that ‘only the provisions of the Trade Mark Agreement concerning the fee are regarded as abusive in [the decision at issue] [and], thus, [the decision at issue] does not criticise the fact that … the [Trade Mark Agreement] requires the manufacturer or distributor wishing to use the DSD system to affix the [DGP logo] to each piece of notified packaging which is intended for domestic consumption’.

(…)

Gestelde inbreuk gemeenschapsmerk: 124    It must be held, first of all, that Vfw’s argument that the DGP logo is not truly a trade mark cannot be accepted. It is not disputed that the logo has been registered as a trade mark by the German Patents and Trade Marks Office in relation to waste collection, sorting and recovery services.

125. As regards, next, the alleged failure by the Court of First Instance to have regard to Article 5 of Directive 89/104, it must be noted that, by virtue of Article 5(1)(a), a registered trade mark confers on the proprietor exclusive rights therein, entitling the proprietor to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered.

126. It follows that, by claiming that at paragraph 161 of the judgment under appeal the Court of First Instance failed to have regard to the exclusive right to the use of the logo of which it is the proprietor and by invoking Article 5 of Directive 89/104 in that context, DSD is arguing that the Court of First Instance should have held that the decision at issue had unlawfully stopped it preventing third parties from using a sign which was identical with its logo. DSD placed considerable emphasis on this argument at the hearing and claimed that the result of the obligations laid down by the decision at issue and of their approval by the Court of First Instance is that the DGP logo has, in practice, become available to be used by all.

127. In order to respond to that line of argument, it is necessary to draw a distinction between the use of the DGP logo by DSD’s contractual partners and the possible use of that logo by other third parties.

128. As regards the use of the DGP logo by DSD’s contractual partners, it is apparent from the wording itself of Article 5 of Directive 89/104 that that provision does not cover circumstances in which a third party uses a trade mark with the consent of its proprietor. That is the case, in particular, where the proprietor has authorised its contractual partners to use its mark under the terms of a licence agreement.

129. It follows that DSD cannot validly rely on the exclusive right conferred on it by the DGP logo as regards the use of that logo by manufacturers and distributors who have entered into the Trade Mark Agreement with it. It is true that Article 8(2) of Directive 89/104 provides that a proprietor of a trade mark may invoke the rights conferred by that mark against a licensee who contravenes any of the terms in his licensing contract referred to in that provision. However, as the Advocate General stated at point 192 of his Opinion, in the present case, DSD itself set up a system which requires that the DGP logo be affixed to all packaging, even where some of the packaging is not taken back by the system. It is accordingly a matter of agreement between the parties that the use of the DGP logo on all packaging notified to DSD is required by the Trade Mark Agreement and is therefore compatible with it.

130. In so far as DSD argues that the measures imposed by the Commission have the effect that the use of the DGP logo by its licensees is, in part, to be free of charge, suffice it to note that the sole object and sole effect of the decision at issue is to prevent DSD from receiving payment for collection and recovery services where it is proved that they have not been provided by that company. Such measures are not incompatible with the rules laid down by Directive 89/104.

131. Furthermore, as the Court of First Instance correctly held at paragraph 194 of the judgment under appeal, the possibility cannot be ruled out that the affixing of the DGP logo to packaging, whether part of the DSD system or not, may have a price which, even if it cannot represent the actual price of the collection and recovery service, should be able to be paid to DSD in consideration for the use of the mark alone.

132. As regards the possible use of the DGP logo by third parties other than DSD’s contractual partners, neither the decision at issue nor the judgment under appeal state that such use would be permitted under trade mark law. In that regard, the Court of First Instance correctly found at paragraph 180 of the judgment under appeal that the obligations laid down by the decision at issue concerned only relations between DSD and ‘manufacturers and distributors of packaging which are either contractual partners of DSD in the context of the Trade Mark Agreement …, or holders of a licence to use the [DGP] mark in another Member State in the context of a take-back and recovery system using the logo corresponding to that mark …’.

133. Therefore, any use of the DGP logo by third parties other than DSD’s contractual partners is not a matter for which either the Commission or the Court of First Instance bear any responsibility. Moreover, there is nothing to prevent DSD from bringing proceedings against such third parties before the national courts having jurisdiction in that regard.

134. It follows from all of the above considerations that the fourth plea in law must also be rejected.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 16 juli 2009, gevoegde zaken C-202/08 P en C-208/08 P, American Clothing Associates N.V. tegen OHIM

Merkenrecht en 6ter Parijs. Fabrieks- of handelsmerken die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een staatsembleem. Weigering van inschrijving beeldmerk bestaande uit de weergave van een esdoornblad en de letters RW (kleding) wegens gelijkenis met het esdoornblad-embleem van Canadese. Voor waren was die weigering volgens het GvEA (IEF 5728) terecht, voor diensten was de interpretatie van het OHIM van 6ter echter te ruim. Het beroep wordt afgewezen, maar de het Hof concludeert net als de AG dat de uitbreiding van de bescherming van nationale emblemen ten opzichte van dienstmerken weliswaar niet uit het Verdrag van Parijs volgt, maar uit de nationale of communautaire regelgeving.

Weergave staatsembleem: 50. Derhalve kan een merk dat een staatsembleem niet exact weergeeft, niettemin door artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs worden gedekt, wanneer het door het betrokken publiek, in casu de gemiddelde consument, als nabootsing van een dergelijk embleem wordt opgevat.

59. Zoals ten slotte in punt 47 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, is artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs niet enkel van toepassing op merken, maar ook op bestanddelen van merken die staatsemblemen weergeven of nabootsen. Bijgevolg volstaat het voor weigering van inschrijving als gemeenschapsmerk dat één enkel bestanddeel van het aangevraagde merk een dergelijk embleem of een nabootsing daarvan weergeeft. Aangezien het Gerecht had geoordeeld dat het in het aangevraagde merk weergegeven esdoornblad een nabootsing uit heraldiek oogpunt van het Canadese embleem vormde, hoefde het dus niet meer de door dit merk opgeroepen totaalindruk te onderzoeken, daar artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs niet verlangt dat het merk in zijn geheel in aanmerking wordt genomen.

Uitbreiding tot dienstmerken: 73. Derhalve laat voornoemd artikel 6 ter het aan de vrije beoordeling van de verdragsluitende staten over om de aan warenmerken gewaarborgde bescherming uit te breiden tot dienstmerken. Aldus legt het Verdrag van Parijs deze staten niet de verplichting op, een onderscheid tussen die beide types van merken te maken.

74. Bijgevolg moet worden onderzocht of de gemeenschapswetgever deze bevoegdheid heeft willen uitoefenen en de krachtens het Verdrag van Parijs aan warenmerken geboden bescherming tot dienstmerken heeft willen uitbreiden.

80. Artikel 7, lid 1, sub i, van verordening nr. 40/94 is immers zonder onderscheid van toepassing op warenmerken en op dienstmerken, zodat de weigering van inschrijving bijvoorbeeld betrekking kan hebben op een dienstmerk dat een badge bevat. Uit niets blijkt evenwel waarom een dergelijke weigering van inschrijving zou moeten worden tegengeworpen aan een dienstmerk dat een badge bevat, en niet aan een dienstmerk dat een staatsvlag bevat. Zo de gemeenschapswetgever een dergelijke bescherming aan badges en aan wapenschilden heeft willen verlenen, moet ervan worden uitgegaan dat hij a fortiori ook de bedoeling had om een minstens even grote bescherming toe te kennen aan wapens, vlaggen en andere emblemen van staten of van intergouvernementele internationale organisaties. Derhalve lijkt het weinig waarschijnlijk dat de gemeenschapswetgever de bedoeling heeft gehad om een dienstenleverancier een merk te laten gebruiken dat een nationale vlag bevat, terwijl hij dit gebruik tegelijkertijd zou hebben verboden voor badges zoals die van een sportvereniging.

81. Bijgevolg heeft het Gerecht ten onrechte geoordeeld dat de litigieuze beschikking, door inschrijving van het aangevraagde merk voor diensten van klasse 40 in de zin van de Overeenkomst van Nice te weigeren, artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.

84. In casu is het Hof van oordeel dat het over alle noodzakelijke gegevens beschikt om in de zaak ten gronde te beslissen.

85. Aangezien immers het onderscheid dat het Gerecht bij de toepassing van artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 tussen warenmerken en dienstmerken heeft gemaakt ongegrond is, moet om de in de punten 39 tot en met 61 van het onderhavige arrest uiteengezette redenen met betrekking tot de waren van de klassen 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice worden geoordeeld dat de inschrijving van het merk eveneens op goede gronden kon worden geweigerd voor diensten van klasse 40 van deze Overeenkomst.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Utrecht, 15 juli 2009, LJN: BJ2746, Rooms-Katholieke Parochie Licht Van Christus tegen Gedaagde.

Curieuze zaak over het gebruik van het Bacardi-merk op een grafsteen (eventueel geschikt voor wat afwijkende tentamenvragen over bijvoorbeeld merkgebruik en reputatieschade?). Parochie in De Meern eist dat een grafsteen met de Bacardi-vleermuis (klik op afbeelding voor vergroting) wordt verwijderd, vanwege de omvang en aanvankelijk ook omdat “de afbeelding van de vleermuis aanstootgevend is, gezien de katholieke geloofsovertuiging. Zij is absoluut in strijd met de geest, die heerst op ons kerkhof.”

De rechtbank oordeelt dat het grafteken vanwege de omvang inderdaad in strijd is met de vergunning (overeenkomst) en vanwege de aangebrachte afbeelding van een vleermuis zonder vergunning. De vordering tot verwijdering wordt toegewezen voor zover deze gebaseerd is op handelen in strijd met vergunning. Gerechtvaardigd vertrouwen dat eiseres de afbeelding van de vleermuis niet aan gedaagde zou tegenwerpen. Gevorderde dwangsom afgewezen. De vordering met betrekking tot merkinbreuk wordt afgewezen:

Woord- en beeldmerk van Bacardi

4.14.  Aan haar vorderingen legt de Parochie mede ten grondslag de stelling dat de vleermuis inbreuk maakt op het woord- en beeldmerk van Bacardi. Naar het oordeel van de rechtbank kan de door de Parochie gestelde inbreuk niet tot toewijzing van haar vorderingen leiden.

4.15.  De rechtbank stelt vast dat de vergunning geen bepalingen bevat over merk- en beeldrechten van derden, zodat niet valt in te zien dat [gedaagde] – ook als de gestelde inbreuk juist is – met het aanbrengen van de vleermuis de vergunningvoorwaarden heeft overtreden. Overigens is gesteld noch gebleken dat de Parochie bevoegd is namens Bacardi op te treden tegen inbreuken op Bacardi’s merkrechten.

Lees het vonnis hier. Mediaberichtgeving o.a. hier (AD). 

Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 juli 2009, HA ZA 07-2704, Red Bull GmbH tegen Grupo Osborne S.A. c.s.

Merkenrecht. De van de sherry bekende Osborne-stier legt het als merk voor energydrinks, samen met het woordelement TORO, af tegen de voor energydrinks bekende stier van RED BULL. Paraplumerk-verweer gaat niet op. Lijkt wellicht een voor de hand liggende uitspraak (bekend merk, overeenstemmende tekens, identieke waren), maar de (weliswaar onweersproken) 1019h proceskostenveroordeling van maar liefst  €99.591,77 doet een stevige procedure vermoeden. Een samenvatting in citaten:

Vanaf 1995 tot 2005 is Osborne opgetreden als exclusief distributeur van Red Bull in Spanje. Op 22 november 2005 heeft Red Bull de distributieovereenkomst opgezegd. Kort na de beëindiging van de distributieovereenkomst met Red Bull is Osborne gestart met de verhandeling van een energiedrank. Deze drank wordt in Spanje en Portugal op de markt gebracht in de hiernaast afgebeelde verpakking.

(…) 4.2. De rechtbank is van oordeel dat Red Bull zich in ieder geval op grond van haar onder 2.2.1 beschreven internationale beeldmerk (de enkele stier, hierna het stiermerk) kan verzetten tegen het gebruik van de in 2.6 afgebeelde tekens op de verpakking van de energy drink van Osborne omdat door dat gebruik verwarring bij het publiek is te duchten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Overeenstemmende tekens: (…) 4.4. (…)  Voor wat betreft het door Osborne gebruikte teken dienen de afbeelding van de stier en het woordelement TORO als onderscheidende bestanddelen te worden aangemerkt Het woordelement XL (hetgeen naar het relevant publiek zal begrijpen staat voor Extra Large) is, anders dan Osborne betoogt, niet als onderscheidend aan te merken omdat het uitsluitend beschrijvend is voor inhoud of omvang van het product. Bij de bepaling van de overeenstemming zal daarom met name worden gelet op de afbeelding van de stier en het woordelement TORO. Mede door weergave van de stier in een apart kader met een van de rode basiskleur van de verpakking afwijkende achtergrondkleur, domineert dat beeldelement het teken in gelijke mate als het woordelement TORO. De rechtbank zal daarom, anders dan de kamer van beroep [BHIM oppositieprocedure – IEF] heeft geoordeeld ten aanzien van de (van dit teken afwijkende) Gemeenschapsmerkaanvrage van Osborne zoals weergegeven onder 2.4, niet minder gewicht toekennen aan het beeldelement dan aan het woordelement.

Visueel: 4.5. Naar het oordeel van de rechtbank stemt het beeldelement in het teken van Osborne visueel overeen met het hierboven weergegeven stiermerk van Red Bull. In beide gevallen betreft het immers een afbeelding van een stier. Daar komt bij dat de stier op overeenstemmende wijze is afgebeeld in die zin dat de stier in beide gevallen van opzij is weergegeven en op tamelijk realistische wijze is gestileerd. De door Osborne en Menken geconstateerde verschillen wegen daar niet tegen op. (…) Wat er ook zij van die verschillen, bij de beoordeling van de mate van overeenstemming dient te worden uitgegaan van de gemiddelde consument van energiedrank en die let niet op de verschillende details van merken, zoals de door Osborne en Menken aangevoerde verschilpunten, maar neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar. De door Osborne gebruikte woordelementen ontbreken in het stiermerk, maar dat verschil is onvoldoende om de overeenstemming tussen merk en teken op te heffen wegens de hierna te bespreken begripsmatige overeenstemming.

Conceptueel: 4.6. Ook in conceptueel opzicht stemmen het stiermerk van Red Bull en het teken van Osborne overeen. In beide gevallen wordt immers verwezen naar het concept stier, en meer specifiek een krachtige en energieke stier. Voor wat betreft het door Osborne gebruikte teken wordt het concept opgeroepen zowel door het gebruikte beeldelement als door het woordelement TORO. De rechtbank acht aannemelijk dat een aanmerkelijk deel van het publiek in de Benelux de betekenis van dit woordelement zal begrijpen, ook omdat het door de afbeelding van een stier op weg geholpen wordt. De conceptuele tegenstellingen die Osborne en Menken, in navolging van de hiervoor onder 2.4 weergegeven beslissing en in navolging van opmerkingen van het BHIM in het kader van de op die beslissing gevolgde procedure bij het GvEA, zien tussen het merk en het gebruikte beeldelement, zoals “agressieve beweging” versus “stilte voor de storm” en “bizons in het wilde westen” versus “traditionele folklore”, wegen daar niet tegen op. Er dient immers rekening te worden gehouden met het feit dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. De rechtbank acht niet aannemelijk dat de gemiddelde consument op basis van dat onvolmaakte beeld een zo specifieke begripsmatige inhoud aan het merk en teken zal geven als Osborne en Menken erin zien, wat er verder ook zij van die visie. Daarnaast wijzen Osborne en Menken er in dit verband op dat Red Bull de stier op haar verpakking weergeeft in de kleur rood en in combinatie met een andere stier. Dat betoog moet worden gepasseerd omdat, zoals hiervoor reeds is opgemerkt, bij de bepaling van de mate van overeenstemming moet worden uitgegaan van het merk zoals het is ingeschreven in plaats van het merk zoals het door Red Bull wordt gebruikt.

4.7. Gegeven de visuele en conceptuele overeenstemming moet dus worden geconcludeerd dat merk en teken in sterke mate overeenstemmen. Beoordeling van de overeenstemming in auditief opzicht is niet aan de orde omdat het merk slechts bestaat uit een beeldelement.

4.8. Daarnaast is niet in geschil dat Osborne en Menken het stierteken gebruiken voor een product dat identiek is aan de waren waarvoor Red Bull het stiermerk onder meer heeft ingeschreven, te weten energy drinks.

Inherent onderscheidend vermogen: 4.9. Verder moet worden aangenomen dat het stiermerk van Red Bull inherent onderscheidend vermogen heeft. (…) Osborne en Menken betogen in die voetnoot dat er een verband is tussen de keuze voor het concept stier en het product energiedrank omdat taurine een van de hoofdingrediënten van energiedranken is en het woord “taurine” is afgeleid van het Latijnse woord voor stier, “taurus”. Voor zover al zou kunnen worden aangenomen dat het relevante publiek het Latijn beheerst en ervan op de hoogte is dat de drank taurine bevat, acht de rechtbank het genoemde verband in ieder geval te indirect om afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen van het stiermerk.

Bekend merk: 4.10. Daar komt bij dat tussen partijen vast staat dat het onder 2.2.3 bedoelde woord- /beeldmerk RED BULL ENERGY DRINK, waarvan het stiermerk een element vormt, zeer intensief is gebruikt en daarom een bekend merk is geworden. In het midden kan blijven of ook het stiermerk als gevolg van dat intensieve gebruik een bekend merk is geworden. In ieder geval moet op grond van dat intensieve gebruik worden aangenomen dat het onderscheidend vermogen van het stiermerk door dat gebruik is toegenomen en dat het stiermerk daarom een bovengemiddeld onderscheidend vermogen heeft gekregen.

Toenemend onderscheiden vermogen: 4.11. (…) Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt namelijk dat een merk dat van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft, onderscheidend vermogen kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik van het merk als deel van een ander merk (HvJ EG 7 juli 2005, C-353/03, Have a break). Gelet daarop moet worden aangenomen dat onzelfstandig gebruik van een teken dat van huis uit al wel onderscheidend vermogen heeft, zoals het gebruik van het stiermerk van Red Bull als element van het merk RED BULL ENERGY DRINK, in de gegeven omstandigheden a fortiori moet kunnen worden opgevat als merkgebruik dat het onderscheidend vermogen van het merk doet toenemen. Immers, waar het bij het gebruik van een teken zonder onderscheidend vermogen niet zonder meer voor de hand ligt dat het publiek het teken zal gaan opvatten als een aanduiding van de herkomst van waren of diensten, speelt dat bij een inherent onderscheidend merk als het stiermerk van Red Bull geen rol (vgl. r.o. 4.23 e.v. in reconventie).

Verwarringsgevaar: 4.12. Gegeven het feit dat (i) het stiermerk van Red Bull en het teken van Osborne sterk overeenstemmen, (ii) het teken van Osborne wordt gebruikt voor exact dezelfde waren als waarvoor het stiermerk van Red Bull is ingeschreven, en (iii) het bovengemiddelde onderscheidende vermogen van het stiermerk van Red Bull, moet worden geconcludeerd dat door het gebruik van het teken verwarring bij het publiek kan ontstaan, ofwel omdat het publiek het stiermerk en het teken met elkaar verwart (directe verwarring), ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte stierteken op zijn minst zal menen dat de energiedrink van Osborne afkomstig is van Red Bull (indirecte verwarring). Gelet daarop kunnen de overige gronden die Red Bull heeft aangevoerd voor het gestelde verwarringsgevaar onbesproken blijven.

Paraplumerk: 4.13. Het betoog van Osborne en Menken dat Osborne het stierteken gebruikt als “paraplumerk” voor al haar producten en dat dit paraplumerk bekend is bij het publiek, kan niet leiden tot een andere conclusie. Red Bull heeft er namelijk op gewezen dat voor zover het stierteken van Osborne bekend is, het bekend is bij een andere doelgroep dan het relevante publiek met betrekking tot energiedranken. Onder verwijzing naar een door Osborne en Menken in het geding gebracht artikel (productie 24) heeft Red Bull – als zodanig onweersproken – gesteld dat tot de doelgroep van de producten waarvoor Osborne het stierteken in de Benelux gebruikt, te weten Sherry en aanverwante alcoholische dranken, geen jonge consumenten behoren en dat meer dan 84% van de consumenten ouder is dan 50 jaar. Tevens heeft Red Bull onweersproken aangevoerd dat de doelgroep voor haar energiedrank juist voornamelijk bestaat uit tieners en twintigers, althans uit consumenten jonger dan 40 jaar. In het licht daarvan is niet aannemelijk dat het merk van Osborne bekend is bij het relevante publiek. De door Osborne en Menken overgelegde pagina’s uit een “consumenten onderzoek” van Wine Intelligence (productie 8), waaruit volgens Osborne en Menken volgt dat 61% van de Nederlandse bevolking het stierteken associeert met Osborne, kan niet leiden tot een andere conclusie, reeds omdat Osborne en Menken geen inzicht hebben gegeven in de doelgroep en opzet van dat onderzoek.

Vernietiging voorraad: 4.20. De gevorderde vernietiging van de eventueel door Osborne en Menken in de Benelux in voorraad gehouden inbreukmakende producten komt voor toewijzing in aanmerking. Het verweer dat Osborne en Menken niet te kwader trouw zijn, kan in dit verband worden gepasseerd. Kwade trouw is geen vereiste voor toewijzing van een vordering tot vernietiging op grond van artikel 2.22 lid 1 BVIE. Het verweer dat de vernietiging in dit geval disproportioneel is, moet als onvoldoende gemotiveerd worden verworpen. Gegeven het feit dat de verhandeling van de producten, waaronder mede begrepen de export van de producten, zal worden verboden, valt zonder nadere toelichting – die ontbreekt – niet in te zien dat die producten nog van significante waarde zijn voor Osborne en Menken. Ook het verweer van Osborne dat zij geen voorraad in de Benelux aanhoudt, kan niet leiden tot afwijzing van deze vordering jegens haar. Osborne en Menken hebben immers zelf aangevoerd dat de rol van Menken uitsluitend lijdelijk is. Teneinde discussie te voorkomen over de vraag of de bij Menken in voorraad gehouden producten een voorraad van Osborne of een voorraad van Menken zijn, zal de vordering jegens beiden worden toegewezen.

Normaal gebruik BULL: 4.23. Het betoog van Osborne en Menken dat Red Bull het merk alleen heeft gebruikt in combinatie met het woord Red, kan niet leiden tot een andere conclusie. Anders dan Osborne en Menken menen, is voor de weerlegging van een beroep op vervallenverklaring niet vereist dat het betreffende merk zelfstandig is gebruikt. Artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE bevat, in navolging van artikel 10 lid 1 van de Merkenrichtlijn (richtlijn 2008/95/EG, hierna: MRl), geen beperking in die zin. Het vereist enkel “normaal gebruik” van het merk en daartoe volstaat dat het merk is gebruikt overeenkomstig zijn voornaamste functie, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen (HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, Ansul/Ajax, r.o. 36).

4.24. Naar het oordeel van de rechtbank voldoet het bedoelde gebruik van het woord BULL op de producten van Red Bull en in de reclame-uitingen van Red Bull aan de eis dat het dient ter waarborging van de identiteit van de oorsprong van de producten van Red Bull. Als niet, althans onvoldoende weersproken staat namelijk vast dat het merk BULL inherent onderscheidend vermogen heeft en dat het dus geschikt is om de herkomst van die waren aan te duiden. Gelet daarop moet worden aangenomen dat het publiek het gebruik van het woord BULL zal opvatten als aanduiding van de herkomst van de waren. Dat het woord uitsluitend wordt gebruikt in combinatie met het woord RED doet daar niet aan af. Immers valt niet in te zien dat de enkele toevoeging van het woord RED afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk BULL.

Lees het vonnis hier.

Prof. mr. Charles Gielen, NautaDutilh: Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en L'Oreal/Bellure.

"Beide arresten gaan over de bescherming van bekende merken tegen, wat ik nu maar kort aanduid als niet-verwarringsbescherming.

(…) De hier besproken arresten geven na Chevy, Davidoff/Gofkid en adidas/Fitnessworld een aardig totaalbeeld van de niet-verwarringsbescherming. Het gaat dan in het bijzonder om de beoordelingscriteria van het verband tussen merk en teken dat reeds in Chevy en adidas/Fitnessworld  aan de orde was. Verder gaat het om de betekenis van de inbreukcriteria ongerechtvaardigd voordeel trekken uit en afbreuk doen aan onderscheidend vermogen en reputatie en worden er regels gegeven omtrent het bewijs hiervan. In L'Oreal/Bellure wordt dan nog ingegaan op het gebruik van merken in vergelijkingslijsten.

(…) Deze noot is lang uitgevallen, maar het leek goed om beide arresten samen te behandelen, omdat zij een belangrijke stap vormen bij mogelijkheden van de houders van bekende merken om zich te wapenen tegen andere gedragingen dan het veroorzaken van verwarringsgevaar, zoals die zijn gegeven door art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn."

Lees de gehele noot hier.

Rechtbank Middelburg, 22 april 2009, LJN: BJ2415, [Naam eiseres] Vloerdecor V.O.F. tegen [naam gedaagde] Kunststofvloeren V.O.F.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Doorlinken domeinnaam is in Middelburg wel handelsnaamgebruik. “De door gedaagden gebruikte domeinnaam, die grotendeels overeen stemt met de handelsnaam van eisers, is weliswaar niet de naam van de website van gedaagden, maar dient wel als directe doorgeleiding naar die website. Voorshands kan dan ook worden geconcludeerd dat gedaagden de naam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloeren’ mede gebruiken als naam waaronder zij hun onderneming drijven.”

Eiseres verkoopt en monteert kunststofvloersystemen. Zij heeft een woordmerk in 1996 ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau. Ook heeft zij die naam als handelsnaam geregistreerd bij de KvK. Gedaagden, die ook kunststofvloeren verkopen, hebben een domeinnaam die lijkt op de domeinnaam van eiseres laten registreren en die doorverwijst naar gedaagdes eigen website. Eisers vorderen gedaagden hoofdelijk te gebieden de domeinnaam aan eisers over te dragen en gedaagden te gebieden ieder gebruik van het woord zoals in de handelsnaam van eisers als handelsnaam en domeinnaam voor het aanprijzen en in de handel brengen van vloeren en vloersystemen te staken en gestaakt te houden. De vorderingen worden toegewezen.

“In casu presenteren gedaagden zich via internet met de betreffende handelsnaam, althans een zeer daarop gelijkende naam, en eisers presenteren zich met die handelsnaam via vermelding van de naam op briefpapier en enveloppen, zoals blijkt uit de producties bij de dagvaarding. De door gedaagden gebruikte domeinnaam, die grotendeels overeen stemt met de handelsnaam van eisers, is weliswaar niet de naam van de website van gedaagden, maar dient wel als directe doorgeleiding naar die website. Voorshands kan dan ook worden geconcludeerd dat gedaagden de naam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloeren’ mede gebruiken als naam waaronder zij hun onderneming drijven.
Ten aanzien van het gebruik van de naam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres] vloerdecor’ door eisers wordt nog opgemerkt dat het feit dat zij zich ook nog onder een andere handelsnaam, namelijk [tweede naam eiseres], presenteren niet af doet aan het gebruik als handelsnaam van de naam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloerdecor’.
Dat eisers zich kunnen beroepen op een oudere handelsnaam staat vooralsnog als onweersproken vast.

Voorts dient voor een succesvol beroep op artikel 5 van de Handelsnaamwet sprake te zijn van verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen. Ook daarvan is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake. Daartoe wordt overwogen dat het onderscheidende element in de handelsnaam van eisers de combinatie van de woorden ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]’ en ‘vloer’ is. Door eisers is onweersproken gesteld dat de gangbare aanduiding voor dit soort vloeren ‘vlokkenvloer’ of ‘chipsvloer’ is, zodat de benaming ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloer’ geen algemeen gebruikelijke aanduiding is voor dergelijke vloeren.
Het gevaar voor verwarring wordt verder versterkt doordat beide ondernemingen hetzelfde soort product verkopen (kunststofvloeren) en bij elkaar in de buurt gevestigd zijn (Goes en Oudenbosch), waardoor aangenomen moet worden dat zij in ieder geval deels hetzelfde afzetgebied hebben.

Gelet op het vorenstaande concludeert de voorzieningenrechter dat het gebruik door gedaagden van de domeinnaam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloeren.nl’ in strijd met het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet geschiedt.
De vordering tot overdracht van de domeinnaam is dan ook toewijsbaar als passende wijze van beëindiging van de inbreuk.
Ook de vordering strekkende tot het staken en gestaakt houden van ieder gebruik van de woorden ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloer’ en ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloeren’ als handelsnaam en domeinnaam voor het aanprijzen en in de handel brengen van vloeren en vloersystemen is gelet op hetgeen hierboven is overwogen op grond van het in artikel 5 van de Handelsnaamwet toewijsbaar. Voor zover de betreffende vordering strekt tot het staken en gestaakt houden van het woord ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]’ [confetti - IEF]  zal deze worden afgewezen, nu dit woord onvoldoende onderscheidend vermogen heeft en een algemene term is waar eisers geen rechten op kunnen doen gelden.”

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad, 10 juli 2009, LJN: BI2335, G-Star International Ltd. c.s. tegen Metro Cash & Carry Nederland B.V. (incl. conclusie A-G Verkade)

Update: Zie Herstelarrest Hoge Raad, 4 september 2009, IEF 8167.

Merkenrecht. Verzet door merkhouder (G-Star) tegen verkoop parallel geïmporteerde producten G-star en tegen gebruikmaking van het gemeenschapsbeeldmerk ‘G-star Original Raw Denim’ (het logo op het afgebeelde t-shirt)  in een folder van de Makro. Rechtbank en hof (IEF 4544) wezen de vorderingen van G-Star eerder af, de Hoge Raad verwerpt het beroep van G-Star tegen deze uitspraken.

Deze zaak ligt in het verlengde van de bekende arresten HvJ EG 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 (Dior/Evora) en 23 februari 1999, C-63/97 NJ 2001, 134 (BMW/ Deenik). Daarin kende het Hof aan de outsider/wederverkoper van door de merkhouder (in de EU) rechtmatig in het verkeer gebrachte goederen, in het verlengde van de vrijheid van wederverkoop, ruime maar niet onbeperkte reclamemogelijkheden toe. Merkhouder G-Star leest die arresten zo dat daarin geoordeeld (althans niet uitgesloten) is, dat van het merk in reclame-uitingen uitsluitend gebruik mag worden gemaakt voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van de van het merk voorziene waren. Die noodzaak is er volgens G-Star (in elk geval) niet voor gebruik van haar beeldmerk, zodat Makro in haar reclame had moeten volstaan met het gebruik van het woordmerk. De Hoge Raad is het daar niet mee eens.

3.5 Uitgangspunt bij de beoordeling van deze klachten is dat ingevolge art. 7 lid 2 van de Richtlijn 89/104/EEG, art. 13 lid 2 van de Verordening 40/94/EG en art. 2.23 lid 3 BVIE wederverkoop van een product dat door of met toestemming van de rechthebbende in de EER in het verkeer is gebracht, onder het daarmee verbonden merk vrij is, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich tegen verdere verhandeling te verzetten. Ingevolge de door het hof vermelde rechtspraak van het HvJEG houdt dit voor de wederverkoper ook de vrijheid in om de verhandeling van dit merkartikel met gebruikmaking van het merk bij het publiek aan te kondigen met dien verstande dat de wederverkoper de verplichting heeft loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder.

Van gegronde redenen zich tegen het gebruik van het merk te verzetten zal voor de merkhouder sprake kunnen zijn als, zeer kort samengevat, (i) de wederverkoper het merk zo gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat een commerciële band tussen hem en de merkhouder bestaat, of (ii) op een wijze die niet overeenstemt met de in de branche van de wederverkoper gebruikelijke wijze van adverteren, dan wel (iii) op een zodanige wijze dat de merkhouder kan aantonen dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt. Bij een product of merk met een luxueus en prestigieus imago moet het gerechtvaardigd belang van de merkhouder om beschermd te worden tegen een wijze van reclame maken door de wederverkoper die de reputatie van het merk zou kunnen schaden, worden afgewogen tegen het gerechtvaardigd belang van de wederverkoper om de producten te kunnen doorverkopen met gebruikmaking van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren. Hoewel het hof van oordeel was dat de merken van G-Star geen luxueus en prestigieus imago hebben, heeft het, zoals uit de hiervoor in 3.3 weergegeven overwegingen blijkt, het merkgebruik aan al deze maatstaven getoetst en is het tot de slotsom gekomen dat het gebruik van het woord- en beeldmerk van G-Star door Makro deze toetsing kan doorstaan. Dit oordeel wordt in de onderdelen niet als zodanig bestreden.

3.6 Anders dan de onderdelen betogen bestaat voor een verdergaande toetsing, in het bijzonder aan de maatstaf dat het gebruik van het merk door de wederverkoper noodzakelijk moet zijn, geen rechtsgrond. Voor het bestaan van de "leidende gedachte" als bedoeld in onderdeel 1.1 is geen steun te vinden in de jurisprudentie van het HvJEG omtrent de uitputtingsregel. Niet in te zien valt dat deze jurisprudentie ruimte zou laten voor de noodzakelijkheidseis die G-Star gesteld wil zien. Deze eis volgt niet uit de algemene loyaliteitseis zoals deze door het HvJEG nader is ingevuld. Zij is niet in overeenstemming met het uitgangspunt in de jurisprudentie van het HvJEG omtrent de uitputtingsregel dat de erkende wederverkoper vrij is het merk te gebruiken mits dit - kort gezegd - geen afbreuk doet aan de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. In die jurisprudentie is geen enkel aanknopingspunt te vinden voor de in de onderdelen besloten liggende opvatting dat het gebruik van het merk door de erkende wederverkoper terughoudender zou moeten zijn dan dat van de niet erkende wederverkoper. Uit hetgeen in het arrest Dior/Evora (rov. 37) is overwogen volgt immers juist dat door het maken van een dergelijk verschil de doelstelling van de uitputtingsregel in gevaar kan worden gebracht, hetgeen veeleer ertoe noopt de niet erkende wederverkoper ten aanzien van het gebruik van het merk niet aan strengere regels te binden dan de wel erkende. De in het middel subsidiair voorgestane opvatting dat voor het gebruik van het beeldmerk wel een zwaardere toets moet worden aangelegd, kan evenmin worden aanvaard. Voldoende is dat het gebruik van een beeldmerk door een wederverkoper van waren ten aanzien waarvan het merkrecht is uitgeput, wordt getoetst aan de eisen die in de rechtspraak van het HvJEG zijn ontwikkeld voor de "gegronde redenen", zoals hiervoor in 3.5 samengevat.
Bij gebreke van redelijke twijfel over de uitleg van het te dezen van toepassing zijnde gemeenschapsrecht, behoeven over dit een en ander ook geen prejudiciële vragen te worden gesteld aan het HvJEG.
Beide onderdelen zijn dus tevergeefs voorgesteld.

Lees het arrest hier.

Hoge Raad, 10 juli 2009, 2009, 07/13288, Ajax Brandbeveiliging B.V. tegen Ansul B.V. (met dank aan Ernst-Jan Louwers, Louwers IP|Technology Advocaten).

Merkenrecht. Arrest inzake Ansul/Ajax. Na ruim 14 jaar komt de procedure Ansul/Ajax tot een einde.
 
Het Hof Amsterdam besliste op 26 juli 2007 na terugverwijzing door de Hoge Raad dat Ansul in de jaren 1989-1994 normaal gebruik heeft gemaakt van haar merk MINIMAX en dat dit gebruik als ‘werkelijk’ gebruik kan worden bestempeld (IEF 4482). De klachten in deze tweede cassatie kunnen volgens de Hoge Raad niet tot cassatie leiden  en nopen niet tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling (81 RO).

Lees het arrest hier. Inmiddels ook op rechtspraak.nl, inclusie clonclusie AG: BI3401.

Rechtbank Rotterdam, 29 april 2009, LJN: BJ2061, Einhorn Mode Manufaktur Gmbh & Co. Kg tegen Consolidated Artists B.V.

Merkenrecht. Rechtsmacht; samenhangende vorderingen. Samenloop tussen EEX-Vo en GMVo. Voor wat betreft de inbreukvordering ten aanzien van een gemeenschapsmerk heeft ingevolge de GMVo slechts de rechtbank Den Haag als rechtbank.
 
Einhorn stelt dat CA met haar Benelux-registratie (afbeelding links) inbreuk maakt op Einhorns internationale, onder meer voor de Europese Unie, voor het gebruik op kleding, schoeisel en hoofddeksels geregistreerde beeldmerken van een steigerende eenhoorn (afbeelding rechts).

4.5. Waar de in 2.1 onder (b) genoemde vordering een inbreukvordering op een gemeenschapsmerk betreft en uit artikel 91 en 92 GMVo in onderling verband volgt dat in dit geval naast de “rechtbanken voor het gemeenschapsmerk” geen andere gerechten bevoegd zijn, kan een beroep op enige andere niet uit de GMVo of de Brussel I-Vo, voor zover van toepassing, voortvloeiende internationale regeling, zoals een regeling betreffende verknochte zaken, Einhorn niet baten.
Aangezien het hier Europees gemeenschapsrecht betreft, kan een beroep op nationale processuele regels Einhorn evenmin baten.

4.6. De conclusie is daarom dat de rechtbank Rotterdam niet bevoegd is om kennis te nemen van de in 2.1 onder (b) genoemde inbreukvordering. Ingevolge artikel 73 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) dient verwijzing te volgen naar de rechtbank ’s-Gravenhage in de stand waarin de zaak zich bevindt.

4.7. Gegeven de onderhavige procedure en de bij de High Court in Londen, Verenigd Koninkrijk, tussen Einhorn als eiseres en MNGM en SKM als verweerders lopende procedure, dienen de overige vorderingen, die niet als rechtsvorderingen betreffende (dreigende) inbreuk op een gemeenschapsmerk vallen aan te merken, te worden beoordeeld aan de hand van de Brussel I-Vo.

(…) 4.13. Gegeven de omstandigheid dat de vorderingen in het Verenigd Koninkrijk eerder zijn aangebracht bij een gerecht dat valt aan te merken als een gerecht voor het gemeenschapsmerk in de zin van artikelen 91 en 92 GMVo, zal de rechtbank de behandeling en beslissing aanhouden totdat op de vorderingen voor de High Court zal zijn beslist.
De rechtbank zal de zaak naar de parkeerrol verwijzen in afwachting van de uitkomst van de procedure voor de High Court.

Lees het vonnis hier.