Merkenrecht  

GvEA, 2 juli 2009, zaak T-414/07, Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) tegen OHIM.

Gemeenschapsmerk. Weigering registratie Gemeenschapsbeeldmerk in vorm van een hand die kaart met drie driehoeken vasthoudt. Niet onderscheidend. Geen inburgering

40. Bovendien heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat haar conclusie dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, geldt – zoals zij in detail heeft uiteengezet in de punten 19 tot en met 22 van de bestreden beslissing – voor alle betrokken waren en diensten die verband houden met het gebruik van elektronische betaalkaarten en de verrichting van transacties waarvoor dergelijke kaarten noodzakelijk zijn, zoals elektronische betalingen door middel van een magneetkaart (klasse 9), het administratief beheer van verkoopautomaten (klasse 35), de systemen voor elektronisch betalen via computernetwerk (klasse 42), de verkoop van magnetische betaalkaarten en de transacties door middel van deze kaarten (klasse 36), of de telecommunicatieprocedés en de transmissie van elektronische informatie die een soort van boodschap zijn dat deze diensten verkrijgbaar zijn mits een magneetkaart wordt gebruikt (klasse 38).

41. In dit verband zij met name vastgesteld dat verzoekster heeft nagelaten aan te tonen dat de kamer van beroep in de punten 19 tot en met 22 van de bestreden beslissing ten onrechte heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk, gelet op de betrokken waren en diensten, door het relevante publiek wordt waargenomen als een rechtstreekse en noodzakelijke verwijzing naar de uitvoering van elektronische betalingen door middel van een magneetkaart.

42. Gelet op het voorgaande heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat, gelet op de totaalindruk die wordt opgeroepen door de combinatie van de verschillende bestanddelen van het aangevraagde teken, dit teken het relevante publiek niet in staat stelt, de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten te identificeren wanneer het bij een aankoop een keuze moet maken.

(…)

48. In casu dient in de eerste plaats te worden opgemerkt dat het logo waarnaar verzoekster verwijst, niet samenvalt met het aangevraagde merk, maar een van de bestanddelen ervan is. Zoals de kamer van beroep in punt 27 van de bestreden beslissing terecht heeft geoordeeld, kan het onderscheidend vermogen dat dit logo eventueel heeft verkregen door het gebruik ervan, niet ten goede komen van het aangevraagde teken, dat bestaat uit andere bestanddelen die binnen de erdoor opgeroepen totaalindruk de doorslag geven.

Lees het arrest hier.

GvEA, 30 juni 2009, zaak T-435/05,  Danjaq, LLC tegen OHIM / Mission Productions.

Merkenrecht. Titelbescherming. Oppositieprocedure door houder van niet-ingeschreven woordmerken en van tekens Dr. No en Dr. NO (James Bond) tegen gemeenschapsmerk-aanvraag woordmerk Dr. No. Oppositie afgewezen.

'De commerciële herkomst van de film blijkt uit andere tekens.' 'Een filmtitel komt niet automatisch in aanmerking voor de bescherming die aan aanduidingen van de commerciële herkomst wordt geboden.' 'Een beschrijvende verwijzing naar de waren.' Geen onderscheidend teken dat in economisch verkeer wordt gebruikt. Niet is aangetoond dat de tekens Dr. No en Dr. NO als aanduidingen van commerciële herkomst zijn gebruikt vóór de indiening van de  gemeenschapsmerkaanvraag.

Herkomstaanduiding: 24. Voorts zij opgemerkt dat Dr. No niet alleen de titel van de eerste film van de reeks „James Bond” is, maar ook de naam van een van de hoofdpersonages uit de film. In beginsel kunnen deze gegevens geen beletsel vormen voor het gebruik van de tekens Dr. No en Dr. NO als merk om de commerciële herkomst van de films of dvd’s aan te duiden.

25. In casu blijkt uit onderzoek van de door verzoekster overgelegde documenten evenwel duidelijk dat de tekens Dr. No en Dr. NO niet de commerciële herkomst, doch de artistieke herkomst van de films aanduiden. Voor de gemiddelde consument dienen de betrokken tekens, die zijn aangebracht op de hoezen van de videobanden of op de dvd’s, immers om deze film te onderscheiden van andere films van de reeks „James Bond”. De commerciële herkomst van de film blijkt uit andere tekens, zoals „007” of „James Bond”, die zijn aangebracht op de hoezen van de videobanden of op de dvd’s en die aangeven dat de commerciële herkomst van de film moet worden gezocht bij de producent van de films van de reeks „James Bond”. Gesteld dat de winst die met de film Dr. No op het communautaire grondgebied is geboekt, kan getuigen van het commerciële succes van deze film op dat grondgebied, toch kan deze winst niet dienen tot bewijs van het gebruik van de betrokken tekens als aanduiding van de commerciële herkomst.

26. Bovendien is het onderscheid tussen de titel en het merk, anders dan verzoekster stelt, niet „irreëel en kunstmatig”. Eenzelfde teken kan immers worden beschermd als een originele creatie door het auteursrecht en als aanduiding van commerciële herkomst door het merkrecht. Het gaat dus om verschillende exclusieve rechten die op verschillende eigenschappen zijn gebaseerd, te weten de originaliteit van een creatie en de geschiktheid van een teken om de commerciële herkomst van waren en diensten te onderscheiden. Ook al kan een filmtitel in een aantal nationale rechtsstelsels worden beschermd als artistieke creatie die losstaat van de film zelf, een filmtitel komt dus niet automatisch in aanmerking voor de bescherming die aan aanduidingen van de commerciële herkomst wordt geboden, aangezien uitsluitend tekens die de kenmerkende functies van merken vervullen, voor deze bescherming in aanmerking kunnen komen.

27. Voor stripverhalen, muziekopnamen, boeken en posters worden de tekens Dr. No en Dr. NO evenmin gebruikt als merk, doch als een beschrijvende verwijzing naar de waren, waarbij aan de consumenten wordt aangegeven dat het gaat hetzij om de muziek van de film Dr. No, hetzij om een boek of stripverhaal over het personage „Dr. No”, hetzij om een poster van deze film of van dit personage. Zoals het onderzoek van de door verzoekster overgelegde documenten aantoont, worden een aantal van de genoemde waren aan het publiek voorgesteld met andere herkomstaanduidingen, te weten „007” en „James Bond”, die aan de consumenten aangeven dat de commerciële herkomst van voornoemde waren die betrekking hebben op de film of op het personage „Dr. No”, dezelfde is als de commerciële herkomst van de films van de reeks „James Bond” dezelfde is.

28. Voor wagens en uurwerken die worden vervaardigd door ondernemingen die houder zijn van een licentie voor het gebruik van de tekens Dr. No en Dr. NO op deze waren, ligt dit niet anders. In beide gevallen is het gebruik van deze tekens zonder meer beschrijvend, waarbij aan de consumenten wordt aangegeven dat de betrokken wagen die is welke in de film Dr. No werd gebruikt, of dat het uurwerk overeenstemt met het uurwerk in de film Dr. No uit een collectie uurwerken die wordt vervaardigd als aandenken aan de veertigste verjaardag van de films van de reeks „James Bond”. Uit het onderzoek van de documenten betreffende de wagens blijkt bovendien dat de aanduidingen van commerciële herkomst die verzoekster daarvoor gebruikt, „James Bond”, „007” en het „Gun Symbol” zijn. Zoals in de gevallen die in punt 27 supra zijn onderzocht, geven deze aanduidingen aan dat de waren dezelfde commerciële herkomst hebben als de andere „Bond”-producten.

29. Gesteld dat de tekens Dr. No en Dr. NO als aanduidingen van commerciële herkomst worden gebruikt op figuurtjes van de filmpersonages die worden gemaakt door een onderneming die houder is van een licentie voor deze merken, met name door het gebruik van de betrokken tekens samen met het symbool „TM”, verzoekster is er niet in geslaagd aan te tonen dat de tekens Dr. No en Dr. NO als merk zijn gebruikt vóór de datum van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk. Onderzoek van de overgelegde documenten maakt immers duidelijk dat de figuurtjes van „Dr. No” pas vanaf augustus of september 2002 op de markt zijn gebracht, dat wil zeggen na de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk op 13 juni 2001.

30. Ten slotte zijn de arresten van het Hof van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 38), en 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 53), waarop verzoekster zich beroept in verband met het gebruik van de tekens als merk, in casu niet van toepassing. Hier is immers niet aan de orde het gebruik van een ingeschreven merk in het economisch verkeer voor zuiver beschrijvende doeleinden of voor andere doeleinden dan de betrokken waren of diensten te onderscheiden op de markt. Het gaat daarentegen om het bewijs dat de betrokken tekens, die een filmtitel zijn, als merk werden gebruikt vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, hetgeen verzoekster niet heeft aangetoond.

31. Aangezien niet is aangetoond dat de tekens Dr. No en Dr. NO als aanduidingen van commerciële herkomst zijn gebruikt vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, kunnen zij niet worden beschouwd als algemeen bekende merken in de zin van artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 en van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, zonder dat hoeft te worden onderzocht of de betrokken tekens algemeen bekend zijn in een lidstaat in de zin van laatstgenoemde bepaling. Daar voornoemde tekens geen oudere merken in de zin van artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 vormen, behoeft dus niet te worden onderzocht of er gevaar voor verwarring van de betrokken tekens bestaat. Derhalve dient het eerste middel te worden afgewezen.

Niet-ingeschreven ouder merk of een ander teken dan een merk:  35. Ingevolge artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 kan op basis van het bestaan van een niet-ingeschreven ouder merk of een ander teken dan een merk op goede grond oppositie worden ingesteld indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: het betrokken merk of teken wordt gebruikt in het economisch verkeer; het heeft meer dan alleen plaatselijke betekenis; het merk verleent aan de houder ervan het recht om het gebruik van een later merk te verbieden; het recht op de betrokken tekens moet krachtens het recht van de lidstaat waar de tekens zijn gebruikt, zijn verworven vóór de datum van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag. Deze voorwaarden zijn cumulatief, zodat wanneer voor een teken niet aan een van deze voorwaarden is voldaan, de oppositie op grond van het bestaan van een niet-ingeschreven merk of een ander teken dat in het economisch verkeer wordt gebruikt in de zin van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94 niet kan slagen.

36. In casu blijkt uit de argumenten die de kamer van beroep in de punten 29 en 30 van de bestreden beslissing heeft aangevoerd, duidelijk dat verzoekster niet had aangetoond dat zij de tekens Dr. No en Dr. NO in het economisch verkeer had gebruikt, hetgeen voldoende grond voor afwijzing van dit middel is.

 Geen auteursrecht in oppositieprocedure /titelbescherming: 41. Bovendien volgt uit artikel 8, lid 4, en artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 53, lid 2, vanverordening nr. 207/2009), in hun onderlinge samenhang gelezen, dat geen beroep op de auteursrechtelijke bescherming kan worden gedaan in het kader van een oppositieprocedure, doch uitsluitend in het kader van een procedure tot nietigverklaring van het betrokken gemeenschapsmerk.

(...) 4.6. Aangezien verzoekster er niet in geslaagd is, het bewijs te leveren van het gebruik van de titel van de film Dr. No in de lidstaten waarin deze titel wordt beschermd tegen het gebruik van een later merk, behoeft niet te worden onderzocht of voor deze titel is voldaan aan de overige voorwaarden om de bescherming te krijgen die aan deze tekens wordt geboden door de nationale rechtsregels. Bijgevolg moet het derde middel worden afgewezen en dient het beroep dus in zijn geheel te worden verworpen.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 2 juli 2009, zaak C 302/08, Zino Davidoff SA tegen Bundesfinanzdirektion Südost. (Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht München (Duitsland))

Merkenrecht. Eerst even kort. Geding tussen Davidoff  en de Bundesfinanzdirektion Südost over een verzoek van Davidoff om aan de grens beslag te leggen op goederen die worden vermoed inbreuk te maken op internationaal ingeschreven merken waarvan zij houdster is.  Internationale inschrijving en gemeenschapsmerk gelijke gevolgen in Gemeenschap. Goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op merk. Recht op verkrijgen van optreden ook in andere lidstaten dan die waar verzoek om optreden is ingediend.

"Dient artikel 5, lid 4, van verordening [nr. 1383/2003] aldus te worden uitgelegd, gelet op de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het [Protocol], dat ondanks het gebruik van het begrip ‚gemeenschapsmerk’, ook internationale inschrijvingen van merken in de zin van artikel 146 en volgende van verordening [nr. 40/94] onder deze bepaling vallen?”

Het Hof van Justitie (Zesde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 4, van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, gelezen in het licht van artikel 146 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1992/2003 van de Raad van 27 oktober 2003, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een internationaal ingeschreven merk op basis van dit artikel het optreden kan verkrijgen van de douaneautoriteiten van een of meer andere lidstaten dan die waar hij zijn verzoek indient, zoals dit ook voor de houder van een gemeenschapsmerk het geval is.

Lees het arrest hier. 

HvJ EG, 2 juli 2009, C-343/07, Bavaria NV & Bavaria Italia Srl tegen Bayerischer Brauerbund eV .Verzoek om een prejudiciële beslissing door de Corte d'Appello di Torino (Italië). (Beschikbaar in alle talen behalve het Nederlands!).

Merkenrecht. Eerst even kort. Kunnen het oudere Nederlandse biermerk ‘Bavaria’ en de geografische aanduiding ‚Bayerisches Bier’ vreedzaam naast elkaar co-ëxisteren? Ja, dat kan:

"On those grounds, the Court (Fourth Chamber) hereby rules:

1. Consideration of the first question asked by the referring court has not disclosed any factor liable to affect the validity of Council Regulation (EC) No 1347/2001 of 28 June 2001 supplementing the Annex to Commission Regulation (EC) No 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) No 2081/92.

2. Regulation No 1347/2001 must be interpreted as having no adverse effects on the validity and the possibility of using, in one of the situations referred to in Article 13 of Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, pre-existing trade marks of third parties in which the word ‘Bavaria’ appears and which were registered in good faith before the date on which the application for registration of the protected geographical indication ‘Bayerisches Bier’ was lodged, provided that those marks are not affected by the grounds for invalidity or revocation as provided for by Article 3(1)(c) and (g) and Article 12(2)(b) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks."

Lees het arrest hier.

NRC Handelsblad, weblog Folkert Jensma: Wanneer is een concurrent een parasiet en wanneer niet? [ HvJ EG L’Oréal/Bellure, IEF 7974]. Met commentaar van NJB-medewerkers Dirk Visser en Tobias Cohen Jehoram.

Mag een fabrikant zijn producten aanprijzen als goedkopere imitaties van met name genoemde duurdere merken? Wanneer is er sprake van ‘parasiterende concurrentie’? Zijn sommige huismerken kielzogvaarders?

"Feitelijk gaat het over de vrijheid om vergelijkende reclame te maken en daarmee dus ook om de vrijheid van concurrentie. Hoeveel respect moet je hebben voor de marketinginvesteringen van een ander. Wanneer gaat dat oorspronkelijke merk verwateren, vervagen of afbrokkelen? En mag je daaraan actief bijdragen door expliciet je imitatieproduct ernaast af te beelden en aan te prijzen. Is het onderscheidende vermogen, de reputatie van een beroemd merk dus ook beschermd? Of mag iedereen zijn pindakaas naast die van Calvé zetten met de mededeling: voor een fractie van de prijs en smaakt net als Calvé?"

Lees hier meer.

Rechtbank Zwolle-Lelystad 1 juli 2009, HA ZA 08-49, Sports Direct International tegen Sport Direct c.s. (Met dank aan Remco van Leeuwen, Van Doorne)

Handelsnaam- en merkenrecht. Vonnis in bodemprocedure. Voeren van handelsnamen SPORTS DIRECT en SPORTSDIRECT.com verboden. SPORT DIRECT is een geldige handelsnaam. Belang bij nietig verklaring en doorhaling woordmerk SPORT DIRECT onvoldoende gebleken. 1019h Rv. proceskosten: €25.251,00.

"4.3 Sport Direct c.s. heeft naar het oordeel van de rechtbank terecht aangevoerd dat het Sports Direct International B.V. op grond van artikel 5 Handelsnaamwet verboden is om de handelsnaam SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.COM te voeren. Door het voeren van deze - naar tussen partijen niet ter discussie staat - jongere handelsnamen, onder meer door het gebruik van de domeinnaam www.sportsdirect.com en het voeren van de naam SPORTSDIRECT.com op winkelgevels, valt verwarring te duchten bij het publiek met de onderneming SPORTSDIRECT van Sport Direct B.V."

"4.5 De stellingen van Sports Direct International B.V. dat de handelsnaam SPORTDIRECT uit een samenvoeging bestaat van twee beschrijvende woorden en dat deze woorden niet gemonopoliseerd mogen worden zijn weliswaar juist, maar doen aan het vorenstaande neit af. Een handelsnaam mag uit een samenvoeging bestaan van twee beschrijvende woorden. Voor de geldigheid van een handelsnaam is voorts niet vereist dat de naam een zekere mate van originaliteit of onderscheidend vermogen heeft. De handelsnaam SPORTDIRECT is, naar Sports Direct International B.V. welbeschouwd niet (voldoende) bestrijdt, een geldige handelsnaam. [...]"

"4.6 Voorts doe daaraan niet af de stelling van Sport Direct International B.V. dat via haar webwinkel www.SPORTSDIRECT.com geen artikel kan worden verkregen met een SPORTDIRECT label. Uitgaande van de juistheid van die stelling, maakt dat nog niet dat het Sports Direct International B.V. vrij zou staan om een concurrerende (web) winkel te exploiteren onder een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Sport Direct B.V. Zij mag evenmin draagtassen aan het publiek verspreiden met daarop de aanduiding SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.com, nu deze aanduidingen [...] slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam SPORTDIRECT en het virtuele uithangbord van deze onderneming onder de domeinnaam www.SPORTSDIRECT.com. Verspreiding van  tassen met voornoemde aanduidingen valt daarom te kwalificeren als onrechtmatig handelsnaamgebruik."

Lees het vonnis hier. Zie voor het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 januari 2009, IEF 7499 en vonnis van vzr. Rechtbank Breda, 18 december 2007, IEF 5342.

Hoge Raad,  26 juni 2009, LJN: BH8674, Pinocchio Schoenen B.V. tegen The Jaguar Collection Limited c.s.
 
Merkenrecht. BMW, BVIE en TRIPs. Nietigheid van inschrijving van merk (uit 1984) wegens verwarring met algemeen bekend woord/beeldmerk (JAGUAR) in zin van art. 2.4, aanhef en onder e, BVIE (art. 4, aanhef en onder 5, oud BMW) en art. 6bis Unieverdrag? Maatstaf. Eis van soortgelijkheid als bedoeld in art. 6bis. Prejudiciële vragen aan Benelux-Gerechtshof over uitleg van art. 4, aanhef en onder 5, oud BMW voor de periode vóór inwerkingtreding van art. 16 lid 3 Trips-Verdrag.
 
Partijen strijden over JAGUAR-merken. Jaguar acht zich aangetast in haar - volgens haar wereldbekende - JAGUAR-merken en dito handelsnaam, doordat eiseres 1 onder de naam 'Jaguar Shoes for Men' herenschoenen op de markt heeft gebracht en doordat Pinocchio in 1984 het merk JAGUAR te kwader trouw heeft gedeponeerd. Na een eerder tussen partijen gevoerd kort geding vordert Jaguar thans een verbod op het gebruik van het merk JAGUAR en nietigverklaring van het depot uit 1984.

De rechtbank heeft de op merkenrechtelijke, auteursrechtelijke en handelsnaamrechtelijke grondslagen (almede op onrechtmatige daad) gebaseerde vorderingen van Jaguar in zijn geheel afgewezen. In hoger beroep van dat vonnis in kort geding heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch onder meer geoordeeld dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat Pinocchio het merk JAGUAR in 1984 te kwader trouw heeft gedeponeerd, maar dat Jaguar zich wel kan verzetten tegen gebruik van het merk JAGUAR door eiseres 1 met betrekking tot de herenschoenen 'Jaguar Shoes For Men', door in reclame-uitingen slogans te bezigen als 'de wereldbekende naam Jaguar staat voor kwaliteit en zekerheid' en 'de befaamde Jaguars'.

Inschrijving algemeen bekend merk & 6bis Parijs:  4.4.2 Het middel faalt. Hoezeer ook art. 6bis Unieverdrag vooral zijn betekenis ontleent aan de bescherming die het biedt aan een algemeen bekend merk dat niet in het betrokken Unieland is ingeschreven, inschrijving van dat algemeen bekende merk staat aan (voortduring van) die bescherming niet in de weg.

Definitie algemeen bekend merk (BMW, TRIPs & BVIE): 4.5.2 Onderdeel 1 klaagt dat het hof door voor de bepaling of sprake is van een algemeen bekend merk uit te gaan van art. 2.4, aanhef en onder e, BVIE, een onjuiste maatstaf heeft aangelegd, namelijk niet die van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud). Volgens deze laatste bepaling moest het algemene publiek het merk kennen, ook het publiek dat niet behoort tot de sector van het publiek dat afnemer is van de betrokken waren of diensten. Door de inwerkingtreding van het TRIPs-Verdrag op 1 januari 1996 is de drempel substantieel verlaagd doordat volgens art. 16 (2) van dat verdrag bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend is, rekening wordt gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek, aldus het onderdeel.

4.5.3 Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden omdat het berust op een verkeerde lezing van het arrest. In de eerste plaats blijkt uit rov. 4.14 dat het hof - terecht - onder ogen heeft gezien dat het TRIPs-Verdrag in deze zaak geen rol speelt. Bovendien blijkt uit de eerste zin van rov. 4.13 dat het hof zich aansluit bij het desbetreffende oordeel van de rechtbank in rov. 3.6 van haar vonnis, "dat het automerk JAGUAR van Jaguar c.s. ten tijde van het merkdepot door Pinocchio in 1984 een algemeen bekend merk in de zin van de BMW (oud) was". Aangenomen moet daarom worden dat het hof door in rov. 4.13 te spreken van een algemeen bekend merk "in de zin van (thans) artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE" slechts vanuit een oogpunt van actualisering verwijst naar de bepaling van het BVIE die met art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) correspondeert en geen andere maatstaf heeft gehanteerd dan de rechtbank met inachtneming van laatstgenoemd artikel heeft aangelegd.

Prejudiciële vragen BenGH (BMW):  4.6.2 Bij de beoordeling van deze klacht dient als uitgangspunt dat ten tijde van het depot door Pinocchio in 1984 art. 6bis Unieverdrag voor de bescherming van een algemeen bekend merk de eis stelde dat dit merk werd gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren als die waarvoor het ingeschreven, mogelijk verwarring stichtende, merk werd gebruikt. De tekst van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) spreekt in dit verband slechts van een merk dat verwarring kan stichten "met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs", zonder die eis uitdrukkelijk te noemen. Art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag breidt de bescherming van art. 6bis Unieverdrag onder bepaalde voorwaarden uit tot waren (en diensten) die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het mogelijk verwarring stichtende merk is ingeschreven, maar die uitbreiding dient, zoals gezegd (hiervoor in 4.5.3), in deze zaak buiten beschouwing te blijven.

4.6.3 Aldus rijzen vragen van uitleg van art. 4, aanhef en onder 5 BMW (oud) welke hierna in 6 worden geformuleerd en welke de Hoge Raad zal voorleggen aan het Benelux-Gerechtshof, nu niet gezegd kan worden dat redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de oplossing van de gerezen vragen van uitleg

6. Vragen van uitleg met betrekking tot de voormalige Benelux-Merkenwet

1. Moet, voor de periode voorafgaande aan de inwerkingtreding van art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag, art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud), aldus worden uitgelegd dat deze bepaling de bescherming die zij het algemeen bekende merk biedt, beperkt tot het recht zich te verzetten tegen inschrijving van dat merk door een ander voor gelijke of soortgelijke waren als waarvoor het algemeen bekende merk wordt gebruikt?

2. Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord, golden voor die bescherming in de in die vraag genoemde periode dan andere eisen of voorwaarden?

3. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, golden voor die bescherming in de in die vraag genoemde periode naast de eis van (soort)gelijkheid van waren nog andere eisen of voorwaarden?

Lees het arrest hier.

Kamerstuk 31959, nr. 3, 2e Kamer. Merkenrecht. Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES)); Memorie van toelichting. Met onder andere:

Artikel 5.8 (Wet merken BES). Voor Nederland is het merkenrecht geregeld bij het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE). Het BVIE bevat daarnaast regels over tekeningen en modellen. Verder zijn bij de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PbEG nr. L 011 van 14 januari 1994) regels gesteld met betrekking tot merken; bij het BVIE is dan ook geregeld dat een eerder depot van een gemeenschapsmerk als een Benelux-depot kan worden ingeschreven. Idealiter zal BES te gelegener tijd onder de reikwijdte van het BVIE worden gebracht.

Uit het voorgaande moge blijken dat zulks niet op korte termijn is te realiseren. Het spreekt voor zich dat niet kan worden volstaan met enkel een aanpassing van artikel 1.16 van het BVIE – bij dat artikel wordt het toepassingsgebied BVIE omschreven – aangezien BES bijvoorbeeld geen deel zal uitmaken van de Europese Unie. Daarom is ervoor gekozen om de Merkenlandsverordening 1995 om te zetten in een Wet merken 1995 BES.

Opgemerkt wordt dat op de Nederlandse Antillen thans geen bescherming van tekeningen of modellen bestaat. Voor Nederland in Europa geldt het BVIE, dat zowel betrekking heeft op merken als tekeningen en modellen. Het Koninkrijk der Nederlanden is lid van de Wereldhandels- organisatie en partij bij de TRIPS-overeenkomst voor zover het betreft Nederland en de Nederlandse Antillen. In artikel 25 van de TRIPSovereenkomst wordt bepaald dat de Verdragsluitende en nadien toegetreden staten voorzien in de bescherming van onafhankelijk vervaardigde tekeningen en modellen van nijverheid die nieuw of oorspronkelijk zijn. Zonder regeling van de bescherming van tekening of modellen zou Nederland dus in strijd handelen met de TRIPS-overeenkomst. Het behoeft geen betoog dat het streven erop is op afzienbare termijn in deze lacune te voorzien.

Tenslotte wordt de aandacht erop gevestigd dat in een groot aantal artikelen van deze wet (zie de artikelen 7 tot en met 11, 17 tot en met 19, 25, 40 en 41) melding wordt gemaakt van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, (het Protocol bij) de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken en de Overeenkomst van Nice. Feitelijke inwerkingtreding van deze artikelen hangt uiteraard af van het tijdstip waarop BES tot die genoemde verdragen zijn toegetreden.

Onderdeel A

De aanpassingen onder 1 en 2 zijn van strikt technische aard. Onder 3 is Hoofdstuk V. Overgangsrecht uitgezonderd van de technische aanpassing, aangezien het overgangsrecht ook gevolgen heeft voor de door Curacao en Sint Maarten op te stellen landsverordeningen (zie onderdeel H en de toelichting daarop).

Onderdelen B en D (artikelen 1 en 10, tweede lid)

Naar het zich thans laat aanzien zal niet op elk BES-eiland een regionaal service centrum worden opgericht. Om de inwoners van het BES-eiland of de BES-eilanden waar niet zo’n centrum is opgericht te faciliteren kunnen door de Minister van Economische Zaken ook hulpbureaus worden aangewezen die geen kantoor houden aan het regionaal service centrum. Alle hulpbureaus hebben een loketfunctie.

Onderdeel F (artikel 15)

Dit artikel dient te vervallen omdat regels omtrent verplichte vertegenwoordiging, erkenning en inschrijving niet aansluiten bij het in Nederland vigerende systeem.

Onderdeel G (artikel 25)

Artikel 2 van de Merkenlandsverordening (P.B. 1961, 191) waarnaar wordt verwezen in artikel 25, vierde lid, is, op een enkele redactionele aanpassing, integraal overgenomen en als een nieuw zevende lid aan artikel 25 toegevoegd.

Onderdeel H (artikel 29)
Deze bepaling is met het oog op uitvoerbaarheid enigszins aangepast.

Onderdelen I en J (Hoofdstuk V. Overgangsrecht)

Artikel 42 wordt voor de merken die op grond van de Merkenlandsverordening 1995 zijn gedeponeerd voor het gebied dat de Nederlandse Antillen omvat, een overgangsrechtelijke regeling getroffen. Naar aanleiding van het tweede lid wordt, wellicht ten overvloede, opgemerkt dat een bevestigend depot had moeten geschieden volgens de geëigende procedure. Het beëindigen van de Merkenlandsverordening 1995 heeft uiteraard ook consequenties voor de landen Curac¸ao en Sint Maarten. Deze landen zullen net als de BES elk een nieuwe landsverordening moeten vaststellen met een vergelijkbare overgangsrechtelijke regeling. De artikelen 44 tot en met 46 zijn uitgewerkt en kunnen vervallen.

Lees hier meer.

Ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd: Het op 27 maart 2006 te Singapore tot stand gekomen Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht (met reglement en bijlagen) (Trb. 2007, 23). Brief van de minister van Buitenlandse zaken.

“Met het onderhavige verdrag wordt het Verdrag van 1994 geactualiseerd, uitgebreid en vereenvoudigd. Daarmee wordt in belangrijke mate tegemoet gekomen aan de wens van het internationaal werkende bedrijfsleven om de voorwaarden te harmoniseren waaronder een merkregistratie verkregen kan worden. (…) Het Verdrag treedt niet in de plaats van het Verdrag van 1994; het komt er naast.

Een belangrijk uitgangspunt van het Verdrag is dat (…) het ten algemene gaat om de formaliteiten die deze bureaus maximaal mogen verlangen. Zij kunnen dus ook volstaan met een lichter regime.

(…) Hiermee erkent het Verdrag dat merken niet langer beperkt zijn tot twee-dimensionale aanduidingen op producten. De in het Reglement neergelegde Regels vermelden expliciet nieuwe soorten merken, zoals merken bestaande uit hologrammen, bewegende mechanismen, kleuren en merken die uit niet zichtbare tekens bestaan, zoals geluid of smaak. Het Verdrag bevat (thans nog) geen gestandaardiseerde regels over hoe dergelijke merken in merkaanvragen weergegeven moeten worden. Gelet op het veelvuldig gebruik, dat in het bijzonder de industrie van merkartikelen maakt van licenties, is in het Verdrag voorzien in bepalingen met betrekking tot verzoeken tot het vastleggen van licenties en voor wijziging van of doorhaling van vastgelegde licenties.

Het Verdrag introduceert verplichte redresmaatregelen voor de procedures voor de merkenbureaus met het oog op het verzachten van de gevolgen van procedurele fouten, met name het niet voldoen aan gestelde termijnen, die, ingeval zij niet hersteld zouden worden, de betreffende merkrechten zouden kunnen schaden.

Het Verdrag is getoetst aan de Europese dienstenrichtlijn.  Gebleken is dat de voorschriften opgenomen in het Verdrag niet binnen het bereik van de dienstenrichtlijn vallen (…).Voor zover het de regeling betreft van merkgemachtigden, geldt het BVIE. Dat verdrag is getoetst aan de dienstenrichtlijn en is daaraan verenigbaar bevonden.

Lees de brief hier. Verdrag hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 19 juni 2009, KG RK 09-1621, Aulbach Lizenz AG c.s.

Merkenrecht. Kleding afkomstig van ex-licentienemer, zonder toestemming in de EER in het verkeer gebracht. “2.2. De overgelegde producties bieden voldoende grondslag voor het voorlopig oordeel dat kostuums onder het Gemeenschapsmerk DANIEL HECHTER zonder toestemming van verzoeksters in de EER zijn gebracht zijn verhandeld en door gerekwestreerden dreigen verder te worden verhandeld. De inbreuk op het merk Daniel Hechter is dan ook aannemelijk en dit rechtvaardigt het onder 1 gevorderde verbod.

2.3. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd is voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor verzoeksters zal veroorzaken.” [Gederfde inkomsten en reputatieschade- IEF]

Lees de beschikking hier.