Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Leeuwarden,  8 juli 2009, KG ZA 09-183, Camp de Gua Participations B.V. & Powerplustools International B.V. tegen Powerplustools Benelux B.V. c.s. (met dank aan Lennart van der Ree, Dorhout Advocaten)
 
Merkenrecht. Nieuw en daarmee derde kort geding vonnis in de Powerplustools-saga". Partijen hebben nu alle noordelijke rechtbanken bezocht: Assen, Groningen ( zie voor beiden: IEF 7917, zie aldaar voor de feiten) en Leeuwarden. In Assen is Powerplustools International in het ongelijk gesteld, in Groningen beide partijen deels, en in Leeuwarden is Powerplustools International opnieuw in het ongelijk gesteld.
 
Na het tweede kort geding (zie het vonnis 15 mei 2009) heeft Powerplustools International conservatoir bewijsbeslag laten leggen op een container van Powerplustools Benelux in de Rotterdamse haven. Powerplustools Benelux heeft vervolgens de samenwerkingsovereenkomst met een opzegtermijn van één maand opgezegd, om vanaf 19 juli 2009 verder te gaan onder de naam Datona.
 
Powerplustools International vordert in dit derde kort geding onder meer een verbod tot het aanbieden van concurrerende producten en slaafse nabootsingen, inzage in de containers als gevolg van het door Powerplustools International gelegde bewijsbeslag, overdracht van de domeinnaam www.powerplustools.nl en www.powerplustools.be en telefoon- en faxnummers, alsmede een verbod tot gebruikmaking van fotomateriaal van Powerplustools op de website www.datona.nl.  Powerplustools Benelux vordert in reconventie opheffing van het bewijsbeslag, een wapperverbod en inschrijving als mede-merkhouder. De voorzieningenrechter te Leeuwarden wijst de vorderingen af.

De voorzieningenrechter is (anders dan de rechtbank Groningen in het vonnis van 15 mei 2009) voorshands van oordeel dat er géén sprake is van merkinbreuk dan wel slaafse nabootsing. Geen merkinbreuk omdat Powerplustools Benelux heeft aangetoond onder meer middels verklaringen van de afzender van de container (de fabrikant) dat er geen producten in aanwezig zijn met het merk Powerplustools, maar alleen met het merk Datona. Geen slaafse nabootsing gelet op het enorme 'umfeld' van verschillende fabrikanten en afnemers en het daarmee ontbreken van exclusiviteit aan de zijde van Powerplustools International.
 
Het verbod tot concurreren wordt ook voor het overige afgewezen, nu Powerplustools Benelux de Datona producten pas na het einde van de samenwerkingsovereenkomst zal gaan verkopen en er ook geen concurrentie-verbod tussen partijen is overeengekomen.
 
De overdracht van de domeinnaam www.powerplustools.nl aan de wederpartij wordt eveneens afgewezen nu er voor een dergelijke verstrekkende vordering geen rechtsgrond aanwezig is. Hetzelfde geldt voor overdracht van de telefoon- en faxnummers.
 
Gelet op het feit dat Powerplustools Benelux c.s. andere foto's hebben laten maken, dan wel daartoe opdracht hebben gegeven, heeft Powerplustools International ook geen belang meer bij een verbod tot het gebruikmaken van het fotomateriaal.
 
In reconventie wordt de opheffing van het conservatoir bewijsbeslag uitgesproken aangezien er geen sprake is van merkinbreuk dan wel slaafse nabootsing; wordt het wapperverbod afgewezen wegens het ontbreken van een uitzonderlijke situatie; wordt het gebod tot inschrijving als mede-merkhouder afgewezen wegens het ontbreken van een (spoedeisend) belang nu de vorderingen in conventie reeds zijn afgewezen.
 
Volgt veroordeling van Powerplustools International in de 1019h-proceskosten: €6.000 (gematigd tot indicatietarief).

Lees het vonnis hier.

PINKBERRY - PINKBERRY (Gedeelt.)
gigi - GIGLI 801069 (Afgew.)  
MELISANA - MEDISINA  (Gedeelt.)
PORTE - PORTA (Toegew.)
LEONARD - LEONARDO  (Gedeelt.)
naturella - Naturelle (Afgew.) 
RACHEL HAZES - RACHEL (Afgew.)
MOSA - MOSAICO COLORE  Afgew.)
PR-G - PRC  1136409 (Toegew.) 
5 SENS - SENZ 1126924 Afgew.)
LOLLIPOPS - LOLLYPOP KINDERMODE (Afgew.)
CAMPUS - CAMPUS (Toegew.)
CASTLE - CASTLEBRAU (Toegew.)
BENZ - BENZO (Toegew.)
NUTRITIONAL COMPASS - nutri-pass L'essentiel de la nutrition (Afgew.)
SMALL PAUL - BabyPaul (Gedeelt.)
OKAY - o.k. (Toegew.)
TWINNER - TWIN SPORT (Gedeelt.)
TWINDAY - TWIN SPORT (Toegew.)  
ARIANE - ARIANE 1133344 (Gedeelt.) 
BEAD IT - BEAD IT (Toegew.)
PURbond - BIJLARD PU BOND (Afgew)
zero - ZEROTONINE (Afgew.) 
zero - SUB ZERO  (Toegew.) 
COLIBRI - COLIBRI (Toegew.) 
LOWE - LOWIE BALLON BALLONVAARTEN OVER TURNHOUT EN DE KEMPEN (Toegew.) 
SYNERGIE - HEBU  SYNERGY (Afgew.)
LAZER - LASER (Toegew.)
VIEW - View2 (Toegew.)  
VIEW - VIEW PUBLICATIONS (Toegew.)  
IAO - IAOM (Toegew.)
ACCOUNT VIEW - ACCOUNTWISE  (Afgew.)  
Salt & Pepper - S P SALT PEPPER (Afgew.) 
ME - MYSELF (Toegew.)

Lees de volledige oppositiebeslissingen hier.

Kamerstukken II 2008/09,31959, nr. 3. Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba); Memorie van toelichting 

(...)  Idealiter zal BES te gelegener tijd onder de reikwijdte van het BVIE worden gebracht. Uit het voorgaande moge blijken dat zulks niet op korte termijn is te realiseren. Het spreekt voor zich dat niet kan worden volstaan met enkel een aanpassing van artikel 1.16 van het BVIE – bij dat artikel wordt het toepassingsgebied BVIE omschreven – aangezien BES bijvoorbeeld geen deel zal uitmaken van de Europese Unie. Daarom is ervoor gekozen om de Merkenlandsverordening 1995 om te zetten in een Wet merken 1995 BES. Opgemerkt wordt dat op de Nederlandse Antillen thans geen bescherming van tekeningen of modellen bestaat. Voor Nederland in Europa geldt het BVIE, dat zowel betrekking heeft op merken als tekeningen en modellen. Het Koninkrijk der Nederlanden is lid van de Wereldhandelsorganisatie en partij bij de TRIPS-overeenkomst voor zover het betreft Nederland en de Nederlandse Antillen. In artikel 25 van de TRIPSovereenkomst wordt bepaald dat de Verdragsluitende en nadien toegetreden staten voorzien in de bescherming van onafhankelijk vervaardigde tekeningen en modellen van nijverheid die nieuw of oorspronkelijk zijn. Zonder regeling van de bescherming van tekening of modellen zou Nederland dus in strijd handelen met de TRIPS-overeenkomst. Het behoeft geen betoog dat het streven erop is op afzienbare termijn in deze lacune te voorzien.

Lees hier meer

Gerechtshof Amsterdam, 7 juli 2009, 200.000.224/01 KG, Bavaria N.V. tegen A.P. Holding B.V. (met dank aan Willem Leppink, Ploum Lodder Princen)

Merkenrecht. Eerst even kort. Na kortgedingvonnis (IEF 3949), oppositiebeslissing (IEF 6516) en arrest in incident (IEF 6131), nu eindarrest van het Hof Amsterdam in de bierzaak Hollandia tegen Hollander. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. De beschermingsomvang van Bavaria's HOLLANDIA strekt zich niet uit tot HOLLANDER. Vertraging van de procedure door eiser (later appellant) is niet van invloed op het spoedeisend belang, omdat gebruik van het merk nog altijd dreigt. 1019h proceskosten: 16.000,- 

4.8. Hierin kan Bavaria niet worden gevolgd. Het woord Hollandia, dat in het merk van Bavaria de meeste aandacht trekt, is afgeleid van het woord Holland, een geografische aanduiding, en heeft als zodanig weinig onderscheidend vermogen. De tekens die AP wil gaan gebruiken bestaan uit een zwarte rechthoek respectievelijk een zwart vierkant met daarin in witte letters het woord Hollander respectievelijk de tekst It must be a Hollander, gecombineerd met een gestileerde letter H en een rode tulp. Daarmee is - mede gelet op het beschrijvende karakter van het element Holland in Hollandia en in de aangevallen tekens van AP en op het in verband daarmee geringe onderscheidend vermogen van het bestanddeel Hollandia - door AP voldoende afstand bewaard ten opzichte van het beeldmerk van Bavaria.

4.9. In het licht hiervan is het hof voorshands van oordeel dat de mate van overeenstemming tussen merk en teken onvoldoende is om het gevaar van daardoor optredende verwarring bij het publiek aannemelijk te maken. Dit brengt tevens mee dat voorshands evenmin voldoende aannemelijk is dat tussen de beeldmerken van Bavaria en die van AP een zodanig verband zal worden gelegd dat door AP ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het beeldmerk Hollandia. De voorzieningenrechter heeft het beroep op art. 2.20 lid 1 sub b en d BVIE daarom terecht verworpen. De grieven 1 tot en met 4 falen derhalve.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof Amsterdam, 7 juli 2009, 200.023.323/01 SKG, Vandenberg Drukwerken B.V. tegen Unlimited N.L. B.V. (met dank aan Fulco Blokhuis & Marc de Boer, Boekx).

Merkenrecht. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank Amsterdam, 18 december, IEF 7435). Merkhouder van woordmerk MIJN verzet zich tegen gebruik van teken mijnnl.nl door stadsmagazine-uitgever NL Unlinited. Geen inbreuk.

Het teken ‘mijn’ heeft een gering onderscheidend vermogen, ook waar het gebruikt wordt voor publicaties. Immers het woord ‘mijn’, zeker in de betekenis van het bezittelijk voornaamwoord (‘van mij’), is een (naar NL Unlimited genoegzaam heeft aangetoond ook in tekens ter onderscheiding van waren en diensten) veel gebruikte term waaraan slechts een beperkt individualiserend vermogen kan worden toegekend. Dit brengt mee dat de beschermingsomvang van het woordmerk ‘mijn’ beperkt is en van dit woordmerk in beginsel voldoende afstand wordt gehouden indien het woord ‘mijn’ in een teken bijvoeglijk wordt gebruikt en gecombineerd wordt met een zelfstandig naamwoord of ander element waaraan in de desbetreffende context voldoende onderscheidende kracht toekomt. Naar voorlopig oordeel van het hof doet dit zich in het onderhavige geval voor. In de door NL Unlimited op haar website gebruikte combinatie MIJN NL ligt de nadruk onmiskenbaar op het element NL. Dit geldt eens te meer voor het gebruik van die combinatie in het logo, waar de nadruk op het element NL ook visueel is vormgegeven.(…) Van gevaar voor verwarring is geen sprake. (4.4.).

Lees het arrest hier.

GvEA, 8 juli 2009, zaak T-28/08, Mars, Inc. tegen OHIM / Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Succesvolle nietigheidsprocedure tegen vormmerk ‘Bounty’. Geen onderscheidend vermogen: “As the shape in question, taken as a whole, cannot be sufficiently distinguished from other shapes commonly used for chocolate bars, it does not permit the relevant public immediately and with certainty, without conducting an analytical examination and without paying particular attention, to distinguish the applicant’s chocolate bars from those with a different commercial origin. Accordingly, the shape applied for is itself devoid of any distinctive character in relation to the goods concerned.”  Geen inburgering aangetoond voor alle lidstaten.

Onderscheidend vermogen: 31. Secondly, as regards the allegedly distinctive characteristics of the shape in question, relied on by the applicant, it must be stated, first, that an elongated shape is almost intrinsic to a chocolate bar and does not therefore significantly depart from the norm and customs of the relevant sector. Furthermore, the word ‘bar’ itself suggests that the shape of the product it describes is elongated. It is a shape which comes naturally to the mind of the consumer of mass consumption goods such as the goods concerned (see, to that effect, Case T-396/92 Storck v OHIM (shape of a sweet) [2004] ECR II-3821, paragraphs 39 and 42).

32. Secondly, the applicant’s argument that ‘applying rounded ends to an elongated rectangular chocolate bar is in itself unusual in the sector’ must also be rejected. As stated by the intervener, which provides a number of examples in that regard, many chocolate bars available on the market display that combination of elements. Furthermore, the applicant itself admitted in the application and at the hearing that there are other chocolate bars on the market which have a shape similar to that of the mark applied for. The applicant has not however shown in what respect those other goods are merely copies of the mark applied for in the present case.

33. Lastly, as regards the three chevrons on the top of the shape at issue, it must be held that the Board of Appeal was correct to find, in paragraph 26 of the contested decision, that the average consumer of the category of goods concerned will perceive those chevrons, at the most, as decorative elements and not as a sign indicating the commercial origin of the product. The applicant has not established that the relevant consumer would pay particular attention to that characteristic or to the rounded ends to the point of perceiving them as an indication of the commercial origin of the product concerned. As stated by the Board of Appeal, the end user will usually pay more attention to the label on the product or its packaging and the name, image or graphic design displayed thereon than simply to the shape of the product. Furthermore, as the product in question is sold in opaque packaging the consumer will generally see its shape only after having removed that packaging.

34. Consequently, the Board of Appeal showed to the requisite legal standard that none of the characteristics of the shape of the mark at issue, taken alone or combined with the mark’s other characteristics, is distinctive. As the shape in question, taken as a whole, cannot be sufficiently distinguished from other shapes commonly used for chocolate bars, it does not permit the relevant public immediately and with certainty, without conducting an analytical examination and without paying particular attention, to distinguish the applicant’s chocolate bars from those with a different commercial origin. Accordingly, the shape applied for is itself devoid of any distinctive character in relation to the goods concerned.

35. It is apparent from all of the foregoing that the Board of Appeal did not infringe Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94. Consequently, the first plea must be rejected as unfounded.

Inburgering: 45. It is also settled case-law that, in order to have the registration of a mark accepted under Article 7(3) of Regulation No 40/94, the distinctive character acquired in consequence of the use of that mark must be demonstrated in the part of the Community where it was, ab initio, devoid of any such character under Article 7(1)(b) to (d) of that regulation (Case C-25/05 P Storck v OHIM [2006] ECR I‑5719, paragraph 83; Case T-91/99 Ford Motor v OHIM (OPTIONS) [2000] ECR II-1925, paragraphs 26 and 27; Case T-402/02 Storck v OHIM (shape of a sweet wrapper) [2004] ECR II-3849, paragraph 78; and judgment of 12 September 2007 in Case T-141/06 Glaverbel v OHIM (texture of a glass surface), not published in the ECR, paragraph 40).

46. In the present case, the Board of Appeal found, in paragraph 32 of the contested decision, that ‘[t]he mark applied for [had] been found to be non-distinctive in the entire Community, which at the filing date of the [applicant’s] trade mark, namely 7 May 1998, consisted of 15 Member States’. It is thus in the entire Community, consisting of the then 15 Member States, that the mark applied for must have acquired distinctive character through use in order to be registrable under Article 7(3) of Regulation No 40/94 (see, to that effect, Case C‑25/05 P Storck v OHIM, paragraphs 81 to 86).

47. Accordingly, the Board of Appeal did not err in requiring evidence of distinctive character acquired through use in the 15 Member States which were part of the Community at the time when the trade mark application was filed.

Lees het arrest hier. 

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 7 juli 2009, zaaknr. 200.012.035/01, Ottomania CV tegen Otto GmbH & Co KG & BBIE (met dank aan Leonie Kroon, DLA Piper)

Merkenrecht. Hoger beroep in oppositieprocedure. Het hof vernietigt de beslissing in oppositie van het BBIE, doet de zaak zelf af, verklaart de oppositie ongegrond en bepaalt dat het merk OTTOMANIA wordt ingeschreven. Géén 1019h proceskostenveroordeling, ‘nu het in casu niet gaat om een dagvaardingsprocedure tot handhaving van een intellectueel eigendomsrecht’.

5. (…) Het bovenstaande brengt mee dat in het midden kan blijven of in een oppositieprocedure in beroep door het hof rekening mag worden gehouden met nieuwe (juridische) verweren van de oorspronkelijk verweerder in de oppositieprocedure en of een dergelijk verweer in de reactie namens Ottomania in de oppositieprocedure, daar waar een beroep wordt gedaan op de omstandigheid dat de afzetkanalen van de waren van partijen verschillen, valt te lezen.

(…) 8 (…) is het hof van oordeel dat er geen sprake is van zodanige auditieve en visuele overeenstemming dat sprake is van reëel verwarringsgevaar, terwijl door voormelde, voor een deel van het publiek herkenbare, begripsmatige betekenis van OTTOMANLA bovendien een eventueel beperkte mate van auditieve en/of visuele overeenstemming wordt gecompenseerd. Daaraan doet niet af dat het teken OTTOMANIA begint met het woord OTTO en dit merk "volledig hernomen is in het betwiste teken". Dat de consument in het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van woorden is in dit geval, gelet op de hiervoor aangegeven omstandigheden, onvoldoende reden om verwarringsgevaar aan te nemen.
Ottomania heef een aantal voorbeelden genoemd waarin het woorddeel MANIA opgevat kan worden als een verwijzing naar gekte of overdreven voorliefde (in het Nederlands manie). Bij die voorbeelden gaat het om erkend bestaande populariteit van een (vakantie)land of persoon. Gesteld noch gebleken dat er een gekte (hype) rond het (postorderbedrijf) OTTO bestaat, zodat er geen verwarringsgevaar is in die zin dat het publiek in Ottomania een verwijzing naar het merk OTTO zal zien.
Nu het hof van oordeel is dat geen sprake is van verwarringsgevaar, is de oppositie ongegrond.

9. Op grond van het bovenstaande dient de bestreden beslissing van het Bureau te worden vernietigd. Hoewel artikel 2.17, lid 1, BVIE slechts spreekt over vernietiging van de beslissing van het Bureau, zal het hof tevens bepalen dat de oppositie ongegrond is en dat het depot wordt ingeschreven. Daarnaast heeft Ottomania geen belang meer bij toewijzing van het gevorderde bevel tot inschrijving. Krachtens artikel 1.33 van het Uitvoeringsreglement dient het Bureau onverwijld uitvoering te geven aan de beslissing van het hof over de ongegrondheid van de oppositie, zodra deze beslissing niet meer vatbaar is voor een voorziening in cassatie.

10. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Otto worden veroordeeld in de kosten van het bezwaar en het beroep. Ottomania heeft voor het eerst bij de mondelinge behandeling verzocht om volledige proceskostenveroordeIing op de voet van artikel 1019h Rv. Voor toepassing van dit artikel is naar het oordeel van het hof in dit beroep geen plaats is, nu het in casu niet gaat om een dagvaardingsprocedure tot handhaving van een intellectueel eigendomsrecht (artikel 1019h Rv juncto artikel 1019 Rv). Bovendien heef Ottomania haar verzoek terzake niet zodanig tijdig ingesteld en gespecificeerd dat Otto zich daartegen naar behoren heeft kunnen verweren. Het hof zal de kosten begroten volgens het algemene liquidatietarief als na te melden.

Lees de beschikking hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam. 25 juni 2009, KG ZA 09-1051 WT/RV, Implant Direct Europe AG tegen Supracom B.V. c.s. (met dank aan Marieke Neervoort, Solv).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Interessant vonnis, waarin gedaagde geen inbreuk maakt op handelsnaam- of merkrechten, maar wegens “handelingen die niet betamelijk zijn in het maatschappelijk verkeer” wel wordt verboden om het teken ‘Implant Direct’ te gebruiken. De domeinnaam dient te worden overgedragen, maar het intrekken van de Benelux-beeldmerkregistratie is te vergaand voor een kort geding. Omdat de vorderingen worden toegewezen op grond van 6:162 BW is een 1019h proceskostenveroordeling ‘niet aan de orde’.

“De handelingen van Supracom c.s. zijn immers niet betamelijk in het maatschappelijk verkeer. Een Nederlandse distributeur kan zich niet de door een buitenlandse producent gebruikte tekens toe-eigenen nadat onderhandelingen over distributie van diens producten in Nederland zijn afgebroken. Daarbij geldt met name dat Supracom c.s. door haar handelingen het voor Implant, of haar moedermaatschappij, onmogelijk maakt om de intellectuele eigendomsrechten van de producent ook in Nederland te gelde te kunnen maken.”

4.5. Hetzelfde geldt in beginsel voor het beroep van Implant op haar beeldmerk. Omdat, zoals hiervoor is overwogen, voorshands niet aannemelijk is dat zij een ouder handelsnaamrecht dan Supracom C.S. heeft, kan voorshands evenmin de conclusie worden getrokken dat om die reden de registratie van het beeldmerk door Supracom c.s. niet te goeder trouw, of onrechtmatig jegens Implant is geweest. Aangezien het beeldmerk van Implant op een latere datum is gedeponeerd dan het beeldmerk van Supracom c.s. kan het door Supracom c.s. geregistreerde merk evenmin op grond van de BVIE als inbreuk op het merkenrecht van Implant worden beschouwd.

4.6. De vraag is echter of dit alles tot afwijzing van de vordering van Implant dient te leiden. Het antwoord daarop is ontkennend. Daarbij zijn de volgende feiten en omstandigheden van belang:

i. de moedematschappij van Implant maakt sinds enige jaren gebruik van het teken 'Implant Direct' ter onderscheiding van haar producten in de Verenigde Staten van Amerika. Op 22 april 2008 is het merk 'IMPLANT DIRECT' geregistreerd door en bij het United States Patent and Trademark Office;
ii. op 15 april 2006 heeft S. Vogt, thans managing partner van Implant, de domeinnaam imp1antdirect.eu laten registreren;
iii. Implant is in oktober 2007 opgericht om de Europese markt voor haar Amerikaanse moedermaatschappij te behartigen;
iv. Xmplant en haar moedernaatschappij enerzijds en Supracom c.s. anderzijds zijn vanaf december 2007 tot in ieder geval mei 2008 in gesprek geweest over een overeenkomst voor de distributie in Nederland door Supracom c.s. van de producten van (de moedermaatschappij van) Implant;
v. Supracom c.s., samen met haar adviseur Lentink, heeft op 15 mei 2008 in , nauw overleg met Implant een roadshow georganiseerd ter introductie van Implant en haar producten onder het teken 'Implant Direct' op de Nederlandse markt, waarbij de oprichter van de moedermaatschappij van Implant aanwezig is geweest;
vi. de onderhandelingen tussen Implant en Supracom C.S. zijn op niets uitgelopen;
vii. Supracom C.S. heeft voor de bedoelde gesprekken het teken 'Implant Direct' niet gebruikt, ook niet in een andere, vergelijkbare, vorm.

Supracom c.s. heeft op 18 februari 2008, na de eerste gesprekken over de distributieovereenkomst, de domeinnaam implantdirect.nl overgenomen van Slotboom en in gebruik genomen, Nadat de onderhandelingen tussen partijen waren mislukt heeft Implant Supracom c.s. herhaaldelijk verzocht, zie 2.10, om de domeinnaam implantdirect.nl aan haar over te dragen. Ondanks deze verzoeken heeft Supracom c.s. in november 2008 de onder 2.14 opgenomen domeinnamen geregistreerd en in gebruik genomen. Zij is toen ook gebruik gaan maken van het voor haar op 25 februari 2009 geregistreerde Benelux-beeldmerk op die website, met daarbij de tekst dat 'Implant Direct' een initiatief is van Implacom. Onder deze omstandigheden houdt de stelling van Supracom C.S. dat zij het teken in 'Implant Direct' in Nederland vrij kon gebruiken geen stand. De handelingen van Supracom c.s. zijn immers niet betamelijk in het maatschappelijk verkeer. Een Nederlandse distributeur kan zich niet de door een buitenlandse producent gebruikte tekens toe-eigenen nadat onderhandelingen over distributie van diens producten in Nederland zijn afgebroken. Daarbij geldt met name dat Supracom c.s. door haar handelingen het voor Implant, of haar moedermaatschappij, onmogelijk maakt om de intellectuele eigendomsrechten van de producent ook in Nederland te gelde te kunnen maken.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 18 juni 2009,  LJN: BJ1389, Eiser & De Drie Dagen B.V. tegen Amsterdam Village Company B.V. & Hermitage Café Amsterdam B.V.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Vordering van Amsterdams visrestaurant NEVY om gedaagden te verbieden de naam NEVA te gebruiken voor het in de Hermitage Amsterdam gevestigde café-restaurant wordt afgewezen omdat verwarring voorshands niet valt te vrezen.  
 
4.2.  Eisers en gedaagden gebruiken de namen NEVY en NEVA primair ter onderscheiding van hun onderneming en niet ter onderscheiding van hun waren of diensten, zodat eerst zal worden beoordeeld of het gebruik van de naam NEVA door gedaagden in strijd is met de handelsnaamrechten van eisers. (…)

4.3.  Voor verwarring valt voorshands niet te vrezen. De handelsnamen NEVY en NEVA zijn niet identiek en voor zover geoordeeld zou kunnen worden dat deze namen in slechts geringe mate van elkaar afwijken, staat daar het volgende tegenover. De aard van beide ondernemingen is weliswaar hetzelfde (restaurant), maar de verschillen zijn aanzienlijk. NEVA is onlosmakelijk verbonden met het Hermitage Museum en is gevestigd in hetzelfde gebouw als dit museum. In nagenoeg al haar (schriftelijke) communicatie-uitingen verwijst NEVA hiernaar door gebruik van de toevoeging "in Hermitage Amsterdam". De doelgroep van NEVA bestaat in eerste instantie uit museumbezoekers. NEVY profileert zich uitdrukkelijk als visrestaurant en is gevestigd in een ander stadsdeel dan NEVA. Beide restaurants behoren tot het hogere (duurdere) segment en richten zich daarmee op bezoekers die weloverwogen keuzes maken. Die bezoekers zijn zich er in het algemeen goed van bewust welk restaurant zij (willen) bezoeken en zijn om die reden goed geïnformeerd over naam, plaats en aard van het te bezoeken restaurant.

Op grond van al deze feiten en omstandigheden is voorshands onvoldoende aannemelijk dat bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek (bezoekers van de "betere" restaurants) verwarring is te duchten. Enige verwarring, bij bijvoorbeeld taxichauffeurs of medewerkers van (telefonische) inlichtingendiensten, valt weliswaar niet geheel uit te sluiten, maar dit is onvoldoende voor toewijzing van de gevorderde – ingrijpende – voorzieningen. Ook het moment waarop deze voorzieningen worden gevorderd (één dag voor de groots aangekondigde officiële opening van het Hermitage Museum) maakt dat de belangen van gedaagden zwaarder moeten wegen dan die van eisers. De geplande opening van NEVA zal alleen met heel veel kosten en moeite kunnen worden tegengehouden terwijl anderzijds, juist omdat NEVA haar deuren nog niet heeft geopend, er bij eisers slechts sprake is van vrees voor verwarring en van daadwerkelijke verwarring (nog) niet is gebleken.

4.4.  De vorderingen van eisers kunnen evenmin op de merkenrechtelijke grondslag worden toegewezen. Als er al sprake is van merkgebruik door eisers in die zin dat NEVY tevens wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten (dit wordt betwist door gedaagden), dan komt eisers geen beroep toe op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Zoals hiervoor overwogen is immers geen sprake van zodanige overeenstemming tussen NEVY en NEVA dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan. Tot slot is geen sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Door eisers is niet aannemelijk gemaakt dat NEVA ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van NEVY.

4.5.  [eiser1] en De Drie Dagen zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gedaagden hebben op grond van artikel 1019h Rv aanspraak gemaakt op EUR 13.019,50 aan advocaatkosten. Dit bedrag is toewijsbaar omdat gedaagden op zeer korte termijn (drie dagen) zijn gedagvaard, er voor gedaagden (gezien de opening van hun café-restaurant één dag na de dag van de terechtzitting) grote belangen op het spel stonden en het om die redenen niet onredelijk of onevenredig wordt geacht dat twee of meer advocaten het in de specificatie genoemde aantal uren aan deze zaak hebben besteed.

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank Amsterdam, 1 juli 2009, HA ZA 08-2394, MacRepair & Project tegen Kamgar (MacJunky) (met dank aan Wendela Bierman, Versteeg Wigman Sprey advocaten).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. MacRepair (reparateur van Apple-producten)stelt dat Kamgar (h.o.d.n. MacJunky) met de domeinnamen macrepairamsterdam.nl en macrepairs.nl inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrecht m.b.t. MacRepair. Ook  het gebruik van deze woordcombinatie en het gebruik van straatnamen in de buurt van de Amsterdamse Lindengracht (de locatie van MacRepair) als metadata op websites zou inbreukmakend zijn. Kamgar beroept zich in reconventie op de nietigheid van het merk.

De rechtbank oordeelt echter dat MacRepair een beschrijvende woordcombinatie is en geen onderscheidend vermogen heeft. Het gebruik van de domeinnamen levert geen handelsnaamgebruik op. De wijze van gebruik van de metadata door gedaagde is daarnaast niet onrechtmatig.

Merkenrecht: 4.3. De rechtbank oordeelt als volgt. Kamgar beroept zich allereerst op de nietigheid van het merk MacRepair. Hij heeft geen aparte nietigheidsvordering ingesteld, hetgeen niet nodig is ten einde succesvol verweer te kunnen voeren tegen een inbreukvordering.  
Het merk MacRepair bestaat uit een woord met twee bestanddelen, waarvan elk bestanddeel, Mac en Repair, beschrijvend is voor de kenmerken van de diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd. De som der bestanddelen is in beginsel ook beschrijvend voor de kenmerken van deze waren of diensten, tenzij de woordcombinatie merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Dit veronderstelt dat het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel is gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis heeft gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. Hiervan is geen sprake. De combinatie van de beschrijvende delen mac en repair wekt geen indruk die ver genoeg verwijderd is van de som der delen. Ook is onvoldoende gesteld waaruit moet worden afgeleid dat de woordcombinatie MacRepair is gaan behoren tot het normale spraakgebruik en daar een eigen betekenis heeft gekregen. 
De conclusie is dan ook dat het merk MacRepair onvoldoende onderscheidend vermogen heeft voor onderhoud en reparatie van computers en dat het nietigheidsverweer van Kamgar in zoverre slaagt. Dit betekent dat MR&P zich niet met succes jegens Kamgar op haar merkrecht kan beroepen en het gevorderde ten aanzien van merkinbreuk zal worden afgewezen. 
De rechtbank zal niet ambtshalve de doorhaling van het merk MacRepair bevelen voor diensten in klasse 37, nu dit niet uitdrukkelijk is gevorderd.

Domeinnamen: 4.5. Zoals reeds hiervoor is overwogen is een domeinnaam een unieke aanduiding voor een adres of vindplaats op internet. Of het gebruik van een domeinnaam daarnaast als handelsnaam moet worden aangemerkt, is afhankelijk van de opvatting van het publiek daaromtrent, welke opvatting door de wijze van gebruik door de domeinnaamhouder, in dit geval Kamgar, kan worden beïnvloed. 
Naar het oordeel van de rechtbank heelt MR&P onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit moet worden afgeleid dat sprake is van handelsnaamgebruik door Kamgar. Het enkele gebruik van een domeinnaam wil nog niet zeggen dat een onderneming ook onder de gelijkluidende naam naar buiten treedt, en levert nog geen handelsnaamgebruik op. Nu met het gebruiken door Kamgar van genoemde domeinnamen geen handelsnaamgebruik kan worden aangenomen, faalt reeds daarom het beroep op artikel 5 en 5a Hnw.

Onrechtmatige daad: 4.7. De rechtbank overweegt dat, aangezien MR&P in deze geen beroep toekomt op haar merkrecht en/ of op haar handelsnaamrecht, terughoudendheid past bij de bevestigende beantwoording van de vraag of het gedrag van Kamgar desalniettemin onrechtmatig is. (…) Van dergelijke bijzondere omstandigheden is hier echter niet gebleken. De wijze van gebruik van de metadata, in combinatie met het telkens naar elkaar verwijzen van de websites van Kamgar, is niet als zodanig aan te merken. Het staat Kamgar in beginsel vrij om bij het concurreren gebruik te maken van de mogelijkheden en de ruimte die het internet biedt om de zoekresultaten op internet in positieve zin te beïnvloeden. Daarbij wordt relevant geacht dat Kamgar de metadata in beschrijvende zin voor de door hem aangeboden diensten gebruikt. Voorts is het niet zo dat MR&P door toedoen van Kamgar op internet onvindbaar is geworden. Bij het intypen van de zoektermen 'apple repair Amsterdam' en 'mac repair Amsterdam' verschijnt MR&P bijvoorbeeld bovenaan, althans hoog in de lijst van zoekresultaten. Dat dit anders is bij een andere combinatie van zoektermen, zoals bij het intypen van de zoekt- 'mac repair Nederland', maakt nog niet dat de wijze van gebruik van de metadata door Kamgar onrechtmatig is jegens MR&P.
Dat verder door het gebruik van metadata als Lindengracht, Lindenstraat, Westerstraat en Jordaan, al dan niet in combinatie met 'mac repair' verwarringsgevaar bij het publiek is te duchten, zoals MR&P voorts stelt, wordt onvoldoende aannemelijk gemaakt. Een internetgebruiker, die er in beginsel aan gewend is na het intypen van zoekwoorden een ruim zoekresultaat te ontvangen, zal niet snel in de onjuiste veronderstelling verkerm met MR&P in plaats van met Macjunky van doen te hebben, dan wel ten onrechte een commerciële band tussen Macjunky en MR&P aamemen. Hiertoe heeft MR&P onvoldoende gesteld. Daarnaast heeft Kamgar ontbetwist gesteld dat uit de door hem gebruikte websites, die allemaal doorlinken naar www.macjunkv.nl, duidelijk blijkt dat de internetbezoeker te maken heeft met de onderneming Macjunky en niet met MR&P.

Lees het vonnis hier.