Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 februari 2022, IEF 2053; ECLI:NL:RBDHA:2022:988 (Hizlipara tegen PayPorter) Kort geding. Het Turkse bedrijf Hizlipara is actief op het gebied van internationale geldovermakingen. PayPorter verleent betaaldiensten, waaronder geldtransfers en moneytransfers in binnen- en buitenland. Tijdens de aanvraag van het Uniemerk was tussen partijen sprake van een verregaande vorm van samenwerking. Hizlipara was niet te kwader trouw bij het aanvragen van het Uniemerk op haar naam. Het Uniemerk is geldig en Hizlipara is gerechtigd zich hierop ten opzichte PayPorter te beroepen. PayPorter wordt onder meer veroordeeld het gebruik binnen de Europese Unie van het Uniemerk of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden.

Rb Den Haag 2 februari 2022, IEF 20531; ECLI:NL:RBDHA:2022:642 (Rituals tegen The Body Shop) The Body Shop maakt in haar nieuwe huidverzorgingslijn gebruik van het woord ‘ritual’. Rituals meent dat The Body Shop hiermee inbreuk maakt op haar merkrechten. Zij voert aan dat er verwarring wordt gecreëerd bij de consument, onder meer doordat The Body Shop de indruk wekt dat er een commerciële band bestaat tussen partijen. Hiermee brengt The Body Shop schade toe aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van Rituals. Volgens The Body Shop is van een inbreuk geen sprake nu het woord ‘ritual’ zuiver beschrijvend wordt gebruikt.

Rb Den Haag 9 februari 2022, IEF 20533; ECLI:NL:RBDHA:2022:941 (Aura-Soma tegen Overstag en Mensys) Aura-Soma is houdster van Uniemerken. Zij had een samenwerking met Mensys, waarvan Overstag 100% aandeelhouder is. Per 30 augustus 2019 heeft Aura-Soma de samenwerking met Mensys beëindigd. Daarmee zou Mensys niet langer gerechtigd zijn de Uniemerken van Aura-Soma te gebruiken. Mensys en Overstag voeren in reconventie aan dat de overeenkomst tussen partijen zonder relevante reden en ingebrekestelling is opgezegd. Dan geldt een termijn van drie jaar. De rechtbank oordeelt dat Aura-Soma de overeenkomst had mogen opzeggen zoals zij heeft gedaan. Dat de opzegging niet als een verrassing kwam voor Mensys, dat de samenwerking geen 30 jaren heeft geduurd en dat de samenwerking geen exclusief karakter had, zijn factoren die de opzegging rechtvaardigen. De vordering in reconventie wordt afgewezen. Het in conventie door Aura-Soma gevorderde EU-wijde inbreukverbod zal worden toegewezen.

HR 11 februari 2022, IEF 205626; ECLI:NL:HR:2022:164 (Earth Concepts tegen Upstream en EWI) Conservatoir leveringsbeslag. Na een door Earth Concepts gelegd conservatoir leveringsbeslag op enkele Benelux-merken, heeft Upstream de merken, op grond van een vaststellingsovereenkomst, om niet overgedragen aan EWI. De beslaglegger, Earth Concepts, heeft in eerste aanleg onder meer gevorderd dat de beslagene wordt veroordeeld om haar contractuele verplichtingen uit hoofde van een licentieovereenkomst na te komen en de Benelux-merken aan de beslaglegger over te dragen [IEF 13102]. De rechtbank heeft deze vordering afgewezen. Earth Concepts heeft in het door haar ingestelde hoger beroep wederom nakoming gevorderd van de uit de licentieovereenkomst voortvloeiende verplichting tot overdracht van de Benelux-merken Earth Water. Tijdens de appelprocedure is aan de verkrijgende partij toegestaan zich te voegen aan de zijde van de beslagene [IEF 17766]. De beslagene zelf is in hoger beroep niet in het geding verschenen.

Rb Den Haag 22 december 2021, IEF 20522; ECLI:NL:RBDHA:2021:15571 (Bestseller tegen OFM) Bestseller is een groot internationaal modebedrijf en licentieneemster van het ONLY-merk, Aktieselskabet is houdster van dit merk. OFM (Only for Men) is een modebedrijf gericht op mannen. Partijen hebben een overeenkomst gesloten waarin OFM de verplichting aangaat om de letter O in haar merkteken te wijzigen, zodat haar beeldmerk minder gelijkenis vertoont met het ONLY-merk. Na verandering van de letter O gaat Bestseller op haar beurt de verplichting aan om geen actie te ondernemen tegen het beeldmerk van OFM. Vervolgens deponeert OFM drie nieuwe woord-/beeldmerken. In reactie hierop sommeert Aktieselskabet OFM de afspraken uit de overeenkomst na te komen en een onthoudingsverklaring te ondertekenen.

Vzr. Rb Den Haag 31 januari 2022, IEF 20519; ECLI:NL:RBDHA:2022:584 (Keune tegen WCHS) Keune heeft bij dagvaarding gevorderd dat WCHS stopt met inbreuk maken op haar Uniemerken dan wel Benelux-merken. Later heeft Keune haar eis verminderd in haar pleitnota. Zij vordert enkel nog een veroordeling van WCHS in de proceskosten. Dit is vanwege het feit dat WCHS zich heeft beroepen op uitputting nadat zij is aangesproken op vermeend inbreuk makend handelen. Pas in de loop van deze kort geding procedure is WCHS met het rapport gekomen welk voldoende zekerheid biedt dat de door WCHS aangeboden en verhandelde producten met toestemming van Keune op de Europese markt zijn gebracht. Indien WCHS eerder met dit bewijs was gekomen, had naar de mening van Keune een procedure voorkomen kunnen worden. Nu zou Keune zijn gedwongen om deze procedure te starten en is zij van mening dat de hiermee gemaakte proceskosten voor de rekening van WCHS dienen te komen. De voorzieningenrechter veroordeelt Keune in de proceskosten. Dat WCHS pas later in de procedure het rapport aanleverde kan WCHS niet worden verweten. Er is geen misbruik van procesrecht.

Rb Rotterdam 19 januari 2022, IEF 20515; ECLI:NL:RBROT:2022:257 (HiBaby tegen Interchild) Volgens HiBaby heeft Interchild de HiBaby-merken, oftewel het Benelux woordmerk HIBABY en het Benelux beeldmerk, te kwader trouw gedeponeerd. HiBaby vordert dat Interchild deze rechten aan haar overdraagt. Subsidiair vordert HiBaby de doorhaling van deze merken te bevelen in het register van het BBIE. HiBaby stelt dat Interchild per e-mail heeft aangegeven dat zij babyproducten wil gaan verkopen onder de naam HIBABY. Ze geeft hierbij ook aan dat dit voor verwarring zal zorgen bij het publiek. Volgens de rechtbank is er op basis van deze feiten geen sprake van inbreuk op het handelsnaamrecht van HiBaby. HiBaby heeft daarnaast onvoldoende gesteld dat ze andere intellectuele eigendomsrechten heeft. Op grond hiervan kan HiBaby dus niet succesvol de overdracht van de HiBaby-merken vorderen. De feiten in casu rechtvaardigen wel een verbod op grond van een onrechtmatige daad, want Interchild heeft de merken te kwader trouw gedeponeerd. Concluderend is de rechtbank van oordeel dat er geen rechtsgrond bestaat voor de overdracht van de HiBaby-merken. De subsidiaire vordering tot doorhaling van de HiBaby-merken op grond van artikel 2.2bis lid 2 BVIE juncto 2.28 lid 1 BVIE, moet wel worden toegewezen.

BenGH 27 januari 2022, IEF 20498, IEFbe 3372; C 2019/14/7 (Dealerdirect Global tegen WijKopenAutos) Eerder oordeelde het BBIE in deze zaak dat het merk ‘Ik wil van mijn auto af’ te beschrijvend was en dat het elk onderscheidend vermogen miste [IEF 18503]. Dealerdirect Global verzoekt tot vernietiging van deze doorhalingsbeslissing en het oorspronkelijke verzoek tot vernietiging en doorhaling van het bestreden merk af te wijzen. Het hof oordeelt in deze zaak dat het niet in strijd is met de rechtszekerheid om terug te komen op een eerdere beslissing om het merk in te schrijven, aangezien het eigen is aan de procedure voor het BBIE dat een marktdeelnemer op basis van een procedure op tegenspraak een verzoek tot doorhaling kan instellen. Vervolgens oordeelt het hof dat het feit dat ‘ik wil van mijn auto af’ niet wordt gebruikt als zoekterm onvoldoende is om het beschrijvend karakter van het bestreden merk in twijfel te trekken. Daarnaast is het hof van mening dat het BBIE, anders dan verzoekster aanvoert, de CHIEMSEE-principes heeft toegepast. Bovendien kan er geen inburgering worden aangetoond. Concluderend oordeelt het hof dat het bestreden merk ab initio beschrijvend is en onvoldoende onderscheidend vermogen heeft verworven door inburgering. De bestreden doorhalingsbeslissing wordt bevestigd.

Vzr. Rb Den Haag 19 januari 2022, IEF 20485; ECLI:NL:RBDHA:2022:288 (Keune c.s. tegen Kappersmagazijn) Kappersmagazijn verkoopt producten van Keune c.s. en gebruikt hierbij de merken van Keune c.s.. Eerder is tussen partijen in een vaststellingsovereenkomst overeengekomen dat Kappersmagazijn stopt met het gebruiken van de merken. Keune c.s. vordert primair nakoming van deze overeenkomst en subsidiair vordert zij dat de inbreuk op haar merken- en auteursrechten gestaakt wordt en blijft. De voorzieningenrechter heeft de vaststellingsovereenkomst tussen partijen geldig geacht, want Kappersmagazijn is gebonden aan de mededelingen die zijn gedaan door haar toenmalige advocaat. Dit mede omdat Kappersmagazijn tijdens de mondelinge behandeling heeft erkend dat haar voormalige advocaat nog wel met Keune c.s. in contact mocht treden om een minnelijke regeling te treffen. Nu de overeenkomst geldig is en Kappersmagazijn de afspraken hieruit niet nakomt, wordt de primaire vordering tot nakoming toegewezen.

BOIP 13 januari 2022, IEF 20480, IEFbe 3361; N3000217 (Kamer van Koophandel tegen UBO) Doorhalingsbeslissing. Op 27 maart 2020 diende de verzoeker (Kamer van Koophandel) een vordering tot doorhaling van Benelux inschrijving 13933760 van het woordmerk UBO in. De verzoeker stelt dat er onder andere sprake is van de nietigheidsgronden uit artikel 2.2.bis, lid 1 sub b en c BVIE. Inhoudelijk betekent dit dat het bestreden merk elk onderscheidend vermogen mist en dat het merk beschrijvend is. Verzoeker stelt dat de aanduiding UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ en dat deze term wordt gebruikt om de belanghebbende van een onderneming of rechtspersoon aan te duiden. Uit de stellingen van partijen blijkt voorts dat het woord UBO kan dienen om een kenmerk aan te duiden van de diensten waarvoor het merk is geregistreerd. Dit leidt tot de conclusie dat de in artikel 2.2bis, lid 1, sub b en c BVIE bedoelde absolute nietigheidsgronden van toepassing zijn. Het Bureau besluit dat de vordering tot doorhaling wordt toegewezen en dat de Benelux merkinschrijving 1393760 wordt doorgehaald voor alle diensten.