Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 november 2021, IEF 20344; C/09/616944 / KG ZA 21-806 (Hornbach tegen AMS) Kort geding. Hornbach c.s. vorderen een verbod jegens AMS Digital c.s. (exploitant voucherplatform) op grond van merkinbreuk. De voorzieningenrechter oordeelt dat sprake is van schending van art. 21 Rv (waarheidsplicht) door Hornbach c.s. doordat een schikkingsvoorstel van AMS Digital c.s. niet is opgenomen in de dagvaarding en pas kort voor de zitting onder druk van de advocaat van AMS Digital c.s. in het geding wordt gebracht. Er is ook geen sprake van spoedeisend belang aangezien AMS Digital c.s al een onthoudingsverklaring op straffe van een boete had afgegeven. Geen sprake van bestuurdersaansprakelijkheid omdat de website op naam stond van bestuurder.

Gerecht EU 10 november 2021, IEF 20318, IEFbe 3316; ECLI:EU:T:2021:773 (AC Milan tegen EUIPO – InterES) Het Gerecht bevestigt dat het teken dat het embleem van de voetbalclub AC Milan vertegenwoordigt, niet internationaal kan worden ingeschreven als merk dat de Unie voor kantoorbenodigdheden en kantoorbenodigdheden aanduidt. De hoge mate van auditieve gelijkenis en gemiddelde visuele overeenstemming van dat teken met het oudere Duitse woordmerk MILAN leidt tot verwarringsgevaar bij de consument, wat hun gelijktijdige bescherming in de Unie uitsluit. Zie ook het persbericht.

Vrz. Rechtbank Den Haag 1 november 2021, IEF 20308, IT 3710; ECLI:NL:RBDHA:2021:12082 (Audi tegen OPP) Kort geding. Verschillende Marktplaats-accounts hebben producten aangeboden die zonder toestemming van Audi zijn voorzien van Audi-merken. Bij de verkoop van die producten via Marktplaats is gebruik gemaakt van de betaaldiensten van OPP. Audi vordert nu OPP tot verstrekking van gegevens van de gebruikers achter deze Marktplaats-accounts. De voorzieningenrechter wijst de vordering toe aangezien gebruikers inbreuk hebben gemaakt op Audi’s merkrechten, Audi een rechtmatig belang heeft en de AVG de verstrekking van gegevens door OPP aan Audi niet verhindert.

Hof 's-Hertogenbosch 2 november 2021, IEF 20297; ECLI:NL:GHSHE:2021:3295 (Quality is our Recipe tegen Wendy’s) Sinds 1988 wordt in Goes een snackbar geëxploiteerd onder de naam Wendy’s. De snackbarhouder en de Amerikaanse keten zijn sinds de jaren ’90 verwikkeld in procedures over de vraag aan wie (gebruik van) het merk Wendy’s toekomt. Dit heeft ertoe geleid dat de Zeeuwse snackbar eigenaar is van het merk Wendy’s in de Benelux. De Amerikaanse keten vindt dat de Zeeuwse snackbar haar merk Wendy’s niet normaal heeft gebruikt en eist dat het merk vervallen wordt verklaard. De keten heeft hier belang bij omdat zij zelf vestigingen in de Benelux wil openen. Daarvoor wil de keten het merk Wendy’s registreren. De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde eerder dat de Zeeuwse snackbar het merk normaal gebruikt heeft voor haar snackbar [IEF 16654]. Daartegen ging de keten in beroep.

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 1 november 2021, IEF 20292; ECLI:NL:RBNHO:2021:9643 (Jiskefet tegen Noblesse) Kort geding. Eisers zijn samen de bedenkers en makers van het televisieprogramma ‘Jiskefet’ en houder van eigendomsrechten die verband houden met de tv-serie. Gedaagde is Noblesse Uitgevers die voornemens is het boek ‘Jiskefet Encyclopedie’ in de handel te brengen. De vorderingen van Jiskefet richten zich in dit kort geding niet tegen de inhoud van het boek. Ze hebben er bezwaar tegen dat op het boek niet duidelijk zichtbaar is aangegeven dat dit niet van Jiskefet afkomstig is. Zij stellen dat Noblesse afbreuk doet aan, dan wel ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van het merk, dat staat voor humor. De vordering van Jiskefet wordt grotendeels toegewezen. Noblesse moet door middel van een sticker op de voorkant van het boek een nadere omschrijving geven waardoor blijkt dat dit boek niet van Jiskefet zelf afkomstig is.

Gerechtshof Den Haag 19 oktober 2021, IEF 20269; ECLI:NL:GHDHA:2021:1926 (Silk Cosmetics tegen Notino Benelux) Silk Cosmetics voert een groothandel in parfums en cosmetica en is exclusief distributeur in Nederland en België van de parfummerken Mancera en Montale. Notino Benelux verkoopt parfums in haar webshops. Silk Cosmetics beschuldigt Notino ervan dat zij inbreuk heeft gemaakt op haar merkenrechten, nu de parfums zonder toestemming de EER ingevoerd zijn. In deze kwestie wordt door het hof de rechtsregel die volgt uit Van Doren/Lifestyle toegepast. Deze betreft de bewijslast over de toestemming van de merkenhouder. Normaal moet de handelaar die de producten verkoopt bewijzen dat hij deze met toestemming van de merkhouder op de markt heeft gebracht. Dit is echter een zware bewijslast. Er geldt sinds Van Doren/Lifestyle dan ook een uitzondering indien een handelaar kan laten zien dat er een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten dreigt als hij aan deze bewijslast moet voldoen. In zulke gevallen moet juist de merkhouder met bewijzen komen. Hieruit moet volgen dat de merkhouder zelf de waren aanvankelijk buiten de EER op de markt heeft gebracht. In deze zaak is dat reële gevaar volgens het Hof aanwezig. Silk Cosmetics kan vervolgens onvoldoende bewijs leveren om aan te tonen dat de producten aanvankelijk buiten de EER in de handel zijn gebracht. Het beroep van Notino Benelux slaagt dan ook om deze reden. 

Annotatie van Charles Gielen onder HR 23 april 2021, ECLI:NL:2021:641, Hennessy c.s./verweerster, [IEF 19913]. Deze annotatie verscheen eerder in NJ 2021/303.

1. Aan twee aspecten van deze merkenzaak die in kort geding werd beslecht (de hoofdzaak loopt nog), zal ik aandacht besteden. Het eerste betreft de vraag of en sprake was van uitputting van merkrechten en het tweede gaat over de wijze waarop de vertrouwelijkheid van gegevens in bepaalde, in een procedure overgelegde documenten kan worden gewaarborgd.
2. Allereerst de kwestie van de uitputting van merkrechten. Ik breng de lezer in herinnering dat de regel is dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor producten die door of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht (tenzij er gegronde redenen zijn zich toch te verzetten).
Lees verder >>

Rechtbank Midden-Nederland 29 september 2021, IEF 20262; ECLI:NL:RBMNE:2021:4650 (Hoggan Scientific tegen Mustec) Zie [IEF 18782] voor het verwijzingsvonnis. Hoggan Scientific heeft het MicroFET apparaat ontwikkeld in 1988. MusTec heeft de merken BioFET en MicroFET ingeschreven in 2015. Hoggan vordert dat voor recht verklaard wordt dat deze merken te kwader trouw zijn gedeponeerd. Hierbij gaat zij ervan uit dat de enkele omstandigheid dat MusTec kennis had behoren te hebben van het gebruik voldoende is om de kwade trouw aan te nemen. De rechtbank concludeert dat Hoggan Scientific de gestelde kwade trouw van MusTec bij haar merkaanvragen onvoldoende heeft onderbouwd. De vorderingen worden daarom afgewezen. 

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 8 oktober 2021, IEF 20257; ECLI:NL:OGEAA:2021:430 (ITPC tegen ITPB) ITPB exploiteert een bouw- en constructiebedrijf. ITPC is voornamelijk werkzaam op het gebied van softwareontwikkeling en netwerkbeheer. ITPC schrijft in een brief gericht aan ITPB dat het softwarebedrijf ook de naam ITP gebruikt en dit als zodanig bekend is op het gehele eiland. Voor het Gerecht vordert ITPC staking van de lettercombinatie ITP door ITPB. Vast staat dat de handelsnaam ITPC als woordmerk geregistreerd staat, echter is ITPB eerder opgericht. Het Gerecht oordeelt dan ook dat ITPC niet gerechtigd is tot het uitsluitend gebruik van de lettercombinatie. Immers heeft ITPB bewijs geleverd dat tegen het wettelijk vermoeden spreekt dat ITPC geacht wordt de eerste gebruiker te zijn van de lettercombinatie. De vorderingen van ITPC worden afgewezen. 

EUIPO 7 oktober 2021, IEF 20240, IEFbe 3294; 40840 (Ikea tegen Ledar) Op 5 oktober 2021 heeft het EUIPO het merk LEDAR geldig verklaard [zie IEF 20231]. In reactie hierop heeft IKEA bij het EUIPO een verzoek tot nietigverklaring gedaan. Hierbij wordt bepleit dat de onderdelen van het ingeschreven merk uitsluitend uit beschrijvende elementen bestaan en dat LEDAR nu een standaard benaming voor lampen is geworden. Door het ontbreken van onderscheidend karakter zou de inschrijving nietig verklaard moeten worden. Ledar verweert door te stellen dat het element 'AR' geen betekenis heeft. Het publiek zal 'LEDAR' niet als een woord zien dat begint met een apart element LED, maar eerder als een neologisme. Gelet op al het voorgaande komt de nietigheidsafdeling tot de conclusie dat het merk niet valt binnen de werkingssfeer van het verbod van artikel 7, lid 1, sub b, c of d, EUTMR valt. Bijgevolg moet het beroep worden verworpen.