Merkenrecht  

Rechtbank Den Haag 20 mei 2020; IEF 19224, LS&R 1824; ECLI:NL:RBDHA:2020:4542 (Mediq tegen MedQ Consultants) Mediq is als onderneming actief in de medische industrie in Nederland en een aantal andere landen. MedQ Consultants adviseert bedrijven die medische hulpmiddelen (zoals implantaten, protheses en dialyse-apparaten) produceren en binnen de Europese Unie op de markt willen brengen, op het gebied van kwaliteitsnormen en het voldoen aan Europese wet- en regelgeving. Mediq stelt dat het gebruik van de tekens ‘MedQ’, ‘MedQ Consultants’ en ‘MedQ Consultants B.V.’ zoals te zien op de website van MedQ Consultants, merkinbreuk oplevert op grond van (thans) artikel 2.20 lid 2 sub b en/of c BVIE en op grond van artikel 9 lid 2 sub b en/of c UMVo. Daarnaast stelt Mediq dat MedQ Consultants met het voeren van de handelsnaam ‘MedQ’ dan wel ‘MedQ Consultants B.V.’ jegens haar in strijd handelt met artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet (Hnw).
De vorderingen worden afgewezen. MedQ Consultants maakt geen inbreuk op de merkrechten van Mediq. De door MedQ Consultants gevoerde handelsnaam is niet in strijd met het verbod van artikel 5 Hnw.

HvJ EU 29 juli 2019, IEF 19212, IEFbe 3079; ECLI:EU:C:2019:641 (Red Bull tegen EUIPO) Red Bull heeft twee merkaanvragen ingediend om de kleurencombinatie blauw en zilver als merk te registreren voor energiedranken. Red Bull voegde de volgende beschrijving toe bij de merkaanvraag: ‘De twee kleuren zullen in gelijke verhoudingen en nevengeschikt worden aangebracht’.

Het EUIPO schreef de gedoneerde merken in, waarop Optimum Mark een vordering tot nietigverklaring van beide merken heeft ingesteld op grond van art.7 lid 1 sub a Verordening nr. 207/2009. De nietigheidsafdeling van het EUIPO heeft beide merken nietig verklaard, met name omdat zij niet voldoende nauwkeurig waren. De nietigheidsafdeling heeft zich immers gebaseerd op het feit dat deze merken tal van verschillende combinaties toelieten, die de consument niet in staat stelden een bepaalde combinatie te vatten en te memoriseren teneinde een aankoopervaring met zekerheid te herhalen. Red Bull heeft tegen deze twee beslissingen beroep ingesteld bij de kamer van beroep van het EUIPO. De eerste kamer van beroep heeft het hiertegen ingestelde beroep verworpen door te oordelen dat de litigieuze merken immers de schikking van twee kleuren volgens tal van verschillende combinaties, met een zeer verschillende totaalindruk, al toelieten. Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht de beroepen van Red Bull in hun geheel verworpen.

Het Hof oordeelt dat het merk niet geldig is omdat een merk dat bestaat uit een kleurencombinatie een systematische schikking moet hebben die de kleuren op een van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt. De kleurencombinatie blauw en zilver is dan ook onvoldoende en voldoet niet aan de vereisten van nauwkeurigheid en duurzaamheid.

HvJ EU 4 juli 2019, IEF 19213; IEFbe 3078; ECLI:EU:C:2019:565 (FTI Touristik tegen EUIPO) Touristik verzoekt een vernietiging van een arrest van het Gerecht. Touristik stelt dat het Gerecht de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens onjuist heeft beoordeeld en er ten onrechte een zwak onderscheidend vermogen aan het oudere merk is toegekend voor het Engelstalige publiek, zodat er geen enkel verwarringsgevaar tussen de conflicterende tekens zou bestaan.

De voorziening wordt dan ook afgewezen. Het Gerecht heeft door te concluderen dat die aanduiding niet bepalend is voor de beoordeling van de betrokken fonetische indruk, impliciet maar noodzakelijkerwijs geoordeeld dat die aanduiding geen aanwijzing vormt voor de wijze waarop het relevante publiek het betrokken merk waarneemt. Verder wordt er overwogen dat de aanduiding in standaardschrift van een beeldmerk in het Uniemerkenblad irrelevant is voor de beoordeling van de fonetische perceptie van de tekens, die niet samenvallen met de aanduiding ervan in het blad.

Rechtbank Oost-Brabant 6 mei 2020, IEF 19210; ECLI:NL:RBOBR:2020:2620 (Gala tegen Xales) Gala houdt zich sinds 1999 bezig met het ontwerpen en produceren van partytenten, paviljoens en andere overkappingen voor evenementen. Gala is internationaal actief, waaronder in Nederland. Zij maakt daarbij gebruik van exclusieve distributeurs. Xales bv houdt zich bezig met de handel in tuinartikelen, waaronder ook (party-) tenten. Xales Holding is de holdingmaatschappij van Xales bv en is merkhouder van diverse (woord-)merken. Tot het assortiment van Gala behoren partytenten met de aanduiding Pro 40 en Pro 50. Gala heeft op 20 mei 2014 o.a. de aanduidingen Pro 40 en Pro 50 in het Verenigd Koninkrijk als merk geregistreerd. Verder was Xales in de periode van 2011 tot begin 2015 de distributeur in Nederland van producten van (onder meer) Gala. Deze distributierelatie is in het eerste kwartaal van 2015 geëindigd. Xales schrijft na deze beïndiging de volgende Beneluxmerken in: Pro 40 en Pro 50. Gala stelt dat de merkinschrijvingen Pro 40 en Pro 50 te kwader trouw zijn gedeponeerd en nietig verklaard dienen te worden.

In deze zaak speelt de vraag naar de nietigheid van een merkinschrijving op grond van artikel 2.2bis BVIE. Er wordt geoordeeld dat de inschrijving te kwader trouw is ingediend. Xales wist of behoorde te weten dat Gala een soortgelijk teken gebruikte. Er is geen sprake van voor-voorgebruik door gedaagde. Het teken van Gala en het gedeponeerde merk van gedaagde vertonen dermate onbeduidende verschillen, dat deze aan de aandacht van een gemiddelde consument kunnen ontsnappen. Ook is er bij gedaagde het oogmerk om Gala te beletten het teken verder te gebruiken. Proceskosten conform het liquidatietarief, omdat in deze zaak de inbreukvraag niet speelt en artikel 1019h Rv daarom toepassing mist.

Rechtbank Den Haag 6 mei 2020, IEF 19205; ECLI:NL:RBDHA:2020:4236 (Oriental Europe en Sin Wah Foods) Vonnis in incident. Oriental Europe en Sin Wah Foods vorderen dat de rechtbank de behandeling van de hoofdzaak schorst op grond van artikel 132 lid 1 UMVo, totdat de nietigheidsafdeling van het Bureau uitspraak heeft gedaan in de procedures over bestreden Uniemerken en de Kamer van Beroep uitspraak heeft gedaan in de procedure over het vernietigde Uniemerk. Op grond van artikel 132 lid 1 UMVo vorderen Oriental Europe en Sin Wah Foods dan ook schorsing van de hoofdzaken, die later zijn ingesteld. Deze schorsing dient ook de overige door Multi Access Limited ingeroepen Uniemerken te betreffen, omdat deze merken identiek aan althans sterk overeenkomstig zijn met de Uniemerken waartegen reeds nietigheidsprocedures lopen. Om onverenigbare beslissingen te vermijden en ten behoeve van een efficiënte rechtsgang is gelijktijdige behandeling en berechting aangewezen.
De procedure wordt gedeeltelijk geschorst op grond van artikel 132 lid 1 UMVo. De procedure in de hoofdzaak voor zover deze betrekking heeft op inbreuk en/of onrechtmatig handelen (door inbreuk) op de bestreden Uniemerken en het vernietigde Uniemerk wordt geschorst, totdat de nietigheidsafdeling van het Bureau definitief uitspraak heeft gedaan in de procedures over de bestreden Uniemerken en de Kamer van Beroep definitief uitspraak heeft gedaan in de procedure over het vernietigde Uniemerk.

HR 27 januari 1995, IEF 19195; ECLI:NL:HR:1995:ZC1623 (Dreentegel) Zoontjens produceert sinds 1950 betonnen tegels. In 1970 is zij op de markt gekomen met de zogeheten Dreentegel. Zoontjens Beheer heeft de vorm van deze tegel op 4 december 1987 als merk gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau. De gedeponeerde merken zijn ingeschreven onder de nummers 436.870 en 436.871. Zoontjens Beton die de merkrechten van Zoontjens Beheer met haar toestemming beheerde, is sinds 31 januari 1989 als licentienemer van voormeld vormmerk in het Benelux merkenregister ingeschreven. Vóór die datum was er geen sprake van een schriftelijk vastgelegde licentie. Kijlstra is eveneens producent van betonnen tegels. In 1987 is zij op de markt gekomen met een op de Dreentegel gelijkende tegel. Op 8 maart 1990 is Kijlstra veroordeeld tot staking van de door haar gepleegde inbreuk die in verband met deze tegel en met betrekking tot de eerder genoemde merken van Zoontjens werd aangenomen, en tot vergoeding van de door Zoontjens geleden schade, nader op te maken bij staat. In 1990 heeft Kijlstra deze tegel uit de handel genomen.

Er wordt overwogen dat de tegel geen auteursrechtelijk beschermd werk is, de vorm van de Dreentegel wordt bepaald technische eisen te voldoen. Bovendien is er gelijkenis tussen de Dreentegel en de tegel van Kijlstra.

Hoge Raad 20 oktober 1995, IEF 19188 ; ECLI:NL:HR:1995:ZC1845 (Dior/Evora) Dior Frankrijk ontwikkelt en produceert parfums en andere luxe cosmetische producten. Voor de verkoop van haar producten in landen buiten Frankrijk heeft zij alleenvertegenwoordigers aangewezen, waaronder Dior Nederland. Evenals andere alleenvertegenwoordigers van Dior Frankrijk in Europa maakt Dior Nederland voor de distributie van Dior-producten in Nederland gebruik van een systeem van selectieve distributie, dat inhoudt dat de Dior-producten slechts worden verkocht aan geselecteerde wederverkopers, die ertoe worden verplicht slechts te leveren aan eindafnemers. In de Benelux is Dior Frankrijk de enige rechthebbende op de beeldmerken Eau sauvage, Poison, Fahrenheit en Dune, met name voor parfums. Deze merken bestaan uit afbeeldingen van de verpakking waarin de flesjes met de aldus genoemde parfums worden verkocht. Dior Frankrijk is bovendien houder van het auteursrecht op deze verpakkingen en op de flesjes, alsook op de verpakkingen en de flesjes van de producten die onder de naam Svelte op de markt worden gebracht. Evora exploiteert onder de naam van haar dochteronderneming Kruidvat een grote keten van drogisterijwinkels. Hoewel de Kruidvat-winkels door Dior Nederland niet als distribiteur zijn aangewezen, worden er Dior-producten verkocht die Evora door middel van parallelimport betrekt. De rechtmatigheid van de wederverkoop van deze producten wordt in het hoofdgeding niet betwist. Tijdens de kerstactie 1993 bood Kruidvat de Dior-producten Eau sauvage, Poison, Fahrenheit, Dune en Svelte te koop aan en nam zij in haar reclamefolders een afbeelding van de verpakkingen en van de flesjes van enkele van deze producten op. De verpakkingen en flesjes uitsluitend werden in direct en duidelijk verband met het te koop aangeboden product en op een voor de wederverkopers in deze handelstak gebruikelijke wijze afgebeeld.

Rechtbank Gelderland 18 maart 2020, IEF 19187; ECLI:NL:RBGEL:2020:2480 (Eisers tegen gedaagden) Vonnis in incident. Uniemerken en Benelux-merken. Handelsnamen, auteursrechten, misleidende reclame. De eiseressen (verweersters in het incident) hebben hun eis in de hoofdzaak vermeerderd. Over de eis zelf en over de toelaatbaarheid van de vermeerdering als zodanig, wordt hangende dit incident nog niet beslist. Verwijzing naar rechtbank Den Haag op grond van exclusieve bevoegdheid Uniemerken. Verwijzing (arbeidsrechtelijke) vorderingen naar de kamer voor kantonzaken van deze rechtbank.

In 2015, Gömböc Kft. applied for the registration of a national Hungarian three-dimensional trademark for decorative items and toys. The sign was represented by a single view image of a homogenous stone-like object. This object is recognizable for the public in Hungary as a popular gadget that has the characteristic to always fall into the same position, which apparently is a mathematical discovery. The Hungarian Intellectual Property Office refused registration of the application on the basis that the shape of the good is necessary to obtain a technical result.

After the appeals were dismissed in first and second instance, Gömböc Kft. brought an appeal before the Kúria (Supreme Court of Hungary). The Supreme Court of Hungary raised three preliminary questions, asking the ECJ to clarify the interpretation the grounds of exclusion for signs that consist exclusively of the shape of goods that are necessary to obtain a technical result and that gives substantial value to the goods (Articles 3(1)(e)(ii) and (iii) Trade Mark Directive 2008/95 respectively).

Lees hier de hele samenvatting en analyse van het arrest Gömböc [IEF 19169] van kantoor Hofhuis Alkema Groen.

HvJ EU 30 april 2020, IEF 19182, IEFbe 3072; ECLI:EU:C:2020:341 (Kogellagers) In deze zaak gaat het om een geding tussen A en B over een tegen B ingestelde vordering wegens merkinbreuk. In 2011 heeft B, een in Finland woonachtige natuurlijke persoon, een partij van 150 kogellagers uit China ontvangen. Deze lagers, die een totale massa van 710 kg hadden, worden gebruikt als reserveonderdelen in transmissiemechanismen, generatoren en motoren alsook bij de bouw van bruggen en trams. Zij waren voorzien van een teken dat overeenstemt met het internationale woordmerk INA, waarvan A houder is voor onder meer “lagers”. Nadat de partij kogellagers op naam van B was ingeklaard, is deze door hem afgehaald bij het douane-entrepot op de luchthaven van Helsinki. Van daaruit heeft B de partij kogellagers naar zijn woning meegenomen. Enkele weken later zijn de lagers overgedragen aan een derde met het oog op uitvoer ervan naar Rusland. B heeft als vergoeding voor die diensten een slof sigaretten en een fles cognac ontvangen. De vraag is of B gebruik maakt van een merk in het economische verkeer in de zin de zin van artikel 5 lid 1 van de Merkenrichtlijn.

De hoogste Finse rechter heeft hierover prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU. Het HvJ EU oordeelt dat van gebruik in het economisch verkeer sprake is. De prejudiciële vragen worden als volgt beantwoord: